Propriété intellectuelle

Document de travail établi par Joan Anfossi-Divol

Master 1 en Droit des affaires (S1) et Droit privé (S2)

Année 2023-2024 - semestre 1 & 2
 Propriété intellectuelle
Document de travail établi par Joan Anfossi-Divol

Master 1 en Droit des affaires (S1) et Droit privé (S2)

Année 2023-2024 - semestre 1 & 2
 Les supports de cours

Les étudiants ont à leur disposition plusieurs types de supports de cours.

• Les documents de travail par chapitre,
• Les enregistrements audios.

Des bulletins de liaison fourniront des conseils de travail, des comptes rendus des regrou-
pements, une actualisation du cours.

Pour une présentation de l’ensemble des supports pédagogiques et des fonctionnalités

collaboratives, les étudiants pourront se reporter à la partie « Les ressources pédagogiques »
du guide de l’étudiant.

L’enseignement dispensé a pour support principal des cours audio. Ces cours enregistrés
sont comparables à l’enseignement magistral donné à la faculté avec pour différence majeure
qu’ils peuvent être écoutés sans limite et en tout lieu. Ils doivent donc être utilisés comme le
serait un cours magistral et pourront être pris en note si cet exercice apparaît comme un soutien
à la compréhension de la matière et à l’acquisition requise des connaissances.

Comme tout étudiant en droit, vous pourrez également vous appuyer sur les manuels
conseillés.

Nous avons cherché à rapprocher votre situation de celle d’un étudiant du régime présentiel
et à vous donner, à travail équivalent, des chances égales lors de l’examen. À cette fin, le
présent fascicule vient à l’appui des cours audio avec lesquels il forme un tout. Outre les
conseils de méthode et indications bibliographiques générales, il comporte des extraits de
textes bruts et de jurisprudence dont il convient de prendre une connaissance directe et vous
renvoie à la lecture de textes spécifiques.

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 Plan du document de travail

Conseils généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1° Le contenu du programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2° Comment étudier le programme ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Thème n° 1 - Droit d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Le plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
La jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Les documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Doc 1. CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc c. World pro-
gramming Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Doc. 2. Cass. civ. 1, 22 janv. 2014, n° 11-24273 . . . . . . . . . . 25
Doc. 3 - CJCE, 22 décembre 2010, Bezpecnostni Softwarova Asociace,
aff. C-393/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Doc. 4. Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19872 . . . . . . . 35
Doc. 5 - Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-20209 . . . . . 37
Doc. 6 - Cass. civ. 1, 30 janv. 2007, n° 04-15543. . . . . . . . . 38
Doc. 7 - CJCE, 14 février 2014, aff. C-466/12, Svensson . . . 40
Doc. 8 - CJCE, 15 avril 2010, aff. C-518/08, Fundación Gala-Salvador
Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) contre Société
des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) . . . . . 47

Thème n° 2 - Brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Le plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
La jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Les documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Doc 1- Cass. com. 10 nov. 2009, n° 08-18218 . . . . . . . . . . 56
Doc 2- Cass. com. 6 déc. 2017, n° 15-19726 . . . . . . . . . . . 58
Doc. 3- Cass. com., 3 déc. 1969, publié au Bulletin . . . . . . . . 62
Doc. 4- Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-11931 . . . . . . . . . . 65
Doc. 5- CJUE 6, juillet 2010, C-428/08 Monsanto Technology LLC . . . . . 66
Doc. 6- Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-15180 . . . . . . . . . . 76
Doc. 7- CJUE, 25 juil. 2018, aff. C-121/17 (Teva) . . . . . . . . . 76
Doc. 8- Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-14957 . . . . . . . . . 87
Doc. 9. Cass. Com., 15 mars 2011, n° 09-71.934 . . . . . . . . . 89

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 Thème n° 3 - Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Le plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
La jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Doc 1- CJUE, 12 juin 2018, C-163/16, aff. Louboutin . . . . . . 95
Doc 2 - Cass. Com., 31 mars 2015, n° 13-21300, aff. Moulin Rouge . . . 99
Doc. 3 - CJUE, 4 mars 2020, C-328/18P, aff. Black Label . . 103
Doc. 4 - Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-16.714, aff. Puma . . 116
Doc. 5 - CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11, aff. Rintisch . . . 120
Doc. 6 - Cass. com., 5 juin 2013, n° 13-17.769, aff. Rodeo . . . 127
Doc.7 - CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 & C-238/08, aff. Google . . . 129
Doc. 8- CJCE, 16 juillet 1998, C-335-96, aff. Silhouette International . . . 151

Thème n°4 – Dessins et modèles . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Le plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
La jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Les documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Doc 1. Cass. Com., 28 novembre 2006, 04-20.555, Publié au bulletin
2006 IV N° 233 p. 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Doc. 2. Cass. Com., 9 mars 2010, 08-17.167 08-19.877, Publié au Bulletin
2010, IV, n° 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Doc 3. Cass. Com, 17 mars 2009, 07-18.842, Inédit . . . . . . 164
Doc 4. Cass. Com., 1er juil. 2008, 07-14.741, Inédit . . . . . . . 166
Doc. 5. CJCE, 2 juillet 2009, Fundación Española para la Innovación de la
Artesanía (FEIA) c. Cul-De-Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product &
Position SA, aff. C‑32/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Doc. 6. CJUE, 20 oct. 2011, PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic
SA et OHMI, aff. C-281/10 P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Doc. 7. Cass. Plen., 7 mars 1987 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin
1986 A.P. N° 3 P. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Doc. 8. Cass. Com., 19 sept. 2006, 04-13.871, Publié au bulletin 2006 IV
N° 188 p. 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Doc 9. Cass. Com., 9 janvier 2010, 08-15.338 08-16.459 08-16.469,
Inédit, rectifié par un arrêt du 4 mai 2010 . . . . . . . . . . . . . 198

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 Conseils généraux

1° Le contenu du programme
Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique
(droit d’auteur - droits voisins) et le droit de la propriété industrielle (marques – brevets –
dessins et modèles). Le programme porte sur l’étude de ces deux branches de la matière.
La discipline exprime aujourd’hui une certaine unité comme en témoigne l’existence en
France d’un Code de la Propriété intellectuelle depuis 1992 ou encore, à l’échelle internationale,
l’accord de 1994 sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC). La discipline a par ailleurs progressivement été harmonisée et unifiée à
l’échelle de l’Union européenne. Cet enseignement a pour objet l’étude des principales règles
juridiques applicables en France aux quatre principales catégories de droits intellectuels :
• les droits d’auteurs (thème 1) ;
• les brevets (thème 2) ;
• les marques (thème 3) ;
• les dessins et modèles (thème 4).

2° Comment étudier le programme ?

Plusieurs outils pédagogiques forment un tout pour aider à la compréhension et à la
préparation de l’examen dans la matière.
a) Une série d’enregistrements sur les quatre thèmes permettent de saisir la spécificité des
régimes applicables à chacune des catégories de droits intellectuels.
b) Le document de TD permet d’étudier les principaux arrêts et décisions se rapportant au
cours enregistré. Pour chaque thème, un plan sommaire de l’enregistrement est par ailleurs donné.
c) L’usage d’un ou deux manuels et du Code de la propriété intellectuelle (dans leur dernière
édition) est recommandé dès lors que le programme ne peut être traité dans son intégralité dans
le cadre des enregistrements audio. Il convient d’utiliser les sites (dont legifrance et europa)
pour accéder aux textes de lois. Il est également possible d’emprunter le Code ainsi que les
manuels recommandés en bibliothèque.
N.B. : L’usage du Code ne sera pas autorisé le jour de l’examen.

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
Bibliographie
• J. Azema, J.-C. Galloux, A. Chavanne, J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz
• N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ
• P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF
• F. Pollaud-Dulian, Le droit d’auteur, Economica
• F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Economica
• P. Sirinelli, Propriété littéraire et artistique, Dalloz
• P. Tafforeau, C. Monnerie, Droit de la propriété intellectuelle, Lextenso
• M. Vivant et J.M. Bruguière, Droits d’auteur et droits voisins, Dalloz

Examen
Cette matière peut faire l’objet d’une épreuve orale ou d’une épreuve écrite d’une heure.
Les intéressés seront informés en temps utile du type d’épreuve choisi par l’enseignant.

a) Délimitation du programme :
Les droits d’auteur (objet – personne(s) bénéficiaire (s) – contenu – défense )
Les brevets (conditions de fond – conditions de forme – contenu – défense)
Les marques (territorialité – spécialité – conditions de fond – conditions de forme –
conditions de perte du monopole – protection des marques notoires et de renommées – actes
constitutifs de contrefaçon)
Les dessins et modèles (conditions de fond – conditions de forme – effets de l’enregistrement
– cumul de protection – protection unifiée des titres non enregistrés – défense).

b) Questions susceptibles d’être posées :

/Thème n° 1 : Droit d’auteur
- La notion d’œuvre
- Les Œuvres exclues de la protection
- La notion d’originalité
- Les exceptions à la règle générale de titularité
- Les Œuvres de plusieurs auteurs
- Les éléments du droit moral durant la vie de l’auteur et post mortem
- Le contenu des droits patrimoniaux durant la vie de l’auteur et post mortem
- Le droit d’auteur sur le logiciel
- Le droit de suite
- La responsabilité des fournisseurs d’accès sur Internet
- La défense du droit d’auteur en amont de la contrefaçon
- Les sanctions de la contrefaçon des droits d’auteur

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 / Thème n° 2 : Droit des brevets
- Les exceptions au principe de titularité
- La condition de nouveauté de l’invention
- Les conditions de l’activité inventive et de l’application industrielle
- L’évolution du domaine de la brevetabilité en France
- Les conditions de forme de la demande de brevet
- Les effets juridiques du dépôt de brevet
- L’examen formel devant l’OEB (Office Européen des Brevets)
- Les prérogatives du droit patrimonial sur le brevet
- Le régime de l’exploitation du brevet
- Les mesures préventives en matière de défense du brevet
- Les faits constitutifs de contrefaçon en matière de brevet
/ Thème n° 3 : Droit des marques
- Les signes protégeables par le droit des marques
- La règle de la représentation graphique
- La condition de distinctivité
- Les antériorités opposables
- Les actions en nullité et en revendication des tiers
- La procédure d’enregistrement devant l’OHMI (Office d’Harmonisation du Marché
Intérieur).
- La procédure internationale de dépôt devant l’OMPI (Organisation Mondiale de la
Propriété intellectuelle)
- Les conditions de la perte du monopole
- La protection des marques notoires
- La protection des marques de renommée
- Les actes constitutifs de contrefaçon
- L’épuisement du droit
- Le régime de l’action en contrefaçon de marques
/ Thème n° 4 : Droit des dessins & modèles
- Le principe d’appropriation du dessin et modèle
- La notion de création protégeable par le droit des dessins & modèles
- La condition d’apparence du produit
- La condition de nouveauté de la forme
- Les formalités du dépôt devant l’OHMI
- Les effets de l’enregistrement du dessin & modèle
- Les cause de nullité du titre
- La protection du dessin & modèle non déposé par le droit européen unifié
- Les stratégies de dépôts (INPI, OHMI, OMPI)
- Le principe du cumul de protection
- Les limites au droit de propriété
- L’action en contrefaçon civile et pénale

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 Thème n° 1 - Droit d’auteur

Le plan
1° Objet (s) de la Protection
a) Notion de création de l’œuvre
b) Condition centrale d’originalité
2° Personne (s) bénéficiaire (s) de la protection
a) Principe de titularité
b) Tempéraments
Cas de l’auteur salarié
Cas de l’auteur de logiciel
Cas de l’auteur de presse
Cas de l’agent public
c) Exceptions en cas de pluralité d’auteurs
Œuvre collective
Œuvre de collaboration
Œuvre composite
3° Contenu du droit d’auteur
Droit moral
Droit à la paternité (droit au respect au nom et de la qualité)
Droit au respect de la création
Droit de divulgation
Droit de retrait ou de repentir
Droit moral post mortem
Droits patrimoniaux
Droit de communication au public
Droit de représentation
Droit de reproduction
Droits patrimoniaux aménagés de l’auteur de logiciel
Droit de suite (Œuvres plastiques)
Droits patrimoniaux post mortem
4° Défense du droit d’auteur
Mesures préventives
Responsabilité des fournisseurs d’accès sur Internet
Contrefaçon au civil et au pénal
5° Apports du droit supra-national
Droit international
Droit européen

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
La jurisprudence
• Doc 1- CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc c. World programming Ltd
• Doc. 2- Cass. civ. 1, 22 janv. 2014, n° 11-24273
• Doc. 3- CJCE, 22 déc. 2010, Bezpecnostni Softwarova Asociace, C-393/09
• Doc. 4- Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19872
• Doc. 5- Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-20209
• Doc. 6 - Cass. civ. 1, 30 janv. 2007, n° 04-15543
• Doc 7- CJUE, 13 février 2014, aff. C-466/12, Svensson
• Doc. 8 - CJCE, 15 avril 2010, Aff. C-518/08, Fundación Gala-Salvador Dalí

Les documents

Doc 1. CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc c. World
programming Ltd
Sur la protection juridique des fonctionnalités des logiciels ainsi que sur celle
des langages de programmation : il est autorisé de tester, d’étudier, d’observer le
fonctionnement du programme, même pour créer un programme similaire ; seuls le
Code source et le Code objet sont susceptibles de protection ; la protection juridique
dont bénéficie un programme d’ordinateur ne s’étend pas à ses fonctionnalités.
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er,
paragraphe 2, et 5, paragraphe 3, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du
14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur
(JO L 122, p. 42), ainsi que de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information (JO L 167, p. 10).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SAS
Institute Inc. (ci-après « SAS Institute ») à World Programming Ltd (ci-après
« WPL »), au sujet d’une action en contrefaçon introduite par SAS Institute
pour violation des droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et sur les
manuels relatifs à son système informatique de bases de données.
Le cadre juridique
La réglementation internationale
3. L’article 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du
24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre
1979 (ci-après la « convention de Berne ») dispose :
« Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les
productions du domaine littéraire […] quel qu’en soit le mode ou la forme
d’expression […]. »
4. L’article 9 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ci-après l’« ADPIC »), figurant à l’annexe 1 C

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce,
qui a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre
1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour
ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des
négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336,
p. 1), prévoit :
« 1. Les Membres se conformeront aux articles 1er à 21 de la [convention
de Berne] et à l’Annexe de ladite convention […].
2. La protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées,
procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant
que tels. »
5. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de l’ADPIC :
« Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en Code source
ou en Code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la
[convention de Berne]. »
6. L’article 2 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996 et entré
en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 14 mars 2010 (JO L
32, p. 1), est libellé comme suit :
« La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et
non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts
mathématiques en tant que tels. »
7. Aux termes de l’article 4 de ce traité :
« Les programmes d’ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres
littéraires au sens de l’article 2 de la Convention de Berne. La protection
prévue s’applique aux programmes d’ordinateur quel qu’en soit le mode ou
la forme d’expression. »
La réglementation de l’Union
La directive 91/250
8. Les troisième, septième, huitième, quatorzième, quinzième, dix-septième,
dix-huitième, vingt et unième et vingt-troisième considérants de la directive
91/250 prévoient :
« (3) considérant que les programmes d’ordinateur jouent un rôle de plus
en plus important dans de nombreux secteurs industriels et la technologie
qui s’y rapporte peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le
développement industriel de la Communauté ;
[...]
(7) considérant que, aux fins de la présente directive, le terme ‘programme
d’ordinateur’ vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris
ceux qui sont incorporés au matériel ; que ce terme comprend également
les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un
programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation
d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ;
(8) considérant que les critères appliqués pour déterminer si un
programme d’ordinateur constitue ou non une œuvre originale ne devraient

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique du
programme ;
[…]
(14) considérant que, en accord avec [le principe selon lequel seule
l’expression d’un programme d’ordinateur est protégée par le droit d’auteur],
les idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des
langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente
directive ;
(15) considérant que, conformément à la législation et à la jurisprudence
des États membres ainsi qu’aux conventions internationales sur le droit
d’auteur, l’expression de ces idées et principes doit être protégée par le droit
d’auteur ;
[…]
(17) considérant que les droits exclusifs de l’auteur d’empêcher la
reproduction non autorisée de son œuvre doivent être soumis à une exception
limitée dans le cas d’un programme d’ordinateur, afin de permettre la
reproduction techniquement nécessaire à l’utilisation du programme par
son acquéreur légal ; que cela signifie que les opérations de chargement
et de déroulement nécessaires à l’utilisation d’une copie d’un programme
légalement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas
être interdites par contrat ; que, en l’absence de clauses contractuelles
spécifiques, notamment en cas de vente d’une copie du programme, toute
autre opération nécessaire à l’utilisation de la copie d’un programme peut
être effectuée, en conformité avec son but prévu, par un acquéreur légal de
cette copie ;
(18) considérant qu’une personne jouissant du droit d’utiliser un
programme d’ordinateur ne peut être empêchée d’accomplir les actes
nécessaires pour observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce
programme, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de
l’auteur du programme ;
[…]
(21) considérant qu’il faut donc envisager que, dans certaines circonstances
bien précises uniquement, l’accomplissement d’actes de reproduction et de
traduction par ou au nom d’une personne ayant le droit d’utiliser une copie
du programme est légitime et conforme aux bons usages, et ne doit donc pas
requérir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ;
[…]
(23) considérant qu’une telle exception aux droits exclusifs de l’auteur
ne doit pas être appliquée de façon à causer un préjudice aux intérêts
légitimes du titulaire du droit ou à porter atteinte à une exploitation normale
du programme ».
9. Sous le titre « Objet de la protection », l’article 1er de la directive 91/250
dispose :
« 1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États
membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant
qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 des œuvres littéraires et artistiques. Le terme ‘programme d’ordinateur’,
aux fins de la présente directive, comprend le matériel de conception
préparatoire.
2. La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme
d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont
à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y
compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le
droit d’auteur en vertu de la présente directive.
3. Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens
qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne
s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection. »
10. L’article 4, sous a) et b), de cette directive, intitulé « Actes soumis à
restrictions » prévoit :
« Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens
de l’article 2 comportent le droit de faire et d’autoriser :
a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur,
en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce
soit. Lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le
stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction
du programme, ces actes de reproduction seront soumis à l’autorisation du
titulaire du droit ;
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation
d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant
sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme
d’ordinateur ».
11. Aux termes de l’article 5 de la directive 91/250, qui prévoit les exceptions
aux actes soumis à restrictions :
« 1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à
l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 4 points a) et b) lorsque
ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser
le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y
compris pour corriger des erreurs.
[…]
3. La personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur
peut, sans l’autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester
le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les
principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme,
lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage,
de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en
droit d’effectuer. »
12. L’article 6 de cette directive, relatif à la décompilation, énonce :
« 1. L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la
reproduction du Code ou la traduction de la forme de ce Code au sens de
l’article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations
nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon

13
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 indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions
suivantes soient réunies :
a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne
jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte
par une personne habilitée à cette fin ;
b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été
facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a)
et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires

à cette interopérabilité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les
informations obtenues en vertu de son application :
a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité
du programme d’ordinateur créé de façon indépendante ;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à
l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante
ou
c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la
commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est
fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit
d’auteur.
3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être
interprété de façon à permettre son application d’une manière qui cause un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte
atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur. »
13. Conformément à l’article 9 de la directive 91/250, les dispositions de cette
directive n’affectent pas les autres dispositions légales concernant notamment
les brevets, les marques, la concurrence déloyale, le secret des affaires, la
protection des semi-conducteurs ou le droit des contrats. Toute disposition
contractuelle contraire à l’article 6 ou aux exceptions prévues à l’article 5,
paragraphes 2 et 3, de cette directive sera nulle et non avenue.
La directive 2001/29
14. Selon le vingtième considérant de la directive 2001/29, celle-ci se fonde sur
des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce
domaine, et notamment la directive 91/250. Elle développe ces principes et
ces règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information.
15. L’article 1er de la directive 2001/29 prévoit :
« 1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit
d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une
importance particulière accordée à la société de l’information.
2. Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes
et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes
concernant :

14
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 a) la protection juridique des programmes d’ordinateur ;
[…]»
16. Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres [...]».
La réglementation nationale
17. Les directives 91/250 et 2001/29 ont été transposées dans l’ordre juridique
interne par la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les modèles et les brevets
(Copyright, Designs and Patents Act 1988), telle que modifiée par le
règlement de 1992 sur le droit d’auteur (programmes d’ordinateurs)
[Copyright (Computer Programs) Regulations 1992], ainsi que par le
règlement de 2003 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Copyright and
Related Rights Regulations 2003) (ci-après la « loi de 1988 »).
18. L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la loi de 1988 prévoit que le droit
d’auteur est un droit de propriété qui existe sur les œuvres originales littéraires,
dramatiques, musicales ou artistiques. Selon l’article 3, paragraphe 1, sous
a) à d), de cette loi, on entend par « œuvre littéraire » toute œuvre, autre
que dramatique ou musicale, écrite, prononcée ou chantée, notamment un
tableau ou une compilation autre qu’une base de données, un programme
d’ordinateur, le matériel de conception préparatoire pour un programme
d’ordinateur, et une base de données.
19. L’article 16, paragraphe 1, sous a), de ladite loi prévoit que le titulaire du
droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif de copier l’œuvre.
20. Selon l’article 16, paragraphe 3, sous a) et b), de la loi de 1988, la
limitation par le droit d’auteur d’actes sur une œuvre vaut pour l’œuvre
dans son intégralité ou pour toute partie substantielle de celle-ci, que ce soit
directement ou indirectement.
21. En vertu de l’article 17, paragraphe 2, de ladite loi, l’acte de copier une œuvre
littéraire, dramatique, musicale ou artistique signifie le fait de reproduire
l’œuvre sous toute forme matérielle. Cela comprend le stockage de l’œuvre
sur n’importe quel support par des moyens électroniques.
22. L’article 50BA, paragraphe 1, de la loi de 1988 indique que ne constitue
pas une violation du droit d’auteur par un utilisateur légal d’une copie
d’un programme d’ordinateur le fait d’observer, d’étudier ou de tester
le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les
principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme,
lorsqu’il effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de
transmission ou de stockage du programme d’ordinateur que cet utilisateur
est en droit d’effectuer. L’article 50BA, paragraphe 2, de cette loi précise
que, lorsqu’un acte est autorisé au titre dudit paragraphe 1, est dépourvu de
pertinence le fait de savoir s’il existe ou non une clause ou une condition
quelconque dans une convention, dont le but est d’interdire ou de limiter
l’acte en cause.

15
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 Le litige au principal et les questions préjudicielles
23. SAS Institute est une société qui développe des logiciels analytiques. Elle a,
sur une période de 35 ans, développé un ensemble intégré de programmes
d’ordinateur qui permet aux utilisateurs d’effectuer un large éventail de
travaux de traitement et d’analyse de données, notamment des analyses
statistiques (ci-après le « système SAS »). Le composant essentiel du
système SAS, appelé « Base SAS », permet aux utilisateurs d’écrire et de
passer leurs propres programmes d’application en vue d’adapter le système
SAS pour qu’il traite leurs données (scripts). Ces scripts sont écrits dans un
langage propre au système SAS (ci-après le « langage SAS »).
24. WPL a estimé qu’il existait un marché potentiel pour des logiciels de
substitution capables d’exécuter des programmes d’application écrits dans le
langage SAS. WPL a dès lors créé le « World Programming System », conçu
pour émuler aussi étroitement que possible la fonctionnalité des composants
SAS, en ce sens que, mis à part quelques exceptions mineures, elle a tenté
de s’assurer que les mêmes inputs produiraient les mêmes outputs. Cela
permettrait aux utilisateurs du système SAS de faire tourner sous le « World
Programming System » les scripts qu’ils ont développés pour être utilisés
avec le système SAS.
25. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, précise
qu’il n’est pas établi que WPL ait, pour ce faire, eu accès au Code source
des composants SAS, qu’elle ait copié une partie quelconque du texte de
ce Code ou encore qu’elle ait copié une partie quelconque de la conception
structurelle dudit Code.
26. Elle relève également que deux juridictions antérieures ont jugé, dans le cadre
d’autres litiges, que le fait pour un concurrent du titulaire des droits d’auteur
d’étudier la manière dont fonctionne le programme et d’écrire ensuite
son propre programme pour émuler cette fonctionnalité ne représentait
pas une violation des droits d’auteur sur le Code source d’un programme
informatique.
27. SAS Institute, contestant cette approche, a introduit un recours devant la
juridiction de renvoi. Elle reproche, principalement, à WPL :
- d’avoir copié les manuels du système SAS publiés par SAS Institute en
créant le « World Programming System », violant ainsi ses droits d’auteur
sur ces manuels ;
- d’avoir, de ce fait, indirectement copié les programmes d’ordinateur
comprenant les composants SAS, violant ainsi ses droits d’auteur sur ces
composants ;
- d’avoir utilisé une version du système SAS intitulée « Learning Edition », en
violation des termes de la licence portant sur cette version et des engagements
pris en vertu de celle-ci, ainsi que de ses droits d’auteur sur ladite version, et
- d’avoir violé les droits d’auteur sur les manuels du système SAS en créant
son propre manuel.
28. Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes :

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 « 1) Lorsque un programme d’ordinateur (ci-après le ‘premier
programme’) est protégé par un droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire,
l’article 1er, paragraphe 2, [de la directive 91/250] doit-il être interprété en ce
sens qu’il signifie que ne constitue pas une contrefaçon du droit d’auteur sur
le premier programme le fait pour un concurrent du titulaire du droit, sans
avoir accès au Code source du premier programme, que ce soit directement
ou par un processus tel que la décompilation du Code objet, de créer un autre
programme (ci-après le ‘[second] programme’) qui reproduit les fonctions
du premier programme ?
2) La réponse à la première question est-elle affectée par l’un quelconque
des facteurs suivants :
a) la nature et/ou l’étendue de la fonctionnalité du premier programme ;
b) la nature et/ou l’étendue de l’expertise, de la réflexion et du
travail consacrés par l’auteur du premier programme pour concevoir la
fonctionnalité de ce premier programme ;
c) le niveau de détail avec lequel la fonctionnalité du premier
programme a été reproduite dans le [second] programme ;
d) le fait que le Code source du [second] programme reproduit
éventuellement des aspects du Code source du premier programme dans
une mesure qui va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour
produire la même fonctionnalité que le premier programme ?
3) Lorsque le premier programme interprète et exécute des programmes
d’application écrits par des utilisateurs du premier programme dans un
langage de programmation conçu par l’auteur du premier programme
qui comporte des mots-clés conçus ou choisis par l’auteur du premier
programme et une syntaxe conçue par l’auteur du premier programme,
l’article 1er, paragraphe 2, [de la directive 91/250] doit-il être interprété en
ce sens que ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur le premier
programme le fait que le [second] programme soit écrit de façon à interpréter
et à exécuter les programmes d’application utilisant les mêmes mots-clés et
la même syntaxe ?
4) Lorsque le premier programme lit à partir de fichiers de données dans
un format particulier conçu par l’auteur du premier programme, et qu’il écrit
vers de tels fichiers de données, l’article 1er, paragraphe 2, [de la directive
91/250] doit-il être interprété comme signifiant que ne constitue pas une
contrefaçon du droit d’auteur sur le premier programme le fait pour le
second programme d’être écrit de façon à lire à partir de fichiers de données
du même format et d’écrire vers de tels fichiers ?
5) La réponse aux [première, troisième et quatrième] questions [...] sera-
t-elle différente si l’auteur du [second] programme a créé ledit programme :
a) en observant, étudiant et testant le fonctionnement du premier
programme ; ou
b) en lisant un manuel créé et publié par l’auteur du premier
programme qui décrit les fonctions de ce premier programme (ci-après
le ‘manuel’); ou
c) en faisant l’un et l’autre [a) et b)] ?

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 6) Lorsqu’une personne a le droit d’utiliser une copie du premier
programme au titre d’une licence, l’article 5, paragraphe 3, [de la directive
91/250] doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la licence est en droit,
sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, d’effectuer les opérations
de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du
programme en vue d’observer, de tester, ou d’étudier le fonctionnement
du premier programme, de façon à déterminer les idées et les principes
à la base de chacun des éléments du programme, si la licence permet au
titulaire de la licence d’effectuer les opérations de chargement, d’affichage,
de passage, de transmission ou de stockage du premier programme lorsque
ledit programme est utilisé aux fins particulières permises par la licence,
mais que les opérations effectuées en vue d’observer, d’étudier ou de tester
le premier programme s’étendent au-delà du champ des finalités autorisées
par la licence ?
7) L’article 5, paragraphe 3, [de la directive 91/250] doit-il être interprété
comme signifiant que les opérations d’observation, d’étude ou de test du
fonctionnement du premier programme doivent être considérées comme
étant effectuées en vue de déterminer les idées ou les principes qui sont à
la base de chacun des éléments du premier programme, lorsqu’elles sont
effectuées :
a) pour vérifier la façon dont le premier programme fonctionne, en
particulier s’agissant de détails qui ne sont pas décrits dans le manuel,
aux fins d’écrire le [second] programme de la façon à laquelle il est fait
référence à la [première] question [...] ci-dessus ;
b) pour vérifier comment le premier programme interprète et exécute
les énoncés écrits dans le langage de programmation qu’il interprète et
exécute (voir [troisième] question [...] ci-dessus) ;
c) vérifier les formats de fichiers de données écrits vers le premier
programme ou lus par ce premier programme (voir [quatrième] question
[...] ci-dessus) ;
d) comparer la performance du [second] programme avec le premier
programme aux fins d’examiner les raisons pour lesquelles leurs
performances diffèrent et tenter d’améliorer la performance du [second]
programme ;
e) mener des tests parallèles sur le premier et le [second] programme
en vue de comparer leurs outputs dans le cours du développement du
[second] programme, en particulier en passant les mêmes scripts de test
à la fois par le premier et par le [second] programme ;
f) vérifier l’output du fichier journal généré par le premier programme
en vue de produire un fichier journal identique ou similaire en apparence ;
g) faire en sorte que le premier programme produise en output des
données (en fait, des données qui établissent une corrélation entre des
Codes zip et des États des États-Unis) aux fins de vérifier si oui ou non
cela correspond avec les bases de données officielles de telles données,
et si tel n’est pas le cas, programmer le [second] programme en sorte
qu’il réponde de la même manière que le premier programme aux mêmes
données fournies en input.

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 8) Lorsque le manuel est protégé par un droit d’auteur sur une œuvre
littéraire, l’article 2, sous a), [de la directive 2001/29] doit-il être interprété
en ce sens que constitue une contrefaçon du droit d’auteur sur le manuel le
fait pour l’auteur du [second] programme de reproduire ou de reproduire de
façon substantielle dans le [second] programme un quelconque des éléments
suivants décrits dans le manuel :
a) le choix des opérations statistiques mises en œuvre dans le premier
programme ;
b) les formules mathématiques utilisées dans le manuel pour décrire
ces opérations ;
c) les commandes ou combinaisons de commandes par lesquelles ces
opérations peuvent être invoquées ;
d) les options que l’auteur du premier programme a prévu par rapport
à différentes commandes ;
e) les mots-clés et la syntaxe reconnue par le premier programme ;
f) les valeurs par défaut que l’auteur du premier programme a choisi
de mettre en œuvre au cas où une commande ou une option particulières
n’[auraient] pas été spécifiées par l’utilisateur ;
g) le nombre d’itérations que le premier programme effectuera dans
certaines circonstances ?
9) L’article 2, sous a), [de la directive 2001/29] doit-il être interprété comme
signifiant que constitue une contrefaçon du droit d’auteur sur le manuel le
fait pour l’auteur du [second] programme de reproduire ou de reproduire de
façon substantielle, dans un manuel décrivant le [second] programme, les
mots-clés et la syntaxe reconnus par le premier programme ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à cinquième questions
29. Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article
1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que
la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ainsi que le langage de
programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre
d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions
constituent une forme d’expression de ce programme et peuvent, à ce titre,
être protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens
de cette directive.
30. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/250, les
programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur en tant
qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne.
31. Le paragraphe 2 de cet article étend une telle protection à toutes les formes
d’expression d’un programme d’ordinateur. Il précise, néanmoins, que les
idées et les principes à la base de quelque élément que ce soit d’un programme
d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas
protégés par le droit d’auteur en vertu de ladite directive.
32. Le quatorzième considérant de la directive 91/250 confirme, à cet égard,
que, en accord avec le principe selon lequel seule l’expression d’un

19
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 programme d’ordinateur est protégée par le droit d’auteur, les idées et les
principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages
de programmation ne sont pas protégés en vertu de cette directive. Son
quinzième considérant indique que, conformément à la législation et à la
jurisprudence des États membres ainsi qu’aux conventions internationales
sur le droit d’auteur, l’expression de ces idées et de ces principes doit être
protégée par le droit d’auteur.
33. S’agissant du droit international, tant l’article 2 du traité de l’OMPI sur
le droit d’auteur que l’article 9, paragraphe 2, de l’ADPIC disposent que
la protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux
idées, aux procédures, aux méthodes de fonctionnement ou aux concepts
mathématiques, en tant que tels.
34. L’article 10, paragraphe 1, de l’ADPIC prévoit que les programmes
d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en Code source ou en Code objet, seront
protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la convention de Berne.
35. Dans un arrêt intervenu après le dépôt de la demande de décision préjudicielle
dans la présente affaire, la Cour a interprété l’article 1er, paragraphe 2 de la
directive 91/250 en ce sens que l’objet de la protection conférée par cette
directive vise le programme d’ordinateur dans toutes les formes d’expression
de celui-ci, telles le Code source et le Code objet, qui permettent de le
reproduire dans différents langages informatiques (arrêt du 22 décembre
2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C393/09, Rec. p. I13971, point 35).
36. Conformément à la deuxième phrase du septième considérant de la directive
91/250, le terme « programme d’ordinateur » comprend également les
travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un
programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation
d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur.
37. Ainsi, l’objet de la protection de la directive 91/250 englobe les formes
d’expression d’un programme d’ordinateur ainsi que les travaux préparatoires
de conception susceptibles d’aboutir, respectivement, à la reproduction ou à
la réalisation ultérieure d’un tel programme (arrêt Bezpečnostní softwarová
asociace, précité, point 37).
38. La Cour en a conclu que le Code source et le Code objet d’un programme
d’ordinateur sont des formes d’expression de celui-ci, qui méritent,
par conséquent, la protection par le droit d’auteur sur les programmes
d’ordinateur en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250.
En revanche, s’agissant de l’interface utilisateur graphique, la Cour a
jugé qu’une telle interface ne permet pas de reproduire le programme
d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au
moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme
(arrêt Bezpečnostní softwarová asociace, précité, points 34 et 41).
39. Sur le fondement de ces considérations, il y a lieu de constater que, pour ce qui
est des éléments d’un programme d’ordinateur faisant l’objet des première à
cinquième questions, ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le
langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le
cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions
ne constituent une forme d’expression de ce programme au sens de l’article
1er, paragraphe 2, de la directive 91/250.

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 40. En effet, ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions,
admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être
protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser
les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel.
41. Par ailleurs, le point 3.7 de l’exposé des motifs de la proposition de
directive 91/250 [COM (88) 816] indique que la protection des programmes
d’ordinateur par le droit d’auteur a pour avantage principal de couvrir
uniquement l’expression individuelle de l’œuvre et de laisser ainsi la latitude
voulue à d’autres auteurs pour créer des programmes similaires ou même
identiques, pourvu qu’ils s’abstiennent de copier.
42. Quant au langage de programmation et au format de fichiers de données
utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour interpréter et
exécuter des programmes d’application écrits par les utilisateurs ainsi
que pour lire et écrire des données dans un format de fichiers de données
spécifique, il s’agit des éléments de ce programme au moyen desquels les
utilisateurs exploitent certaines fonctions dudit programme.
43. Il importe de préciser dans ce contexte que, si un tiers se procurait la partie
du Code source ou du Code objet relative au langage de programmation
ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme
d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce Code, des éléments similaires dans
son propre programme d’ordinateur, ce comportement serait susceptible de
constituer une reproduction partielle, au sens de l’article 4, sous a), de la
directive 91/250.
44. Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, WPL n’a pas eu accès au Code
source du programme de SAS Institute et n’a pas réalisé de décompilation
du Code objet de ce programme. Grâce à l’observation, à l’étude et au test
du comportement du programme de SAS Institute, WPL a reproduit la
fonctionnalité de celui-ci en utilisant le même langage de programmation et
le même format de fichiers de données.
45. Il y a lieu, en outre, de relever que le constat fait au point 39 du présent
arrêt ne saurait affecter la possibilité, pour le langage SAS et le format de
fichiers de données de SAS Institute, de bénéficier, en tant qu’œuvres, de
la protection par le droit d’auteur, en vertu de la directive 2001/29, s’ils
sont une création intellectuelle propre à leur auteur (voir arrêt Bezpečnostní
softwarowá asociace, précité, points 44 à 46).
46. Il convient donc de répondre aux première à cinquième questions que
l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 doit être interprété en ce
sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de
programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre
d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne
constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre,
protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de
cette directive.
Sur les sixième et septième questions
47. Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article
5, paragraphe 3, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que la
personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur
peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur ce programme,

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 observer, étudier ou tester le fonctionnement de celui-ci afin de déterminer
les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit
programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence,
dans un but dépassant le cadre défini par celle-ci.
48. Dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que WPL a
légalement acheté des copies de la version d’apprentissage du programme
de SAS Institute, qui étaient fournies sous licence « par click » en vertu de
laquelle l’acquéreur acceptait les termes de cette licence avant de pouvoir
accéder au logiciel. Les termes de ladite licence restreignaient celle-ci à
des fins de non-production. Selon la juridiction de renvoi, WPL a utilisé
les différentes copies de la version d’apprentissage du programme de SAS
Institute afin d’effectuer des opérations sortant du champ de la licence en
question.
49. Par conséquent, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si la
finalité de l’étude ou de l’observation du fonctionnement d’un programme
d’ordinateur a une incidence sur la possibilité, pour la personne ayant obtenu
la licence, d’invoquer l’exception de l’article 5, paragraphe 3, de la directive
91/250.
50. À la lecture des termes de cette disposition il y a lieu de relever, d’une part,
que le licencié a le droit d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement
d’un programme d’ordinateur afin de déterminer les idées et les principes qui
sont à la base de n’importe quel élément du programme.
51. À cet égard, l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250 vise à assurer
que les idées et les principes à la base de tout élément d’un programme
d’ordinateur ne soient pas protégés par le titulaire du droit d’auteur au moyen
d’un contrat de licence.
52. Cette disposition s’aligne donc sur le principe de base énoncé à l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive 91/250 selon lequel la protection prévue par
celle-ci s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur
et que les idées et les principes qui sont à la base de quelque élément que ce
soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur
en vertu de cette directive.
53. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 91/250 ajoute, par ailleurs, que
toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues à l’article 5,
paragraphes 2 et 3, de cette directive sera nulle et non avenue.
54. D’autre part, en vertu dudit article 5, paragraphe 3, le licencié peut déterminer
les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du
programme d’ordinateur lorsqu’il effectue toute opération de chargement,
d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage de ce programme
qu’il est en droit d’effectuer.
55. Il s’ensuit que la détermination de ces idées et de ces principes peut être
réalisée dans le cadre des opérations autorisées par la licence.
56. En outre, le dix-huitième considérant de la directive 91/250 explique qu’une
personne jouissant du droit d’utiliser un programme d’ordinateur ne peut être
empêchée d’accomplir les actes nécessaires pour observer, étudier ou tester
le fonctionnement de ce programme, à condition que ces actes ne portent pas
atteinte aux droits de l’auteur dudit programme.

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 57. Il s’agit, à cet égard, ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 95 de
ses conclusions, des actes visés à l’article 4, sous a) et b), de la directive
91/250, qui définit les droits exclusifs du titulaire de faire et d’autoriser, ainsi
que de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, relatif aux actes nécessaires pour
permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une
manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
58. En effet, à ce dernier égard, le dix-septième considérant de la directive 91/250
précise que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à
cette utilisation ne peuvent pas être interdites par contrat.
59. Par conséquent, le titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur
ne peut empêcher, en invoquant le contrat de licence, que la personne ayant
obtenu cette licence détermine les idées et les principes à la base de tous
les éléments de ce programme lorsqu’elle réalise les opérations que ladite
licence lui permet d’accomplir ainsi que les opérations de chargement et
de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à
condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs de ce titulaire sur
ce programme.
60. S’agissant de cette dernière condition, l’article 6, paragraphe 2, sous c), de
la directive 91/250 relatif à la décompilation précise, en effet, que celle-ci
ne saurait justifier que les informations obtenues en vertu de son application
soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation
d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement
similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
61. Il importe ainsi de relever qu’il ne saurait être porté atteinte au droit d’auteur
du programme d’ordinateur lorsque, comme en l’espèce, l’acquéreur légitime
de la licence n’a pas eu accès au Code source du programme d’ordinateur sur
lequel porte cette licence, mais s’est limité à étudier, à observer et à tester ce
programme afin de reproduire sa fonctionnalité dans un second programme.
62. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux sixième et septième questions
que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250 doit être interprété en ce
sens que la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme
d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer,
étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les
idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit
programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence
ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à
l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas
atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.
Sur les huitième et neuvième questions
63. Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens
que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel
d’utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel
d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur
constitue une violation de ce droit sur ce dernier manuel.
64. Il ressort de la décision de renvoi que le manuel d’utilisation du programme
d’ordinateur de SAS Institute est une œuvre littéraire protégée au sens de la
directive 2001/29.

23
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 65. La Cour a déjà jugé que les différentes parties d’une œuvre bénéficient
d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à
condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de
la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (arrêt du 16 juillet
2009, Infopaq International, C5/08, Rec. p. I6569, point 39).
66. En l’espèce, les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de
commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations sont
composés de mots, de chiffres ou de concepts mathématiques qui, considérés
isolément, ne sont pas, en tant que tels, une création intellectuelle de l’auteur
du programme d’ordinateur.
67. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots,
de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques qu’il est permis à l’auteur
d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat,
le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur constituant une création
intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt Infopaq International, précité, point 45).
68. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la reproduction desdits
éléments constitue la reproduction de l’expression de la création intellectuelle
propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur en
cause dans l’affaire au principal.
69. À cet égard, l’examen, au regard de la directive 2001/29, de la reproduction
de ces éléments du manuel d’utilisation d’un programme d’ordinateur doit
être le même, qu’il s’agisse de la création d’un second programme ou du
manuel d’utilisation de ce dernier programme.
70. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de
répondre aux huitième et neuvième questions que l’article 2, sous a), de la
directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un
programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation de ce programme, de
certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme
d’ordinateur protégé par le droit d’auteur est susceptible de constituer une
violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si, ce qu’il appartient à la
juridiction de renvoi de vérifier, cette reproduction constitue l’expression
de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du
programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur.
Sur les dépens
71. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations
à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil,
du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un
programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de
fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour
exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression

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 de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les
programmes d’ordinateur au sens de cette directive.
2) L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250 doit être interprété en
ce sens que la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme
d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer,
étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer
les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit
programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence
ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à
l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas
atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.
3) L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du
droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être
interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou
dans un manuel d’utilisation de ce programme, de certains éléments décrits
dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur protégé
par le droit d’auteur est susceptible de constituer une violation du droit
d’auteur sur ce dernier manuel si — ce qu’il appartient à la juridiction de
renvoi de vérifier — cette reproduction constitue l’expression de la création
intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme
d’ordinateur protégé par le droit d’auteur.

Doc. 2. Cass. civ. 1, 22 janv. 2014, n° 11-24273

L’œuvre conceptuelle bénéficie de la protection du droit d’auteur dès lors que
l’approche de l’artiste s’est formellement exprimée dans une réalisation matérielle
originale : l’absence d’antériorité et le caractère nouveau des choix opérés pour
la conception de bâtiments et de leurs aménagements sont ici inopérants pour
caractériser l’originalité.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt
suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Japac architecture (société Japac)
aux droits de laquelle se trouve la société Octant architecture (société Octant),
attributaire d’un marché de conception et de réalisation d’un complexe architectural
destiné à recevoir diverses activités sportives et d’un autre marché portant sur la
conception d’un bâtiment destiné à accueillir des crocodiles dénommé « serre à
crocodiles », estimant que M. X…, intervenu dans la réalisation de ces projets, avait
porté atteinte à ses droits d’auteur en présentant des photographies de ces deux
Œuvres sur une brochure et sur un site internet, sous le nom de « Jean-Philippe X…,
architecte-DPLG » et sous celui de la société L’Atelier du moulin, a assigné ces
derniers en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable in solidum avec
la société L’Atelier du Moulin ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas retenu la responsabilité de M. X… pour
des fautes commises en sa qualité de dirigeant de la société L’Atelier du Moulin,
mais pour des faits qui lui étaient personnellement imputés, tenant à l’apposition

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 de son nom et de sa qualité d’architecte sur les pages reproduisant les Œuvres
architecturales ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X… et la société L’Atelier du Moulin font reproche à l’arrêt
de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause, dans
la procédure, des coauteurs des Œuvres architecturales et de qualifier celles-ci
d’œuvres collectives ;
Mais attendu que l’arrêt ayant constaté qu’il n’existait aucune pièce permettant
de retenir que M. X… ou un tiers aurait participé à la création des Œuvres précitées,
ne qualifie ces dernières ni d’œuvres de collaboration, ni d’œuvres collectives ; que
le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X… et la société L’Atelier du Moulin font encore grief à l’arrêt
de fonder la condamnation prononcée au titre de la concurrence déloyale sur des
faits non distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ;
Mais attendu que l’arrêt retient pour caractériser les actes de concurrence
déloyale, une présentation trompeuse des Œuvres architecturales, distincte de
leur reproduction arguée de contrefaçon, consistant à faire apparaître aux côtés
de celles-ci des références techniques précises relatives aux caractéristiques des
bâtiments représentés et les mentions, réparties sur trois lignes, « Type de mission »,
« Conception », « « réalisation avec JAPC », de nature à faire croire à la clientèle
que la conception était l’œuvre de M. X… et de la société L’Atelier du Moulin, et
que seule la réalisation avait été effectuée avec le concours de la société Japac ; que
le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner M. X… et la société L’Atelier du Moulin à verser
à la société Octant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation
d’actes de contrefaçon, l’arrêt retient que le complexe multi-loisirs présente, vu de
l’extérieur, une forme complexe, composée d’arrondis et de longueurs différents,
accolés avec des pans coupés et des décrochés, des asymétries spécifiques, avec
emploi de plusieurs matériaux (béton, fer, verre), donnant à l’ensemble une
incontestable forme originale, que « la serre à crocodiles », si elle apparaît plus
homogène, avec une structure plus « classique », en arrondi, à base de carreaux
de verre et d’armatures métalliques, présente, en particulier vue de l’intérieur,
une originalité certaine par rapport aux photographies versées aux débats par les
appelants tenant à la disposition d’ensemble de ses éléments et de l’aspect particulier
que donne la « composition », avec des structures métalliques verticales et d’autres
intégrées dans l’arrondi, de sorte que l’ensemble présente, aussi, un aspect bien
particulier, propre à cet ouvrage, et ne résultant aucunement des seuls impératifs
techniques de la construction d’une « serre » et qu’en ce qui concerne l’aménagement
intérieur de la « serre à crocodiles », il s’agit d’aménagements très particuliers,
avec notamment des bassins, des murs, des espaces originaux, un espace avec des
« paillotes » aménagées pour le passage des visiteurs, des surplombs arrondis, des
fosses avec des constructions, le tout différant des aménagements classiques de zoo,
tenant en particulier à l’hébergement spécifique de crocodiliens, qu’à cet égard, il
doit être relevé que les appelants ne versent aux débats aucune pièce comportant des

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 photographies ou de reproductions d’aménagements intérieurs identiques ou même
simplement comparables ;
Qu’en fondant sa décision sur l’absence d’antériorité et le caractère nouveau des
choix opérés pour la conception de ces bâtiments et de leurs aménagements, la cour
d’appel qui n’a pas caractérisé en quoi ces choix, pour arbitraires qu’ils fussent,
portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… et la
société L’Atelier du Moulin à verser à la société Octant la somme de 80 000 euros
en réparation d’actes de contrefaçon et ordonné la suppression des reproduction
contrefaisantes, l’arrêt rendu le 5 juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel
de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Octant architecture aux dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

Doc. 3 - CJCE, 22 décembre 2010, Bezpecnostni Softwarova Asociace,

aff. C-393/09
L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un
programme d’ordinateur protégeable par le droit d’auteur sur les programmes
d’ordinateur mais elle peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant
qu’œuvre, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur.
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la
protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42), et de l’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du
22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bezpečnostní
softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany (association pour la protection de
logiciels, ci-après la « BSA ») au Ministerstvo kultury (ministère de la Culture), au
sujet du refus de ce dernier d’accorder à la BSA l’autorisation d’exercer la gestion
collective des droits d’auteur patrimoniaux associés aux programmes d’ordinateur.
Le cadre juridique
Le droit international
3. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C

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 de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994, et a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du
22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne,
pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des
négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1,
ci-après l’« accord ADPIC ») :
« Les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en Code source ou en
Code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la convention de
Berne [(acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification
du 28 septembre 1979 (ci-après la ‘convention de Berne’)].»
La réglementation de l’Union
La directive 91/250
4. Les septième, dixième et onzième considérants de la directive 91/250 sont
libellés comme suit :
« considérant que, aux fins de la présente directive, le terme ‘programme
d’ordinateur’ vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux
qui sont incorporés au matériel ; que ce terme comprend également les travaux
préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme,
à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme
d’ordinateur à un stade ultérieur ;
[…]
considérant qu’un programme d’ordinateur est appelé à communiquer et à opérer
avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs ; que, à cet
effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d’interconnexion et d’interaction
est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments
du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les
utilisateurs ;
considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion et
cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément
appelées ‘interfaces’».
5. L’article 1er de la directive 91/250 dispose :
« 1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres
protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres
littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques. Le terme ‘programme d’ordinateur’, aux fins de la présente directive,
comprend le matériel de conception préparatoire.
2. La protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme
d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base
de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui
sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de
la présente directive.
3. Un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est
la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour
déterminer s’il peut bénéficier d’une protection. »
La directive 2001/29

28
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 6. Les neuvième et dixième considérants de la directive 2001/29 indiquent :
« Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un
niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle.
Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité
dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des
consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété
intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail
créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation
de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail.
L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des
films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande,
est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété
intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un
rendement satisfaisant de l’investissement. »
7. Les vingtième et vingt-troisième considérants de la directive 2001/29 précisent :
« La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par
les directives en vigueur dans ce domaine, notamment [la directive 91/250]. Elle
développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société
de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer
sans préjudice des dispositions [de ladite directive], sauf si la présente directive en
dispose autrement.
[…]
La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de
communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant
toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication.
Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre
au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre
acte. »
8. L’article 1er de la directive 2001/29 prévoit :
« 1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des
droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière
accordée à la société de l’information.
2. Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et
n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant :
a) la protection juridique des programmes d’ordinateur ;
[…]»
9 Aux termes de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la
reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et
sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ».
10. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dispose :

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 « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y
compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
La réglementation nationale
11. La directive 91/250 a été transposée dans l’ordre juridique tchèque par la
loi n° 121/2000, sur le droit d’auteur, sur les droits voisins et sur la modification
de certaines lois (zákon č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů), du 7 avril 2000 (ci-après la « loi
sur le droit d’auteur »).
12. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette loi, le droit d’auteur a pour
objet toute œuvre littéraire et toute autre œuvre artistique créatrice de l’auteur et qui
est exprimée sous quelque forme que ce soit objectivement perceptible, y compris
sous une forme électronique, permanente ou provisoire, indépendamment de sa
portée, de sa finalité ou de son importance.
13. L’article 2, paragraphe 2, de ladite loi indique que le programme d’ordinateur
est également considéré comme une œuvre s’il est original, en ce sens qu’il s’agit de
la création intellectuelle propre de l’auteur.
14. Conformément à l’article 65 de ladite loi :
« 1. Le programme d’ordinateur, quelle que soit sa forme d’expression, y compris
les éléments préparatoires de conception, est protégé en tant qu’œuvre littéraire.
2. Les idées et principes sur lesquels est fondé tout élément d’un programme
d’ordinateur, y compris ceux qui sont le fondement de sa connexion avec un autre
programme, ne sont pas protégés au titre de la présente loi. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15. Le 9 avril 2001, la BSA, en sa qualité d’association, a introduit auprès du
Ministerstvo kultury une demande d’autorisation pour la gestion collective des
droits d’auteur patrimoniaux sur les programmes d’ordinateur, en application de
l’article 98 de la loi sur le droit d’auteur. La BSA a défini l’étendue de ces droits
dans une lettre datée du 12 juin 2001.
16. Cette demande a été rejetée de même que le recours administratif formé à
l’encontre de ce refus. La BSA a alors introduit un recours juridictionnel contre ces
décisions devant le Vrchní soud v Praze.
17. À la suite de l’annulation des deux décisions de rejet par le Nejvyšší správní
soud, à qui l’affaire a été déférée, le Ministerstvo kultury a, le 14 avril 2004, adopté
une nouvelle décision par laquelle il a à nouveau rejeté la demande de la BSA. Cette
dernière a alors intenté un recours administratif devant le Ministerstvo kultury, qui
a retiré cette décision de rejet.
18. Le 27 janvier 2005, le Ministerstvo kultury a adopté une nouvelle décision par
laquelle il a, une fois encore, rejeté la demande de la BSA, au motif notamment que,
d’une part, la loi sur le droit d’auteur protège uniquement le Code objet et le Code
source d’un programme d’ordinateur, mais aucunement le résultat de l’affichage du
programme sur l’écran de l’ordinateur, l’interface utilisateur graphique ne faisant
l’objet que de la protection contre la concurrence déloyale. D’autre part, il a avancé
que la gestion collective des programmes d’ordinateur était certes théoriquement

30
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 possible, mais que la gestion collective obligatoire n’entrait toutefois pas en
considération et que la gestion collective volontaire n’était pas utile.
19. La BSA a introduit un recours contre cette décision, laquelle a été rejetée
par une décision du Ministerstvo kultury du 6 juin 2005. À la suite de ce rejet,
cette association a attaqué cette dernière décision auprès du Mĕstský soud v
Praze. Dans son recours, la BSA a fait valoir que la définition d’un programme
d’ordinateur figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le droit d’auteur vise
également l’interface utilisateur graphique. Selon elle, un programme d’ordinateur
est perceptible tant au niveau du Code objet ou du Code source qu’au niveau du
mode de communication (interface de communication).
20. Le Mĕstský soud v Praze ayant rejeté son recours, la BSA s’est pourvue en
cassation devant le Nejvyšší správní soud. La BSA considère qu’un programme
d’ordinateur fait l’objet d’une utilisation lorsqu’il est présenté par un affichage sur
des écrans utilisateur et que, par conséquent, une telle utilisation doit être protégée
par le droit d’auteur.
21. Quant à l’interprétation des dispositions des directives 91/250 et 2001/29,
le Nejvyšší správní soud a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les
questions préjudicielles suivantes :
« 1). Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [91/250] en ce
sens que, aux fins de la protection du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur
en tant qu’œuvre protégée par le droit d’auteur en application de ladite directive,
on entend par ‘toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur’ également
l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur ou une partie de
celle-ci ?
2). En cas de réponse affirmative à la première question, la radiodiffusion
télévisuelle, qui permet au public une perception sensorielle de l’interface
utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur, ou d’une partie de celle‑ci,
bien entendu sans possibilité de commander activement ce programme, est-elle
une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou d’une
partie de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29] ? »
Sur la compétence de la Cour
22. Il ressort de la décision de renvoi que les faits du litige au principal ont
pris naissance avant l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne. En
effet, la première décision du Ministerstvo kultury est en date du 20 juillet 2001.
23. Toutefois, à la suite des différents recours de la BSA, le Ministerstvo kultury
a adopté une nouvelle décision le 27 janvier 2005, rejetant une nouvelle fois la
demande de la BSA. Celle-ci ayant contesté, sans succès, cette nouvelle décision
devant le Ministerstvo kultury, elle a saisi la juridiction de renvoi afin d’en obtenir
l’annulation.
24. Il convient de relever, d’une part, que la décision contestée au principal est
postérieure à la date d’adhésion de la République tchèque à l’Union, qu’elle règle une
situation pour l’avenir et non pour le passé, et, d’autre part, que le juge national interroge
la Cour sur la législation de l’Union applicable au litige au principal (voir arrêt du 14 juin
2007, Telefónica O2 Czech Republic, C‑64/06, Rec. p. I‑4887, point 21).
25. Dès lors que les questions préjudicielles portent sur l’interprétation du droit de
l’Union, la Cour statue sans qu’elle ait en principe à s’interroger sur les circonstances
dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions

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 et se proposent de faire application de la disposition du droit de l’Union qu’elles lui
ont demandé d’interpréter (voir arrêts du 5 décembre 1996, Reisdorf, C‑85/95, Rec.
p. I‑6257, point 15, et Telefónica O2 Czech Republic, précité, point 22).
26. Il n’en irait différemment que dans les hypothèses où soit la disposition du
droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne serait pas applicable aux
faits du litige au principal, qui se seraient déroulés antérieurement à l’adhésion d’un
nouvel État membre à l’Union, soit il serait manifeste que ladite disposition ne peut
trouver à s’appliquer (arrêt Telefónica O2 Czech Republic, précité, point 23).
27. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour est compétente
pour interpréter les dispositions des directives invoquées par la juridiction de renvoi
et il y a lieu de répondre aux questions posées par celle-ci.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si l’interface utilisateur graphique d’un programme d’ordinateur est une forme
d’expression de ce programme, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive
91/250 et bénéficie, dès lors, de la protection par le droit d’auteur des programmes
d’ordinateur telle qu’elle résulte de cette directive.
29. La directive 91/250 ne définit pas la notion de « toute forme d’expression
d’un programme d’ordinateur ».
30. Dans ces conditions, cette notion doit être définie au regard des termes et du
contexte des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250 où elle
figure, ainsi qu’à la lumière tant des objectifs de l’ensemble de cette directive que du
droit international (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International,
C‑5/08, Rec. p. I‑6569, point 32).
31. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/250, les
programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur en tant qu’œuvres
littéraires au sens de la convention de Berne. Le paragraphe 2 de cet article étend
une telle protection à toutes les formes d’expression d’un programme d’ordinateur.
32. La première phrase du septième considérant de la directive 91/250 indique
que, aux fins de cette directive, le terme « programme d’ordinateur » vise les
programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au
matériel.
33. À cet égard, il y a lieu de se référer à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord
ADPIC qui prévoit que les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en
Code source ou en Code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu
de la convention de Berne.
34. Il en découle que le Code source et le Code objet d’un programme d’ordinateur
sont des formes d’expression de celui-ci, qui méritent, par conséquent, la protection
par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur, en vertu de l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive 91/250.
35. Dès lors, l’objet de la protection conférée par cette directive vise le programme
d’ordinateur dans toutes les formes d’expression de celui-ci, qui permettent de le
reproduire dans différents langages informatiques, tels le Code source et le Code objet.
36. Il convient également de mettre l’accent sur la deuxième phrase du
septième considérant de la directive 91/250, selon laquelle le terme « programme

32
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 d’ordinateur » comprend également les travaux préparatoires de conception
aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature
à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur.
37. Ainsi, l’objet de la protection de la directive 91/250 englobe les formes
d’expression d’un programme d’ordinateur ainsi que les travaux préparatoires
de conception susceptibles d’aboutir, respectivement, à la reproduction ou à la
réalisation ultérieure d’un tel programme.
38. Ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, toute
forme d’expression d’un programme d’ordinateur doit être protégée à partir du
moment où sa reproduction engendrerait la reproduction du programme d’ordinateur
lui-même, permettant ainsi à l’ordinateur d’accomplir sa fonction.
39. Conformément aux dixième et onzième considérants de la directive 91/250, les
interfaces sont des parties du programme d’ordinateur qui assurent l’interconnexion
et l’interaction de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels
et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs afin de permettre le plein fonctionnement
de ceux-ci.
40. En particulier, l’interface utilisateur graphique est une interface d’interaction,
qui permet une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur.
41. Dans ces conditions, l’interface utilisateur graphique ne permet pas de
reproduire ce programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de
ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit
programme.
42. Il s’ensuit que cette interface ne constitue pas une forme d’expression d’un
programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250
et que, par conséquent, elle ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit
d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive.
43. Toutefois, même si la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation
de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250, cette circonstance ne fait pas obstacle
à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui
peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y
ait fait référence ou non dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril
2007, Alevizos, C‑392/05, Rec. p. I-3505, point 64 et jurisprudence citée).
44. À cet égard, il convient de vérifier si l’interface utilisateur graphique d’un
programme d’ordinateur peut bénéficier de la protection du droit d’auteur de droit
commun en vertu de la directive 2001/29.
45. La Cour a jugé que le droit d’auteur au sens de la directive 2001/29 n’est
susceptible de s’appliquer que par rapport à une œuvre qui est originale en ce sens
qu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur [voir, en ce sens, à propos
de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, arrêt Infopaq International, précité,
points 33 à 37].
46. Par conséquent, l’interface utilisateur graphique peut bénéficier, en tant
qu’œuvre, de la protection par le droit d’auteur si elle est une création intellectuelle
propre à son auteur.
47. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il
est saisi.

33
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 48. Lors de son appréciation, le juge national devra tenir compte, notamment,
de la disposition ou de la configuration spécifique de toutes les composantes
qui font partie de l’interface utilisateur graphique afin de déterminer lesquelles
remplissent le critère de l’originalité. À cet égard, ce critère ne saurait être rempli
par les composantes de l’interface utilisateur graphique qui seraient uniquement
caractérisées par leur fonction technique.
49. En effet, ainsi que l’indique M. l’avocat général aux points 75 et 76 de ses
conclusions, lorsque l’expression desdites composantes est dictée par leur fonction
technique, le critère de l’originalité n’est pas rempli, car les différentes manières de
mettre en œuvre une idée sont si limitées que l’idée et l’expression se confondent.
50. Dans une telle situation, les composantes de l’interface utilisateur graphique
ne permettraient pas à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale
et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle propre à cet auteur.
51. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première
question posée que l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme
d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de
la directive 91/250 et qu’elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur
sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive. Toutefois, une telle
interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en
vertu de la directive 2001/29, si cette interface constitue une création intellectuelle
propre à son auteur.
Sur la seconde question
52. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si la radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique est une
communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
53. Conformément à cet article, les États membres prévoient pour les auteurs
le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs
œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs
œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement.
54. Il ressort du vingt‑troisième considérant de la directive 2001/29 que la
notion de « communication au public » doit être entendue au sens large. Une telle
interprétation s’avère par ailleurs indispensable pour atteindre l’objectif principal de
ladite directive, lequel, ainsi qu’il résulte de ses neuvième et dixième considérants,
est d’instaurer un niveau élevé de protection en faveur, entre autres, des auteurs,
permettant à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de
leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public (arrêt du
7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, point 36).
55. Il s’ensuit que, en principe, la radiodiffusion télévisuelle d’une œuvre est une
communication au public que l’auteur de celle-ci a le droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire.
56. En outre, il ressort du point 46 du présent arrêt que l’interface utilisateur
graphique peut constituer une création intellectuelle propre à son auteur.
57. Toutefois, si, dans le cadre de la radiodiffusion télévisuelle d’une émission,
une interface utilisateur graphique est affichée, les téléspectateurs reçoivent la
communication de cette interface utilisateur graphique uniquement de manière

34
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 passive, sans possibilité d’intervenir. Ils ne peuvent pas utiliser la fonction de ladite
interface, qui consiste à permettre une interaction entre le programme d’ordinateur et
l’utilisateur. Étant donné que, par la radiodiffusion télévisuelle, l’interface utilisateur
graphique n’est pas mise à la disposition du public, de sorte que les personnes
qui composent celui‑ci puissent avoir accès à l’élément essentiel caractérisant
l’interface, à savoir l’interaction avec l’utilisateur, il n’y a pas de communication au
public de l’interface utilisateur graphique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la
directive 2001/29.
58. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que la
radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique ne constitue pas une
communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
Sur les dépens
59. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression
d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la
directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection
juridique des programmes d’ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la
protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de
cette directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection
par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en vertu de la directive 2001/29/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation
de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
l’information, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à
son auteur.
2) La radiodiffusion télévisuelle de l’interface utilisateur graphique ne
constitue pas une communication au public d’une œuvre protégée par le droit
d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Doc. 4. Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19872

Les difficultés d’identification de la forme de l’œuvre rendent ici difficile la
protection par le droit d’auteur des fragrances.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été cité par le ministère public devant
le tribunal correctionnel pour répondre de faits de détention sans motif légitime,
le 1er mai 2006, lors d’une braderie, de flacons de parfums revêtus d’une marque
contrefaite et relaxé le 12 mars 2007 au bénéfice du doute ; qu’entre-temps, les
sociétés Lancôme parfums et beauté et compagnie (la société Lancôme), la société
GA Modefine et la société Prestige et collection international, faisant valoir que les
produits saisis constituaient des contrefaçons de leurs marques et de leurs droits
d’auteur et que M. X… avait commis des actes de concurrence déloyale, ont assigné
ce dernier en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis de la première
chambre civile :

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 Attendu que les sociétés Lancôme, GA Modefine et Prestige et collection
international font grief à l’arrêt de rejeter leur demande fondée sur la contrefaçon de
droits d’auteur, alors, selon le moyen, que l’article L. 112-1 du Code de la propriété
intellectuelle protège « toutes les Œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la
forme d’expression, le mérite ou la destination » ; que la fragrance d’un parfum est
ainsi susceptible de constituer une œuvre de l’esprit protégeable au titre du Livre I
du Code de la propriété intellectuelle dès lors que, révélant l’apport créatif de son
auteur, il est original ; qu’en retenant de façon générale et abstraite que la fragrance
d’un parfum procèderait de la mise en œuvre d’un savoir-faire et ne constituerait pas
la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des Œuvres
de l’esprit par le droit d’auteur, la cour d’appel, qui, sans même s’interroger sur
l’originalité du parfum Trésor en litige, a ainsi refusé, par principe, toute protection
au titre des droits d’auteur à la fragrance d’un parfum, a violé ensemble les articles
L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme
sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante
pour permettre sa communication ; que la fragance d’un parfum, qui, hors
son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne
revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier
de la protection par le doit d’auteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble
l’article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que même si les sociétés
imputent à M. X… des actes de commercialisation de produits revêtus de signes
imitant leurs marques, il n’en demeure pas moins que la détention de tels produits
constitue la base commune nécessaire à l’aboutissement favorable, tant de l’action
publique que de l’action civile en contrefaçon de marques et que si la décision
du tribunal de grande instance de relaxer M. X… au bénéfice du doute n’est
pas autrement motivée, elle s’impose au juge civil quant à l’absence d’actes de
contrefaçon ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que sont susceptibles d’être qualifiés de
contrefaçon tant la détention que la commercialisation de marchandises présentées
sous une marque contrefaisante, ce dont il résulte que la décision de relaxe du
prévenu poursuivi du seul chef de détention de telles marchandises ne s’impose pas
au juge saisi, au civil, d’une demande fondée sur la commercialisation de celles-ci,
la cour d’appel a violé les principe et texte susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour concurrence
déloyale, l’arrêt retient que ni les sociétés intimés dans leurs écritures, ni le tribunal
dans son jugement, n’ont caractérisé des actes de concurrence déloyale distincts des
actes de contrefaçon dénoncés ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale peut être
fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon
de marque rejetée pour défaut d’atteinte à un droit privatif, dès lors qu’il est justifié
d’un comportement fautif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

36
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 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute les sociétés Lancôme, GA
Modefine et Prestige collection international de leur demande de protection de la
fragance d’un parfum fondée sur les dispositions de l’article L. 335-3 du Code la
propriété intellectuelle, l’arrêt rendu le 21 avril 2011, entre les parties, par la cour
d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée.

Doc. 5 - Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-20209

Rejet motivé de la qualification d’œuvre collective à propos d’œuvres graphiques
réalisées par l’ancien directeur artistique d’une agence de communication.
Attendu que M. X… ayant découvert que la société Com’Plus présentait sur son
site internet certaines des Œuvres qu’il affirme avoir créées alors qu’il était directeur
artistique de cette société, a assigné cette dernière en contrefaçon de droit d’auteur ;
Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième
branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Com’plus fait grief à l’arrêt de la condamner à verser
diverses sommes en réparation des atteintes portées aux droits moraux et
patrimoniaux d’auteur de M. X… ;
Attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu au terme d’une
appréciation souveraine de l’ensemble des éléments de preuve produits aux débats,
que les Œuvres litigieuses, dans les formes décrites, tels que visuels, brochures,
logo, plaquettes, cartes de vœux et flyers, dont l’originalité n’avait pas été contestée,
ne constituaient pas des Œuvres collectives, mais des Œuvres individuelles,
créées par M. X… et caractérisées par l’usage de graphismes, d’expressions
manuscrites et de dessins de mise en page, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Com’Plus fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande ;
Attendu d’abord, que le premier moyen sur la reconnaissance du droit d’auteur
de M. X… étant rejeté, la première branche du second qui invoque une cassation par
voie de conséquence du chef du dispositif rejetant la demande reconventionnelle de
la société en concurrence déloyale, est devenue inopérante ;
Et attendu, ensuite, que la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, a
constaté que M. X… avait fait usage de ses propres Œuvres, a estimé que la société
Com’Plus ne rapportait la preuve ni d’un détournement de clientèle ni d’une baisse
de son chiffre d’affaires imputable à des agissements déloyaux commis par celui-ci,
justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l’article 9 du Code civil ;
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour la condamner à verser à M. X… la somme complémentaire
de 10 000 euros, l’arrêt retient que la société Com’Plus, en diffusant les Œuvres de
l’auteur sans mentionner son nom, avait « porté atteinte au nom de l’intéressé » en
application de l’article 9 du Code civil ;

37
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 Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait condamné la société Com’Plus à verser
à M. X… la somme de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits
patrimoniaux et moraux d’auteur, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et
violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du
premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société
Com’Plus à verser à M. X… les sommes de 35 000 euros en réparation des atteintes
portées à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur et 10 000 euros pour atteinte au
nom, l’arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-
Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d’appel de Nîmes.

Doc. 6 - Cass. civ. 1, 30 janv. 2007, n° 04-15543.

Sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée, la
liberté de création s’oppose à ce que l’auteur d’une telle œuvre ou ses héritiers
interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation
dont ils ont bénéficié.
Attendu que M. X…, écrivain et journaliste, est l’auteur de deux romans intitulés
« Cosette ou le temps des illusions » et « Marius ou le fugitif », édités par la société
Plon et présentés comme étant les suites des « Misérables » de Victor Hugo ;
que l’héritier de ce dernier, M. Pierre Y…, a saisi le tribunal d’une demande en
dommages-intérêts pour atteinte au respect dû à l’œuvre de son ancêtre ; que la
Société des gens de lettres est intervenue volontairement à l’instance au soutien de
cette action, demandant paiement de la somme symbolique d’un euro pour l’atteinte
portée à l’intérêt collectif de la profession ; que la cour d’appel a fait droit à ces
demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure dans le mémoire
en demande :
Attendu, d’abord, qu’après avoir exactement retenu que la dévolution du droit
moral obéissait, en l’espèce, aux règles ordinaires de la dévolution successorale,
c’est par une appréciation souveraine de la volonté de Victor Hugo telle que celui-ci
l’avait exprimée dans ses testaments des 9 avril et 23 septembre 1875, et non par
référence aux distinctions instaurées par la loi du 11 mars 1957 pour la dévolution
des différentes prérogatives du droit moral, que la cour d’appel a estimé que l’auteur
avait entendu dissocier la divulgation de son œuvre, qu’il avait confiée à des tiers,
du droit au respect et à la paternité de celle-ci dont il n’avait pas entendu priver ses
héritiers ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la société Plon et M. X… n’ont pas invoqué devant la cour
d’appel le défaut d’acceptation des dévolutions successorales en vertu desquelles
M. Pierre Y… revendiquait la qualité d’héritier ; qu’en sa deuxième branche, le
moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Attendu, enfin, que si le droit au respect dû à l’œuvre se transmet aux héritiers
selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, le cohéritier a qualité à
agir seul pour défendre ce droit ; que par ce motif substitué à celui retenu par la cour
d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

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 Sur le deuxième moyen, tel qu’il figure dans le mémoire en demande :
Attendu qu’ayant relevé que la Société des gens de lettres, association reconnue
d’utilité publique, avait, aux termes de ses statuts, reçu mission « d’assurer de façon
générale la protection des intérêts moraux et matériels de ses membres » (article
1er) et qualité pour se porter intervenante à tout procès touchant un point de droit
professionnel d’intérêt général (article 44, alinéa 4), la cour d’appel, qui constatait
que le présent litige posait la question de principe de la licéité des « suites » apportées
aux ouvrages romanesques, lesquelles étaient susceptibles de porter atteinte à
l’intérêt collectif de la profession, a décidé, à bon droit, que ladite association était
recevable à intervenir volontairement à l’instance ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 121-1 et L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle,
ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Attendu que la « suite » d’une œuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ;
que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée, la
liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l’œuvre ou ses héritiers interdisent
qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont
bénéficié ;
Attendu que pour dire qu’en éditant et publiant les deux ouvrages litigieux et
en les présentant comme la suite des Misérables, la société Plon avait porté atteinte
au droit moral de Victor Hugo sur cette œuvre, l’arrêt énonce que si ce dernier ne
s’était jamais formalisé et encore moins opposé aux adaptations scéniques de ses
livres, voire à l’adoption par d’autres auteurs de tel ou tel de ses personnages, il
était en revanche établi que l’écrivain n’aurait pas accepté qu’un tiers auteur puisse
donner une suite aux Misérables, que dès lors peu importait que les personnages,
ressuscité pour l’un d’entre eux et ranimés pour les autres, soient demeurés dans
les livres présentés à tort comme une adaptation de l’œuvre première puisque la
société Plon revendiquait, hors du terrain judiciaire, en être la continuation, fidèle
ou non, à ceux mis au monde pour l’éternité littéraire par Victor Hugo, qu’interdire
toute suite aux Misérables ne pouvait constituer, ainsi qu’il était soutenu à tort, une
atteinte au principe de la libre création puisque, en l’espèce, cette œuvre, véritable
monument de la littérature mondiale, d’une part, n’était pas un simple roman en
ce qu’elle procédait d’une démarche philosophique et politique, ainsi que l’avait
explicité Victor Hugo et, d’autre part, était achevée, qu’il s’ensuivait qu’aucune
suite ne pouvait être donnée à une œuvre telle que « Les Misérables » sans porter
atteinte au droit moral de Victor Hugo ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de
l’œuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les Œuvres litigieuses ni
constaté que celles-ci auraient altéré l’œuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion
serait née sur leur paternité, la cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au
droit moral et s’est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables M. Pierre Y… en
son action et l’association Société des gens de lettres en son intervention volontaire,
l’arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet,
en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se

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 trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Paris, autrement composée.

Doc. 7 - CJCE, 14 février 2014, aff. C-466/12, Svensson

Sur la notion européenne de communication au public et les liens hypertextes.
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article
3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167,
p. 10).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant
MM. Svensson et Sjögren ainsi que Mmes Sahlman et Gadd à Retriever
Sverige AB (ci-après « Retriever Sverige ») au sujet d’une indemnisation
qui leur serait due en compensation du préjudice qu’ils estiment avoir subi
du fait de l’insertion sur le site Internet de cette société de liens Internet
cliquables (« hyperliens ») renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils
sont titulaires du droit d’auteur.
Le cadre juridique
Le droit international
Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
3. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté
à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
(ci-après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »). Celui-ci a été approuvé
au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du
Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
1. Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur prévoit à son article 1er, paragraphe 4,
que les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 de la
convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à
Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version
résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention
de Berne »).
La convention de Berne
2. L’article 20 de la convention de Berne, intitulé « Arrangements particuliers
entre pays de l’Union », dispose :
« Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre
entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements
conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la
Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires
à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui
répondent aux conditions précitées restent applicables. »

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 Le droit de l’Union
Les considérants 1, 4, 6, 7, 9 et 19 de la directive 2001/29 énoncent :
3. « (1) Le traité prévoit l’établissement d’un marché intérieur et l’instauration
d’un système propre à empêcher les distorsions de concurrence dans le
marché intérieur. L’harmonisation des dispositions législatives des États
membres sur le droit d’auteur et les droits voisins contribue à la réalisation
de ces objectifs.
[...]
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins,
en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un
niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, encouragera des
investissements importants dans des activités créatrices et novatrices,
notamment dans les infrastructures de réseaux, et favorisera ainsi la
croissance et une compétitivité accrue de l’industrie européenne, et cela
aussi bien dans le secteur de la fourniture de contenus que dans celui des
technologies de l’information et, de façon plus générale, dans de nombreux
secteurs industriels et culturels. [...]
[...]
(6) En l’absence d’harmonisation à l’échelle communautaire, les processus
législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont
déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner
des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions
à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent
des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de
tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché
intérieur et des incohérences d’ordre législatif. L’incidence de ces disparités
législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le
développement de la société de l’information, qui a déjà considérablement
renforcé l’exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce
développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité
juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d’entraver
la réalisation d’économies d’échelle pour les nouveaux produits et services
protégés par le droit d’auteur et les droits voisins.
(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit
d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété dans la
mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient,
à cet effet, d’adapter les dispositions nationales sur le droit d’auteur et
les droits voisins qui varient sensiblement d’un État membre à l’autre ou
qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon fonctionnement
du marché intérieur et le développement de la société de l’information en
Europe et il importe d’éviter que les États membres réagissent en ordre
dispersé aux évolutions technologiques. En revanche, il n’est pas nécessaire
de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au
fonctionnement du marché intérieur.
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se
fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à

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 la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au
développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes
ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des
entreprises et du public en général. […]
[...]
(19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité avec
le droit des États membres et les dispositions de la Convention de Berne
[...] du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes. [...]»
4. L’article 3 de cette directive dispose :
« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser
ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans
fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière
que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement.
[...]
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de
communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du
présent article. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5. Les requérants au principal, tous journalistes, ont rédigé des articles de presse
ayant été publiés, d’une part, dans le journal Göteborgs-Posten et, d’autre
part, sur le site Internet du Göteborgs-Posten. Retriever Sverige exploite un
site Internet qui fournit à ses clients, selon leurs besoins, des listes de liens
Internet cliquables vers des articles publiés par d’autres sites Internet. Il est
constant, entre les parties, que ces articles étaient librement accessibles sur
le site du journal Göteborgs-Posten. Selon les requérants au principal, si le
client clique sur l’un de ces liens, il ne lui apparaît pas clairement qu’il s’est
déplacé sur un autre site pour accéder à l’œuvre qui l’intéresse. En revanche,
selon Retriever Sverige, il est clair pour le client que, lorsqu’il clique sur l’un
de ces liens, il est renvoyé vers un autre site.
6. Les requérants au principal ont assigné Retriever Sverige devant le Stockholms
tingsrätt (tribunal local de Stockholm) en vue d’obtenir une indemnisation
au motif que cette société aurait exploité, sans leur autorisation, certains de
leurs articles, en les mettant à la disposition de ses clients.
7. Par jugement du 11 juin 2010, le Stockholms tingsrätt a rejeté leur demande.
Les requérants au principal ont alors interjeté appel de ce jugement devant le
Svea hovrätt (cour d’appel de Svea).
8. Devant cette juridiction, les requérants au principal ont notamment fait valoir
que Retriever Sverige a porté atteinte à leur droit exclusif de mettre leurs œuvres
respectives à la disposition du public, en ce sens que, grâce aux services offerts
par son site Internet, ses clients auraient eu accès à leurs œuvres.
9. Retriever Sverige soutient, en défense, que la fourniture de listes de liens
Internet vers des œuvres communiquées au public sur d’autres sites Internet
ne constitue pas un acte susceptible d’affecter le droit d’auteur. Retriever
Sverige soutient également n’avoir effectué aucune transmission d’une

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 œuvre protégée quelconque, son action se limitant à indiquer à ses clients les
sites Internet sur lesquels les œuvres qui les intéressent se trouvent.
10. Dans ces conditions, le Svea hovrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser
à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le fait pour toute personne autre que le titulaire [du droit] d’auteur sur
une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet
constitue-t-il une communication de l’œuvre au public selon l’article 3,
paragraphe 1, de la directive [2001/29] ?
2) L’examen de la première question est-il influencé par le fait que l’œuvre
vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut
accéder sans restriction, ou que l’accès à ce site est, au contraire, limité
d’une façon ou d’une autre ?
3) Convient-il, dans l’examen de la première question, de faire une
distinction selon que l’œuvre, après que l’utilisateur a cliqué sur le lien,
apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l’impression
qu’elle se trouve montrée sur le même site [Internet] ?
4) Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d’un
auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend
davantage d’opérations que celles qui découlent de l’article 3, paragraphe 1,
de la directive 2001/29 ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les trois premières questions
11. Par ses trois premières questions qu’il convient d’examiner conjointement,
la juridiction de renvoi demande, en substance, si, l’article 3, paragraphe 1,
de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue un acte de
communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur
un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles
sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres
concernées sont librement accessibles.
12. À cet égard, il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29
que chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé
par le titulaire du droit d’auteur.
13. Ainsi, il ressort de cette disposition que la notion de communication au public
associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication »
d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (voir, en
ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C607/11, points 21
et 31).
14. S’agissant du premier de ces éléments, à savoir l’existence d’un « acte de
communication », celui-ci doit être entendu de manière large (voir, en ce
sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a.,
C-403/08 et C-429/08, Rec. p. I-9083, point 193), et ce afin de garantir, ainsi
qu’il résulte notamment des considérants 4 et 9 de la directive 2001/29, un
niveau élevé de protection aux titulaires d’un droit d’auteur.
15. En l’occurrence, il convient de relever que le fait de fournir, sur un site
Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune

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 restriction d’accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un
accès direct auxdites œuvres.
16. Or, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29,
pour qu’il y ait « acte de communication », il suffit, notamment, qu’une
œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui
le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles
utilisent ou non cette possibilité (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre
2006, SGAE, C-306/05, Rec. p. I-11519, point 43).
17. Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au
principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées
doit être qualifié de « mise à disposition » et, par conséquent, d’« acte de
communication », au sens de ladite disposition.
18. En ce qui concerne le second des éléments susmentionnés, à savoir que
l’œuvre protégée doit être effectivement communiquée à un « public »,
il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que, par
« public », cette disposition vise un nombre indéterminé de destinataires
potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important
(arrêts précités SGAE, points 37 et 38, ainsi que ITV Broadcasting e.a.,
point 32).
19. Or, un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un
site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs
potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et
assez important de destinataires.
20. Dans ces conditions, il doit être considéré que ledit gérant effectue une
communication à un public.
21. Cela étant, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour relever de la
notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1,
de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que
celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la
communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la
communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée
à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte
par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication
initiale au public (voir, par analogie, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42 ;
ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C136/09, point 38, ainsi que l’arrêt
ITV Broadcasting e.a., précité, point 39).
22. En l’occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres
concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit
pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.
23. En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des
visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres
sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes
pouvaient donc y avoir accès librement.
24. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l’ensemble des
utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées
au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres

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 sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans
intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par
ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de
la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en
compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la
communication initiale.
25. Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit
d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au
principal.
26. Une telle constatation ne saurait être remise en cause si la juridiction de
renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que,
lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre apparaît en
donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien,
alors que cette œuvre provient en réalité d’un autre site.
27. En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion
selon laquelle la fourniture sur un site d’un lien cliquable vers une œuvre
protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de
mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et
constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu’il
n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause l’autorisation des titulaires
du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public.
28. En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs
du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction
prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès
par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans
laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées,
il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public
nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur
lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation
des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas,
notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur
lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce
site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un
autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.
29. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux trois premières questions
posées que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété
en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que
visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables
vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.
Sur la quatrième question
30. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les
titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au
public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.
31. À cet égard, il découle, notamment, des considérants 1, 6 et 7 de la directive
2001/29 que cette dernière a notamment pour objectifs de remédier aux
disparités législatives et à l’insécurité juridique qui entourent la protection

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 des droits d’auteur. Or, admettre qu’un État membre puisse protéger plus
amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de
communication au public comprend également des opérations autres que
celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aurait pour
effet de créer des disparités législatives et donc, pour les tiers, de l’insécurité
juridique.
32. En conséquence, l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 serait
inévitablement compromis si la notion de communication au public pouvait
être entendue par différents États membres comme comprenant davantage
d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
33. Certes, le considérant 7 de ladite directive fait état de ce que cette dernière
n’a pas pour objectif de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent
pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur. Néanmoins, il doit être
constaté que, si les États membres devaient se voir reconnaître la faculté
de prévoir que la notion de communication au public comprend davantage
d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la même
directive, il en résulterait nécessairement une atteinte au fonctionnement du
marché intérieur.
34. Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne saurait
être entendu comme permettant aux États membres de protéger plus
amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion
de communication au public comprend davantage d’opérations que celles
visées à cette disposition.
35. Une telle conclusion n’est pas infirmée par la circonstance, mise en avant
par les parties requérantes au principal dans leurs observations écrites, selon
laquelle l’article 20 de la convention de Berne stipule que les pays signataires
peuvent prendre entre eux des « arrangements particuliers » afin de conférer
aux titulaires d’un droit d’auteur, des droits plus étendus que ceux prévus par
cette convention.
36. À cet égard, il suffit de rappeler que, lorsqu’une convention permet à un État
membre de prendre une mesure qui apparaît contraire au droit de l’Union,
sans toutefois l’y obliger, l’État membre doit s’abstenir d’adopter une telle
mesure (arrêt du 9 février 2012, Luksan, C277/10, point 62).
37. Étant donné que l’objectif de la directive 2001/29 serait inévitablement
compromis si la notion de communication au public était entendue
comme comprenant davantage d’opérations que celles visées à l’article 3,
paragraphe 1, de cette directive, un État membre doit s’abstenir d’utiliser la
faculté qui lui est accordée par l’article 20 de la convention de Berne.
38. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article
3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires
d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public
comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.
Sur les dépens
39. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations

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 à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société
de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas
un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition,
la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres
librement disponibles sur un autre site Internet.
2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété
en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus
amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion
de communication au public comprend davantage d’opérations que
celles visées à cette disposition.

Doc. 8 - CJCE, 15 avril 2010, aff. C-518/08, Fundación Gala-Salvador

Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) contre
Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6,
paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/84/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de
l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO L 272, p. 32).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fundación
Gala-Salvador Dalí et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (ci-après
« VEGAP »), à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ci-après
l’« ADAGP ») ainsi qu’à M. Bonet Domenech, à Mmes Bas Dalí et Domenech Biosca,
à M. Domenech Biosca ainsi qu’à Mmes Ana-María Busquets Bonet et Mónica
Busquets Bonet, qui sont les membres de la famille du peintre Salvador Dalí, au
sujet des sommes afférentes au droit de suite perçu sur les ventes des œuvres d’art
de ce dernier.
Le cadre juridique
La directive 2001/84
3. Les troisième et quatrième considérants de la directive 2001/84 énoncent :
« (3) Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d’œuvres d’art
graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs
créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des
auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs
qui tirent profit des exploitations successives de leurs œuvres.
(4) Le droit de suite fait partie intégrante du droit d’auteur et constitue
une prérogative essentielle pour les auteurs. L’imposition d’un tel droit dans
l’ensemble des États membres répond à la nécessité d’assurer aux créateurs
un niveau de protection adéquat et uniforme. »
4. Aux termes des neuvième et dixième considérants de ladite directive :

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 « (9) Le droit de suite est actuellement prévu par la législation nationale
d’une majorité des États membres. Une telle législation, lorsqu’elle existe,
présente des caractères différents, notamment en ce qui concerne les œuvres
visées, les bénéficiaires du droit, le taux appliqué, les opérations soumises
au droit ainsi que la base de calcul. L’application ou la non-application de
celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein
du marché intérieur dans la mesure où l’existence ou non d’une obligation de
paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement
pris en considération par toute personne désireuse de procéder à la vente
d’une œuvre d’art. Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à
créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes
au sein de la Communauté.
(10) De telles disparités sur le plan de l’existence et de l’application du
droit de suite par les États membres ont des effets négatifs directs sur le
bon fonctionnement du marché intérieur des œuvres d’art tel que prévu à
l’article 14 du traité [CE]. Dans une telle situation, l’article 95 du traité
constitue la base juridique appropriée. »
5. Les treizième à seizième considérants de la même directive sont libellés
comme suit :
« (13) Il convient de supprimer les différences de législation existantes
ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et
d’empêcher l’apparition de nouvelles différences. Il n’y a pas lieu de
supprimer ou d’empêcher l’apparition de celles qui ne sont pas susceptibles
de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.
(14) Une condition préalable au bon fonctionnement du marché
intérieur est l’existence de conditions de concurrence sans distorsions. Les
différences entre les dispositions nationales dans le domaine du droit de
suite créent des distorsions de concurrence et des délocalisations de ventes
au sein de la Communauté et entraînent une inégalité de traitement des
artistes qui est fonction du lieu où sont vendues leurs œuvres. La question
considérée présente donc des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être
réglementés d’une manière satisfaisante par des mesures prises au niveau des
États membres. L’absence d’action communautaire ne serait pas conforme à
l’exigence du traité selon laquelle il convient de remédier aux distorsions de
la concurrence et à l’inégalité de traitement.
(15) Du fait de l’étendue des divergences entre les dispositions nationales,
il est nécessaire d’adopter des mesures d’harmonisation pour remédier aux
disparités entre les législations des États membres lorsque de telles disparités
sont susceptibles de créer ou de maintenir des distorsions de conditions de
concurrence. Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’harmoniser toutes les
dispositions des législations des États membres en matière de droit de suite
et, afin de laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions
nationales, il suffit de limiter l’harmonisation aux dispositions nationales
qui ont l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
(16) La présente directive répond donc dans son intégralité aux principes
de subsidiarité et de proportionnalité conformément à l’article 5 du traité. »
6. Le vingt-septième considérant de la directive 2001/84 énonce :

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 « Il est indiqué de déterminer les bénéficiaires du droit de suite tout
en respectant le principe de subsidiarité. Dès lors, il n’est pas opportun
d’intervenir par la présente directive en matière de droit de succession des
États membres. Toutefois, les ayants droit de l’auteur doivent pleinement
pouvoir bénéficier du droit de suite après sa mort, du moins après l’expiration
de la période de transition susvisée. »
7. L’article 1er de ladite directive, intitulé « Objet du droit de suite », dispose à
son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art
originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne
peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur
le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession
opérée par l’auteur. »
8. Sous le titre « Bénéficiaires du droit de suite », l’article 6 de la même directive
comporte un paragraphe 1 libellé comme suit :
« Le droit prévu à l’article 1er est dû à l’auteur de l’œuvre et, sous réserve
de l’article 8, paragraphe 2, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit. »
9. Sous l’intitulé « Durée de protection du droit de suite », l’article 8, paragraphes 1
à 3, de la même directive prévoit :
« 1. La durée de protection du droit de suite correspond à celle prévue
à l’article 1er de la directive 93/98/CEE [du Conseil, du 29 octobre 1993,
relative à l’harmonisation de la durée de la protection du droit d’auteur
et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9), aux termes duquel les droits
de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la
convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix
ans après sa mort].
2 Par dérogation au paragraphe l, les États membres qui n’appliquent
pas le droit de suite le [date d’entrée en vigueur visée à l’article 13] ne
sont pas tenus, pendant une période n’allant pas au-delà du 1er janvier 2010,
d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste après sa
mort.
3. Tout État membre auquel le paragraphe 2 s’applique peut disposer d’un
délai supplémentaire n’excédant pas deux ans avant d’être tenu d’appliquer
le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste après sa mort, si cela se
révèle nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques dans cet État
membre de s’adapter progressivement au système du droit de suite, tout en
maintenant leur rentabilité économique. [...]»
10. Sous le titre « Mise en œuvre », l’article 12 de la directive 2001/84 prévoit à
son paragraphe 1, premier alinéa :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive avant le 1er janvier 2006. Ils en informent immédiatement
la Commission. »
Le droit national
11. La loi n° 2006-961, du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits
voisins dans la société de l’information (JORF du 3 août 2006, p. 11529), qui a

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 transposé dans le droit interne français la directive 2001/84, a modifié l’article L.
122-8 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après le « CPI »), article dont le
premier alinéa est désormais libellé comme suit :
« Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants
d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite,
qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une
œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants
droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un
professionnel du marché de l’art. […] »
12. Aux termes de l’article L. 123-7 du CPI, qui n’a pas été modifié lors de la
transposition de la directive 2001/84 :
« Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L.122-8
subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L.123-6,
de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant
l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13. Le peintre Salvador Dalí est décédé le 23 janvier 1989 à Figueras (Espagne),
en laissant pour lui succéder cinq héritiers légaux. Par testament en date du
20 septembre 1982, il avait institué l’État espagnol légataire universel, au sens du
droit successoral français, de ses droits de propriété intellectuelle. Ces droits sont
administrés par la Fundación Gala-Salvador Dalí, fondation de droit espagnol créée
en 1983 à l’initiative et sous le contrôle du peintre.
14. La Fundación Gala-Salvador Dalí a confié en 1997 à VEGAP, société de droit
espagnol, un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et
d’exercice des droits d’auteur sur l’œuvre de Salvador Dalí.
15. VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue en France,
l’ADAGP, qui est chargée de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le
territoire français.
16. Depuis l’année 1997, l’ADAGP a prélevé les droits d’exploitation se
rapportant à l’œuvre de Salvador Dalí, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de
VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite. En
effet, en application des dispositions de l’article L. 123-7 du CPI, qui réservent
le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers, à l’exclusion des légataires et des
ayants cause, l’ADAGP a directement versé les sommes afférentes au droit de suite
aux héritiers de Salvador Dalí.
17. Estimant que, en vertu du testament de Salvador Dalí et du droit espagnol,
le droit de suite perçu à l’occasion de ventes aux enchères, sur le territoire français,
d’œuvres de l’artiste devait lui être reversé, la Fundación Gala-Salvador Dalí ainsi
que VEGAP ont, le 28 décembre 2005, assigné l’ADAGP en paiement de ce droit
devant le tribunal de grande instance de Paris, cette dernière ayant demandé la mise
en cause des héritiers du peintre afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré
commun.
18. Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Paris a décidé de
surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

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 « 1) […] postérieurement à la directive [2001/84], la [République
française] peut[-elle] maintenir un droit de suite réservé aux seuls héritiers,
à l’exclusion des personnes légataires ou ayants cause ?
2) Les dispositions transitoires de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la
directive [2001/84] permettent-elles à la [République française] d’avoir un
régime dérogatoire ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
19. Le gouvernement espagnol ainsi que les demanderesses au principal
contestent, dans leurs observations écrites, la recevabilité de la demande de décision
préjudicielle.
20. À cet égard, ils soutiennent que, eu égard aux faits du litige au principal,
la détermination des ayants droit de l’auteur de l’œuvre, au sens de l’article 6,
paragraphe 1, de la directive 2001/84, relève non pas du droit français, mais
exclusivement du droit successoral espagnol, le peintre Salvador Dalí, de nationalité
espagnole, étant décédé à son domicile de Figueras, situé en Espagne. Ils considèrent,
en conséquence, que la question de la compatibilité de l’article L. 123-7 du CPI avec
la directive 2001/84 est dénuée de pertinence pour la solution du litige au principal,
lequel devrait être résolu au regard du seul droit espagnol.
21. Toutefois, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un
renvoi préjudiciel, sur l’interprétation de dispositions nationales, notamment celles
relevant du droit international privé, ni de juger si l’interprétation que donne la
juridiction de renvoi de celles-ci est correcte. En effet, il incombe à la Cour de prendre
en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre cette dernière et
les juridictions nationales, le contexte factuel et réglementaire, tel que défini par la
décision de renvoi, dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles (voir, en ce
sens, arrêt du 14 février 2008, Dynamic Medien, C-244/06, Rec. p. I‑505, point 19
et jurisprudence citée).
22. Or, il ressort de la demande de décision préjudicielle que celle-ci est fondée
sur la prémisse selon laquelle le droit français, et notamment l’article L. 123-7
du CPI, est applicable au litige au principal. Dès lors que la juridiction de renvoi
s’interroge sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 3,
de la directive 2001/84 aux fins d’apprécier la compatibilité avec ces dernières
dispositions dudit article L. 123-7, la demande de décision préjudicielle n’apparaît
pas manifestement dénuée de pertinence pour la solution du litige au principal.
23. Compte tenu de ce qui précède, la demande de décision préjudicielle doit être
déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la première question
24. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84 doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose à une disposition de droit interne, telle que l’article L. 123-7 du CPI,
qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux de l’artiste, à
l’exclusion des légataires testamentaires.
25. Il convient de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante de la
Cour selon laquelle il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit

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 communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais
également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle
fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12 ;
du 14 octobre 1999, Adidas, C‑223/98, Rec. p. I-7081, point 23 ; du 7 juin 2005,
VEMW e.a., C‑17/03, Rec. p. I-4983, point 41, ainsi que du 10 septembre 2009,
Eschig, C‑199/08, non encore publié au Recueil, point 38).
26. À cet égard, il y a lieu de relever, d’emblée, que le libellé de la directive
2001/84 ne contient aucune indication quant à la notion, mentionnée à son article 6,
paragraphe 1, d’« ayants droit » de l’auteur de l’œuvre. En l’absence de toute
définition expresse de cette notion, il convient d’examiner les objectifs qui ont
présidé à l’adoption de la directive 2001/84.
27. À cet égard, il convient de rappeler que l’adoption de la directive 2001/84
procède d’un double objectif, à savoir, d’une part, ainsi qu’il ressort des troisième et
quatrième considérants de celle-ci, assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et
plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il s’agit, d’autre
part, comme le précisent les neuvième et dixième considérants de cette directive, de
mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art, le paiement d’un
droit de suite dans certains États membres pouvant conduire à délocaliser les ventes
d’œuvres d’art dans les États membres où il n’est pas appliqué.
28. Le premier objectif vise à assurer un certain niveau de rémunération aux
artistes. C’est pour cette raison que le droit de suite est défini comme inaliénable et
qu’il ne peut faire l’objet d’une renonciation de façon anticipée, conformément à
l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/84.
29. Or, la réalisation de ce premier objectif ne s’avère nullement compromise par
la dévolution du droit de suite à certaines catégories de sujets de droit à l’exclusion
d’autres après le décès de l’artiste, dévolution qui revêt un caractère accessoire par
rapport à cet objectif.
30. S’agissant du second objectif, il est apparu indispensable de prévoir une
harmonisation portant sur les œuvres d’art et les ventes concernées par le droit de
suite ainsi que sur l’assiette et le taux de celui-ci. En effet, ainsi que cela ressort
clairement du neuvième considérant du préambule de la directive, le législateur
de l’Union a entendu remédier à une situation dans laquelle les ventes d’œuvres
d’art étaient concentrées dans les États membres dans lesquels le droit de suite soit
n’était pas appliqué, soit l’était à un taux inférieur à celui en vigueur dans d’autres
États membres, et ce au détriment des établissements de vente aux enchères ou des
marchands d’art installés sur le territoire de ces derniers.
31. Ce second objectif explique le choix de la base juridique sur le fondement
de laquelle a été adoptée la directive 2001/84, à savoir l’article 95 CE. Ledit choix
confirme que cette adoption s’inscrit dans le cadre du rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, ainsi qu’il
ressort des treizième et quinzième considérants de la même directive, il n’y a pas
lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas
susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur et, afin de
laisser autant de latitude que possible pour la prise de décisions nationales, il suffit
de limiter l’harmonisation aux dispositions nationales qui ont l’incidence la plus
directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

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 32. Cette analyse est confortée par le vingt-septième considérant de la directive
2001/84, dont il ressort que, si le législateur de l’Union a souhaité que les ayants
droit de l’auteur bénéficient pleinement du droit de suite après le décès de ce dernier,
il n’a en revanche, conformément au principe de subsidiarité, pas jugé opportun
d’intervenir par ladite directive dans le domaine du droit des successions des États
membres, laissant ainsi à chacun de ceux-ci le soin de définir les catégories de
personnes susceptibles d’être qualifiées, dans leur droit national, d’ayants droit.
33. Il découle de ce qui précède que, à la lumière des objectifs poursuivis par
la directive 2001/84, il est loisible aux États membres de faire leur propre choix
législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du
droit de suite après le décès de l’auteur d’une œuvre d’art.
34. Cela étant, rien dans la directive 2001/84 ne permet de considérer que le
législateur de l’Union a entendu écarter l’application des règles régissant la
coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier
celles relevant du droit international privé qui ont vocation à régler un conflit de lois
tel que celui qui se pose dans le litige au principal.
35. Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application
de la disposition nationale transposant l’article 6, paragraphe 1, de la directive
2001/84, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes visant à résoudre
les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit de suite.
36. Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84 doit être interprété en ce sens
qu’il ne s’oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause
au principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux
de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe à la
juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale transposant
ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les règles pertinentes
visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution successorale du droit
de suite.
Sur la seconde question
37. La seconde question posée par la juridiction de renvoi concerne le point de
savoir si les dispositions dérogatoires prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de
la directive 2001/84 doivent être interprétées en ce sens qu’elles autorisent, à titre
transitoire, le maintien de la disposition en cause du CPI.
38. Toutefois, eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas
lieu de répondre à cette seconde question.
Sur les dépens
39. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/84/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de
l’auteur d’une œuvre d’art originale, doit être interprété en ce sens qu’il ne
s’oppose pas à une disposition de droit interne, telle que celle en cause au
principal, qui réserve le bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers légaux

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 de l’artiste, à l’exclusion des légataires testamentaires. Cela étant, il incombe
à la juridiction de renvoi, aux fins de l’application de la disposition nationale
transposant ledit article 6, paragraphe 1, de tenir dûment compte de toutes les
règles pertinentes visant à résoudre les conflits de lois en matière de dévolution
successorale du droit de suite.

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 Thème n° 2 - Brevets

Le plan
1° Domaine des inventions
a) Exclusions
b) Inventions non licites
2° Conditions de la protection
a) Conditions de fond
Nouveauté (cas du médicament)
Activité inventive
Application industrielle
b) Conditions de forme
Formalisme de la demande (importance des “revendications”)
Examen de la demande
Décision de l’office (INPI ou OEB)
3° Titularité
a) Principe
b) Exceptions (cas de l’inventeur salarié)
4° Droit au brevet
a) Contenu du droit
Droit moral limité : droit de divulgation ; droit de paternité
Droit patrimonial : exceptions ; durée
b) Perte du droit
c) Portée du droit
Régime de l’exploitation du droit : libre ; forcée
Régime des sanctions : mesures préventives ; contrefaçon civile et pénale

La jurisprudence
• Doc 1- Cass. com. 10 nov. 2009, n° 08-18218
• Doc 2- Cass. com. 6 déc. 2017, n° 15-19726
• Doc. 3- Cass. com., 3 déc. 1969, pub. Bull.
• Doc. 4- Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-11931
• Doc. 5- CJUE 6, juillet 2010, aff. C-428/08 (Monsanto)
• Doc. 6- Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-15180
• Doc. 7- CJUE, 25 juil. 2018, aff. C-121/17 (Teva)
• Doc. 8- Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-14957
• Doc. 9 - Cass. Com., 15 mars 2011, n° 09-71934

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Les documents

Doc 1- Cass. com. 10 nov. 2009, n° 08-18218

Sur la condition de fond de nouveauté et sur l’antériorité : « la nouveauté d’une
invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique
une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat
technique ».
Donne acte à Mme X… de son intervention volontaire en qualité de mandataire
judiciaire au redressement judiciaire de la société Syrdrec ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2008), que M. Y… a fait apport
à la société Système de règlement à distance à référence cachetée (Syrdrec) d’un
brevet français n 9107639 couvrant un « système d’encaissement » ; que la société
Orbis Patents a par la suite obtenu un brevet européen portant sur un « système et
procédé de carte de crédit », pour l’exploitation duquel une licence a été consentie à
la société Orbiscom, qui a elle même accordé une sous licence exclusive à la société
France télécom Orbiscom, devenue par la suite la Société européenne de traitement
de l’information bancaire (Setib) ; que cette dernière a concédé une sous-licence
d’exploitation au GIE Carte bleue, lequel en a fait apport à la SAS Carte bleue, qui
l’utilise dans le cadre d’un service « e-carte bleue » ; que la société Syrdrec ayant agi
contre la société Setib et le GIE Carte bleue en contrefaçon de brevet, les sociétés
Orbiscom et SAS Carte bleue sont intervenues à l’instance ; qu’en cause d’appel,
M. Z… est volontairement intervenu aux débats, et a appelé la société Orbis Patents
en intervention forcée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Syrdrec et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré
irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Orbis Patents, alors, selon le
moyen, que l’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance
de droit ou de fait, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données
juridiques du procès ; qu’en décidant, cependant, « qu’aucune évolution du litige
ne s’est produite depuis le jugement du 1er août 2005 qui impliquerait la nécessité
d’une présence de la société Orbis Patents en cause d’appel, et que l’intervention
forcée de la société Orbis Patents sera déclarée irrecevable », sans s’expliquer sur la
constatation des premiers juges selon laquelle le brevet Orbis Patents reprenait mot
à mot les revendications du brevet Syrdrec, révélant par là même une contrefaçon et
donc d’une évolution du litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 555 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il ressort du grief ainsi présenté par la société Syrdrec et M. Z…
que la teneur du brevet en cause était connue avant que les premiers juges statuent,
d’où il suit qu’en l’absence d’élément nouveau, la cour d’appel, qui n’était pas tenue
de procéder à de plus amples recherches, a justifié sa décision ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Syrdrec et M. Z… font en outre grief à l’arrêt d’avoir
prononcé la nullité des revendications n° 1 et n° 7 du brevet français n 9107639,
alors, selon le moyen :

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 1°/ que, si les méthodes commerciales ne sont pas brevetables en tant que telles,
l’application technique donnée à de telles méthodes est brevetable ; qu’en affirmant,
néanmoins, que le brevet détenu par la société Syrdrec se bornait à poser des
principes sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités,
sans répondre aux moyens soulevés par la société Syrdrec qui démontrait que le
brevet précisait les moyens techniques à utiliser : carte aux caractéristiques bien
précises, moyens de communication en ligne, unité de calcul et de commande,
séquence fonctionnelle de traitement des transactions et signaux d’acception ou de
refus, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité
de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de
fonctionnement et de résultat technique ; qu’en se bornant, cependant, à souligner
que le brevet Hempstead Bank Inc (21 janvier 1972, FR-A-2 092 282) ruinait
la nouveauté du brevet de la société Syrdrec en ce qu’il présentait les « mêmes
caractéristiques essentielles », sans rechercher si le fait qu’à la différence du brevet
Syrdrec, le brevet Hempstead Bank ne simplifie pas à l’extrême le mécanisme
transactionnel en n’assurant pas une sécurisation totale de la transaction n’excluait pas
une antériorité de toute pièce, faute d’identité d’éléments, de forme, d’agencement,
de fonctionnement et de résultat technique entre les deux brevets, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 611 11 du Code de la
propriété intellectuelle ;
3°/ que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une
antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme,
d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique ; qu’en se contentant
d’énoncer que le brevet Sankey Vending Ltd (20 octobre 1988, n 0 357 634) ruinait
la nouveauté du brevet de la société Syrdrec en ce qu’il présentait les « mêmes
caractéristiques », sans rechercher si l’absence de toute problématique de sécurisation
dans le brevet Sankey Vending Ltd n’excluait pas toute antériorité de toutes pièces,
c’est-à-dire une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et
de résultat technique, la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de
l’article L. 611 11 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que la nouveauté d’une revendication dépendante doit s’apprécier au regard
de l’ensemble des caractéristiques des revendications dont elle dépend ; qu’énonçant,
toutefois, que la revendication n° 7 se bornait à fixer à la carte une durée limitée dans
le temps et que cette caractéristique n’a rien de nouveau, lorsque la nouveauté de la
revendication n° 7 s’agissant d’une revendication dépendante devait s’apprécier à
l’aune des revendications dont elle dépendait, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article L. 611 11 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le brevet énonce les résultats
qui en sont attendus, mais que son fonctionnement n’est nullement expliqué, de sorte
qu’il se borne à poser des principes, sans que les moyens techniques permettant la
réalisation soient explicités ; qu’il retient encore, par motifs propres et adoptés, que
la description n’est qu’un « habillage » des contraintes communes aux opérations
envisagées, et que pour une gestion électronique de ces contraintes logiques, tout
concepteur de système doit utiliser une base de données qui comporte un répertoire
des acquéreurs dans une table sans doublons ; qu’en l’état de ces constatations, et
dès lors notamment que les demandeurs ne revendiquaient dans leurs conclusions,
ni le recours à des moyens de communication en ligne, ni le principe d’une unité de
calcul et de commande, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument
délaissées, et n’a pas exclu par principe la brevetabilité d’une application technique,

57
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 mais constaté qu’une telle application faisait défaut en l’espèce, a, abstraction faite
des motifs erronés, mais surabondants, visés aux deuxième et troisième branches du
moyen, justifié sa décision d’annuler les revendications contestées ;
Et attendu, en second lieu, qu’en retenant que la revendication n° 7 se borne à
fixer à la carte une durée limitée dans le temps, la cour d’appel s’est ainsi référée à
la carte décrite dans la revendication n° 1 ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, n’est pas
fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Doc 2- Cass. com. 6 déc. 2017, n° 15-19726

Sur la méthode d’appréciation de la nouveauté et l’application française de la
théorie de la seconde application thérapeutique aux brevets de posologie. Contra .
OEB, Gr. Ch. Rec. 19 fév. 2010, G2/08.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2015), que la société Merck &
Co. Inc., devenue Merck Sharp & Dohme Corp., (la société Merck) est propriétaire
du brevet européen EP 0 724 444 intitulé « Traitement de l’alopécie androgène par
des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase », déposé le 11 octobre 1994, sous priorité de
deux demandes de brevets américains des 15 octobre 1993 et 17 mars 1994 ; que la
société Teva Pharmaceutical Industries Ltd, de droit israélien, et sa filiale française, la
société Teva santé, (les sociétés Teva) ont assigné la société Merck, sur le fondement
des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 53 c), 54,
56 et 138 de la convention de Munich sur le brevet européen (CBE), en annulation
des revendications 1, 2 et 3 de la partie française de ce brevet, pour défaut de
nouveauté et insuffisance de description, en ce qui concerne la revendication 1, et
pour défaut d’activité inventive, en ce qui concerne les revendications 2 et 3 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Merck fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action des
sociétés Teva alors, selon le moyen, qu’un jugement de première instance, même
frappé d’appel, qui annule un brevet d’invention a, dès son prononcé, l’autorité
de la chose jugée ; que compte tenu de l’effet absolu attaché à un tel jugement,
l’autorité de chose jugée dont il est revêtu est opposable erga omnes et fait, en
conséquence, obstacle à ce qu’un juge puisse statuer sur une demande d’un tiers
tendant à l’annulation du même brevet, tant que ce jugement n’a pas été réformé ;
qu’en l’espèce, saisi par les sociétés Actavis Group et Alfred E. Tiefenbacher,
le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 septembre 2010,
prononcé l’annulation de la partie française du brevet européen n° 0 724 444 ; qu’en
retenant que, nonobstant cette décision, qui a été ultérieurement confirmée par la
cour d’appel de Paris, les sociétés Teva Santé et Teva Pharmaceutical Industries
demeuraient recevables à contester, devant elle, la validité de ce brevet, la cour
d’appel a violé les articles L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle et 480 du
Code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la décision
annulant un brevet n’a un effet absolu, au sens de l’article L. 613-27 du Code de
la propriété intellectuelle, qu’une fois passée en force de chose jugée, et, qu’ayant
relevé que le jugement rendu le 28 septembre 2010, qui avait, à la demande de

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 sociétés tierces, annulé le brevet EP 0 724 444, était frappé d’appel, elle en a déduit
que les sociétés Teva étaient recevables à poursuivre l’annulation du même brevet ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Merck fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité des
revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 dont elle est
titulaire pour insuffisance de description alors, selon le moyen :
1°/ qu’une intention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en
mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles
normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention ; qu’en l’espèce, la
revendication 1 du brevet européen n° 0 724 444 porte sur l’« utilisation de la
finastéride pour la préparation d’un médicament pour l’administration orale, utile
pour le traitement de l’alopécie androgénique sur une personne et dans laquelle
la quantité d’administration est d’environ 0,05 à 1,0 mg » qu’en retenant que
l’invention couverte par cette revendication et par les revendications dépendantes
2 et 3 serait insuffisamment décrite, sans constater que l’homme du métier
n’aurait pas été en mesure, à la lecture du brevet et à l’aide de ses connaissances
professionnelles, de préparer un tel médicament pour l’administration orale avec
un dosage en finastéride compris entre 0,05 et 1,0 mg, la cour d’appel a violé les
articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 138 de la convention de
Munich sur le brevet européen ;
2°/ que l’appréciation du caractère suffisant de la description d’un brevet ne
peut se confondre avec celle de sa nouveauté ou de son activité inventive ; que
pour apprécier si une invention revendiquant un dosage particulier est suffisamment
décrite, il convient uniquement de rechercher si l’invention est exposée de manière
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter,
et non de rechercher si le brevet décrit un « enseignement technique spécifique »
par rapport à l’état antérieur de la technique ; qu’en l’espèce, il résulte des termes
mêmes de la revendication 1 du brevet que le seul effet thérapeutique revendiqué
de l’utilisation d’un dosage de finastéride compris entre 0,05 et 1,0 mg était son
utilité pour le traitement de l’alopécie androgénique ; qu’en relevant, pour retenir
que l’invention serait insuffisamment décrite, que la description ne permettrait
pas de « comparer les effets du dosage revendiqué par rapport à l’état de la
technique à une posologie supérieure de l’ordre de 5,0 mg », qu’elle ne décrirait
pas les « propriétés pharmacologiques particulières [de la nouvelle application
thérapeutique revendiquée] par rapport à l’état de la technique » et ne décrirait ainsi
aucun « enseignement technique spécifique », quand il lui appartenait uniquement
de rechercher si les informations fournies par la description étaient de nature à
rendre plausible l’efficacité thérapeutique du dosage revendiqué sur le traitement de
l’alopécie androgénique, la cour d’appel a violé les articles L. 614-12 du Code de la
propriété intellectuelle et 138 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
3°/ qu’il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu’en
l’espèce, il est indiqué, à la fin de la partie de la description relative à l’exemple
4, qu’« en utilisant la méthodologie décrite ci-dessus, on peut montrer que
l’administration de finastéride, à des posologies par jour par patient de l’ordre de
par exemple 1 mg/jour ou 0,2 mg/jour, est utile dans le traitement de l’alopécie
androgénique, et favorise la croissance des cheveux chez des patients souffrant de cet
état » ; qu’en relevant que l’exemple 4 ne décrirait pas l’effet technique résultant de

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 la diminution de la dose revendiquée, la cour d’appel a dénaturé le brevet européen
n° 0 724 444 et a violé le principe susvisé ;
4°/ que pour qu’une revendication portant sur une utilisation thérapeutique soit
considérée comme supportée par la description, il n’est pas nécessaire de démontrer
cliniquement un effet thérapeutique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que
l’exemple 4 divulguait un protocole opératoire d’une durée de 12 mois pour détecter
la croissance des cheveux en utilisant un appareil photographique, mais qu’il ne
décrirait pas l’expérimentation ni l’effet technique résultant de la diminution de la
dose revendiquée et qu’il ne constituerait pas un compte rendu d’un essai ; qu’en
exigeant ainsi une démonstration clinique de l’effet thérapeutique produit par le
dosage revendiqué, après avoir pourtant rappelé qu’il n’était pas nécessaire de
démontrer cliniquement l’effet thérapeutique de l’invention, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles
L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 138 de la convention de Munich
sur le brevet européen ;
5°/ que pour qu’une revendication portant sur une utilisation thérapeutique soit
considérée comme supportée par la description, il n’est pas nécessaire de démontrer
cliniquement un effet thérapeutique ; que l’invention est suffisamment décrite
si les informations fournies par la description sont de nature à rendre plausible
l’application thérapeutique revendiquée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que
l’exemple 4 divulguait un protocole opératoire d’une durée de 12 mois pour détecter
la croissance des cheveux en utilisant un appareil photographique, mais qu’il ne
décrirait pas l’expérimentation ni l’effet technique résultant de la diminution de la
dose revendiquée et qu’il ne constituerait pas un compte rendu d’un essai ; qu’en
statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mode opératoire
décrit par cet exemple 4 ne fournissait pas à l’homme du métier une procédure lui
permettant de vérifier les effets du dosage revendiqué sur le traitement de l’alopécie
androgénique et s’il ne rendait pas ainsi ces effets plausibles, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles L. 614-12 du Code de la propriété
intellectuelle et 138 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
6°/ que pour qu’une revendication portant sur une utilisation thérapeutique soit
considérée comme supportée par la description, il n’est pas nécessaire de démontrer
cliniquement un effet thérapeutique ; qu’en relevant que l’exemple 5 ne précise pas
les détails de l’expérimentation et le protocole appliqué et qu’il y serait uniquement
constaté une réduction importante de la teneur en DHT dans le cuir chevelu et non
une repousse des cheveux ou un arrêt de leur perte, la cour d’appel a, là encore,
exigé une démonstration clinique de l’effet thérapeutique produit par le dosage
revendiqué ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant liminairement rappelé qu’il
n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement l’effet thérapeutique de l’invention,
la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
en violation des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 138 de la
convention de Munich sur le brevet européen ;
7°/ que pour qu’une revendication portant sur une utilisation thérapeutique
soit considérée comme supportée par la description, il n’est pas nécessaire de
démontrer cliniquement un effet thérapeutique ; que l’invention est suffisamment
décrite dès lors qu’il est démontré que le composé revendiqué a un effet direct sur
un mécanisme métabolique impliqué de façon spécifique dans la maladie à traiter,
ce mécanisme étant soit connu dans l’état de la technique antérieur, soit démontré
dans le brevet lui-même, de telle sorte que l’application thérapeutique revendiquée
apparaît plausible ; qu’en relevant que l’exemple 5 ne précise pas les détails de

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 l’expérimentation et le protocole appliqué et qu’il y serait uniquement constaté une
réduction importante de la teneur en DHT dans le cuir chevelu et non une repousse
des cheveux ou un arrêt de leur perte, sans s’expliquer, comme elle y était invitée,
sur le fait que la description du brevet indiquait, par ailleurs, que la DHT est le
principal médiateur de l’activité androgène et que la diminution des niveaux de
DHT dans le tissu cible d’intérêt évite ou diminue les symptômes de stimulation
hyperandrogène dans ce tissu, y compris l’alopécie androgénique, et sans rechercher
si l’étude mentionnée dans cet exemple 5 n’était pas ainsi de nature à montrer que
le dosage revendiqué a un effet direct sur le mécanisme métabolique impliqué de
façon spécifique dans l’alopécie androgénique, à savoir la DHT, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 614-12 du Code de la
propriété intellectuelle et 138 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
8°/ que le caractère suffisant de la description doit s’apprécier en se plaçant du
point de vue de l’homme du métier à la date de priorité ; qu’en se fondant sur le
contenu de la notice du produit « Propecia » commercialisé par la société Merck
pour traiter l’alopécie androgénique, pour estimer que l’exemple 5 serait « sujet
à caution », sans constater que l’homme du métier aurait eu connaissance de cette
notice à la date de priorité revendiquée par le brevet, la cour d’appel s’est déterminée
par un motif inopérant, en violation des articles L. 614-12 du Code de la propriété
intellectuelle et 138 de la convention de Munich sur le brevet européen ;
9°/ que l’expérience décrite dans l’exemple 5 du brevet européen n° 0 724 444
montre uniquement une réduction importante de la teneur en DHT dans le tissu
du cuir chevelu des participants à l’issue de six semaines de traitement et non une
repousse des cheveux dans ce délai ; qu’en se bornant à relever, pour affirmer que
l’essai mentionné dans l’exemple 5 serait « sujet à caution », que le résumé des
caractéristiques du « Propecia » mentionnerait une efficacité pour la repousse des
cheveux qui n’apparaît qu’après une période de trois à six mois, soit au minimum
douze semaines, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la
repousse des cheveux intervient nécessairement après la diminution des taux de
DHT, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation, en
violation de l’article 55 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsqu’une revendication porte sur une
application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition,
l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle
de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l’exigence de suffisance
de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet
thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans
ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, de manière que l’homme du
métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats
reflètent cette application thérapeutique ; que l’arrêt relève, d’abord, qu’en ce qui
concerne la revendication 1, qui protège l’utilisation du finastéride pour préparer
un médicament afin de traiter l’alopécie androgène chez un homme ou une femme,
administré par voie orale selon un certain dosage, la description n’indique pas
quel est l’avantage ou l’effet technique résultant de ce type d’administration orale,
elle ne contient aucun élément démontrant l’efficacité potentielle du moindre
dosage du finastéride, et ne comporte aucune information sur l’effet nouveau de la
posologie revendiquée et les propriétés particulières de cette nouvelle application
thérapeutique, la posologie comprise entre 0,05 et 1,0 mg étant indifférente par
rapport à la fréquence d’administration et à la masse corporelle du patient ; que
l’arrêt relève, ensuite, que la description du brevet ne mentionne que la découverte

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 « surprenante et inattendue » de cette nouvelle application thérapeutique, sans décrire
les propriétés pharmacologiques particulières de celle-ci par rapport à l’état de la
technique, qui ne proviennent que d’un choix arbitraire ; que de ces constatations, la
cour d’appel a pu déduire que la demande de brevet ne reflétait pas directement et
sans ambiguïté les applications thérapeutiques revendiquées et que, dans l’ignorance
d’un quelconque enseignement technique spécifique, l’homme du métier n’était pas
en mesure de reproduire l’invention et se trouvait contraint de mettre en œuvre
un programme de recherches par lui-même, de sorte que la revendication 1 était
insuffisamment décrite, de même que la revendication 2, laquelle est une utilisation
dépendante de la revendication 1 dans laquelle la posologie est de 1,0 mg, et la
revendication 3, dépendante des revendications 1 et 2, dans laquelle le traitement
est celui de l’alopécie hippocratique ; Et attendu, en second lieu, que, s’agissant
des exemples mentionnés dans la description du brevet, l’arrêt, par motifs propres
et adoptés, après avoir écarté les exemples 1 et 2, qui concernent la préparation
du finastéride dont le procédé de fabrication était déjà connu depuis plusieurs
années, et l’exemple 3, qui ne concerne pas l’alopécie androgène, relève, d’abord,
que l’exemple 4 divulgue un mode opératoire photographique pour détecter par
comptage la croissance des cheveux sur une durée de douze mois et retient que, ne
donnant aucun renseignement sur les conditions d’un éventuel test et ne décrivant
pas l’expérimentation ni l’effet technique résultant de la diminution de la dose
revendiquée par rapport aux dosages de l’art antérieur, cet exemple apparaît comme
une méthode de mesure et ne peut être considéré comme le compte-rendu d’un essai ;
qu’il relève, ensuite, que l’exemple 5 ne donne aucun détail de l’expérimentation ou
du protocole appliqué lors de l’administration du finastéride pendant six semaines,
dont les résultats ont montré une réduction importante de la teneur en DHT mais
n’ont pas établi une repousse des cheveux ou un arrêt de leur perte, et retient qu’en
l’absence de tout critère de comparaison, cependant que la diminution des niveaux
de DHT dans le cuir chevelu provoqué par l’administration de finastéride était déjà
connue, cet exemple ne permet pas de comparer les effets du dosage revendiqué par
rapport à une posologie supérieure, de l’ordre de 5 mg, comprise dans l’état de la
technique ; qu’en cet état, c’est sans dénaturer le brevet ni exiger une démonstration
clinique de l’effet thérapeutique de la nouvelle posologie que la cour d’appel, qui
n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les cinquième et
septième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux
dernières branches, a considéré que, ces exemples ne reflétant pas directement et
sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, ne pouvaient remédier à
l’insuffisance de description de celle-ci, relevée par ailleurs ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Doc. 3- Cass. com., 3 déc. 1969, publié au Bulletin

Sur la distinction entre combinaison et juxtaposition, à propos d’un procédé de
freins à disque pour voiture. Pour rejeter le grief de contrefaçon opposé à un brevet
d’invention, les juges du fond peuvent faire ressortir les différences qui existent
entre les deux dispositifs et écarter l’argument fondé sur des ressemblances.
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

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 Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaque (paris, 6 décembre 1967) , la
société dite Dunlop Rubber Company Limited, résidant en Grande-Bretagne,
appelée ci-après Dunlop, est titulaire du brevet d’invention n° 1089929 qui lui a été
délivré le 13 octobre 1954 et qui concerne un frein à disque pour véhicules ;
Que ce brevet a pour objet des perfectionnements à un type de frein connu qui
comporte essentiellement un disque rotatif, solidaire de la roue, sur lequel s’exerce
l’effort de freinage, un bâti de frein comprenant deux patins, constituant l’un un
élément de pression, l’autre un élément de réaction, alignes coaxialement de part
et d’autre du disque, relies ensemble au voisinage de la périphérie de disque et
commandes par des moyens déterminant une pression des patins sur le disque,
enfin un système de liaison assujettisant le dispositif de freinage a des éléments du
véhicule qui ne participent pas à la rotation du disque ;
Que Dunlop ayant poursuivi la société André Citroën en contrefaçon de ce brevet
se vit, en ce qui concerne sa première revendication relative à un perfectionnement
du bâti du frein, opposer l’antériorité résultant du frein Hawley Croslay ;
Attendu que dunlop ayant été déboutée de son action, le pourvoi prétend qu’après
avoir reconnu la différence existant entre le dispositif breveté et l’antériorité
alléguée, s’agissant de la position du cadre, l’arrêt attaque ne pouvait, comme il le
fait, décider que cette position est privée de tout résultat industriel hormis le cas ou
le plan des centres de pression et le plan défini par les goujons coincident, dès lors
qu’il constate que toute autre position de ces deux plans remédie plus ou moins aux
effets de torsion résultant du freinage, ce qui est l’affirmation d’un résultat industriel
propre a assurer la brevetabilités de la disposition considérée, que l’arrêt ne pouvait
davantage écarter valablement cette brevetabilités en faisant simplement allusion
a des « dispositifs antérieurement conçus a cet effet » , sans donner la moindre
précision sur ces prétendues antériorité, privant à cet égard la cour suprême de toute
possibilité de contrôle sur la de cette décision, que le même arrêt ne pouvait enfin
rattacher a la seule forme du cadre tel que défini dans l’antériorité, a l’exclusion de
la position sécante dudit cadre, les effets consistant a produire un allégement et a
faciliter le refroidissement, dès lors que le brevet, dont la loi est ainsi méconnue,
rattache lui-même expressément ces effets a la position du cadre en précisant qu’ils
sont obtenus par une disposition dans laquelle les organes places aux extrémités de
ce cadre sont « adjacents » a la périphérie du disque, ce qui situe ledit cadre dans
une position déterminée, qui correspond a « l’intersection » par ailleurs définie dans
le même brevet ;
Mais attendu qu’après avoir fait du dispositif Hawley Croslay, oppose comme
antériorité, une description échappant au contrôle de la cour de cassation, l’arrêt
énonce que si les deux dispositifs ont la même structure, la position du cadre
Dunlop ne se retrouve pas dans le frein Hawley Croslay, mais ajoute aussitôt que
la fonction du cadre, selon le brevet Dunlop, est de produire un allégement et de
faciliter le refroidissement et que cette fonction, qui ne dépend que de la forme
du cadre, s’accomplit quelle que soit la position de celui-ci, qu’il soit tangent au
disque ou sécant, et que la position du cadre ne peut avoir de résultat industriel
que si elle est combinée avec la coïncidence du plan des centres des éléments de
pression avec le plan défini par l’axe des goujons, que, dans ce cas seulement, on
obtient l’indéformabilité du bâti, que toute autre position relative de ces deux plans,
l’un par rapport à l’autre, remédie sans doute, plus ou moins, comme le faisaient
les dispositifs antérieurement conçus a cet effet, aux effets de torsion résultant du
freinage, mais sans les supprimer ;

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 Que, dès lors, la revendication « cadre-position » du cadre en « sécante » ne
constitue pas une combinaison brevetable ;
Qu’en décidant ainsi, alors qu’il appert de la lecture du brevet, qui est produit, que
l’effet revendique, assurer une économie de poids et de matière et une évacuation
convenable de la chaleur, est exposé dans la partie de la description qui précise la
forme du dispositif (page 1, colonne 2, alinéa 2) et que la position en sécante, dont
fait état le moyen, n’est indiqué que beaucoup plus loin (page 2, colonne 2, alinéa 7)
, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite en faisant allusion a un résultat autre que
celui revendique dans le brevet et dont elle relève, souverainement, que la position
qui permet de l’obtenir était déjà dans le domaine public, n’a pas méconnu la loi du
brevet ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arrêt défère d’avoir décidé que le moyen qui
consiste a faire coïncider le plan des centres des éléments de pression et le plan
défini par l’axe des goujons n’est pas couvert par le brevet n° 1089929, faute de
description, alors que, selon le pourvoi, la description et les dessins constituent,
dans un brevet, un tout indivisible dont les éléments se complètent mutuellement,
surtout lorsque, comme en l’espèce, le brevet l’énonce expressément, de telle sorte
que les dessins peuvent parfaitement apporter dans l’expression de l’invention une
précision complémentaire qui est elle-même brevetée dès lors qu’elle se rattache
logiquement aux éléments de la description ;
Que tel était en l’espèce le cas, la représentation figurée des deux plans coïncidant
l’un avec l’autre étant simplement l’expression logique et le complément de la
description qui relate une disposition du cadre plaçant nécessairement celui-ci, par
l’effet de sa position « sécante » , a proximité immédiate des centres de pression, les
avantages lies a cette position étant eux-mêmes directement en proportion avec la
diminution de l’écart entre ces deux éléments ;
Que les dessins reproduisant ces mêmes éléments exempts de tout écart étaient,
selon les propres constatations de l’arrêt, suffisamment explicites pour l’homme de
métier, et que dans ces conditions ledit arrêt ne pouvait, sans méconnaître la loi du
brevet, exclure de l’invention brevetée la disposition considérée ;
Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que, si un dessin peut compléter
une description, en la faisant comprendre, en indiquant des modalités secondaires
d’exécution ou, ce qui n’est pas le cas, en représentant une forme particulière qui
ne peut qu’être dessinée et a la condition que la description énonce que le dessin
constitue l’invention, « un dessin ne peut suppléer à l’absence de description » ;
Qu’en retenant que la caractéristique litigieuse ne figure nulle part dans la
description du brevet Dunlop, qu’il n’y est même fait « aucune allusion » et que
si un examen un peu attentif des dessins du brevet permet de retrouver cette
caractéristique, elle n’est mise en évidence par aucun trait particulier du dessin, la
cour d’appel, qui ne fait aucune référence a l’homme de métier, n’a pas méconnu la
loi du brevet ;
Que le moyen n’est donc pas davantage fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arrêt critique d’avoir décidé que le dispositif de
liaison entre le bâti du frein et les parties fixes du véhicule de la société André

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 Citroën ne constituait pas une contrefaçon de la seconde revendication de Dunlop
aux motifs qu’un certain nombre de différences existeraient entre les fabrications
incriminées et le dispositif breveté, alors que la contrefaçon s’apprécie par les
ressemblances et non par les différences ;
Mais attendu que c’est en faisant ressortir les différences existant entre les
deux dispositifs que la cour d’appel a, par une appréciation souveraine, écarte
l’argumentation de Dunlop fondée sur des ressemblances ;
Que le moyen ne peut, en conséquence, être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arrêt rendu le 6 décembre 1967 par la cour
d’appel de paris.

Doc. 4- Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-11931

Sur l’activité inventive et l’homme de métier ; ce dernier est celui qui possède les
connaissances normales de la technique en cause ; l’appartenance de deux brevets
à une même classe de la classification internationale n’implique pas qu’ils relèvent
concrètement du même domaine technique.
Donne acte à la société PTC de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé
contre l’arrêt avant dire droit rendu le 4 juillet 2007 ;
Attendu que la société Thyssenkrupp GFT Tiefbautechnik demande sa mise hors de
cause ; mais attendu que la cour d’appel ayant seulement décidé que l’appel provoqué
dirigé à son encontre était mal fondé, il n’y a pas lieu à cette mise hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4, 1° de l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1991 et l’article L.
611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société PTC, titulaire d’un brevet français
n° 91 09 253 couvrant un « vibrateur à moment variable et utilisable notamment à
l’enfoncement d’objets dans le sol » a agi en contrefaçon de ce titre à l’encontre des
sociétés Thyssenkrupp Bautechnik et Thyssen Krupp ;
Attendu que pour déclarer nulles, faute d’activité inventive, les revendications
1, 3, 4 et 7 du brevet et rejeter l’action de la société PTC en contrefaçon de ces
revendications, l’arrêt constate que le brevet Losenhausenwerk 1.078.058 concerne
un « vibrateur à masses excentriques, notamment pour des compacteurs de sols »,
qui n’est pas destiné à enfoncer des pieux dans le sol ; qu’il retient cependant qu’il
entre dans la même classe que le brevet fondant la demande, qu’il se rattache ainsi
au même domaine technique que l’invention litigieuse, que ce brevet faisait partie
de l’état de la technique connu de l’homme du métier et que le concepteur de
l’invention ne pouvait ignorer les enseignements de ce brevet antérieur, alors même
que ce système n’était pas destiné à générer des oscillations dans une direction
prédéterminée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’homme du métier est celui qui
possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide
de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème
que propose de résoudre l’invention, et que l’appartenance de deux brevets à une
même classe de la classification internationale n’implique pas qu’ils relèvent

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 concrètement du même domaine technique, la cour d’appel, qui s’est fondée sur
cette seule appartenance commune, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré nulles les
revendications 1, 3, 4 et 7 du brevet n ° 91 09 253 et rejeté l’action en contrefaçon
des revendications de ce brevet, l’arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties,
par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Doc. 5- CJUE 6, juillet 2010, C-428/08 Monsanto Technology LLC

Sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques : la CJUE est intervenue
pour la première fois dans l’affaire Monsanto pour préciser la limite à l’étendue de
la protection. Elle est intervenue ensuite pour écarter du champ de la brevetabilité
du vivant l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique : cf.
CJUE, 18 octobre 2011, C-34/10 Oliver Brüstle c/ Greenpeace.
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9
de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998,
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13,
ci-après la « directive »).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant Monsanto
Technology LLC (ci-après « Monsanto »), d’une part, à Cefetra BV, Cefetra Feed
Service BV, Cefetra Futures BV (ci-après, ensemble, « Cefetra »), soutenues par
l’État argentin, partie intervenante, et, d’autre part, à Vopak Agencies Rotterdam BV
(ci-après « Vopak ») et Alfred C. Toepfer International GmbH (ci-après « Toepfer »),
au sujet d’importations dans la Communauté européenne, au cours des années 2005
et 2006, de farine de soja en provenance d’Argentine.
Le cadre juridique
Le droit international
3. L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994
et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative
à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les
matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales
du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’« accord ADPIC »),
dispose en substance, sous l’intitulé « Objet brevetable », à son paragraphe 1, que :
– un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé,
dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle
implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ;
– il sera possible de jouir des droits de brevet sans discrimination quant au lieu
d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont
importés ou sont d’origine nationale.
4. L’article 30 du même accord, intitulé « Exceptions aux droits conférés », précise
que les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés
par un brevet, à condition que ces exceptions ne portent pas atteinte de manière

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 injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts des tiers.
Le droit de l’Union
5. L’article 1er de la directive prévoit que les États membres protègent les
inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets et
qu’ils adaptent celui-ci, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de ladite
directive. Il ajoute que la directive n’affecte pas les obligations découlant pour les
États membres, notamment, de l’accord ADPIC.
6. L’article 2 de la directive définit la « matière biologique » comme étant une
matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou
reproductible dans un système biologique.
7. L’article 3 prévoit que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant
une activité inventive et susceptibles d’application industrielle, même lorsqu’elles
portent, notamment, sur un produit composé de matière biologique ou en contenant.
Il précise qu’une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite
à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle
préexistait à l’état naturel.
8. Le vingt-deuxième considérant de la directive souligne que le débat sur la
brevetabilité de séquences ou de séquences partielles de gènes donne lieu à des
controverses. Il énonce que l’octroi d’un brevet à des inventions portant sur de
telles séquences ou séquences partielles doit être soumis aux mêmes critères de
brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques, à savoir nouveauté,
activité inventive et application industrielle. Il ajoute que l’application industrielle
d’une séquence ou d’une séquence partielle doit être exposée de façon concrète dans
la demande de brevet.
9. Selon le vingt-troisième considérant de la directive, une simple séquence
d’ADN sans identification d’une fonction ne contient aucun enseignement technique,
de sorte qu’elle ne saurait constituer une invention brevetable.
10. Le vingt-quatrième considérant énonce que, pour que le critère d’application
industrielle soit respecté, il est nécessaire, lorsqu’une séquence ou une séquence
partielle d’un gène est utilisée pour la production d’une protéine ou d’une protéine
partielle, de préciser quelle protéine ou protéine partielle est produite ou quelle
fonction elle assure.
11. L’article 5, paragraphe 3, de la directive, contenu au chapitre I intitulé
« Brevetabilité », exige que l’application industrielle d’une séquence ou d’une
séquence partielle d’un gène soit concrètement exposée dans la demande de brevet.
12. L’article 9, contenu au chapitre II intitulé « Étendue de la protection »,
dispose :
« La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information
génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière […]
dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est
contenue et exerce sa fonction. »
Le droit national
13. L’article 53 de la loi de 1995 relative aux brevets d’invention (Rijksoctrooiwet
1995, ci-après la « loi de 1995 ») prévoit :
« […] un brevet confère à son titulaire le droit exclusif :

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 a) pour ou dans son entreprise, de fabriquer le produit breveté, de l’utiliser, de le
commercialiser ou de le revendre, de le louer, de le livrer ou d’effectuer toute autre
opération commerciale portant sur ce produit ou encore de l’offrir, de l’importer ou
de le détenir à l’une de ces fins ;
b) pour ou dans son entreprise, d’appliquer le procédé breveté, ou d’utiliser, de
commercialiser ou de revendre, de louer, de livrer le produit obtenu directement
par l’application de ce procédé, ou d’effectuer toute autre opération commerciale
portant sur ce produit, ou encore de l’offrir, de l’importer ou de le détenir à l’une de
ces fins ».
14. L’article 53a de cette loi est libellé comme suit :
« 1. En ce qui concerne un brevet relatif à une matière biologique dotée, du
fait de l’invention, de propriétés déterminées, le droit exclusif s’étend à toute
matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction
ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes
propriétés.
2. En ce qui concerne un brevet relatif à un procédé permettant de produire une
matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées, le droit
exclusif s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à
toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement
obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et
dotée de ces mêmes propriétés.
3. En ce qui concerne un brevet relatif à un produit contenant une information
génétique ou consistant en une information génétique, le droit exclusif s’étend à
toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information
génétique est contenue et exerce sa fonction […]. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15. Monsanto est titulaire d’un brevet européen EP 0 546 090 octroyé le 19 juin
1996 en ce qui concerne des 5énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases tolérant
le glyphosate (ci-après le « brevet européen »). Ce brevet européen produit ses
effets, notamment, aux Pays-Bas.
16. Le glyphosate est un herbicide non sélectif. Dans une plante, il bloque le
site actif des enzymes 5énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases (ci-après
« EPSPS ») de classe I, qui jouent un rôle important dans la croissance de la plante.
Cette action du glyphosate a pour effet que la plante meurt.
17. Le brevet européen décrit une classe d’enzymes EPSPS de classe II qui ne
sont pas sensibles au glyphosate. Les plantes contenant de telles enzymes survivent
à l’utilisation du glyphosate, tandis que les mauvaises herbes sont détruites. Les
gènes qui Codent les enzymes de classe II ont été isolés à partir de trois bactéries.
Monsanto a introduit ces gènes dans l’ADN d’une plante de soja qu’elle a appelée
soja RR (« Roundup Ready »). Par suite de cette introduction, la plante de soja
RR synthétise une enzyme EPSPS de classe II appelée CP4-EPSPS, qui résiste au
glyphosate. Elle devient ainsi résistante à l’herbicide Roundup.
18. Le soja RR est cultivé à grande échelle en Argentine, où l’invention de
Monsanto n’est pas protégée par un brevet.
19. Cefetra et Toepfer font le commerce de farine de soja. Trois cargaisons de
farine de soja sont arrivées dans le port d’Amsterdam, respectivement, les 16 juin

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 2005, 21 mars et 11 mai 2006, en provenance d’Argentine. Vopak a effectué la
déclaration en douane de l’une des cargaisons.
20. Les trois chargements ont été retenus par les autorités douanières sur
le fondement du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003,
concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises
soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi
que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains
droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7). Ils ont été libérés après remise
d’échantillons à Monsanto. Celleci a fait analyser la marchandise afin de déterminer
si elle provenait de soja RR.
21. À la suite des analyses, invoquant la présence, dans la farine, de l’enzyme
CP4EPSPS ainsi que de la séquence d’ADN codant celle-ci, Monsanto a introduit
contre Cefetra, Vopak et Toepfler, devant le Rechtbank ’s-Gravenhage, des demandes
d’interdictions fondées sur l’article 16 du règlement n° 1383/2003, ainsi que des
demandes d’interdiction d’atteintes à son brevet européen pour tous les pays où
celui-ci est en vigueur. L’État argentin est intervenu au soutien des conclusions de
Cefetra.
22. Le Rechtbank ’s-Gravenhage considère que Monsanto a établi la présence,
dans l’une des cargaisons litigieuses, de la séquence d’ADN protégée par son brevet
européen. Il se demande, néanmoins, si cette seule présence suffit pour retenir une
atteinte au brevet européen de Monsanto lors de la commercialisation de la farine
dans la Communauté.
23. Cefetra, soutenue par l’État argentin, et Toepfer soutiennent que l’article 53a
de la loi de 1995 a un caractère exhaustif. Il devrait être considéré comme une lex
specialis dérogeant au régime général de protection que l’article 53 de la même loi
prévoit pour un produit breveté. Dans la mesure où l’ADN présent dans la farine
de soja ne pourrait plus y jouer son rôle, Monsanto ne pourrait pas s’opposer à la
commercialisation de cette farine en avançant comme seul motif que l’ADN est
présent dans celle-ci. Il existerait un lien entre la brevetabilité limitée, qui serait
soulignée par les vingt-troisième et vingt-quatrième considérants de la directive, et
la portée de la protection conférée par un brevet.
24. D’après Monsanto, l’objectif de la directive ne serait pas de restreindre la
protection des inventions biotechnologiques existant dans les États membres. La
directive n’affecterait pas la protection reconnue par l’article 53 de la loi de 1995,
protection qui serait absolue. Une restriction de la protection serait incompatible
avec l’article 27 de l’accord ADPIC.
25. Le Rechtbank ’s-Gravenhage observe que l’article 53a, paragraphe 3, de la loi
de 1995, comme l’article 9 de la directive, fait relever du droit exclusif du titulaire
du brevet toute matière où l’ADN est incorporé, pour autant que l’information
génétique soit reprise dans cette matière et y exerce sa fonction.
26. Il constate que l’ADN ne peut pas exercer sa fonction dans la farine de soja,
qui est une matière morte.
27. Il estime que le libellé des articles 53a, paragraphe 3, de la loi de 1995 et 9 de
la directive ne s’accorde pas avec la thèse soutenue devant lui par Monsanto, selon
laquelle il suffirait que l’ADN ait, à un moment donné, exercé sa fonction dans la
plante ou puisse à nouveau exercer sa fonction, après avoir été isolé dans la farine
de soja et introduit dans de la matière vivante.

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 28. Cependant, selon le Rechtbank ’s-Gravenhage, un gène, même s’il fait partie
d’un organisme, ne doit pas absolument exercer sa fonction à tout instant. En effet,
il existerait des gènes qui ne seraient activés que dans certaines situations, telles que
la chaleur, la sécheresse ou une maladie.
29. Enfin, il ne faudrait pas négliger le fait qu’un profit sans contrepartie aurait
été tiré de l’invention lors de la culture des plantes de soja dont provient la farine.
30. Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de s’opposer à la commercialisation
de la farine de soja sur le fondement de l’article 53a de la loi de 1995, qui transpose
l’article 9 de la directive, la question se poserait de savoir si pourrait être invoquée
une protection classique absolue telle que celle qui serait prévue à l’article 53 de la
loi de 1995.
31. À cet égard, il semblerait que la directive n’entame pas la protection absolue
des produits au titre d’une disposition comme l’article 53 de la loi de 1995, mais
vise plutôt à une protection minimale. Cependant, les indices favorables à une telle
interprétation ne seraient pas suffisamment clairs.
32. Dans ce contexte, le Rechtbank ’s-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 9 de la [directive] doit-il être interprété en ce sens que la protection
qu’il confère peut également être invoquée dans une situation où, comme en
l’espèce, le produit concerné (la séquence d’ADN) fait partie d’une matière (de la
farine de soja) importée dans l’Union européenne et où il n’exerce pas sa fonction
lors de la contrefaçon alléguée, mais a exercé celle-ci antérieurement (dans la plante
de soja) ou pourrait éventuellement l’exercer à nouveau, après avoir été isolé dans
la matière en question et introduit dans une cellule d’un organisme ?
2) Compte tenu de la présence de la séquence d’ADN visée par la revendication 6
du brevet numéro EP 0 546 090 dans la farine de soja importée dans la Communauté
par Cefetra et [Toepfer], et compte tenu du fait que l’ADN est, au sens de l’article 9
de la [directive], incorporée dans la farine de soja et n’y exerce plus la fonction qui
est la sienne, la protection conférée par la directive, et en particulier par son article 9,
à un brevet relatif à une matière biologique fait-elle obstacle à ce que la législation
nationale en matière de brevets octroie (en plus) une protection absolue au produit
concerné (l’ADN) en tant que tel, que cet ADN exerce ou non la fonction qui est
la sienne, et, partant, la protection conférée par l’article 9 doit-elle être considérée
comme exhaustive dans la situation visée par cette disposition, où un produit contient
une information génétique ou consiste en une information génétique, lequel produit
est incorporé dans une matière où l’information génétique est contenue ?
3) Importe-t-il, pour répondre à la question qui précède, que le brevet numéro
EP 0 546 090 ait été demandé et octroyé avant l’adoption de la [directive] (en
l’occurrence, le 19 juin 1996) et qu’une telle protection absolue pour un produit ait
été conférée par la législation nationale en matière de brevets avant l’adoption de
cette directive ?
4) La Cour de Justice pourrait-elle répondre à ces questions en tenant compte
également de [l’accord ADPIC], et plus particulièrement des articles 27 et 30 dudit
accord ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question

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 33. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 9 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il confère une protection
des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige au principal,
lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n’exerce pas
la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans
la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu’il
pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extrait de
la farine puis introduit dans une cellule d’un organisme vivant.
34. À cet égard, il convient de constater que l’article 9 de la directive subordonne
la protection qu’il prévoit à la condition que l’information génétique contenue dans
le produit breveté ou constituant ce produit « exerce » sa fonction dans la « matière
[…] dans laquelle » cette information est contenue.
35. Le sens commun du temps présent utilisé par le législateur communautaire et
de l’expression « matière […] dans laquelle » implique que la fonction est exercée
actuellement et dans la matière même avec laquelle la séquence d’ADN contenant
l’information génétique fait corps.
36. Dans le cas d’une information génétique telle que celle en cause au principal,
la fonction de l’invention est exercée lorsque l’information génétique protège
la matière biologique qui l’incorpore contre l’action effective ou l’éventualité
prévisible d’une action d’un produit susceptible d’entraîner la mort de cette matière.
37. Or, l’utilisation d’un herbicide sur de la farine de soja n’est pas prévisible
ni même normalement concevable. En outre, à supposer une telle utilisation, la
fonction du produit breveté visant à la protection de la vie d’une matière biologique
le contenant ne pourrait s’exercer, dès lors que l’information génétique ne se retrouve
qu’à l’état de résidu dans la farine de soja et que cette dernière est une matière morte
obtenue au terme de plusieurs opérations de traitement du soja.
38. Il résulte des considérations qui précèdent que la protection prévue à l’article
9 de la directive est exclue lorsque l’information génétique a cessé d’exercer la
fonction qu’elle assurait dans la matière initiale dont est issue la matière litigieuse.
39. Il en résulte également que cette protection ne saurait être invoquée à
l’égard de la matière litigieuse au seul motif que la séquence d’ADN contenant
l’information génétique pourrait en être extraite et remplir sa fonction dans une
cellule d’un organisme vivant, après y avoir été introduite. En effet, dans une telle
hypothèse, la fonction serait exercée dans une matière à la fois autre et biologique.
Elle ne pourrait donc faire naître un droit à protection qu’à l’égard de celle-ci.
40. Admettre une protection au titre de l’article 9 de la directive aux motifs
que l’information génétique a exercé sa fonction antérieurement dans la matière la
contenant ou qu’elle pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction dans
une autre matière reviendrait à priver d’effet utile la disposition interprétée, puisque
l’une ou l’autre situation pourrait, en principe, être toujours invoquée.
41. Monsanto fait toutefois valoir que, à titre principal, elle réclame une protection
de sa séquence d’ADN brevetée en tant que telle. Elle explique que la séquence
d’ADN visée par le litige au principal est protégée par le droit national des brevets
applicable, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive. L’article 9
de la directive se rapporterait uniquement à l’extension d’une telle protection à
d’autres matières dans lesquelles le produit breveté est incorporé. Dans le cadre du
litige au principal, cette entreprise ne chercherait donc pas à obtenir la protection
prévue par l’article 9 de la directive pour la farine de soja dans laquelle est intégrée

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 la séquence d’ADN brevetée. La présente espèce concernerait la protection de la
séquence d’ADN en tant que telle qui, elle, ne serait pas liée à l’exercice d’une
fonction spécifique. Cette protection serait en effet absolue en vertu du droit national
applicable, auquel renvoie l’article 1er, paragraphe 1, de la directive.
42. Une telle analyse ne peut être retenue.
43. À cet égard, il doit être relevé que le vingt-troisième considérant de la directive
énonce qu’« une simple séquence d’ADN sans indication d’une fonction ne contient
aucun enseignement technique […] [et] qu’elle ne saurait par conséquent, constituer
une invention brevetable ».
44. Par ailleurs, les vingt-deuxième et vingt-quatrième considérants ainsi que
l’article 5, paragraphe 3, de la directive impliquent qu’une séquence d’ADN ne
bénéficie d’aucune protection au titre du droit des brevets lorsque la fonction exercée
par cette séquence n’est pas précisée.
45. La directive subordonnant ainsi la brevetabilité d’une séquence d’ADN
à l’indication de la fonction qu’elle assure, elle doit être considérée comme
n’accordant aucune protection à une séquence d’ADN brevetée qui n’est pas
susceptible d’exercer la fonction spécifique pour laquelle elle a été brevetée.
46. Cette interprétation est corroborée par le libellé de l’article 9 de la directive
qui subordonne la protection qu’il prévoit à la condition que la séquence d’ADN
brevetée exerce la fonction qui est la sienne dans la matière dans laquelle elle est
incorporée.
47. Une interprétation selon laquelle, en vertu de la directive, une séquence
d’ADN brevetée pourrait bénéficier d’une protection absolue en tant que telle,
indépendamment du point de savoir si la séquence exerce ou non la fonction qui
est la sienne, priverait cette disposition de son effet utile. En effet, une protection
qui serait accordée formellement à la séquence d’ADN en tant que telle s’étendrait
nécessairement, en fait, à la matière avec laquelle elle ferait corps, tant que durerait
cette situation.
48. Ainsi qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, une séquence d’ADN telle que
celle en cause dans le litige au principal n’est pas susceptible d’exercer sa fonction
lorsqu’elle est incorporée dans une matière morte comme la farine de soja.
49. Une telle séquence ne bénéficie donc pas d’une protection des droits de
brevet, dès lors que ni l’article 9 de la directive ni aucune autre disposition de celle-ci
n’accorde une protection à une séquence d’ADN brevetée qui n’est pas susceptible
d’exercer la fonction qui est la sienne.
50. Il convient, en conséquence, de répondre à la première question que l’article
9 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas une protection
des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige au principal,
lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n’exerce pas
la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans
la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation, ou lorsqu’il
pourrait éventuellement exercer à nouveau cette fonction, après avoir été extrait de
la farine puis introduit dans une cellule d’un organisme vivant.
Sur la deuxième question
51. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 9 de la directive procède à une harmonisation exhaustive de la protection
qu’il confère, de sorte qu’il fait obstacle à ce qu’une législation nationale octroie

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 une protection absolue du produit breveté en tant que tel, qu’il exerce ou non la
fonction qui est la sienne dans la matière le contenant.
52. Cette question repose sur la prémisse, évoquée dans la décision de renvoi,
selon laquelle une disposition nationale telle que l’article 53 de la loi de 1995
accorde effectivement une protection absolue du produit breveté.
53. À l’effet de répondre à la deuxième question, il convient de relever que,
aux troisième et cinquième à septième considérants de la directive, le législateur
communautaire constate que :
– une protection efficace et harmonisée dans l’ensemble des États membres est
essentielle en vue de préserver et d’encourager les investissements dans le domaine
de la biotechnologie ;
– il existe des divergences, dans le domaine de la protection des inventions
biotechnologiques, entre les législations et pratiques des différents États membres ;
– ces disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire ainsi
obstacle au fonctionnement du marché intérieur ;
– ces divergences risquent de s’accentuer au fur et à mesure que les États
membres adopteront de nouvelles lois et pratiques administratives différentes ou
que les interprétations jurisprudentielles nationales se développeront diversement ;
– une évolution hétérogène des législations nationales relatives à la protection
juridique des inventions biotechnologiques dans la Communauté risque de
décourager encore plus les échanges commerciaux, au détriment du développement
industriel de ces inventions et du bon fonctionnement du marché intérieur.
54. Aux huitième et treizième considérants, il énonce ensuite que :
– la protection juridique des inventions biotechnologiques ne nécessite pas la
création d’un droit particulier se substituant au droit national des brevets ;
– le droit national des brevets reste la référence essentielle pour la protection
juridique des inventions biotechnologiques, étant entendu qu’il doit être adapté ou
complété sur certains points spécifiques pour tenir compte de façon adéquate de
l’évolution de la technologie faisant usage de matière biologique, mais répondant
néanmoins aux conditions de brevetabilité ;
– le cadre juridique communautaire pour la protection des inventions
biotechnologiques peut se limiter à la définition de certains principes applicables,
notamment, à la brevetabilité de la matière biologique en tant que telle et à l’étendue
de la protection conférée par un brevet sur une invention biotechnologique.
55. Il résulte de ces indications que le législateur communautaire a entendu
procéder à une harmonisation limitée dans son étendue matérielle, mais propre à
remédier à des divergences existantes et à prévenir des divergences futures entre les
États membres dans le domaine de la protection des inventions biotechnologiques.
56. L’harmonisation décidée vise ainsi à éviter des entraves aux échanges.
57. Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un compromis entre les intérêts des
titulaires de brevets et les nécessités d’un bon fonctionnement du marché intérieur.
58. En ce qui concerne, en particulier, l’article 9 de la directive, contenu
au chapitre II intitulé « Étendue de la protection », l’approche du législateur
communautaire traduit son intention d’assurer une même protection des brevets
dans tous les États membres.

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 59. En effet, une protection uniforme apparaît comme le moyen de supprimer
ou de prévenir des divergences entre eux et d’assurer l’équilibre souhaité entre les
intérêts des titulaires de brevets et ceux des autres opérateurs, alors que, à l’inverse,
une approche d’harmonisation minimale qui serait adoptée au profit des titulaires de
brevets, d’une part, compromettrait l’équilibre recherché des intérêts en cause, et,
d’autre part, ne pourrait que consacrer ou faire naître des divergences entre les États
membres et, par suite, des entraves aux échanges.
60. Il en résulte que l’harmonisation opérée par l’article 9 de la directive doit être
considérée comme exhaustive.
61. L’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la directive ne fait pas obstacle
à cette conclusion en tant qu’il renvoie au droit national des brevets pour ce qui
concerne la protection des inventions biotechnologiques. En effet, la seconde phrase
du même paragraphe énonce que les États membres adaptent leur droit national des
brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive,
c’est-à-dire, en particulier, celles opérant une harmonisation exhaustive.
62. Dès lors, dans la mesure où la directive n’accorde pas de protection à
une séquence d’ADN brevetée qui n’est pas susceptible d’exercer sa fonction, la
disposition interprétée s’oppose à l’octroi par un législateur national d’une protection
absolue à une séquence d’ADN brevetée en tant que telle, qu’elle exerce ou non la
fonction qui est la sienne dans la matière la contenant.
63. Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l’article 9 de la
directive procède à une harmonisation exhaustive de la protection qu’il confère,
de sorte qu’il fait obstacle à ce qu’une législation nationale octroie une protection
absolue du produit breveté en tant que tel, qu’il exerce ou non la fonction qui est la
sienne dans la matière le contenant.
Sur la troisième question
64. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si l’article 9 de la directive s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet délivré
antérieurement à l’adoption de cette directive invoque la protection absolue du
produit breveté qui lui aurait été accordée par la législation nationale alors applicable.
65. De manière analogue à la deuxième question, cette question repose sur la
prémisse selon laquelle une disposition nationale telle que l’article 53 de la loi de
1995 accordait effectivement une protection absolue du produit breveté lors de la
délivrance du brevet, antérieurement à la directive.
66. À l’effet de répondre à ladite question, il convient de rappeler que, selon une
jurisprudence constante, une règle nouvelle s’applique en principe immédiatement
aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne (voir,
notamment, arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C-334/07
P, Rec. p. I-9465, point 43 et jurisprudence citée).
67. La directive ne prévoit aucune dérogation à ce principe.
68. Au demeurant, la non-application de la directive aux brevets accordés
antérieurement créerait, entre les États membres, des différences de protection
faisant obstacle à l’harmonisation poursuivie.
69. Il convient donc de répondre à la troisième question que l’article 9 de la
directive s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet délivré antérieurement à l’adoption
de cette directive invoque la protection absolue du produit breveté qui lui aurait été
accordée par la législation nationale alors applicable.

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 Sur la quatrième question
70. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
les articles 27 et 30 de l’accord ADPIC ont une incidence sur l’interprétation donnée
de l’article 9 de la directive.
71. À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions de l’accord ADPIC
ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent
se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l’Union (arrêt du
14 décembre 2000, Dior e.a., C300/98 et C392/98, Rec. p. I11307, point 44).
72. S’il est constaté qu’une réglementation de l’Union existe dans le domaine
concerné, le droit de l’Union s’applique, ce qui implique l’obligation, dans la mesure
du possible, d’opérer une interprétation conforme à l’accord ADPIC, sans toutefois
qu’un effet direct puisse être accordé à la disposition en cause de cet accord (arrêt
du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C431/05, Rec.
p. I7001, point 35).
73. En tant que la directive constitue une réglementation de l’Union dans le
domaine des brevets, elle doit donc, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une
interprétation conforme.
74. À cet égard, force est de constater que l’interprétation donnée dans le présent
arrêt de l’article 9 de la directive ne contrarie pas cette obligation.
75. En effet, l’article 9 de la directive régit l’étendue de la protection conférée
par un brevet à son titulaire, alors que les articles 27 et 30 de l’accord ADPIC
concernent, respectivement, la brevetabilité et les exceptions aux droits conférés
par un brevet.
76. À supposer que la notion d’« exceptions aux droits conférés » puisse être
considérée comme englobant non pas, seulement, des exclusions de droits, mais
également des limitations de ceux-ci, il y aurait lieu de constater que l’interprétation
de l’article 9 de la directive limitant la protection qu’il confère aux situations dans
lesquelles le produit breveté exerce sa fonction n’apparaît pas de nature à porter
atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale du brevet ni à causer un
« préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des
intérêts des tiers », au sens de l’article 30 de l’accord ADPIC.
77. Il convient donc de répondre à la quatrième question que les articles 27 et 30
de l’accord ADPIC n’ont pas d’incidence sur l’interprétation donnée de l’article 9
de la directive.
Sur les dépens
78. la procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 9 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas une
protection des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige
au principal, lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja,

75
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 où il n’exerce pas la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci
antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de
transformation, ou lorsqu’il pourrait éventuellement exercer à nouveau cette
fonction, après avoir été extrait de la farine puis introduit dans une cellule d’un
organisme vivant.
2) L’article 9 de la directive 98/44 procède à une harmonisation exhaustive
de la protection qu’il confère, de sorte qu’il fait obstacle à ce qu’une législation
nationale octroie une protection absolue du produit breveté en tant que tel,
qu’il exerce ou non la fonction qui est la sienne dans la matière le contenant.
3) L’article 9 de la directive 98/44 s’oppose à ce que le titulaire d’un brevet
délivré antérieurement à l’adoption de cette directive invoque la protection
absolue du produit breveté qui lui aurait été accordée par la législation
nationale alors applicable.
4) Les articles 27 et 30 de l’accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord
instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le
15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre
1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour
ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des
négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), n’ont pas
d’incidence sur l’interprétation donnée de l’article 9 de la directive 98/44.

Doc. 6- Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-15180

Sur les inventions de salariés et la nationalité du salarié comme critère de
compétence de la juridiction française.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. X… a assigné la
société monégasque Laboratoire Theramex, dont il avait été le salarié jusqu’à son
départ en retraite le 31 janvier 2004, devant le tribunal de grande instance de X…,
en paiement de la somme de 75 millions d’euros au titre de ses droits à rémunération
en sa qualité d’inventeur salarié, et de 500 000 euros au titre de son préjudice moral ;
que la société Laboratoire Theramex a soulevé, devant le juge de la mise en état,
l’incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions monégasques ;
Attendu que la société Laboratoire Theramex fait grief à l’arrêt de rejeter son
exception d’incompétence ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune convention
internationale ou règlement de l’Union européenne n’était applicable, la cour d’appel
en a exactement déduit, en l’absence de renonciation de M. X… au bénéfice de
l’article 14 du Code civil, que la nationalité française de ce dernier suffisait à fonder la
compétence de la juridiction française ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Doc. 7- CJUE, 25 juil. 2018, aff. C-121/17 (Teva)

Cette affaire illustre les difficultés au contentieux de l’articulation entre le droit
des brevets et CCP et sur le calcul de la durée de protection légale. Dans le secteur

76
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 pharmaceutique, le Certificat Complémentaire de Protection (CCP) succède au
brevet pour 15 ans après une première Autorisation de Mise sur le Marché (cf.
Règl. 469/2009).
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article
3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les
médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Teva UK
Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd et Generics (UK)
Ltd, agissant sous le nom commercial « Mylan », à Gilead Science Inc. (ci-après
« Gilead ») au sujet de la validité d’un certificat complémentaire de protection
(ci-après le « CCP ») octroyé à cette dernière pour un produit pharmaceutique pour
le traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Le cadre juridique
La convention sur le brevet européen
3. Sous l’intitulé « Étendue de la protection », l’article 69 de la convention sur la
délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, dans sa version
applicable au litige au principal (ci-après la « CBE »), stipule :
« (1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande
de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et
les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue
de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les
revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet
européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition,
de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la
demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue. »
4. Le protocole interprétatif de cet article 69, qui fait partie intégrante de la CBE,
en vertu de son article 164, paragraphe 1, indique, à son article 1er :
« L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la
protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral
du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement
à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas
davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement
de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un
homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet
a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant
entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au
titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. »
Le droit de l’Union
5. Les considérants 3 à 5, 7, 9 et 10 du règlement no 469/2009 énoncent :
« (3) Les médicaments, et notamment ceux résultant d’une recherche longue et
coûteuse, ne continueront à être développés dans [l’Union] et en Europe que s’ils
bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante pour
encourager la recherche.

77
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 (4) À l’heure actuelle, la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande
de brevet pour un nouveau médicament et l’autorisation de mise sur le marché
dudit médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée
insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche.
(5) Ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la
recherche pharmaceutique.
[...]
(7) Il convient de prévoir une solution uniforme au niveau [de l’Union] et de
prévenir ainsi une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant
à de nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation
des médicaments au sein de [l’Union] et à affecter, de ce fait, directement le
fonctionnement du marché intérieur.
[...]
(9) La durée de la protection conférée par le [CCP] devrait être déterminée
de telle sorte qu’elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le
titulaire, à la fois d’un brevet et d’un [CCP], doit pouvoir bénéficier au total de
quinze années d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de
mise sur le marché, dans [l’Union], du médicament en question.
(10) Néanmoins, tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique,
dans un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique devraient
être pris en compte. À cet effet, le [CCP] ne saurait être délivré pour une durée
supérieure à cinq ans. La protection qu’il confère devrait en outre être strictement
limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en tant que
médicament. »
6. L’article 1er de ce règlement dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) “médicament” : toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales,
ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou
à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de
modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;
b) “produit” : le principe actif ou la composition de principes actifs d’un
médicament ;
c) “brevet de base” : un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé
d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son
titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un [CCP] ;
[...] »
7. L’article 3 dudit règlement, intitulé « Conditions d’obtention du [CCP] »,
prévoit :
« Le [CCP] est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée
à l’article 7 et à la date de cette demande :
a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;
b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le
marché en cours de validité [...] ;

78
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 c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un [CCP] ;
d) l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur
le marché du produit, en tant que médicament. »
8. L’article 4 du même règlement, intitulé « Objet de la protection », dispose :
« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection
conférée par le [CCP] s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur
le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant
que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du [CCP]. »
9. L’article 5 du règlement no 469/2009, relatif aux « [e]ffets du [CCP] », énonce :
« Sous réserve de l’article 4, le [CCP] confère les mêmes droits que ceux qui
sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux
mêmes obligations. »
10. L’article 13 de ce règlement, intitulé « Durée du [CCP] », prévoit, à son
paragraphe 1 :
« Le [CCP] produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale
à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la
date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union], réduite d’une
période de cinq ans. »
Le droit du Royaume-Uni
11. La section 60 du UK Patents Act 1977 (loi du Royaume-Uni sur les brevets
de 1977, ci-après la « loi sur les brevets de 1977 »), relative à la « [d]éfinition de la
contrefaçon », est libellée comme suit :
« 1) Conformément aux dispositions de la présente section, viole un brevet
d’invention quiconque, alors que le brevet est en vigueur, accomplit l’un des
actes suivants, et seulement l’un de ces actes, au Royaume-Uni, en relation avec
l’invention, sans le consentement du titulaire du brevet :
(a) si l’invention est un produit, fabriquer le produit, disposer du produit, offrir
d’en disposer, l’utiliser, l’importer ou le conserver que ce soit pour en disposer ou
autrement ;
[...]
2) Conformément aux dispositions suivantes de la présente section, viole
également un brevet d’invention quiconque (autre que le titulaire du brevet), alors
que le brevet est en vigueur et sans le consentement du titulaire, fournit ou offre
de fournir au Royaume-Uni à un tiers autre que le titulaire d’une licence ou que
toute autre personne habilitée à travailler l’invention les moyens, quels qu’ils
soient, portant sur un élément essentiel de l’invention, destinés à mettre en œuvre
l’invention, sachant ou devant normalement savoir, compte tenu des circonstances,
que ces moyens sont adaptés et destinés à la mise en œuvre de l’invention au
Royaume-Uni. »
12. Sous l’intitulé « Portée de l’invention », la section 125 de la loi sur les brevets
de 1977 dispose :
« 1) Aux fins de la loi, l’invention pour laquelle un brevet a été demandé ou a été
délivré, à moins que le contexte n’en dispose autrement, doit être considérée comme
étant celle spécifiée dans une revendication du fascicule de la demande ou du brevet,
selon le cas, telle qu’interprétée au moyen de la description et d’éventuels dessins

79
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 contenus dans cette spécification, et l’étendue de la protection conférée par le brevet
ou la demande de brevet est déterminée de façon correspondante.
[...]
3) Le protocole interprétatif de l’article 69 de la [CBE] (cet article contenant une
disposition correspondant à la sous-section 1), ci-dessus, s’applique, tant qu’il est
en vigueur, aux finalités de ladite sous-section 1 comme il s’applique aux finalités
de cet article.
[...] »
13. Aux termes de la section 130, paragraphe 7, de la loi sur les brevets de 1977 :
« Attendu que, en vertu d’une résolution adoptée lors de la signature de la [CBE],
les gouvernements des États membres de [l’Union] se sont engagés à adapter
leur législation sur le brevet de façon à (notamment) mettre cette législation en
conformité avec les dispositions correspondantes de la [CBE] [...], nous déclarons
par la présente que les dispositions suivantes de la présente loi, à savoir les sections
[...] 60 [...] et 125, sont conçues de manière à avoir, autant que possible en pratique,
les mêmes effets au Royaume-Uni que les dispositions correspondantes de la [CBE]
[...] ont dans les territoires dans lesquels [cette convention s’applique]. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
14. Gilead est une société pharmaceutique qui commercialise, sous le nom de
TRUVADA, un médicament antirétroviral indiqué pour le traitement des personnes
atteintes du VIH. Ce médicament contient deux principes actifs, le ténofovir
disoproxil (ci-après le « TD ») et l’emtricitabine, qui ont un effet combiné pour ce
traitement. Il bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché (ci-après l’« AMM »)
délivrée le 21 novembre 2005 par l’Agence européenne des médicaments (EMA).
15. Gilead est le titulaire du brevet européen (UK) EP 0 915 894 (ci-après le
« brevet de base en cause »). La demande de brevet, introduite le 25 juillet 1997,
bénéficiait d’une date de priorité, au sens de l’article 88 de la CBE, au 26 juillet 1996.
Ce brevet a été délivré par l’Office européen des brevets (OEB) le 14 mai 2003 et
a expiré le 24 juillet 2017. Il ressort de la description de l’invention, contenue dans
ledit brevet, que celui-ci couvre, de manière générale, un ensemble de molécules
utiles pour le traitement thérapeutique de plusieurs infections virales chez l’homme
ou l’animal, notamment le VIH.
16. Cette description divulgue une série de formules pharmaceutiques qui
peuvent être envisagées pour les composés revendiqués, sans viser spécifiquement
de composés en particulier ni une utilité particulière de ces composés. Parmi ces
composés revendiqués, le TD fait expressément l’objet de la revendication 25 du
brevet de base en cause.
17. Ladite description mentionne également le fait que ces composés peuvent,
le cas échéant, être associés à d’« autres ingrédients thérapeutiques ». Les termes
« autres ingrédients thérapeutiques » ne sont toutefois ni définis ni expliqués dans
le brevet de base en cause.
18. À cet égard, la revendication 27 du brevet de base en cause énonce :
« Composition pharmaceutique comprenant un composé conforme à l’une des
revendications 1 à 25, conjointement avec un véhicule admissible en pharmacie et,
le cas échéant, d’autres ingrédients thérapeutiques ».

80
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 19. Au cours de l’année 2008, Gilead a obtenu un CCP sur le fondement de la
revendication 27 du brevet de base en cause et de l’AMM (ci-après le « CCP en
cause »). Ce CCP porte sur une « composition contenant du [TD], le cas échéant sous
la forme d’un sel, hydrate, tautomère ou solvate qui soit admis par la pharmacologie,
et de l’emtricitabine ».
20. La décision de renvoi indique que rien ne démontre que l’emtricitabine était,
à la date de priorité du brevet de base en cause, un agent efficace connu par l’homme
du métier pour le traitement du VIH chez l’être humain. L’EMA n’a homologué
l’emtricitabine qu’au cours de l’année 2003.
21. Les requérantes au principal, qui envisagent de commercialiser des versions
génériques du TRUVADA sur le marché du Royaume-Uni, ont introduit devant la
juridiction de renvoi, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(patents court) [Haute Cour de Justice (Angleterre et pays de Galles), division de la
Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], un recours tendant à contester la
validité du CCP en cause.
22. À l’appui de leur recours, les requérantes au principal font valoir que ce CCP
ne satisfait pas à la condition fixée à l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009.
Elles rappellent que, pour répondre à l’exigence prévue à cette disposition, le produit
en question doit, conformément à l’arrêt du 24 novembre 2011, Medeva (C322/10,
EU : C : 2011 :773), « figurer dans le libellé des revendications ». Dans l’hypothèse
où le produit serait visé par une définition fonctionnelle dans la revendication
pertinente, celle-ci devrait viser implicitement, mais nécessairement le produit
en cause, et ce de manière spécifique, conformément aux termes employés par la
Cour dans l’arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C493/12, EU : C :
2013 :835). Or, les requérantes au principal estiment que l’emtricitabine ne figure pas
dans le libellé de la revendication 27 du brevet de base en cause et que l’expression
« autres ingrédients thérapeutiques » qui y est utilisée ne définit aucun agent actif ni
structurellement ni fonctionnellement. La combinaison TD/emtricitabine ne saurait
donc être considérée comme étant protégée par un brevet de base en vigueur, au sens
de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009.
23. En revanche, Gilead soutient, en substance, que, aux fins de vérifier si la
condition prévue à l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 est remplie, il est
nécessaire et suffisant que le produit en question relève du champ de protection
d’au moins l’une des revendications du brevet de base. Or, l’expression « autres
ingrédients thérapeutiques », employée dans la revendication 27 du brevet de
base en cause, renverrait implicitement, mais nécessairement à l’emtricitabine,
conformément à l’arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C493/12,
EU : C : 2013 :835). La combinaison TD/emtricitabine remplirait donc la condition
prévue à cet article.
24. La juridiction de renvoi considère que, en dépit des arrêts rendus par la Cour
en ce qui concerne l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009,
le sens à donner à cette disposition n’apparaît pas clairement.
25. Certes, il ressortirait, de manière non équivoque, de la jurisprudence de la
Cour que la notion de « produit protégé par un brevet de base », au sens de l’article
3, sous a), du règlement no 469/2009, renvoie aux règles relatives non pas à la
contrefaçon, mais à l’étendue de la protection. En outre, il résulterait du point 28 de
l’arrêt du 24 novembre 2011, Medeva (C322/10, EU : C : 2011 :773), que pour être
considérés comme « protégés par un brevet de base », au sens de cette disposition,

81
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 les principes actifs doivent être mentionnés dans le libellé des revendications du
brevet en question.
26. Néanmoins, les arrêts du 12 décembre 2013, Actavis Group PTC et Actavis
UK (C443/12, EU : C : 2013 :833), du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company
(C493/12, EU : C : 2013 :835), ainsi que du 12 mars 2015, Actavis Group PTC et
Actavis UK (C577/13, EU : C : 2015 :165), laisseraient à penser que les principes
décrits au point précédent ne suffisent pas pour déterminer si un « produit est protégé
par un brevet de base » et qu’il conviendrait également de prendre en compte « l’objet
de l’invention couverte par le brevet » ou « le cœur de l’activité inventive » visée
par ledit brevet. Or, selon la juridiction de renvoi, il ne ressort pas avec évidence de
cette jurisprudence si ces exigences sont pertinentes pour l’interprétation de l’article
3, sous a), du règlement no 469/2009.
27. Selon la juridiction de renvoi, il existerait, en outre, des divergences dans
plusieurs États membres concernant la possibilité, en cause dans l’affaire au principal,
d’obtenir un CCP pour la combinaison TD/emtricitabine et, plus généralement, en
ce qui concerne l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009.
28. Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division (patents court) [Haute Cour de Justice (Angleterre et pays de Galles),
division de la Chancery (chambre des brevets)], a décidé de surseoir à statuer et de
poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé
par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement
no 469/2009 ? »
Sur la question préjudicielle
29. À titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’il ressort des indications fournies
par la juridiction de renvoi que, dans l’affaire au principal, le produit faisant l’objet
du CCP en cause est composé de deux principes actifs identifiés comme étant le
TD, d’une part, et l’emtricitabine, d’autre part. Or, les revendications du brevet de
base en cause ne mentionnent explicitement que le premier de ces deux principes
actifs, le second ne pouvant être couvert que par l’expression « autres ingrédients
thérapeutiques », qui figure dans la revendication 27 dudit brevet.
30. À cet égard, cette juridiction s’interroge sur les critères d’interprétation
applicables aux revendications d’un brevet de base aux fins de déterminer si un
produit est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de l’article 3, sous
a), du règlement no 469/2009. En particulier, elle se demande, d’une part, quelles
sont les règles du droit des brevets applicables à cette fin et, d’autre part, si, au
regard de la jurisprudence de la Cour, il suffit que les principes actifs du produit
faisant l’objet du CCP soient mentionnés ou implicitement, mais nécessairement
visés dans les revendications d’un brevet de base en vigueur pour que la condition
prévue à l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 soit remplie ou s’il convient
d’appliquer un critère additionnel.
31. Selon la jurisprudence constante de la Cour, en l’absence d’harmonisation
du droit des brevets au niveau de l’Union applicable dans l’affaire au principal,
l’étendue de la protection conférée par un brevet de base ne peut être déterminée
qu’au regard des règles qui régissent ce dernier, lesquelles ne relèvent pas du droit
de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company,
C493/12, EU : C : 2013 :835, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

82
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 32. La Cour a précisé que les règles devant servir à déterminer ce qui est « protégé
par un brevet de base en vigueur », au sens de l’article 3, sous a), du règlement
no 469/2009, sont celles relatives à l’étendue de l’invention faisant l’objet d’un tel
brevet, à l’instar de ce que prévoit, dans l’affaire au principal, l’article 69 de la
CBE ainsi que son protocole interprétatif, qui ont reçu effet au Royaume-Uni par la
section 125 de la loi sur les brevets de 1977 (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre
2013, Eli Lilly and Company, C493/12, EU : C : 2013 :835, point 32).
33. À cet égard, d’une part, aux fins d’appliquer l’article 3, sous a), du règlement
no 469/2009, il ne saurait être recouru aux règles relatives aux actions en contrefaçon
telles que, dans l’affaire au principal, celles résultant de la section 60 de la loi sur
les brevets de 1977 (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and
Company, C493/12, EU : C : 2013 :835, point 33).
34. D’autre part, la Cour a itérativement souligné le rôle essentiel des
revendications aux fins de déterminer si un produit est protégé par un brevet de base
au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly
and Company, C493/12, EU : C : 2013 :835, point 34 et jurisprudence citée).
35. En ce qui concerne, en particulier, le brevet européen, il convient de relever
que, aux termes de l’article 69 de la CBE, l’étendue de la protection conférée par un
tel brevet est déterminée par les revendications. Les indications figurant à l’article
1er du protocole interprétatif de cet article 69 précisent que ces revendications
doivent permettre d’assurer à la fois une protection équitable au titulaire du brevet
et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. Ainsi, elles ne doivent ni
uniquement servir de lignes directrices ni être lues comme signifiant que l’étendue
de la protection conférée par un brevet est déterminée par le sens étroit et littéral du
texte des revendications.
36. À ce titre, la Cour a jugé que l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009
ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un principe actif répondant à une définition
fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet de base délivré par l’OEB
puisse être considéré comme étant protégé par ce brevet, à la condition toutefois
que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de
la description de l’invention, ainsi que le prescrivent l’article 69 de la CBE et le
protocole interprétatif de celui-ci, il soit possible de conclure que ces revendications
visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de
manière spécifique (arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company, C493/12,
EU : C : 2013 :835, point 39).
37. Dès lors, un produit ne peut être considéré comme étant protégé par le brevet
de base en vigueur, au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009, que
lorsque le produit faisant l’objet du CCP est soit explicitement mentionné, soit
nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications de ce brevet.
38. À cette fin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 du présent
arrêt, il y a lieu d’avoir égard à la description et aux dessins du brevet de base,
ainsi que le prescrit l’article 69 de la CBE, lu à la lumière du protocole interprétatif
de celui-ci, dès lors que ces éléments permettent de déterminer si le produit
faisant l’objet du CCP est visé dans les revendications du brevet de base et relève
effectivement de l’invention couverte par ce brevet.
39. Cette exigence est conforme à l’objectif du CCP, consistant à rétablir une
durée de protection effective suffisante du brevet de base en permettant à son titulaire
de bénéficier d’une période d’exclusivité supplémentaire à l’expiration de ce brevet,

83
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 destinée à compenser, au moins partiellement, le retard pris dans l’exploitation
commerciale de son invention en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre la
date du dépôt de la demande de brevet et celle de l’obtention de la première AMM
dans l’Union. Le considérant 4 du règlement n° 469/2009 précise à cet égard que
l’octroi de cette période d’exclusivité supplémentaire a vocation à encourager la
recherche et, pour ce faire, vise à permettre un amortissement des investissements
effectués dans cette recherche (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly
and Company, C493/12, EU : C : 2013 :835, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence
citée).
40. Le CCP n’a, en revanche, pas pour vocation d’étendre le champ de la
protection conférée par ce brevet au-delà de l’invention couverte par ledit brevet.
Il serait, en effet, contraire à l’objectif du règlement no 469/2009, rappelé au point
précédent, d’octroyer un CCP pour un produit qui ne relève pas de l’invention
couverte par le brevet de base, dans la mesure où un tel CCP ne porterait pas sur les
résultats de la recherche revendiqués par ce brevet.
41. En outre, eu égard à la nécessité, rappelée au considérant 10 du règlement
n 469/2009, de prendre en compte tous les intérêts en jeu, y compris ceux relatifs
o

à la santé publique, admettre qu’un CCP puisse conférer une protection au titulaire
du brevet de base au-delà de celle assurée par ce brevet au titre de l’invention
qu’il couvre serait contraire à la mise en balance devant être faite, s’agissant de
l’encouragement de la recherche dans l’Union au moyen d’un CCP, entre les intérêts
de l’industrie pharmaceutique et ceux de la santé publique (voir, par analogie, arrêt
du 12 mars 2015, Actavis Group PTC et Actavis UK, C577/13, EU : C : 2015 :165,
point 36 et jurisprudence citée).
42. Il convient d’ajouter que, compte tenu des intérêts visés aux considérants 4,
5, 9 et 10 du règlement n° 469/2009, il ne saurait être admis que le titulaire d’un
brevet de base en vigueur puisse obtenir un CCP à chaque fois qu’il met sur le
marché d’un État membre un médicament contenant, d’une part, un principe actif,
protégé en tant que tel par son brevet de base, constituant l’objet de l’invention
couverte par ce brevet et, d’autre part, une autre substance, laquelle ne constitue
pas l’objet de l’invention couverte par le brevet de base (voir, en ce sens, arrêt du
12 mars 2015, Actavis Group PTC et Actavis UK, C577/13, EU : C : 2015 :165,
point 37 et jurisprudence citée).
43. Il en résulte que, au regard des objectifs poursuivis par le règlement
no 469/2009, les revendications ne sauraient permettre au titulaire du brevet de base
de bénéficier, par l’obtention d’un CCP, d’une protection allant au-delà de celle
conférée pour l’invention couverte par ce brevet. Ainsi, aux fins de l’application de
l’article 3, sous a), de ce règlement, les revendications du brevet de base doivent
être comprises à l’aune des limites de cette invention, telle qu’elle ressort de la
description et des dessins de ce brevet.
44. Cette interprétation est confortée par l’article 4 du règlement no 469/2009,
qui précise que la protection conférée par le CCP s’étend au seul produit couvert par
l’AMM du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que
médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du CCP, mais uniquement « [d]
ans les limites de la protection conférée par le brevet de base ».
45. Il en va de même de l’article 5 de ce règlement, en vertu duquel le CCP
confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux
mêmes obligations. Ainsi, si le titulaire du brevet pouvait, pendant la période de
validité de celui-ci, s’opposer, sur le fondement de son brevet, à toute utilisation ou

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 à certaines utilisations de son produit sous la forme d’un médicament consistant en
un tel produit ou contenant celui-ci, le CCP délivré à l’égard de ce même produit lui
conférera les mêmes droits pour toute utilisation du produit, en tant que médicament,
qui a été autorisée avant l’expiration du certificat (arrêts du 24 novembre 2011,
Medeva, C322/10, EU : C : 2011 :773, point 39, ainsi que du 24 novembre 2011,
Georgetown University e.a., C422/10, EU : C : 2011 :776, point 32).
46. Il découle de ce qui précède que l’objet de la protection conférée par un CCP
doit se limiter aux caractéristiques techniques de l’invention couverte par le brevet
de base, telles que revendiquées par ce brevet.
47. S’agissant de la mise en œuvre de cette règle, il convient, en premier lieu, de
préciser que, conformément à un principe commun aux droits des brevets des États
membres et reflété à l’article 1er du protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE,
c’est par référence au point de vue de l’homme du métier qu’il y a lieu d’interpréter
les revendications d’un brevet et, partant, de déterminer si le produit qui fait l’objet
d’un CCP relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet.
48. À cette fin, il s’agit de vérifier si l’homme du métier peut comprendre de
façon univoque, sur le fondement de ses connaissances générales et à la lumière
de la description et des dessins de l’invention contenus dans le brevet de base, que
le produit visé dans les revendications du brevet de base est une caractéristique
nécessaire pour la solution du problème technique divulguée par ce brevet.
49. En second lieu, au regard de l’objectif du règlement no 469/2009 rappelé au
point 39 du présent arrêt, aux fins d’apprécier si un produit relève de l’invention
couverte par un brevet de base, il convient d’avoir uniquement égard à l’état de la
technique à la date du dépôt ou à la date de priorité de ce brevet, de sorte que le
produit puisse être identifié de façon spécifique par l’homme du métier à la lumière
de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.
50. En effet, s’il était admis qu’une telle appréciation puisse être effectuée à
l’aune de résultats issus de la recherche intervenue après la date de dépôt ou de
priorité du brevet de base, un CCP pourrait permettre à son titulaire de bénéficier
indûment d’une protection pour ces résultats alors même que ceux-ci n’étaient pas
encore connus à la date de priorité ou de dépôt dudit brevet et, de surcroît, en dehors
de toute procédure visant à l’obtention d’un nouveau brevet. Ceci contreviendrait,
ainsi qu’il a été rappelé aux points 40 et 41 du présent arrêt, à l’objectif du règlement
no 469/2009.
51. Dès lors, aux fins de déterminer si un produit faisant l’objet d’un CCP est
protégé par un brevet de base, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ce
produit doit pouvoir être identifié de façon spécifique par l’homme du métier à la
lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet de base et de l’état de la
technique à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet.
52. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, un produit est
« protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de l’article 3, sous a), du
règlement no 469/2009, pour autant que ce produit, même s’il n’est pas explicitement
mentionné dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et
spécifiquement visé dans l’une des revendications de ce brevet. À cette fin, ledit
produit doit nécessairement relever, pour l’homme du métier, à la lumière de la
description et des dessins du brevet de base, de l’invention couverte par ce brevet.
L’homme du métier doit être en mesure d’identifier ce produit de façon spécifique

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 à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet, et sur la base de
l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du même brevet.
53. Une telle interprétation de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 doit
également être retenue dans une situation, telle que celle en cause dans l’affaire
au principal, où les produits faisant l’objet d’un CCP sont composés de plusieurs
principes actifs ayant un effet combiné.
54. Ainsi, s’agissant du point de savoir si une revendication, telle la revendication
27 du brevet de base en cause, couvre effectivement une combinaison, telle que
la combinaison TD/emtricitabine faisant l’objet du CCP en cause, il revient à la
juridiction de renvoi de déterminer si l’expression générale « autres ingrédients
thérapeutiques », associée à l’incise « le cas échéant », répond à l’exigence
selon laquelle le produit doit être nécessairement et spécifiquement visé dans les
revendications du brevet de base.
55. En particulier, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément
aux considérations figurant aux points 47 à 51 du présent arrêt, si, du point de vue de
l’homme du métier, la combinaison des principes actifs composant le produit faisant
l’objet du CCP en cause relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet
et si chacun de ces principes actifs est identifiable de façon spécifique, sur la base de
l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité dudit brevet.
56. En l’occurrence, il ressort, d’une part, des indications contenues dans la
décision de renvoi que la description du brevet de base en cause ne donne aucune
indication quant à l’éventualité que l’invention couverte par ce brevet puisse concerner
spécifiquement un effet combiné du TD et de l’emtricitabine en vue du traitement
du VIH. Partant, l’homme du métier, sur la base de l’état de la technique à la date
de dépôt ou de priorité de ce même brevet, ne semble pas pouvoir être en mesure
de comprendre en quoi l’emtricitabine relève nécessairement, en combinaison avec
le TD, de l’invention couverte par ce brevet. Il appartient toutefois à la juridiction
de renvoi de vérifier que tel est bien le cas. D’autre part, il revient encore à cette
dernière de déterminer si l’emtricitabine peut être spécifiquement identifiée par
cet homme du métier à la lumière de l’ensemble des éléments contenus dans ledit
brevet, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du même
brevet.
57. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de
répondre à la question posée que l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009
doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs
ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de
cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent,
même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet
de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette
fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à
la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :
– la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière
de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et
– chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière
de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.

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 Sur les dépens
58. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen
et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de
protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit
composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé
par un brevet de baseen vigueur », au sens de cette disposition, dès lors que
la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas
explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est
nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette fin, du
point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la
date de dépôt ou de priorité du brevet de base :
– la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la
lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte
par celui-ci et
– chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la
lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.

Doc. 8- Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-14957

L’existence d’une possession personnelle de l’invention par une personne de
bonne foi à la date du dépôt du titre est de nature à faire échouer la demande
d’interdiction intentée par le breveté au regard des articles L. 613-7 et L. 615-3 du
Code de la propriété intellectuelle.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2001), que M. X… a fait
apport à la société CIB, dont il était alors le gérant, d’une demande déposée sous le
numéro 98 14175, portant sur un brevet, ultérieurement enregistré et publié sous le
numéro 2785660, couvrant un joint réfractaire résilient hermétique et un dispositif
de fermeture pour un foyer de cheminée le mettant en œuvre ; que la société CIB
a été absorbée par la société Jotul France ; que M. X… ayant créé par la suite la
société Axis, dont l’activité est la fabrication et la commercialisation de foyers de
cheminée, la société Jotul a poursuivi celle-ci en contrefaçon de brevet, et a demandé
diverses mesures d’interdiction provisoire sur le fondement de l’article L. 615-3 du
Code de la propriété intellectuelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Axis fait grief à l’arrêt de lui avoir fait interdiction de
mettre en œuvre les revendications du brevet numéro 98 14175 délivré le 23 mars
2001 au profit de la société Jotul France, sous astreinte de 20 000 francs par infraction
constatée, chaque reproduction ou mise en œuvre de l’une des revendications du
brevet constituant une infraction distincte, alors, selon le moyen :
1 / que le prononcé de l’interdiction provisoire de poursuivre des actes argués de
contrefaçon est soumis à la condition que l’action au fond apparaisse sérieuse, ce
qui implique que l’existence de la contrefaçon semble avoir des chances suffisantes
d’être reconnue ; qu’en déclarant que l’action du breveté apparaissait sérieuse sans

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 rechercher si la partie caractérisant des revendications était constituée par le caractère
monobloc du procédé de fermeture des foyers de cheminée, ce qui excluait, ou, à
tout le moins, rendait très sérieusement discutable que le procédé mis en œuvre
par la société Axis, dont la caractéristique était en particulier d’être constitué de
deux éléments distincts, pût réaliser une contrefaçon du procédé revendiqué, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3
et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que l’action au fond ne peut apparaître sérieuse que si l’invention est
susceptible de bénéficier de la protection attachée aux brevets en raison de son
caractère nouveau et inventif ; qu’en déclarant que l’action du breveté apparaissait
sérieuse, sans se prononcer sur le document DE-A-4 002 799 publié le 1er août
1991 et sur les catalogues du fabricant de cheminées Lades, tous éléments qui, pour
décrire des foyers pour cheminées fermées à l’aide de portes vitrées présentant
une jonction exempte de montant ou de raccordement, étaient pourtant de nature à
démontrer que le procédé revendiqué par le brevet avait déjà été utilisé et, par suite,
à établir son absence de nouveauté, la cour d’appel n’a conféré aucune base légale
à sa décision au regard des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 615-3 du Code de la
propriété intellectuelle ;
3 / que l’existence d’une possession personnelle de l’invention objet du brevet par
une personne de bonne foi à la date du dépôt du titre est, en ce qu’elle est exclusive
de toute contrefaçon, de nature à priver d’apparence de sérieux l’action au fond
engagée par le breveté ; qu’en considérant, pour faire droit à la demande d’interdiction
provisoire intentée par le breveté, qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une possession
personnelle antérieure de bonne foi en la personne de son fondateur, inventeur du
brevet, pour la seule raison que celui-ci avait lui-même déposé la demande de brevet
pour le compte de la société dont il était à l’époque le gérant, statuant ainsi par des
motifs non susceptibles de caractériser, au jour du dépôt du brevet, son absence
de bonne foi , la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des
articles L. 613-7 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d’une part, que la revendication couvrant un joint caractérisé
par un corps en forme de U formant pince, la cour d’appel s’est livrée à la
recherche prétendument omise en relevant que les procédés utilisés par les
parties pour garantir l’étanchéité des portes du foyer ne se différenciaient
que par un détail peu significatif, le profilé en forme de Z de la société Axis
s’intégrant dans son profilé en forme de U ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel s’est prononcée sur le brevet
américain et n’était pas tenue d’examiner les catalogues Lades, cités par
la société Axis à titre d’exemples de réalisation antérieure de foyers fermés
comportant une jonction des vitres bord à bord, qui étaient inopérants en
la cause, dès lors qu’il n’était pas prétendu qu’ils enseignaient une forme
particulière du joint de fermeture ;
Et attendu, enfin, qu’en décidant que la société Axis ne pouvait se prévaloir
d’une possession antérieure personnelle par une personne de bonne foi, qui
serait M. X…, inventeur du brevet l’ayant déposé pour le compte de la société
CIB, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes prétendument violés ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen :

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 Attendu que la société Axis fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande
tendant à voir subordonner l’interdiction provisoire de la poursuite d’actes de
contrefaçon, si elle était prononcée, à la constitution d’une garantie par la société
Jotul France, alors, selon le moyen, que prive sa décision de tout motif le juge qui
n’indique pas les documents versés aux débats contradictoires sur lesquels il s’appuie
et qui statue par voie de simple affirmation ; qu’en déclarant péremptoirement, sans
plus de précision ni la moindre analyse, que la garantie sollicitée par la société
Axis ne s’imposait pas, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en écartant la demande tendant à la constitution de garanties,
la cour d’appel n’a fait qu’exercer les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 615-3 du
Code de la propriété intellectuelle ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

Doc. 9. Cass. Com., 15 mars 2011, n° 09-71.934

L’exploitation d’un brevet par le bénéficiaire d’une licence exclusive octroyée
par l’un des copropriétaires du brevet, sans l’accord de l’autre et sans autorisation
de justice, constitue un acte de contrefaçon au regard des exigences posées à
l’article L. 613-29 c CPI.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l’Institut Pasteur, que sur le
pourvoi incident relevé par la société Eco-Solution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009) que M. X… est
copropriétaire, par moitié, avec l’Institut Pasteur (l’Institut), d’un brevet européen
déposé le 2 décembre 1999 à l’Office européen des brevets (brevet GM3) ; que ce
brevet mentionne MM. X… et Y… comme co-inventeurs ; que la société Evologic
GMBH a été constituée entre ceux-ci avec pour objet d’exploiter le dispositif GM3 ;
que la société Evologic SA constituée par M. Y… a conclu le 14 décembre 2000
avec l’Institut une convention de licence exclusive du brevet GM3 ; que cette société
a consenti le 14 juin 2001 une sous-licence du même brevet à la société Eco-Solution
dans le domaine du traitement des déchets industriels spéciaux ; que le 3 juillet 2003
l’Institut a résilié la licence consentie à la société Evologic SA et le 18 août 2003 a
accordé à la société Eco-Solution une licence exclusive du brevet GM3 ; que faisant
valoir que cette licence exclusive avait été accordée sans son accord, M. X… a
assigné l’Institut devant le tribunal de grande instance ; que la société Eco-Solution
est intervenue volontairement à l’instance ; que les sociétés Evologic GMBH et
Evologic SA ayant été mises en liquidation judiciaire, Mme Z…, en sa qualité de
liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée de même que M. Y… ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par Mme Z…, ès qualités :
Attendu que l’Institut a dirigé son pourvoi en cassation contre Mme Z… prise
en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic GMBH et Evologic SA ;
Attendu que devant la cour d’appel, l’Institut s’est désisté de son appel à l’égard
de Mme Z…, ès qualités, que celle-ci a accepté ce désistement et que la cour d’appel
a constaté l’extinction de l’instance entre l’Institut et Mme Z…, ès qualités et dit
que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses
frais ;

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 D’où il suit que le pourvoi est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre Mme Z…
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Evologic GMBH et Evologic
SA ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de son exception
d’irrecevabilité opposée à l’action engagée par M. X…, alors, selon le moyen, qu’en
ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l’institut avait démontré que M.
X…, qui avait lui-même autorisé à son insu l’exploitation par un tiers du brevet
dont ils étaient copropriétaires, ne pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime à agir
en réparation des prétendus préjudices causés par la licence concédée par l’Institut
à la société Eco-Solution, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’action engagée par M. X… avait pour objet
la protection de son droit privatif de propriété industrielle, la cour d’appel a par
là-même répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi
incident, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, rédigés en termes
identiques, réunis :
Attendu que l’Institut et la société Eco-Solution font grief à l’arrêt d’avoir
dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet
GM3 engageant sa responsabilité à l’égard de M. X…, que l’Institut avait concédé
à la société Eco-Solution une licence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en
violation des droits de copropriété de M. X… et d’avoir dit que l’Institut avait
l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle
de l’impossibilité d’exploiter cette licence, alors, selon le moyen :
1°/ qu’exploitation industrielle ou commerciale d’un brevet par un tiers bénéficiant
d’une autorisation donnée par l’un des copropriétaires dudit brevet n’est pas de
nature à constituer une contrefaçon ; qu’en retenant néanmoins que l’exploitation
du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d’une licence concédée par
l’Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au
détriment de M. X…, autre copropriétaire du même titre, la cour d’appel a violé les
articles L. 613-29 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet
d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive ne rend pas ce
contrat inopposable à l’ensemble des copropriétaires ; qu’en retenant néanmoins
que l’absence d’accord donné par M. X… à la concession par l’Institut Pasteur
d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce
contrat inopposable au premier, la cour d’appel a violé l’article L. 613-29 du Code
de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu’en l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet
d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive, seule la
clause d’exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l’égard de ceux
des copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic), les effets d’une licence
non exclusive ; qu’en retenant néanmoins qu’en l’absence d’accord donné par
M. X…, copropriétaire pour moitié d’un brevet d’invention appartenant pour le
reste à l’Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d’une licence exclusive
d’exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son

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 ensemble, inopposable à M. X…, la cour d’appel a violé l’article L. 613-29 du Code
de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel qui a relevé que la société
Eco-Solution exploitait le brevet GM3 en vertu d’une licence exclusive qui lui
avait été concédée sans l’accord de M. X…, en a exactement déduit qu’une telle
exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l’égard de ce dernier ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que l’Institut a concédé à la société
Eco-Solution une licence d’exploitation exclusive du brevet GM3 sans l’accord
de M. X… et sans autorisation de justice ; qu’il relève que l’Institut n’a rempli
aucune des conditions ou formalités prévues par l’article L. 613-29 du Code de la
propriété intellectuelle pour la concession par un copropriétaire seul d’une licence
non exclusive ; qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que l’Institut n’a pas
respecté les conditions fixées par la loi pour qu’un seul copropriétaire d’un brevet
puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et,
faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d’appel en a exactement déduit
que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à M. X…, copropriétaire du
brevet ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il avait l’obligation de
garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité
d’exploiter la licence exclusive qu’il lui avait concédée sur le brevet GM3, alors, selon
le moyen, que la concession d’une licence par l’un des copropriétaires d’un brevet
d’invention, sans l’autorisation d’un autre titulaire dudit brevet ou une autorisation
de justice, n’emporte pas en elle-même éviction du concessionnaire de licence, de
sorte que seule la garantie contre l’éviction du fait des tiers peut être mise en œuvre
par ce dernier en cas d’exercice contre lui d’une action en contrefaçon formée par
le copropriétaire n’ayant pas donné son accord ; qu’en retenant néanmoins, pour
écarter l’application de la clause exclusive de garantie stipulée dans le contrat de
licence conclu entre l’Institut Pasteur et la société Eco-Solution, que dans une telle
situation, l’exercice par M. X…, copropriétaire du brevet n’ayant pas donné son
accord à un tel contrat, d’une action en contrefaçon contre la société Eco-Solution
caractérisait une éviction du fait personnel du concédant, la cour d’appel a violé les
articles 1719 et 1725 du Code civil ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve
qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu que l’éviction de la société
Eco-Solution trouvait son origine dans le fait personnel de l’Institut qui, au mépris
des droits de copropriété de M. X…, avait concédé une licence exclusive du brevet
GM3 à cette société et en a déduit que l’Institut était tenu de la garantir en application
de l’article 6. 2 du contrat de licence ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l’Institut fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à M. X…
la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’atteinte
à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en énonçant, pour retenir la responsabilité de l’Institut Pasteur du chef
d’une prétendue atteinte à l’honneur, à la réputation et à l’image de scientifique de M.
X…, que l’Institut Pasteur aurait commis une faute consistant en « des accusations

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 totalement imaginaires, qui attentaient de manière gravissime à son honneur de
scientifique et à son honneur tout court, lui imputant même des faits réprimés par la
loi pénale « sans vérifier si les conditions particulières de mise en œuvre de l’action
spéciale en réparation des préjudices résultant d’actes de diffamation, régie par la
loi du 29 juillet 1881, avaient été respectées, cependant que ce texte d’ordre public
est d’application exclusive dès lors qu’est retenue l’existence de propos injurieux ou
portant atteinte à l’honneur ou à la considération, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard dudit texte ;
2°/ qu’en condamnant l’Institut Pasteur à verser à M. X… la somme de
50 000 euros au titre de la réparation du dommage qu’il aurait subi du fait d’une
prétendue atteinte à son honneur, à sa réputation et à son image de scientifique,
après avoir constaté cependant qu’il n’existait aucune preuve de l’existence d’un
tel préjudice, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et, en conséquence, violé l’article 1382 du Code civil ;
3°/ que dès lors qu’elle avait relevé que M. X… ne produisait aucun élément de
nature à lui permettre d’apprécier concrètement l’étendue du préjudice que celui-ci
avait subi ni aucune pièce démontrant que sa carrière universitaire ou sa réputation
de scientifique aurait eu à en souffrir, la cour d’appel a alloué une indemnité de
principe, au lieu de procéder à l’évaluation effective du dommage qu’elle entendait
réparer, et ainsi violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que M. X… ne démontrait pas que
l’attitude de l’Institut serait allée jusqu’à mettre en doute publiquement son rôle dans
l’invention, retient que l’atteinte à son honneur a été d’autant plus douloureusement
ressentie qu’elle résulte du comportement persévérant d’un organisme aussi réputé
que l’Institut qui a cherché de manière délibérée à faire naître un doute sur les qualités
d’inventeur de M. X… et de celle de copropriétaire du brevet GM3 ; qu’ainsi la cour
d’appel, qui n’avait pas à effectuer la vérification inopérante, visée par la première
branche a constaté l’existence d’un préjudice dont elle a souverainement apprécié le
montant ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième
branches :
Attendu que la société Eco-Solution fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’Institut
lui avait concédé une licence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en violation
des droits de copropriétaire de M. X…, d’avoir dit qu’elle avait commis des actes
de contrefaçon en exploitant le brevet GM3, dont elle devait réparation à M. X…
et de l’avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité provisionnelle, alors,
selon le moyen :
1°/ qu’une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent,
dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime,
ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier
lesdits pouvoirs ; qu’ayant constaté que l’Institut Pasteur avait, avec l’accord de M.
X…, concédé seul une licence exclusive d’exploitation à la société Evologic, que
cette dernière avait concédé, toujours avec l’accord de M. X…, une sous-licence
exclusive à la société Eco-Solution, que la résiliation de la licence octroyée à la
société Evologic était intervenue à l’initiative du seul Institut Pasteur et, enfin,
que l’article 6-1 du contrat de licence exclusive du 18 août 2003 stipulait que « le
concédant déclare et garantit au licencié (…) qu’il est pleinement habilité à lui
conférer la licence objet du présent contrat «, la cour d’appel, qui a néanmoins
retenu, au vu d’un courrier du 31 juillet 2003 émanant de la société Evologic et

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 faisant allusion à l’existence d’un copropriétaire du brevet appelé à « faire connaître
sa position « sur le contrat de licence exclusive envisagé, que la société Eco-Solution
n’avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l’Institut Pasteur pour conclure le
contrat litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ;
2°/ qu’en toute hypothèse, la lettre recommandée avec avis de réception du
31 juillet 2003, adressée par la société Evologic à la société Eco-Solution indiquait :
« Nous faisons suite à votre lettre du 21 juillet 2003 pour vous confirmer que l’Institut
Pasteur a en effet pris la décision brusque et abusive de résilier la convention de
licence qui le liait à notre société (…). L’initiative de l’Institut Pasteur, qui cause
un préjudice considérable à notre société, empêche la poursuite de la collaboration
entre nos sociétés dans le cadre de la convention de sous-licence que nous avons
conclue et dont il est cosignataire (…). L’Institut Pasteur nous a au contraire
informés, avec un empressement surprenant, de sa volonté de concéder directement
à votre société un droit d’utilisation du brevet qui était l’objet de la convention
de sous-licence conclue entre nos sociétés. Il appartiendra le moment venu au
copropriétaire du brevet de faire connaître sa position sur la licence envisagée dont
nous considérons que, dans l’hypothèse où elle pourrait être concédée, elle ajouterait
au préjudice de notre société « ; qu’en affirmant que ladite lettre « indiquait que les
droits du copropriétaire du brevet avaient été méconnus par l’Institut Pasteur lors
de la résiliation de la convention de licence exclusive « et « informait la société
Eco-Solution de l’existence d’un copropriétaire de brevet dont les droits étaient
méconnus «, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de
l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c’est par une interprétation rendue nécessaire par l’ambiguïté
des termes de la lettre du 31 juillet 2003, antérieure à la conclusion du contrat de
licence exclusive entre l’Institut et la société Eco-Solution, que l’arrêt retient que
cette dernière avait été informée par la société Evologic SA de l’existence d’un
copropriétaire du brevet et de la nécessité de connaître sa position sur la licence
envisagée ; qu’ayant ainsi caractérisé les circonstances qui devaient inciter la société
Eco-Solution à s’assurer des pouvoirs dont disposait l’Institut pour lui concéder seul
un contrat de licence exclusive, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Z…, ès qualités ;
Rejette les pourvois principal et incident.

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 Thème n° 3 - Marques

Le plan
1° Domaine des signes distinctifs d’entreprise
a) Signes admis
b) Signes exclus
2° Conditions de la Protection
a) Conditions de fond
Distinctivité
Disponibilité
Licéité
Représentation
b) Conditions de forme
Nationales (INPI)
Européenne (OEPI)
3° Droit sur la marque
a) Contenu du droit
- Principe du dépôt
Dérogation : droit sur les marques notoires
- Principe de spécialité
Dérogation : droit sur les marques de renommée
- Actes constitutifs de contrefaçon : condition d’usage dans la vie des affaires
b) Perte du droit
Nullités
Déchéance : pour non-usage sérieux ; pour dégénérescence
Forclusion par tolérance
Épuisement
c) Portée du droit
Régime de l’action en contrefaçon

La jurisprudence
• Doc. 1- CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16 (Louboutin)
• Doc. 2- Cass. com., 31 mars 2015, n° 13-21300 (Moulin Rouge)
• Doc. 3- CJUE, 4 mars 2020, aff. C-328/18P (Black Label)
• Doc. 4- Cass. com., 8 juil. 2014, n° 13-16.714 (Puma)
• Doc. 5- CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11 (Rintisch)
• Doc. 6- Cass. com., 5 juin 2013, n° 13-17.769 (Rodeo)
• Doc. 7- CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 & C-238/08 (Google)
• Doc. 8- CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-335-96 (Silhouette)

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Les documents
Doc 1- CJUE, 12 juin 2018, C-163/16, aff. Louboutin
Sur les signes susceptibles de constituer une marque : l’exemple du positionnement
du rouge dans l’affaire « Louboutin ».
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3,
paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les
marques (JO 2008, L 299, p. 25).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action en contrefaçon
opposant M. Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS (ci-après, ensemble,
« Christian Louboutin ») à Van Haren Schoenen BV (ci-après « Van Haren ») au sujet
de la commercialisation, par cette dernière société, de chaussures qui porteraient
atteinte à la marque dont est titulaire M. Louboutin.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2 de la directive 2008/95, intitulé « Signes susceptibles de constituer
une marque », prévoit :
« Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation
graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les
lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que
de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise
de ceux d’autres entreprises. »
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils
sont enregistrés :
[...]
e) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme imposée par la nature même du produit,
ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
[...] »
La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et
dessins ou modèles)
5 La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et
dessins ou modèles), du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, dispose, à
son article 2.1, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque Benelux » :
« 1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins,
empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et
tous autres signes susceptibles d’une représentation graphique servant à distinguer
les produits ou services d’une entreprise.

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 2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués
exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui
donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l’obtention d’un
résultat technique.
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
6 Christian Louboutin crée et produit des chaussures.
7 Le 28 décembre 2009, M. Louboutin a présenté une demande d’enregistrement
de marque Benelux auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, laquelle
a été enregistrée le 6 janvier 2010, sous le numéro 0874489, pour des produits
relevant de la classe 25, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,
du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante :
« Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) » (ci-après la « marque
litigieuse »).
8 Cette marque est représentée comme suit :

9 Dans la demande d’enregistrement, la marque litigieuse est décrite comme

suit : « La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 181663TP) appliquée sur
la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait
pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la
marque) ».
10 Le 10 avril 2013, l’enregistrement de la marque litigieuse a fait l’objet d’une
adaptation, consistant à limiter le domaine de la protection de cette marque aux
« Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».
11 Van Haren, qui exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures,
a, au cours de l’année 2012, vendu des chaussures à talons hauts dont la semelle
était revêtue d’une couleur rouge.
12 Le 27 mai 2013, Christian Louboutin a saisi le rechtbank Den Haag (tribunal
de La Haye, Pays-Bas) d’une action en contrefaçon de la marque litigieuse contre
Van Haren. Le 17 juillet 2013, cette juridiction a rendu un jugement par défaut, par
lequel elle a fait partiellement droit aux demandes de Christian Louboutin.

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 13 Van Haren a formé opposition contre ce jugement devant la juridiction
de renvoi, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye), en faisant valoir, sur le
fondement de l’article 2.1, paragraphe 2, de la convention Benelux, que la marque
litigieuse était nulle. Selon Van Haren, cette marque est une marque figurative
bidimensionnelle, à savoir une surface de couleur rouge.
14 Le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) considère, tout d’abord, que,
eu égard à la représentation graphique et à la description de la marque litigieuse, la
couleur rouge est indissociablement liée à la semelle d’une chaussure, de sorte que
cette marque ne saurait être qualifiée de simple marque figurative bidimensionnelle.
Selon la juridiction de renvoi, cette appréciation ne serait pas infirmée par la
circonstance que la description de ladite marque précise que « le contour de la
chaussure ne fait pas partie de la marque ». Cette précision confirmerait, au contraire,
cette appréciation, d’autant que, selon ladite description, le contour de la chaussure,
illustré dans la représentation graphique de la marque litigieuse, aurait pour but de
mettre en évidence l’emplacement de cette marque et non de la réduire à une marque
bidimensionnelle.
15 La juridiction de renvoi constate, ensuite, que, à l’automne 2012, « une partie
considérable des consommateurs de chaussures pour femmes à talons hauts, dans
le Benelux, était en mesure d’identifier les chaussures de [Christian Louboutin]
comme provenant de celui-ci et donc de les distinguer des chaussures pour femmes
à talons hauts [provenant] d’autres entreprises », de telle sorte que, à cette date, pour
ces produits, la marque litigieuse était perçue comme une marque.
16 La juridiction de renvoi estime, en outre, que la semelle rouge donne une
valeur substantielle aux chaussures commercialisées par Christian Louboutin
dans la mesure où cette coloration fait partie de l’apparence de ces chaussures,
laquelle joue un rôle important dans la décision d’achat de celles-ci. À cet égard, la
juridiction de renvoi relève que Christian Louboutin a d’abord utilisé la coloration
rouge des semelles pour des raisons esthétiques, avant de la concevoir comme une
identification d’origine et de l’utiliser comme une marque.
17 Cette juridiction indique enfin que, dans la mesure où la marque litigieuse
consiste en une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure, qui coïncide en
conséquence avec un élément du produit, la question se pose de savoir si l’exception
prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 s’applique à
cette marque. À cet égard, elle se demande si la notion de « forme », au sens de cette
disposition, est limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d’un produit,
comme le contour, les dimensions et le volume de celui-ci, ou si une telle notion
concerne d’autres caractéristiques, non tridimensionnelles, d’un produit.
18 En considération de l’ensemble de ces éléments, le rechtbank Den Haag
(tribunal de La Haye) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question
préjudicielle suivante :
« La notion de “forme”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de
la [directive 2008/95] (dans les versions allemande, anglaise et française de
[cette directive], respectivement : Form, shape et forme), est-elle limitée aux
caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension
et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou cette disposition
vise-t-elle également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit,
telles que la couleur ? »
Sur la question préjudicielle

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 19 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce
sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure
à talon haut, tel que celui en cause au principal, est constitué exclusivement par la
« forme », au sens de cette disposition.
20 À cet égard, en l’absence de toute définition, dans la directive 2008/95, de la
notion de « forme », la détermination de la signification et de la portée de ce terme
doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au
sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte
dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait
partie (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds,
C201/13, EU : C : 2014 :2132, point 19).
21 Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend
généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant
un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.
22 Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni
du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans
l’espace, pourrait constituer une forme.
23 La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée
soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le
signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous
e), iii), de la directive 2008/95.
24 À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une
partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne
saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce
n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement
l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.
25 Ainsi que l’ont relevé les gouvernements allemand, français et du
Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une
forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette
marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie
de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la
couleur rouge visée par l’enregistrement.
26 En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait
être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque,
comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au
moyen d’un Code d’identification internationalement reconnu.
27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la
question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95
doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la
semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas
constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

98
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 Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en
une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en
cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de
cette disposition.

Doc 2 - Cass. Com., 31 mars 2015, n° 13-21300, aff. Moulin Rouge

Faute de fonction distinctive de la dénomination « Moulin rouge » ou de l’image
du cabaret sur des produits commercialisés, son son usage ne constitue ni un acte
de contrefaçon de la marque du même nom ni un parasitisme ni même un acte de
concurrence déloyale.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Moulin rouge
est titulaire de la marque verbale française « Moulin rouge », déposée le 3 mai
1973 et enregistrée sous le n° 876972, puis renouvelée le 26 novembre 2002 sous le
n° 1311105, pour désigner, notamment en classes 16 et 21, la papeterie, les articles
de bureau et la verrerie, produits pour la commercialisation desquels la société Bal
du Moulin rouge, qui exploite à Paris le cabaret du même nom, bénéficie d’une
licence exclusive ; qu’ayant constaté que la société Les éditions artistiques du Tertre
(la société Les éditions du Tertre) commercialisait une trousse d’écolier, des tapis de
souris et des dessous de verre sur lesquels était reproduite la marque « Moulin rouge »
accompagnée d’un dessin d’un moulin de couleur rouge ou d’une photographie de
la façade du Moulin rouge, les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge l’ont
assignée en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge font grief à l’arrêt
de dire que l’usage de la dénomination Moulin rouge par la société Les éditions du
Tertre n’est pas constitutif d’un acte de contrefaçon et, en conséquence, de rejeter
leur demande à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que constitue, dans la vie des affaires, une « utilisation à titre de marque »
l’utilisation d’un signe pour désigner un lieu où sont principalement fournis les
services pour lesquels cette marque a été déposée ; qu’en l’espèce, en écartant tout
grief de contrefaçon, au motif inopérant tiré de ce que l’usage des termes « Moulin
rouge » servait seulement à désigner le bâtiment dont la façade était reproduite ou
auquel renvoyait une affiche, sans rechercher comme cela lui était expressément
demandé, si l’intérêt du bâtiment ainsi désigné ne tenait pas exclusivement aux
dîner-spectacles qui y sont proposés, de sorte que toute identification de ce lieu
revenait à identifier les produits et services régulièrement exploités sous la marque
« Moulin rouge », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard tant
de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle que de l’article 5 § 1 de
la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États
membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;
2°/ que constitue, dans la vie des affaires, une « utilisation à titre de marque »
l’utilisation d’un signe pour désigner un lieu où sont principalement fournis les
services pour lesquels cette marque a été déposée ; qu’en l’espèce, en relevant
par motifs propres et adoptés, pour écarter tout grief de contrefaçon, que l’usage
incriminé de la dénomination « Moulin rouge » n’était pas faite à titre de marque,

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 mais dans le but d’identifier le célèbre « cabaret » qui fait partie incontestable du
« patrimoine touristique de Paris », ou encore dans le but d’identifier le cabaret du
même nom qui fait incontestablement partie du « patrimoine culturel de Paris », de
façon indissociable du bâtiment éponyme, la cour d’appel a statué par des motifs
inopérants, et privé sa décision de base légale au regard tant de l’article L. 713-2
du Code de la propriété intellectuelle que de l’article 5 § 1 de la directive 89/104/
CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les
marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;
3°/ qu’une marque a non seulement pour fonction essentielle de garantir aux
consommateurs la provenance du produit ou du service marqué, mais aussi pour
fonctions « celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou
celles de communication, d’investissement ou de publicité » ; qu’en effet, « une
marque constitue souvent, outre une indication de provenance des produits ou des
services, un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier à des fins
publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur » ;
qu’en conséquence, le titulaire d’une marque - a fortiori renommée - est
nécessairement habilité à interdire à un concurrent de reproduire celle-ci sur tous
produits identiques ou similaires aux produits dérivés que lui-même exploite sous
sa marque afin d’assurer sa promotion et tirer profit de sa notoriété ; qu’en l’espèce,
en n’attribuant à la marque abusivement reproduite que la fonction de garantie
d’origine, sans considération pour les autres fonctions s’attachant à la marque, la
cour d’appel a violé l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et de
l’article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les
législations des États membres sur les marques, à la lumière duquel il doit être
interprété ;
4°/ qu’une marque a non seulement pour fonction essentielle de garantir aux
consommateurs la provenance du produit ou du service marqué, mais aussi pour
fonctions « celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou
celles de communication, d’investissement ou de publicité » ; qu’en effet, « une
marque constitue souvent, outre une indication de provenance des produits ou des
services, un instrument de stratégie commerciale employé, en particulier à des fins
publicitaires ou pour acquérir une réputation afin de fidéliser le consommateur » ;
qu’en conséquence, le titulaire d’une marque - a fortiori renommée - est
nécessairement habilité à interdire à un concurrent de reproduire celle-ci sur tous
produits identiques ou similaires aux produits dérivés que lui-même exploite sous
sa marque afin d’assurer sa promotion et tirer profit de sa notoriété ; qu’en se
dispensant pourtant de rechercher - comme cela lui était expressément demandé - si
la reproduction par la société Les éditions du Tertre de la marque « Moulin rouge »
pour des produits similaires à ceux exploités par la société Bal du Moulin rouge
ne portait pas atteinte à ses fonctions de communication, d’investissement ou de
publicité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 5 § 1 de la directive
89/104/CCE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres
sur les marques, à la lumière duquel il doit être interprété ;
5°/ qu’une marque a pour fonction essentielle de garantir aux consommateurs
la provenance du produit ou du service marqué qu’en l’espèce, la cour d’appel
a constaté que les produits litigieux commercialisés par la société Les éditions
du Tertre utilisaient la dénomination « Moulin rouge » associée à l’image de
l’établissement accueillant le cabaret, ou en reproduisant l’affiche publicitaire créée
par Toulouse-Lautrec pour promouvoir la revue menée par la Goulue - c’est-à-dire

100
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 précisément l’activité de cabaret ayant donné sa réputation au Moulin rouge,
réputation sur laquelle s’appuie la marque du même nom - ; qu’en affirmant pourtant
péremptoirement que cet usage n’affectait pas la garantie de provenance des produits
d’origine, sans faire ressortir l’absence de risque de confusion sur la provenance des
produits, ni donc le fait que le consommateur peut de manière certaine savoir que
les produits litigieux ne sont pas des produits de la marque « Moulin rouge », la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-2 du
Code de la propriété intellectuelle et de l’article 5 § 1 de la directive 89/104/CCE du
21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques,
à la lumière duquel il doit être interprété ;
Mais attendu qu’après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté que la société
Les éditions du Tertre utilisait la dénomination Moulin rouge, non pas de façon isolée
pour désigner les produits litigieux qu’elle commercialise, mais en association avec
l’image stylisée ou non du moulin qui abrite le cabaret parisien, ou reproduisait
l’affiche de Toulouse-Lautrec réalisée pour la publicité de la revue menée par La
Goulue, dans le but d’identifier ce cabaret qui fait partie du patrimoine touristique
de Paris, et ce, de façon indissociable du bâtiment éponyme, l’arrêt retient que cette
dénomination n’est employée qu’à des fins descriptives d’un site touristique, au
même titre que d’autres monuments emblématiques de la capitale, sans affecter la
garantie d’origine des produits sur lesquels elle est apposée ; qu’il en déduit que, si
son usage intervient dans la vie des affaires, il ne constitue cependant pas un usage
à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière ;
qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux
recherches inopérantes visées aux première, troisième, quatrième et cinquième
branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge font grief à l’arrêt
de rejeter les demandes formées par la société Bal du Moulin rouge sur le fondement
du parasitisme alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un acte de parasitisme tout comportement par lequel un agent
économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme
n’implique nullement que l’auteur du comportement incriminé fasse explicitement
référence à l’activité commerciale de l’agent dont les efforts ou le savoir-faire sont
parasités ; qu’en l’espèce, la société Bal du Moulin rouge invoquait une atteinte
portée à sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, tous éléments
essentiels de son fonds de commerce, du fait des reproductions par la société Les
éditions du Tertre sur ses produits et donc à des fins commerciales de l’élément
distinctif et des termes Moulin rouge, dans le but de se placer dans son sillage et de
profiter de sa notoriété ; qu’en relevant, pour écarter tout acte contraire à l’exercice
loyal du commerce, que la société Les éditions du Tertre, si elle reproduisait le
Moulin rouge en utilisant cette dénomination, ne faisait pas référence à l’activité
commerciale de cet établissement, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants,
et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2°/ que constitue un acte de parasitisme tout comportement par lequel un agent
économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le parasitisme
n’implique pas l’existence d’un risque de confusion ; qu’en l’espèce, en écartant
tout parasitisme de la part de la société Les éditions du Tertre, au motif inopérant

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 qu’il ne pouvait exister aucune confusion entre les activités respectives des parties,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code
civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la société Les éditions du Tertre reproduit sur
ses produits les principaux monuments et lieux touristiques de Paris, en les désignant
par leurs noms, et, en ce qui concerne le Moulin rouge, sans faire référence à l’activité
commerciale de cet établissement ; qu’en l’état de ces constatations, faisant ressortir
que cette société ne s’est pas immiscée dans le sillage de la société Bal du Moulin
rouge, exploitant le cabaret éponyme, et n’a pas cherché à profiter de sa notoriété, la
cour d’appel, abstraction faite de la référence surabondante à l’absence de confusion
entre les activités respectivement exercées par les parties, critiquée par la seconde
branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge font grief à l’arrêt
de rejeter les demandes de la société Bal du Moulin rouge au titre de la concurrence
déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que l’existence de concurrence déloyale n’implique pas que l’auteur de
tels actes fasse référence à l’activité commerciale de l’établissement concurrencé ;
qu’en l’espèce, en retenant, pour écarter la concurrence déloyale, que la société Les
éditions du Tertre ne faisait pas référence à l’activité commerciale du Moulin rouge,
la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale
au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2°/ que la cour d’appel a constaté que les produits litigieux commercialisés par la
société Les éditions du Tertre utilisaient la dénomination « Moulin rouge » associée
à l’image de l’établissement accueillant le cabaret, ou en reproduisant l’affiche
publicitaire créée par Toulouse-Lautrec pour promouvoir la revue menée par La
Goulue ; qu’en affirmant péremptoirement qu’il ne pouvait exister aucun risque de
confusion entre les activités respectivement exercées par les parties, sans expliquer
en quoi le consommateur pouvait, au vu des produits précités, raisonnablement
savoir qu’il ne s’agissait pas de produits dérivés de l’activité de dîner-spectacle
exploitée par la société Bal du Moulin rouge, et pour lesquels elle dispose d’une
licence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382
du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt constate que la société Les éditions du Tertre reproduit
sur ses produits les principaux monuments et lieux touristiques de Paris, en les
désignant par leurs noms, et, en ce qui concerne le Moulin rouge, sans faire référence
à l’activité commerciale de cet établissement, et en déduit qu’il ne peut exister
aucune confusion entre les activités respectivement exercées par les parties ; que
l’arrêt relève, en outre, qu’il n’est pas démontré d’acte contraire à l’exercice loyal
du commerce ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel,
qui n’était pas tenue de faire la recherche, inopérante, visée à la seconde branche, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que les sociétés Moulin rouge et Bal du Moulin rouge font grief à l’arrêt
de rejeter la demande de la société Bal du Moulin rouge en réparation du trouble
anormal porté à sa propriété alors, selon le moyen, que le propriétaire d’une chose,
s’il ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, peut toutefois s’opposer
à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ;

102
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 qu’en l’espèce, en écartant les prétentions de la société Bal du Moulin rouge au titre
du trouble anormal causé à sa propriété, aux motifs inopérants tirés de l’absence de
risque de confusion, d’acte contraire à l’exercice loyal du commerce, ou de profit
indûment tiré de l’image du Moulin rouge, sans rechercher, ainsi qu’elle y était
expressément invitée, si un trouble anormal ne résultait pas de la reproduction sur
des supports de qualité médiocre, trousse d’écolier, tapis de souris et dessous de
verre, de la façade du Moulin rouge qui avilissait l’image de ce célèbre cabaret
parisien et la dépréciait dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision
de toute base légale au regard de l’article 544 du Code civil ;
Mais attendu qu’en relevant qu’aucun préjudice n’était résulté de la reproduction
du Moulin rouge parmi les principaux monuments et lieux touristiques de Paris, la
cour d’appel a fait ressortir que n’était pas caractérisé un trouble anormal au droit de
propriété de la société Bal du Moulin rouge ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Doc. 3 - CJUE, 4 mars 2020, C-328/18P, aff. Black Label

La juridiction répond ici à plusieurs questions concernant l’appréciation du
risque de confusion entre deux marques.
1 Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du
7 mars 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA) (T6/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU :
T : 2018 :119), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre
de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2016 (affaire R 690/2016-2), relative à une
procédure d’opposition entre ITM Entreprises SAS et Equivalenza Manufactory SL
(ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque
[de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été abrogé et remplacé, avec effet
au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et
du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L
154, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande
d’enregistrement en cause dans la présente affaire, en l’occurrence le 16 décembre
2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable,
le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009.
3 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement :
« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est
refusée à l’enregistrement :
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure
et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les
deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion
comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

103
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué. Pour
les besoins de l’examen du pourvoi formé par l’EUIPO, ils peuvent être résumés
comme suit.
5 Le 16 décembre 2014, Equivalenza Manufactory a présenté une demande
d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO pour le signe
figuratif suivant :

6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment

de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,
du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
« Parfums ».
7 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des
marques communautaires no 240/2014, du 19 décembre 2014.
8 Le 18 mars 2015, ITM Entreprises a formé opposition à l’enregistrement de
la marque demandée pour les produits visés au point 6 du présent arrêt, au motif de
l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b),
du règlement no 207/2009.
9 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque figurative antérieure, telle
que reproduite ci-après, faisant l’objet de l’enregistrement international no 1079410,
désignant la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la
Grèce, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas,
l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie,
enregistrée le 1er avril 2011 et visant les « [e]aux de Cologne, [les] déodorants à
usage personnel (parfum) [et les] parfums » :
10 Par décision du 2 mars 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition
formée par ITM Entreprises en raison de l’existence d’un risque de confusion dans
l’esprit du public pertinent en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en
Slovénie.
11 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté
le recours formé par Equivalenza Manufactory contre la décision de la division
d’opposition. Cette chambre de recours a constaté que le public pertinent était
composé du grand public de ces quatre États membres, faisant preuve d’un niveau
d’attention moyen, et que les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la
comparaison des signes en conflit, elle a considéré que ces signes présentaient un
degré moyen de similitude visuelle et phonétique ainsi que des différences sur le
plan conceptuel. Au terme d’une appréciation globale du risque de confusion, au

104
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 sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, elle a conclu
qu’il existait un tel risque dans l’esprit du public pertinent.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2017, Equivalenza
Manufactory a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
13 À l’appui de son recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré de la violation
de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
14 Dans l’arrêt attaqué, dans un premier temps, le Tribunal a relevé que les
signes en conflit produisaient une impression d’ensemble différente sur le plan
visuel, qu’ils présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et
qu’il existait entre eux une différence sur le plan conceptuel résultant de la présence,
dans le signe dont l’enregistrement est demandé, du mot « black » et de l’élément
« by equivalenza ». Dans un second temps, le Tribunal a, au titre d’une appréciation
de la similitude de ces signes dans leur ensemble et tenant compte des conditions de
commercialisation des produits en cause, estimé que, en raison de leurs différences
sur les plans visuel et conceptuel, lesdits signes n’étaient pas similaires, au sens de
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
15 Dès lors, l’une des conditions cumulatives d’application de cette disposition
faisant défaut, le Tribunal a conclu, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la chambre
de recours avait commis une erreur de droit en constatant l’existence d’un risque de
confusion, au sens de ladite disposition.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc accueilli le moyen unique soulevé par
Equivalenza Manufactory et a, partant, annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
17 Par son pourvoi, l’EUIPO demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et
– de condamner Equivalenza Manufactory aux dépens.
18 Equivalenza Manufactory demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO soulève un moyen unique, tiré de la
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ce moyen
s’articule en quatre branches.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
20 Par la première branche du moyen unique du pourvoi, l’EUIPO allègue que
le Tribunal a entaché la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel d’une
contradiction de motifs.
21 Ainsi, d’un côté, en considérant, au point 29 de l’arrêt attaqué, que la chambre
de recours ne pouvait conclure à l’absence de toute similitude entre les signes en
conflit en raison de la présence, dans les deux signes, des cinq lettres « l », « a »,
« b », « e » et « l », écrites en lettres majuscules de couleur blanche, le Tribunal

105
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 aurait confirmé l’existence d’une similitude visuelle faible entre ces signes. Or,
de l’autre côté, en affirmant, aux points 32 et 33 de cet arrêt, que l’impression
d’ensemble produite par chacun desdits signes était différente sur le plan visuel,
le Tribunal aurait implicitement écarté tout constat de similitude visuelle entre les
mêmes signes.
22 L’EUIPO ajoute, par ailleurs, que l’élément « label », commun aux signes
en conflit, est dépourvu de signification pour le public pertinent et que, partant, cet
élément est distinctif.
23 Equivalenza Manufactory rétorque que le Tribunal a considéré, à bon droit
et sans se contredire, que les quelques éléments de similitude visuelle étaient
insuffisants pour contrebalancer les différences visuelles évidentes entre les signes
en conflit. Il conviendrait, en effet, de procéder à la comparaison de ces signes sur
le plan visuel eu égard à tous les éléments, tant verbaux que graphiques, dont lesdits
signes sont composés.
24 La circonstance, alléguée par l’EUIPO, que l’élément « label », commun
aux signes en conflit, serait distinctif n’impliquerait pas qu’il soit l’unique élément
dotant ces signes d’un caractère distinctif ou qu’il en soit l’élément dominant. En
toute hypothèse, cet argument relèverait plutôt d’une comparaison conceptuelle.
Appréciation de la Cour
25 À titre liminaire, il convient de rappeler que la question de savoir si la
motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une
question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du
18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C16/06 P, EU : C : 2008 :739,
point 74, et du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C263/09 P, EU : C : 2011 :452, point 63).
26 Au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les constatations
effectuées par la chambre de recours, exposées au point 28 de cet arrêt, selon
lesquelles, d’une part, les signes en conflit avaient en commun les cinq lettres « l »,
« a », « b », « e » et « l » et, d’autre part, l’élément « black label » du signe dont
l’enregistrement est demandé et l’élément « labell » de la marque antérieure étaient
écrits en lettres majuscules de couleur blanche, « ne pouvaient conduire [cette
chambre] à conclure à l’absence de toute similitude entre les signes en conflit ». Ce
faisant, le Tribunal a laissé entendre que, comme le relève à juste titre l’EUIPO, ces
signes étaient, à tout le moins faiblement, similaires.
27 Or, au point 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en dépit de ces
éléments de similitude, les signes en conflit produisaient une impression d’ensemble
différente sur le plan visuel. Le Tribunal a ainsi exclu tout constat d’une similitude,
même faible, entre ces signes.
28 Il s’ensuit que, en laissant entendre, d’un côté, que les signes en conflit
étaient, à tout le moins faiblement, similaires sur le plan visuel et en excluant, de
l’autre côté, toute similitude visuelle entre ces signes, le Tribunal a entaché son
appréciation d’une contradiction de motifs.
29 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument d’Equivalenza
Manufactory selon lequel le Tribunal a considéré, à bon droit, que les éléments de
similitude visuelle relevés étaient insuffisants pour contrebalancer les différences
visuelles entre les signes en conflit. Cet argument procède, en effet, d’une lecture
erronée de l’arrêt attaqué. Ainsi, comme cela ressort du point 26 du présent arrêt,
le Tribunal ne s’est pas contenté de relever certains éléments de similitude visuelle

106
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 entre les signes en conflit. Au contraire, il a indiqué, implicitement mais clairement,
au point 29 de l’arrêt attaqué, que ces éléments impliquaient la constatation d’une
similitude visuelle, à tout le moins faible, entre ces signes, contredisant ainsi la
conclusion tirée au point 32 de cet arrêt.
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la première
branche du moyen unique du pourvoi.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation des parties
31 Par la deuxième branche du moyen unique du pourvoi, l’EUIPO met en doute
le bien-fondé de la comparaison conceptuelle des signes en conflit effectuée par le
Tribunal.
32 D’une part, le Tribunal aurait omis de tenir compte des importantes nuances
exposées par la chambre de recours aux points 28 et 31 de la décision litigieuse,
desquels il ressortirait que la différence conceptuelle relevée par cette chambre
était limitée et, en définitive, non pertinente. Par contraste, le Tribunal aurait,
aux points 45 et 54 de l’arrêt attaqué, constaté l’existence d’une différence entre
les signes en conflit sur le plan conceptuel. Il aurait omis de motiver cet écart par
rapport aux considérations plus nuancées de cette décision.
33 D’autre part, le Tribunal aurait méconnu la teneur de son arrêt du 30 novembre
2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER) (T43/05, non publié, EU :
T : 2006 :370, point 79), qu’il aurait lui-même cité, et ignoré les conclusions que la
chambre de recours en avait tirées au point 28 de la décision litigieuse.
34 Equivalenza Manufactory conteste le bien-fondé de cette branche.
Appréciation de la Cour
35 Aux points 42 à 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la chambre
de recours avait relevé, à bon droit, qu’il existait une différence entre les signes
en conflit sur le plan conceptuel « résultant de la présence, dans le signe [dont
l’enregistrement est demandé], du mot “black” et de l’élément “by equivalenza” ».
36 Toutefois, comme l’allègue l’EUIPO, il ressort d’une lecture des points 28
et 31 de la décision litigieuse que la chambre de recours n’avait constaté de différence
conceptuelle entre ces signes que dans la mesure où le signe dont l’enregistrement
est demandé comportait l’adjectif « black ».
37 Il s’ensuit que le Tribunal a erronément retranscrit la conclusion tirée par la
chambre de recours.
38 Cependant, rien n’empêchait le Tribunal de procéder, en l’espèce, à sa propre
appréciation de la similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel, dès lors
que celle-ci était contestée devant lui (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008,
Les Éditions Albert René/OHMI, C16/06 P, EU : C : 2008 :739, points 47 et 48).
39 Il s’ensuit que l’argument tiré de l’erreur, telle qu’elle a été relevée au point 37
du présent arrêt, doit être écarté comme inopérant.
40 Pour le surplus, dans la mesure où l’EUIPO conteste, devant la Cour,
l’appréciation, par le Tribunal, de la similitude conceptuelle des signes en conflit, il
y a lieu de relever que cette appréciation relève d’une appréciation factuelle, laquelle
échappe, sous réserve d’une dénaturation, à la compétence de la Cour sur pourvoi
(voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI,

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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 C254/09 P, EU : C : 2010 :488, point 50). L’EUIPO n’ayant pas démontré, ni même
allégué, de dénaturation, cette argumentation doit être écartée comme irrecevable.
41 Partant, la deuxième branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée
comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérante.
Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique
Argumentation des parties
42 Par la troisième branche du moyen unique du pourvoi, l’EUIPO fait valoir
que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
en raison d’une erreur de méthode, en ce qu’il a examiné les conditions de
commercialisation des produits en cause et les habitudes d’achat du public pertinent
lors de l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
43 Or, l’appréciation du degré de similitude entre ces signes devrait être effectuée
de manière objective, sans tenir compte des habitudes d’achat du public pertinent
ou des conditions de commercialisation des produits en cause. Selon l’arrêt du
22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C342/97, EU : C : 1999 :323, point 27),
ce ne serait qu’après détermination objective de ce degré qu’il y aurait lieu, au
stade de l’appréciation globale du risque de confusion, d’examiner les conditions
de commercialisation des produits en cause et d’évaluer l’importance qu’il convient
d’accorder, au vu de ces conditions, à l’un ou à l’autre degré de similitude visuelle,
phonétique ou conceptuelle.
44 La méthode suivie par le Tribunal conduirait, de surcroît, à des résultats
absurdes en ce sens que, en fonction des produits en cause, des signes seraient
déclarés similaires ou non.
45 Par la quatrième branche de ce moyen, l’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir
violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en raison d’erreurs
de droit affectant l’appréciation de la similitude des signes en conflit.
46 En premier lieu, l’EUIPO conteste la méthode suivie par le Tribunal, en ce
que celui-ci aurait omis de tenir compte de l’ensemble des éléments de similitude
et de différence des signes en conflit dans l’appréciation d’ensemble. Ainsi, au
point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait prématurément exclu de son examen
tous les éléments de similitude visuelle entre ces signes en raison des différences
visuelles relevées au titre d’une première appréciation d’ensemble desdits signes.
Il aurait ensuite utilisé ces différences visuelles au titre d’une seconde appréciation
d’ensemble des mêmes signes, aux points 53 et 55 de cet arrêt, pour neutraliser leur
similitude phonétique. Cette double neutralisation, fondée sur les mêmes éléments
de différence et l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, serait
constitutive d’une erreur de droit et dénaturerait les principes jurisprudentiels.
47 En second lieu, l’EUIPO fait valoir que le Tribunal a commis une erreur
de méthode en ce qu’il a procédé à la neutralisation de la similitude phonétique
moyenne des signes en conflit au stade de l’appréciation de la similitude de ces
signes et en ce qu’il a prématurément renoncé à effectuer toute appréciation globale
du risque de confusion.
48 En effet, d’abord, la neutralisation de similitudes visuelles et/ou phonétiques
en raison des différences conceptuelles devrait avoir lieu au stade de l’appréciation
globale du risque de confusion, effectuée sur la base de l’ensemble des éléments de
ressemblance et de différence initialement relevés. Cette neutralisation ne saurait
consister à simplement ignorer les similitudes préalablement constatées.

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 49 Ensuite, il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des signes
en conflit puisse créer un risque de confusion, dont l’existence devrait être examinée
au terme d’une appréciation globale de ce risque.
50 Enfin, l’appréciation globale du risque de confusion ne pourrait être omise
que lorsque toute similitude, même faible, entre les signes en conflit est exclue, ce
qui ne serait pas le cas lorsqu’un degré de similitude est constaté en ce qui concerne
l’un des trois aspects pertinents, à savoir visuel, phonétique ou conceptuel. Dès lors
qu’une certaine similitude, même faible, est constatée, il conviendrait de procéder à
l’appréciation globale du risque de confusion.
51 Equivalenza Manufactory conteste le bien-fondé des troisième et quatrième
branches du moyen unique du pourvoi.
52 S’agissant de la troisième branche, si Equivalenza Manufactory admet, en
substance, les explications de l’EUIPO, résumées au point 43 du présent arrêt,
quant à la méthode d’analyse, telle qu’elle ressortirait de l’arrêt du 22 juin 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer (C342/97, EU : C : 1999 :323), elle estime toutefois que
le Tribunal s’est conformé à cette méthode en l’espèce. En effet, le Tribunal aurait,
dans un premier temps, évalué, de manière individualisée, objective et détaillée,
les degrés de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel des signes en
conflit, avant de procéder, dans un second temps, à l’appréciation globale de leur
similitude ou à l’analyse du risque de confusion, en tenant compte, à ce dernier stade
seulement, des habitudes d’achat du public pertinent.
53 S’agissant de la quatrième branche, Equivalenza Manufactory souligne
d’emblée que, afin d’apprécier le degré de similitude entre deux signes en conflit,
il peut être approprié d’évaluer l’importance qu’il convient d’accorder aux aspects
visuel, phonétique et conceptuel, en tenant compte de la catégorie de produits en
cause et des conditions de leur commercialisation. Or, ces produits, à savoir des
parfums, seraient toujours vus avant d’être achetés, comme le Tribunal l’aurait
rappelé à bon droit, au point 51 de l’arrêt attaqué. Une plus grande importance devrait,
partant, être accordée aux similitudes visuelles dans le cadre de l’appréciation de la
similitude des signes en conflit dans leur ensemble ou de l’appréciation globale du
risque de confusion.
54 En premier lieu, tout en critiquant le manque de clarté de l’argumentation
de l’EUIPO, Equivalenza Manufactory soutient que la méthode appliquée par
le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit. Le Tribunal aurait, en effet,
procédé à deux appréciations distinctes, considérant, d’abord, que les signes en
conflit étaient différents sur le plan visuel eu égard à leurs éléments de ressemblance
et de dissemblance visuelles, et, ensuite, que ces signes étaient différents dans
l’ensemble eu égard à leurs grandes différences sur les plans visuel et conceptuel,
indépendamment des similitudes mineures prises en compte, et compte tenu de la
faible incidence de l’aspect phonétique pour la catégorie de produits considérée.
55 En second lieu, Equivalenza Manufactory fait valoir qu’il ressort d’une
interprétation téléologique des points 46 et suivants de l’arrêt attaqué que le Tribunal
a effectué une appréciation globale du risque de confusion. En toute hypothèse,
le Tribunal serait parvenu à la même conclusion s’il avait tenu compte des rares
similitudes entre les signes en conflit au stade de l’appréciation de la similitude de
ces signes dans leur ensemble ou, ultérieurement, au stade de l’appréciation globale
du risque de confusion.
Appréciation de la Cour

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 56 Par les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi, qu’il
convient d’examiner ensemble, l’EUIPO reproche, en substance, au Tribunal d’avoir
recouru à une méthode erronée d’examen du risque de confusion, au sens de l’article
8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. L’EUIPO considère ainsi que le
Tribunal ne pouvait, au stade de l’appréciation de la similitude des signes en conflit
dans leur ensemble, tenir compte des modes de commercialisation des produits en
cause et procéder à une neutralisation des similitudes entre ces signes pour exclure
toute similitude entre lesdits signes et renoncer à effectuer l’appréciation globale du
risque de confusion.
57 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la
Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée
globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts
du 11 novembre 1997, SABEL, C251/95, EU : C : 1997 :528, point 22, et du 8 mai
2014, Bimbo/OHMI, C591/12 P, EU : C : 2014 :305, point 20), parmi lesquels
figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les
produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée
et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque
antérieure (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C552/09 P, EU : C : 2011 :177,
point 64).
58 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la
similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée
sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. La perception des signes qu’a le
consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant
dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen
perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen
de ses différents détails (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C251/95, EU : C :
1997 :528, point 23 ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, EU :
C : 1999 :323, point 25, et du 22 octobre 2015, BGW, C20/14, EU : C : 2015 :714,
point 35).
59 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des
signes en conflit et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré
de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un
degré élevé de similitude entre les signes en conflit et inversement (arrêts du 22 juin
1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, EU : C : 1999 :323, point 19, ainsi que du
18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C16/06 P, EU : C : 2008 :739,
point 46 et jurisprudence citée).
60 Cela étant, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et le
signe dont l’enregistrement est demandé, la notoriété ou la renommée de la marque
antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services en cause ne suffisent
pas pour constater un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous
b), du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/
OHMI, C106/03 P, EU : C : 2004 :611, point 54, et du 2 septembre 2010, Calvin
Klein Trademark Trust/OHMI, C254/09 P, EU : C : 2010 :488, point 53). En effet,
l’identité ou la similitude des signes en conflit est une condition nécessaire de
l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de telle
sorte que cette disposition est manifestement inapplicable lorsque le Tribunal écarte
toute similitude entre les signes en conflit. C’est uniquement dans l’hypothèse où
ces signes présentent une certaine similitude, même faible, qu’il incombe à cette
juridiction de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant

110
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 le faible degré de similitude entre ceux-ci, il existe, en raison de la présence d’autres
facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure,
un risque de confusion dans l’esprit du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du
24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C552/09 P, EU : C : 2011 :177, points 65 et 66 ainsi
que jurisprudence citée).
61 En l’espèce, c’est en application de la jurisprudence citée au point précédent du
présent arrêt, laquelle est, en substance, rappelée au point 16 de l’arrêt attaqué, que
le Tribunal a jugé, aux points 55 et 56 de cet arrêt, que, les signes en conflit n’étant,
selon une impression d’ensemble, pas similaires, l’une des conditions cumulatives
d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 faisait
défaut, de telle sorte que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en
constatant l’existence d’un risque de confusion.
62 Le Tribunal a tiré cette conclusion au terme d’une analyse comportant, en
substance, deux étapes.
63 Dans un premier temps, aux points 26 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a
procédé à la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et
conceptuel. En substance, il a constaté, aux points 32, 39 et 45 de l’arrêt attaqué,
que les signes en conflit étaient dissemblables sur les plans visuel et conceptuel,
mais présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
64 Dans un second temps, aux points 46 à 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a
procédé à une appréciation de la similitude des signes en conflit dans leur ensemble,
qui fait l’objet des présentes branches du moyen unique.
65 Dans ce cadre, il a considéré, ainsi qu’il ressort des points 48 et 51 à 53 de
cet arrêt, que, eu égard aux conditions de commercialisation des produits en cause,
l’aspect visuel des signes en conflit, au regard duquel ces signes étaient différents,
était plus important dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par
ceux-ci que ne le sont les aspects phonétique et conceptuel desdits signes. En outre,
le Tribunal a relevé, au point 54 dudit arrêt, que les signes en conflit étaient différents
sur le plan conceptuel en raison de la présence, dans le signe dont l’enregistrement
est demandé, des éléments « black » et « by equivalenza ».
66 Par conséquent, il découle de l’arrêt attaqué que le Tribunal a renoncé à
effectuer l’appréciation globale du risque de confusion, au motif que les signes en
conflit n’étaient, selon une impression d’ensemble, pas similaires. En effet, au terme
d’une appréciation de la similitude de ces signes dans leur ensemble, il a conclu, en
substance, que, malgré leur degré moyen de similitude phonétique, lesdits signes
n’étaient pas similaires en raison de leurs dissemblances visuelles, prépondérantes
au regard des conditions de commercialisation, et conceptuelles.
67 Cette appréciation est entachée d’erreurs de droit.
68 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que la Cour a jugé que,
afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, il y a lieu
de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas
échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’accorder à ces différents éléments,
en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause ou des conditions
dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C342/97, EU : C : 1999 :323, point 27, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker,
C334/05 P, EU : C : 2007 :333, point 36).

111
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 69 Il est vrai que, comme M. l’avocat général l’a en substance exposé aux
points 53 à 55 de ses conclusions, cette jurisprudence a donné lieu à des applications
divergentes par le juge de l’Union, en ce sens que les conditions de commercialisation
ont pu être prises en compte au stade, selon le cas, de l’appréciation de la similitude
des signes en conflit ou de l’appréciation globale du risque de confusion.
70 Toutefois, il y a lieu de préciser que, si les conditions de commercialisation
constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous
b), du règlement no 207/2009, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation
globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des
signes en conflit.
71 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a observé aux points 69, 73 et 74 de
ses conclusions, l’appréciation de la similitude des signes en conflit, qui ne constitue
que l’une des étapes de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, implique de comparer les signes
en conflit afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans
visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Si cette comparaison doit
s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire
du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques
des signes en conflit (voir, par analogie, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein
Trademark Trust/OHMI, C254/09 P, EU : C : 2010 :488, point 46).
72 Or, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, la prise en compte des
conditions de commercialisation des produits ou des services visés par deux signes
en conflit aux fins de la comparaison de ces signes pourrait conduire au résultat
absurde que les mêmes signes seraient susceptibles d’être qualifiés de similaires ou
de différents en fonction des produits et des services qu’ils visent et des conditions
dans lesquelles ces derniers sont commercialisés.
73 Il découle de ce qui précède que, en tenant compte, aux points 48 à 53 et 55 de
l’arrêt attaqué, des conditions de commercialisation des produits en cause au stade
d’une appréciation de la similitude des signes en conflit dans leur ensemble et en
faisant primer, en raison de ces conditions, les différences visuelles relevées entre
ces signes sur leur similitude phonétique, le Tribunal a commis une erreur de droit.
74 En second lieu, dans la mesure où le Tribunal a également mis en exergue,
au stade de son appréciation de la similitude des signes en conflit dans leur
ensemble, leur dissemblance conceptuelle, il y a lieu de rappeler que, selon la
jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion implique
que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des
similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins
l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire
et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement
(arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C16/06 P, EU : C :
2008 :739, point 98 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-
Picasso e.a./OHMI, C361/04 P, EU : C : 2006 :25, point 20, ainsi que du 23 mars
2006, Mülhens/OHMI, C206/04 P, EU : C : 2006 :194, point 35).
75 À cet égard, la Cour a jugé, au point 44 de l’arrêt du 5 octobre 2017, Wolf
Oil/EUIPO (C437/16 P, non publié, EU : C : 2017 :737), que l’appréciation des
conditions d’une telle neutralisation s’intègre dans l’appréciation de la similitude
des signes en conflit après l’évaluation des degrés de similitude sur les plans visuel,
phonétique et conceptuel. Il convient toutefois de préciser que cette considération est
intrinsèquement liée à l’hypothèse, exceptionnelle, dans laquelle au moins l’un des

112
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 signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire,
déterminée et pouvant être saisie directement par ce public. Il s’ensuit que ce n’est
que si ces conditions sont réunies que, conformément à la jurisprudence citée au
point précédent du présent arrêt, le Tribunal peut faire l’économie de l’appréciation
globale du risque de confusion au motif que, en raison des différences conceptuelles
marquées entre les signes en conflit et de la signification claire, déterminée et
directement saisissable pour le public pertinent d’au moins l’un de ces signes, ces
signes produisent une impression d’ensemble différente, en dépit de l’existence,
entre eux, de certains éléments de similitude sur le plan visuel ou phonétique.
76 En revanche, à défaut, pour l’un et l’autre des signes en conflit, d’avoir
une telle signification claire, déterminée et directement saisissable pour le public
pertinent, le Tribunal ne saurait procéder à une neutralisation en faisant l’économie
de l’analyse globale du risque de confusion. Dans un tel cas, il revient, au contraire,
à cette juridiction de procéder à une analyse globale de ce risque en tenant compte
de l’ensemble des éléments de similitude et de différence relevés au même titre que
l’ensemble des autres éléments pertinents, tels que le degré d’attention du public
pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI,
C361/04 P, EU : C : 2006 :25, points 21 et 23) ou le degré de caractère distinctif de
la marque antérieure.
77 Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que, aux
points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, il a entendu neutraliser la similitude des signes
en conflit sur le plan phonétique au regard de leur dissemblance conceptuelle et a
renoncé à l’analyse globale du risque de confusion, alors même qu’il n’a nullement
constaté, ni même vérifié, que, en l’espèce, au moins l’un des signes en cause avait,
dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte
que ce public soit susceptible de la saisir directement.
78 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les troisième et quatrième
branches du moyen unique du pourvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
arguments présentés par l’EUIPO à propos d’une prétendue double neutralisation
des similitudes visuelles entre les signes en conflit.
79 Par suite, eu égard aux conclusions tirées aux points 30 et 78 du présent arrêt,
il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur le recours devant le Tribunal
80 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de Justice
de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut
statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
Tel est le cas en l’espèce.
Arguments des parties
81 Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse,
Equivalenza Manufactory fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs
d’appréciation au stade de la comparaison des signes en conflit sur les plans visuel,
phonétique et conceptuel, entachant ainsi d’erreurs l’appréciation globale du risque
de confusion.
82 En premier lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, Equivalenza
Manufactory allègue que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que ces
signes étaient similaires sur le plan visuel. En substance, cette chambre aurait
erronément réduit le signe dont l’enregistrement est demandé à l’élément verbal

113
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 « label », et plus spécifiquement aux cinq lettres qui le composent, en ignorant la
valeur et le caractère distinctif de ses autres éléments verbaux et figuratifs.
83 Sur le plan phonétique, dès lors que les signes en conflit posséderaient une
intonation et un rythme différents, ils produiraient un son clairement différent.
84 Sur le plan conceptuel, les mots « label » et « black » seraient des mots
courants de la langue anglaise, compris des consommateurs pertinents, alors que le
mot « labell » ne posséderait aucune signification et serait ainsi considéré comme
un mot fantaisiste. Si la chambre de recours a, à juste titre, estimé que ces signes
étaient ainsi différents sur ce plan, elle aurait manqué d’accorder une importance
suffisante à cette différence dans le cadre de sa comparaison desdits signes.
85 En second lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion,
Equivalenza Manufactory soutient que les différences entre les signes en conflit
revêtent plus d’importance que leurs éléments de ressemblance. De nombreux
parfums seraient commercialisés sous des signes comportant l’élément verbal
« label », de telle sorte que le public pertinent serait en mesure d’identifier ce
terme. Une liste de marques produite par Equivalenza Manufactory l’attesterait. Il
conviendrait de tenir compte de la circonstance que les parfums sont toujours achetés
à vue. Il ne saurait être considéré que le signe dont l’enregistrement est demandé
serait perçu comme une variante de la marque antérieure eu égard aux différences
entre les éléments visuels des signes en conflit, qui sont des signes figuratifs.
86 L’EUIPO conteste l’ensemble de ces arguments.
Appréciation de la Cour
87 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant entre les parties
que le public pertinent est composé du grand public de la République tchèque, de
la Hongrie, de la Pologne et de la Slovénie, faisant preuve d’un niveau d’attention
moyen. Il est également constant entre les parties que les produits en cause sont
identiques.
88 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a
estimé, aux points 24 à 28 de la décision litigieuse, que ces signes présentaient un
degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et que, dans la mesure
où l’adjectif « black » serait compris par le public pertinent, ils étaient différents sur
le plan conceptuel.
89 À cet égard, il convient d’observer que le signe dont l’enregistrement est
demandé est un signe figuratif comprenant l’élément verbal « black label », écrit
en lettres majuscules blanches au milieu d’une forme géométrique quadrilatère de
couleur noire surmontée de deux feuilles stylisées. Dans la partie inférieure de ce
signe figurent les termes « by equivalenza », écrits en diagonale dans une police de
caractères plus petite de couleur noire sur fond blanc. Les éléments figuratifs dudit
signe ainsi que la stylisation des éléments verbaux de ce dernier sont relativement
simples. Eu égard à son positionnement central et à sa taille, l’élément verbal « black
label » forme l’élément dominant du même signe en ce qu’il attirera particulièrement
l’attention du consommateur. Cet élément apparaît comme un tout, au sein duquel
l’adjectif « black » est mis en lumière en ce qu’il figure, en caractères gras, au début
dudit élément.
90 La marque antérieure comprend l’élément verbal « labell » écrit en lettres
majuscules blanches dans un ovale de couleur bleu. Sa forme ovale, sa couleur et la
police de caractères utilisée sont peu originales. Le positionnement du mot « labell »

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 au centre de cette forme ainsi que le contraste entre la couleur blanche de ces lettres
par rapport au fond bleu tendent à mettre en lumière l’élément verbal « labell ».
91 Premièrement, il apparaît ainsi que, sur le plan visuel, les signes en conflit
ont en commun les cinq lettres « l », « a », « b », « e » et « l », figurant en lettres
majuscules de couleur blanche et dans une police de caractères banale sur un
fond plus foncé. Ces lettres constituent l’un des éléments verbaux du signe dont
l’enregistrement est demandé et les cinq premières lettres de l’élément verbal
unique, composé de six lettres au total, et dominant dont est composée la marque
antérieure.
92 En revanche, les signes en conflit diffèrent, d’une part, en leurs couleurs et
en leurs éléments graphiques. Compte tenu de leur taille, ces éléments occupent,
dans l’impression visuelle de ces signes, une place non négligeable. De surcroît, si
la forme quadrilatère et les deux feuilles stylisées du signe dont l’enregistrement
est demandé sont, en ellesmêmes, relativement simples, leur combinaison influe de
manière considérable sur l’impression visuelle de ce signe.
93 D’autre part, lesdits signes diffèrent du fait de la présence, dans le signe dont
l’enregistrement est demandé, du mot « black » et des termes « by equivalenza ».
Si ces derniers occupent une place secondaire dans le signe dont l’enregistrement
est demandé, le premier y est mis en exergue par ses caractères gras et sa position
centrale.
94 Eu égard aux éléments mentionnés aux points 89 à 93 du présent arrêt, il y a
lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que
les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
95 Deuxièmement, sur le plan phonétique, les signes en conflit ont en commun
le terme « label » ou « labell » qui sera prononcé de manière identique par le public
pertinent. En revanche, ils diffèrent en ce que, tandis que la marque antérieure
est composée du seul mot « labell », comportant deux syllabes, le signe dont
l’enregistrement est demandé est composé de quatre mots et contient neuf syllabes
au total. Cependant, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer
qu’il est probable que les consommateurs ne prononceront pas les termes « by
equivalenza » dans la mesure où ceux-ci occupent une position secondaire dans le
signe dont l’enregistrement est demandé et que, eu égard à la longueur des quatre
mots, les consommateurs auront tendance à abréger l’expression « black label by
equivalenza » en prononçant seulement les deux premiers mots qu’elle comporte.
96 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de
recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude
phonétique.
97 Troisièmement, sur le plan conceptuel, il importe de relever qu’il n’est pas
établi que le public pertinent comprenne la signification du mot anglais « label », de
telle sorte qu’il y a lieu de considérer que la marque antérieure sera perçue comme
étant constituée d’un mot fantaisiste, dépourvu de signification. En revanche,
le public pertinent comprend l’adjectif « black », en tant que mot de base de la
langue anglaise, comme descriptif d’une couleur et sera également en mesure de
comprendre les mots « by equivalenza » comme une indication que les produits en
cause proviennent d’Equivalenza Manufactory.
98 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les signes en conflit présentent un
degré moyen de similitude visuelle ainsi que de similitude phonétique et que ces
signes sont différents sur le plan conceptuel.

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 99 Dans la mesure où Equivalenza Manufactory fait valoir que les différences
conceptuelles entre les signes en conflit sont de nature à neutraliser les similitudes
entre ces signes, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée
au point 74 du présent arrêt, une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un
des deux signes ait, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et
déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement. Or,
eu égard aux considérations figurant au point 97 du présent arrêt, tel ne saurait être
le cas en l’espèce.
100 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de
relever qu’il n’est pas contesté que, comme la chambre de recours l’a noté au point 29
de la décision litigieuse, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Il convient également de tenir compte du fait que le public pertinent fait preuve d’un
niveau d’attention moyen et que les produits couverts par les signes en conflit sont
identiques.
101 Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu,
au point 32 de la décision litigieuse, qu’il existe un risque de confusion entre les
signes en conflit, pour le public pertinent.
102 La seule présence, dans le signe dont l’enregistrement est demandé, des
termes « black » et « by equivalenza » ne suffit pas pour écarter un tel risque. En
effet, d’une part, il ressort des motifs figurant aux points 89 à 96 du présent arrêt
que, en dépit de la présence de ces termes, les signes en conflit présentent, sur les
plans visuel et phonétique, un degré moyen de similitude, dont il est dûment tenu
compte dans la présente appréciation globale du risque de confusion. D’autre part,
l’adjectif « black » constitue un terme purement descriptif d’une couleur de base
et les termes « by equivalenza » ne trouvent aucune indication analogue dans la
marque antérieure.
103 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter
le moyen unique soulevé par Equivalenza Manufactory et, partant, de rejeter le
recours.

Doc. 4 - Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-16.714, aff. Puma

La renommée de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque
de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier
et lui ouvre une protection étendue. Attention : depuis la réforme, la marque de
renommée est protégée par l’action en contrefaçon et non plus selon les règles de la
responsabilité civile, cf. nouvel art. L. 713- 3 CPI.
Met, sur sa demande, M. X… hors de cause sur le troisième moyen qui ne
concerne que les rapports entre les sociétés Puma et la société Sporazur ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Puma AG Rudolf Dassler sport aux
droits de laquelle vient la société Puma SE de droit allemand (la société Puma) est
titulaire des marques figuratives internationales désignant la France, dénommées
« Form strip », dûment renouvelées et désignant, notamment, les chaussures de
sport et de loisirs en classe 25, enregistrées respectivement les 19 novembre 1976,
11 juillet 1978 et 27 mars 1984 sous les numéros 426712, 439 162 et 484 788 ; que
ces marques sont exploitées, en France, par la société Puma France ; que la société
Le Coq sportif international BV de droit néerlandais (la société Le Coq sportif),
titulaire d’une licence portant sur la marque « Yannick X… », a concédé en 2004
un contrat de sous-licence à la société Sporazur Morris Sportswear (la société

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 Sporazur), distributeur ; qu’estimant que les signes apposés sur deux modèles de
chaussures fabriqués pour le compte de cette dernière et commercialisés en France
en 2005 portaient atteinte à leurs droits, les sociétés Puma et Puma France (les
sociétés Puma) l’ont mise en demeure de les faire retirer du marché ; qu’après les
avoir retirées de la vente, la société Sporazur a fait assigner les sociétés Puma en
réparation du préjudice causé par ce retrait pour l’un des modèles litigieux ; que les
sociétés Puma l’ont fait assigner, ainsi que M. X… et la société Le Coq sportif, en
contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Puma font grief à l’arrêt de les avoir déboutées de leurs
demandes au titre de la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification
ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son
ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues
aux yeux d’un consommateur moyen ; qu’en se bornant à relever, pour écarter la
contrefaçon par reproduction des marques n° 426712, 439162 et 484788 déposées
par la société Puma AG, que l’existence de modifications et d’ajouts ressortant de la
présentation des signes opposés à ces marques excluait que l’action en contrefaçon
puisse être fondée sur leur reproduction, sans rechercher si les signes opposés ne
recelaient pas des différences si insignifiantes qu’elles pouvaient passer inaperçues
aux yeux d’un consommateur moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Puma, d’une part, citaient
littéralement des extraits de nombreuses décisions, par ailleurs produites aux
débats, des juridictions communautaire et nationale qui soulignaient la notoriété
des marques litigieuses et, d’autre part, faisaient référence à des articles de presse,
également produits aux débats, de nature à attester de la notoriété de ces marques ;
qu’en retenant pourtant, pour écarter la protection particulière accordée par le Code
de la propriété intellectuelle aux marques jouissant d’une renommée particulière,
que les sociétés Puma se contentaient, pour établir la renommée de leurs marques,
de citer en quelques lignes de leurs écritures l’article 5 § 2 de la directive 89/
104/ CEE et de renvoyer la cour à se reporter à la jurisprudence des juridictions
communautaire et nationale ainsi qu’à des chroniques de doctrine en précisant
les références des décisions rendues et publications concernées, la cour d’appel a
dénaturé les conclusions et le bordereau de pièces des sociétés Puma et a ainsi violé
l’article 4 du Code de procédure civile ;
3°/ qu’en tout état de cause, la renommée d’une marque peut s’établir par tous
moyens ; qu’en se bornant à relever que pour apprécier la renommée d’une marque
le juge doit notamment prendre en considération la part de marché occupée par la
marque, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son
usage ou encore l’importance de l’investissement que lui consacre son titulaire, sans
rechercher si la motivation des nombreuses décisions de justice citées et produites
par les sociétés Puma ne permettait pas de retenir la notoriété des marques litigieuses,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-5 du
Code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer, même sommairement, sur
les articles de presse, cités et produits par les sociétés Puma, desquels il ressortait,
d’une part, que la marque Puma figurait au cinquième rang des marques les plus
citées en Europe après Coca-Cola, Nike, Nokia et Sony et, d’autre part, que la

117
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 stratégie de marketing et de distribution de la marque impliquait des dépenses de
l’ordre de 15 % du chiffre d’affaires, ce qui était de nature à établir la renommée
des marques litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure
civile ;
5°/ que pour l’appréciation de la contrefaçon par imitation de marque, il convient
de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence,
sans tenir compte du degré de caractère distinctif ni des différences ; que la cour
d’appel qui, pour juger que les signes opposés aux marques de la société Puma AG
n’imitaient pas ces dernières, s’est attachée à l’examen des seules différences entre
ces signes, sans tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en
présence, a violé l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que la contrefaçon par imitation est établie dès lors qu’un risque de confusion
dans l’esprit du public est créé par l’impression d’ensemble produite par les signes
constituant l’imitation, et ce quand bien même aucun élément précis de la marque
protégée n’aurait été imité ; qu’en se bornant à examiner, pour écarter l’imitation
des marques de la société Puma AG, les différences existant entre les signes, sans
s’attacher au risque de confusion susceptible d’être créé dans l’esprit du public par
l’impression d’ensemble produite par les chaussures sur lesquelles figuraient les
signes opposés aux marques Puma, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté l’existence de modifications et
d’ajouts sur les signes incriminés, dont il résultait que les différences n’étaient pas
si insignifiantes qu’elles pouvaient passer inaperçues aux yeux d’un consommateur
moyen, la cour d’appel, qui a écarté la contrefaçon par reproduction, a légalement
justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt, après avoir énoncé que le juge ne peut
fonder sa décision sur des connaissances personnelles ou le résultat de ses propres
investigations et que, pour apprécier la renommée d’une marque, il doit notamment
prendre en considération la part de marché occupée par la marque, l’intensité de son
exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage ou encore l’importance
des investissements que lui consacre son titulaire, relève que les sociétés Puma ne
peuvent se borner à citer l’article 5, paragraphe 2, de la directive CE n° 89/ 104 et à
renvoyer la juridiction à se reporter aux jurisprudences communautaire et nationale
et à la doctrine, fût-ce en en précisant les références, puis retient qu’en omettant
d’expliciter les éléments factuels susceptibles de caractériser la renommée des
marques revendiquées, elles ont privé les parties adverses de la faculté d’y répliquer
utilement ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, tenue
de se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par une
motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées, a, sans dénaturer les
conclusions ni le bordereau de pièces, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que, loin d’ignorer les ressemblances entre les signes
en présence, l’arrêt retient que les comparaisons globales menées sur les plans
conceptuel, visuel et, pour trois d’entre elles, phonétique, font ressortir que, dans
leur ensemble, ces signes présentent de telles différences qu’en dépit de la similarité
des produits, le consommateur ne pourra les confondre ou les associer ; que de ces
constatations et appréciations souveraines dont elle a déduit que la contrefaçon
par imitation des marques invoquées n’était pas caractérisée, la cour d’appel, qui
s’est prononcée par une décision motivée et n’avait pas à prendre en considération

118
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 les modèles de chaussures sur lesquels les signes incriminés étaient apposés, a
légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Puma font grief à l’arrêt de les avoir déboutées de
leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, alors, selon le
moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui critique
notamment les motifs de l’arrêt par lesquels la cour d’appel a écarté la reproduction
ou l’imitation des signes opposés, entraînera, par voie de conséquence, la cassation
des dispositions de l’arrêt attaqué qui ont écarté la concurrence déloyale et le
parasitisme économique, la cour d’appel s’étant, pour ce faire, expressément référée
à l’examen comparatif des produits auquel elle s’était préalablement livré, et ce par
application de l’article 625 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen sans objet ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Puma font grief à l’arrêt d’avoir admis le principe de
leur condamnation venant indemniser le préjudice commercial subi par la société
Sporazur et de les avoir, à ce titre, condamnées in solidum à verser à cette dernière la
somme de 40 000 euros, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur l’un
des deux premiers moyens de cassation, qui critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il a
écarté les actions en contrefaçon et concurrence déloyale dirigées notamment contre
la société Sporazur, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de
dispositif de l’arrêt qui ont retenu la responsabilité des sociétés Puma à raison du
préjudice commercial causé à la société Sporazur par leur action, par application de
l’article 625 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet des premier et
deuxième moyens rend sans objet le grief de la première branche du moyen ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les sociétés Sporazur et Le Coq sportif font valoir que ce moyen est
nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que dans le dispositif de leurs conclusions, les sociétés Puma
avaient sollicité le rejet de l’ensemble des demandes des parties adverses ; que le
moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés Puma à verser à la société Sporazur
la somme indemnitaire de 40 000 euros, l’arrêt retient, par motifs propres, que
l’introduction de la procédure a eu des conséquences économiques négatives
pour cette société qu’il échet de réparer et, par motifs adoptés, que les sociétés
Puma étant déboutées de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon et de
la concurrence déloyale relatives au modèle de chaussure « couleur : chocolate
brown », la société Sporazur a nécessairement subi un préjudice du fait de l’arrêt de
la commercialisation de ce modèle ;

119
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une faute commise
par les sociétés Puma, faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice,
la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Puma
AG Rudolf Dassler sport aux droits de laquelle vient la société Puma SE et la
société Puma France à verser la somme de 40 000 euros à la société Sporazur morris
sportswear, l’arrêt rendu le 8 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de
Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel
de Paris, autrement composée ;
Laisse à la société Sporazur morris sportswear la charge de ses propres dépens ;
Condamne la société Puma AG Rudolf Dassler sport aux droits de laquelle vient
la société PUMA SE et la société Puma France au surplus des dépens ; (...).

Doc. 5 - CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11, aff. Rintisch

Sur l’usage sérieux, la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2015 abroge la directive 2008/95/CE avec effet au 15 janvier
2019 : le « Paquet Marques » confère une place plus importante à l’exploitation de
la marque et notamment dans son préambule la nouvelle directive énonce qu’il est
donc essentiel d’imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées
pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puisse
donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq
ans à compter de la date à laquelle s’achève la procédure d’enregistrement.
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10,
paragraphes 1 et 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques
(JO 1989, L 40, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Rintisch
à M. Eder à propos de l’usage sérieux d’une marque, utilisée sous une forme qui
diffère, par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif, de la forme sous
laquelle cette marque a été enregistrée, la forme utilisée étant elle-même enregistrée
en tant que marque.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 5, C, paragraphe 2, de la convention pour la protection de la propriété
industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le
14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations
unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »), dispose :
« L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous
une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la
marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays
de l’Union [constituée par les États auxquels s’applique la convention de Paris],
n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection
accordée à la marque. »

120
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 Le droit de l’Union
4 Le douzième considérant de la directive 89/104 est libellé comme suit :
« considérant que tous les États membres de la Communauté sont liés par la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; qu’il est nécessaire
que les dispositions de la présente directive soient en harmonie complète avec celles
de la convention de Paris ; que les obligations des États membres découlant de cette
convention ne sont pas affectées par la présente directive ; que, le cas échéant,
l’article [267] deuxième alinéa [TFUE] s’applique ».
5 L’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive 89/104, tel que repris
sans modification à l’article 10 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur
les marques (JO L 299, p. 25), seule la numérotation des paragraphes dudit article
ayant été modifiée, dispose sous l’intitulé « Usage de la marque » :
« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure
d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un
usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai
ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la
présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage aux fins du paragraphe 1 :
a) l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant
pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».
Le droit allemand
6 L’article 26, paragraphe 3, de la loi sur la protection des marques et autres
signes distinctifs (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen),
du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le « MarkenG »), dispose :
« L’usage de la marque dans une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a
été enregistrée est également considéré comme usage d’une marque enregistrée, à
condition que les différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque.
La première phrase s’applique même si la marque est enregistrée sous la forme sous
laquelle elle est utilisée. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 M. Rintisch, requérant dans le litige au principal, est titulaire des marques
verbales PROTIPLUS, enregistrée le 20 mai 1996 sous le numéro 395 49 559,8,
et PROTI, enregistrée le 3 mars 1997 sous le numéro 397 02 429, ainsi que de
la marque verbale et figurative Proti Power, enregistrée le 5 mars 1997 sous le
numéro 396 08 644,6. Ces marques nationales sont notamment enregistrées pour
des produits à base de protéines.
8 M. Eder, défendeur dans le litige au principal, est titulaire de la marque verbale
postérieure Protifit, enregistrée le 11 février 2003 sous le numéro 302 47 818, pour
des compléments alimentaires, préparations vitaminées et aliments diététiques.
9 M. Rintisch a introduit une action visant, premièrement, à obtenir que M. Eder
consente à radier la marque Protifit et, deuxièmement, à interdire l’utilisation de
celle-ci, en s’appuyant sur les droits résultant de ses marques antérieures. À ce titre, il
a principalement fondé ses demandes sur la marque PROTI et, à titre subsidiaire, sur

121
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 les marques PROTIPLUS et Proti Power. Il a également demandé la condamnation
du défendeur à l’indemniser du dommage qu’il prétend avoir subi.
10 M. Eder a soulevé une exception tirée de l’absence d’usage de la marque
PROTI par M. Rintisch. Ce dernier a rétorqué qu’il avait bien fait usage de cette
marque par l’utilisation des dénominations « PROTIPLUS » et « Proti Power ». La
juridiction de première instance a rejeté les prétentions de M. Rintisch, au motif
que les droits tirés de la marque PROTI ne pouvaient être invoqués à l’encontre de
la marque Protifit. Saisi en appel, l’Oberlandesgericht Köln a confirmé le rejet des
prétentions de M. Rintisch.
11 Un recours en « Revision » ayant été introduit par M. Rintisch devant le
Bundesgerichtshof, celui-ci relève, tout d’abord, que, conformément aux règles du
droit procédural allemand, au stade actuel de la procédure, il y a lieu de considérer
comme acquis le fait que, malgré les modifications qu’elles présentent par rapport à
la marque PROTI, les dénominations « PROTIPLUS » et « Proti Power » n’altèrent
pas le caractère distinctif de cette marque et que le requérant a fait un usage sérieux
des marques PROTIPLUS et Proti Power avant la publication de l’enregistrement
de la marque Protifit. Ainsi, la juridiction de renvoi se fonde sur la prémisse selon
laquelle la marque PROTI doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage
sérieux au sens de l’article 26, paragraphe 3, du MarkenG.
12 Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si et, le
cas échéant, dans quelles circonstances l’article 26, paragraphe 3, seconde phrase,
du MarkenG est conforme à l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive
89/104.
13 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à
statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive [89/104] doit-il être
interprété en ce sens que cette disposition s’oppose en tout état de cause à une
réglementation nationale en vertu de laquelle l’usage d’une marque (marque 1)
est également constitué lorsque celle-ci (marque 1) est utilisée dans une forme qui
diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, sans que les différences altèrent
le caractère distinctif de la marque (marque 1), et qu’elle est aussi enregistrée dans
la forme sous laquelle elle est employée (marque 2) ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
La disposition nationale visée dans la première question est-elle compatible avec
la directive [89/104] si elle fait l’objet d’une interprétation restrictive, qui écarte son
application à une marque (marque 1) dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de
garantir ou d’élargir le champ de protection d’une autre marque enregistrée (marque
2), qui l’est dans la forme sous laquelle elle est utilisée ?
3) En cas de réponse positive à la première question ou de réponse négative à la
deuxième question :
a) N’y a-t-il pas usage d’une marque enregistrée (marque 1), au sens de l’article
10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive [89/104] :
– lorsque le titulaire fait usage d’un signe dans une forme qui diffère de celles
sous lesquelles sont enregistrées la marque (marque 1) et une autre de ses marques
(marque 2) par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif des marques
(marque 1 et marque 2) ;

122
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 – lorsque le titulaire fait usage des signes sous deux formes dont aucune ne
correspond à la marque enregistrée (marque 1), mais dont la première (forme 1)
concorde avec une autre marque enregistrée (marque 2) du titulaire et dont la
seconde (forme 2) diffère des deux marques enregistrées (marque 1 et marque 2)
par des éléments n’altérant par le caractère distinctif des marques, et que cette forme
(forme 2) présente la plus grande similitude avec l’autre marque (marque 2) du
titulaire ?
b) Une disposition nationale (en l’occurrence l’article 26, paragraphe 3, seconde
phrase, du [MarkenG]) contraire à une disposition d’une directive [en l’occurrence
l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive [89/104]] peut-elle être
appliquée par une juridiction d’un État membre à des situations qui étaient déjà
acquises avant que la Cour de Justice de l’Union européenne ne prononce un arrêt
faisant pour la première fois ressortir des indices de l’incompatibilité de cette
disposition nationale avec celle de la directive (en l’espèce, l’arrêt du 13 septembre
2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI [...], C234/06 P, Rec. p. I7333), si cette juridiction
nationale estime que la confiance que place une partie à la procédure juridictionnelle
dans le maintien de ses droits constitutionnellement garantis prime l’intérêt à une
transposition d’une disposition de la directive ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
14 M. Eder soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, au
motif qu’elle serait dénuée de pertinence pour l’issue du litige au principal dès lors
que l’Oberlandesgericht Köln s’est prononcé sur les questions de fait et de droit lors
de l’instance devant cette juridiction.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence
constante, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur
une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le
juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au
principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de
même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité
de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités
de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour.
En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du
droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 12 avril 2005,
Keller, C145/03, Rec. p. I2529, point 33 ; du 18 juillet 2007, Lucchini, C119/05,
Rec. p. I6199, point 43, ainsi que du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C11/07,
Rec. p. I6845, points 27 et 32).
16 Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par
une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste
que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité
ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou
encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires
pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 14 juin 2012,
Banco Español de Crédito, C618/10, point 77 et jurisprudence citée).
17 Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet,
l’interprétation demandée de l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive
89/104 est susceptible d’avoir une incidence sur le cadre juridique applicable

123
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 au litige au principal et, partant, sur la solution que celui-ci appelle. Dès lors, la
demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.
Sur la première question et la troisième question, sous a)
18 Par sa première question et sa troisième question, sous a), qu’il convient
d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article
10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir
l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans
une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que
les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque,
et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant
que marque.
19 À cet égard, il y a lieu, d’une part, de rappeler que le caractère distinctif
d’une marque, au sens des dispositions de la directive 89/104, signifie que cette
marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé
comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit
de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2004, Procter
& Gamble/OHMI, C468/01 P à C472/01 P, Rec. p. I5141, point 32 ; du 21 octobre
2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C64/02 P, Rec. p. I10031, point 42 ; du 8 mai 2008,
Eurohypo/OHMI, C304/06 P, Rec. p. I3297, point 66, et du 12 juillet 2012, Smart
Technologies/OHMI, C311/11 P, point 23).
20 Il convient, d’autre part, de relever qu’il ne découle aucunement du libellé
de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 que la forme différente
sous laquelle la marque est utilisée ne peut pas elle-même être enregistrée comme
marque. En effet, la seule condition énoncée à cette disposition est celle selon
laquelle la forme utilisée ne peut différer de la forme sous laquelle cette marque a
été enregistrée que par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de cette
dernière.
21 Quant à la finalité de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104,
il y a lieu de relever que cette disposition, en évitant d’exiger une conformité
stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque
a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au
signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en
modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de
commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés.
22 Or, cette finalité serait compromise si, pour l’établissement de l’usage de la
marque enregistrée, il était exigé une condition supplémentaire selon laquelle la
forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne devrait pas avoir elle-même
fait l’objet d’un enregistrement en tant que marque. En effet, l’enregistrement de
nouvelles formes d’une marque permet, le cas échéant, d’anticiper les changements
susceptibles d’intervenir dans l’image de la marque et, ainsi, de l’adapter aux réalités
d’un marché en évolution.
23 En outre, il ressort du douzième considérant de la directive 89/104 que les
dispositions de cette directive doivent être « en harmonie complète avec celles de
la convention de Paris ». Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’article 10, paragraphe 2,
sous a), de ladite directive conformément à l’article 5, C, paragraphe 2, de cette
convention. Or, rien dans cette dernière disposition ne laisse entendre que
l’enregistrement d’un signe en tant que marque a pour conséquence que l’usage

124
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 de celui-ci ne peut plus être invoqué pour établir l’usage d’une autre marque
enregistrée dont il diffère seulement d’une manière telle que le caractère distinctif
de cette dernière n’en est pas altéré.
24 Il s’ensuit que l’enregistrement en tant que marque de la forme sous laquelle
une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle
cette dernière marque est enregistrée, tout en n’altérant pas le caractère distinctif de
celle-ci, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 10, paragraphe 2, sous a), de
la directive 89/104.
25 Cette interprétation n’est pas en contradiction avec celle qui résulte de l’arrêt
Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, et notamment avec le point 86 de celui-ci,
mentionné dans la décision de renvoi.
26 Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la Cour était saisie d’un litige
dans le cadre duquel une partie invoquait la protection d’une « famille » ou d’une
« série » de marques similaires, aux fins de l’appréciation du risque de confusion
avec la marque dont l’enregistrement était demandé. Ce litige relevait de l’article
15, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993,
sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), disposition qui correspondait,
à la date des faits dudit litige, à l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive
89/104, le libellé de ces dispositions étant en substance identique.
27 Ayant jugé, au point 63 de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, que,
en présence d’une « famille » ou d’une « série » de marques, le risque de confusion
résulte plus précisément du fait que le consommateur peut se méprendre sur la
provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont
l’enregistrement est demandé, en estimant, à tort, que celle-ci fait partie de cette
famille ou série de marques, la Cour a considéré que, afin d’établir l’existence d’une
« famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’un nombre suffisant de marques
susceptible de constituer cette « famille » ou cette « série » doit être démontré.
28 La Cour a poursuivi en jugeant, au point 64 de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/
OHMI, précité, que l’on ne saurait attendre d’un consommateur, en l’absence
d’usage d’un nombre suffisant de marques susceptible de constituer une « famille »
ou une « série », qu’il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de
marques et/ou qu’il associe à cette famille ou série une autre marque contenant
le même élément commun. Dès lors, pour qu’il existe un risque que le public se
méprenne quant à l’appartenance à une « famille » ou à une « série » de la marque
dont l’enregistrement est demandé, les autres marques faisant partie de cette famille
ou série devraient être présentes sur le marché.
29 C’est dans ce contexte particulier de la prétendue existence d’une « famille »
ou d’une « série » de marques qu’il convient de comprendre l’affirmation de la Cour,
au point 86 de l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, selon laquelle l’article 15,
paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94, et partant l’article 10, paragraphe 2,
sous a), de la directive 89/104, ne permet pas d’étendre, par la preuve de son usage,
la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée,
dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une
légère variante de la première. En effet, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué
aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque, dès lors que le but est d’établir
l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même « famille ».
30 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de
répondre à la première question et à la troisième question, sous a), que l’article 10,

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 paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’il ne
s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir
l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans
une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que
les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque,
et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant
que marque.

Sur la deuxième question

31 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si
l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce
sens qu’il s’oppose à une interprétation de la disposition nationale visant à transposer
ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens que cette dernière
disposition ne s’applique pas à une marque « défensive » dont l’enregistrement n’a
d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de la protection d’une autre marque
enregistrée, qui l’est dans la forme sous laquelle elle est utilisée.
32 À cet égard, il convient de relever que rien ne permet de donner à l’article
10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 une interprétation qui écarterait
l’application de cette disposition à un cas de figure tel que celui visé au point
précédent. En effet, l’intention subjective qui préside à l’enregistrement d’une marque
est dépourvue de toute pertinence aux fins de l’application de ladite disposition et,
dans cette mesure, une telle notion de marques « défensives », auxquelles celle-ci
ne s’appliquerait pas, ne trouve aucun fondement dans la directive 89/104 ni dans
d’autres dispositions du droit de l’Union.
33 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question
que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce
sens qu’il s’oppose à une interprétation de la disposition nationale visant à transposer
ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens que cette dernière
disposition ne s’applique pas à une marque « défensive » dont l’enregistrement n’a
d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de la protection d’une autre marque
enregistrée, qui l’est dans la forme sous laquelle elle est utilisée.
Sur la troisième question, sous b)
34 Par sa troisième question, sous b), la juridiction de renvoi s’interroge, en
substance, sur la question de savoir dans quelles circonstances un arrêt de la Cour,
tel que l’arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, ne devrait produire ses effets,
ou certains de ceux-ci, que pour la période postérieure à la date à laquelle il a été
prononcé.
35 La juridiction de renvoi pose la troisième question dans son ensemble, « en
cas de réponse positive à la première question ou de réponse négative à la deuxième
question ». En l’espèce, la réponse à la deuxième question relève de cette seconde
hypothèse.
36 Toutefois, la troisième question, sous b), est fondée sur la prémisse selon
laquelle il existerait une incompatibilité entre une disposition nationale, à savoir
l’article 26, paragraphe 3, seconde phrase, du MarkenG, et une disposition d’une
directive, en l’occurrence l’article 10, paragraphe 1 et 2, sous a), de la directive
89/104. Or, ni la réponse à la première question et à la troisième question, sous a), ni
celle à la deuxième question ne correspondent à une telle prémisse.

126
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 37 Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de répondre à la troisième
question, sous b).
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les
marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire
d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens
de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère
de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences
entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce
nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant
que marque.
2) L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété
en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la disposition nationale visant
à transposer ledit article 10, paragraphe 2, sous a), en droit interne en ce sens
que cette dernière disposition ne s’applique pas à une marque « défensive »
dont l’enregistrement n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ
de la protection d’une autre marque enregistrée, qui l’est dans la forme sous
laquelle elle est utilisée.

Doc. 6 - Cass. com., 5 juin 2013, n° 13-17.769, aff. Rodeo

Constitue un usage faisant obstacle à l’action en déchéance, l’usage de la
marque sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif dans la forme
sous laquelle celle-ci a été enregistrée, peu important par ailleurs que la marque
modifiée ait été elle-même enregistrée, cf. CA Paris, 20 octobre 2015, n° 14-14554.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société de droit suisse Cofra Holding AG (la
société Cofra) est titulaire de la marque internationale verbale « Rodeo » désignant
la France, déposée le 6 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507294 pour
désigner des produits des classes 9, 25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements
et de la marque communautaire verbale « Rodeo », déposée le 1er avril 1996 et
enregistrée sous le numéro 000 10 6252 pour désigner des produits des classes 18,
25 et 28, notamment toutes sortes de vêtements ; que ces marques sont exploitées
en France par la société C&A France (la société C&A) ; qu’ayant constaté, le 7 avril
2010, la mise en ligne sur des sites internet accessibles en France, par la société
Dolce & Gabbana France (la société Dolce & Gabbana), de photographies et du
film d’un défilé de mannequins portant des vêtements sur lesquels figurait le signe
Rodeo, les sociétés Cofra et C&A l’ont fait assigner en contrefaçon par imitation
des marques susvisées ; que la société Dolce & Gabbana a formé une demande
reconventionnelle en déchéance des droits de la société Cofra sur les deux marques
pour une partie des produits désignés à l’enregistrement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies, rédigées
en termes similaires :

127
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 Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5
du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11,
Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des
États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose
pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage
de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une
forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les
différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et
ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant
que marque ;
Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque
internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo »
n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra
a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux
qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-
figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que
la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en
altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été
elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5
du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque
internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo »
n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet [Link], les
photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque
exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une
calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur
d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre
la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par
un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification
revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un
concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à
l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les
marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée
avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5
du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque
internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo »
n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables,

128
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 factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la
clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme
d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette
marque ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la
forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents
n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré,
il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2013,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dolce & Gabbana France aux dépens.

Doc.7 - CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 & C-238/08, aff. Google

Sur l’usage dans la vie des affaires
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des
articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques
(JO 1989, L 40, p. 1), 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil,
du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et 14
de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000,
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le
commerce électronique ») (JO L 178, p. 1).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans
l’affaire C236/08, les sociétés Google France SARL et Google Inc. (ci-après
individuellement ou ensemble « Google ») à la société Louis Vuitton Malletier SA
(ci-après « Vuitton »), et, dans les affaires C237/08 et C238/08, Google aux sociétés
Viaticum SA (ci-après « Viaticum »), Luteciel SARL (ci-après « Luteciel »), Centre
national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (ci-après « CNRRH »)
et Tiger SARL (ci-après « Tiger »), ainsi qu’à deux particuliers, MM. Thonet
et Raboin, à propos de l’affichage sur Internet de liens promotionnels à partir de
mots-clés correspondant à des marques.
I – Le cadre juridique
A – La directive 89/104
3 L’article 5 de la directive 89/104, intitulé « Droits conférés par la marque »,
dispose :
« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire
est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage,
dans la vie des affaires :
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques
à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

129
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de
confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à
interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie
des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des
services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,
lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe
sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la
marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut
notamment être interdit :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces
fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
[…]»
4 L’article 6 de la directive 89/104, intitulé « Limitation des effets de la marque »,
dispose :
« 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un
tiers l’usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom et de son adresse ;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou
de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
c) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un
produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière
industrielle ou commerciale.
[…]»
5 L’article 7 de la directive 89/104, intitulé « Épuisement du droit conféré par la
marque », énonçait dans sa version initiale :
« 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire
l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la
Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient
que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment
lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »
6 Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace
économique européen (EEE) du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), lu en combinaison
avec l’annexe XVII, point 4, de cet accord, l’article 7, paragraphe 1, de la directive

130
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 89/104, dans sa version initiale, a été modifié aux fins dudit accord, l’expression
« dans la Communauté » étant remplacée par les mots « sur le territoire d’une partie
contractante ».
7 La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États
membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le
28 novembre 2008. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte
tenu de la date des faits, par la directive 89/104.
B – Le règlement n° 40/94
8 L’article 9 du règlement n° 40/94, intitulé « Droit conféré par la marque
communautaire », dispose :
« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le
titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de
faire usage dans la vie des affaires :
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou
des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque
de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque
d’association entre le signe et la marque ;
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque
communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans
la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte
préjudice.
2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1
sont remplies :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces
fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
[…]»
9 L’article 12 du règlement n° 40/94, intitulé « Limitation des effets de la marque
communautaire », dispose :
« Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire
d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires,
a) de son nom ou de son adresse ;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou
de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

131
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit
ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière
industrielle ou commerciale. »
10 L’article 13 du même règlement, intitulé « Épuisement du droit conféré par la
marque communautaire », énonce :
« 1. Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire
d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce
dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient
que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment
lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »
11 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du
Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO
L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, les litiges au principal
demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
C – La directive 2000/31
12 Le vingt-neuvième considérant de la directive 2000/31 énonce :
« Les communications commerciales sont essentielles pour le financement des
services de la société de l’information et le développement d’une large variété de
nouveaux services gratuits. Dans l’intérêt de la protection des consommateurs et de
la loyauté des transactions, les communications commerciales […] doivent respecter
un certain nombre d’obligations relatives à la transparence. […] »
13 Les quarantième à quarante-sixième considérants de la directive 2000/31 sont
libellés comme suit :
« (40) Les divergences existantes et émergentes entre les législations et les
jurisprudences des États membres dans le domaine de la responsabilité des
prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires empêchent le bon
fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des
services transfrontaliers […]. Les prestataires des services ont, dans certains cas,
le devoir d’agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin. La présente
directive doit constituer la base adéquate pour l’élaboration de mécanismes rapides
et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à celles-ci
impossible. […]
(41) La présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu
et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés
par les entreprises.
(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente
directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre
de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et
de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations
fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but
d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement
technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la
société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations
transmises ou stockées.

132
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 (43) Un prestataire de services peut bénéficier de dérogations pour le ‘simple
transport’ et pour la forme de stockage dite ‘caching’ lorsqu’il n’est impliqué en
aucune manière dans l’information transmise. […]
(44) Un prestataire de services qui collabore délibérément avec l’un des
destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des
activités de ‘simple transport’ ou de ‘caching’ et, dès lors, il ne peut pas bénéficier
des dérogations en matière de responsabilité prévues pour ce type d’activité.
(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires
prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en
cessation de différents types. […]
(46) Afin de bénéficier d’une limitation de responsabilité, le prestataire d’un
service de la société de l’information consistant dans le stockage d’informations
doit, dès qu’il prend effectivement connaissance ou conscience du caractère illicite
des activités, agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre
l’accès à celles-ci impossible. […] »
14 L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 définit les « services de la société
de l’information » par référence à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/
CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle
que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du
20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18), comme visant :
« tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie
électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ».
15 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34, dans sa version telle que
modifiée par la directive 98/48, poursuit ainsi :
« […]
Aux fins de la présente définition, on entend par :
– les termes ‘à distance’: un service fourni sans que les parties soient
simultanément présentes,
– ‘par voie électronique’: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au
moyen d’équipements électroniques de traitement […] et de stockage de données,
et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens
optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,
– ‘à la demande individuelle d’un destinataire de services’: un service fourni par
transmission de données sur demande individuelle.
[…]»
16 L’article 6 de la directive 2000/31 énonce :
« Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit
communautaire, les États membres veillent à ce que les communications
commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information […]
répondent au moins aux conditions suivantes :
[…]

133
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication
commerciale est faite doit être clairement identifiable ;
[…]»
17 Le chapitre II de la directive 2000/31 comporte une section 4, intitulée
« Responsabilité des prestataires intermédiaires », qui réunit les articles 12 à 15.
18 L’article 12 de la directive 2000/31, intitulé « Simple transport (‘Mere
conduit’)», dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la
société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication,
des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au
réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des
informations transmises, à condition que le prestataire :
a) ne soit pas à l’origine de la transmission ;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la
transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1
englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations
transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la
transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps
raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une
autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres,
d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une
violation. »
19 L’article 13 de la même directive, intitulé « Forme de stockage dite ‘caching’»,
énonce :
« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la
société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication,
des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas
responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette
information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de
l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que :
a) le prestataire ne modifie pas l’information ;
b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information ;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information,
indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises ;
d) le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement
reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation
de l’information
et

134
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 e) le prestataire agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée
ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait
que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait
que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une
autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès
impossible.
2. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité
administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger
du prestataire qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation. »
20 L’article 14 de la directive 2000/31, intitulé « Hébergement », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service
de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par
un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations
stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de
l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts,
n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou
l’information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement
pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l’autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une
autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres,
d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une
violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer
des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre
l’accès impossible. »
21 L’article 15 de la directive 2000/31, intitulé « Absence d’obligation générale
en matière de surveillance », prévoit :
« 1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture
des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller
les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de
rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de
la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités
publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires
de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient
ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations
permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu
un accord d’hébergement. »
II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles
A – Le service de référencement « AdWords »

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 22 Google exploite un moteur de recherche sur Internet. Lorsqu’un internaute
effectue une recherche à partir d’un ou de plusieurs mots, le moteur de recherche
va afficher les sites qui paraissent le mieux correspondre à ces mots par ordre
décroissant de pertinence. Il s’agit des résultats dits « naturels » de la recherche.
23 Par ailleurs, Google propose un service de référencement payant dénommé
« AdWords ». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la
sélection d’un ou de plusieurs mots-clés, de faire apparaître, en cas de concordance
entre ce ou ces mots et celui ou ceux contenus dans la requête adressée par un
internaute au moteur de recherche, un lien promotionnel vers son site. Ce lien
promotionnel apparaît dans la rubrique « liens commerciaux », qui est affichée soit
en partie droite de l’écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de
l’écran, au-dessus desdits résultats.
24 Ledit lien promotionnel est accompagné d’un bref message commercial.
Ensemble, ce lien et ce message constituent l’annonce affichée dans la rubrique
susvisée.
25 Une rémunération du service de référencement est due par l’annonceur pour
chaque clic sur le lien promotionnel. Cette rémunération est calculée en fonction,
notamment, du « prix maximal par clic » que l’annonceur a, lors de la conclusion
du contrat de service de référencement avec Google, déclaré être prêt à payer, ainsi
que du nombre de clics sur ledit lien par les internautes.
26 Plusieurs annonceurs peuvent sélectionner le même mot-clé. L’ordre
d’affichage de leurs liens promotionnels est alors déterminé, notamment, en fonction
du prix maximal par clic, du nombre de clics antérieurs sur lesdits liens, ainsi que
de la qualité de l’annonce telle qu’évaluée par Google. L’annonceur peut à tout
moment améliorer sa place dans l’ordre d’affichage en fixant un prix maximal par
clic plus élevé ou en essayant d’améliorer la qualité de son annonce.
27 Google a mis au point un processus automatisé pour permettre la sélection
de mots-clés et la création d’annonces. Les annonceurs sélectionnent les mots-clés,
rédigent le message commercial et insèrent le lien vers leur site.
B – L’affaire C-236/08
28 Vuitton, qui commercialise notamment des sacs de luxe et d’autres produits de
maroquinerie, est titulaire de la marque communautaire « Vuitton » et des marques
nationales françaises « Louis Vuitton » et « LV ». Il est constant que ces marques
sont renommées.
29 Au début de l’année 2003, Vuitton a fait constater que, lors de l’utilisation du
moteur de recherche de Google, la saisie par les internautes des termes constituant
ses marques faisait apparaître, dans la rubrique « liens commerciaux », des liens vers
des sites proposant des imitations de produits de Vuitton. Il a également été établi
que Google offrait aux annonceurs la possibilité de sélectionner non seulement des
mots-clés correspondant aux marques de Vuitton, mais aussi ces mots-clés associés
à des expressions évoquant l’imitation, telles que « imitation » et « copie ».
30 Vuitton a assigné Google afin de voir constater, notamment, que celle-ci avait
porté atteinte à ses marques.
31 Google a été condamnée pour contrefaçon des marques de Vuitton par
jugement du 4 février 2005 du tribunal de grande instance de Paris puis, en appel,
par arrêt du 28 juin 2006 de la cour d’appel de Paris. Elle a formé un pourvoi en
cassation contre ce dernier arrêt.

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 32 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de
poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la [directive 89/104] et 9,
paragraphe 1, sous a) et b), du [règlement n° 40/94] doivent-ils être interprétés en
ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition
des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées, et
organise par le contrat de référencement la création et l’affichage privilégié, à partir
de ces mots-clés, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés
des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que [leur] titulaire est
habilité à interdire ?
2) Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire
pourrait-il s’opposer à un tel usage, sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2,
de la directive [89/104], et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement
[n° 40/94] ?
3) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible
d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104]
et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant
peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information
consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens
de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait
être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage
illicite du signe par l’annonceur ? »
C – L’affaire C-237/08
33 Viaticum est titulaire des marques françaises « Bourse des Vols », « Bourse
des Voyages » et « BDV », enregistrées pour des services d’organisation de voyages.
34 Luteciel exerce une activité de prestataire de services informatiques pour
le compte d’agences de voyages. Elle assure l’édition et la maintenance du site
Internet de Viaticum.
35 Viaticum et Luteciel ont fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de
recherche de Google par des internautes, la saisie des termes constituant les marques
susvisées faisait apparaître, dans la rubrique « liens commerciaux », des liens vers
des sites de concurrents de Viaticum. Il a également été établi que Google offrait
aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin des mots-clés correspondant
auxdites marques.
36 Viaticum et Luteciel ont assigné Google. Par jugement du 13 octobre 2003,
le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que Google avait commis des
actes de contrefaçon de marques et l’a condamnée à réparer le préjudice subi par
Viaticum et Luteciel. Google a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles.
Celle-ci, par un arrêt du 10 mars 2005, a retenu que Google avait commis des actes
de complicité de contrefaçon et a confirmé le jugement du 13 octobre 2003. Google
a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt.
37 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de
poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous b), de la [directive 89/104] doit-il
être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant
qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant
des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et

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 l’affichage privilégié, à partir de ces mots-clés, de liens promotionnels vers des sites
sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par
l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que [leur] titulaire est
habilité à interdire ?
2) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible
d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104]
et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant
peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information
consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens
de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait
être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage
illicite du signe par l’annonceur ? »
D – L’affaire C-238/08
38 M. Thonet est titulaire de la marque française « Eurochallenges », enregistrée
notamment pour des services d’agence matrimoniale. CNRRH exerce l’activité
d’agence matrimoniale. Elle est titulaire d’une licence sur la marque susvisée,
concédée par M. Thonet.
39 Au cours de l’année 2003, M. Thonet et CNRRH ont fait constater que, lors
de l’utilisation du moteur de recherche de Google par des internautes, la saisie
du terme correspondant à la marque susvisée faisait apparaître, dans la rubrique
« liens commerciaux », des liens vers des sites de concurrents de CNRRH, exploités
respectivement par M. Raboin et Tiger. Il a également été établi que Google offrait
aux annonceurs la possibilité de sélectionner à cette fin ledit terme en tant que
motclé.
40 M. Raboin, Tiger et Google ont, sur la demande de M. Thonet et de CNRRH,
été condamnés pour contrefaçon de marque par jugement du 14 décembre 2004 du
tribunal de grande instance de Nanterre puis, en appel, par arrêt du 23 mars 2006
de la cour d’appel de Versailles. Google a formé un pourvoi en cassation contre ce
dernier arrêt.
41 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de
poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de
référencement payant sur Internet, d’un mot-clé déclenchant en cas de requête
utilisant ce mot l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité
par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou des services, d’un signe
reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des
produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque,
caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par
l’article 5 de la [directive 89/104] ?
2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la [directive 89/104] doit-il être
interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met
à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques
déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’affichage
privilégié, à partir de ces mots-clés, de liens promotionnels vers des sites sur
lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par
l’enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est
habilité à interdire ?

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 3) Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible
d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive [89/104]
et du règlement [n° 40/94], le prestataire de service de référencement payant
peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l’information
consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens
de l’article 14 de la [directive 2000/31], de sorte que sa responsabilité ne pourrait
être recherchée avant qu’il n’ait été informé par le titulaire de la marque de l’usage
illicite du signe par l’annonceur ? »
III – Sur les questions préjudicielles
A – Sur l’emploi de mots-clés correspondant à des marques d’autrui dans le
cadre d’un service de référencement sur Internet
1. Considérations liminaires
42 Il est constant que les litiges au principal trouvent leur origine dans l’emploi,
en tant que mots-clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de
signes qui correspondent à des marques, sans que les titulaires de celles-ci n’aient
donné leur consentement. Lesdits mots-clés ont été choisis par des clients du
prestataire du service de référencement et ont été acceptés et stockés par ce dernier.
Les clients en cause commercialisent des imitations des produits du titulaire de la
marque (affaire C236/08) ou sont, simplement, des concurrents de celui-ci (affaires
C237/08 et C238/08).
43 Par ses première question dans l’affaire C236/08, première question dans
l’affaire C237/08 ainsi que première et deuxième questions dans l’affaire C238/08,
qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 ainsi que 9,
paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce
sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un tiers d’afficher ou
de faire afficher, à partir d’un mot-clé identique ou similaire à cette marque que
ce tiers a sans le consentement dudit titulaire sélectionné ou stocké dans le cadre
d’un service de référencement sur Internet, une annonce pour des produits ou des
services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.
44 Les première question dans l’affaire C236/08, première question dans l’affaire
C237/08 et deuxième question dans l’affaire C238/08 se concentrent, à cet égard,
sur le stockage d’un tel mot-clé par le prestataire du service de référencement et
l’organisation, par ce dernier, de l’affichage de l’annonce de son client à partir dudit
mot, tandis que la première question dans l’affaire C238/08 porte sur la sélection du
signe en tant que mot-clé par l’annonceur et sur l’affichage de l’annonce qui résulte,
par le mécanisme du référencement, de ladite sélection.
45 Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 ainsi que
9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 habilitent, sous certaines
conditions, les titulaires de marques à interdire aux tiers l’usage de signes identiques
ou similaires à leurs marques pour des produits ou des services identiques ou
similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées.
46 Dans les litiges au principal, l’emploi de signes correspondant à des
marques en tant que mots-clés a pour objet et pour effet de déclencher l’affichage
de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits ou
des services identiques à ceux pour lesquels lesdites marques sont enregistrées, à
savoir, respectivement, des produits de maroquinerie, des services d’organisation de
voyages et des services d’agence matrimoniale.

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 47 Dès lors, la Cour examinera la question visée au point 43 du présent arrêt
principalement sous l’angle des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive
89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et seulement de manière
incidente sous l’angle du même paragraphe 1, sous b), de ces articles, cette dernière
disposition couvrant, en cas de signe identique à la marque, l’hypothèse où les
produits ou les services du tiers sont seulement similaires à ceux pour lesquels ladite
marque est enregistrée.
48 À l’issue dudit examen, il conviendra de répondre à la deuxième question dans
l’affaire C236/08, par laquelle la Cour est invitée à examiner la même problématique
sous l’angle des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1,
sous c), du règlement n° 40/94, qui concernent les droits conférés par des marques
jouissant d’une renommée. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi,
il résulte de la demande de décision préjudicielle que la législation applicable en
France comporte la règle visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104.
Au demeurant, la Cour a précisé que cette disposition de la directive ne doit pas être
interprétée exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération
de l’économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s’insère. Dès
lors, la règle visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ne concerne
non pas seulement les cas où un tiers fait usage d’un signe identique ou similaire à
une marque renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires
à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, mais également les cas où un tel
usage est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour
lesquels ladite marque est enregistrée (arrêts du 9 janvier 2003, Davidoff, C292/00,
Rec. p. I389, points 24 à 30, ainsi que du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux,
C102/07, Rec. p. I2439, point 37).
2. Sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104
et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94
49 En application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104
ou, en cas de marque communautaire, de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du
règlement n° 40/94, le titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage, sans son
consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage
a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à
ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de
porter atteinte aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêt du 11 septembre
2007, Céline, C17/06, Rec. p. I7041, point 16 ; ordonnance du 19 février 2009, UDV
North America, C62/08, non encore publiée au Recueil, point 42, ainsi que arrêt du
18 juin 2009, L’Oréal e.a., C487/07, non encore publié au Recueil, point 58).
a) Usage dans la vie des affaires
50 L’usage du signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès
lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage
économique et non dans le domaine privé (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal
Football Club, C206/01, Rec. p. I10273, point 40, et Céline, précité, point 17, ainsi
que l’ordonnance UDV North America, précitée, point 44).
51 S’agissant, d’abord, de l’annonceur achetant le service de référencement et
choisissant en tant que mot-clé un signe identique à une marque d’autrui, il convient
de constater qu’il fait un usage dudit signe au sens de cette jurisprudence.
52 En effet, du point de vue de l’annonceur, la sélection du mot-clé identique à
la marque a pour objet et pour effet l’affichage d’un lien promotionnel vers le site

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 sur lequel il offre à la vente ses produits ou ses services. Le signe sélectionné en
tant que mot-clé étant le moyen utilisé pour déclencher cet affichage publicitaire,
il ne saurait être contesté que l’annonceur en fait un usage dans le contexte de ses
activités commerciales et non dans le domaine privé.
53 S’agissant, ensuite, du prestataire du service de référencement, il est constant
que celui-ci exerce une activité commerciale et vise un avantage économique
lorsqu’il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques
à des marques en tant que mots-clés et organise l’affichage d’annonces à partir de
ceux-ci.
54 Il est également constant que ce service n’est pas seulement fourni aux
titulaires desdites marques ou aux opérateurs habilités à commercialiser les produits
ou les services de ceux-ci, mais a, du moins dans les affaires en cause, lieu sans
le consentement des titulaires et est fourni à des concurrents de ceux-ci ou à des
imitateurs.
55 S’il ressort bien de ces éléments que le prestataire du service de référencement
opère « dans la vie des affaires » lorsqu’il permet aux annonceurs de sélectionner
des signes identiques à des marques en tant que mots-clés, stocke ces signes et
affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n’en découle pas pour autant
que ce prestataire fasse lui-même un « usage » de ces signes au sens des articles 5
de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.
56 À cet égard, il suffit de relever que l’usage d’un signe identique ou similaire à
la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une
utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Dans
le cas du prestataire d’un service de référencement, celui-ci permet à ses clients de
faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire lui-même un
usage desdits signes.
57 Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que ledit prestataire est rémunéré
pour l’usage desdits signes par ses clients. En effet, le fait de créer les conditions
techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service,
ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe.
Dans la mesure où il a permis à son client de faire un tel usage, son rôle doit, le
cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit que les articles 5
de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94, telles que celles auxquelles fait
référence le point 107 du présent arrêt.
58 Il ressort de ce qui précède que le prestataire du service de référencement ne
fait pas un usage dans la vie des affaires au sens des dispositions susvisées de la
directive 89/104 et du règlement n° 40/94.
59 Il s’ensuit que les conditions afférentes à l’usage « pour des produits ou
des services » et à l’atteinte aux fonctions de la marque doivent seulement être
examinées par rapport à l’usage du signe identique à la marque par l’annonceur.
b) Usage « pour des produits ou des services »
60 L’expression « pour des produits ou des services » identiques à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, figurant aux articles 5, paragraphe 1, sous a),
de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 porte, en
principe, sur les produits ou les services du tiers qui fait usage du signe identique
à la marque [voir arrêts du 25 janvier 2007, Adam Opel, C48/05, Rec. p. I1017,
points 28 et 29, ainsi que du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C533/06,

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 Rec. p. I4231, point 34]. Le cas échéant, elle peut également porter sur les produits
ou les services d’une autre personne pour le compte de laquelle le tiers agit (voir
ordonnance UDV North America, précitée, points 43 à 51).
61 Ainsi que la Cour l’a déjà constaté, les comportements énumérés aux articles 5,
paragraphe 3, de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à
savoir l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, l’offre à la
vente des produits ou des services sous le signe, l’importation ou l’exportation sous
le signe, et l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité, constituent
des usages pour des produits ou des services (voir arrêts précités Arsenal Football
Club, point 41, et Adam Opel, point 20).
62 Les faits à l’origine du litige au principal dans l’affaire C236/08 avoisinent
certaines des situations décrites auxdites dispositions de la directive 89/104 et du
règlement n° 40/94, à savoir l’offre des produits du tiers sous le signe identique à
la marque ainsi que l’utilisation de ce signe dans la publicité. En effet, il résulte du
dossier que des signes identiques à des marques de Vuitton sont apparus dans des
annonces affichées dans la rubrique « liens commerciaux ».
63 En revanche, les cas visés par les affaires C237/08 et C238/08 sont caractérisés
par l’absence, dans l’annonce du tiers, du signe identique à la marque.
64 Google soutient que, en l’absence d’une quelconque mention du signe dans
l’annonce même, l’usage dudit signe en tant que mot-clé ne peut être considéré
comme étant fait pour des produits ou des services. Les titulaires de marques
opposés à Google, ainsi que le gouvernement français, défendent la thèse inverse.
65 À cet égard, il convient de rappeler que les articles 5, paragraphe 3, de la
directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 contiennent seulement
une énumération non exhaustive des types d’usage que le titulaire de la marque
peut interdire (arrêts Arsenal Football Club, précité, point 38 ; du 17 mars 2005,
Gillette Company et Gillette Group Finland, C228/03, Rec. p. I2337, point 28, ainsi
que Adam Opel, précité, point 16). Dès lors, la circonstance que le signe utilisé
par le tiers à des fins publicitaires n’apparaît pas dans la publicité même ne saurait
signifier à elle seule que cette utilisation est étrangère à la notion d’« usage […]
pour des produits ou des services » au sens de l’article 5 de la directive 89/104.
66 Par ailleurs, une interprétation selon laquelle seuls les usages mentionnés dans
ladite énumération seraient pertinents, méconnaîtrait la circonstance que celle-ci a
été rédigée avant la pleine apparition du commerce électronique et des publicités
développées dans ce cadre. Or, ce sont ces formes électroniques de commerce et
de publicité qui peuvent, par l’emploi des technologies informatiques, typiquement
donner lieu à des usages différents de ceux énumérés aux articles 5, paragraphe 3,
de la directive 89/104 et 9, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
67 Dans le cas du service de référencement, il est constant que l’annonceur ayant
sélectionné en tant que mot-clé le signe identique à une marque d’autrui, vise à ce
que les internautes introduisant ce mot en tant que terme de recherche cliqueront
non seulement sur les liens affichés qui proviennent du titulaire de ladite marque,
mais également sur le lien promotionnel dudit annonceur.
68 Il est clair, également, que, dans la plupart des cas, l’internaute introduisant
le nom d’une marque en tant que mot de recherche vise à trouver des informations
ou des offres sur les produits ou les services de cette marque. Dès lors, lorsque
sont affichés, à côté ou au-dessus des résultats naturels de la recherche, des liens
promotionnels vers des sites proposant des produits ou des services de concurrents

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 du titulaire de ladite marque, l’internaute peut, s’il n’écarte pas d’emblée ces liens
comme étant sans pertinence et ne les confond pas avec ceux du titulaire de la
marque, percevoir lesdits liens promotionnels comme offrant une alternative par
rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque.
69 Dans cette situation caractérisée par le fait qu’un signe identique à une marque
est sélectionné en tant que mot-clé par un concurrent du titulaire de la marque dans
le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux
services dudit titulaire, il y a usage dudit signe pour les produits ou les services dudit
concurrent.
70 Il convient de rappeler, à cet égard, que la Cour a déjà jugé qu’un annonceur
qui utilise, dans le cadre d’une publicité comparative, un signe identique ou similaire
à la marque d’un concurrent afin d’identifier, explicitement ou implicitement, les
produits ou les services offerts par ce dernier et de comparer ses propres produits ou
services avec ceux-ci, fait un usage dudit signe « pour des produits ou des services »
au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 [voir arrêts précités O2
Holdings et O2 (UK), points 35, 36 et 42, ainsi que L’Oréal e.a., points 52 et 53].
71 Or, sans qu’il soit besoin d’examiner si la publicité sur Internet à partir de
mots-clés identiques à des marques de concurrents constitue ou non une forme de
publicité comparative, il s’avère en tout état de cause que, à l’instar de ce qui est
constaté dans la jurisprudence citée au point précédent, l’usage que l’annonceur
fait du signe identique à la marque d’un concurrent pour que l’internaute prenne
connaissance non seulement des produits ou des services offerts par ce concurrent
mais également de ceux dudit annonceur, est un usage pour les produits ou les
services de cet annonceur.
72 Par ailleurs, même dans des cas où l’annonceur ne vise pas, par son usage
du signe identique à la marque en tant que mot-clé, à présenter ses produits ou
ses services aux internautes comme une alternative par rapport aux produits ou
aux services du titulaire de la marque, mais a, au contraire, pour but d’induire
les internautes en erreur sur l’origine de ses produits ou de ses services, en leur
faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise
économiquement liée à celui-ci, il y a usage « pour des produits ou des services ».
En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, un tel usage existe en tout état de cause
lorsque le tiers utilise le signe identique à la marque de telle façon qu’il s’établit un
lien entre ledit signe et les produits commercialisés ou les services fournis par le
tiers (arrêt Céline, précité, point 23, et ordonnance UDV North America, précitée,
point 47).
73 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’emploi par
l’annonceur du signe identique à la marque en tant que mot-clé dans le cadre d’un
service de référencement sur Internet relève de la notion d’usage « pour des produits
ou des services » au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104.
74 Par la même, il s’agit d’un usage « pour des produits ou des services » au sens
de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lorsque le signe faisant
l’objet dudit usage est identique à une marque communautaire.
c) Usage susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque
75 Le droit exclusif prévu aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive
89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 a été octroyé afin de
permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que
titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir

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 ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans
lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte
aux fonctions de la marque (voir, notamment, arrêts précités Arsenal Football Club,
point 51 ; Adam Opel, points 21 et 22, ainsi que L’Oréal e.a., point 58).
76 Il résulte de cette jurisprudence que le titulaire de la marque ne saurait
s’opposer à l’usage d’un signe identique à la marque, si cet usage n’est susceptible
de porter atteinte à aucune des fonctions de celle-ci (arrêts précités Arsenal Football
Club, point 54, ainsi que L’Oréal e.a., point 60).
77 Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la
marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du
service (ci-après la « fonction d’indication d’origine »), mais également les autres
fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de
ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de
publicité (arrêt L’Oréal e.a., précité, point 58).
78 La protection conférée par les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive
89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 est, à cet égard, plus
étendue que celle prévue aux mêmes articles, paragraphe 1, sous b), dont la mise en
œuvre exige l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêts précités
Davidoff, point 28, ainsi que L’Oréal e.a., point 59).
79 Il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que dans l’hypothèse, visée
aux articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous
a), du règlement n° 40/94, où l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque
est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque
est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci
est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de
la fonction d’indication d’origine ou de l’une des autres fonctions.
80 Certes, le titulaire de la marque n’a pas le droit d’interdire un tel usage dans
les hypothèses d’exception énoncées aux articles 6 et 7 de la directive 89/104 et aux
articles 12 et 13 du règlement n° 40/94. Toutefois, il n’est pas affirmé que l’une de
ces hypothèses soit applicable en l’espèce.
81 En l’occurrence, les fonctions pertinentes à examiner sont la fonction
d’indication d’origine et la fonction de publicité.
i) Atteinte à la fonction d’indication d’origine
82 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou
à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui
permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre
provenance (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C39/97, Rec.
p. I5507, point 28, et du 6 octobre 2005, Medion, C120/04, Rec. p. I8551, point 23).
83 La question de savoir s’il y a une atteinte à cette fonction de la marque
lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot-clé identique à une marque,
une annonce d’un tiers, tel qu’un concurrent du titulaire de cette marque, dépend en
particulier de la façon dont cette annonce est présentée.
84 Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce
ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé
et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à

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 celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (voir, en ce sens, arrêt Céline, précité, point 27
et jurisprudence citée).
85 En effet, dans une telle situation, qui est au demeurant caractérisée par la
circonstance que l’annonce en question apparaît tout de suite après l’introduction
de la marque en tant que mot de recherche par l’internaute concerné et est affichée
à un moment où la marque est, dans sa qualité de mot de recherche, également
indiquée sur l’écran, l’internaute peut se méprendre sur l’origine des produits ou des
services en cause. Dans ces circonstances, l’usage du signe identique à la marque
par le tiers en tant que mot-clé déclenchant l’affichage de ladite annonce, est de
nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les
produits ou services concernés et le titulaire de la marque (voir, par analogie, arrêts
Arsenal Football Club, précité, point 56, et du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch,
C245/02, Rec. p. I10989, point 60).
86 S’agissant, toujours, de l’atteinte à la fonction d’indication d’origine, il est
utile de relever que le besoin d’un affichage transparent des annonces sur Internet
est souligné dans la législation de l’Union sur le commerce électronique. Eu égard
aux intérêts de la loyauté des transactions et de la protection des consommateurs,
évoqués au vingt-neuvième considérant de la directive 2000/31, l’article 6 de cette
dernière établit la règle selon laquelle la personne physique ou morale pour le
compte de laquelle une communication commerciale relevant d’un service de la
société de l’information est faite, doit être clairement identifiable.
87 S’il s’avère ainsi que la responsabilité d’annonceurs sur Internet peut, le cas
échéant, être engagée en application de règles d’autres domaines de droit, telles
que celles sur la concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que le prétendu
usage illicite sur Internet de signes identiques ou similaires à des marques se prête
à un examen sous l’angle du droit des marques. Eu égard à la fonction essentielle
de la marque, qui, dans le domaine du commerce électronique, consiste notamment
à permettre aux internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une
recherche au sujet d’une marque précise, de distinguer les produits ou les services
du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance, ledit titulaire doit
être habilité à interdire l’affichage d’annonces de tiers que les internautes risquent
de percevoir erronément comme émanant de lui.
88 Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au cas par cas, si les faits du
litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à
la fonction d’indication d’origine telle que décrite au point 84 du présent arrêt.
89 Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre
ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la
fonction d’indication d’origine.
90 Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique,
reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un
internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure
de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est
joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au
contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il
y a atteinte à ladite fonction de la marque.
ii) Atteinte à la fonction de publicité
91 La vie des affaires étant caractérisée par une offre variée de produits et de
services, le titulaire d’une marque peut avoir non seulement l’objectif d’indiquer,

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 par ladite marque, l’origine de ses produits ou de ses services, mais également celui
d’employer sa marque à des fins publicitaires visant à informer et à persuader le
consommateur.
92 Dès lors, le titulaire d’une marque est habilité à interdire l’usage, sans son
consentement, d’un signe identique à sa marque pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, lorsque cet usage porte
atteinte à l’emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu’élément de promotion
des ventes ou en tant qu’instrument de stratégie commerciale.
93 S’agissant de l’usage, par des annonceurs sur Internet, du signe identique à la
marque d’autrui en tant que mot-clé aux fins de l’affichage de messages publicitaires,
il est évident que cet usage est susceptible d’avoir certaines répercussions sur
l’emploi publicitaire de ladite marque par son titulaire ainsi que sur la stratégie
commerciale de ce dernier.
94 En effet, eu égard à la place importante qu’occupe la publicité sur Internet
dans la vie des affaires, il est plausible que le titulaire de la marque inscrit sa propre
marque en tant que mot-clé auprès du fournisseur du service de référencement, afin
de faire apparaître une annonce dans la rubrique « liens commerciaux ». Lorsqu’il
en est ainsi, le titulaire de la marque devra, le cas échéant, accepter de payer un prix
par clic plus élevé que certains autres opérateurs économiques, s’il veut obtenir
que son annonce apparaisse devant celles desdits opérateurs qui ont également
sélectionné sa marque en tant que mot-clé. En outre, même si le titulaire de la
marque est prêt à payer un prix par clic plus élevé que celui offert par les tiers ayant
aussi sélectionné ladite marque, il n’a pas la certitude que son annonce apparaisse
devant celles desdits tiers, étant donné que d’autres éléments sont également pris en
compte pour déterminer l’ordre d’affichage des annonces.
95 Toutefois, ces répercussions de l’usage du signe identique à la marque par des
tiers ne constituent pas en soi une atteinte à la fonction de publicité de la marque.
96 En effet, selon les propres constatations de la juridiction de renvoi, la situation
visée par les questions préjudicielles est celle de l’affichage de liens promotionnels
à la suite de l’introduction par l’internaute d’un mot de recherche correspondant
à la marque sélectionnée en tant que mot-clé. Il est également constant, dans ces
affaires, que ces liens promotionnels sont affichés à côté ou au-dessus de la liste
des résultats naturels de la recherche. Il n’est pas contesté, enfin, que l’ordre des
résultats naturels découle de la pertinence des sites respectifs par rapport au mot de
recherche introduit par l’internaute et que l’opérateur du moteur de recherche ne
revendique aucune rémunération pour l’affichage de ces résultats.
97 Il résulte de ces éléments que, lorsque l’internaute introduit le nom d’une
marque en tant que mot de recherche, le site d’accueil et promotionnel du titulaire de
ladite marque va apparaître dans la liste des résultats naturels et cela, normalement,
sur l’un des premiers rangs de cette liste. Cet affichage, qui est en outre gratuit, a
pour conséquence que la visibilité pour l’internaute des produits ou services du
titulaire de la marque est garantie, indépendamment de la question de savoir si ce
titulaire réussit ou non à faire également afficher, sur l’un des premiers rangs, une
annonce dans la rubrique « liens commerciaux ».
98 Eu égard à ces circonstances, il convient de conclure que l’usage d’un signe
identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un service de référencement tel que
celui en cause dans les affaires au principal, n’est pas susceptible de porter atteinte
à la fonction de publicité de la marque.

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 d) Conclusion
99 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux première question dans
l’affaire C236/08, première question dans l’affaire C237/08 ainsi que première et
deuxième questions dans l’affaire C238/08, que :
– les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1,
sous a), du règlement n° 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire
d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé
identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire
sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité
pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est
enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement
à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce
proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à
celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ;
– le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que
mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir
de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la
directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.
3. Sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 2, de la directive 89/104 et 9,
paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
100 Par sa deuxième question dans l’affaire C236/08, la juridiction de renvoi
demande, en substance, si le prestataire d’un service de référencement sur Internet
qui stocke en tant que mot-clé un signe correspondant à une marque renommée
et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, fait un usage de ce signe
que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire en vertu de l’article 5,
paragraphe 2, de la directive 89/104 ou, lorsque ledit signe est identique à une
marque communautaire renommée, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du
règlement n° 40/94.
101 Selon les constatations de la juridiction de renvoi, il est établi, dans cette
affaire, que Google permettait aux annonceurs proposant aux internautes des
imitations des produits de Vuitton de sélectionner des mots-clés correspondant aux
marques de Vuitton, associés à des mots-clés tels que « imitation » et « copie ».
102 La Cour a déjà jugé, dans le cas d’offre à la vente d’imitations, que, lorsqu’un
tiers tente par l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée de
se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction,
de sa réputation et de son prestige, ainsi que d’exploiter, sans aucune compensation
financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l’effort commercial
déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque,
le profit résultant dudit usage doit être considéré comme indûment tiré du caractère
distinctif ou de la renommée de ladite marque (arrêt L’Oréal e.a., précité, point 49).
103 Cette jurisprudence est pertinente dans des cas où des annonceurs sur
Internet offrent à la vente, moyennant l’usage de signes identiques à des marques
renommées telles que « Louis Vuitton » ou « Vuitton », des produits qui sont des
imitations des produits du titulaire desdites marques.
104 S’agissant, toutefois, de la question de savoir si le prestataire d’un service de
référencement fait lui-même, lorsqu’il stocke ces signes, associés à des termes tels
que « imitation » et « copie », en tant que mots-clés et permet l’affichage d’annonces

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 à partir de ceux-ci, un usage que le titulaire desdites marques est habilité à interdire,
il convient de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué aux points 55 à 57 du présent arrêt,
que ces actes du prestataire ne constituent pas un usage au sens des articles 5 de la
directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94.
105 Il convient, dès lors, de répondre à la deuxième question posée dans l’affaire
C236/08 que le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en
tant que mot-clé un signe identique à une marque renommée et organise l’affichage
d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article
5, paragraphe 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du
règlement n° 40/94.
B – Sur la responsabilité du prestataire du service de référencement
106 Par sa troisième question dans l’affaire C236/08, sa seconde question dans
l’affaire C237/08 et sa troisième question dans l’affaire C238/08, la juridiction
de renvoi demande, en substance, si l’article 14 de la directive 2000/31 doit être
interprété en ce sens qu’un service de référencement sur Internet constitue un
service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies
par l’annonceur, de sorte que ces données fassent l’objet d’un « hébergement »
au sens de cet article et que, partant, la responsabilité du prestataire du service de
référencement ne peut être recherchée avant qu’il n’ait été informé du comportement
illicite dudit annonceur.
107 La section 4 de la directive 2000/31 comprenant les articles 12 à 15 et portant
l’intitulé « Responsabilité des prestataires intermédiaires » vise à restreindre les cas
de figure dans lesquels, conformément au droit national applicable en la matière, la
responsabilité des prestataires de services intermédiaires peut être engagée. C’est
donc dans le cadre de ce droit national que les conditions pour constater une telle
responsabilité doivent être recherchées, étant toutefois entendu que, en vertu de la
section 4 de cette directive, certains cas de figure ne sauraient donner lieu à une
responsabilité des prestataires de services intermédiaires. Depuis l’expiration du
délai de transposition de ladite directive, les règles de droit national concernant
la responsabilité de tels prestataires doivent comporter les limitations énoncées
auxdits articles.
108 Vuitton, Viaticum et CNRRH soutiennent, toutefois, qu’un service de
référencement tel qu’AdWords n’est pas un service de la société de l’information
tel que défini auxdites dispositions de la directive 2000/31, de sorte que le
prestataire d’un tel service ne saurait en aucun cas bénéficier desdites limitations
de responsabilité. Google et la Commission des Communautés européennes sont de
l’avis contraire.
109 La limitation de responsabilité énoncée à l’article 14, paragraphe 1, de la
directive 2000/31 s’applique en cas de « fourniture d’un service de la société de
l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du
service » et signifie que le prestataire d’un tel service ne peut être tenu responsable
pour les données qu’il a stockées à la demande d’un destinataire dudit service à
moins que ce prestataire, après avoir, à l’aide d’une information fournie par une
personne lésée ou autrement, pris connaissance du caractère illicite de ces données
ou d’activités dudit destinataire, n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles
lesdites données.
110 Ainsi qu’il a été indiqué aux points 14 et 15 du présent arrêt, le législateur
a défini la notion de « service de la société de l’information » comme englobant

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 les services qui sont prestés à distance au moyen d’équipements électroniques de
traitement et de stockage de données, à la demande individuelle d’un destinataire
de services et, normalement, contre rémunération. Eu égard aux caractéristiques,
résumées au point 23 du présent arrêt, du service de référencement en cause dans
les affaires au principal, il y a lieu d’en conclure que celui-ci réunit l’ensemble des
éléments de cette définition.
111 Il ne saurait, en outre, être contesté que le prestataire d’un service de
référencement transmet des informations du destinataire dudit service, à savoir
l’annonceur, sur un réseau de communication ouvert aux internautes et stocke, c’est-
à-dire met en mémoire sur son serveur, certaines données, telles que les mots-clés
sélectionnés par l’annonceur, le lien promotionnel et le message commercial
accompagnant celui-ci, ainsi que l’adresse du site de l’annonceur.
112 Encore faut-il, pour que le stockage effectué par le prestataire d’un service
de référencement relève de l’article 14 de la directive 2000/31, que le comportement
de ce prestataire se limite à celui d’un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par
le législateur dans le cadre de la section 4 de cette directive.
113 Il découle, à cet égard, du quarante-deuxième considérant de la directive
2000/31 que les dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive
ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la
société de l’information revêt un caractère « purement technique, automatique et
passif », impliquant que ledit prestataire « n’a pas la connaissance ni le contrôle des
informations transmises ou stockées ».
114 Dès lors, afin de vérifier si la responsabilité du prestataire du service de
référencement pourrait être limitée au titre de l’article 14 de la directive 2000/31, il
convient d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son
comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence
de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.
115 S’agissant du service de référencement en cause dans les affaires au
principal, il ressort du dossier et de la description figurant aux points 23 et suivants
du présent arrêt que Google procède, à l’aide des logiciels qu’elle a développés,
à un traitement des données introduites par des annonceurs et qu’il en résulte un
affichage des annonces sous des conditions dont Google a la maîtrise. Ainsi, Google
détermine l’ordre d’affichage en fonction, notamment, de la rémunération payée par
les annonceurs.
116 Il y a lieu de relever que la seule circonstance que le service de référencement
soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne
des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de
priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive
2000/31.
117 De même, la concordance entre le mot-clé sélectionné et le terme de
recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que Google
a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les
annonceurs et mises en mémoire sur son serveur.
118 Est en revanche pertinent, dans le cadre de l’examen visé au point 114 du
présent arrêt, le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial
accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des
mots-clés.

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 119 C’est eu égard aux considérations qui précèdent qu’il appartient à la
juridiction nationale, qui est la mieux à même de connaître les modalités concrètes
de la fourniture du service dans les affaires au principal, d’apprécier si le rôle ainsi
exercé par Google correspond à celui décrit au point 114 du présent arrêt.
120 Il s’ensuit qu’il convient de répondre aux troisième question dans l’affaire
C236/08, seconde question dans l’affaire C237/08 et troisième question dans
l’affaire C238/08 que l’article 14 de la directive 2000/31 doit être interprété en ce
sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement
sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier
une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle,
ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la
demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite
de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou
rendu inaccessibles lesdites données.
IV – Sur les dépens
121 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/
CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94
du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être
interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à
un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet
annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un
service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque
ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute
moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent
du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci
ou, au contraire, d’un tiers.
2) Le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke
en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage
d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article
5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, du
règlement n° 40/94.
3) L’article 14 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de
la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans
le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), doit être
interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service
de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif
de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.
S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable
pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que,
ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de

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 cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites
données.

Doc. 8- CJCE, 16 juillet 1998, C-335-96, aff. Silhouette International

L’affaire Silhouette a offert une interprétation restrictive de l’article 7 de la
directive 89/104 : celle-ci ne laisse pas aux États membres la possibilité de prévoir
dans leur droit national un épuisement des droits conférés par la marque pour ceux
mis dans le commerce dans des pays tiers.
1 Par ordonnance du 15 octobre 1996, parvenue à la Cour le 30 octobre suivant,
l’Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, deux questions
préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la première directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des
États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la « directive »), telle
que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO
1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant les sociétés
autrichiennes Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (ci-après
« Silhouette ») à Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (ci-après « Hartlauer »).
3 L’article 7 de la directive, qui concerne l’épuisement des droits conférés par la
marque, dispose :
« 1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d›interdire
l›usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la
Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient
que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment
lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. »
4 Conformément à l’article 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe
XVII, point 4, de l’accord EEE, l’article 7, paragraphe 1, de la directive a été
modifié aux fins de l’accord, de sorte que l’expression « dans la Communauté » a
été remplacée par les mots « sur le territoire d’une partie contractante ».
5 L’article 7 de la directive a été transposé en droit autrichien par l’article 10a
du Markenschutzgesetz (loi sur la protection des marques), dont le paragraphe 1
dispose : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire
à un tiers l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce,
dans l’Espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son
consentement ».
6 Silhouette fabrique des lunettes de la classe de prix supérieure. Elle les
commercialise dans le monde entier sous la marque « Silhouette », enregistrée en
Autriche et dans la plupart des pays du monde. En Autriche, elle livre elle-même
les lunettes à des opticiens ; dans les autres États, elle dispose soit de filiales, soit de
distributeurs.
7 Hartlauer vend, notamment, des lunettes par l’intermédiaire de ses nombreuses
filiales en Autriche et ses bas prix constituent son principal argument de vente.
Elle ne s’approvisionne pas auprès de Silhouette, cette dernière estimant que la
distribution de ses produits par Hartlauer serait nuisible à son image de fabricant de
lunettes de très bonne qualité et à la mode.

151
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 8 En octobre 1995, Silhouette a vendu 21 000 montures de lunettes démodées à
la société bulgare Union Trading pour la somme de 261 450 USD. Elle avait chargé
son représentant de donner instruction aux clients de ne vendre les montures de
lunettes qu’en Bulgarie ou dans les pays de l’ex-Union soviétique et de ne pas les
exporter vers d’autres pays. Le représentant a affirmé à Silhouette avoir transmis
cette instruction à l’acheteur. L’Oberster Gerichtshof a toutefois relevé qu’il n’avait
pas été possible de vérifier si tel avait été effectivement le cas.
9 Silhouette a livré lesdites montures à Union Trading à Sofia en novembre 1995.
Hartlauer a acheté ces marchandises - selon l’Oberster Gerichtshof, il n’a pas été
possible de savoir auprès de quel vendeur - et les a proposées à la vente en Autriche
à compter de décembre 1995. Dans une campagne de presse, Hartlauer a fait savoir
que, bien que Silhouette ne l’approvisionnât pas, elle avait réussi à acquérir 21 000
montures Silhouette à l’étranger.
10 Silhouette a introduit une action en référé devant le Landesgericht Steyr, afin
qu’il soit interdit à Hartlauer de proposer à la vente en Autriche des lunettes ou des
montures de lunettes sous sa marque, dans la mesure où celles-ci n’avaient pas été
mises dans le commerce sur le territoire de l’Espace économique européen (ci-après
l’« EEE ») par elle-même ou avec son consentement. Elle soutient ne pas avoir
épuisé ses droits de marque, au motif que la directive ne prévoit l’épuisement de
tels droits que si les produits ont été mis dans le commerce sur le territoire de l’EEE
par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Elle a fondé sa demande
sur l’article 10a du Markenschutzgesetz ainsi que sur les articles 1er et 9 du Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (loi sur la répression de la concurrence déloyale
ou illicite, ci-après l’« UWG ») et sur l’article 43 de l’Allgemeines Bürgerliches
Gesetzbuch (Code civil, ci-après l’« ABGB »).
11 Hartlauer a conclu au rejet de la demande au motif que Silhouette n’avait pas
vendu les montures en imposant comme condition l’exclusion de toute réimportation
dans la Communauté. Selon elle, l’article 43 de l’ABGB n’est pas applicable. Elle
a, en outre, observé que le Markenschutzgesetz n’accorde pas le droit de demander
une injonction de ne pas faire et que son comportement n’était pas, compte tenu du
peu de clarté de la situation juridique, contraire aux us et coutumes.
12 L’action de Silhouette a été rejetée par le Landesgericht Steyr et, en appel,
par l’Oberlandesgericht Linz. Silhouette a formé un pourvoi en « Revision » devant
l’Oberster Gerichtshof.
13 Ce dernier a d’abord observé que l’affaire qui lui était soumise concernait la
réimportation d’une marchandise d’origine du titulaire de la marque, mise dans le
commerce par le titulaire dans un pays tiers. Il a ensuite relevé que, avant l’entrée
en vigueur de l’article 10a du Markenschutzgesetz, les juridictions autrichiennes
appliquaient le principe de l’épuisement international du droit conféré par la marque
(principe selon lequel les droits du titulaire sont épuisés dès lors que le produit
portant la marque a été mis dans le commerce, indépendamment de l’endroit où
cette mise dans le commerce a eu lieu). Enfin, l’Oberster Gerichtshof a indiqué que,
dans l’exposé des motifs de la loi autrichienne transposant l’article 7 de la directive,
il était mentionné que l’intention était de laisser à la pratique juridique le soin de
régler la question de la validité du principe de l’épuisement international.
14 Dans ces circonstances, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

152
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 « 1) Convient-il d›interpréter l›article 7, paragraphe 1, de la première directive
du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres
sur les marques (89/104/CEE, JO L 40/1 du 11 février 1989), en ce sens que le droit
conféré par la marque permet à son titulaire d›interdire à un tiers l›usage de celle-ci
pour des produits qui ont été mis dans le commerce sur le territoire d›un État qui
n›est pas une partie contractante ?
2) Le titulaire de la marque peut-il, sur le seul fondement de l’article 7,
paragraphe 1, de la directive, demander que le tiers s’abstienne d’utiliser la marque
pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque sur le territoire
d’un État qui n’est pas une partie contractante ? »
Sur la première question
15 Par la première question, l’Oberster Gerichtshof demande en substance si
l’article 7, paragraphe 1, de la directive s’oppose à des règles nationales prévoyant
l’épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce
hors de l’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
16 Il convient d’abord de rappeler que l’article 5 de la directive délimite « les
droits conférés par la marque » et que son article 7 contient la règle relative à
« l’épuisement du droit conféré par la marque ».
17 Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive, la marque enregistrée confère
à son titulaire un droit exclusif. Ce même paragraphe dispose en outre, en son point
a), que le droit exclusif habilite son titulaire à interdire à tout tiers, en l’absence de
son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, notamment, d’un signe
identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour
lesquels celle-ci est enregistrée. D’après l’article 5, paragraphe 3, lequel énumère
de façon non exhaustive les types d’usage que le titulaire peut interdire au titre
du paragraphe 1, cette faculté couvre notamment l’importation et l’exportation des
produits revêtus de la marque en cause.
18 Tout comme les règles prévues à l’article 6 de la directive, qui définissent
certaines limitations des effets de la marque, l’article 7 précise que, dans des
conditions qu’il détermine, le droit exclusif conféré par la marque est épuisé de
sorte que le titulaire de la marque n’est plus habilité à interdire l’usage de celle-ci.
L’épuisement est tout d’abord conditionné par le fait que les produits ont été mis
dans le commerce par le titulaire ou avec son consentement. Or, selon le texte même
de la directive, l’épuisement n’a lieu que si les produits ont été mis dans le commerce
dans la Communauté (dans l’EEE depuis l’entrée en vigueur de l’accord EEE).
19 Il convient ensuite de constater qu’il n’a nullement été soutenu devant la Cour
que la directive pouvait être interprétée en ce sens qu’elle consacre l’épuisement des
droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce par le titulaire
ou avec son consentement indépendamment de l’endroit dans lequel la mise dans le
commerce a été effectuée.
20 Au contraire, Hartlauer et le gouvernement suédois ont soutenu que la
directive laissait aux États membres la faculté de prévoir dans leur droit national
un épuisement non seulement pour des produits mis dans le commerce dans l’EEE,
mais également pour ceux mis dans le commerce dans des pays tiers.
21 L’interprétation de la directive proposée par Hartlauer et le gouvernement
suédois présuppose, au regard du libellé de l’article 7, que la directive se contente, à
l’instar de la jurisprudence de la Cour relative aux articles 30 et 36 du traité CE, de

153
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 faire obligation aux États membres de prévoir l’épuisement communautaire, mais
que son article 7 ne règle pas de façon exhaustive la question relative à l’épuisement
des droits conférés par la marque, laissant ainsi aux États membres la possibilité
de prévoir des règles relatives à l’épuisement allant plus loin que celles consacrées
expressément par l’article 7 de la directive.
22 Or, ainsi que l’ont fait valoir tant Silhouette, les gouvernements autrichien,
allemand, français, italien, et du Royaume-Uni que la Commission, une telle
interprétation s’oppose au libellé de l’article 7 ainsi qu’à l’économie et à la finalité
des règles de la directive relatives aux droits conférés par la marque à son titulaire.
23. À cet égard, il y a d’abord lieu de relever que, s’il est vrai que, selon le
troisième considérant de la directive, « il n’apparaît pas nécessaire actuellement de
procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière
de marques », il n’en reste pas moins que la directive contient une harmonisation
relative à des règles de fond centrales en la matière, à savoir, selon ce même
considérant, des règles relatives aux dispositions nationales ayant l’incidence la plus
directe sur le fonctionnement du marché intérieur, et que ce considérant n’exclut pas
que l’harmonisation relative à ces règles soit complète.
24. En effet, il est rappelé, au premier considérant de la directive, que les
législations qui s’appliquent aux marques dans les États membres comportent des
disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre
prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché
commun, en sorte qu’il est nécessaire, en vue de l’établissement et du fonctionnement
du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres. Au neuvième
considérant, il est souligné qu’il est fondamental, pour faciliter la libre circulation
des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques
enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États
membres et que cela, cependant, ne leur enlève pas la faculté d’accorder une
protection plus large aux marques ayant acquis une renommée.
25 Au vu de ces considérants, il y a lieu d’interpréter les articles 5 à 7 de la
directive comme contenant une harmonisation complète des règles relatives aux
droits conférés par la marque. Cette interprétation est par ailleurs confortée par le
fait que l’article 5 laisse expressément aux États membres la faculté de maintenir
ou d’introduire certaines règles spécifiquement délimitées par le législateur
communautaire. Ainsi, selon son paragraphe 2, auquel il est fait référence au
neuvième considérant, les États membres ont la faculté d’accorder une protection
plus large aux marques ayant acquis une renommée.
26 Dans ces circonstances, la directive ne saurait être interprétée en ce sens
qu’elle laisserait aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national
l’épuisement des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le
commerce dans des pays tiers.
27 Cette interprétation est au surplus la seule qui soit pleinement susceptible
de réaliser la finalité de la directive, qui est de sauvegarder le fonctionnement
du marché intérieur. En effet, des entraves inéluctables à la libre circulation des
marchandises et à la libre prestation des services découleraient d’une situation dans
laquelle quelques États membres pourraient prévoir l’épuisement international
tandis que d’autres ne prévoiraient que l’épuisement communautaire.
28 Il ne saurait être objecté à l’encontre de cette interprétation, ainsi que l’a fait le
gouvernement suédois, que la directive, ayant été adoptée en vertu de l’article 100 A

154
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 du traité CE qui régit le rapprochement des législations des États membres relatives
au fonctionnement du marché intérieur, ne peut réglementer les rapports entre les
États membres et les pays tiers, en sorte que son article 7 devrait être interprété en
ce sens que la directive ne viserait que les rapports intracommunautaires.
29 En effet, à supposer même que l’article 100 A du traité soit interprété dans
le sens proposé par le gouvernement suédois, force est de constater que l’article 7,
ainsi qu’il a été indiqué dans le présent arrêt, ne vise pas à réglementer les rapports
entre les États membres et les pays tiers, mais à définir les droits dont jouissent les
titulaires de marques dans la Communauté.
30 Enfin, il convient de relever que les autorités communautaires compétentes
pourraient toujours étendre, par la conclusion d’accords internationaux en la
matière, ainsi que cela a été fait dans le cadre de l’accord EEE, l’épuisement prévu
par l’article 7 aux produits mis dans le commerce dans des pays tiers.
31 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question
que l’article 7, paragraphe 1, de la directive, telle que modifiée par l’accord EEE,
s’oppose à des règles nationales prévoyant l’épuisement du droit conféré par une
marque pour des produits mis dans le commerce hors de l’EEE sous cette marque
par le titulaire ou avec son consentement.
Sur la seconde question
32 Par sa seconde question, l’Oberster Gerichtshof demande en substance si
l’article 7, paragraphe 1, de la directive peut être interprété en ce sens que, sur le
seul fondement de cette disposition, le titulaire d’une marque est habilité à obtenir
une injonction interdisant à un tiers d’utiliser sa marque pour des produits qui ont
été mis dans le commerce hors de l’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec
son consentement.
33 Dans son ordonnance de renvoi telle que précisée par une communication
ultérieure, l’Oberster Gerichtshof a relevé :
- que la seconde question a été posée parce que le Markenschutzgesetz n’édicte
pas de droit à obtenir une injonction de ne pas faire et que celui-ci ne contient
pas non plus de disposition correspondant à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la
directive. Pour une atteinte à la marque, une injonction de ne pas faire ne pourrait
être sollicitée que lorsqu’il existe en même temps une violation de l’article 9 de
l’UWG, dont l’application suppose un risque de confusion, ce qui n’existe pas
lorsque des produits originaux du titulaire de la marque sont concernés ;
- que, en droit autrichien, du moins d’après la doctrine actuelle, le titulaire d’une
marque ne peut se prévaloir d’aucun droit pour obtenir une injonction de ne pas
faire à l’encontre de celui qui importe ou réimporte parallèlement des produits de
marque, si le droit à une injonction de ne pas faire ne découle pas déjà de l’article
10a, paragraphe 1, du Markenschutzgesetz. Selon le droit autrichien, se pose par
conséquent la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, de la directive sur les
marques, de contenu identique à l’article 10a, paragraphe 1, du Markenschutzgesetz,
édicte un tel droit de demander une injonction de ne pas faire et si le titulaire de
la marque peut demander, sur le seul fondement de cette disposition, que le tiers
s’abstienne d’utiliser la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce
sous cette marque hors de l’EEE.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’économie de la directive,
les droits conférés par la marque sont définis par l’article 5 tandis que l’article 7

155
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 contient une précision importante par rapport à cette définition en ce qu’il dispose
que les droits conférés par l’article 5 ne permettent pas à son titulaire d’interdire
l’usage de la marque lorsque les conditions relatives à l’épuisement prévues par
cette disposition sont remplies.
35 Dans ces circonstances, s’il est incontestable que la directive oblige les États
membres à mettre en œuvre des dispositions sur la base desquelles le titulaire d’une
marque, en cas de violation de ses droits, doit être habilité à obtenir une injonction
interdisant aux tiers de faire usage de sa marque, il y a lieu cependant de constater
que cette obligation découle des dispositions de l’article 5 de la directive et non pas
de celles de l’article 7.
36 Au vu de cette constatation, il convient, en premier lieu, de rappeler que,
selon une jurisprudence constante, une directive ne peut pas par elle-même créer
d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant
que telle à son encontre. Or, il importe, en second lieu, de souligner que, selon cette
même jurisprudence, en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions
antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à
l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du
texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se
conformer ainsi à l’article 189, troisième alinéa, du traité CE (voir, notamment,
arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, points 6 et 8, et
du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, points 20 et 26).
37 Il convient donc de répondre à la seconde question, sous réserve de ce qui vient
d’être constaté quant à l’obligation pour la juridiction de renvoi d’interpréter le droit
national dans toute la mesure du possible conformément au droit communautaire,
que l’article 7, paragraphe 1, de la directive ne peut être interprété en ce sens que,
sur le seul fondement de cette disposition, le titulaire d’une marque est habilité à
obtenir une injonction interdisant à un tiers d’utiliser sa marque pour des produits
qui ont été mis dans le commerce hors de l’EEE sous cette marque par le titulaire
ou avec son consentement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, allemand, français,
italien, suédois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des
observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure
revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant
la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l’Oberster Gerichtshof, par
ordonnance du 15 octobre 1996, dit pour droit :
1) L’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques,
telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992,
s’oppose à des règles nationales prévoyant l’épuisement du droit conféré par une
marque pour des produits mis dans le commerce hors de l’Espace économique
européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

156
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 2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 ne peut être interprété en ce
sens que, sur le seul fondement de cette disposition, le titulaire d’une marque est
habilité à obtenir une injonction interdisant à un tiers d’utiliser sa marque pour des
produits qui ont été mis dans le commerce hors de l’Espace économique européen
sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

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 Thème n°4 – Dessins et modèles

Le plan
1° Conditions de la Protection
a) Conditions de fond
Création de forme
Caractère propre ou individuel
Caractère ornemental ou esthétique
Condition d’apparence
Condition de nouveauté (notions d’antériorité, de divulgation et d’originalité)
Conditions de forme
Procédures nationale (devant l’INPI) et européenne (devant l’OHMI)
Effets du dépôt et de l’enregistrement : titularité ; revendication ; droit d’agir ; action
en nullité
Stratégies de dépôt : national ; unitaire européen ; international (système de LaHaye)
Conditions de la perte du droit
Déchéance : pour non-usage sérieux ; pour dégénerescence
Forclusion par tolérance
2° Droit sur le dessin ou modèle
Contenu du droit
Durée
Prérogatives du titulaire : règle du cumul de protection ; droits sur le dessin ou
modèles unitaire européen non enregistré ; droits sur le dessin ou modèle enregistré
Limites et exceptions au droit de propriété
Mise en œuvre du droit
Exploitation du dessin ou modèle
Défense du dessin ou modèle : action en contrefaçon au civil et au pénal

La jurisprudence
• Doc 1. Cass. Com., 28 novembre 2006, 04-20.555, Publié au bulletin 2006 IV N° 233 p. 256
• Doc. 2. Cass. Com., 9 mars 2010, 08-17.167 08-19.877, Publié au Bulletin 2010, IV, n° 47
• Doc 3. Cass. Com, 17 mars 2009, 07-18.842, Inédit
• Doc 4. Cass. Com., 1er juil. 2008, 07-14.741, Inédit
• Doc. 5. CJCE, 2 juillet 2009, Arrêt « FEIA », aff. C‑32/08
• Doc. 6. CJUE, 20 oct. 2011, PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et
OHMI, aff. C-281/10
• Doc. 7. Cass. Plen., 7 mars 1987 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin 1986 A.P. N° 3 P. 5
• Doc. 8. Cass. Com., 19 sept. 2006, 04-13.871, Publié au bulletin 2006 IV N° 188 p. 206

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 • Doc 9. Cass. Com., 9 janvier 2010, 08-15.338 08-16.459 08-16.469, Inédit, rectifié par
un arrêt du 4 mai 2010

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Les documents

Doc 1. Cass. Com., 28 novembre 2006, 04-20.555, Publié au bulletin

2006 IV N° 233 p. 256
Il revient au défendeur à l’action en contrefaçon d’établir le défaut de nouveauté
des modèles dont la protection est demandée sur le terrain des droits d’auteur.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2004), que la société Rayure a
poursuivi la société Infinitif pour atteinte au droit d’auteur dont elle est titulaire sur
divers modèles de chemisiers et pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Infinitif fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée pour
contrefaçon, alors, selon le moyen, que la preuve de l’originalité des modèles pèse
sur l’auteur de l’action en contrefaçon ;
qu’en déduisant l’originalité des modèles de la société Rayure de la seule absence
de preuve par la société Infinitif de leur appartenance au domaine public, la cour
d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en
constatant exactement qu’il revenait au défendeur à l’action en contrefaçon d’établir
le défaut de nouveauté des modèles dont la protection était demandée, avant de
retenir souverainement, sans se fonder sur l’absence de cette preuve, que les
caractéristiques de ces modèles, dans les combinaisons qui en sont faites, procèdent
d’un parti pris esthétique traduisant une démarche créative portant l’empreinte de la
personnalité de l’auteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Infinitif fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée pour
concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 / que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ayant des fondements
distincts, le juge ne peut, pour accueillir une action en concurrence déloyale,
prendre en compte des faits de contrefaçon ; qu’en énonçant que la reproduction par
la société Infinitif de modèles appartenant à la société Rayure constituait un acte
de concurrence déloyale, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant,
privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2 / que dans ses dernières écritures signifiées le 11 octobre 2004, elle avait fait
valoir que le seul fait d’avoir apposé, dans une seule de ses six boutiques, un ancien
panonceau publicitaire de la société Hedyna, où le nom de Rayure avait été effacé au
feutre noir, placé derrière la caisse enregistreuse dans le seul but de cacher l’écran
plutôt disgracieux de l’ordinateur, n’était pas susceptible de constituer un acte de
concurrence déloyale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre au moyen
précité, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que dans les mêmes écritures, elle avait fait valoir que l’aménagement des
points de vente de la société Rayure et notamment les présentoirs originaux en
verre et en inox avaient été réalisés par l’architecte et l’entrepreneur de la société
Infinitif, en s’inspirant du décor utilisé par la société Infinitif pour ses points de
vente, et ce, à la demande de la société Infinitif elle-même, pour en déduire que cette
dernière n’avait ni copié ni parasité la société Rayure dans un but de créer un risque

160
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 de confusion dans l’esprit de la clientèle ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans
répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
4 / que, dans les mêmes conclusions, elle avait précisé que les bustes présentoirs
utilisés par la société Infinitif sont des produits issus de la gamme standard de la
société Spiegel et Stockman et avait, à l’appui de sa démonstration, communiqué
une attestation du directeur de cette société ; qu’en s’abstenant de répondre à ce
moyen et d’examiner l’attestation précitée, la cour d’appel a derechef violé l’article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel n’a pas pris en considération, à
l’appui de la condamnation pour concurrence déloyale, la reproduction de modèles,
constitutive de contrefaçon, mais retenu par motifs propres et adoptés, l’existence
d’un risque de confusion résultant de la présentation des gammes de chemisiers
selon des modalités identiques, de l’utilisation des mêmes bustes, de l’imitation de
l’aménagement des magasins de la société Rayure, et du fait que la société Infinitif a
exposé dans ses boutiques les panneaux publicitaires de la société Rayure en prenant
le soin de dissimuler à l’aide d’un crayon feutre la dénomination de cette société ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d’appel a souverainement apprécié la
pertinence du fait justificatif opposé par la société Infinitif et n’avait pas, pour le
surplus, à entrer dans le détail de son argumentation ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas
fondé en ses autres branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Infinitif fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer
une indemnité pour contrefaçon, et une autre pour concurrence déloyale, alors,
selon le moyen, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les faits de contrefaçon
et de concurrence déloyale reprochés à la société Infinitif ont entraîné une seule et
même conséquence pour la société Rayure, à savoir un détournement de clientèle ;
qu’en allouant une indemnité au titre de la contrefaçon et une autre au titre de la
concurrence déloyale, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice, en
violation de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les préjudices résultant d’une contrefaçon, d’une part, et de
faits distincts de concurrence déloyale, d’autre part, fussent-ils de même nature, ne
constituent pas un même préjudice ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).

Doc. 2. Cass. Com., 9 mars 2010, 08-17.167 08-19.877, Publié au

Bulletin 2010, IV, n° 47
Le dessin ou modèle d’une pièce d’un produit complexe n’est regardé comme
nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois
incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale
de ce produit par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de
la réparation ; il appartient au juge du fond de rechercher l’existence de cette
condition de la protection, dès lors qu’elle est contestée.
Joint les pourvois n° A 08-17.167 et W 08-19.877, qui attaquent le même arrêt ;



161
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 Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Proconect et
Ametek, que sur le pourvoi incident relevé par la société Prestolite ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Albright France a déposé le
30 septembre 2002 à l’Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 02
5858, une série de trente-trois dessins et modèles de contacteurs électriques ; qu’elle
a agi en contrefaçon de ces modèles à l’encontre des sociétés Prestolite, Proconect
et Ametek ;


Sur le premier moyen des pourvois principaux, et sur le premier moyen du
pourvoi incident, pris en leur deuxième branche, réunis :


Attendu que les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite font grief à l’arrêt
d’avoir déclaré valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de
la demande d’enregistrement effectuée auprès de l’INPI par la société Albright
France le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858, alors, selon le moyen, que
si la divulgation n’est pas prise en considération lorsqu’elle est le fait du créateur
du dessin ou du modèle ou de son ayant droit, il est fait exception à cette règle
par le dernier alinéa de l’article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle,
issu de l’ordonnance du 25 juillet 2001, pour les divulgations intervenues avant le
1er octobre 2001 ;
qu’en considérant au contraire que ces dispositions devaient être comprises en ce
sens que les divulgations opérées avant le 1er octobre 2001 ne pouvaient constituer
des antériorités destructrices de nouveauté lorsqu’elles émanaient du créateur ou de
son ayant cause, pour en déduire que la divulgation des modèles déposés dans le
courant de l’année 1999 ne pouvait être prise en considération, la cour d’appel a violé
par fausse interprétation l’article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu
de l’ordonnance du 25 juillet 2001 ;


Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que l’ordonnance n° 2001-670 du
25 juillet 2001 aménage un régime transitoire dans un souci de protection des
intérêts du créateur, que la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au
1er octobre 2001 ne saurait lui faire grief, qu’il bénéficie à compter de cette date du
délai de grâce de douze mois institué par la nouvelle législation et qu’en conséquence
le dépôt effectué en l’espèce le 30 septembre 2002 n’est pas entaché de défaut de
nouveauté ; que le moyen n’est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen des pourvois principaux, pris en leur troisième
branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche,
réunis :


Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;


Attendu que l’arrêt retient encore qu’il est constant que les modèles de l’espèce
ont fait l’objet d’une divulgation par leur créateur dans le courant de l’année 1999 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Ametek,
Proconect et Prestolite soutenant que la divulgation du mois de novembre 1999 n’était
pas le fait de la société Albright France, déposant des modèles, mais celui d’un tiers,
la société de droit anglais Albright international, dont il n’était pas démontré qu’elle
fût l’ayant cause de la société Albright France, et qu’en conséquence la divulgation
n’était pas le fait du créateur des modèles ou de son ayant cause au sens de l’article
L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux
exigences du texte susvisé ;


Sur le deuxième moyen des pourvois principaux, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi

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incident, pris en sa cinquième branche, réunis :


Vu l’article L. 511-5 du Code de la propriété intellectuelle ;


Attendu que l’arrêt retient encore que les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite
font valoir que les contacteurs électriques, incorporés aux organes de commande de
chariots élévateurs ou de véhicules électriques, ne sont pas visibles par l’utilisateur
final du produit dans le cours d’une utilisation normale, mais qu’elles se bornent à
produire la photographie en date du 9 mai 2005 d’un engin de levage, sans autre
précision, dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief
invoqué ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le dessin ou modèle d’une pièce
d’un produit complexe n’est regardé comme nouveau et présentant un caractère
propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe,
reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final, à
l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation, et sans rechercher, au vu
des conclusions des défendeurs contestant cette circonstance, s’il ne résultait pas de
la nature même des produits incorporant les modèles en question que cette condition
de la protection légale pouvait n’être pas remplie, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ;


Sur le cinquième moyen des pourvois principaux et sur le second moyen du
pourvoi incident, pris en leur dernière branche, réunis :


Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;


Attendu que pour décider que les contacteurs de la société Albright France
référencés SW80, SW84, SW85, SW86, SW88, SW90, SW92 et SW93 pouvaient
être protégés en application du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, l’arrêt
retient, par motifs propres et adoptés, que cette société est fondée en sa prétention
eu égard à l’originalité des modèles en question, caractérisés par une physionomie
propre résultant d’un effort créatif et non d’une contrainte fonctionnelle exprimant
le parti pris esthétique de leur auteur, et qu’elle produit des copies d’écran du site
web de la société Ametek sur lesquelles apparaissent notamment des contacteurs
pouvant recevoir en option un système de soufflage magnétique, sans que leurs
capots présentent des pans coupés et un relief en forme de losange ;


Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser en quoi
l’aspect d’un contacteur dont la face supérieure du capot présente un relief en forme
de losange dont les pointes, tronquées, sont situées dans le prolongement des faces
latérales du capot, résulterait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité
de son auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des
pourvois principaux et incident :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a « constaté le retrait de l’exception de
procédure » et déclaré recevables les conclusions de la société Prestolite, l’arrêt
rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet,
en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Paris, autrement composée (...)

Doc 3. Cass. Com, 17 mars 2009, 07-18.842, Inédit

Pour un exemple d’appréciation de la nouveauté par rapport aux antériorités
et l’absence d’incidence des différences de détail lorsque, comme en l’espèce, les

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 lignes, composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions et effets
d’ensemble sont quasi-identiques.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Terreal que sur le
pourvoi incident subsidiaire relevé par la société Tejas Borja ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2007), que la société Tuileries
briqueteries du Lauragais Guiraud frères, devenue la société Terreal, a déposé un
modèle de tuile auprès de l’INPI le 28 mai 1982 sous le n° 822377 et commercialisé
sous la désignation DC 10 ; que la société Tejas Borja, de droit espagnol, a déposé
un modèle de tuile auprès de l’INPI le 15 janvier 1998 et l’a commercialisé sous le
nom de Tejas Borja 10 (TB 10) ; que la société Tuileries briqueteries du Lauragais
Guiraud frères l’a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Terreal fait grief à l’arrêt de rejeter son action en contrefaçon
contre la société Tejas Borja, alors, selon le moyen qu’en l’absence de référence,
dans l’ancien article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, applicable
en l’espèce, à un « observateur » aux yeux duquel devrait être apprécié l’effet de
création exprimé par le modèle, condition de sa protection, il appartient directement
au juge d’apprécier un tel effort créateur, en apportant toutes ses lumières à cette
appréciation ; qu’en énonçant que l’effort créateur du modèle devait être apprécié
aux yeux d’un « observateur d’attention moyenne », la cour d’appel a violé l’ancien
article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en l’espèce ;
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel, la société Terreal précisait que
le recours à la notion d’observateur averti est parfaitement compatible avec les
dispositions de la loi du 14 juillet 1909 et demeure de façon incontestable un critère
objectif d’appréciation de la validité d’un modèle ; qu’elle n’est pas recevable à
présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible à ses propres écritures ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche,
réunis :
Attendu que la société Terreal fait grief à l’arrêt de la débouter de son action en
contrefaçon et en concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entachant les motifs de fait d’un jugement équivaut à
l’absence de motifs ; que la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer
d’une part que la différence du modèle Terreal avec les modèles retenus à titre
d’antériorités, sous le rapport du degré d’accentuation de la courbure du courant
des tuiles en cause constituait une simple différence de détail, ne pouvant remettre
en cause la quasi-identité du modèle Terreal avec ces antériorités, jugeant ainsi que
cette caractéristique n’avait pas de valeur de discrimination des tuiles et, d’autre
part, que la « concavité moins affirmée du courant » de la tuile Tejas Borja par
rapport à celle de la tuile objet du modèle Terreal constituait, au même titre que
d’autres différences, une différence « suffisamment significative » pour exclure
toute « imitation servile » du modèle Terreal par la tuile Tejas Borja, jugeant ainsi
au contraire que cette même caractéristique constituait un élément de discrimination
entre les tuiles ; que cette contradiction prive l’arrêt de motifs, en violation de
l’article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ qu’après avoir elle-même constaté, dans l’appréciation de la concurrence
déloyale, que la caractéristique de la tuile Tejas Borja selon laquelle la concavité
du courant « débutait au milieu de la tuile seulement » constituait un élément de

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 discrimination de cette tuile par rapport au modèle Terreal, la cour d’appel devait
rechercher si la caractéristique de la tuile objet du modèle Terreal selon laquelle la
courbure du courant s’étendait sur toute la longueur de la tuile ne constituait pas un
facteur de différenciation de ce modèle par rapport aux antériorités retenues ; qu’en
se bornant à relever la quasi-identité du modèle avec le modèle antérieur Fiorio
sans procéder à cette recherche à laquelle elle était également invitée par la société
Terreal qui, se fondant sur l’avis de l’expert, faisait valoir que, dans le modèle Fioro,
le fait que la courbure n’existait que sur quelques centimètres de la tuile excluait
l’effet de double ondulation résultant du modèle Terreal, la cour d’appel a privé sa
décision de toute base légale au regard de l’article L. 511-3 ancien du Code de la
propriété intellectuelle applicable en l’espèce ;
Mais attendu d’une part, que la cour d’appel, qui a comparé d’un côté le modèle
Terreal avec les autres modèles retenus à titre d’antériorité pour ne retenir qu’une
différence de détail, et, de l’autre, ce modèle avec le modèle Tejas Borja, pour
relever une différence significative, ne s’est pas contredite ;
Attendu d’autre part, que l’arrêt retient que peu important les différences de détail
tenant à l’accentuation ou l’atténuation des courbes dans de faibles proportions,
l’effet de double ondulation, conséquence de la concavité du courant, présent dans
sa forme générique dans le modèle Mario Moliner Lopez déposé le 22 novembre
1958, se retrouve dans le modèle Fiorio déposé le 15 juillet 1976 dont globalement
les lignes, les composantes esthétiques et fonctionnelles ainsi que les proportions
et effets d’ensemble sont quasi-identiques quoique puisse suggérer une simulation
informatique de la société Terreal ignorant la concavité du courant ; qu’ainsi, la cour
d’appel qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa
décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Terreal fait encore grief à l’arrêt de rejeter son action
en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que l’imitation du produit d’un
concurrent, fût-elle non servile, constitue à elle seule un acte de concurrence
déloyale ; qu’en rejetant l’action en concurrence déloyale pour la raison que,
compte tenu des différences existant entre elles, la tuile de la société Tejas Borja
ne constituait pas « une imitation servile »du produit de la société Terreal, la cour
d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel n’ayant pas retenu l’imitation du modèle Terreal
par le modèle Tejas Borja, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Tejas Borja fait grief à l’arrêt d’annuler le modèle de
tuile qu’elle avait déposé le 15 janvier 1998, alors, selon le moyen, que les motifs
reproduits au moyen, critiqués par les deux moyens du pourvoi principal, sont le
soutien de l’annulation tant du modèle déposé par la société Terreal que de celui
déposé par la société Tejas Borja ; qu’il en résulte que si, par extraordinaire, la cour
de cassation jugeait que l’arrêt devait être censuré en ce qu’il a retenu que ces motifs
justifiaient l’annulation du modèle DC 10, elle ne pourrait qu’en conclure que
l’annulation du modèle TB 10, prononcée sur le fondement de ces mêmes motifs,
devait-elle aussi être prononcée, et ce par application de l’article 625 du Code de
procédure civile ;

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 Mais attendu que le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première
branche ayant été rejeté, le moyen est devenu sans objet ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Tejas Borja fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de
dommages-intérêts qu’elle a formé à l’encontre de la société Terreal pour procédure
abusive et désorganisation de sa politique commerciale, alors, selon le moyen, que
dans ses écritures d’appel, la société Tejas Borja exposait que la procédure engagée
par la société Terreal l’avait été dans le but de nuire à son implantation en France,
que la société Terreal avait fait état du litige auprès de l’ensemble des professionnels
et qu’elle avait désorganisé sa politique commerciale et perturbé ses ventes ; qu’en
rejetant la demande de dommages et intérêts ainsi fondée sur l’abus de procédure et
les fautes parallèlement commises par la société Terreal sans aucunement motiver sa
décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d’un défaut de motivation, le moyen critique une
omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du
Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident (...).

Doc 4. Cass. Com., 1er juil. 2008, 07-14.741, Inédit

Pour que le dessin ou modèle soir protégeable, l’impression visuelle d’ensemble
suscitée par la forme chez l’observateur averti doit différer de celle produite par tout
dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement :
en l’espèce, il s’agissait de déterminer si des couvertures arguées de contrefaçon
dégageaient une même impression visuelle que celle produite par le modèle de
maquette de couverture déposé par la société Conception de presse et d’édition.
Statuant, tant sur le pourvoi formé par la société 1633, que sur le pourvoi incident
éventuel relevé par la société Conception de presse et d’édition ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Conception de presse et d’édition a
poursuivi la société 1633, en lui reprochant d’avoir adopté, pour la couverture d’un
magazine « Newlook », une présentation imitant celle d’un magazine « Entrevue »,
dont elle est l’éditrice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société 1633 fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle avait commis
des actes de contrefaçon du droit d’auteur sur la maquette de couverture du magazine
« Entrevue », alors, selon le moyen :
1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que les premiers juges ont imputé à la société 1633 des actes de contrefaçon du
droit d’auteur sur le fondement d’une première combinaison d’éléments graphiques,
caractéristique de la maquette de couverture du magazine « Entrevue », à laquelle ils
ont reconnu un caractère d’originalité ; qu’en cause d’appel, la société Conception de
presse et d’édition a fondé son action en contrefaçon sur une combinaison d’éléments
graphiques différente de celle dont elle avait revendiqué la protection en première
instance ; qu’en statuant sur l’éligibilité de la maquette de couverture du magazine
« Entrevue » à la protection du droit d’auteur et sur les actes de contrefaçon imputés

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 à la société 1633 sur la base de la combinaison d’éléments graphiques retenue par
les premiers juges et non sur celle dont la société Conception de presse et d’édition
revendiquait la protection en cause d’appel, la cour d’appel a méconnu les termes du
litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ qu’en toute hypothèse, le grief de contrefaçon de droit d’auteur invoqué par
la société Conception de presse et d’édition concernait les numéros n° 245 à 265 du
magazine « Newlook », à l’exception des n° 247, 250, 262 et 263 ; qu’en retenant
que le numéro n° 250 était contrefaisant, la cour d’appel a de nouveau méconnu les
termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°/ que la société 1633 soutenait, en cause d’appel, que le bandeau de titre du
magazine « Newlook » avait un fond de couleur orange fluorescent depuis 2004 ;
que la société Conception de presse et d’édition admettait également que, depuis le
mois de mars 2004, le bandeau de titre du magazine « Newlook » était de couleur
orange fluorescent ; qu’en affirmant, pour conclure à la contrefaçon de la maquette
de couverture du magazine « Entrevue », que les couvertures des n° 248 à 265 (à
l’exception des n° 262 et 263) du magazine « Newlook », parus entre les mois de
mai 2004 et d’octobre 2005, reproduisaient le bandeau de titre de couleur jaune
fluorescent propre au magazine « Entrevue », la cour d’appel a méconnu les termes
du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
qu’en affirmant, pour décider que les couvertures des n° 248 à 265 (à l’exception des
n° 262 et 263) du magazine « Newlook » contrefaisaient la maquette de couverture
du magazine « Entrevue », qu’elles en reproduisaient systématiquement le fond de
page jaune, bien que la société Conception de presse et d’édition n’ait dénoncé
l’utilisation par le magazine « Newlook » d’un fond de page jaune que pour les
couvertures des numéros de mars, août et octobre 2004, juin et octobre 2005, la cour
d’appel, qui s’est fondée sur des faits hors du débat, a violé l’article 7 du Code de
procédure civile ;
5°/ qu’en retenant que les couvertures des n° 248 à 265 (à l’exception des
n° 262 et 263) du magazine « Newlook » contrefaisaient la maquette de couverture
du magazine « Entrevue » en ce qu’elles reproduisaient systématiquement, d’une
part, le « flouté » noir vertical séparant la cheminée des deux tiers restants de la
page et, d’autre part, les signets rectangulaires et la police franklin gothic d’aspect
moucheté, bien que la société Conception de presse et d’édition ne se plaignît de
leur reprise par le magazine « Newlook » qu’à compter du mois de juin 2004 pour
le premier et du mois d’août 2004 pour les seconds, la cour d’appel, qui s’est fondée
sur des faits qui n’étaient pas dans le débat, a de nouveau violé l’article 7 du Code
de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Conception et édition de presse
demandait dans ses conclusions d’appel la confirmation de la condamnation
prononcée en première instance, notamment pour les motifs retenus par les premiers
juges ;
Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel pouvait mener l’examen de la
contrefaçon au regard de l’ensemble des faits soumis au débat, y compris ceux que
le demandeur n’avait pas particulièrement invoqués ;
Attendu, en outre, qu’ayant retenu que les couvertures du numéro 248 de
mai 2004, jusqu’à celle du numéro 265 d’octobre 2005, à l’exception de celles des
n° 262 et 263, du magazine « Newlook » reprenaient la combinaison des éléments

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 graphiques de la maquette du magazine « Entrevue », soit un bandeau de titre
occupant toute la largeur du haut de la page, un titre en lettres grasses noires, une
« cheminée » sur fond noir avec une enfilade de 4 à 5 encarts sur le tiers gauche
de la page, une photographie plan d’une starlette dont le visage couvre une partie
du bandeau sur les deux tiers droits de la page, un personnage tronquant la ou les
deux premières lettres du titre, un « flouté » noir vertical séparant la « cheminée »
des deux tiers restants de la page, les signés rectangulaires placés à cheval sur
la cheminée contenant des caractères de typographie franklin gothic mouchetée,
la cour d’appel a justifié sa décision de retenir une contrefaçon, de sorte que sa
référence, erronée, à d’autres détails de la maquette copiée est surabondante ;
Et attendu, enfin, que, peu important que le grief soit limité à certaines des
couvertures du magazine incriminé, les éléments concernant le « flouté » noir
vertical séparant la « cheminée » du reste de la page, de même que les signets
rectangulaires, la police franklin gothic d’aspect moucheté, et la couleur du fond
des pages de couverture, étaient dans le débat ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première et en ses deux
dernières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société 1633 fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle avait commis
des actes de contrefaçon de modèle enregistré, alors, selon le moyen :
1°/ que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente
un caractère propre ; qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la
date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de priorité revendiquée,
aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué ; que pour démontrer l’absence
de nouveauté du modèle de couverture du magazine « Entrevue », la société 1633
invoquait les antériorités tirées, d’une part, de diverses couvertures des magazines
« Newlook », « Penthouse » et « Maximal » et, d’autre part, des couvertures
du magazine « Play in the House » des mois d’octobre 1999, novembre 2000 et
hors série du mois de février 2000 et du magazine « Interconnexion » du mois
de janvier 2001 ; qu’en limitant son examen aux couvertures des magazines
« Newlook », « Penthouse » et « Maximal », la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des l’articles L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la propriété
intellectuelle ;
2°/ que la cour d’appel, qui s’est bornée à affirmer, pour décider que le modèle
de couverture du magazine « Entrevue » était nouveau, que les couvertures des
magazines « Newlook », « Penthouse » ou « Maximal » n’antériorisaient pas
l’ensemble des éléments figurant au dépôt contesté, sans identifier ces éléments, ni
décrire la combinaison inédite qu’ils réaliseraient, a de nouveau privé sa décision
de base légale au regard des l’articles L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la propriété
intellectuelle ;
3°/ qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle
d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout
dessin ou modèle divulgué antérieurement, en tenant compte de la liberté laissée
au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ; qu’en se bornant à affirmer,
pour décider que le modèle de couverture du magazine « Entrevue » revêtait un
caractère propre, qu’il présentait pour un observateur averti une impression
visuelle d’ensemble qui ne se retrouvait dans aucun dessin ou modèle divulgué
antérieurement, sans décrire, fût-ce sommairement, les éléments caractéristiques du

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 modèle litigieux et sans les comparer aux antériorités invoquées par la société 1633,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-2 et
L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des
parties ; que le grief de contrefaçon formulé par la société Conception de presse et
d’édition au titre du droit des dessins et modèles ne visait que les n° 253, 257, 264
et 265 du magazine « Newlook » ; qu’en retenant que les couvertures du magazine
« Newlook » arguées de contrefaçon sont les mêmes que celles précédemment
examinées dans le cadre de la contrefaçon au titre du droit d’auteur », savoir les
n° 248 à 265, à l’exception des n° 262 et 263, la cour d’appel, qui a méconnu les
termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5°/ qu’un produit contrefait un dessin ou modèle lorsqu’il reproduit ses éléments
caractéristiques et produit la même impression visuelle d’ensemble ; qu’en se
bornant à affirmer, pour retenir la contrefaçon du modèle de couverture du magazine
« Entrevue », que les couvertures des n° 248 à 265 (à l’exception des n° 262 et 263)
du magazine « Newlook » dégageaient la même impression visuelle d’ensemble,
sans énoncer les éléments caractéristiques du modèle déposé et sans expliquer en
quoi ils auraient été repris dans les couvertures critiquées du magazine « Newlook »,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-2,
L. 521-4 et L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions d’appel de la société 1633
n’exposant pas les raisons pour lesquelles les couvertures de ces magazines
constitueraient des antériorités pertinentes, la cour d’appel n’était pas tenue de
s’expliquer spécialement à leur propos ;
Attendu, ensuite, que le prononcé sur des choses non demandées, en l’occurrence
à propos de certaines couvertures qui n’auraient pas été concernées par la demande,
ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut
être réparée que selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du Code de
procédure civile ;
Et attendu, enfin, que, sous couvert d’un manque de base légale, les deuxième,
troisième et cinquième branches du moyen ne tendent qu’à remettre en cause
l’appréciation souveraine des juges du fond, qui ont retenu que les antériorités
alléguées par la société 1633 comportaient certains des éléments figurant au
dépôt contesté, mais n’antériorisaient pas l’ensemble de ces éléments suivant
la combinaison dont la protection était revendiquée, que l’impression visuelle
d’ensemble suscitée chez l’observateur averti différait de celle produite par tout
modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, et que
des couvertures arguées de contrefaçon dégageaient une même impression visuelle
que celle produite par le modèle de maquette de couverture déposé par la société
Conception de presse et d’édition ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société 1633 fait encore grief à l’arrêt de lui avoir interdit,
sous astreinte, d’utiliser, dans tout futur numéro du magazine « Newlook », la
combinaison originale utilisant des éléments suivants : un bandeau de titre occupant
toute la largeur du haut de la page de couleur jaune fluorescent, un titre en lettres
grasses noires, une cheminée sur fond noir avec une enfilade de 4 à 5 encarts
sur le tiers gauche de la page, un fond jaune des deux tiers droits de la page, une

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 photographie plan d’une starlette dont le visage couvre une partie du bandeau sur les
deux tiers droits de la page, un personnage tronquant la ou les deux premières lettres
du titre, un « flouté » noir vertical séparant la « cheminée » des deux tiers droits
restants de la page, les signets rectangulaires placés à cheval sur la « cheminée »
contenant des caractères de typographie franklin gothic moucheté, et d’avoir étendu
cette interdiction à la reproduction du modèle de couverture déposé par la société
Conception de presse et d’édition, alors, selon le moyen :
1°/ qu’ayant retenu que seule la combinaison de certains éléments graphiques
composant la maquette de couverture du magazine « Entrevue » était éligible à
la protection du droit d’auteur en raison de son originalité, la cour d’appel, qui a
néanmoins interdit à la société 1633 d’utiliser, non pas la combinaison originale
précitée mais, de manière générale, toute combinaison originale « utilisant des
éléments mentionnés ci-dessus », a violé les articles L. 111-1, L. 335-2, L. 335-3 et
L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’en étendant la mesure d’interdiction relative à la reproduction de la
maquette de couverture du magazine « Entrevue » à la reproduction du modèle de
couverture déposé par la société 1633, sans motiver sa décision, la cour d’appel a
méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ qu’en toute hypothèse, le juge qui prononce une mesure d’interdiction
doit en déterminer le champ ; qu’en se bornant à étendre la mesure d’interdiction
relative à la reproduction de la maquette de couverture du magazine « Entrevue »
à la reproduction du modèle de couverture déposé par la société Conception de
presse et d’édition, sans préciser les éléments caractéristiques dont la reprise était
interdite, bien que la maquette de couverture du magazine « Entrevue » se distinguât
nettement du modèle déposé, lequel ne décrivait qu’une structure générale de page
de couverture, sans indication de couleur ou de typographie, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 521-2 et L. 521-4 du
Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que
la société Conception de presse et d’édition était fondée à solliciter une mesure
d’interdiction de reprise par le magazine « Newlook » de la combinaison originale
de la maquette de la couverture du magazine « Entrevue », de sorte qu’il y avait
lieu d’interdire à la société 1633 de reprendre la combinaison originale des
éléments, mentionnés ci-dessus et repris dans le dispositif, dans tout futur numéro
du magazine « Newlook » ; qu’elle relève en outre, dans l’exposé de la teneur du
jugement entrepris, qu’il interdirait la reprise de la combinaison originale utilisant
les éléments ainsi mentionnés ; qu’en cet état, la contradiction entre ces motifs et
le dispositif du jugement confirmé, interdisant à la société 1633 de reprendre la
combinaison originale utilisant « des » éléments ainsi mentionnés, résulte d’une
erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du Code de procédure civile, être
réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, dont la rectification
sera ci-après ordonnée ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a motivé l’extension de la mesure
d’interdiction par les motifs l’ayant conduite à infirmer le jugement rejetant l’action
en contrefaçon de modèle enregistré ;
Et attendu, enfin, que le dispositif de l’arrêt interdisant, au titre de la contrefaçon
de modèle enregistré, la reproduction du modèle de maquette de couverture, précise
ainsi le champ de cette interdiction ;

170
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la société 1633 avait commis des actes de concurrence
parasitaire, la condamner à payer à la société Conception de presse et d’édition
la somme de 250 000 euros en réparation, tant de cette atteinte, que des faits de
contrefaçon, et ordonner la publication de la condamnation de ce chef, l’arrêt
énonce que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une
personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur
économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit
d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; qu’il relève ensuite
qu’en l’espèce, la société Conception de presse et d’édition justifie avoir consacré
d’importantes sommes, depuis 1992, à la promotion publicitaire du magazine
« Entrevue, au moyen, pour l’essentiel, de la reproduction de la couverture de
différents numéros du magazine qui en assure l’identité visuelle ; que l’arrêt retient
enfin que, par son comportement, la société 1633 a marqué sa volonté de se placer
dans le sillage de la société Conception de presse et d’édition et de profiter de la
sorte de la valeur économique que présente, eu égard aux circonstances de l’espèce,
la maquette de la couverture du magazine « Entrevue », qui est le fruit d’un travail
intellectuel de conception et d’importants investissements publicitaires ;
Attendu qu’en prononçant une condamnation distincte au regard de tels faits,
qui sont des faits de contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Conception de presse et
d’édition tendant à la condamnation de la société 1633 à lui verser des dommages-
intérêts pour concurrence déloyale, l’arrêt retient que les griefs tirés de la reprise
aggravante, et source de confusion, de l’encart de couleur rose dans la « cheminée »
de couverture, pour l’annonce du sujet « sexy hot », du petit signe bonus noir et
jaune pantone 109, couleurs caractéristiques du magazine « Entrevue », ne sauraient
constituer des griefs distincts de ceux retenus dans le cadre de la protection de la
maquette de couverture de ce magazine ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle n’avait pas retenu ces éléments
pour l’appréciation de la contrefaçon, et que la création d’un risque de confusion
dans l’esprit du public avec un modèle enregistré constitue un fait distinct de la
contrefaçon de ce modèle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif du jugement confirmé par l’arrêt attaqué, la phrase « lui
interdit, sous astreinte, de reprendre la combinaison originale utilisant des éléments
mentionnés ci-dessus dans tout futur numéro du magazine Newlook » est rectifiée en
la phrase suivante : lui interdit, sous astreinte, de reprendre la combinaison originale
utilisant les éléments mentionnés ci-dessus dans tout futur numéro du magazine
Newlook » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de
250 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société 1633 à la société
Conception de presse et d’édition, et en ce qu’il a ordonné une mesure de publication

171
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 portant sur la commission d’actes de concurrence parasitaire, d’une part, et en ce
qu’il a rejeté l’action de la société Conception de presse et d’édition en paiement
de dommages-intérêts pour concurrence déloyale en raison de la reprise d’éléments
non retenus au titre de la contrefaçon, d’autre part, l’arrêt rendu le 21 février 2007,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée (...).

Doc. 5. CJCE, 2 juillet 2009, Fundación Española para la Innovación de

la Artesanía (FEIA) c. Cul-De-Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product
& Position SA, aff. C‑32/08
1° Selon l’article 14 § 3 du règlement nº 6/2002, le droit au dessin ou modèle
communautaire appartient à l’employeur lorsque ce dessin ou ce modèle est réalisé
par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son
employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation
nationale applicable, ne s’applique pas au dessin ou modèle communautaire
réalisé « sur commande ». Ce paragraphe ne concerne pas le cas du dessin ou
modèle communautaire créé sur commande. 2° Dans le cas de dessins ou modèles
communautaires non enregistrés créés sur commande, l’article 14 § 1 dudit
règlement doit être interprété en ce sens que le droit de propriété appartient au
créateur, à moins qu’il n’ait été transféré au moyen d’un contrat à son ayant droit.
Il incombe, cependant, à la juridiction nationale de vérifier le contenu d’un tel
contrat et à cet égard de déterminer si, le cas échéant, le droit au dessin ou modèle
communautaire non enregistré a été effectivement transféré du créateur à son ayant
droit.
LA COUR (première chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14,
paragraphes 1 et 3, ainsi que 88, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du
Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO
2002, L 3, p. 1, ci-après le « règlement »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fundación
Española para la Innovación de la Artesanía (ci-après la « FEIA ») aux sociétés
Cul-De-Sac Espacio Creativo SL (ci-après « Cul de Sac ») et Acierta Product &
Position SA (ci-après « Acierta »), au sujet de la propriété de dessins ou modèles
communautaires d’horloges murales.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Il résulte du premier considérant du règlement que celui-ci a pour objectif de
créer « un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d’une protection uniforme
et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté ».
4 Le huitième considérant du règlement prévoit :
« Un système de protection des dessins ou modèles plus accessible et mieux
adapté aux nécessités du marché intérieur est de ce fait essentiel pour l’économie
communautaire. »
5 Le neuvième considérant de ce règlement énonce :

172
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 « Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur
les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes
de la directive 98/71/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998,
sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28)]. »
6 Aux termes du seizième considérant du règlement :
« Certains [des secteurs de l’économie de la Communauté] produisent
d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont
souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir
la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels
la durée de protection joue un rôle secondaire. […] »
7 Le vingt et unième considérant du règlement énonce :
« […] le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que
le droit d’empêcher la copie. […] »
8 Le vingt-cinquième considérant du règlement est libellé comme suit :
« Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un
grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible
proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser
le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également
besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires
enregistrés. Ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner
plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles
compris dans une demande multiple peuvent, toutefois, être traités indépendamment
les uns des autres en ce qui concerne […] la cession […]. »
9 Le trente et unième considérant du règlement dispose :
« Le présent règlement n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles
protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la
propriété industrielle ou d’autres réglementations pertinentes des États membres,
telles que celles relatives à la protection acquise par voie d’enregistrement ou celles
relatives aux dessins ou modèles non enregistrés […]. »
10 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement :
« Un dessin ou modèle communautaire est protégé :
a) en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire non enregistré’, s’il est
divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ».
11 Tandis que, aux termes du paragraphe 3 de cet article :
« Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les
mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Il ne peut être […] transféré […]
que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition
contraire du présent règlement. »
12 Le titre II du règlement, intitulé « Droit des dessins et modèles », contient,
notamment, une section 1, intitulée « Conditions de protection », regroupant les
articles 3 à 9, une section 3, intitulée « Droit au dessin ou modèle communautaire »,
qui réunit les articles 14 à 18, et une section 5, intitulée « Nullité », constituée des
articles 24 à 36.
13 L’article 3, sous a), du règlement définit le « dessin ou modèle » comme
« l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier,

173
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture
et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ».
14 L’article 11 du règlement, intitulé « Durée de la protection du dessin ou
modèle communautaire non enregistré », dispose, à son paragraphe 1 :
« Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section I
est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant
une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été
divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. »
15 L’article 14 du règlement, intitulé « Droit au dessin ou au modèle
communautaire », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son
ayant droit.
[…]
3. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice
de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin
ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition
contraire de la législation nationale applicable. »
16 L’article 19 du règlement, intitulé « Droits conférés par le dessin ou modèle
communautaire », dispose à son paragraphe 2 :
« Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à
son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation
contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. »
17 L’article 25 du règlement, intitulé « Motifs de nullité », prévoit, à son
paragraphe 1, sous c), qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré
nul que « si, en vertu d’une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au
dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 14 ».
18 L’article 27, intitulé « Assimilation des dessins ou modèles communautaires
à des dessins ou modèles nationaux » énonce, à son paragraphe 1 :
« Sauf dispositions contraires prévues par les articles 28, 29, 30, 31 et 32, le
dessin ou modèle communautaire en tant qu’objet de propriété est considéré en sa
totalité et pour l’ensemble de la Communauté comme l’enregistrement d’un dessin
ou modèle de l’État membre sur le territoire duquel :
a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée, ou
b) si le point a) n’est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date
considérée. »
19 Le titre IX du règlement, intitulé « Compétence et procédure pour les actions
en justice relatives aux dessins et modèles communautaires », comprend une section
2, intitulée « Litiges en matière de contrefaçon et de nullité des dessins ou modèles
communautaires », dans laquelle figure l’article 88.
20 Cet article, intitulé « Droit applicable », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent les
dispositions du présent règlement.

174
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 2. Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du
présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son
droit national, y compris son droit international privé. »
21 L’article 96, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection prévues
par les législations nationales », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit
communautaire ou du droit de l’État membre concerné applicables aux dessins ou
modèles non enregistrés […]. »
22 Aux termes de son troisième considérant, la directive 98/71 a pour objet de
rapprocher les législations des États membres relatives à la protection juridique des
dessins ou modèles.
23 Cette directive précise, à son article 2, qu’elle s’applique, notamment, aux
enregistrements de dessins ou modèles auprès des services centraux de la propriété
industrielle des États membres ou du bureau Benelux des dessins ou modèles.
24 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive 98/71 :
« L’enregistrement est refusé ou, si un dessin ou modèle a été enregistré, la
nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle est prononcée :
[…]
c) si le demandeur ou le titulaire de l’enregistrement ne possède pas le droit au
dessin ou modèle selon la législation de l’État membre concerné [...]».
La réglementation nationale
25 La loi 20/2003 sur la protection juridique des dessins ou modèles industriels
(ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial), du 7 juillet 2003 (BOE
n° 162, du 8 juillet 2003, p. 26348, ci-après la « LPJDI »), n’envisage que les
dessins ou modèles enregistrés.
26 L’article 14, paragraphe 1, de la LPJDI prévoit que « [l]e droit d’enregistrer le
dessin ou modèle appartient au créateur ou à son ayant droit ».
27 L’article 15 de la LPJDI, intitulé « Dessins ou modèles créés dans le cadre
d’une relation de travail ou de services », dispose :
« Lorsque le dessin ou modèle a été réalisé par un salarié dans l’exercice de
ses obligations ou suivant les instructions de son patron ou de son employeur, ou
en exécution d’une commande dans le cadre d’une relation de services, le droit
d’enregistrer le dessin ou modèle appartient à l’employeur ou au cocontractant qui a
commandé la réalisation du dessin ou modèle, sauf convention contraire. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
28 La FEIA a conçu un projet dénommé « D’ARTES », dans le cadre duquel
cinquante ateliers artisanaux de divers secteurs pouvaient créer, grâce à un projet de
dessin ou modèle réalisé par un professionnel en la matière, une gamme d’objets en
vue de leur mise sur le marché.
29 La société AC&G SA (ci-après « AC&G »), en qualité de commissaire du
projet, a défini les conditions matérielles du projet D’ARTES et a été chargée de
sélectionner les dessinateurs et de conclure des accords avec eux.
30 C’est ainsi qu’AC&G a passé avec Cul-De-Sac un contrat verbal, non soumis
au Code du travail espagnol, aux termes duquel cette dernière était chargée de la

175
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 réalisation d’un dessin ou modèle et de l’assistance technique à un artisan en vue de
la création, par ce dernier, d’une nouvelle collection de produits. En rémunération
de sa prestation, Cul de Sac a perçu d’AC&G la somme de 1 800 euros hors taxe.
31 Cul-De-Sac a dessiné une série d’horloges murales (coucous) qui ont été
réalisées, dans le cadre du projet D’ARTES, par l’artisan Verónica Palomares et
présentées au mois d’avril 2005 sous le nom de collection « Santamaría ».
32 Cul-De-Sac et Acierta ont, par la suite, fabriqué et mis sur le marché des
coucous, sous le nom de collection « TIMELESS ».
33 Considérant que ces coucous constituaient une copie des dessins et modèles
communautaires non enregistrés constituant la collection « Santamaría », dont elle
s’estime titulaire à la fois en raison de sa qualité de parrain et principal financier du
projet D’ARTES et en vertu de la cession qu’AC&G lui a faite des droits exclusifs
d’exploitation des produits réalisés dans le cadre de la première édition dudit projet,
la FEIA a assigné Cul de Sac et Acierta, à titre principal, en contrefaçon desdits
dessins ou modèles communautaires et, à titre subsidiaire, pour actes de concurrence
déloyale.
34 La FEIA fait notamment valoir que la propriété des dessins ou modèles
communautaires non enregistrés relatifs aux horloges de la collection « Santamaría »
lui appartient, conformément à l’article 15 de la LPJDI, dans la mesure où ils ont
été réalisés par Cul-De-Sac afin de répondre à une commande d’AC&G, agissant
en tant que commissaire « visible » de la FEIA, dans le cadre d’une prestation de
services rémunérée.
35 Cul-De-Sac et Acierta contestent qu’AC&G et/ou la FEIA aient été ou soient
titulaires desdits dessins ou modèles et, par voie de conséquence, que la FEIA ait
qualité pour agir.
36 Le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
considère que la FEIA ne peut invoquer la propriété des dessins ou modèles en
cause au principal que si AC&G, qui la lui a cédée, était elle-même titulaire du droit
auxdits dessins ou modèles.
37 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de
Marca Comunitaria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002 doit-il être interprété
en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux dessins et modèles communautaires réalisés
dans le cadre d’une relation de travail dans laquelle le créateur/auteur est lié par un
contrat soumis au droit du travail qui remplit les critères de dépendance et de travail
réalisé pour le compte d’autrui ? ou
2) Les expressions ‘salarié’ et ‘employeur’ utilisées à l’article 14, paragraphe 3,
du règlement n° 6/2002 doivent-elles être interprétées largement pour couvrir des cas
de figure distincts de celui de la relation de travail tels que ceux dans lesquels, sur la
base d’un contrat civil/commercial (et, par conséquent, en l’absence de dépendance,
de travail réalisé pour le compte d’autrui et d’habitude), une personne (l’auteur)
s’oblige à réaliser, pour une autre, un dessin ou modèle, pour un prix déterminé, et,
en conséquence, doit-on considérer que ce dessin ou modèle appartient à la personne
qui le commande, sauf convention contraire ?
3) Au cas où il serait répondu par la négative à la question précédente au motif
que le cas de figure des dessins ou modèles créés dans le cadre d’une relation de

176
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 travail et celui des dessins ou modèles créés dans le cadre d’une relation qui n’est
pas de travail constituent des réalités matérielles différentes :
a) La règle générale de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002
est-elle applicable et, par conséquent, doit-on considérer que les dessins ou modèles
appartiennent à l’auteur, sauf convention contraire des parties ? ou
b) Le tribunal des dessins [ou modèles] communautaires doit-il recourir à la
législation nationale réglementant les dessins et les modèles, conformément à
l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 ?
4) Au cas où le renvoi à la législation nationale serait pertinent, si celle-ci assimile
(comme en droit espagnol) les dessins ou modèles créés dans le cadre d’une relation
de travail (ils appartiennent à l’employeur, sauf convention contraire) aux dessins
ou modèles créés sur commande (ils appartiennent à la personne qui les commande,
sauf convention contraire), l’application du droit national est-elle possible ?
5) En cas de réponse affirmative à la question précédente, cette solution (les
dessins ou modèles appartiennent à la personne qui les commande, sauf convention
contraire) ne se trouve-t-elle pas en contradiction avec la réponse négative apportée
à la deuxième question ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions, relatives au champ d’application de
l’article 14, paragraphe 3, du règlement
38 Par ces questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de
renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 3, du règlement s’applique
également au dessin ou modèle communautaire qui a été créé sur commande et ainsi
en dehors d’une relation du travail.
Observations soumises à la Cour
39 La FEIA et le gouvernement du Royaume-Uni se sont prononcés en faveur
d’une application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement aux dessins et modèles
créés sur commande, considérant que cette disposition et, en particulier, les notions
d’« employeur » et de « salarié » auxquelles elle se réfère doivent être interprétées
non exclusivement par référence au libellé de ladite disposition, mais aussi à la
lumière de l’économie générale et des objectifs du système dans lequel elles
s’insèrent.
40 La Commission des Communautés européennes, Cul de Sac et Acierta
proposent au contraire que la règle prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement
s’applique exclusivement aux dessins et modèles créés dans le cadre d’une relation
de travail subordonné.
41 Acierta et la Commission relèvent, en outre, que l’article 14, paragraphe 3,
contient une règle dérogatoire ou une exception au principe général énoncé au
paragraphe 1 dudit article, qui, en tant que telle, n’autorise ni une interprétation
extensive ni une application par analogie à des cas non expressément prévus.
42 La Commission estime, enfin, que l’interprétation proposée est confirmée
par les travaux préparatoires et la procédure d’adoption du règlement et qu’elle
est cohérente avec la réglementation communautaire et internationale relative aux
autres droits de propriété industrielle.
Réponse de la Cour

177
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 43 Ainsi qu’il découle de l’article 14, paragraphe 1, du règlement, le droit au
dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.
44 En revanche, il ressort du paragraphe 3 dudit article que le droit au dessin ou
modèle communautaire appartient à l’employeur lorsque ce dessin ou ce modèle est
réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions
de son employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la
législation nationale applicable.
45 Doit dès lors être écartée l’argumentation de la FEIA et du gouvernement
du Royaume-Uni selon laquelle, en particulier, les notions d’« employeur » et de
« salarié », qui figurent audit paragraphe, doivent être interprétées d’une manière
large afin de s’appliquer également aux dessins ou modèles réalisés sur commande.
46 À cet égard, il y a lieu de relever que le législateur communautaire a prévu
par ce paragraphe un régime spécifique en ce qui concerne les dessins ou modèles
communautaires réalisés dans le cadre d’une relation de travail.
47 Cela découle, en particulier, du fait qu’il a opté, lors de la rédaction dudit
paragraphe, pour l’expression « employeur » en tant que titulaire du dessin ou
modèle communautaire réalisé dans le cadre d’une relation de travail et non pas
pour l’expression nettement plus large de « commettant ».
48 Il ressort, d’ailleurs, du libellé de l’article 14, paragraphe 3, du règlement que
l’« employeur » devient le titulaire du dessin ou modèle communautaire lorsque le
« salarié » le réalise dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de
son employeur.
49 À l’égard du terme « salarié », il y a lieu, encore, de constater que le
législateur communautaire n’a pas opté, à ladite disposition, en ce qui concerne la
personne qui réalise un dessin ou modèle, pour l’expression nettement plus large de
« commissionnaire ». Dès lors, est visée par la notion de « salarié » la personne qui
est subordonnée à son « employeur » lors de la réalisation d’un dessin ou modèle
communautaire dans le cadre d’une relation de travail.
50 S’agissant de la partie dudit paragraphe qui prévoit « sauf convention contraire
ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable », il y a lieu de
préciser qu’elle donne, d’une part, aux parties d’un contrat de travail la possibilité de
désigner le « salarié » en tant que titulaire d’un dessin ou modèle communautaire et,
d’autre part, aux États membres la faculté de prévoir dans leur législation nationale
le « salarié » comme titulaire d’un dessin ou modèle communautaire, à condition,
dans les deux cas mentionnés, que ce dessin ou modèle ait été réalisé dans le cadre
d’une relation de travail.
51 Il en ressort que le législateur communautaire a entendu définir le régime
spécial que prévoit l’article 14, paragraphe 3, du règlement par un type spécifique
de relation contractuelle, à savoir la relation de travail, ce qui exclut l’applicabilité
dudit paragraphe aux autres relations contractuelles, telles que celle relative à un
dessin ou modèle communautaire créé sur commande.
52 Cette interprétation est, en outre, confirmée par les travaux préparatoires du
règlement.
53 À cet égard, la Commission fait valoir qu’il est précisé dans l’exposé des
motifs de la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
dessins ou modèles communautaires [COM (93) 342 final du 3 décembre 1993]
que l’employeur est le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire lorsque ce

178
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 dessin ou modèle a été réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations qui
découlent du contrat de travail.
54 Au demeurant, selon la Commission et ainsi qu’il découle des points 27 à 32
des conclusions de M. l’avocat général, s’il est vrai que le premier avant-projet de
proposition du règlement de la Commission contenait, outre une disposition relative
à la propriété d’un dessin ou modèle communautaire réalisé par un salarié, une
disposition expresse relative à la propriété d’un dessin ou modèle communautaire
créé sur commande, cette dernière disposition n’a pas été retenue dans le règlement.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre
aux première et deuxième questions que l’article 14, paragraphe 3, du règlement ne
s’applique pas au dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande.
Sur la troisième question, sous a), relative à l’interprétation de l’article 14,
paragraphe 1, du règlement
56 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article
14, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit au dessin
ou modèle communautaire appartient au créateur, à moins qu’il n’ait été transféré au
moyen d’un contrat à son ayant droit.
Observations soumises à la Cour
57 La FEIA considère que l’article 14 doit être interprété dans son ensemble à la
lumière des objectifs poursuivis par le règlement et compte tenu de l’intention du
législateur de n’instaurer qu’une législation minimale en la matière. Elle se réfère
en particulier, d’une part, aux articles 27, 88 et 96 du règlement, qui contiennent un
renvoi aux législations nationales et autorisent ces dernières à prévoir une protection
des dessins et modèles plus étendue que celle prévue par le règlement, et, d’autre
part, aux sixième, huitième et neuvième considérants du règlement rappelant les
exigences liées au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité et
définissant l’objectif d’alignement des dispositions matérielles du règlement sur les
dispositions correspondantes de la directive 98/71.
58 La FEIA propose, en outre, d’interpréter la notion d’« ayant droit » figurant à
l’article 14, paragraphe 1, du règlement comme un renvoi aux différentes modalités
possibles d’acquisition du droit au dessin ou modèle prévues par les législations
des États membres, y compris celle prévue par la LPJDI en faveur de celui qui a
commandé ledit dessin ou modèle.
59 Selon la Commission, Acierta et Cul de Sac, l’article 14, paragraphe 1, du
règlement contient une disposition générale en faveur de l’attribution du droit au
dessin ou modèle à son créateur. L’unique exception à cette règle figurerait au
paragraphe 3 et concernerait le seul cas des dessins et modèles réalisés par le salarié
dans le cadre du rapport de travail subordonné. Le règlement ne présenterait donc
aucune lacune en ce qui concerne la détermination du titulaire du droit au dessin ou
modèle communautaire.
60 Acierta et Cul de Sac précisent que le droit au dessin ou modèle communautaire
peut être transféré à l’ayant droit au moyen d’un contrat.
61 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que l’article 14, paragraphe 1,
du règlement ne prévoit pas le cas du titulaire d’un dessin ou modèle créé sur
commande. Dès lors, il est d’avis que les États membres peuvent, conformément
au trente et unième considérant ainsi qu’à l’article 88, paragraphe 2, du règlement,

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 appliquer leur réglementation nationale relative aux dessins ou modèles non
enregistrés.
Réponse de la Cour
62 Il y a lieu, d’emblée, de rappeler que, dans la présente affaire, la Cour
n’est saisie que du cas dans lequel, d’une part, il s’agit des dessins ou modèles
communautaires non enregistrés qui ont été créés sur commande et, d’autre part, la
LPJDI n’assimile pas de tels dessins ou modèles avec ceux réalisés dans le cadre
d’une relation de travail.
63 Ainsi, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit
communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit
communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres
pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la
Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée
en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la
réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82,
Rec. p. 107, point 11 ; du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917,
point 43, et du 14 décembre 2006, Nokia, C-316/05, Rec. p. I-12083, point 21).
64 Tel est le cas des notions de « créateur » et d’« ayant droit » qui figurent à
l’article 14 du règlement.
65 Or, si lesdites notions devaient être interprétées différemment dans les
différents États membres, les mêmes circonstances pourraient donner lieu à ce
que le droit au dessin ou modèle communautaire appartenait dans certains États au
créateur et dans d’autres à son ayant droit. Dans ce cas, la protection garantie auxdits
dessins ou modèles communautaires ne serait pas uniforme sur tout le territoire de la
Communauté (voir, par analogie, arrêt Nokia, précité, point 27).
66 Il est essentiel, dès lors, que les notions susmentionnées reçoivent une
interprétation uniforme dans l’ordre juridique communautaire.
67 Une telle interprétation est corroborée par le premier considérant du règlement,
selon lequel « [le] système unifié d’obtention d’un dessin ou modèle communautaire
[bénéficie] d’une protection uniforme et [produit] des effets uniformes sur tout le
territoire de la Communauté […] ».
68 Il résulte, en outre, de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement que ledit dessin
ou modèle ne peut être transféré que pour l’ensemble de la Communauté, sauf
disposition contraire du règlement.
69 S’agissant plus particulièrement d’un transfert du droit à un dessin ou modèle
communautaire du créateur à son ayant droit au sens de l’article 14, paragraphe 1,
du règlement, il convient de constater, ainsi que l’observent, en substance, la FEIA,
Cul de sac et Acierta, que la possibilité d’un tel transfert découle implicitement du
libellé dudit article.
70 Par ailleurs, une telle interprétation découle expressément de certaines
versions linguistiques de la notion d’« ayant droit » telles que les versions allemande,
polonaise, slovène, suédoise et anglaise, qui font mention, respectivement, de
« Rechtsnachfolger », de « następcy prawnemu », de « pravni naslednik », de « den
till vilken rätten har övergått », et de « successor in title ».
71 Un tel transfert inclut celui au moyen d’un contrat.

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 72 Il résulte, en effet, des travaux préparatoires du règlement, ainsi que le
souligne M. l’avocat général aux points 46 à 50 de ses conclusions, que le créateur
peut transférer le droit au dessin ou modèle communautaire au moyen d’un contrat
à son ayant droit.
73 Cette interprétation est corroborée par les huitième et quinzième considérants
du règlement qui soulignent la nécessité d’adapter la protection des dessins ou
modèles communautaires aux besoins de tous les secteurs de l’économie de la
Communauté.
74 Par ailleurs, il est essentiel, aux fins de la protection, en particulier, des dessins
ou modèles communautaires non enregistrés, de faire respecter, conformément au
vingt et unième considérant ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 2, du règlement, le
droit à l’interdiction des copies de ces dessins ou modèles.
75 En effet, hormis les créateurs individuels rappelés au septième considérant du
règlement, il découle des seizième et vingt-cinquième considérants de celui-ci que
les producteurs des dessins ou modèles communautaires non enregistrés peuvent
également être certains secteurs de l’économie de la Communauté.
76 Dans de telles circonstances, il ne peut pas être exclu, ainsi que l’a observé,
en substance, le gouvernement du Royaume-Uni, que l’ayant droit soit la partie
économiquement plus forte que le créateur et qui dispose de moyens plus substantiels
pour engager une procédure judiciaire en vue d’empêcher la copie desdits dessins
ou modèles.
77 Il s’ensuit que l’adaptation de la protection des dessins ou modèles
communautaires aux besoins de tous les secteurs de l’économie de la Communauté,
qui découle des huitième et quinzième considérants du règlement, au moyen d’un
transfert contractuel du droit au dessin ou modèle communautaire est susceptible
de contribuer à l’objectif essentiel de l’exercice efficace des droits conférés par un
dessin ou modèle communautaire sur tout le territoire de la Communauté tel qu’il
ressort du vingt-neuvième considérant du règlement.
78 Au demeurant, une protection accrue de l’esthétique industrielle a pour effet,
conformément au septième considérant du règlement, non seulement d’encourager
les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce
domaine, mais également de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux
produits et l’investissement dans leur production.
79 Il résulte de ce qui précède que la possibilité de transférer au moyen d’un
contrat le droit au dessin ou modèle communautaire du créateur à son ayant droit au
sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement est conforme tant au libellé dudit
article qu’aux objectifs poursuivis par ledit règlement.
80 Il incombe, cependant, à la juridiction nationale de vérifier le contenu d’un tel
contrat et à cet égard de déterminer si, le cas échéant, le droit au dessin ou modèle
communautaire non enregistré a été effectivement transféré du créateur à son ayant
droit.
81 Les considérations qui précédent ne s’opposent évidemment pas à ce que la
juridiction nationale, dans le cadre dudit examen, applique la législation relative
aux contrats afin de déterminer à qui appartient, conformément à l’article 14,
paragraphe 1, du règlement, le droit au dessin ou modèle communautaire non
enregistré.

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 82 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre
à la troisième question, sous a), que, dans des circonstances telles que celles en
cause au principal, l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement doit être interprété en
ce sens que le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur, à
moins qu’il n’ait été transféré au moyen d’un contrat à son ayant droit.
Sur la troisième question, sous b), ainsi que les quatrième et cinquième questions
83 Au vu de la réponse apportée à la troisième question, sous a), il n’y a pas
lieu de répondre à la troisième question, sous b), ni aux quatrième et cinquième
questions.
Sur les dépens
84 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur
les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du
12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ne s’applique
pas au dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande.
2) Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article
14, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que le
droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur, à moins qu’il
n’ait été transféré au moyen d’un contrat à son ayant droit.

Doc. 6. CJUE, 20 oct. 2011, PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon

Graphic SA et OHMI, aff. C-281/10 P
La Cour a donné une définition de l’utilisateur averti en s’appuyant sur
deux notions jusqu’alors étrangères au droit des dessins & modèles : «la notion
d’utilisateur averti […] doit toutefois être comprise […] comme une notion
intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de
marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général
n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme
de l’art [applicable en matière de brevets], expert doté de compétences techniques
approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant
un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière,
que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue
du secteur considéré ». La Cour a précisé que la nature même de l’utilisateur
averti implique qu’il doive procéder à une comparaison directe des modèles en
cause. Pour autant, il peut exister des situations ou circonstances spécifiques dans
lesquelles une telle comparaison directe est infaisable ou inhabituelle et, dans ces
cas-là, une comparaison indirecte des modèles en cause est possible pour conclure
à leur ressemblance ou dissemblance aux yeux de l’utilisateur averti. Enfin, en
partant de sa définition de l’utilisateur averti, se situant entre, d’un côté, « le
consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui
perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à
un examen de ses différents détails » et, de l’autre, « l’expert ou l’homme de l’art
capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister
entre les modèles ou dessins en conflit », la Cour indique que « le qualificatif

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 « averti » suggère que, sans être un expert technique, « l’utilisateur connaît
différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain
degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent
normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un
degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise ».
1 Par son pourvoi, PepsiCo Inc. (ci-après « PepsiCo ») demande l’annulation
de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon
Graphic/OHMI – PepsiCo (représentation d’un support promotionnel circulaire)
(T-9/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel
celui-ci a accueilli le recours formé par Grupo Promer Mon Graphic SA (ci-après
« Grupo Promer »), tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de
recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI), du 27 octobre 2006 (affaire R 1001/2005-3), relative à une
procédure de nullité opposant Grupo Promer et PepsiCo (ci-après la « décision
litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur
les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), dispose :
« 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire
n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
[…]»
3 L’article 5 du règlement n° 6/2002 prévoit :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou
modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la
date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été
divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de
dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection
est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs
caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
4 L’article 6 du même règlement est rédigé comme suit :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel
si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que
produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la
date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été
divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de
dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la
date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du
créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

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 5 Selon l’article 10 du règlement n° 6/2002 :
« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout
dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle
globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté
du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
6 L’article 25 de ce règlement prévoit :
« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :
[…]
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ;
[…]
d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle
antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de
la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle
communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date
antérieure par l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ou par une
demande d’enregistrement d’un tel dessin ou modèle, ou par l’enregistrement d’un
dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d’obtention du droit
afférent ;
[…]
3. Les motifs prévus au paragraphe 1, [sous] d), e) et f), peuvent être invoqués
uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.
[…]»
7 L’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 prévoit que, « [s]ous
réserve de l’article 25, paragraphes 2, 3, 4 et 5, toute personne physique ou morale,
ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’[OHMI] une
demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ».
8 En vertu de l’article 61, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 6/2002 :
« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont
susceptibles d’un recours devant la Cour de Justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles,
violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur
application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de Justice est compétente aussi bien pour annuler que pour réformer
la décision attaquée. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
9 Le 9 septembre 2003, PepsiCo a présenté une demande d’enregistrement de
dessin ou modèle communautaire à l’OHMI, fondée sur le règlement n° 6/2002.
Lors de cette demande, la priorité du dessin ou modèle espagnol n° 157156, déposé
le 23 juillet 2003 et dont la demande d’enregistrement a été publiée le 16 novembre
2003, a été revendiquée.

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 10 Le dessin ou modèle communautaire a été enregistré par l’OHMI sous le
numéro 74463-0001 pour les produits suivants, à savoir « Articles promotionnels
pour jeux ». (...)
11 Le 4 février 2004, Grupo Promer a présenté une demande de nullité du dessin
ou modèle n° 74463-0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») au titre de
l’article 52 du règlement n° 6/2002.
12 La demande de nullité était fondée sur le dessin ou modèle communautaire
enregistré sous le numéro 53186-0001 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »),
qui a pour date de dépôt le 17 juillet 2003 et pour lequel la priorité du dessin ou modèle
espagnol n° 157098, déposé le 8 juillet 2003 et dont la demande d’enregistrement
a été publiée le 1er novembre 2003, avait été revendiquée. Le dessin ou modèle
antérieur est enregistré pour le produit suivant, à savoir « Feuille métallique pour
jeux ». (...)
13 Les motifs invoqués à l’appui de la demande de nullité étaient tirés de
l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté,
au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, ainsi que de
l’existence d’un droit antérieur, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous d), dudit
règlement.
14 Par décision du 20 juin 2005, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli
la demande en nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25,
paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002.
15 Le 18 août 2005, PepsiCo a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre
des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre cette décision de la division
d’annulation.
16 Par la décision litigieuse, la troisième chambre de recours de l’OHMI (ci-après
la « chambre de recours ») a annulé ladite décision de la division d’annulation et a
rejeté la demande en nullité. Après avoir écarté l’argument de la requérante relatif
à la mauvaise foi de PepsiCo, la chambre de recours a considéré, en substance,
que le dessin ou modèle contesté n’était pas en conflit avec le droit antérieur de la
requérante et que les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 1, sous d), du
règlement n° 6/2002 n’étaient donc pas réunies.
17 À cet égard, la chambre de recours a estimé que les produits liés aux dessins ou
modèles en cause relevaient d’une catégorie particulière d’articles promotionnels,
à savoir les « tazos » ou les « rappers », et que, dès lors, la liberté du créateur
chargé de concevoir de tels articles promotionnels était « sérieusement restreinte ».
La chambre de recours en a déduit que la différence dans le profil des dessins ou
modèles en cause était suffisante pour conclure qu’ils produisaient une impression
globale différente sur l’utilisateur averti.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2007, Grupo
Promer a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la
condamnation de l’OHMI et de PepsiCo aux dépens.
19 À l’appui de son recours, Grupo Promer faisait valoir trois moyens tirés,
premièrement, de la mauvaise foi de PepsiCo et d’une interprétation restrictive du
règlement n° 6/2002, deuxièmement, d’un défaut de nouveauté du dessin ou modèle
contesté et, troisièmement, d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du
règlement n° 6/2002.

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 20 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté le premier moyen, a fait
droit au troisième moyen et a constaté que, par conséquent, il n’y avait plus lieu
d’examiner le deuxième moyen du recours.
21 Le troisième moyen du recours se subdivisait en quatre branches.
22 En premier lieu, Grupo Promer contestait la définition de la catégorie de produits
concernés par les dessins ou modèles en cause comme étant celle des « pogs », des
« rappers » ou des « tazos », arguant qu’il s’agissait de produits différents. Selon
Grupo Promer, la chambre de recours aurait dû prendre en considération la catégorie
générale des articles promotionnels pour jeux.
23 À cet égard, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que c’est à
juste titre que la chambre de recours a considéré que le produit en cause relevait,
au sein de la large catégorie des articles promotionnels pour jeux, d’une catégorie
particulière, celle de pièces de jeux connues sous les noms de « pogs », de « rappers »
ou de « tazos ».
24 En deuxième lieu, se fondant sur le fait que le dessin ou modèle contesté se
rapporte à la catégorie générale des articles promotionnels pour jeux, Grupo Promer
contestait l’appréciation retenue dans la décision litigieuse, selon laquelle la liberté
du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté était « sérieusement
restreinte ».
25 Le Tribunal a considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué, que la chambre de
recours avait à juste titre estimé que, à la date de la priorité revendiquée pour le
dessin ou modèle contesté, la liberté du créateur était « sérieusement restreinte »,
notamment dans la mesure où celui-ci devait intégrer dans son dessin ou modèle les
caractéristiques communes des produits en cause.
26 En troisième lieu, selon Grupo Promer, l’utilisateur averti était un enfant âgé
de 5 à 10 ans environ, et non un directeur de marketing, comme il serait indiqué
dans la décision litigieuse. En effet, un tel directeur dans l’industrie alimentaire ne
serait pas un utilisateur final et il aurait un degré d’expertise supérieur à celui d’un
simple utilisateur.
27 À cet égard, le Tribunal a défini la notion d’utilisateur averti au point 62
de l’arrêt attaqué et, aux points 64 et 65 de ce même arrêt, a conclu que c’est à
juste titre que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, peu importe
que l’utilisateur averti soit un enfant âgé de 5 à 10 ans environ ou le directeur du
marketing d’une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en
offrant des « pogs », des « rappers » ou des « tazos », l’important étant que ces deux
catégories de personnes connaissent le phénomène des « rappers ».
28 En quatrième lieu, d’après Grupo Promer, les dessins ou modèles en cause
produisaient la même impression globale, car, contrairement à l’analyse faite par la
chambre de recours dans la décision litigieuse, les différences de profil des dessins
ou modèles en cause ne seraient pas évidentes, leur détection nécessitant une
attention particulière et une observation attentive du disque.
29 Sur cet aspect, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, tenant compte du
degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, a
estimé, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la mesure où les similitudes
entre les dessins ou modèles en cause concernent des caractéristiques communes,
ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite
par lesdits dessins ou modèles sur l’utilisateur averti. En outre, plus la liberté du

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 créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté est restreinte, plus des
différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à
produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
30 Ensuite, aux points 77 à 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné cinq
similitudes existant entre les deux dessins ou modèles en conflit. Tous deux
consistaient en des disques presque plats et présentaient un cercle concentrique très
près du bord, un cercle concentrique situé à un tiers environ de distance entre le bord
et le centre du disque, un bord recourbé surélevé par rapport à la partie intermédiaire
du disque, située entre le bord et la partie centrale surélevée, ainsi qu’une similitude
dans les proportions respectives de la partie centrale surélevée et de la partie
intermédiaire du disque, située entre le bord et la partie centrale surélevée.
31 Après avoir constaté que la première similitude était une caractéristique
commune aux dessins ou modèles relatifs aux produits du type de celui en cause et
que la deuxième similitude pouvait relever d’une contrainte liée à des exigences de
sécurité pesant sur le créateur, le Tribunal a conclu que ces similitudes ne retiendront
pas l’attention de l’utilisateur averti dans l’impression globale des dessins ou
modèles en cause.
32 En revanche, en ce qui concerne les trois dernières similitudes, le Tribunal
a jugé qu’elles concernaient des éléments pour lesquels il existait une liberté du
créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté, et qu’elles retiendraient,
par conséquent, l’attention de l’utilisateur averti, d’autant plus que les faces
supérieures sont, en l’espèce, les plus visibles pour cet utilisateur.
33 S’agissant des différences entre les dessins ou modèles en cause, le Tribunal
a, au point 83 de l’arrêt attaqué, constaté que le dessin ou modèle contesté comporte,
vu du dessus, deux cercles concentriques de plus que le dessin ou modèle antérieur
et que, de profil, les deux dessins ou modèles diffèrent en ce que le dessin ou modèle
contesté présente une convexité plus importante, mais restant toutefois très faible.
34 Le Tribunal a cependant considéré que les différences constatées par la
chambre de recours étaient insuffisantes pour que le dessin ou modèle contesté
produise, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite
par le dessin ou modèle antérieur. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision
litigieuse.
Les conclusions des parties devant la Cour
35 PepsiCo demande à la Cour : d’annuler l’arrêt attaqué ; de se prononcer
définitivement sur le litige en rejetant les chefs de demande formulés en première
instance ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de
condamner Grupo Promer aux dépens.
36 L’OHMI demande à la Cour de faire droit au pourvoi et de condamner Grupo
Promer aux dépens.
37 Grupo Promer demande à la Cour : de rejeter le pourvoi en ce qu’il est
irrecevable et non fondé ; de condamner PepsiCo aux dépens du présent pourvoi ; de
condamner PepsiCo et l’OHMI aux dépens exposés par elle devant le Tribunal, et de
condamner PepsiCo aux dépens de la procédure devant l’OHMI.
Sur le pourvoi
38 À l’appui de son pourvoi, PepsiCo invoque un moyen unique tiré d’une
violation de l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002. Ce moyen
se divise en cinq branches relatives, pour les quatre premières, à diverses erreurs qui

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 auraient été commises par le Tribunal à propos des limites à la liberté du créateur, de
la notion d’utilisateur averti et de son niveau d’attention, de l’étendue du contrôle
juridictionnel qui lui incombe et de la possibilité de comparer les produits plutôt
que les dessins ou modèles en cause, ainsi que, pour la dernière, à une prétendue
dénaturation des faits.
Sur la première branche du moyen unique, relative aux limites à la liberté du
créateur
Argumentation des parties
39 PepsiCo soutient que les trois similitudes relevées par le Tribunal (forme
circulaire centrale, bord surélevé, proportions) sont toutes dues aux fonctions des
produits en cause et sont des caractéristiques communes à ceux-ci, ce qui limite la
liberté du créateur. Le Tribunal n’aurait toutefois pas tenu compte de ces limites
lors de sa comparaison des dessins et modèles en cause. Juger que les dessins
ou modèles en cause sont similaires en raison de ces caractéristiques communes
précises ne signifierait rien d’autre que d’accorder à Grupo Promer les droits
exclusifs d’exploiter ces caractéristiques communes, ce qui ne correspondrait pas
au but poursuivi par l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 6/2002.
40 L’OHMI fait valoir que, même si des caractéristiques comme la forme de
disque plat ou la zone centrale convexe ne sont pas imposées par une fonction ou des
prescriptions légales, elles seraient toutefois dictées par les contraintes du marché,
limitant ainsi la liberté du créateur.
41 Les éléments du dossier montreraient que la grande majorité – sinon la
totalité – des « pogs » existant à la date de priorité du dessin ou modèle contesté
présenteraient un bombement central circulaire. La raison en serait que les « pogs »
présentant un bombement central autre que circulaire ne pourraient être empilés sur
l’immense majorité des « pogs » présentant cette caractéristique.
42 Grupo Promer estime que cette branche du moyen unique est irrecevable en
ce qu’elle viserait à remettre en cause des appréciations de nature factuelle opérées
dans l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
43 Il convient de relever que, par la première branche de son moyen unique,
PepsiCo fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir considéré que la forme circulaire
centrale, le bord surélevé et les proportions similaires des dessins ou modèles en
cause ne résultaient pas d’une limitation de la liberté de leur créateur, alors qu’en
réalité ces éléments de similitudes sont nécessaires pour que les produits en cause
puissent remplir leur fonction. Selon PepsiCo, cela a conduit le Tribunal à apprécier
erronément l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles en
conflit.
44 PepsiCo entend ainsi remettre en cause une appréciation de nature factuelle
opérée par le Tribunal, sans démontrer l’existence d’une dénaturation des faits
et sans contester ni la pertinence des éléments définissant le degré de liberté du
créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle tels qu’ils ont été identifiés par le
Tribunal au point 67 de l’arrêt attaqué, à savoir notamment les contraintes liées aux
caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du
produit ou des prescriptions légales applicables aux produits, ni les conséquences
que le Tribunal en a tirées au point 72 dudit arrêt.

188
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 45 Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent,
d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle
de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et,
d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas,
sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une
question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un
pourvoi (arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec.
p. I‑4167, point 40 et jurisprudence citée).
46 Dès lors, il y a lieu de constater que la première branche du moyen unique est
irrecevable.
Sur la deuxième branche du moyen unique, relative à la notion d’utilisateur
averti et à son niveau d’attention
Argumentation des parties
47 PepsiCo estime que le Tribunal a appliqué des critères inadaptés en niant
que les dessins ou modèles en cause produisaient une impression globale différente
sur l’« utilisateur averti ». Ce dernier ne correspondrait ni au consommateur moyen
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé tel que défini par le droit
des marques ni uniquement à l’utilisateur final des produits en cause.
48 D’autre part, l’utilisateur averti devrait être présumé comme étant en mesure
de comparer les dessins ou modèles côte à côte et, contrairement à ce qui est le cas
en droit des marques, il n’aurait pas à se fier à un « souvenir imparfait ».
49 Si le Tribunal avait appliqué les critères pertinents, il aurait conclu que
l’utilisateur averti faisait aisément la distinction entre les dessins ou modèles en
cause, grâce aux deux différences les plus significatives existant entre eux, à savoir,
premièrement, les deux cercles concentriques supplémentaires nettement visibles
sur le dessus du dessin ou modèle contesté et, deuxièmement, la forme incurvée de
ce dernier par opposition à la platitude totale (à l’exception du rebord) du dessin ou
modèle antérieur.
50 Par ailleurs, PepsiCo estime que l’utilisateur averti ne tiendra pas compte
uniquement des « faces les plus visibles » d’un dessin ou modèle, se concentrant sur
les éléments « perçus aisément » (point 83 de l’arrêt attaqué), mais aura l’occasion
d’examiner plus en détail le dessin ou modèle dans son ensemble et de le comparer
aux dessins ou modèles antérieurs, en tenant compte de la liberté dont jouit le
créateur.
51 L’OHMI soutient également que la comparaison devrait être fondée non pas
sur le souvenir imparfait de l’utilisateur averti, mais sur une comparaison directe
des dessins ou modèles.
52 Grupo Promer considère que cette branche du moyen unique concerne
également une question de fait. Elle soutient aussi que le Tribunal n’a pas fait
application d’un critère concernant le droit des marques tel que le risque de confusion
entre les deux dessins ou modèles en conflit en cause.
Appréciation de la Cour
53 Il convient de relever, premièrement, que le règlement n° 6/2002 ne définit
pas la notion d’utilisateur averti. Elle doit toutefois être comprise, ainsi que M.
l’avocat général l’a justement relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, comme
une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière
de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en

189
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle
d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la
notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non
d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison
de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré.
54 Or, force est de constater que c’est bien cette notion intermédiaire qui a été
retenue par le Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué. Cela est d’ailleurs illustré par
la conclusion qu’il en a tirée au point 64 de l’arrêt attaqué, en identifiant l’utilisateur
averti pertinent en l’espèce comme pouvant être un enfant âgé de 5 à 10 ans environ
ou un directeur du marketing d’une société fabriquant des produits dont la promotion
est assurée en offrant des « pogs », des « rappers » ou des « tazos ».
55 Deuxièmement, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 51 et 52
de ses conclusions, il est vrai que la nature même de l’utilisateur averti tel qu’il
a été défini ci-dessus implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une
comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Il ne peut cependant pas
être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le
secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des
caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent.
56 Partant, il ne peut être utilement fait grief au Tribunal d’avoir commis une
erreur de droit du fait d’avoir procédé à l’appréciation de l’impression globale
produite par les dessins ou modèles en conflit sans partir de la prémisse selon
laquelle un utilisateur averti procéderait en toute hypothèse à une comparaison
directe de ceux-ci.
57 Il en va d’autant plus ainsi que, en l’absence d’indication précise à cet égard
dans le cadre du règlement n° 6/2002, il ne saurait être considéré que le législateur
de l’Union a eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins
à une comparaison directe.
58 Il s’ensuit que l’utilisation par le Tribunal, au point 77 de l’arrêt attaqué, de
la formulation selon laquelle « cette similitude ne sera pas retenue par l’utilisateur
averti dans l’impression globale des dessins ou modèles en cause », quand bien
même elle indiquerait, en dehors de son contexte, que le Tribunal a fondé son
raisonnement sur une méthode de comparaison indirecte basée sur un souvenir
imparfait, ne traduit aucune erreur de droit de sa part.
59 Troisièmement, s’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y
a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement
informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou
un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(voir, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec.
p. I‑3819, points 25 et 26), il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable
d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les
modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être
un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou
modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance
quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du
fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention
relativement élevé lorsqu’il les utilise.
60 Ainsi, l’utilisation des termes « perçue aisément » au point 83 de l’arrêt
attaqué doit être comprise dans un contexte plus large comme n’étant qu’une

190
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 précision ponctuelle concernant le degré de convexité plus important dans le cas du
dessin ou modèle contesté. En effet, le Tribunal ayant retenu une approche correcte
par rapport à la définition de l’utilisateur averti, il ne saurait être inféré que les
termes utilisés audit point 83, à eux seuls, signifieraient que le niveau d’attention de
l’utilisateur averti aurait été apprécié de manière erronée par le Tribunal.
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, cette deuxième branche du moyen
unique doit être rejetée comme non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique, relative à l’étendue du contrôle
juridictionnel
Argumentation des parties
62 PepsiCo, faisant référence à un récent arrêt de la Cour concernant les variétés
végétales (arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, Rec. p. I-3209,
point 77), soutient que l’examen minutieux des différences et des similitudes entre
les dessins ou modèles en cause auquel s’est livré le Tribunal est allé au-delà de
la mission qui lui incombe en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement
n° 6/2002. Dès lors, PepsiCo fait valoir que la question de savoir s’il convient de
conclure à l’existence d’une impression globale similaire ou non doit être laissée à
l’appréciation de la chambre de recours.
63 L’OHMI considère également que, en refusant de se limiter à l’examen des
erreurs manifestes d’appréciation, le Tribunal est allé au-delà de ce qu’autorise
l’article 61 du règlement n° 6/2002 en matière de dessins ou modèles communautaires.
64 Grupo Promer estime que l’argument de PepsiCo n’est pas fondé. Les
constatations formulées par la Cour dans l’arrêt Schräder/OCVV, précité, auraient
résulté du fait qu’il s’agissait d’un examen technique et complexe, alors que
la présente affaire ne concernerait que l’examen de dessins ou modèles afin de
déterminer l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle attaqué.
Appréciation de la Cour
65 En l’espèce, il n’est pas contesté que le Tribunal a procédé à un examen
approfondi des dessins ou modèles en cause pour annuler la décision de la chambre
de recours.
66 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Tribunal est compétent pour
exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’OHMI sur les
éléments présentés par le demandeur (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI,
C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, point 52).
67 Certes, par analogie avec l’arrêt Schräder/OCVV, précité, le Tribunal peut
reconnaître à l’OHMI, notamment lorsque ce dernier est appelé à procéder à des
évaluations hautement techniques, une certaine marge d’appréciation et se limiter,
en ce qui concerne la portée de son contrôle sur les décisions de la chambre de
recours en matière de modèles ou dessins industriels, à un examen des erreurs
manifestes d’appréciation.
68 Toutefois, il convient d’observer que le Tribunal, dans les circonstances
spécifiques de cette affaire, n’est pas allé au-delà d’un contrôle de la décision
litigieuse correspondant au pouvoir de réformation dont il bénéficie en vertu de
l’article 61 du règlement n° 6/2002.
69 Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique comme
non fondée.

191
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 Sur la quatrième branche du moyen unique, relative au contrôle effectué sur les
produits plutôt que sur les dessins en cause
Argumentation des parties
70 PepsiCo considère qu’il est erroné de fonder l’évaluation des modèles ou
dessins en conflit sur une comparaison d’échantillons de produits réels présentés
par les parties pour illustrer leurs propos. En particulier, l’OHMI n’aurait nullement
besoin, dans le cadre de pareils recours en déclaration de nullité, d’anticiper
d’éventuelles actions parallèles ou futures en contrefaçon fondées sur le même
dessin ou modèle antérieur et le même dessin ou modèle plus récent tels qu’ils sont
utilisés sur le marché.
71 Grupo Promer rappelle que les échantillons de produits auraient également été
examinés par la division d’annulation et par la chambre de recours. Par conséquent,
l’appréciation portée par le Tribunal sur l’ensemble des éléments de preuve déjà
versés au dossier serait une question de fait qui ne pourrait fonder un moyen de
pourvoi devant la Cour.
Appréciation de la Cour
72 Il y a lieu de relever que, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé
que son appréciation sur le degré de convexité des modèles en cause est « confirm[ée
par] les produits réellement commercialisés, tels qu’ils figurent dans le dossier de
l’OHMI transmis au Tribunal ».
73 Toutefois, dans la mesure où, en matière de dessins ou modèles, la personne
qui procède à la comparaison est un utilisateur averti qui, ainsi qu’il a été constaté
aux points 53 et 59 du présent arrêt, se distingue du simple consommateur moyen, il
n’est pas erroné de prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale
des dessins ou modèles en cause, les produits effectivement commercialisés et
correspondant à ces dessins ou modèles.
74 En toute hypothèse, il résulte de l’utilisation du verbe « confirmer » au
point 83 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a en réalité fondé ses appréciations sur
les modèles ou dessins en conflit tels que décrits et représentés dans les demandes
d’enregistrement respectives, de sorte que la comparaison des produits réels a été
utilisée seulement à titre illustratif pour confirmer les conclusions déjà tirées et ne
saurait être considérée comme représentant le fondement de la motivation de l’arrêt
attaqué.
75 Ainsi, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme non
fondée.
Sur la cinquième branche du moyen unique, relative à une prétendue dénaturation
des faits
Argumentation des parties
76 PepsiCo, soutenue par l’OHMI, fait valoir une dénaturation des faits par le
Tribunal en considérant, notamment, qu’il est irréaliste et contraire à l’expérience
commune de présumer que l’utilisateur averti limiterait sa perception de l’objet
considéré à la seule « vue de dessus ». En outre, même en examinant les dessins
ou modèles en cause de dessus et à plat, les différences qui les séparent seraient
immédiatement perceptibles.
77 Grupo Promer considère que la prétendue dénaturation des faits soutenue
sans faire mention d’une dénaturation de l’appréciation des éléments de preuve

192
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 représente un argument non susceptible de fonder un pourvoi devant la Cour. Cette
appréciation des faits et des preuves ne constituerait pas, sous réserve du cas de la
dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, en
tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
78 La Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief
de dénaturation, les articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour
de Justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du
règlement de procédure de la Cour imposent en particulier à un requérant d’indiquer
de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de
démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci
à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland
e.a./ Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et
C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50).
79 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier,
sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des
preuves (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P,
Rec. p. I‑10053, point 69 et jurisprudence citée).
80 En l’occurrence, PepsiCo reproche, en substance, au Tribunal d’avoir
dénaturé les faits en comparant les dessins ou modèles en cause au regard de leur
seule perception « du dessus », ignorant ainsi les différences qui seraient évidentes
lorsqu’ils seraient perçus de profil. Ce faisant, PepsiCo n’indique pas de façon
précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni ne démontre les
erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette
dénaturation.
81 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les arguments avancés par la
requérante à ce sujet ne satisfont pas aux exigences imposées par la jurisprudence
précitée. Partant, la cinquième branche du moyen unique doit être rejetée comme
irrecevable.
82 La requérante ayant succombé en toutes les branches de son moyen unique, il
convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure,
applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
Grupo Promer ayant conclu à la condamnation de PepsiCo et cette dernière ayant
succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PepsiCo Inc. est condamnée aux dépens.

Doc. 7. Cass. Plen., 7 mars 1987 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin
1986 A.P. N° 3 P. 5
L’originalité se définit traditionnellement par rapport à l’empreinte de la
personnalité de l’auteur. L’œuvre doit découler de « l’effort personnalisé » de son

193
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 auteur. La Cour de cassation française a eu l’occasion de le préciser dans cet arrêt
« Pachot » relatif à la protection d’un logiciel : « Ayant recherché, comme ils y
étaient tenus, si les logiciels élaborés par M. Pachot étaient originaux, les juges
du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort
personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique
et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure
individualisée ; qu’en l’état de ces énonciations et des constatations… la cour
d’appel, qui a ainsi retenu que les logiciels conçus par M. Pachot portaient la
marque de son apport intellectuel ».
Sur le pourvoi formé le 24 janvier 1983 par la société anonyme BABOLAT
MAILLOT WITT, dont le siège social est ..., en cassation d’un arrêt rendu le
2 novembre 1982 par la Cour d’appel de Paris (4e chambre), au profit de Monsieur
Jean X…, demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), …, défendeur à la cassation ;
Par ordonnance du 6 janvier 1986, conformément aux dispositions de l’article L.
131-2, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, Madame le Premier Président
a renvoyé l’examen du pourvoi devant une Assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation
ainsi conçus :
Premier moyen : « Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir décidé
qu’un employeur était irrecevable à invoquer des motifs de licenciement, autres
que ceux indiqués dans la lettre de licenciement, aux motifs que pour apprécier la
validité du licenciement, les juges ne pouvaient se référer qu’aux motifs exprimés
au cours de l’entretien préalable et fixés dans la lettre de licenciement, alors que,
lorsque le salarié n’a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et
sérieures de licenciement en application des articles L. 122-14-2, R. 122-3 du Code
du travail, l’employeur est recevable à invoquer des griefs autres que ceux qu’il a
énoncés dans la lettre de rupture, d’où il suit qu’en déclarant l’employeur irrecevable
à invoquer de nouveaux motifs, la Cour d’appel a fait une fausse application des
articles L. 122-14, R. 122-3 du Code du travail, 455 et suivants du Nouveau Code
de procédure civile » ;
Second moyen : « Il est reproché à la Cour d’appel d’avoir décidé qu’un
salarié était propriétaire exclusif de programme d’ordinateur, aux motifs que
le salarié avait élaboré seul les programmes informatiques sans recevoir aucune
aide ni rémunération correspondante de son employeur ni utiliser les moyens de la
société et que l’employeur ne pouvait prétendre que cette élaboration entrait dans
les fonctions de chef comptable, que l’élaboration d’un programe d’ordinateur
était une œuvre de l’esprit originale dans sa composition et son expression allant
au-delà d’une simple logique automatique et contraignante, qu’il ne s’agit pas d’un
mécanisme intellectuel nécessaire ; qu’en effet, les analystes programmeurs avaient
à choisir comme les traducteurs d’ouvrages entre divers modes de présentation et
d’expression ; que leur choix portait ainsi la marque de leur personnalité ; alors que,
d’une part, les programmes d’ordinateurs ne constituent pas des Œuvres protégées
au sens de la loi du 11 mars 1957, qu’ils constituent de simples méthodes que la
loi ne protège pas ; d’où il suit qu’en décidant que la loi de 1957 protégeait les
programmes d’ordinateur, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 1, 3
et 4 de la loi du 11 mars 1957, 455 et suivants du Nouveau Code de procédure civile,
alors que, d’autre part, et subsidiairement, au cas où le programme d’ordinateur
serait une œuvre de l’esprit protégée par les droits d’auteur, la Cour d’appel, eu
égard aux documents versés aux débats qui établissaient que les programmes

194
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 litigieux avaient été réalisés aux frais et pour le compte de l’employeur et en
fonction des besoins de l’employeur, que la réalisation de ces programmes, entrait
dans la mission du chef comptable, ce que le salarié reconnaissait d’ailleurs dans
une note du 5 décembre 1973, en écrivant qu’il avait ainsi rationalisé son service,
devait rechercher si l’œuvre ainsi réalisée avec la participation de l’employeur ne
constituait pas une œuvre commune, soit collective, soit de collaboration ; d’où il
suit qu’elle a violé les articles 9, 10 et 13 de la loi du 11 mars 1957, 455 et suivants
du Nouveau Code de procédure civile, en ne justifiant pas légalement sa décision, et
alors qu’enfin, et en toute hypothèse, saisie de conclusions aux termes desquelles il
était demandé à la Cour de constater, que ces programmes aient appartenu en propre
à la société employeur ou à l’employé, ou encore à l’un et à l’autre, qu’ils étaient
à la disposition de l’entreprise et utilisés de manière habituelle, compte tenu de
l’organisation du travail mise en place par l’employé et ne pouvaient, sans abus de
droit, lui être retirés du jour au lendemain, la Cour d’appel n’a pas répondu à ce chef
précis du dispositif des conclusions, violant les articles 455 et suivants du Nouveau
Code de procédure civile » ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Monsieur Jean X…, chef
comptable de la société « L’Industrie du Boyau » devenue la société anonyme
Babolat Maillot Witt (B.M.W.), a conçu et réalisé, de sa propre initiative, des
programmes informatiques autres que ceux antérieurement mis à sa disposition par
son employeur, qu’il a utilisés pour la comptabilité de l’entreprise ; qu’un membre
de la direction ayant voulu établir une copie de sauvegarde de tous les logiciels
utilisés, Monsieur X… s’y est opposé et a emporté chez lui ceux des programmes
dont il estimait être propriétaire ; que lui reprochant d’avoir interrompu, par son
comportement, la marche du service, la société B.M.W., après avoir procédé
à l’entretien préalable prévue par l’article L. 122-14 du Code du travail, le
1er juillet 1977, a licencié Monsieur X… le 5 juillet 1977 ; que celui-ci, estimant
ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a assigné son employeur en
paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société B.M.W. reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu que
Monsieur X… était propriétaire des programmes litigieux, aux motifs notamment
que l’élaboration « d’un » programme d’ordinateur est une œuvre de l’esprit
originale dans sa composition et son expression, et que les analystes programmeurs
ont à choisir comme les traducteurs d’ouvrages, entre divers modes de présentation
et d’expression, que leur choix porte ainsi la marque de leur personnalité, alors que,
d’une part, les programmes d’ordinateur constitueraient de simples méthodes que
la loi ne protège pas, non des Œuvres protégées au sens de la loi du 11 mars 1957,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, alors que, d’autre part, et
subsidiairement, au cas où le programme d’ordinateur serait une œuvre de l’esprit
protégée, la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’œuvre ainsi réalisée avec la
participation de l’employeur ne constituait pas une œuvre commune, soit collective,
soit de collaboration ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir, par motifs adoptés, justement
relevé que le caractère scientifique des programmes informatiques n’était pas un
obstacle à leur protection par le droit d’auteur et exactement retenu qu’il y a lieu
de voir dans l’organigramme la composition du logiciel, et dans les instructions
rédigées, quelle qu’en soit la forme de fixation, son expression, la Cour d’appel ainsi
fait ressortir que le programme d’ordinateur ne constitue pas une simple méthode, et
que sa protection doit être examinée dans son ensemble ;

195
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Master 1 - Propriété intellectuelle
 Attendu, en second lieu, qu’ayant recherché, comme ils y étaient tenus, si
les logiciels élaborés par Monsieur X… étaient originaux, les juges du fond ont
souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé
allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante
et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée ;
qu’en l’état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite des motifs
ci-dessus cités, critiqués par le pourvoi, la Cour d’appel, qui a ainsi retenu que les
logiciels conçus par Monsieur X… portaient la marque de son apport intellectuel, a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions que la société
ait soutenu devant la Cour d’appel que les Œuvres réalisées par Monsieur X…
pouvaient être considérées soit comme des Œuvres collectives au sens de l’article 9,
alinéa 3, de la loi susvisée, soit comme des Œuvres de collaboration ; que le moyen
est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour écarter des allégations complémentaires de la société, la Cour
d’appel énonce qu’elle ne peut se référer qu’aux motifs de rupture exprimés au
cours de l’entretien préalable et fixés dans la lettre de licenciement ;
Attendu cependant que le motif invoqué ne faisant que reprendre sous une autre
qualification les faits retenus dans la lettre de licenciement, la Cour d’appel a violé
le texte susvisé ;
CASSE et ANNULE, dans la seule limite du premier moyen, l’arrêt rendu le 2 novembre
1982, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise
en la Chambre du conseil.

Doc. 8. Cass. Com., 19 sept. 2006, 04-13.871, Publié au bulletin 2006

IV N° 188 p. 206
Le déposant qui n’a pas requis le maintien de son dépôt de modèle avant
l’expiration de la période des cinq premières années ne peut se prévaloir de la
protection accordée par la loi (du 14 juillet 1909) sur les dessins et modèles, peu
important à cet égard les demandes de publicité et de perception de la taxe de
prorogation portées sur le formulaire de déclaration de dépôt.
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 11 février 2004), que la société Velecta
Paramount (société Velecta), titulaire d’un modèle de séchoir pour cheveux
n° 813572, déposé le 16 octobre 1981 auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de ce modèle, la société
de droit italien Parlux fabriquant de deux modèles de sèche-cheveux et la société
Comptoir d’achats et de représentation (société CAR) qui diffusait ces produits en
France ; que ces sociétés ont reconventionnellement conclu à la caducité du dépôt
du modèle ;
Sur le premier moyen :

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 Attendu que la société Velecta fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en
contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen :
1 / qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et
modèles, dans sa rédaction applicable au litige, « la durée totale de la protection
accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé est, sous la réserve et
les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir de la date de dépôt ;
à l’expiration de la période des cinq premières années… la boîte ou l’enveloppe
renfermant sous scellés les objets pour lesquels la publicité n’a pas été requise avant
ce terme, est restituée au déposant sur sa demande ; s’il veut maintenir son dépôt
... le déposant doit, avant l’expiration des susdites cinq années, requérir le
maintien de ce dépôt » ; que l’article 26 du décret du 26 juin 1911, portant règlement
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1909, disposait
que les articles 12 à 18 de ce même décret étaient applicables aux réquisitions de
prorogation de la durée des dépôts ; que l’article 12, alinéa 1, du décret susvisé
prévoyait expressément la possibilité d’effectuer une réquisition « lors du dépôt » ;
qu’il se déduit des textes susvisés que la réquisition de prorogation pouvait être
faite dès le dépôt ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 7 de la
loi du 14 juillet 1909, ensemble les articles 12, 23 et 26 du décret du 26 juin 1911 ;
2 / que la déclaration de dépôt versée aux débats mentionnait clairement et
précisément « durée… du dépôt : réquisition de prorogation à vingt-cinq ans des
dessins et modèles désignés ci-dessous » ; qu’en retenant que cette déclaration ne
mentionnait que la perception d’une taxe de prorogation à 25 ans, et qu’ainsi la
société Velecta ne justifiait pas avoir requis le maintien du dépôt avant l’expiration
du délai de cinq ans prévu à l’article 7 de la loi du 14 juillet 1909, la cour d’appel a
dénaturé la déclaration de dépôt susvisée et violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / que l’arrêt relève lui-même que la déclaration de dépôt mentionnait la perception
d’une taxe de prorogation à vingt-cinq ans, ce dont il se déduisait nécessairement
que la société Velecta avait requis cette prorogation ; qu’en jugeant néanmoins
qu’elle ne justifiait pas avoir requis le maintien du dépôt avant l’expiration du délai
de cinq ans prévu à l’article 7 de la loi du 14 juillet 1909, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l’article 7 de la loi du
14 juillet 1909 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 7, alinéa 3 , de la loi du 14 juillet 1909,
applicable au dépôt litigieux, le déposant , s’il veut maintenir son dépôt, doit, avant
l’expiration de la période des cinq premières années, requérir le maintien de ce
dépôt ; qu’ayant déduit de ce texte que la formalité du dépôt n’accordait au déposant
le bénéfice de la protection que pour une période de cinq ans, celui-ci ne pouvant
dès ce dépôt, s’affranchir de la formalité de requérir le maintien de celui-ci par
une première prorogation de vingt ans, peu important les demandes de publicité et
de perception de la taxe de prorogation portée sur le formulaire de déclaration de
dépôt, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a constaté que la société Velecta qui
n’avait pas sollicité le renouvellement du dépôt dans le délai légal, ne pouvait se
prévaloir de la protection spécifique accordée aux modèles déposés conformément
au texte susvisé, a statué comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Velecta fait encore reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses
demandes en contrefaçon, alors, selon le moyen, que l’existence de ressemblances

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 entre deux produits, de nature à caractériser une contrefaçon, s’apprécie in abstracto,
et non du seul point de vue de professionnels ; qu’en jugeant que les produits litigieux
n’auraient pas été contrefaisants, au motif inopérant pris de l’absence d’un risque
de confusion dans l’esprit d’une clientèle de professionnels, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la
propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le risque de confusion s’appréciant au regard du consommateur
auquel le produit est destiné, la cour d’appel, en retenant, après comparaison des
produits en litige, que l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examen
des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de
professionnels auxquels ils étaient destinés, a légalement justifié sa décision ; que le
moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Velecta fait enfin grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable
la demande qu’elle a formé à l’encontre du modèle dénommé « Parlux 3000 », alors,
selon le moyen, que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles
prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation
d’un fait ; qu’en jugeant que la demande concernant le modèle « Parlux 3000 » était
irrecevable, au motif qu’elle avait été formulée pour la première fois en appel, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si ce modèle avait été lancé « en cours de
procédure » et s’il s’agissait ainsi de la survenance ou de la révélation d’un fait
susceptible de rendre recevable un demande nouvelle, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 564 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable
comme nouvelle la demande en contrefaçon du modèle Parlux 3000, modèle
différent de ceux argués de contrefaçon, qui a été diffusé en cours de procédure ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (...).

Doc 9. Cass. Com., 9 janvier 2010, 08-15.338 08-16.459 08-16.469,

Inédit, rectifié par un arrêt du 4 mai 2010
La Cour de cassation adopte une conception restrictive du « fait distinct » de
contrefaçon, lorsqu’elle refuse de qualifier de parasitisme le choix de la copie d’un
modèle de ceinture objet de nombreux investissements publicitaires.
Joint les pourvois N 08-15.338, F 08-16.459 et S 08-16.469, qui attaquent le
même arrêt ;
Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Infinitif,
Marlène, Salm, La Gadgeterie du sentier et Groupe Vog, que sur les pourvois
incidents relevés par les sociétés Morgan, SSL et Naf Naf boutiques ;
Donne acte à la société La Gadgeterie du sentier du désistement de son pourvoi,
en tant que dirigé à l’encontre des sociétés SFASS et CDT distribution ;
Donne acte à la Selarl FHB et à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias de
leur intervention volontaire et leur reprise d’instance en qualités d’administrateur
judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Morgan ;

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 Donne acte à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias de son intervention en
qualité de liquidateur judiciaire de la société Morgan ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre
commerciale, financière et économique, 20 juin 2006, pourvoi n° R 04-20.776), que
Mme X…, revendiquant la qualité d’auteur de modèles de ceinture, et la société
Céline, qui exploite ces modèles, ont fait pratiquer des saisies-contrefaçon, puis agi
en contrefaçon et concurrence parasitaire à l’encontre des sociétés SSL, Infinitif,
Marlène, SALM, Naf Naf boutiques, Morgan, La Gadgeterie du sentier et Groupe
Vog, en leur reprochant d’avoir commercialisé, à bas prix, des ceintures de piètre
qualité reproduisant les caractéristiques de ces modèles ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi des sociétés Infinitif, Marlène
et Salm, les premier et troisième moyens du pourvoi de la société Groupe Vog,
les premier et deuxième moyens du pourvoi de la société Morgan, les premier et
quatrième moyens du pourvoi de la société Naf Naf boutiques, le premier moyen du
pourvoi de la société La Gadgeterie du sentier et les premier et quatrième moyens
du pourvoi de la société SSL :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission des
pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de la société La Gadgeterie du sentier, le
deuxième moyen du pourvoi des sociétés Infinitif, Salm et Marlène, pris en leur
première branche, le deuxième moyen du pourvoi de la société Naf Naf boutiques,
pris en sa première branche, le deuxième moyen du pourvoi de la société Morgan,
le deuxième moyen du pourvoi de la société SSL et le deuxième moyen du pourvoi
de la société Groupe Vog, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’après avoir constaté que les sociétés poursuivies avaient commis
des actes de contrefaçon de modèles, l’arrêt retient, pour prononcer en outre
condamnation au titre de la concurrence parasitaire, que le parasitisme est
caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée,
une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique
d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-
faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; qu’il constate que la société
Céline justifie avoir consacré d’importants investissements publicitaires à ses deux
modèles de ceintures à cartouches, dont il convient de relever qu’ils constituaient
manifestement les accessoires phares de la collection Printemps-Eté 2001 de cette
maison de couture, en ce qu’ils sont représentés en couverture du catalogue de luxe
de la collection, mais également sur plus de la moitié des photographies de celui-ci ;
qu’il relève que ces deux modèles ont fait l’objet d’une diffusion publicitaire
importante dans différents magazines et revues, dont certains ont été tirés à plus de
250 000 exemplaires, et qu’ils ont été choisis pour figurer sur les pages d’accueil
de sites internet, dont la fréquentation s’est élevée à plus de 720 000 visiteurs pour
les mois de mars à juin 2001, et que enfin, dans le cadre des travaux effectués dans
son magasin, situé rue de Rennes à Paris, la société Céline a fait imprimer, sur
une toile de 2,50 mètres de large, sur 10 mètres de long et 6,50 mètres de haut,
destinée à recouvrir la palissade, une image représentant le modèle de ceinture
à cartouches ; qu’il retient enfin que le succès de ces modèles est attesté par des
articles de presse, notamment l’article « Les affaires sont dans le sac », paru dans
le magazine « Elle », daté du 24 septembre 2001 ; que l’arrêt en conclut qu’il est
avéré que les parties défenderesses ont entendu exploiter ce succès commercial en

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 se plaçant délibérément dans le sillage de la société Céline, sans avoir à investir
dans la création des modèles ni à procéder à des investissements publicitaires, de
sorte qu’en tirant profit des investissements engagés par la société Céline, elles ont
manifesté un comportement fautif à son encontre qui lui a directement causé un
préjudice en banalisant ses modèles et en portant atteinte à sa notoriété, par la piètre
qualité des modèles commercialisés par celles-ci, et à son succès commercial ;
Attendu qu’en se fondant, pour prononcer une condamnation distincte de celle
résultant de la contrefaçon de modèles, sur des faits qui ne se distinguent pas de
ceux caractérisant cette contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Vu l’article 624 du Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel ayant fixé le préjudice en distinguant les chefs de
contrefaçon et de concurrence déloyale, la cassation de ce second chef emporte
cassation de celui procédant à cette évaluation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné à payer à la
société Céline, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du
sentier et la société SSL la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et
celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société
Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Naf Naf boutiques
la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au
titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La
Gadgeterie du sentier et la société Infinitif la somme de 20 000 euros au titre de la
contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum
la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Marlène la
somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des
agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie
du sentier et la société Salm la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et
celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, l’arrêt rendu le 26 mars
2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces
points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles (...)

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