Introduction :

Les signes distinctifs conférant un monopole sont :

 Le nom commercial qui identifie un fonds de commerce (l’ensemble des

éléments mobiliers, immobiliers, corporels, incorporels constitués afin
d’attirer une clientèle).
 La marque qui identifie l’entreprise ou les produits d’une personne
physique ou morale. C’est un des éléments corporels du fonds de
commerce.
 L’enseigne désigne l’établissement commercial. C’est un des éléments
incorporels du fonds de commerce.
 La dénomination sociale est une dénomination juridique d’une société
sous laquelle elle est enregistrée au RCS. Elle doit figurer dans ces statuts.

Partie I : Les marques.

Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’une marque ?
Les signes susceptibles d’adoption à titre de marque sont divers et le choix est
relativement large. Celui-ci doit prendre en considération des exigences légales
plus ou moins contraignantes.

I. Présentation.
1. La Définition de la marque.

Selon le code de propriété intellectuel (CPI), la marque de fabrique, de

commerce, ou de service est un signe susceptible de représentation graphique
servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale
(Article L 711-1 du CPI). La distinction entre marque de fabrique, de commerce,
ou de service est sans conséquence juridique sur le droit de propriété.

2. La nature.

Le droit sur la marque est un droit de propriété conféré par l’enregistrement pour
les produits ou services désignés (Article L 713-1 du CPI). Il confère un droit
absolu, c’est-à-dire un droit opposable à tous les territoires nationaux (Cour
d’appel de Paris du 7 Juin 1990) sauf exceptions légales. La marque n’est pas un
droit de création mais un droit d’appropriation (droit d’occupation advient juste
après selon les juges du TGI de Paris, le 29 Juin 2008) alors que le droit d’auteur
et de brevet est un droit de création. Cette occupation est accordée aussi
longtemps que la marque est exploitée et distinctive. Elle est tenue de l’être dès
son dépôt et de le rester tout au long de sa durée de validité. L’utilisation d’une
marque ne revêt aucun caractère obligatoire.

3. La comparaison avec le régime de droit d’auteur et du brevet.

Marque Droit d’auteur Brevet

Naissance d’un Par Résulte de la Par délivrance de
droit l’enregistrement création titre au terme
dans un pays indépendante de d’Est
donné. toute divulgation
et sans limité de
territoire.
Spécialité Produits ou Quelques soient En fonction des
services les produits ou revendications.
identiques. services.

Durée de 10 ans. 70 ans après décès 20 ans à partir du

protection de l’auteur. dépôt.

Déchéance Pas de défaut ou Pas de défaut ou Pour non

insuffisance insuffisance paiement de a
d’usage. d’usage. redevance.

4. Le cumul de protection.

Des éléments constituants la marque (mots sans dessin) peuvent être protégés au
titre d’un autre droit de propriété intellectuel, droit de dessin et droit de modèle.

II. Le cadre juridique de la marque.

1. National.

La 1ère loi sur les marques du 23 Juin 1857 a été modifiée et modernisée par
celle du 31 Décembre 1954. Celle-ci a été abrogée par la loi du 4 Janvier 1991
(Article L 711-1 du CPI) qui transpose la directive européenne 89/104 du 21
Décembre 1988. La loi a été complétée par un décret du 30 Janvier 1992 et
arrêté du 31 Janvier 1992 puis la directive de 2004 48/CE sur le respect du droit
de propriété intellectuel. Cette directive a pour objectif le rapprochement des
législations des Etats membres afin d’assurer un niveau de protection élevé,
équivalent et homogène de la propriété intellectuelle. Elle a été transposée par la
loi du 29 Octobre 2007 qui revêt certaines pratiques en matière de saisie de
contrefaçon.

2. International.

Avec le développement des échanges de produit et service hors frontière

nationale, des conventions internationales ont été conclus dont les dispositifs
transposés en droit interne.

A) La convention de l’union de Paris.

La convention de l’union parisienne du 20 Mars 1883 réunie 173 Etats. Il s’agit

du 1er traité multilatéral du droit de propriété industriel et intellectuel. Il repose
principalement sur les deux principes suivants :

 L’assimilation de l’unioniste ou de nation : Chaque ressortissant d’un Etat

membre jouie d’un traitement égal à celui des nationaux.
 Le droit de priorité : Un délai est accordé au déposant dans l’un des Etats
de l’union pour demander la protection correspondante dans un autre Etat
de l’union sans que puisse lui être opposées les divulgations ou
usurpations qui se seraient produites dans ce délai.

La convention de l’union parisienne a été complétée par les conventions

suivantes :

 L’arrangement de Madrid.
 Le traité pour l’enregistrement.

a) L’arrangement de Madrid du 14/04/1991.

Il met en place le système de l’enregistrement international. Un protocole

additionnel a été adopté le 28/06/1989 qui prévoit un lien entre le système de la
marque internationale et des arrangements régionaux comme la marque
communautaire. Les Etats-Unis et le Japon ainsi que d’autres pays et la
communauté européenne y ont adhéré.

b) Le traité pour l’enregistrement des marques du 27/10/1994.

Cet arrangement vise à simplifier et harmoniser les procédures pour faciliter
l’enregistrement des marques au plan régional et national.

B) L’accorde de l’OMC sur l’ADPIC.

Adopté dans le cadre de l’Uruguay Round lors des négociations commerciales

des révisions Gatte, l’accord des organisations mondiales du commerce (OMC)
sur le droit de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC) du
15/04/1994, conditions aux avantages douanières, au respect minima des droits
de propriété intellectuelle. Il a conduit à une harmonisation des législations
nationales et mécanisme juridictionnel et administratif de protection.

3. Communautaire.

Le volet communautaire comprend :

 Harmonisation par adoption des directives 89/104 CE du 21/12/1988 en

matière de marque (directive de marque) et celui de 2004 48/CE du
29/04/2004 sur le respect du droit intellectuel.
 Création d’un titre unitaire (Règlement CE/40/94 du 20/12/1993) sur la
marque communautaire remplacée par le règlement CE/207/2009 du
26/02/2009.

III. Les signes concernés par le droit de marque.

L’article L 711-1 du CPI dresse une liste non exhaustive des signes susceptibles
de constituer une marque. Ils sont regroupés en 3 catégories : nominaux, sonores
et figuratives.

1. L’exigence commune : Une représentation graphique.

Une marque doit disposer d’une représentation graphique, autrement dit d’un
modèle dessiné pour elle-seule. Il est opportun d’avoir un signe de
représentation graphique pour assurer la protection de la marque lorsque celle-ci
est exploitée. Ainsi, la représentation graphique figure dans la demande
d’enregistrement dans un encadré spécifique. Elle est ensuite reportée dans le
registre national des marques dans le but d’informer les tiers. La cour de justice
de l’Union Européenne exige une représentation graphique :

 Claire, précise et complète par elle-même d’une part.

 Facilement accessible, intelligible, durable et objective d’autre part.
La marque olfactive : Bien que non mentionnée par l’article L 711-1 du CPI,
elle n’est pas exclue expressément de la protection. L’OHMI a admit une
marque communautaire consistant en « l’odeur de l’herbe fraîchement coupée ».
La cour de justice de l’Union Européenne juge qu’une formule chimique, la
description verbale d’une fragrance ou le dépôt d’un échantillon ne répondent
pas à l’exigence d’une représentation graphique (Affaire du 06/05/2003, aff
C.104/01). La France refuse la protection d’une telle marque contrairement au
Royaume-Uni.

2. La marque nominale verbale.

Ce sont des signes composés de mots, assemblage de mots du langage courant

dépourvu de sens, nom patronymique et géographique et pseudonymique, lettre
(la marque ô pour parfum), chiffre (n°5) et sigles (SNCF).

A) Le nom patronymique.

Il est attribue de la personnalité qui a une nature extrapatrimoniale. Il peut

toutefois faire l’objet d’une marque. La jurisprudence retient l’atteinte au droit
de la personnalité s’il existe dans l’esprit du public :

 Un risque de confusion.
 Un préjudice pour les titulaires du nom. Un préjudice n’est admit qu’au
bénéfice des seuls noms patronymiques notoirement connus.
 Contrat sur un nom patronymique : Le porteur d’un nom patronymique
peut l’utiliser comme signe distinctif et en autoriser l’usage par contrat
(cour de cassation de la chambre commerciale du 12/01/1985). Son
consentement doit être interprété de manière restrictive, notamment pour
ceux notoirement connus. Un nom patronymique peut désigner une
société commerciale. Le consentement donné par un associé fondateur,
dont le nom est notoirement connu à l’insertion patronymique dont la
dénomination de sa société ne peut sans un accord de sa part autorisée la
société à déposer ce nom patronymique à titre de marque pour désigner le
même produit ou service (cour de cassation de la chambre commerciale
du 06/05/2003).

B) La marque géographique.

Si un nom géographique peut former une marque, son utilisation se heurte à

certaines limites (AFRIQUE). Si cette marque, il lui est interdit de :
  Reprendre une appellation d’origine.
 Présenter un caractère déceptif pour le consommateur.
 Présenter un caractère descriptif de la provenance du produit.
 Porter atteinte au nom, à l’image, ou à la renommée d’une collectivité
territoriale.

C) Le slogan.

La formule assemblage de mot (Article L 711-1 du CPI) vise les slogans sous
réserve de :

 Ne pas constituer un monopole sur une expression de langage courant.

 Revêtir le caractère distinctif.

Le slogan peut également être protégé par le droit d’auteur, à condition d’être
original, ce que la jurisprudence n’admet que très rarement. De nombreuses
décisions d’origine communautaires ont témoignés d’une réticence à protéger
les marques constituées de slogan (refus de la protection). Mais un revirement
de jurisprudence pourrait toutefois s’amorcer. Ainsi, une marque sous forme de
slogan selon la cour de justice de l’Union Européenne est désormais apte à
indiquer aux consommateurs l’origine des produits ou services (« Vive
l’Europe »), cour d’appel de Paris du 04/07/2007. L’avance par la technique
déposée par un constructeur d’automobile (CJUE, le 21/10/2010, aff C-498/08).

3. La marque sonore.

Le son est fréquemment utilisé pour renforcer l’identité du produit ou du

service. La loi reconnaît la marque constituée des signes sonores tels que le son,
la phrase musicale (Par ex : Jungle), musique accompagnant un slogan par une
radio, télévision ou internet. Cette admission se heurte à des difficultés
pratiques. Ainsi, la marque sonore doit elle être formalisée par le biais d’une
représentation graphique car toute personne doit avoir une connaissance
objective et précise du signe enregistré. Devant l’OHMI, la demande peut être
accompagnée d’un fichier du son au format MP3, ce que refuse l’INPI. Le dépôt
de son fait l’objet de refus fréquent (Par ex : Rugissement du lion, du métro
Goldwin Mayer). L’OHMI qui admet plus largement l’enregistrement d’une
telle marque, a accepté des marques sonores (Par ex : INTEL, les cris de Tarzan,
…).

4. La marque figurative, article L 711-1 du CPI.

La loi mentionne notamment les dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs,
logos, image de synthèse, forme du produit ou son conditionnement, forme
caractérisant un service, les dispositions, combinaisons, nuage de couleurs, qui
ont tous en commun d’être visibles.

 Marque figuratif :
 A deux dimensions : Dessins, figure, couleur.
 A tridimensionnel : * Forme d’un produit (bouteille de
soda, de champagne, flacon de parfum) sous réserve
d’être distinctif, c’est-à-dire arbitraire et sans lien avec la
nature ou la fonction du produit.
* Couleur ou nuance de couleur : Le droit de marque
applique les mêmes critères quelque soit la nature des
signes dont l’enregistrement est demandée dans un arrêt
du 21/12/2004 affaire 0447/02, sur le dépôt à titre de
marque sur la couleur orange. Pour autant, « Si le public a
l’habitude de percevoir immédiatement des marques
verbales ou figuratives comme des signes identificateurs
de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas
nécessairement de même lorsque le signe se confond avec
l’aspect extérieur du produit ».

A) Nuance de couleur.

Une nuance de couleur peut être enregistrée à titre de marque, elle est apte à :

 Identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est

demandé comme provenant d’une entreprise déterminée.
 Si elle est apte à distinguer ces produits ou services de ceux des autres
entreprises (CJUE, 6 Mai 2003, aff. 104/01). Ainsi l’enregistrement de la
couleur « Lilas » a été admis par l’OHMI car le public l’associe à une
marque de chocolat. La désignation par un code d’identification
internationale reconnue, répond à la condition de représentation
graphique. En toute hypothèse, le caractère distinctif doit être vérifié et les
conditions qui encadrent la procédure du dépôt respectées. La contrefaçon
d’une marque constituée par une nuance de couleur est réalisée lorsque la
teinte choisie par l’autre déposant est proche au point de créer un risque
de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

B) Couleur de base.
C’est-à-dire (coloris unique et primaire), ne peut être enregistré à titre de
marque. En revanche, la combinaison de couleurs (assemblage de plusieurs
couleurs dans un ordre déterminé) ou disposition (présentation d’une ou
plusieurs couleurs dans une forme ou un dessin), de couleur est admise de
longue date par la jurisprudence.

La marque complexe : Elle résulte d’une combinaison d’éléments, notamment

verbaux figuratifs (dessin, forme et couleur) ou si non, sonore. Des éléments non
protégeables prix à titre individuel peuvent le devenir une fois assemblés à
d’autres.
Chapitre 2 : Les fonctions essentielles de la marque.
La protection de la marque répond à un usage des fonctions dont les contours
ont été précisés par la jurisprudence principalement communautaire. La
reproduction ou l’utilisation d’un signe distinctif constitue une contrefaçon s’il
en fait usage dans la vie des affaires et si elle porte atteinte à l’une des fonctions
de la marque. Ces deux notions suscitent des difficultés.

I. L’usage dans la vie des affaires.

L’article 5-1, directive marque transposée aux articles L 713-2 et L 713-1 du

CPI, prévoient que « le titulaire de la marque est habilité à interdire à tout tiers,
sans son consentement de faire usage dans la vie des affaire d’un signe identique
ou similaire au sien. Cette condition générale a acquis une importance
particulière liée à la nature économique du droit de marque. Il s’entend par
usage « qui se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un
avantage économique et non dans le domaine privée », CJUE du 12/11/2002,
aff. C-206/01. Pour engager la responsabilité sur le fondement de contrefaçon de
marque, il faut donc caractériser un usage de signes « dans la vie des affaires »,
à défaut celle-ci ne peut être retenu (Cour d’appel de Paris, le 1er Juin 2005). En
conséquence, cette notion limite la portée des droits de marque.

Cependant, il y a cinq circonstances étrangères à la vie des affaires. « Souvent la

vie des affaires » :

 Référencement sur Internet : Le prestataire de service de référencement

sur Internet qui stock un mot clé « Adword » identique à une marque et
organise l’affichage d’annonce à partir de celui, ne fait pas un usage de
signes dans la vie des affaires. C’est la CJUE du 23/03/2010, aff. C-
236/08 à C-238/08. Ce sont des clients qui font usage de signes distinctifs
protégés. Son rôle est dès lors purement technique. En revanche, il
réaliserait un tel usage en utilisant le signe dans le cadre dans sa propre
communication commerciale.
 Vente occasionnelle : Le titulaire de la marque ne peut agir contre un
vendeur si sa transaction ne se situe pas « dans le contexte d’une activité
commerciale » CJUE du 12/07/2011, AC-329/09. A l’exemple d’un
vendeur occasionnel sur les sites de vente en ligne. En revanche, le
vendeur qui exerce son activité à titre habituel se place « dans la vie des
affaires ».
  Communication syndicale : Une lettre d’information syndicale dont
l’objet est d’apporter aux salariés concernés des informations relatives à
leur droit n’est que l’expression d’une communication syndicale qui ne
tend pas à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature
économique. Elle est donc étrangère à la vie des affaires et insusceptibles
de contrefaçon (Cour de cassation du 10/05/2011.
 Utilisation d’un signe pour le compte d’autre : Cette utilisation ne peut
constituer un usage au sens de droit de marque. Ainsi, le fait de remplir
sur commande les instructions d’un tiers des conditionnements (canettes)
« sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe dédite canette
et notamment dont les signes y figurent », ne constitue pas au sens du
droit de marque (CJUE, aff. C-119/10). La responsabilité du
commanditaire doit être recherchée mais pas celle du sous-traitant.
 Critique et liberté d’expression : L’usage d’une marque pour servir une
dénonciation est étrangère à la vie des affaires et par conséquent ne
constitue pas une contrefaçon.

II. La protection contre la concurrence.

La marque a pour fonction de désigner des produits et services pour les

distinguer de ceux d’un concurrent, ce qui répond également à la fonction d’une
garantie d’origine. La jurisprudence communautaire rendue sur le fondement de
la directive de marque, définie l’objet spécifique d’une marque comme le droit
exclusif, la marque pour la première mise en circulation d’un produit et de le
protéger. Ainsi, le concurrent qui voudrait abuser de la position et de la
réputation de la marque en vendant des produits indignement pourvu de cette
marque (CJUE, le 03/07/1974, aff. C-192/73 ; CJUE, le 31/10/1974, aff. C-
16/74). La CJUE affirme : « Il est démontré que le syntagme concerné est
communément utilisé dans les communications commerciales et notamment
publicitaires ». Il en découle que ce signe n’est pas propre à distinguer les
produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise et remplit
donc pas la fonction essentielle d’une marque (CJUE du 21/10/15, aff-C 64/02).
La CJUE a jugé dans un 1er temps que la fonction de la marque consistait
exclusivement dans la protection du titulaire contre ses concurrents puis élargie
l’objet spécifique de la marque (CJUE du 03/07/1974, aff. C-92/73).

III. Garantie d’origine, provenance et qualité.

La marque a pour fonction d’identifier un produit. Elle garantie à la clientèle sa
provenance et par conséquent sa qualité.

A) L’origine.

Cette fonction est consacrée dans l’exposé des motifs des directives de marque.
De son coté, la CJUE a précisé que « la fonction essentielle de la marque est de
garantir aux consommations ou à l’utilisateur finale l’identité d’origine du
produit ou de service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans
confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre
provenance ». (CJUE du 22/06/1976), aff. C-199/75). Une marque doit toujours
un minima remplir sa fonction d’indication d’origine. En conséquence, le
titulaire d’une marque peut interdire le service de référencement sur Internet à
partir d’un mot clé « Adword » identique à la marque de faire de la publicité
pour des produits et services de cette marque lorsque celle-ci ne permet pas à
l’internaute normalement informé et raisonnable attentif de savoir si les produits
proviennent :

 Du titulaire de la marque.
 D’une entreprise économique liée à celui-ci.
 D’un tiers.

La garantie d’origine résulte :

 Des éléments figuratifs.

 Des attribues d’origine de qualité, de fraîche et d’intégrité (date et lieu de
fabrication et de conditionnement du produit).

Elle permet au fabricant de contrôler la qualité du produit revêtu de la marque.

Des mesures nécessaires au respect de la garantie d’origine :

 Ne pas intervenir sur l’emballage intérieur directement en contact avec le

produit et limité reconditionnement à l’emballage extérieur.
 Laisser apparaître à travers le nouvel emballage extérieur de la marque
apposée par le fabricant sur l’emballage intérieur d’origine.
 Mentionner sur le nouvel emballage extérieur le nom du fabricant et que
l’emballage est réalisé par le soin de l’importateur.
 L’emballage extérieur du produit doit porter clairement l’indication de
l’identité de celui qui a procédé au reconditionnement. Cette indication
 doit pouvoir être comprise par une personne ayant une vue normale et
étant normalement attentive.
 L’importateur doit indiquer d’une part l’origine de tout article
supplémentaire ne provenant pas du titulaire de la marque et d’autre part
qu’il a été ajouté afin que le titulaire n’ait à craindre aucune responsabilité
à ce titre.
 L’importateur doit éviter une présentation inadéquate du produit
reconditionné (emballage défectueux, de mauvaise qualité ou brouillon)
dont pourrait souffrir la réputation de la marque et celle de son titulaire.

B) La provenance.

La CJUE reconnait la fonction essentielle de garantir au consommateur la

provenance du produit. Elle implique que tous les produits désignés sous une
même marque dans un secteur déterminé proviennent de la même entreprise à
laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. En conséquence,
cette garantie de provenance implique que le consommateur ou l’utilisateur final
puisse être certain d’un produit marqué qui lui est offert n’a pas fait l’objet à un
stade antérieur de sa commercialisation d’une intervention opérée par un tiers
sans autorisation du titulaire de la marque qui a atteint le produit dans son état
originaire. C’est la raison pour laquelle le titulaire de la marque peut s’opposer à
l’initiative.

C. La qualité

La notion de qualité est étroitement liée à la garantie d’origine et de provenance

dont elle dérive. Ainsi, il existe dans certain domaine une garantie de haute
qualité attachée à la marque. C’est notamment le cas de la haute technologie, la
parfumerie et la joaillerie.

IV. Les régimes spéciaux prévus par la loi.

A) Indication de provenance.

A la différence de la marque, l’indication de provenance assure au

consommateur que le produit provient d’une zone géographique déterminée.
L’indication de provenance apporte la garantie d’une qualité liée au lieu de
production.

B) Appellation d’origine
L’appellation d’origine a une fonction d’indication d’origine qui se double d’une
garantie de qualité (Article L 721-1 du CPI qui renvoie à l’article 115-1 du code
de la consommation). L’appellation d’origine suppose la réunion de deux
conditions :

 Une localisation limitée et précise du lieu de production (la dénomination

d’un pays par exemple Made in France, d’une région par exemple Made
in UE ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est
originaire).
 Dont il découle une qualité particulière du produit.

Marque et appellation d’origine présentent plusieurs différences tenant

notamment au fait que la seconde est le plus souvent un signe collectif.

Chapitre 3 : Les conditions de validité de la marque

Le CPI impose trois conditions à la validité de la marque :

- La condition de la distinctivité posée à l’article 711-2 alinéa 2.

- La condition de licéité de la marque précisé à l’article 711-3.

- La condition de disponibilité précisé à l’article 711-4).

Lors de la formalité d’enregistrement de la marque, l’INPI exerce un contrôle

sur la distincitvité et la licéité du signe. Si l’office national considère que la
marque ne répond pas à l’une de ces deux conditions, elle rejettera la demande
d’enregistrement. Cette décision est cependant susceptible d’un recourt devant le
juge judiciaire. A l’opposé, l’INPI n’exerce pas un contrôle de plein droit sur la
disponibilité du signe. L’enregistrement d’une marque sur le registre nationale
des marques ne purge pas celle-ci de ses vices. En effet, il ne fait pas obstacle à
une action en annulation ultérieure diligentée par un tiers sur le fondement du
non validité du signe.

Pour déposer une marque, les conditions de validité sont : La marque doit avoir
un caractère distinctif, elle doit être licite et elle doit être disponible.

I. La distinctivité de la marque.
L’article L 711-2 du CPI aménage les conditions de la distinctivité. Cette
dernière est appréciée par l’INPI ou ultérieurement par le juge judiciaire dans le
cadre d’un litige. La situation est analysée par référence au jour du dépôt de la
demande d’enregistrement. Cependant, la distinctivité peut aussi s’acquérir par
l’usage qui est fait de la marque à l’origine non distinctif.

A) L’appréciation de la distinctivité de la marque.

Une marque est distinctive quand les signes choisis permettent aux
consommateurs d’identifier le produit ou service parmi ceux de la concurrence.
Il convient donc qu’elle soit suffisamment arbitraire par rapport au produit ou
service qu’il s’agit d’identifier. La marque petit-bateau est bien distinctive si elle
est appliquée à des vêtements pour enfant mais ne le serait pas si elle est
appliquée à l’embarcation (marque de bateau). De plus, pour apprécier ce
caractère, il est également demandé au juge de tenir compte du niveau
d’attention du public concerné en fonction des produits et des services. C’est
ainsi que la marque figurative par la forme d’une tablette rectangulaire, au bout
arrondi bicolore blanche et rouge pour une lessive a été jugée dépourvue de
distincitivité au motif qu’ « au regarde de l’impression d’ensemble qui se dégage
de la forme et de l’agencement des couleurs de la tablette représentées, la
marque ne permettra pas au public concerné de distinguer les produits visés de
ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu’il aura arrêté son choix (TPI,
19 Septembre 2001). Le tribunal de première instance dans une décision du 27
Février 2002 définie d’une manière très explicite cette condition « Le défaut de
instinctivité ne serait réalisé de l’absence de surcroit de fantaisie ou d’une
touche minimale d’imagination, une marque ne possède pas nécessaire d’une
création et ne se fonde pas sur un élément d’originalité ou d’imagination mais
sur la capacité d’individualiser des produits ou des services dans le marché par
rapport aux produits ou services du même genre offert par les concurrents.

B) Une marque non distinctive.

L’article L 711-2 du CPI énumère trois types de marque dépourvu de

distinctivité. Il s’agit des signes génériques nécessaires ou usuels, des signes
descriptifs ou des signes constitués exclusivement de la forme imposé par la
nature ou la fonction d’un produit conféré à ce dernier sa valeur substantielle.

1. Les signes génériques nécessaires ou usuels.

Le signe générique lorsqu’il renvoi à la catégorie, l’espèce ou le genre auquel

appartient le produit ou le service. Le signe est nécessaire usuel lorsqu’il est
d’usage courant ou obligé pour désigner le produit lui-même ou ses
caractéristiques, c’est-à-dire sa composition, sa destination ou sa provenance. Le
caractère nécessaire ou usuel des signes s’apprécie par rapport au produit ou au
public ciblé.

2. La marque descriptive.

La marque doit être suffisamment détachée du produit ou service qu’elle

identifie. C’est pourquoi le signe ne peut être distinctif s’il est descriptible, s’il
sera désigné des caractéristiques du produit. La loi donne une liste nom
limitative de ces caractéristiques : au régime géographique du produit,
destination, espèce, quantité, époque du produit. Si la marque n’est pas
exclusivement descriptible, alors elle sera jugée distinctive. La marque Baby
Dry a été considérée comme suffisamment distinctive par le juge « si chacun des
deux termes composant l’ensemble est susceptible de faire partie d’expression
relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébé. Leur
juxtaposition inhabituelle dans sa structure, ne constitue pas une expression
connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter
leurs caractéristiques essentielles. La marque évocatrice du produit ou de service
même si elle ne permet pas d’empêcher les concurrents de s’approcher, elle est
suffisamment distinctive parce qu’elle n’est pas exclusivement descriptive.

3. Les formes non distinctives.

Une marque figurative constituée par une forme n’est pas considérée distinctive
lorsque la forme est fonctionnelle ou lorsqu’elle confère au produit sa valeur
substantielle. Ces marques ne sont pas de nature à permettre aux clients de
reconnaître le produit. Par exemple : La forme d’un emballage rigide avec
fermeture à glicère ne peut constituer une marque car elle tend uniquement à un
résultat technique.

C. La distinctivité acquise par l’usage.

L’usage qui est fait de signes, peut lui conférer le caractère distinctif alors qu’il
était à l’origine nécessaire usuel ou descriptif. Ce tempérament aménagé à
l’article L 711-2 ne s’applique pas aux marques figuratives. La distinctivité
acquise par l’usage est appréciée soit par l’INPI (institution nationale des
propriétés intellectuelles) au jour du dépôt de la demande d’enregistrement, soit
ultérieurement par le juge judiciaire en cas d’une action en nullité de marque
pour défaut de distinctivité. C’est ainsi que les marques « camping gaz » ou
« moutarde de Meaux » ont-elles pu être validées au regard à leur usage ancien
continu et exclusif (Cour d’appel de Paris du 26 Avril 1995). La CJCE a précisé
certains éléments qui permettent d’établir qu’une marque est devenue distinctive
par usage qui en a été fait.

II. La disponibilité du signe.

Pour être valide, le signe choisi à titre de marque doit être libre de droit antérieur
sur le territoire national. Cette condition est aménagée à l’article L 711-4 du
CPI.

A) Les antériorités constituées par les signes distinctifs.

Une marque n’est pas valide si elle reproduit ou imite un signe antérieur objet de
droit exclusif sur le territoire national pour une même sphère d’activité. Les
signes distinctifs qui peuvent être rentré en conflit avec la marque sont
nombreux, il peut s’agir d’une autre marque antérieure, d’un nom commercial,
d’une enseigne, d’une dénomination sociale, d’une appellation d’origine mais
aussi selon la jurisprudence. L’antériorité est recherchée dans les éléments de
forme repris par les concurrents, soit qu’il est reproduit à l’identique d’un
produit, soit qu’il est une imitation. Ainsi les juges ont refusé l’enregistrement
de la marque Dida qui plagiait Adidas.

Les recherches d’antériorité des marques sont facilitées par la consultation de

registre nationale des marques qui comporte mention des produits et services par
lequel le droit exclusif sur le signe a été accordé. Il n’appartient pas à l’INPI
d’effectuer ces recherches d’antériorité. Mais depuis la loi du 04/01/1991, la
procédure d’opposition permet pendant le dépôt d’une marque de soumettre à
l’appréciation de l’INPI les antériorités des marques. La procédure d’opposition,
citée à l’article 712-4 du CPI, est limitée dans son champ d’application.
L’opposition est réservée aux seules autorités de marque. La procédure est
ouverte au propriétaire de la marque antérieurement déposée. L’opposition doit
être formée auprès du directeur de l’INPI et le propriétaire de la marque
antérieure a deux mois pour faire l’opposition. Le point de départ de cette
prescription commence au jour de la demande d’enregistrement de la deuxième
marque au bulletin officielle de la propriété industrielle.

III. La spécialité.
Il y a à coté des trois principes cité précédemment, distinctivité et disponibilité,
d’autres principes aussi importants qu’eux.
A) Présentation.

Il est fortement recommandé avant le dépôt d’une marque de s’assurer de la

disponibilité d’un signe en déterminant les antériorités pertinentes parmi les
marques mais aussi dénomination sociale et nom du domaine en fonction des
types de signe, des produits, des territoires pour lesquels la protection est
recherchée. Par application du principe de spécialité, une marque n’est protégée
que dans la limité du dépôt pour le produit et service indiqué lors de ce dépôt
(Article L713-1 du CPI). Un signe distinctif déjà adopté par une tierce personne
à titre de marque est indisponible pour désigner des produits identiques ou
similaires dans le même domaine. Par conséquent, des marques identiques
désignant des produits ou services différentes peuvent coexister. Toutefois, le
juge du fond qui exerce un pouvoir souverain d’appréciation a pu considérer que
l’impression ressentie par le public conduit à refuser la coexistence des marques
identiques, y compris en présence des produits ou services différents.

B) La classification de Nice.

Cette classification internationale désigne 34 classes de produit et 11 classes de

service en vue de l’enregistrement des marques, de commerce et de service. Une
marque peut comporter des produits et services différents relevant de plusieurs
classes. La classification a été créée « l’arrangement de Nice » en 1957. La 10ème
édition publiée en Juin 2011, est rentré en vigueur en le 1er Janvier 2012. Chaque
pays parti à l’arrangement de Nice est tenu de faire figurer dans le document et
publication officiel de ses enregistrements le numéro de classe auxquels
appartiennent les produits et les services pour lesquels les marques sont
enregistrées. Cette classification s’impose pour l’enregistrement international
des marques effectuées par les bureaux internationales de l’OMPI (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle), l’OHMI (Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur de l’Union Européenne), l’OAPI (l’organisation Africaine de
la propriété intellectuelle), l’OBPI (l’organisation belnnux de la propriété
intellectuelle) et l’ARIPO-as/ORAPI-fr (l’organisation régionale Africaine de la
propriété intellectuelle). La classification est appliquée par plusieurs pays qui ne
font pas partie de l’arrangement de Nice. Les classes n’ont pas des valeurs
juridiques et pas d’incidence sur l’appréciation de ressemblance. En
conséquence, le fait pour des produits ou services de relever des classes
différentes n’exclue pas nécessairement leur similitude. La classe 38 est faite à
l’arrangement de Nice. Elle comprend les télécommunications, informations en
matière de télécommunication, communication par terminaux ou par réseaux de
fibre optique. De nombreuses sociétés avaient déposés leurs marques en classe
38 bien que la nature réelle de produit et service désigné par la marque soit sans
rapport direct avec le service de télécommunication, afin d’empêcher des tiers
de l’enregistrer par la suite. Les juges ont estimé que l’usage de la marque dans
le domaine de télécommunication n’est pas établi lorsque les services de
télécommunication que couvre la classe 38 s’entendent de ceux généralement
fourni par un prestataire de service, ayant un tel objet ne se confond pas avec les
multiples services pour la fourniture desquels les communications par minitel,
messagerie électronique, ordinateur ou tout autre support, tel internet, ne sont
qu’un moyen (TGI de Nanterre, le 21/01/2002). En conséquence, l’intérêt du
dépôt en classe 38 s’amoindrit, voir devient inutile.

C) Exception : La marque renommée.

a) La Définition.

La marque renommée obéi à un régime particulier dérogeant au principe de

spécialité (Article L 713-5 du CPI). Elle est celle connue d’une partie
significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette
marque. Ce public est en fonction du produit ou service commercialisé, soit le
plus grand public, soit un public plus spécialisé. Par exemple : Un milieu
professionnel donné. L’article 713-5 du CPI offre une protection :

 Elargie au delà du produit ou service visé dans l’enregistrement.

 Contre l’emploi de signes identiques ou seulement similaires.

Selon la CJUE, le degré de similitude entre la marque renommée et le signe doit

avoir pour effet que le public concerné établie un lien entre le signe et la
marque.

b) La mise en œuvre de la protection.

Son titulaire dispose d’un recourt autre que la seule action en contrefaçon pour
voir sanctionner une utilisation injustifiée :

Une action en responsabilité civile (ancien article 1382 du code civil). La preuve
que l’emploi injustifié ou préjudiciable suffit pour que l’atteinte soit constituée
et la responsabilité civile de son auteur soit engagée (L’article 713-5 du CPI).

IV. La territorialité.
Une marque déposée en France, demeure disponible à l’étranger et vice-versa.
L’article 6-3 du CUP dispose « une marque régulièrement enregistrée dans un
pays de l’Union Européenne sera considérée comme indépendante des marques
enregistrées dans les autres pays de l’union ». Ce principe conduit à reconnaître
que le droit de marque peut être cédé pour un pays sans être cédé simultanément
par son titulaire dans d’autres pays (CJUE, le 22/06/1994, aff. C-9/93). En
conséquence, il n’existe pas de marque mondiale qui couvrirait tous les pays du
monde. Le démembrement concerne l’hypothèse dans laquelle dépend :

 Une même personne est titulaire de plusieurs marques nationales,

parallèles dans un Etat membre
 Ces marques sont cédées à des tiers indépendants des uns et des autres.

* Remarque : Indépendance des marques et cession d’entreprise.

Certaines législations nationales liaient indissolublement la cession de la marque

à celle du fonds de commerce. De fait, le transfert de la marque pour un pays
impliqué presque nécessairement le transfert de la marque pour d’autres pays.
Le principe d’indépendance des marques se trouvait partiellement en cause. La
CJUE a remédié à cette situation en consacrant la cession partielle d’entreprise
pour rendre possible les transferts indépendants des marques entre pays.

L’usage d’un signe n’est contrefaisant que si le délit est constitué sur le territoire
sur lequel la protection des marques est accordée. Ceci conduit en pratique à
envisager également la protection pour des marchés potentiels et territoires sur
lesquels la marque est susceptible d’être l’objet d’atteinte.

V. Le caractère non déceptif.

La marque déceptive est celle de nature à tromper le public, notamment sur la
nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou service (Article
L 711-3 du CPI). Préalablement à l’enregistrement, l’INPI recherche le caractère
déceptif du signe. Toutefois, une marque déceptive dont l’enregistrement aurait
été accepté peut faire l’objet :

 D’une poursuite des services de la répression de fraude sur le fondement

du code de la consommation qui sanctionne les fraudes, les tromperies, les
publicités mensongères… .
 Une action en annulation des marques qui conduit le juge du fond à
apprécier le caractère déceptif de la marque litigieuse.
 Les types de tromperie sont :

 La tromperie sur la provenance géographique : Mentir sur la zone

géographique d’où provient le produit.
 La tromperie sur la nature du produit : Dire que le produit permet de
réparer certains dégâts alors que non.
 La tromperie sur la qualité du produit : Mentir sur la qualité du
produit.

VI. La licéité.
A) L’ordre public et les bonnes mœurs.

Il relève traditionnellement de l’appréciation souveraine du juge du fond en

fonction:

 De l’état de mœurs et cas d’espèce.

 Du signe lui-même et non du produit.

Ce raisonnement conduit à admettre l’enregistrement de la marque « Opium »

pour un parfum mais non « Cannabia » pour désigner des produits alimentaires
(le 18 Octobre 2000). Les marques de mauvais goût ne sont pas assimilées par
l’OHMI à celles contraires aux bonnes mœurs « bitch ».

B) La législation spécifique.

L’interdiction de certains signes résulte de législations spécifiques. C’est

notamment le cas :

 Emblème, armories, drapeaux, sigle des Etats membres, emblème des

organisations internationale, intergouvernementales, signes officiels de
contrôle et de garantie.
 Emblème et devise olympique (Loi du 29 Octobre 1975).
 Dénomination et emblème « croix de Genève et croissons rouge »
(L’article 23 de la convention internationale de Genève du 06/07/1905).
 Marque de tabac ou d’alcool dès lors qu’elle constitue une publicité
directe ou indirecte pour ses produits (Loi du 10/01/1991).
 Expression et terme étranger s’il existe une expression ou un terme dans
le même sens (Loi dite Toubon du 04/08/1994).
Chapitre 4 : L’acquisition de droit sur la marque.
L’enregistrement fait naître le droit sur les signes et conditionne la protection de
la marque. Ceci conduit à combiner un examen préalable partiel par l’INPI avec
un droit d’opposition d’un tiers.

I. Dépôt et enregistrement.

« La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement » dit l’article 712-1

du CPI.

A) Dépôt de la demande.

Le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque s’effectue : Par le

déposant en personne ou par le mandataire ayant son domicile ou son siège en
France ou dans l’espace économique Européen (EEE).

La demande est déposée à l’INPI ou un des centres de l’INPI et à défaut des

centres, au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, ou si ce
n’est pas possible, au TGI.

Le déposant peut le cas échéant retirer sa demande ou la modifier. Une fois le

dépôt effectué, un nouveau national est attribué qui doit figurer dans tout
document se rapportant à la marque. L’INPI exerce un contrôle sur la
distinctivité et la licéité du signe et non sur la disponibilité.

a) Les qualités du déposant.

Toute personne souhaitant faire usage d’une marque, peut faire une demande
d’enregistrement :

 Personne physique ou morale.

 Commerçante ou non.
 Professionnellement ou non.
 Seule ou non (marque collective détenue en copropriété).

b) Les formalité d’enregistrement.

La demande comporte l’identification du déposant (nom et nationalité), la

représentation graphique de la marque, l’énumération des produits et services
selon la classification de Nice, le cas échéant, la revendication d’un droit de
priorité, ainsi que diverses pièces :
  Justification du paiement de redevance.
 Pouvoir du mandataire : le cas échéant.
 Elément se rapportant à l’acquisition du caractère distinctif du signe, par
usage, le cas échéant.
 Règlement (pour une marque collective de certification). Pour certains
étrangers, la preuve que la marque française bénéficie d’une protection de
réciprocité -> il faut prouver que sa marque est protégée chez lui.

B) Les procédures d’enregistrement.

[SCHEMA]

C) La durée de la protection.

La protection est accordée pour une durée de 10 ans, à compté de la date du

dépôt de la demande d’enregistrement (Article L 712-1, alinéa 2 du CPI).
Cependant, elle est renouvelable indéfiniment. Le titulaire de la marque doit
procéder aux formalités de renouvellement dans les 6 mois précédant
l’expiration de la protection (6 mois avant l’expiration). Si la demande de
renouvellement n’est pas faite, la marque n’est plus renouvelable et donc rentre
dans le domaine public, ce qui veut dire qu’elle est utilisable par tout le monde.

D) Exceptions à l’acquisition du droit par l’enregistrement : La marque notoire.

a) Définition :

Par exception au principe d’acquisition du droit par l’enregistrement, les articles

6 bis CUP et L 711-4 du CPI prévoient une protection au bénéfice de la marque
notoirement connu, exploitée sans être enregistrée. L’antériorité est la source du
droit sur le signe. Il s’agit d’éviter qu’un concurrent tire profit de l’absence du
dépôt pour déposer ou exploiter un signe identique ou similaire. La notoriété
d’une marque doit :

 S’apprécier au regard de la partie du public concerné (Article 16-2 de

l’accord ADPIC) par les produits ou services en cause sans
nécessairement être connu du grand public.
 Exister sur au moins une partie substantielle du territoire de l’Etat
membre à la CUP, non restreint à une ville.

La protection de la marque notoire est cantonnée à sa spécialité, c’est-à-dire aux

produits ou services pour lesquels elle est effectivement exploitée et notoirement
connu. En conséquence, deux marques notoires identiques peuvent coexister
pour désigner des produits différents (Par exemple : « Mont blanc » pour la
crème dessert et des stylos).

Il y a une différence entre marque notoire et marque renommée. La marque

notoire est une marque célèbre non déposée et sa protection est associée au
principe de spécialité. Alors que la marque renommée est une marque notoire
déposée et sa protection est élargie au-delà du principe de spécialité.

b) La mise en œuvre de la protection.

L’exploitant de la marque notoire peut :

 Faire opposition à l’enregistrement (quand une personne dépose la même

marque).
 Agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en cas de
reproduction, imitation injustifiée et préjudiciable (Article L 713-5, alinéa
2 du CPI).
 Agir en nullité dans un délai de 5 ans à compté de la date
d’enregistrement sauf si celui-ci a été demandé de mauvaise foi (Article L
714-4 du CPI).

II. Procédure administrative auprès du directeur de l’INPI.

La loi prévoit des procédures administratives préventives (observation)

destinées
à contester la validité d’une marque auprès de l’INPI d’une part et d’opposition
d’autre part

A. Procédure d’observation.

Toute personne intéressée peut formuler des observations sur les conditions de
validité ou l’antériorité de la marque auprès du directeur de l’INPI. Dans les 2
mois suivants la publication de la demande d’enregistrement (Article L 7123
du
CPI).

B. Procédure d’opposition.

a) Condition de mise en oeuvre.

Dans le délai de 2 mois suivant la publication de la demande de la marque, une

procédure d’opposition auprès du directeur de l’INPI peut être engagée par :
 Le propriétaire d’une marque enregistrée et déposée antérieurement.
Le propriétaire d’une marque notoire.
Le bénéficiaire d’un droit exclusif (par exemple : le licencié exclusif) >
A Djibouti, on a « Casino ».

b) Déroulement de la procédure.
Toute opposition dont l’INPI est saisie doit être notifiée sans délai au titulaire de
la demande d’enregistrement (le titulaire donne une copie de l’opposition au
demandeur de l’enregistrement). Si elle porte sur une marque internationale, elle
est notifiée par le bureau de l’OMPI. Le titulaire se voit accorder un délai pour
présenter ses observations en réponse et, le cas échéant constitué un mandataire
(à défaut, une personne qui le représente, par exemple : un avocat). La loi ne
prévoit qu’un délai minimum à compter de la notification (2 mois). La
procédure est contradictoire, c’estàdire
toute observation transmise à l’INPI
par une des deux parties est obligatoirement communiquée à l’autre partie. Le
respect du contradictoire implique la possibilité de présenter des observations
écrites. Tout d’abord, il y a la publication de la demande d’enregistrement par le
déposant (demande d’opposition). Ensuite, le directeur de l’INPI fait un examen
de recevabilité et ceuxci
ont délai de 2 mois. Puis, l’INPI transmet l’opposition
au déposant. Une fois que l’opposition est donnée au déposant, ce dernier a 2
mois minimum pour faire son observation sur la demande d’opposition.

c) La présentation de l’argumentation.

La comparaison des produits d’une part et celle des signes d’autre part, doit
démontrer une même impression d’ensemble pour un consommateur moyen
(éviter la création de confusion). Le directeur de l’INPI examine la physionomie
d’ensemble (l’apparence physique du produit), le nombre de lettres, leur
ordonnancement et la composition des syllabes. Il s’agit de l’analyse visuelle.
L’analyse phonétique : il examine le rythme et la sonorité respective.
L’analyse conceptuelle : il s’agit en substance de répondre à la question :
« Qu’évoque la marque ? »
Les différences conceptuelles entre deux signes sont systématiquement prises en
considération pour écarter le risque de confusion.

d) Décision du directeur de l’INPI.

Si le déposant formule des observations, l’INPI doit :

 Etablir et notifier aux parties un projet de décision.
Fixer un nouveau délai (en pratique 1 mois), pour leur permettre
éventuellement d’en contester l Des observations orales peuvent être présentées
devant une commission interne
constituée auprès de l’INPI et présidé par son directeur. La requête en
présentation d’observation orale doit parvenir à l’INPI au plus tard 1 mois avant
l’expiration du délai de 6 mois, c’estàdire
au plus tard 7 mois après publication
de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition est formée. Le
directeur dispose de 6 mois pour rendre sa décision (du dépôt de l’opposition
par
le titulaire à la décision du directeur >
6 mois). A défaut de répondre dans ce
délai, l’opposition est réputée rejetée >
article L 7124
du CPI. Ce délai de 6
mois peut être suspendu :
1ère hypothèse : L’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de
marque
2ème hypothèse : Une action en nullité, en déchéance ou en revendication de
propriété engagée.
3ème hypothèse : Sur demande conjointe des parties sans que la suspension
n’excède 6 mois.
La liste des décisions d’opposition rendue par le directeur d’INPI est consultable
sur le site.

III. Recourt contre les décisions du directeur de l’INPI.

A)Compétence de la cour d’appel

Les cours d’appel sont compétentes pour connaitre des recours formés
contre les
décisions prises par le directeur de l’INPI en matière de :
Délivrance
Maintien des titres de propriété industriel
Rejet
80% de recours sont formés dans le cas d’une procédure d’opposition. Les
décisions susceptibles de recours sont :
 Celles devenues définitives, ce n’est donc pas le cas d’une notification de
l’INPI invitant le déposant à présenter des observations.
Modifiant une situation juridique.
Causant un grief au requérant.
La date de notification de la décision fait courir un délai de recourt (France
métropolitaine : 1 mois, département d’outremer
: 2 mois et étranger : 2 mois).
La compétence territoriale est celle du lieu où réside la personne qui forme le
recourt. Pour l’étranger, seul la cour d’appel de Paris est compétente