TEMA 3.

PROTECCIÓN
JURÍDICA DEL SOFTWARE

ANTONIO SARCINA
 • -Conjunto de derechos que corresponden al autor de
determinadas creaciones inmateriales que puedan tener

1. una aplicación industrial y que se protegen como

verdaderos derechos de propiedad.

PROPIEDAD • -La propiedad industrial es aquella que recae sobre

determinados bienes de carácter inmaterial, que a su vez
INDUSTRIAL se dividen en dos partes: creaciones industriales y signos
distintivos.
 Las creaciones industriales se conforman de las patentes y modelos de
utilidad (Ley 24/2015 de Patentes), y del diseño industrial
(Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial).
• Los signos distintivos son aquellos instrumentos de diferenciación de la
empresa y de sus productos y los diferentes servicios en el mercado
(Ley 17/2001 de Marcas). Podemos distinguir entre marca y nombre comercial
RÉGIMEN LEGAL DE LA MARCA

• Una marca es todo signo representable que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa con respecto del resto de marcas.
• Lo característico de las marcas es que también pueden ser de diversa naturaleza:
un logo, los colores, el símbolo, imágenes, palabras, cifras, sonidos, etc. También
se registran como normas algunas formas 3D (como el logo de Coca-Cola).
Además, deben tener una función induvidualizadora (permitir distinguir los
productos o servicios de esa marca de otros idénticos o semejantes). Apropiado
para su representación: determinación.
• El legislador protege la marca porque la ley impide que otra empresa pueda usar un
logo igual o semejante
 • Hay diferentes tipos de marcas:
•
 Marca de producto y marca de servicio.
 Marca derivada à Marcas del estilo Coca-Cola Light.
 Marca colectiva (arts. 62 y ss. LM, Ley de Marcas) à Asociación o denominación de
origen (como la NBA).
 Marca de garantía (arts. 68 y ss. LM, Ley de Marcas) à El producto que se vende
ha de cumplir ciertos requisitos de cara al servicio de atención al cliente.
•
 Marca renombrada à Aquella que es conocida por la generalidad del público al que
va dirigido:
 Definición: Jurisprudencia TJUE
 Marca de la Unión Europea à marca que sirve, se aplica y se protege dentro de la
UE.
 Carácter unitario. EUIPO (su sede).
  Prohibiciones absolutas (Art. 5 LM) à No se
puede registrar como marca algo que no trae
carácter distintivo o aquellas que no cumplen
la ley.
TAMBIÉN EXISTEN  Prohibiciones relativas (arts. 6 y ss. LM) à
SIGNOS NO No puede registrarse una marca similar a otra
REGISTRABLES que ofrece el mismo producto y haya
posibilidad de confusión.
COMO MARCAS:
Hay supuestos en los que la Ley dice que si no
inscribes algo o una propiedad no tienes derecho
sobre la misma
  Nacimiento: Inscripción constitutiva
o El derecho se adquiere tras la inscripción en el Registro de Marcas,
ubicado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
o Excepción: La marca renombrada o notoria se protege aún sin estar
inscrita.
 Principio de especialidad (la principal regla):
• o La marca sólo se concede para una clase
determinada de producto o servicios (por ejemplo,
textil). Eso significa que yo no puedo impedir que
alguien use una marca similar y se aproveche de ello.
DERECHO SOBRE LA  La misma marca puede registrarse por el empresario para varios o
muchos productos o servicios, pero siempre que estén determinados.
MARCA: o Coexistencia: Pueden coexistir dos marcas idénticas o semejantes si
identifican productos o servicios diferentes, siempre que no haya
riesgo de confusión en el público .
o Marca renombrada inscrita (art. 34.c LM).

 Contenido: El titular goza de un derecho de exclusiva.

o Derecho a la utilización exclusiva en el mercado español.
o Prohibición de su uso a tercero no autorizado para productos
idénticos o similares.
 Límites: arts. 36 (agotamiento del d.º) y 37 LM.
o Oposición registral.
o Nulidad.
 •
 Duración: 10 años. Renovable.
o Renovable indefinidamente por idénticos
periodos (pagando la tasa obligatoriamente).
 Obligación de uso de la marca.
o La marca debe usarse en España de forma
DERECHO SOBRE efectiva y real.

LA MARCA:
 La marca renombrada se va a proteger sin estar
inscrita, pese a que en la ley se diga todo lo
contrario. Esto es para proteger al usuario del
aprovechamiento indebido.
 Según el legislador, no puedes impedir el uso de tu
marca por parte de otra en el caso de que sea en
defensa de tu propia marca.
  Acciones civiles (art. 41 LM).

• Artículo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la

marca.

•1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar
en la vía civil:

•a) La cesación de los actos que violen su derecho.

•b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

DEFENSA DEL •c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y,

DERECHO SOBRE
en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes,
envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya
materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de
LA MARCA los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se
ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no
sea así.

• d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del

actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados
con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del
producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la
destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al
propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el
Tribunal
 Artículo 274.

•1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y
multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o
comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad
industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con
conocimiento del registro,

• ACCIONES •a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo

PENALES distintivo idéntico o confundible con aquel, u

(ART 274 CP) •b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que
incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los
almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares
productos, servicios o actividades para los que el derecho de
propiedad industrial se encuentre registrado.
 LA MARCA COMO OBJETO DE NEGOCIOS
JURÍDICOS:

 Principios generales:
o Es posible vender una marca (como Jaguar). Para que esa venta tenga
eficacia de cara a terceros ha de inscribirse en el registro de marcas.
o Negocios jurídicos sobre la marca. Negocio jurídico significa préstamo,
venta, etc.
o Oponibilidad. Para que la venta sea oponible para un tercero, esta ha de
estar registrada en el registro de marcas.
 Licencia: Cesión del uso de la marca. El negocio más característico en el
negocio de marcas es el hecho de la licencia de ésta, pues la concesión
de la licencia va unida a diversos contratos para poder llevar la
franquicia de la marca (para llevarlos en coches, furgones, etc.).
o El titular de la marca autoriza a un tercero a usar temporalmente la
marca a cambio del precio pactado.
o Clases de licencia.
 • Las marcas de renombre se caracterizan porque hasta su propio nombre se difumina debido a la
fama de ésta.

La extinción del derecho sobre una marca se puede distinguir por dos términos:
•

 La nulidad (absoluta o relativa): se trata de anular un producto por el hecho de ofensa o incumplimiento de
los estándares morales y legales, acudiendo para ello a los tribunales.
 La caducidad: la marca caduca por:
 Falta de renovación (la puede usar cualquiera cuando caduca).
 La renuncia de su titular (cada propietario puede abandonar su marca cuando éste quiera).
 Falta de uso real y efectivo de ésta durante 5 años (vinculada al abandono por el propietario).
 Por la vulgarización de la marca: conversión de la marca en la designación usual del producto o servicio
(hace que el signo pierda su carácter distintivo).
 • El nombre comercial tiene como concepto el ser todo
signo que puede ser susceptible de representar
gráficamente a una empresa en el tráfico mercantil, con el
NOMBRE fin de ser distinguida de las demás empresas que
desarrollan productos o actividades similares. Puede ser un
COMERCIAL nombre, un símbolo, un logo, etc. Tiene una función
individualizadora. Es un nombre comercial renombrado.
 Prohibiciones de registro.
 Denominación social / nombre comercial.
o Arts. 9.1.º d y Disps. Adic. 14 LM .
 Uso de nombre comercial como marca.
 Derecho sobre el nombre comercial:
o Se le aplica el mismo régimen jurídico que a las
marcas.
o Nacimiento: Inscripción en la OEPM constitutiva.
 Excepto si es renombrado o notorio.
o Principio de especialidad.
 Coexistencia para actividades distintas salvo
riesgo de confusión.
 Excepción: Nombre comercial renombrado.
o Contenido: Derecho a su uso exclusivo en el
mercado.
o Duración, transmisión, nulidad y caducidad.
 ARTÍCULO 9 LEY DE MARCAS

Artículo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:
a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.
b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una
persona distinta del solicitante.
c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro
derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.
d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación
o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser
idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión
en el público.
 ARTÍCULO 14 LEY DE MARCAS

Artículo 14. Derecho de prioridad unionista.

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados
miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio o sus
causahabientes gozarán, para la presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del
derecho de prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París.
2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de protección
de la misma marca en un Estado u Organización internacional no mencionados en el apartado anterior, que
reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad en
condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.
3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá presentar, en la forma y
plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaración de prioridad y una copia certificada por la
oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté
redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.
 • Título de propiedad industrial expedido por la OEPM que

RÉGIMEN otorga a su titular el derecho a explotar en exclusiva el

objeto de su invención durante el plazo fijado por la ley. Las

LEGAL DE patentes y los modelos de propiedad tienen como principal

nexo el hecho de ser invenciones empresariales, a
LAS diferencia del nombre comercial. Lo que se registran son
invenciones (mencionado antes). Las ideas o los métodos
PATENTES no pueden ser registrados como patentes.
 • La patente te da el derecho a que seas tú quien explote el
concepto de tu invención. Los requisitos que ha de cumplir un
producto para poder patentarlo son los siguientes:

 Aplicación industrial (que pueda ser aplicado en cualquier tipo de

campo).
 Que sea una novedad con respecto a la técnica actual (con respecto a
cualquier argumento que haya sido visible en cualquier parte del mundo).
 Actividad inventiva (se considera esto si la invención no resulta del estado
de la técnica de manera evidente para un experto en la materia).
NO SE CONSIDERAN INVENCIONES:

 Descubrimientos científicos.
 Obras literarias, artísticas o científicas.
 Programas de ordenador (propiedad intelectual).
INVENCIONES NO PATENTABLES:

 Aquellas cuya explotación es contraria al orden público (clonación seres

humanos, uso embriones).
 Métodos de tratamiento o diagnóstico para un cuerpo humano o animal.
 Sí son patentables los medicamentos.
 DERECHO A LA PATENTE

 Corresponde al inventor.
o Se solicita en la OEPM (Patente española).
 Solicitud ante la Oficina Europea de Patentes (Patente
Europea).
o Derecho a la paternidad del invento en todo caso.
 Invenciones laborales (arts. 15 y ss.). Contenido del derecho a la
patente:
 Derecho al disfrute exclusivo.
 Único facultado para explotar la invención. Prohibida la explotación por terceros sin su autorización.
o Excepciones: Fines científicos. Agotamiento del derecho (art. 61).
 Las patentes tienen una duración limitada al ser de interés público, por ello, su duración máxima es de
20 años improrrogables. Pasa a dominio público, lo que implica que es accesible y se puede usar por
todos los públicos.
• La caducidad se produce por falta de explotación, renuncia o impago de las tasas.

• Limitada a territorio español.

OBLIGACIONES

 Explotar la patente. Cada propietario de una patente tiene la obligación

de explotarla, porque si no la explotas antes de la caducidad, el Estado
puede conceder una licencia obligatoria a un tercero interesado
(pagando este por la misma) para que este la explote.
• Pago de tasa anual
NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LA PATENTE

 Transmisión plena: Transmisible por cualquier medio reconocido en Derecho.

 Licencia: Autorizar a un tercero a explotar la patente manteniendo la titularidad.
o Licencias contractuales. Son los distintos acuerdos y condiciones entre empresarios (comercializar, fabricar, etc. Un
producto).
o Licencia de pleno derecho.
 Declaración voluntaria ante la OEPM disposición a autorizar explotación invento, a cambio de una
compensación económica.
o Licencia obligatoria. Es la más característica. Si tú no explotas la patente, el Estado te obliga a ceder dicha
explotación a otras empresas.
 Contra la voluntad del titular. Derecho a una compensación adecuada.
 Supuestos (art. 91 LP):
 Falta o insuficiencia de explotación.
 Dependencia entre dos patentes.
 Interés público (por ejemplo, salud pública, defensa nacional).
 Lo más frecuente es la concesión de una licencia, que equivale a ceder el derecho de explotación sin perder el derecho
de la propiedad.
MODELO DE UTILIDAD

• El modelo de utilidad es como una pequeña patente, pues la ley la define como modelo
de invención que consiste en dar a un objeto o producto una nueva configuración de la
cual resulta una ventaja técnica que se puede apreciar en su uso o fabricación. Por
ejemplo, un abrelatas mejorado. Es una novedad.
• Tienen los mismos derechos que la patente durante 10 años.
 DISEÑO INDUSTRIAL

• El modelo de diseño industrial recoge las creaciones de forma que confieren al objeto
una estética nueva y diferente. Se encuentra en el artículo 1 de la ley 20/2003. No tiene
función técnica, por lo que no es un invento ni un intento de creación.
• Pueden ser un prototipo de fabricación, como la carrocería de un coche, o la
ornamentación original, como el diseño de una baraja.
• Los requisitos necesarios para el registro de diseños son:

 La novedad: la no existencia de algún diseño idéntico.

 La singularidad: una impresión diferente del diseño del objeto.
• La duración del derecho sobre un diseño es de 25 años, pero hay que pagar ciertas
tasas cada x tiempo. Se concede el derecho sobre el contenido del diseño.
PROPIEDAD
INTELECTUA
L
 PROPIEDAD INTELECTUAL

• Conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas,

productores, organismos de radiofusión, etc.) respecto de las obras y prestaciones fruto de
su creación.
• La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial
que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la
obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.
 Noción estricta: Régimen jurídico español. La propiedad intelectual se regula en la Ley de Propiedad
Intelectual (RDI 1/1996), la cual se divide en diferentes derechos:
 Derecho de autor (Libro I LPI): Es el derecho del creador de una obra original sobre su creación.
 Derechos conexos (Libro II LPI) -> No los vamos a ver:
 Derechos de otros sujetos respecto de sus producciones.
 Derecho “sui generis” sobre las bases de datos.
 Noción amplia: Esfera internacional.
 Convenios internacionales. OMPI.
 Propiedad intelectual: toda creación del ingenio humano.
 Derechos de autor. Derechos conexos (PI).
 Invenciones. Diseño industrial. Signos distintivos (P. Industrial).