PROPIEDAD INTELECTUAL

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
 NULIDAD

 En esta clase se procederá al estudio y análisis de las

causales de nulidad y caducidad en materia de propiedad
industrial.

 Rafael de Pina, define la nulidad como:

“La ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la

ilicitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos
esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de
algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.”
 NULIDAD
 Existe nulidad en el acto administrativo, cuando el acto se emite
en contravención de la ley, toda vez, que nuestra materia es de
carácter formalmente administrativo.

 La nulidad poder ser de fondo o de forma, ambas coincidirán en

el hecho de que el acto se emitió en contravención a la ley y, por
tanto, ya sea que el procedimiento no se haya apegado a la
norma (forma) o que haya contravenido disposiciones
sustanciales debidamente normadas por la ley (fondo), la
irregularidad se actualiza y su consecuencia es la nulidad del
acto.
 NULIDAD

 En el sistema normativo de la propiedad industrial, la Ley Federal de

Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 154, establece las
causales de nulidad de la patente.

Artículo 154.- Una patente solo podrá ser declarada nula en los siguientes
casos:

I.- Cuando la materia protegida no se considere una invención, la invención no

sea patentable, carezca de novedad, de actividad inventiva o de aplicación
industrial, en términos de esta Ley;
 NULIDAD

II.- Cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara y

completa, para que ésta pueda ser realizada por un técnico en la materia;

III.- Cuando las reivindicaciones excedan a la divulgación contenida en la

solicitud, tal como fue inicialmente presentada ante el Instituto;

IV.- Cuando sea resultado de una solicitud divisional e incluya reivindicaciones

que correspondan a materia que haya sido tramitada en contravención a lo
dispuesto por el artículo 100 de esta Ley;
 NULIDAD

V.- Cuando con motivo de un procedimiento de rectificación o limitación,

previsto en los artículos 122 y 123 de esta Ley, se haya ampliado la materia
protegida por la patente;

VI.- Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de

prioridad y con ello se determinó indebidamente la novedad o actividad
inventiva de la materia protegida por la patente;

VII.- Cuando se haya concedido en contravención al artículo 50 de esta Ley,

y VIII.- Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerla,

conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.
 NULIDAD

 Las acciones de nulidad previstas en este artículo podrán ejercerse en

cualquier tiempo a partir de la fecha que surtió efectos la publicación
de la patente en la Gaceta oficial del IMPI.

 Si las causales de nulidad afectan parcialmente o totalmente, estas

pueden ser declaradas parcialmente o toralmente nulas.

 En el caso de que se declaren parcialmente nulas, el IMPI, ordenará se

asiente en el Título respectivo del registro que se encuentra en el
Instituto, la anotación marginal.
 NULIDAD

 Por parte de los MODELOS DE UTILIDAD, el artículo 155 de la

LPPI, establece las causales de nulidad de los modelos industriales.

Artículo 155.- Un registro de modelo de utilidad solo podrá ser declarado

nulo en los siguientes casos:

I.- Cuando la materia protegida no pueda ser objeto de un registro de modelo de

utilidad, carezca de novedad o de aplicación industrial, en términos de esta Ley;

II.- Cuando no divulgue el modelo de utilidad de manera suficientemente clara y

completa para que pueda ser realizada por un técnico en la materia;
 NULIDAD

III.- Cuando la o las reivindicaciones excedan de la divulgación contenida

en la solicitud tal como fue inicialmente presentada ante el Instituto;

IV.- Cuando sea resultado de una solicitud divisional que haya sido
tramitada en contravención a lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley;

V.- Cuando con motivo del procedimiento de rectificación o limitación

previsto en los artículos 122 y 123 de esta Ley, se haya ampliado la
materia protegida por el registro de modelo de utilidad;
 NULIDAD

VI.- Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un

derecho de prioridad y con ello se determinó indebidamente la
novedad de la materia protegida;

VII.- Cuando se haya concedido en contravención al artículo 50 de

esta Ley, y

VIII.- Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a

obtenerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.
 NULIDAD

 Las acciones de nulidad previstas en este artículo podrán ejercerse en

cualquier tiempo a partir de la fecha que surtió efectos la publicación
de la patente en la Gaceta oficial del IMPI.

 Si las causales de nulidad afectan parcialmente o totalmente, estas

pueden ser declaradas parcialmente o totalmente nulas.

 En el caso de que se declaren parcialmente nulas, el IMPI, ordenará se

asiente en el Título respectivo del registro que se encuentra en el
Instituto, la anotación marginal.
 NULIDAD

 El artículo 156 de la LPPI, se refiere a la nulidad de los

diseños industriales:

Artículo 156.- Un registro de diseño industrial solo podrá ser declarado nulo
en los siguientes casos:

I.- Cuando la materia protegida no pueda ser objeto de un registro de diseño

industrial, carezca de novedad o de aplicación industrial, en términos de los
artículos 65, 66 y 67 de esta Ley;

II.- Cuando la descripción y representaciones gráficas o fotográficas no permitan

la comprensión clara y completa del diseño;
 NULIDAD
III.- Cuando sea resultado de una solicitud divisional que haya sido tramitada en
contravención a lo dispuesto por el artículo 100 de esta Ley;

IV.- Cuando con motivo del procedimiento de rectificación o limitación a que se refieren
los artículos 122 y 124 de esta Ley se haya ampliado la materia protegida o se hayan
eliminado las características que le confieren novedad al diseño industrial;

V.- Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de prioridad y con
ello se determinó indebidamente la novedad de la materia protegida, y

VI.- Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerlo, conforme a lo

dispuesto en el artículo 38 de esta Ley.
 NULIDAD

 La nulidad de la marca y la nulidad del registro

marcario.

 La nulidad del registro supone el incumplimiento de los

requisitos de forma o formales, por lo que obligaría a su
titular a intentar un nuevo registro.

 La nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por

entero y una vez firme la resolución de anulación no existe
ningún derecho para usarla y su empleo existe hasta
delictuoso en algunos casos.
 NULIDAD

 La nulidad del registro implica la extinción del acto

administrativo formal, pero la marca en sí no desaparece, por
lo que puede solicitar de nuevo el registro.

 Por su parte la nulidad de la marca, implicaría su

desaparición jurídica, que supone la prohibición de uso.

 Los aspectos de forma y fondo van de la mano para que la

marca surta efectos de derechos del titular frente a terceros.
 NULIDAD
Artículo 258.- Se declarará la nulidad del registro de una marca
cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o

la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá

fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del
registro de la marca, ni en trámites relativos a su otorgamiento o vigencia;
 NULIDAD
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que
haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer
el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de
presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que
la registró.

Podrá declarase la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los

productos o servicios que éste protege;
 NULIDAD
III.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha de primer uso declarada
en la solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo

una solicitud en trámite presentada con anterioridad o un registro vigente que se
considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de
confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares. Podrá declarase
la nulidad parcial del registro, únicamente respecto de los productos o servicios que éste
protege;

V.- El agente, representante legal, usuario o distribuidor del titular o cualquier otra
persona que haya tenido relación, directa o indirecta, con el titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra semejante en
grado de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera,

y VI.- Se haya obtenido de mala fe.

 NULIDAD

 La resolución de nulidad pretende combatir la competencia

desleal y proteger al público consumidor.
 NULIDAD

 Los supuestos contenidos en dichos artículos son tanto de

forma como de fondo.

 Los aspectos de fondo están relacionados con los requisitos

de procedibilidad establecidos por la ley para otorgar el
registro respectivo y con aquellos aspectos que por
disposición de norma, lo prohíben.

 Por ello, es importante el análisis de fondo que se realiza

antes de entregar el registro. Su finalidad es evitar duplicar
registros.
 NULIDAD
 En cuanto a los aspectos de forma, como su nombre lo dice,
son requisitos formales que deben contener las solicitudes
respectivas, cuya omisión, puede producir nulidad (formato,
llenado, firmas, etc).

 La nulidad extingue y deja sin efectos en forma retroactiva la

solicitud de registro.
 NULIDAD

Artículo 159.- La declaración de nulidad se hará administrativamente

por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público
Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los términos de
esta Ley.

La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos de la

patente o registro, a la fecha de presentación de la solicitud
respectiva. La nulidad de la patente determinará la de su certificado
complementario.
 CADUCIDAD
 Ligado, tradicionalmente, con aspectos de carácter procesal.

 La caducidad es considerada como un castigo procesal, para el

impulso de las partes en juicio, en el término establecido por la
ley, cuyo efecto es que el procedimiento concluya en el estado en
que se encuentra (ejemplo, en materia civil, seis meses; en
materia penal, cuando prescriba el delito).

 Aunque existe la posibilidad de intentar la acción nuevamente,

siempre y cuando el derecho no haya prescrito.
 CADUCIDAD
 En el derecho administrativo, se habla de caducidad en los
procedimientos administrativos.

 En materia administrativa, la caducidad es una forma de terminar

con el procedimiento administrativo.

 En materia administrativa, la caducidad, se define como la

omisión en la que incurre el titular de un derecho para cumplir
con los requisitos establecidos en la ley para mantenerlo vigente
 CADUCIDAD
 El artículo 160 de la LPPI, establece lo siguiente:

Artículo 160.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en
el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o
dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En el caso del artículo 149 de esta Ley, y

IV.- Cuando no se renueve el registro de un diseño industrial, en los términos de esta

Ley. La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no
requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.
 CADUCIDAD
 Del artículo antes transcrito, se desprende que la caducidad trae
consigo la perdida de derechos de propiedad industrial por parte de su
titular, pasando al dominio público

 La caducidad no tiene como efecto directo la extinción de la patente o

registro, sino la perdida de los derechos, ya que pasa al dominio
público.

 Existe una excepción, para la rehabilitación de la patente, se debe de

presentar la solicitud, dentro del plazo de 6 meses siguientes, a la
perdida de vigencia y cubran los derechos más recargos.
 CADUCIDAD
 Por su importancia el artículo 149 de la Ley Federal de Protección de
la Propiedad Industrial, el cual establece;

Artículo 149.- Transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha

de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar
administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia
obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el
titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa
justificada a juicio del Instituto. El pago de las regalías derivado de una
licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por
cualquier otra causa prevista en esta Ley.
 CADUCIDAD
CADUCIDAD DE LA MARCA:

 La caducidad implica su extinción, está se actualiza por la

omisión en que incurre el titular de la marca, para ello el artículo
260 de la LPPI, establece:

 Artículo 260.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley;

 CADUCIDAD
Caducidad de la marca:
Artículo 260.- El registro caducará en los siguientes casos:

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa
de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los

productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa
justificada a juicio del Instituto, y

III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo, en los

términos que dispone el artículo 233 de esta Ley.
 CADUCIDAD
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO. AL NO PREVER LA LEY
FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL UN PLAZO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
RELATIVO, PUEDE INICIARSE EN CUALQUIER MOMENTO, SIEMPRE QUE EL SOLICITANTE ACREDITE EL
INTERÉS JURÍDICO EN TÉRMINOS DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2011 (10a.).

Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo directo contra la resolución de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que
reconoció la validez del desechamiento de una solicitud de declaración administrativa de caducidad de
un registro marcario oponible por falta de interés jurídico de la quejosa, al precluir su derecho para
iniciar ese procedimiento, pues la solicitud fue presentada fuera del plazo de cuatro meses previsto en
los artículos 225 y 226 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al no prever la Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial un plazo para iniciar el procedimiento de declaración administrativa
de caducidad de un registro marcario, puede iniciarse en cualquier momento por quien acredite su
interés jurídico en términos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/2011 (10a.), a efecto de que la
autoridad determine si son aplicables las causas previstas en dicha ley para considerar que una marca
registrada ha caducado.
 CANCELACIÓN DE UN REGISTRO
DE MARCA

 Tiene dos hipótesis:

a) Cuando el titular ha provocado o tolerado que la marca se
transforme en una denominación genérica.
b) A petición del propio titular, por convenir a sus intereses

Una marca se convierte en genérica, cuando se sustituye la

designación del producto o servicio por el de la marca, esto es,
que la marca por el prestigio que adquiere o fama, identifique al
producto que ampara con la marca propiamente dicha, perdiendo
sus características propias (pasa todos los días).
 CANCELACIÓN DE UN REGISTRO
DE MARCA

 El artículo 261 de la LPPI, señala:

Artículo 261.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular

ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado
por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de
distinguir el producto o servicio a que se aplique.