ESTUDIANTE: SOFÍA LILIANA ZEBALLOS SEDANO
CÓDIGO: 68186
1) Naturaleza jurídica
PREGUNTA. ¿Cómo se califica este contrato en el derecho boliviano? ¿Es típico o
atípico? ¿Se rige por propiedad intelectual o por derecho contractual general?
RESPUESTA.
Estamos ante un contrato atípico de transferencia/licencia de know-how (no regulado de
modo específico), oneroso, bilateral y de tracto sucesivo, regido primordialmente por el
derecho contractual general (autonomía de la voluntad, buena fe, fuerza obligatoria,
interpretación sistemática) y complementado por el régimen de secreto empresarial de la
Decisión 486 de la Comunidad Andina (capítulo de información no divulgada).
Aunque el título diga “Cesión y Transferencia”, el contenido (limitación territorial y
marcaria, pago condicionado y obligación de confidencialidad) se asemeja a una licencia de
uso del know-how —no a una “cesión” plena de titularidad—. En consecuencia: (i) rige el
derecho de contratos para interpretar deberes, límites y remedios; y (ii) la Decisión 486 opera
como marco de protección del secreto (requisitos de secreto, valor comercial y medidas
razonables) y como vía sancionadora/administrativa por apropiación indebida o divulgación.
Además se ve que no hay patente, el know how en sí mismo, no se patenta por lo que no
corresponde a propiedad intelectual.
2) Confidencialidad
PREGUNTA. ¿El know-how pierde protección si un obligado lo divulga públicamente?
¿Cuál es la responsabilidad de la empresa si el incumplimiento lo comete su trabajador?
RESPUESTA.
1. No se extinguen las obligaciones de confidencialidad entre las partes porque uno de
los obligados lo haga público. Contractualmente, la confidencialidad es un deber
autónomo: quien se obligó no puede beneficiarse de su propio incumplimiento
(“nemo auditur”). Aun si la publicidad redujera la oponibilidad erga omnes del
secreto, subsiste la responsabilidad inter partes por: (a) divulgación prohibida; (b) uso
fuera del alcance pactado; y (c) disminución del valor del activo (depreciación del
know-how).
2. La empresa responde por el hecho de sus dependientes cuando actúan en el contexto
de sus funciones o valiéndose de la posición que les dio acceso a la información.
Además de la responsabilidad civil por culpa in eligendo/in vigilando, el empleador
tenía la carga de implementar medidas razonables (NDAs individuales, políticas de
redes, control de acceso, marcación de confidencialidad, capacitación). La
publicación del maestro tostador que replica el manual compromete a Altiplano
Gourmet; su alegato de “acto personal y no autorizado” no rompe el nexo.
3) Alcance territorial
PREGUNTA. ¿Es válido exportar el producto si el contrato no lo prohíbe
expresamente? ¿Cómo se interpreta “uso solo en Bolivia”?
RESPUESTA.
La cláusula “el know-how solo puede ser usado … dentro del territorio boliviano” es
restrictiva. La interpretación conduce a que:
● Usar el know-how para producir con destino a comercialización internacional excede
el territorio autorizado.
● Además, se impuso marca obligatoria (“Altiplano Premium”). Comercializar como
“Andes Roast” quiebra el límite marcario, incluso si toda la operación ocurriera en
Bolivia.
Aun admitiendo la lectura más favorable al deudor (“producir en Bolivia y exportar”),
persistiría el incumplimiento marcario y el incumplimiento de confidencialidad por
los videos. En la práctica, hay múltiples violaciones concurrentes.
4) Remedios contractuales
PREGUNTA. ¿Qué acciones puede ejercer Café de Altura para proteger su know-how?
¿Corresponde indemnización?
RESPUESTA.
Sí. El menú remedial, acumulable estratégicamente, incluye:
● Acción de cese/inhibitoria: orden judicial para detener el uso del know-how fuera de
los límites pactados, retirar contenidos divulgados y precautelar la información
(sellado de servidores, preservación de evidencia).
● Resolución del contrato por incumplimiento esencial, con daños y perjuicios.
● Indemnización integral:
○ Daño emergente (depreciación del secreto, costos de contención, asesoría
forense, reforzamiento de protocolos).
○ Lucro cesante (beneficio que Café de Altura habría obtenido de la
explotación o de licencias internacionales; ventas capturadas por “Andes
Roast”).
○ Daño reputacional/”springboard damages”: ventaja temporal obtenida por
el infractor al saltarse la curva de aprendizaje (doctrina del “trampolín”),
razonable en secretos industriales.
● Medidas cautelares urgentes: prohibición de comercializar “Andes Roast”,
decomiso de material promocional, bloqueo de contenido digital, anotación
preventiva en aduanas/ferias.
● Vía administrativa ante la autoridad de PI (SENAPI) por infracción a secreto
empresarial y/o competencia desleal vinculada a información no divulgada conforme
a la Decisión 486 (cese, sanciones, medidas de frontera).
● Responsabilidad del empleador por el hecho del dependiente y, si corresponde, acción
directa contra el trabajador por violación de su NDA.
5) Prueba y carga probatoria
PREGUNTA. ¿Qué debe probar Café de Altura para acreditar existencia, originalidad
y confidencialidad del know-how?
RESPUESTA.
Ejes probatorios (con pericia técnica y cadena de custodia):
1. Existencia y contenido del know-how
○ Manual técnico (versionado/fechado, marcas de agua, hash digital).
○ Registro interno de procedimientos, bitácoras de tostado, parámetros
(temperaturas/tiempos) y validaciones sensoriales.
○ Testimonios de maestros tostadores y personal capacitado.
○ Evidencia de transmisión a Altiplano: actas de capacitación, correos, checklist
de entregables.
2. Valor y originalidad funcional
○ Peritaje comparativo que muestre la brecha respecto del estándar de la
industria (p. ej., curvas de tostado a baja temperatura, perfiles organolépticos y
vida útil extendida sin aditivos).
○ Resultados de shelf-life y análisis físico-químicos que conecten el método con
el efecto.
3. Confidencialidad y medidas razonables
○ Cláusula de confidencialidad contractual (10 años).
○ NDAs laborales/contractuales individuales, políticas internas, control de
accesos, rotulado “Confidencial”, formación de compliance.
○ Evidencia de reserva (repositorios restringidos, contraseñas, entregas en sitio).
4. Incumplimientos concretos
○ Videos del maestro tostador (capturas, URL, metadatos, pericia de
correspondencia con el manual).
○ Prueba de comercialización de “Andes Roast” en ferias internacionales
(catálogos, facturas, órdenes de compra, registros aduaneros, testimonios).
○ Análisis de producto: matching de perfiles sensoriales y de proceso (pericia
de similaridad).
5. Daño y cuantificación
○ Estados financieros y modelos de proyección (escenarios con/ sin infracción).
○ Benchmark de regalías/licencias de know-how comparables.
○ Informe pericial sobre pérdida de ventaja competitiva y costo de mitigación.
La divulgación por el obligado no destruye la pretensión indemnizatoria: se reclama por la
divulgación ilícita misma y por el uso no autorizado (marcario y territorial), además de la
pérdida de valor del activo.
Estrategia procesal sugerida
1. Medidas cautelares inmediatas (cese de uso, retiro de videos, preservación de
evidencia).
2. Demanda principal acumulando: (i) cese/abstención, (ii) resolución del contrato, (iii)
daños y perjuicios (emergente, lucro cesante y “springboard”), y (iv) publicación de
sentencia como remedio correctivo.
3. Trámite administrativo paralelo ante SENAPI por secreto empresarial/competencia
desleal.
4. Gestión probatoria temprana: pericias técnicas, aseguramiento de documentos,
requerimientos a organizadores de ferias y operadores logísticos para trazabilidad.
Altiplano Gourmet incurre, con alta probabilidad, en incumplimiento múltiple: (i)
divulgación del secreto por un dependiente bajo su esfera de control, (ii) uso territorial no
autorizado (exportación) y (iii) violación del límite marcario (uso de “Andes Roast”). Café de
Altura cuenta con remedios robustos contractuales y de propiedad intelectual andina, y con
un itinerario probatorio claro para acreditar su derecho y cuantificar el daño.
PUNTOS DE VISTA ADICIONALES
1) Sobre que “no tiene patente” del procedimiento
La alegación de Altiplano Gourmet de que el procedimiento no está patentado no debilita la
posición de Café de Altura, porque:
● El know-how y la patente son figuras distintas.
○ La patente exige divulgación pública del invento y protección limitada en el
tiempo.
○ El know-how es información no divulgada con valor económico por su
carácter secreto (Decisión 486, arts. 260-266).
● La ausencia de patente es precisamente coherente con la estrategia de mantenerlo
como secreto industrial: si se hubiera patentado, el contenido sería público y no se
necesitaría confidencialidad.
● La protección legal del know-how no depende de un registro: basta con probar que (i)
es secreto, (ii) tiene valor comercial, y (iii) se tomaron medidas razonables para
mantenerlo confidencial.
● En contrato, las partes pueden proteger información no patentada. Lo que se transmite
no es un derecho de exclusiva “registrado”, sino un activo intangible protegido por
contrato y por el régimen de secretos.
En resumen: La inexistencia de patente no invalida la obligación de confidencialidad ni
autoriza su uso sin restricciones.
2) Sobre la “buena fe”
Si Altiplano Gourmet invoca la buena fe contractual (art. 520 CC), habría que recordar que:
● La buena fe es recíproca: quien la invoca debe haberla observado. No puede alegar
buena fe quien quiebra cláusulas expresas de uso, marca y confidencialidad.
● Buena fe significa actuar conforme a la letra y al espíritu del contrato, sin aprovechar
vacíos para obtener beneficios indebidos.
En este caso:
○ Exportar bajo otra marca rompe el espíritu territorial y la limitación marcaria.
○ Permitir o no prevenir la divulgación en redes viola el núcleo del deber de
confidencialidad.
● En doctrina y jurisprudencia, se aplica el principio “nadie puede beneficiarse de su
propio incumplimiento” (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Si la
información dejó de ser secreta por culpa del obligado, eso no extingue su
responsabilidad.
● Además, la buena fe no es un escudo para incumplir; es un criterio de interpretación y
ejecución, pero no puede derogar obligaciones claras.
Conclusión
La estrategia de Altiplano Gourmet de argumentar que el know-how no estaba patentado y
que actuó de buena fe es débil:
● El secreto industrial no requiere patente para ser protegido.
● La buena fe no ampara conductas contrarias a la finalidad del contrato ni a la
confianza legítima depositada por la contraparte.
● Al contrario, su actuación muestra mala fe: aprovechó el conocimiento transmitido
para fines no autorizados y permitió su divulgación pública.
