Sentencia RBD
Sentencia RBD
Resolución N° 19924
CONSIDERANDO
Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1003 del 21 de julio 2023, DORI
MEDIA INTERNATIONAL GMBH, CRIS MORENA GROUP, S.A., presentó oposición con
fundamento en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina.
Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:
“(…) Mis representadas, CRIS MORENA GROUP, S.A. y DORI MEDIA
INTERNATIONAL GMBH son titulares de la siguiente marca en Colombia:
1 38: Servicios de telecomunicaciones; difusión de programas de televisión; difusión de programas de televisión por internet; difusión
de programas de televisión interactivos; radiodifusión; transmisión de programas de televisión; servicios de acceso por medios de
telecomunicación a contenidos disponibles en Internet; difusión de programas radiofónicos; transmisión de archivos de datos, audio,
video y multimedia; transmisión de podcast; comunicaciones por terminales de ordenador; radiocomunicación; radiodifusión; suministro
de foros en línea; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador;
transmisión por satélite.
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Tras un análisis simple, se puede evidenciar con total claridad que el elemento
que prevalece en ambas marcas es el nominativo, puesto que los signos no
cuentan con un componente gráfico distintivo que sea suficiente para desplazar
al elemento nominativo.
Así mismo, por la posición en el conjunto, tamaño y color, no cabe duda que el
elemento nominativo predominante de la marca que se solicita es “NACIÓN
REBELDE”. En efecto, nótese que “RTVC” aparece al final del conjunto, en un
tamaño mucho más pequeño al de “NACIÓN REBELDE” y en un color gris,
quedando en un segundo plano respecto de “NACIÓN REBELDE”. (…)
Los anteriores hechos demuestran con total claridad que ambas marcas cuenten
con una composición ortográfica altamente similar. Dicha similitud se ve
agravada por el hecho de que la marca solicitada NACIÓN REBELDE RTVC
(mixta) no cuenta con elementos adicionales suficientes que lo diferencien de la
marca de mi representada REBELDE (mixta). Se reitera que la expresión
“RTVC” resulta ser secundaria en el conjunto marcario, por lo que muy
seguramente no va a ser percibida por el consumidor medio, que centrará su
atención en las expresiones “NACIÓN REBELDE / REBELDE.
Sin duda alguna, la similitud más preocupante que surge en el caso concreto es
la conceptual. En efecto, no cabe ninguna duda que el consumidor promedio, al
ver las expresiones “REBELDE” y “NACIÓN REBELDE” las relacionará
exactamente con el mismo concepto, es decir, con el de aquella famosa y
popular serie de televisión que aún hoy se transmite en Colombia y con dicha
agrupación, descritas en el numeral 1 de la presente oposición.
Nótese además que, en Colombia, en Clase 38, no hay más marcas registradas
que contengan la expresión “REBELDE”, además de las de mis representadas,
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Por último, reiteramos que, por su posición, tamaño y color dentro del conjunto
marcario, la expresión “RTVC” no debe ser tenida en cuenta en el análisis por
constituir un elemento secundario; en todo caso, si el Despacho decidiera
analizarlo, es evidente que, al igual que el elemento “NACIÓN”, la expresión
“RTVC” lo que haría es confundir aún más al consumidor, que podría pensar que
estamos ante una nueva versión de la telenovela o agrupación musical
”REBELDE”, versión “nacional”, de propiedad de RTVC, y que por lo tanto los
productos que se pretenden distinguir con la marca están de alguna manera
relacionados con los que comercializa mi representada a través de las marcas
“REBELDE”. (…)
En este caso, resulta claro que los servicios identificados por las marcas
confrontadas resultan sustituibles/intercambiables entre sí, puesto que ambos
signos identifican el mismo servicio (Telecomunicaciones). Consecuentemente,
las marcas confrontadas identifican servicios que tienen una naturaleza,
características y se dirigen a un sector idéntico.
Que dentro del término concedido para tal efecto, RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA-RTVC, dio respuesta a la oposición argumentando:
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Prueba de ello es que, al buscar en Google “Nación Rebelde” incluso sin el RTVC
que lo acompaña, los resultados que arroja son en su totalidad los distintos
proyectos de “Nación Rebelde RTVC” (…)
Me permito diferir del análisis realizado por la parte opositora, por lo que
propongo un análisis de acuerdo con las reglas y criterios dictados por la
jurisprudencia, derivado del cual se arriba a la conclusión que entre los signos
confrontados NO existen similitudes sustanciales en sus aspectos conceptual,
visual, ortográfico y fonético; de manera que al público consumidor se le trasmita
una impresión diferente, la cual permita concluir que los signos cotejados no son
similarmente confundibles. (…)
Es evidente que una cosa es una familia de marcas constituida por multiplicidad
de registros que tengan un rasgo distintivo común en su composición, mediante
el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo
origen empresarial, y otra cosa distinta es una misma marca en distintas clases,
la cual podría registrarse incluso como un solo registro multiclase o en registros
individuales, como la parte opositora lo realizó, pero cuya finalidad es identificar
distintos productos y servicios bajo la misma marca, y en la que, probablemente,
no se esté utilizando en todas las clases en la que se encuentra registrada. (…)
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En este punto, me permito señalar que la eventual relación competitiva entre los
productos/servicios identificados por las marcas comparadas, no es un elemento
suficiente para oponerse al registro de la marca solicitada en la clase 38, por
cuanto que los requisitos establecidos en el artículo 136 literal a) de la Decisión
486 son taxativos, motivo por el cual deben cumplirse en conjunto (riesgo de
confusión o asociación entre los signos y conexidad competitiva de los
productos/servicios identificados).
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contrario, existen más diferencias que semejanzas entre los signos comparados,
de manera que su coexistencia no generará riesgos de confusión y/o asociación
en la mente del consumidor.”
Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización
del examen de registrabilidad.
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Concepto de la norma
De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero2,
esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El
segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o
servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada3.
2•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.
•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.
•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.
3 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre
productos y/o servicios:
a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios)
en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre sí.
b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
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Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el público consumidor.
Acervo probatorio
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del solicitante:
Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte del opositor:
a) Pruebas rechazadas:
En relación con los requisitos que deben reunir las pruebas, el Consejo de Estado,
mediante auto de 26 de septiembre de 2019, indicó: “[…] i) la pertinencia de una prueba
debe revisar que la prueba guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; ii) la
conducencia de una prueba debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado
para demostrar el hecho; para lo cual: a) debe estar autorizado y no prohibido expresa o
tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para
el hecho que con este se pretende probar; iii) la utilidad de una prueba debe revisar que
no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están
probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba […]”.4
Prueba impertinente
De acuerdo con el material probatorio aportado por las partes, esta Dirección logra
establecer que se pretende demostrar el uso de los signos en el mercado, el
reconocimiento y trayectoria de cada uno; no obstante, estos hechos son irrelevantes en
el estudio de registrabilidad de la marca solicitada, toda vez que para este se tienen en
cuenta aspectos como los elementos que componen el signo y los productos y servicios
que pretende amparar. Por tanto, teniendo en cuenta que todas las pruebas aportadas se
encaminan a demostrar el uso de los signos cotejados, estas resultan ser impertinentes
para desvirtuar o acreditar la incursión en la causal de irregistrabilidad alegada por el
opositor, dado que no están referidas al objeto de este conflicto.
Ahora bien, respecto de los argumentos de las partes frente al uso otorgado a los signos
objeto de comparación, es necesario aclarar que el estudio comparativo que debe realizar
(dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.
c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique
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esta oficina solo puede incluir la información brindada dentro de la solicitud y en el registro
base de la negación, al ser esta la manifestación jurídicamente vinculante en lo que
concierne al alcance de las reivindicaciones de la primera y de los derechos concedidos
por el segundo, pues son estos datos los que fueron consignados dentro del registro de
marcas.
Así, el estudio comparativo que ahora nos ocupa debe seguir los parámetros establecidos
en la solicitud de registro del signo solicitado, y en el registro de la marca previamente
registrada, sin que éste se vea afectado por usos eventuales de los signos que sus
titulares puedan darles en el mercado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el
efecto constituyente de derechos del registro marcario (artículo 154 de la Decisión 486).
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“Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado
que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder
que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por
su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto
en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.”5
La regla general nos indica que el elemento dominante de una marca mixta es el
denominativo, lo anterior, en tanto la práctica comercial demuestra que un consumidor
demanda un producto o servicio empleando su denominación y no guiándose por la
presencia de elementos decorativos; sin embargo, esta pauta deja de aplicarse cuando
existen razones para dar una mayor relevancia al componente gráfico.
“La pauta del predominio del elemento denominativo de una marca mixta deja de
aplicarse cuando concurren ciertos factores que imprimen carácter dominante al
componente figurativo de la correspondiente marca mixta. Entre los factores que
desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben
diferenciarse dos grupos. A saber: un primer grupo que comprende factores que
inciden negativamente en el componente denominativo de una marca mixta; y un
segundo grupo que engloba factores que repercuten positivamente sobre el
componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente
marca mixta.
ii) Entre los factores que inciden positivamente sobre el componente figurativo de una
marca mixta, sobresalen la notoriedad adquirida por el mismo y la originalidad
intrínseca del correspondiente componente figurativo (…)”6
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Análisis comparativo
Dando lugar al análisis de registrabilidad del signo solicitado, es preciso indicar que se
trata de un signo de naturaleza mixta, compuesto por las expresiones “NACION REBELDE
RTVC”, en tipografía específica. Por su parte, los signos previos se tratan de marcas de
naturaleza mixta, compuestos por la expresión “REBELDE”, en disposición horizontal,
con una tipografía específica, en donde la segunda letra E se encuentra invertida.
En atención al argumento del solicitante el cual indica que el análisis del signo analizado
debe darse en conjunto, sin considerar aisladamente los elementos que lo integran, esta
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Dirección le indica que el análisis marcario se realiza de esa forma, sin que destacar los
elementos más predominantes vayan en contra de las reglas del cotejo marcario. Ello
encuentra razón en que, al analizar una marca mixta, ha indicado la jurisprudencia y
doctrina especializada que se debe encontrar la dimensión más característica del signo,
esto es: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor9, y que, por lo tanto, determina la impresión general que ésta causa en el
consumidor de las prestaciones a las que se dirige.
Ello tiene razón de ser en que, en lo tocante a la semejanza conceptual el Alto Tribunal
Andino, citando a la doctrina especializada, ha acogido la tesis de que al momento de
analizar el elemento denominativo de los signos, resulta de gran importancia su contenido
conceptual o ideológico, pues el elemento que tenga dicha connotación representa para
el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de
tal contenido, por lo que, de cara a la percepción del consumidor, este elemento arbitrario
genera en la mente del consumidor una impresión más prolongada que otro signo
denominativo caprichoso o de fantasía13.
el elemento denominativo de los signos, resulta de gran importancia su contenido conceptual o ideológico, pues el elemento que tenga
dicha connotación representa para el consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal
contenido, por lo que, de cara a la percepción del consumidor, este elemento arbitrario genera en la mente del consumidor una
impresión más prolongada que otro signo denominativo caprichoso o de fantasía. Particularmente, Bertone y Cabanellas de las Cuevas,
sostienen que dicho contenido es un factor diferenciador. Por su parte, Carlos Fernández Novoa, sostiene que, en el proceso de
encontrar la dimensión más característica del elemento nominativo, es decir, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la
mente del consumidor, indicando que dicha impresión general ha de buscarse primordialmente en el significado o evocación conceptual
de las denominaciones. Finalmente, desea indicar este Despacho que Jorge Otamendi, sostiene que la dimensión ideológica o
conceptual de los signos a cotejo reviste especial importancia en tanto que tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca.
Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual la confusión es inevitable.
13 “La doctrina expresada o mantenida por Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, y también sostenida por este Tribunal en varios
fallos, es que, para la comparación de dos signos denominativos reviste particular y esencial relevancia el concepto o la expresión
semántica o ideológica de los mismos. Si un signo o una designación tienen un contenido conceptual, esta palabra representa para el
consumidor una posibilidad de una más rápida memorización que otra que carezca de tal contenido. En el primer caso el público
conoce la palabra y la aplicará al producto; en tanto, que en el segundo tendrá que aprender la palabra para luego aplicarla o
diferenciarla en el producto. De este modo, el signo denominativo arbitrario genera en la mente del consumidor una impresión más
prolongada que otro signo denominativo caprichoso o de fantasía.
Pronunciándose sobre el contenido ideológico de las designaciones, Bertone y Cabanellas de las Cuevas, expresan que son frecuentes
los casos en que dicho contenido ‘es factor diferenciador, debido a la disimilitud de sentidos que predomina incluso sobre otros criterios
y en particular sobre el de la importancia de las primeras sílabas’ (‘Derecho de Marcas’, Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., pág 68
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-IP-96.
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Sin embargo, aunque el signo solicitado en registro contiene la palabra adicional RTVC,
esta no es suficiente para desvirtuar la semejanza encontrada en los signos, ya que los
elementos semejantes inducirían a riesgo de asociación el cual se presenta cuando,
aunque el consumidor diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y la otra empresa tienen
una relación o vinculación económica14. Entonces, si bien es posible que el consumidor
comprenda que el signo solicitado puede provenir de la sociedad que tiene en su cabeza
la familia de marcas RTVC, no es menos cierto que podrá considerar que los orígenes
empresariales del producto/servicio identificado con el signo NACION REBELDE RTVC
proviene de una asociación empresarial con los titulares de las marcas previas REBELDE.
De igual manera, aunque el solicitante tiene una familia de marcas que precisa una
protección especial, lo cierto es que esta recae sobre la palabra RTVC, y no sobre la
palabra REBELDE, siendo el elemento similar a las marcas fundamento de oposición. Con
esto claro, la presencia de una familia de marcas que comprenden una palabra diferente
de la que este Despacho encuentra que es el fundamento del riesgo de asociación entre
los signos, no desvirtúa la confusión que se presenta entre estos, por lo que no es
relevante para la concesión del signo.
Finalmente, cabe acotar que los elementos tanto gráficos como nominativos del signo
solicitado en registro no causan una impresión tal en la mente del consumidor como para
que sirvan de elemento diferenciador que le permitan individualizar los signos en el
comercio y con eso poder solicitar el producto/ servicio de su preferencia sin considerar
erróneamente que tienen el mismo origen empresarial o alguna relación entre sí.
Conexión competitiva
14 TJCA 65-IP-2021
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Vista la cobertura de los signos enfrentados y de acuerdo con los factores de conexidad
competitiva recogidos a través de la Interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-
IP-2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección encuentra que
existe una relación de conexidad entre los productos que distingue la marca previamente
registrada en la Clase 9 Internacional y los servicios que pretende distinguir el signo
solicitado en la Clase 38 Internacional, pues vista la cobertura de los signos enfrentados,
logra vislumbrarse que entre éstas existe una conexión estrecha y directa, al tratarse de
productos y servicios que necesariamente requieren del otro para su correcto
funcionamiento o simplemente para mejorar la finalidad de los mismos.
Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o
servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar servicios que están allí
principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros
factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de
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la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de
elementos relación género- especie, ubicados en la misma clase 38 del nomenclador
internacional.
Para analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los servicios que amparan
los signos en conflicto, se debe determinar la naturaleza o uso de los servicios
identificados por las marcas.
Lo anterior, toda vez que existen tendencias en el mercado a través de las cuales, se
observa que es usual que un prestador de servicios de telecomunicaciones; difusión de
programas de televisión; difusión de programas de televisión por internet; difusión de
programas de televisión interactivos (clase 38) haga lo propio con ellos para prestar
servicios de entretenimiento (clase 41), en tanto que la telecomunicación es toda emisión,
transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones
de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos, razón por la cual, el consumidor, considerando la realidad del
mercado, podría asumir como razonable que los servicios en cuestión provienen del
mismo empresario.
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idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los
signos enfrentados”15.
En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios
sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos
suficientes “para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión
entre productos y/o servicios”16.
Por todo lo anterior, se concluye que las coberturas de los signos comparados guardan
una conexidad competitiva que genera una confusión en el público consumidor, por lo que
no es posible el permitir la coexistencia.
Conclusión
RESUELVE
Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 23 de abril de 2024
15 Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes
de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.
16 Ibidem.
17 38: Servicios de telecomunicaciones; difusión de programas de televisión; difusión de programas de televisión por internet; difusión
de programas de televisión interactivos; radiodifusión; transmisión de programas de televisión; servicios de acceso por medios de
telecomunicación a contenidos disponibles en Internet; difusión de programas radiofónicos; transmisión de archivos de datos, audio,
video y multimedia; transmisión de podcast; comunicaciones por terminales de ordenador; radiocomunicación; radiodifusión; suministro
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