TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1571-2014/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 89-2012/DIN

ACCIONANTE : OSCAR MANRIQUE VILLEGAS

EMPLAZADAS : INDUSTRIAS TEKMISUR DEL PERÚ E.I.R.L.

PLÁSTICOS Y METÁLICOS S.A.C.

Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial: Fundada –

Diseño Industrial – Sanciones a imponerse a las emplazadas.

Lima, veinticinco de junio de dos mil catorce.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de enero de 2012, Oscar Manrique Villegas (Perú) interpuso

acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida
de la reputación ajena contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.
manifestando lo siguiente:
- Es titular del diseño industrial para ENCERADOR, inscrito bajo Título N°
2917.
- La emplazada viene fabricando el diseño industrial referido, presentándolo
en promoción junto a un bidón de cera líquida para su comercialización en
forma conjunta, sin reparo alguno del acto ilícito que comete.
- La emplazada no puede alegar desconocimiento de su diseño industrial, ya
que el mismo se encuentra presente en el mercado desde al año 2011,
siendo comercializado en forma paralela al diseño infractor.
- La emplazada es conocedora de la ganada aceptación y reputación que
tiene en el mercado el diseño industrial aludido, siendo que los
consumidores asumen que el producto cuestionado, que reproduciría
exactamente el diseño protegido, pertenece a su empresa, lo cual, es falso.
- La confusión entre ambos diseños está determinada por la similitud visual
gráfica, la similitud de la idea que evocan y la similitud de la naturaleza del
diseño en cuestión. Así si se tiene a vista el diseño industrial registrado y el
producto materia de denuncia, se puede determinar la existente confusión
entre ambos, en tanto llevan las mismas líneas y características de conjunto,
lo que deriva en un perjuicio para los consumidores, y configura actos de
competencia desleal.
- La emplazada no ha reparado en el perjuicio que ocasiona a los
consumidores finales, dado que son ellos los engañados, lo que evidencia la
mala fe con la que ésta actúa

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- Solicita que:
- Se realice una visita inspectiva en el local de la emplazada.
- Se ordene el retiro del producto denunciado del mercado local y nacional.
- Se dicte la medida cautelar de comiso, la inmovilización y posterior
destrucción de los productos y el retiro de todo material publicitario que
se encuentre en el local infractor.
- Se sancione a la emplazada y se disponga que ésta asuma el pago de
los costos y costas. Asimismo se ordene a la emplazada a indemnizarlo
por los daños y perjuicios ocasionados.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

Mediante Resolución Nº 01 de fecha 26 de enero de 2012, la Comisión de

Invenciones y Nuevas Tecnologías:
(i) Tuvo por interpuesta la acción por infracción, corriendo traslado de la
misma a la emplazada por el plazo de cinco días útiles.
(ii) Dispuso que se practique inspección en el local de la emplazada a fin de
verificar los hechos denunciados.
(iii) Requirió a la emplazada que: i) señale si fabrica y/o adquiere de otros el
encerador materia de la denuncia, debiendo precisar a este efecto el total
de unidades fabricadas y/o adquiridas, ii) precise si comercializa o ha
comercializado el encerador materia de la denuncia y, de ser el caso,
indique desde cuándo empezó con dicha comercialización así como cual
ha sido el volumen de ventas total de este producto y el precio de venta
respectivo, así como señalar cual ha sido la utilidad neta asociada a la
venta del producto en cuestión, iii) identifique los canales de
comercialización del encerador materia de la denuncia y, señalar cuáles
son los medios por los cuales ofrece o promociona el mismo; precisando
que deberá aportar la documentación sustentatoria correspondiente a la
información solicitada. Dejó constancia que dicho requerimiento debe ser
cumplido en la realización de la diligencia de inspección ordenada o, en
su defecto, al momento de absolver el traslado de la denuncia.
(iv) En la medida que la accionante denuncia la comisión de actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación
indebida de la reputación ajena, requirió a la accionante que cumpla con
presentar la siguiente información: i) la fecha desde la cual fabrica y/o
comercializa el encerador con las características de forma amparadas por
el registro inscrito a su favor, ii) cuáles son los canales de
comercialización de su encerador, el precio con el que es ofrecido en el
mercado y los medios con los que ofrece o promociona en el mercado

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este producto y, iii) presente muestras fotográficas en vistas isométricas

del encerador que introduce en el mercado. Dejó constancia que el
requerimiento efectuado debe ser cumplido al momento de absolver el
traslado de la denuncia, bajo apercibimiento de aplicar multa en caso de
incumplimiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 116 del
Decreto Legislativo 1075.
(v) Tuvo presente la solicitud de dictado de medidas cautelares efectuada.

Con fecha 30 de enero de 2012, Oscar Manrique Villegas, señaló que la

empresa Plásticos y Metálicos S.A.C. es la empresa que fabrica el diseño
industrial cuestionado, solicitando que ésta sea incorporada al procedimiento y
que se realice una diligencia de inspección en su local a fin de verificar los
hechos denunciados.

Mediante Resolución N° 19-2012/CIN-INDECOPI, de fecha 31 de enero de

2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías:
- Dictó contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. la medida cautelar de
cese de uso del diseño industrial para ENCERADOR inscrito bajo Título
N° 2917.
- Dictó contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. la medida cautelar
consistente en la inmovilización de los enceradores que incorporen el
diseño industrial para ENCERADOR, inscrito bajo Título N° 2917, en la
medida que se verifique su existencia en la diligencia de inspección
ordenada, medida que debe hacerse extensiva al material publicitario que
sirva para promocionar estos bienes.

Mediante Resolución Nº 03 de fecha 10 de febrero de 2012, la Comisión de

Invenciones y Nuevas Tecnologías:
(i) Tuvo presente la ampliación de la denuncia incluyendo como emplazada
a Plásticos y Metálicos S.A.C., corriendo traslado de la misma a la
emplazada por el plazo de cinco días útiles.
(ii) Dispuso que se practique inspección en el local de la emplazada a fin de
verificar los hechos denunciados.
(iii) Requirió a la emplazada que: i) señale si fabrica y/o adquiere de otros el
encerador materia de la denuncia, debiendo precisar a este efecto el total
de unidades fabricadas y/o adquiridas, ii) precise si comercializa o ha
comercializado el encerador materia de la denuncia y, de ser el caso,
indique desde cuándo empezó con dicha comercialización así como cual
ha sido el volumen de ventas total de este producto y el precio de venta

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respectivo, así como señalar cual ha sido la utilidad neta asociada a la

venta del producto en cuestión, iii) identifique los canales de
comercialización del encerador materia de la denuncia y, señalar cuáles
son los medios por los cuales ofrece o promociona el mismo; precisando
que deberá aportar la documentación sustentatoria correspondiente a la
información solicitada. Dejó constancia que dicho requerimiento debe ser
cumplido en la realización de la diligencia de inspección ordenada o, en
su defecto, al momento de absolver el traslado de la denuncia.
(iv) Tuvo presente la solicitud de dictado de medidas cautelares efectuada.

Mediante Resolución N° 32-2012/CIN-INDECOPI, de fecha 21 de febrero de

2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó las medidas
cautelares solicitadas contra Plásticos y Metálicos S.A.C. al considerar que no
se han presentado elementos de prueba que permitan presumir
razonablemente la comisión de la infracción imputada a Plásticos y Metálicos
S.A.C., debiéndose señalar además que de acuerdo a lo consignado en los
empaques de los enceradores adheridos a las boletas aportadas y los
enceradores presentados de manera independiente, la empresa que produce el
encerador materia de reclamo es Corporación Tekmisur con RUC
10308568763, sin perjuicio de lo cual se constata en el portal electrónico de la
SUNAT que dicho RUC le corresponde a Sixto Imata Cruz, determinándose
que la solicitud no cumple con los presupuestos exigidos para el dictado de las
medidas cautelares.

Con fecha 16 de marzo de 2012 se llevaron a cabo las diligencias de

inspección ordenadas en los locales de las emplazadas dejándose constancia
de lo siguiente:
En el local de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L
- Los funcionarios del INDECOPI, se entrevistaron con Geovana Pérez Choy,
quien brindó las facilidades del caso, habiéndose sostenido además
conversación telefónica con Sixto Imata, gerente general de la empresa
visitada, a quien se le informó sobre los alcances de la diligencia. Así, con la
autorización y compañía de la Geovana Pérez Choy se verificó la existencia
de 462 unidades del encerador objeto de inspección en presentaciones
independientes y 102 unidades de este producto empaquetado con botellas
de cera, además de 102 unidades del encerador en proceso de producción.
- Se hizo efectiva la inmovilización de los artículos terminados, habiéndose
tomado dos fotografías de uno de ellos, designándose como depositaria a
Geovana Pérez Choy, a quien se le instruyó sobre las obligaciones a

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cumplir como tal. Así también, se trabó en dicho acto la medida cautelar de
cese de uso del diseño industrial materia de reclamo.
- Finalmente, al requerir a la responsable del local la información comercial
solicitada por medio de la Resolución Nº 01 del 26 de enero de 2012, ésta
señaló que la misma sería presentada al momento de contestar la denuncia,
razón por la que se le hizo de conocimiento las sanciones de ley en caso de
incumplimiento.
En el local de Plásticos y Metálicos S.A.C
- Los funcionarios del INDECOPI, se entrevistaron con la señora Viviana
Antonia Gastañaga Rojas, gerente de la empresa visitada. Con su
autorización y compañía se verificó la existencia de siete muestras del
encerador materia de reclamo. Sobre el particular, la responsable del local
manifestó que es el cliente quien lleva su propio molde además de la
materia prima

Con fecha 30 de marzo de 2012, Plásticos y Metálicos S.A.C. absolvió el

traslado de la denuncia, señalando lo siguiente:
- No ha actuado con dolo o ha tenido el fin de dañar a terceros al producir
el encerador cuestionado.
- Se dedica, entre otras actividades, a la fabricación de productos plásticos
desde hace varios años, teniendo diferentes clientes. De este modo,
Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. es un cliente para el cual ha
elaborado botellas para sus envases, entre otros artículos.
- En diciembre de 2011, Sixto Imata Cruz, gerente de Industrias Tekmisur
del Perú E.I.R.L., se apersonó a sus oficinas con un molde de encerador y
materia prima, a fin de contratar sus servicios para que en un primer
momento produzca la cantidad de 1,450 unidades de enceradores,
conforme a la copia del parte de ingreso físico de fecha 29 de diciembre
de 2011 que adjunta. El primer pedido fue entregado el 3 de enero de
2012. Posteriormente, el 13 de febrero de 2012, se le requirió la
elaboración de mil unidades adicionales, las mismas que fueron
entregadas el 17 de febrero de 2012.
- Queda claro y acreditado que fue el gerente de Industrias Tekmisur del
Perú E.I.R.L. quien llevó el molde y la materia prima a sus oficinas para
solicitar la elaboración de los enceradores en cuestión, lo que se
desprende de las facturas emitidas y las guías de remisión en donde se
consigna el ingreso y devolución del molde.
- En ningún momento Sixto Imata mencionó que el molde del encerador
que le dejó para la elaboración de los enceradores esté registrado o sea

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de propiedad de un tercero, por lo que, confiando en la buena fe de aquel,

procedió a elaborar su pedido, no existiendo ningún dolo o afán de lucro
por su parte.
- No ha ofrecido o vendido el encerador a terceras personas o lo ha puesto
a disposición del público en el mercado, incluso procedió a devolver el
molde al gerente de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.
- Los funcionarios del Indecopi han verificado en su inspección que ella no
cuenta con enceradores en la empresa luego de revisar todos los
ambientes de la misma.
- Ha quedado acreditado que ha actuado de buena fe en la elaboración del
encerador en cuestión, habiendo sido inducida a error por Sixto Imata,
pero que, como ha señalado, todo lo producido ha sido efectuado por
orden de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. en base al molde que ésta
misma elaboró, siendo que todos los enceradores producidos y el molde
ya han sido entregados.
Adjuntó medios probatorios destinados a demostrar sus argumentos.

Con fecha 23 de marzo de 2012, Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. absolvió
el traslado de la denuncia, señalando lo siguiente:
- Se dedica a la fabricación de productos químicos, entre los cuales
destaca la cera, pinturas, productos de limpieza, lejía, entre otros.
- Si bien la accionante aduce que tiene una ganada aceptación y reputación
en el mercado en cuanto a su diseño industrial, se debe tener en cuenta
que aquella inició sus actividades recién el 26 de octubre de 2011,
conforme se desprende de la consulta de RUC en la página Web de la
SUNAT.
- Así, la accionante no puede alegar que su producto tiene una reputación
ganada, ya que solo cinco meses antes ha empezado sus actividades
económicas, siendo que lo contrario llevaría a interpretar que no ha
pagado impuestos por sus actividades económicas.
- Fabrica una serie de productos de limpieza conforme al catálogo que
adjunta, entre los cuales está la cera, la misma que siempre ha
comercializado, aunque la promoción de cera con encerador recién salió
al mercado, en una pequeña cantidad, ya que al vender una serie de
productos, el margen de ganancia con el encerador es el mínimo.
- El encerador en cuestión es explotado desde hace tiempo en su ciudad y
otras del Perú, no solo por ella sino por diversas empresas, por lo que la
manifestación de la accionante es inexacta en relación a que ella solo
viene comercializando tal producto en el mercado.

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- Mandó a elaborar un molde para empezar a realizar la producción de las

unidades del encerador, las cuales irían acompañadas a la cera como
promoción, lo que fue proyectado para un lote de 2,450 enceradores.
- El 29 de diciembre de 2011 se apersonó a las oficinas de Plastimet con
un molde de encerador y materia prima a fin de solicitar y contratar sus
servicios para que en un primer momento produzca para ella la cantidad
de 1,450 unidades de enceradores, pedido que le fue entregado el 3 de
enero de 2012; y que, posteriormente, solicitó la elaboración de 1,000
unidades adicionales, las cuales le fueron entregadas el 17 de febrero de
2012.
- Al momento de contratar los servicios de Plastimet no le informó que el
encerador era de propiedad del accionante, puesto que desconocía la
existencia del registro que éste efectuó ante INDECOPI, creyendo que el
diseño cuestionado era de libre disponibilidad al venir siendo vendido en
diversos lugares y por distintas personas.
- De las 2,450 unidades del encerador mandadas a fabricar a Plastimet,
menos de 2,000 han salido al mercado, en tanto quinientos sesenta y dos
han sido inmovilizados por orden del INDECOPI, los que no van a ser
distribuidos a futuro. Es necesario tener en cuenta que el precio de la
promoción es por la cera y el encerador, por lo que solamente una parte
correspondería en su debida proporción al monto del encerador.
- El mercado al cual está dirigido está conformado específicamente por
ferreterías, en las que deja el producto, no existiendo una difusión a nivel
nacional o regional, además que sus productos no se expenden en
supermercados, ya que están dirigidos a un sector de clase media baja
debido a los costos, lo que finalmente implica que los ingresos que
percibe por la venta de la promoción de la cera con el encerador no sean
cuantiosos.
- En tanto el encerador es comercializado por diversas personas y
empresas, la afectación que supuestamente habría sufrido el accionante
no es de su exclusiva responsabilidad, más cuando tratándose de una
empresa pequeña en el mercado y su alcance no ha sido a toda la
población, por lo que el imponerle una multa la desestabilizaría y afectaría
a nivel económico.
- Debe tomarse en cuenta su actuar, dirigido a cooperar con la
investigación, lo que incluye haber inmovilizado los enceradores que se
encontró en sus oficinas.
- Adjunta diversos avisos publicitarios de sus productos, con los que
acredita que comercializa diversos productos de limpieza, siendo la cera y

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el encerador una promoción nueva que se lanzó al mercado, por lo que no

existe una afectación a los intereses del accionante. Asimismo, adjunta
las facturas que fueran emitidas a su nombre por el servicio de extrusión
soplado del encerador aludido y las guías de remisión referentes a la
devolución del molde.
- El costo del paquete de cera y encerador es de catorce nuevos soles,
siendo que el encerador es un regalo que se da por la compra de la cera.
Así, al haber lanzado al mercado solo 1886 envases de cera con el
encerador, las ventas totales ascenderían a S/. 26,404.00, que no
corresponden al encerador, sino a la cera, ya que el primero es una
promoción que viene como regalo. Así, el encerador no es comercializado
de manera independiente, sino que siempre sale con la cera en
promoción.
- La publicidad se efectúa a través de volantes.

Con fecha 2 de abril de 2012, Oscar Manrique Villegas señaló lo siguiente:

- Viene comercializando su modelo de encerador desde el año 2011 y que
los canales de comercialización son ferreterías y distribuidoras.
- Su encerador es introducido como obsequio con la compra de la cera de
marca PRINCESA, tal como hace la empresa emplazada.
- El precio total de cada producto asciende aS/. 8.00 nuevos soles.

Con fecha 9 de mayo de 2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas

Tecnologías citó a las partes a audiencia de conciliación.

Con fecha 25 de mayo de 2012, Oscar Manrique Villegas señaló lo siguiente,

con relación a la absolución de la denuncia formulada por Industrias Tekmisur
del Perú E.I.R.L:
- La propia emplazada ha declarado que mandó a fabricar las matrices del
diseño industrial cuestionado y luego, de manera particular y sin
autorización expresa de su parte, ha comercializado tal producto en
promociones junto a galones de cera.
- Sus derechos de Propiedad Industrial rigen desde el 26 de diciembre de
2011 y resulta incongruente y sin asidero la tesis de la emplazada dirigida
a desvirtuar su accionar por el hecho de contar con RUC incrito desde
octubre de 2011.
- Si, tal como sostiene la emplazada, existen otros agentes económicos
que están fabricando y comercializando el diseño industrial protegido, la
Autoridad deberá solicitar a dicha parte que señalé cuáles son dichas

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personas naturales y/o jurídicas para tomarlos como terceros involucrados

en la violación a sus derechos.
- La propia copia de la guía de remisión Nº 003846 de fecha 17 de febrero
de 2012, por la cual la empresa Plastimet realiza la devolución del molde
para la elaboración de los enceradores, no hace más que confirmar el
flagrante ilícito cometido por la emplazada.
- La denuncia contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. está más que
probada, tanto por las muestras físicas presentadas por ella como por lo
verificado en la visita inspectiva, en donde se encontró los mismos
productos, es decir, la promoción y el encerador en forma individual.

Con fecha 28 de mayo de 2012, Oscar Manrique Villegas señaló lo siguiente,

con relación a la absolución de la denuncia formulada por Plásticos y Metálicos
S.A.C.:
- La empresa fabricante de moldes, envases y otros de material plástico
conoce o debía conocer que las formas de los envases y de cualquier
producto son objeto de protección, sea como marcas de producto o, como
en su caso, de un derecho de diseño industrial.
- La propia declaración de parte y las copias de las facturas anexadas por
aquella son pruebas fehacientes de la relación contractual entre las
emplazadas, quienes son responsables solidarios de la infracción
cometida contra sus derechos.

Con fecha 12 de junio de 2012, se dejó constancia de la inasistencia de

Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L., a la audiencia de conciliación.

Con fecha 12 de junio se llevo acabo la audiencia de conciliación con la

asistencia de Oscar Manrique Villegas y Plásticos y Metálicos S.A.C.,
dejándose constancia de lo siguiente:
- Luego de efectuadas las deliberaciones del caso, el accionante planteó
una fórmula de arreglo consistente en que la emplazada se comprometa a
no fabricar en adelante el producto materia de denuncia ni ninguno similar
así como a entregarle los moldes utilizados para su fabricación, además
de efectuar un resarcimiento de tres mil dólares americanos por los costos
irrogados, todo ello en un plazo de siete días hábiles.
- La emplazada señaló encontrarse conforme con el compromiso de no
fabricación aludido, manifestando que incluso ya no cuenta con los
moldes en cuestión los cuales han sido debidamente devueltos, aunque
consideró que no tienen ningún tipo de responsabilidad en este asunto y

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que, en consecuencia, no está de acuerdo con el pago solicitado, motivo

por el que no pudo llegarse a un acuerdo conciliatorio, dándose por
concluida la audiencia.

Con fecha 10 de agosto de 2012, el examinador emitió el Informe Técnico CEA

82-2012 en el cual concluyó que:
i) Análisis comparativo
- Se observa que el diseño registrado (DI) y el diseño utilizado por la
emplazada (D2) presentan características similares; es decir, muestran un
cuerpo alargado (1) de lados rectos y vértices redondeados, de una vista
inferior se observa una superficie lisa en donde se dispone una esponja (2)
a lo largo de dicha superficie y de una vista superior se observa una
superficie irregular, compuesta por una elevación (3) en la parte central en
cuyo lado menor se encuentra un orificio (4) roscado, y en los extremos se
observan dos depresiones (5,6) de superficie lisas. Si bien, el documento
D2 presenta en las depresiones (5,6) y el lado mayor ranuras (7), esta
diferencia se considera de carácter secundario, dado que en conjunto con
el resto de los elementos referidos producen una impresión general
semejante.
ii) Conclusión
- Por lo expuesto, se considera que el diseño D2 incorpora el diseño
industrial protegido por el registro D1 para ENCERADOR, inscrito con
Título N° 2917 a nombre de Oscar Manrique Villegas.

Mediante Resolución Nº 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4 de setiembre de

2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías:
- Declaró fundada la denuncia interpuesta por Oscar Manrique Villegas
contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C.
en el extremo que atañe a la comisión de infracción a los derechos de
Propiedad Industrial derivados del registro de diseño industrial para
“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917.
- Declaró infundada la denuncia interpuesta por Óscar Manrique Villegas
contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C.
en el extremo que atañe la comisión de actos de competencia desleal en
las modalidades de confusión y explotación indebida de reputación ajena
vinculados al elemento protegido por el registro de diseño industrial para
“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917.
- Convirtió en definitivos los efectos de las medidas cautelares dictadas en
el curso del procedimiento y, por sus efectos, prohibió a Industrias

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Tekmisur Del Perú E.I.R.L. el uso del diseño industrial para

“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917. Asimismo, dispuso prohibir a
Plásticos y Metálicos S.A.C. el uso del elemento de Propiedad Industrial
en cuestión.
- Dispuso el comiso definitivo de los enceradores inmovilizados con motivo
de la inspección practicada en el local conducido por Industrias Tekmisur
del Perú E.I.R.L.
- Sancionó a Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. con una multa
equivalente a 4 UIT por la violación a los derechos de Propiedad Industrial
del accionante.
- Sancionó a Plásticos y Metálicos S.A.C. con una multa equivalente a 1
UIT por la violación a los derechos de Propiedad Industrial del
accionante.
Consideró lo siguiente:
Elemento utilizado por la emplazada
- De lo actuado en el procedimiento se ha podido determinar fehacientemente
que la empresa Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. ha introducido en el
mercado un encerador de características claramente definidas, el mismo que
es introducido bajo la marca Tekmisur y que en los puntos de venta del caso
es comercializado tanto de manera independiente como en oferta con un
envase de cera también de marca TEKMISUR. Así también, se ha
constatado que el encerador en cuestión ha sido elaborado por Plásticos y
Metálicos S.A.C. por encargo de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.,
habiendo producido para ésta un total de 2,450 unidades.
Sobre la presunta infracción a derechos de Propiedad Industrial.
- De acuerdo con el Informe Técnico CEA 082-2012, el encerador objeto del
reclamo incorpora el diseño industrial amparado por el registro inscrito con
Título N° 2917 a nombre del accionante.
Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la
modalidad de confusión
- Revisados los actuados, se observa que aun cuando el accionante ha
manifestado que viene comercializando su modelo a través de ferreterías
y que, incluso, introduce el encerador objeto de denuncia como obsequio
por la compra de la cera de denominación “PRINCESA” -tal como hace la
empresa Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.-, se tiene que aquel no ha
demostrado en autos cuáles son las características del producto que
comercializa, aun cuando ello le fue expresamente requerido mediante
Resolución Nº 01 del 26 de enero de 2012.

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- Es así que, no habiéndose demostrado cuál es la apariencia que emplea

la realización que comercializa el accionante o de su trade dress particular
(que a estos efectos es introducida además con otro producto), no se
puede determinar si presenta un aspecto visual similar o semejante al de
la realización cuestionada, no pudiéndose concluir en consecuencia si el
aspecto general de esta última es capaz de generar en los consumidores
algún riesgo de confusión respecto de su origen empresarial,
correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia.
Sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal en la
modalidad de explotación indebida de la reputación ajena confusión
- En el presente caso, el accionante alega que la emplazada introduce en el
mercado el encerador cuestionado siendo conocedora de la ganada
aceptación y reputación que su diseño tiene en el mercado. En relación a
ello, Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. afirma que la accionante no
puede manifestar que su producto tiene una ganada reputación en tanto
aquel recién inició sus actividades el 26 de octubre de 2011 conforme a la
información consignada en la página Web de la SUNAT, contando así con
solo cinco meses de realización de actividades comerciales.
- Al respecto, se observa que el accionante no ha planteado argumentos
distintos o presentado medios probatorios adicionales a los utilizados para
atribuir a la emplazada la comisión de actos de confusión y a efectos de
acreditar la comisión de actos de explotación indebida de la reputación
ajena en perjuicio suyo.
- En ese sentido, se considera que no pueden atribuirse a la emplazada la
comisión de los actos de competencia desleal denunciados.
Conclusión
- La elaboración y comercialización del encerador objeto de reclamo
implican una violación al registro de diseño industrial para “ENCERADOR”
inscrito bajo Título Nº 2917, configurando una infracción a los derechos de
Propiedad Industrial del accionante; motivo por el que, de conformidad
con lo previsto por el artículo 129 de la Decisión 486, resulta procedente
amparar la acción iniciada por Óscar Manrique Villegas contra Plásticos y
Metálicos S.A.C. e Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.
- Cabe acotar que si bien Plásticos y Metálicos S.A.C. ha alegado haber
actuado de buena fe en la elaboración del encerador materia de denuncia,
se debe considerar que la violación de un derecho de Propiedad Industrial
se concibe como una infracción verificable objetivamente e imputada a la
persona que realiza la conducta contraria a ley, al margen de toda

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consideración subjetiva, por lo que carece de relevancia el que dicha

parte haya actuado por encargo y en ausencia de mala fe.
- No habiéndose acreditado cuál es la apariencia que emplea la realización
que introduce en el mercado el accionante no existe evidencia suficiente
que permita concluir que la realización cuestionada presente un aspecto
visual o similar a aquella y que a su vez pueda ser capaz de generar en
los consumidores algún riesgo de confusión respecto de su origen
empresarial, motivo por el que corresponde desestimar la acción iniciada
por Óscar Manrique Villegas contra Plásticos y Metálicos S.A.C. e
Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. en el extremo que atañe la
imputación de actos de competencia desleal en la modalidad de
confusión.
- No habiéndose planteado argumentos distintos o presentado medios
probatorios adicionales a los utilizados para atribuir a la parte emplazada
la comisión de actos de confusión, se estima que no pueden atribuirse a
ésta la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de
explotación indebida de la reputación ajena, por lo que también
corresponde desestimar la acción iniciada por Óscar Manrique Villegas
contra Plásticos y Metálicos S.A.C. e Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.
en este extremo.
Imposición de sanción, medidas definitivas y costos y costas
Respecto a la sanción
- Plásticos y Metálicos S.A.C. llegó a elaborar para Industrias Tekmisur del
Perú E.I.R.L. la cantidad de 2,450 unidades del encerador objeto de
reclamo y de éstas fueron inmovilizadas 462 unidades presentadas de
manera independiente y 102 unidades que venían acompañadas en
calidad de oferta a envases de cera. En concordancia con lo indicado, se
tiene que Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. ha manifestado haber
lanzado al mercado 1,886 unidades del encerador, todas en calidad de
promoción acompañando envases de cera, habiendo percibido ingresos
por un valor total de S/.26,404.00 (veintiséis mil cuatrocientos cuatro
nuevos soles con 00/100 nuevos soles). En tanto se desprende de las
facturas aportadas por las emplazadas que Plásticos y Metálicos S.A.C.
percibió ingresos por S/.1,056.40 (mil cincuenta y seis con 40/100 nuevos
soles).
- Según lo manifestado por la empresa Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L. el encerador objeto de reclamo ha sido distribuido únicamente a
ferreterías de la ciudad de Arequipa.

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- No obstante que Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. ha señalado que el

encerador objeto de reclamo es introducido al mercado de manera
conjunta con otro producto (cera), se estima que el uso del encerador en
la oferta es capaz de impulsar las ventas para hacerlas llegar al público
consumidor.
- Se aprecia asimismo que la duración en el tiempo del acto infractor ha
sido relativamente corta, en tanto que su introducción al mercado data
solo desde principios del año en curso y las medidas cautelares de autos
fueron trabadas el 16 de marzo del mismo.
- En este sentido, se estima que los actos de infracción cometidos por las
emplazadas justifican la imposición de una sanción de multa a ambas,
correspondiendo sancionar a Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. con
una multa ascendente a 4 UIT y a Plásticos y Metálicos S.A.C. con una
multa ascendente a 1 UIT, teniéndose en cuenta que con estas multas no
solo se busca sancionar a las infractoras de acuerdo al alcance de sus
actos, sino también disuadirlas para que no vuelvan a incurrir en la
mismas prácticas indebidas
Respecto a las medidas definitivas
- Se considera que los efectos de las medidas cautelares que fueron
dictadas en contra de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. por medio de
la Resolución Nº 19-2012/CIN-INDECOPI del 31 de enero de 2012 deben
volverse firmes y que, en calidad de medidas definitivas, deben hacerse
extensivas a Plásticos y Metálicos S.A.C. Se dispone además el comiso
definitivo de los enceradores inmovilizados con motivo de la inspección
practicada en el local conducido por Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.,
situado en AA.HH.. Horacio Zeballos Gamez, Sector I, Sector A, Mz. 15,
Lote 2, distrito de Socabaya, provincia y departamento de Arequipa, a que
hace referencia el acta de inspección obrante en autos de fojas 60 a 62.
Respecto a las costas y costos del procedimiento
- En el presente caso, se observa que las emplazadas han demostrado una
conducta procedimental correcta, habiendo brindado las facilidades del
caso para la realización de las visitas inspectivas ordenadas en autos y,
en el caso de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L., la ejecución de las
medidas cautelares dictadas, además de haber presentado sus descargos
en tiempo oportuno y haber atendido el requerimiento de información
efectuado. En este sentido, se determina que no resulta procedente
ordenar el pago de costos y costas a favor del reclamante.

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Con fecha 18 de setiembre de 2012, Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L.

interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos. Agregó lo
siguiente:
- Se ha omitido considerar que en el encerador usado por su empresa
figura el nombre TEKMISUR con la finalidad de identificarlo y distinguirlo
del encerado del accionante, lo que los diferencia.
- Entre el otorgamiento del diseño industrial del accionante y la fabricación
de los enceradores por su empresa, existe un tiempo de menos de 2
semanas, lo cual debe tomarse en cuenta, pues no existe una verdadera
afectación a los derechos del accionante y ésta no puede aducir que tiene
ganada una reputación.
- La promoción de cera con encerador recién salió al mercado en enero de
2012, en pequeña cantidad, siendo el margen de ganancia mínimo.
- El encerador es producido y comercializado hace tiempo en el territorio
peruano, por diferentes empresas, conforme lo acredita, no siendo su
empresa la única que usa el encerador, razón por la cual no se puede
sostener que se ha afectado el derecho del accionante.
- El imponerle una multa de 4 UIT la desestabiliza y afectaría el nivel
económico. Además, debe tomarse en cuenta su actuación durante el
procedimiento, cooperando con la investigación y haber inmovilizado los
enceradores que se encontraron en su oficina, cumpliendo con las
normas.
- En base a los medios probatorios que ofrece, se aprecia que el encerador
usado por el accionante era de acceso público antes de presentar su
solicitud, al ser comercializado por diversas empresas del Perú.

Con fecha 18 de setiembre de 2012, Plásticos y Metálicos S.A.C. interpuso

recurso de apelación, reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
- No ha ofrecido o vendido el encerador a terceras personas o lo ha puesto
a disposición del público en el mercado, puesto que el pedido de
fabricación de los enceradores fue efectuado a pedido de su cliente Sixto
Imata, el cual en ningún momento indicó que el encerador estaba
protegido o inscrito como diseño industrial, caso contrario no hubiera
aceptado el trabajo
- Ha quedado acreditado que ha actuado de buena fe en la elaboración de
los enceradores, habiendo sido inducida a error. Así, todo lo producido ha
sido por orden de Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. en base a un
molde que ellos han elaborado, por lo que se ve perjudicada por la multa

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impuesta, considerando que no existe ánimo de perjudicar al accionante

ni dolo en su actuar.
- La promoción de cera con encerador recién salió al mercado en enero de
2012, pero fue en una pequeña cantidad, por lo cual el margen de
ganancia con el encerador es mínimo, siendo desproporcional la multa
impuesta.
- Además, ha tomado conocimiento que el encerador es producido y
comercializado hace tiempo en el territorio peruano por diferentes
empresas, por lo que no se puede alegar que se ha afectado el derecho
del accionante más aun cuando se trata de una empresa pequeña y no
distribuye directamente al público consumidor, conforme lo acredita con
los medios probatorios que adjunta.

Con fecha 17 de setiembre de 2013, Oscar Manrique Villegas absolvió el

traslado del recurso de apelación interpuesto por Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L. señalando lo siguiente:
- La emplazada lejos de aceptar su falta, afirma que existe diferencia entre
sus productos y el diseño registrado a su favor, dado que se encuentra
identificado con su marca TEKMISUR.
- La ley permite realizar denuncias u otorgar licencias de uso a terceros, lo
cual no determina que pierda exclusividad.
- Del tenor del escrito se deduce que es probable la reincidencia y mala fe
en la comisión de una infracción por parte de la emplazada.
- En la Resolución N° 108-2012/CIN-INDECOPI, no se ha considerado el
daño potencial ocasionado a su persona, por lo que considera que la
multa impuesta no tiene un carácter disuasivo, debiendo imponerse una
multa y sanción de acuerdo a la magnitud de la infracción.
- Respecto a las costas y costos no ha existido un pronunciamiento, pese a
que en el presente procedimiento ha realizado una serie de gastos, tales
como aranceles, pagos de inspección, honorarios profesionales, entre
otros.

A pesar de haber sido notificado con el recurso de apelación interpuesto por

Plásticos y Metálicos S.A.C., Oscar Manrique Villegas no absolvió el traslado
dentro del plazo otorgado.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

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a) Si Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C. ha

infringido los derechos de Propiedad Industrial de Oscar Manrique Villegas..
b) Las sanciones a imponerse a Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y
Plásticos y Metálicos S.A.C.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

a) El accionante Oscar Manrique Villegas es titular del diseño industrial para

ENCERADOR, registrado bajo Título Nº 2917, vigente hasta el 19 de mayo
de 2021.

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2. Cuestión previa

Previamente a realizar el análisis de la cuestión en discusión, la Sala conviene

en señalar lo siguiente:

Extremos consentidos de la Resolución N° 108-2012/CIN-INDECOPI

- Mediante Resolución Nº 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4 de

setiembre de 2012, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías: (i)
Declaró fundada la denuncia interpuesta por Oscar Manrique Villegas
contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C.
en el extremo referido a la comisión de infracción a los derechos de
Propiedad Industrial derivados del registro de diseño industrial para
“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917, (ii) declaró infundada la
denuncia interpuesta por Óscar Manrique Villegas contra Industrias
Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C. en el extremo
referido a la comisión de actos de competencia desleal en las
modalidades de confusión y explotación indebida de reputación ajena
vinculados al elemento protegido por el registro de diseño industrial para
“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917, (iii) convirtió en definitivos los
efectos de las medidas cautelares dictadas en el curso del procedimiento
y, por sus efectos, prohibió a Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. el uso
del diseño industrial para “ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917.
Asimismo, prohibió a Plásticos y Metálicos S.A.C. el uso del elemento de
Propiedad Industrial en cuestión, (iv) dispuso el comiso definitivo de los
enceradores inmovilizados con motivo de la inspección practicada en el
local conducido por Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L., (v) sancionó a
Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. con una multa equivalente a 4 UIT
por la violación a los derechos de Propiedad Industrial del accionante y,
(vi) sancionó a Plásticos y Metálicos S.A.C. con una multa equivalente a 1
UIT por la violación a los derechos de Propiedad Industrial del
accionante.

Dado que la accionante no ha impugnado la referida resolución, sino que

quienes lo han hecho son las emplazadas, y sólo en los extremos (i), (iii),
(iv), (v) y (vi), sólo corresponde pronunciarse respecto a dichos extremos.

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En tal sentido, la Resolución Nº 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4 de

setiembre de 2012 ha quedado firme en el extremo que declaró infundada
la denuncia interpuesta por Óscar Manrique Villegas contra Industrias
Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C. en el extremo
referido a la comisión de actos de competencia desleal en las
modalidades de confusión y explotación indebida de reputación ajena
vinculados al elemento protegido por el registro de diseño industrial para
“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917

- Al absolver el traslado del recurso de apelación Oscar Manrique Villegas

ha señalado que no ha existido un pronunciamiento respecto a las costas
y costos del procedimiento, pese a haber realizado una serie de gastos,
tales como aranceles, pagos de inspección, honorarios profesionales,
entre otros.

De la revisión de la resolución impugnada, la Sala advierte que en el

punto 2.6. la Primera Instancia analizó la solicitud de costos y costas
solicitada por el accionante determinando lo siguiente:

“En el presente caso, se observa que las emplazadas han

demostrado una conducta procedimental correcta, habiendo
brindado las facilidades del caso para la realización de las visitas
inspectivas ordenadas en autos y, en el caso de Industrias
Tekmisur del Perú E.I.R.L., la ejecución de las medidas cautelares
dictadas, además de haber presentado sus descargos en tiempo
oportuno y haber atendido el requerimiento de información
efectuado. En este sentido, se determina que no resulta procedente
ordenar el pago de costos y costas a favor del reclamante”.

Cabe precisar que el accionante no impugnó dicho extremo de la

Resolución Nº 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4 de setiembre de
2012, habiendo quedado consentido dicho extremo de la Resolución Nº
108-2012/CIN-INDECOPI , razón por la cual no corresponde que la Sala
se pronuncie al respecto.

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3. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.1 Marco legal

El artículo 238 de la Decisión 4861 establece que el titular de un derecho

protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que
también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infracción.

Asimismo, el artículo 129 de la Decisión 486 establece que el registro de un

diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la
explotación correspondiente. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a
actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,
ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que
incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o

comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con
respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

3.2 Sobre el derecho de Propiedad Industrial supuestamente afectado

En el caso, concreto, la acción por infracción se planteó teniendo como sustento

el diseño industrial para ENCERADOR, inscrito bajo Título Nº 2917, a favor de
Oscar Manrique Villegas, conforme se aprecia a continuación en todas sus
vistas:

1 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar
contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de
oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una
infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.

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A fin de establecer el alcance de la protección conferida al titular del diseño

industrial en cuestión, la Sala ha tenido a la vista el Expediente 1054-2011/DIN,
correspondiente a la solicitud de registro del diseño industrial base de la acción,
iniciado el 19 de mayo de 2011 y otorgado el 26 de diciembre de 2011.

3.3 Uso del diseño materia de la infracción

En el caso concreto, de los medios probatorios adjuntados por la accionante

(consistente en la factura 0001-N° 001964, muestra física del producto, y lo
verificado en la diligencia de inspección) y de lo manifestado por las partes se
advierte que Industrías Tekmisur del Perú E.I.R.L. ha comercializado un
encerador con el diseño que se aprecia a continuación:

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Conforme se desprende de las facturas 002-N° 005161 y 002-N° 005244,

emitidas el 3 de enero y el 17 de febrero de 2012, respectivamente (fojas 91 y
93) por Plásticos y Metálicos S.A.C. (Plastimet), a nombre de Industrias
Tekmisur del Perú E.I.R.L., ésta contrató el servicio de extrusión y soplado de
Plásticos y Metálicos S.A.C. (Plastimet), para la elaboración de 2,450 unidades
del referido encerador. Cabe señalar, que para dicho fin, Plásticos y Metálicos
S.A.C. (Plastimet) utilizó un molde facilitado por Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L., conforme a lo alegado por dichas empresas en el presente
procedimiento, el cual después de haberse brindado el servicio fue devuelto,
conforme aparece en las guías de remisión que obran en autos.

En tal sentido, ha quedado acreditado que el encerador materia de

cuestionamiento ha sido fabricado por encargo por Plásticos y Metálicos S.A.C.
(Plastimet) e introducido en el mercado por Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L, correspondiendo determinar si las referidas empresas han infringido los
derechos de Propiedad Industrial de Oscar Manrique Villegas, para lo cual debe
establecerse, a través de un examen comparativo, si el referido diseño presenta
las mismas características que el diseño industrial registrado.

3.4 Examen comparativo

En el presente caso, con el fin de realizar una comparación clara y precisa entre
los diseños confrontados, se ha realizado el siguiente cuadro comparativo, para
lo cual ha identificado a los diseños en cuestión de la siguiente manera:

- D1: Diseño Industrial para “ENCERADOR” inscrito con Título N° 2917,

cuyo titular es Oscar Manrique Villegas.

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- D2: “ENCERADOR” de Industrias Tekmisur del Perú, que corresponde

a las muestras físicas y a las fotografías que forman parte del acta (se
hace presente que los cuatro enceradores y el encerador que aparece en
las fotografías presentan iguales características).

CUADRO COMPARATIVO

D1 D2

Encerador para pisos Encerador para pisos

conformado por un cuerpo conformado por un cuerpo
alargado (1) de esquinas alargado (1) de esquinas
redondeadas, cuya superficie redondeadas, cuya superficie
inferior es plana y donde se inferior es plana y donde se
adosa una esponja (2) de adosa una esponja (2) de
sección rectangular; la superficie sección rectangular; la superficie
superior es irregular y tiene en superior es irregular y tiene en
su parte central (3) una su parte central (3) una
protuberancia o elevación que se protuberancia o elevación que se
extiende progresivamente hacia extiende progresivamente hacia
una de sus bordes longitudinales una de sus bordes longitudinales
superiores; dicha protuberancia superiores; dicha protuberancia
tiene un orificio (4) ligeramente tiene un orificio (4) ligeramente
inclinado y roscado, donde se inclinado y roscado, donde se
acopla el bastón o palo para su acopla el bastón o palo para su
manipulación; los extremos de la manipulación; los extremos de la
superficie superior tienen dos superficie superior tienen dos
depresiones (5,6) de superficie depresiones (5,6) de superficie
lisas. lisas; dichas depresiones (5,6) y
el área opuesta a la
protuberancia están delimitadas
por ranuras (7).

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Como se puede observar del cuadro comparativo, los diseños industriales

D1 y D2 presentan características similares; es decir, muestran un cuerpo
alargado (1) de esquinas redondeadas, cuya superficie inferior es plana y
donde se adosa una esponja (2) de sección rectangular; la superficie
superior es irregular y tiene en su parte central (3) una protuberancia o
elevación que se extiende progresivamente hacia una de sus bordes
longitudinales superiores, dicha protuberancia tiene un orificio (4)
ligeramente inclinado y roscado, donde se acopla el bastón o palo para su
manipulación; en ambos diseños D1 y D2 los extremos de la superficie
superior tienen dos depresiones (5,6) de superficie lisas; en el diseño D1
las depresiones (5,6) no están delimitadas por ranuras; mientras que, en el
diseño D2 las dos depresiones (5,6) y el área opuesta a la protuberancia si
están delimitadas por ranuras (7); con relación a este punto se puede

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afirmar que los diseños son diferentes. Sin embargo, dicha diferencia no
cambia la apariencia que en conjunto muestra el resto de los elementos del
encerador; puesto que, en conjunto los demás elementos de ambos
diseños producen una impresión general semejante; es decir, presentan la
misma apariencia; por lo tanto, las ranuras incluidas en el diseño D2 se
consideran de carácter secundario.

Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el diseño industrial

D2, incorpora el diseño industrial D1 protegido inscrito con Título N° 2917 a
nombre de Oscar Manrique Villegas.

En su recurso de apelación Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. ha señalado

que se ha omitido considerar que en el encerador usado por su empresa figura
el nombre TEKMISUR con la finalidad de identificarlo y distinguirlo del
encerador del accionante, lo que los diferencia

Al respecto, la Sala conviene en señalar que el hecho de agregar el nombre de

una empresa (TEKMISUR) a un diseño industrial para distinguirlo de otro
diseño industrial protegido no lo exime de la infracción contra el diseño
industrial protegido; porque lo que se protege en un diseño industrial es la
forma del producto y no el nombre con el que se comercializa y, en el presente
caso, la apariencia del diseño industrial infractor (que incluye el nombre de una
empresa) es la misma que la apariencia del diseño industrial protegido.

Por su parte, Plásticos y Metálicos S.A.C. ha señalado que no ha ofrecido o

vendido el encerador a terceras personas o lo ha puesto a disposición del
público en el mercado, puesto que el pedido de fabricación de los enceradores
fue efectuado a pedido de su cliente Sixto Imata, el cual en ningún momento
indicó que el encerador estaba protegido o inscrito como diseño industrial, caso
contrario no hubiera aceptado el trabajo, precisando que ha actuado de buena
fe.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que el artículo 129 de la Decisión 486

establece que el registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho
a excluir a terceros de la explotación correspondiente.

Así, la explotación a que se refiere el artículo en mención incluye los casos de

fabricación, comercialización, importación, exportación, distribución,

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introducción en el comercio o utilizar comercialmente productos que incorporen

o reproduzcan el diseño industrial.

Por tanto, el hecho de que Plásticos y Metálicos S.A.C. haya fabricado

productos que incorporan el diseño industrial registrado a favor del accionante,
y que no haya acreditado que tiene autorización para ello constituye un acto
que atenta contra los derechos de Propiedad Industrial de Oscar Manrique
Villegas.

Finalmente, Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C.

han sostenido en su recurso de apelación que el encerador es producido y
comercializado hace tiempo en el territorio peruano, por diferentes empresas,
razón por la cual no se puede sostener que se ha afectado el derecho del
accionante.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que lo que se discute en el presente

caso es la comisión de una infracción a los derechos de Propiedad Industrial de
un diseño industrial registrado. En ese sentido, mientras esté vigente el registro
de diseño industrial, no corresponde que la Sala se pronuncie sobre el
supuesto uso efectuado por terceros de dicho diseño ya que la vía idónea para
cuestionar el mencionado registro es a través de la acción de nulidad de diseño
industrial y no en un procedimiento por infracción a los derechos de Propiedad
Industrial.

Sin perjuicio de ello, se advierte que las pruebas aportadas por las emplazadas
son de fecha posterior a la fecha de presentación del diseño industrial
protegido (19 de mayo de 2011), por lo que no resultarían pertinentes para
desvirtuar la novedad del diseño industrial protegido.

4. Comisión del acto infractor

Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que el encerador usado

por la emplazada vulnera los derechos de Propiedad Industrial de Oscar
Manrique Villegas respecto al diseño industrial para ENCERADOR, registrado
bajo título N° 2917.

En virtud a lo anterior, corresponde prohibir a Industrias Tekmisur del Perú

E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C. el uso del diseño industrial para
ENCERADOR, inscrito bajo Título N° 2917.

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5. Determinación de las sanciones por los actos cometidos

El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las
medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar
que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación
b) Multa

La multa es la pena pecuniaria impuesta a la emplazada por haber infringido

los derechos de Propiedad Industrial.

Asimismo, establece que las multas que la autoridad nacional competente

podrá establecer por infracciones a derechos de propiedad industrial serán de
hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito
real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y
cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos
percibidos por la actividad infractora.

Por su parte, el artículo 121 de dicha norma señala que para determinar la
sanción a aplicar, la autoridad nacional competente tendrá en consideración,
entre otros, los siguientes criterios:
a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
b) la probabilidad de detección de la infracción;
c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duración en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
g) la mala fe en la comisión del acto infractor.
De ser el caso, estos criterios también serán tomados en cuenta a efectos de
graduar la multa a imponer.

A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad

industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para
el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la
multa se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

La Sala estima que el monto de la multa debe ser impuesto tomando en cuenta
en primer lugar el provecho ilícito obtenido por la emplazada al realizar el acto
infractor. Asimismo, para determinar la sanción a imponerse debe tenerse en

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cuenta el fin disuasivo de la misma, la conducta procesal de la emplazada y la

gravedad de la falta.

De la revisión del expediente, la Sala ha tenido en consideración los siguientes

aspectos:

(i) Respecto al provecho ilícito obtenido por las emplazadas, se tiene que no
obra en el expediente documento alguno que permita conocer con certeza
a cuánto asciende dicho provecho. Sin embargo, de la información
proporcionada por ambas emplazadas, se desprende lo siguiente:
- Plásticos y Metálicos S.A.C. únicamente fabricó para Industrias
Tekmisur del Perú E.I.R.L. 2,450 unidades del encerador materia
de reclamo, servicio que fue retribuido con S/ 1, 056.40, de los
cuales fueron inmovilizados durante la diligencia de inspección
462 unidades sueltas y 102 unidades que se encontraban como
parte de oferta de envases de cera.
- Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. ha señalado haber
introducido en el mercado 1 886 envases de cera que incluían
como promoción el encerador, habiendo percibido ingresos por un
total de S/ 26,404.00 nuevos soles, precisando que dicho ingreso
es por la cera, dado que el encerador viene como promoción de
regalo.
- Adicionalmente, desde que se introdujo el producto en el mercado
(enero de 2012), hasta que se hicieron efectivas las medidas
cautelares (16 de marzo de 2012) han transcurrido
aproximadamente 2 meses.

(ii) Respecto a la gravedad de la infracción, se advierte que, en el presente

caso, las emplazadas utilizaron un producto que reproducían las
características del diseño registrado a favor del accionante a fin de
obtener un beneficio económico por medio del uso de los mismos, lo que
constituye una infracción grave.

(iii) Respecto a la conducta procesal de las emplazadas, se advierte lo

siguiente:

- Ambas absolvieron el traslado de la acción e Industrias Tekmisur del

Perú E.I.R.L. acudió a la audiencia de conciliación.

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- La Sala considera que para garantizar el cumplimiento de los fines y

objetivos del procedimiento por infracción, las partes en el
procedimiento deben adecuar su conducta a los deberes de veracidad,
probidad y buena fe; colaborando con la Autoridad Administrativa y
brindando la información requerida por ésta; toda vez que ello incidirá
en el normal desarrollo y conclusión del procedimiento.
- En el presente caso, de lo actuado durante el procedimiento, se ha
verificado que desde que se apersonaron al procedimiento, ambas
emplazadas brindaron la información que le fuera requerida por la
Autoridad Administrativa, evidenciando una intención de colaborar con
el esclarecimiento de los hechos denunciados, circunstancia que debe
ser apreciada al momento de imponer la sanción a éstas y graduar el
monto de la misma.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios antes expuestos, en particular

la conducta colaborativa de las emplazadas, en el esclarecimiento de los
hechos, la Sala considera que en el presente caso corresponde:
- Imponer a Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. la sanción de
multa ascendente a 1 UIT.
- Amonestar a Plásticos y Metálicos S.A.C.

6. Medidas definitivas

Habiéndose determinado la infracción, corresponde convertir en definitiva la

medida cautelar de comiso de los enceradores inmovilizados con motivo de la
diligencia de inspección efectuada en el local de Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero: DEJAR FIRME la Resolución N° 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4

de setiembre de 2012, en el extremo que declaró infundada la denuncia
interpuesta por Oscar Manrique Villegas contra Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L. y Plásticos Metálicos S.A.C. en lo referido a los actos de competencia
desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida de la
reputación ajena vinculados al elemento protegido por el registro del diseño
industrial para ENCERADOR, inscrito con Título N° 2917.

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Segundo: CONFIRMAR la Resolución N° 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4

de setiembre de 2012, en los extremos que:
- Declaró fundada la denuncia interpuesta por Oscar Manrique Villegas
contra Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. y Plásticos y Metálicos S.A.C.
en lo referido a la infracción a los derechos de Propiedad Industrial
derivados del registro de diseño industrial para “ENCERADOR” inscrito
con Título Nº 2917.
- Convirtió en definitivas las medidas cautelares dictadas en el curso del
procedimiento y, por sus efectos, prohibió a Industrias Tekmisur del Perú
E.I.R.L. y Plásticos Y Metálicos S.A.C. el uso del diseño industrial para
“ENCERADOR” inscrito con Título Nº 2917.
- Dispuso el comiso definitivo de los enceradores inmovilizados con motivo
de la inspección practicada en el local conducido por Industrias Tekmisur
del Perú E.I.R.L.
- Sancionó a Industrias Tekmisur del Perú E.I.R.L. con multa.

Tercero: MODIFICAR el monto de la multa impuesta a Industrias Tekmisur del

Perú E.I.R.L. la cual queda establecida en 1 UIT, por la infracción cometida.

Cuarto: REVOCAR la Resolución N° 108-2012/CIN-INDECOPI de fecha 4 de

setiembre de 2012, en el extremo que sancionó a Plásticos y Metálicos S.A.C.
con multa equivalente a 1 UIT por la infracción cometida.

Quinto: IMPONER a Plásticos y Metálicos S.A.C. la sanción de amonestación

por la infracción cometida.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas,

María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz,
Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/gh.

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