CONTRATOS MODERNOS

Y BANCARIOS
OCTAVA SEMANA
7° CICLO 2025-1
Profesor: Marco Silva Santisteban Valdivia
TEMARIO: KNOW HOW

Contrato de Know How

• Definición
• Objetivo
• Naturaleza jurídica
• Elementos
• Características
• Derechos y obligaciones para las partes
• Clasificación
• Ventajas y desventajas para las partes
KNOW HOW
 ORIGEN DEL KNOW HOW

• El origen del contrato de Know How es anglosajón, comenzó a evolucionar en los EEUU,
posteriormente se expandió por diversos países industrializados, tales como Inglaterra y
Alemania.
 GENERALIADES
• El contrato de Know How es importante en el proceso de transferencia de tecnología.

• En los EEUU el 28% de los contratos de transferencia de tecnología fueron de Know How, los
mismos que se fueron celebrados con empresas extranjeras.

• En España el Know How tiene relevante importancia puesto que se da por una notable
desproporción entre un desarrollo económico (muy aceptable) y una deficiente licencia de
Know How.

• En Alemania la tercera parte de los contratos de tecnología son de licencia de Know How.

• En Japón es posible encontrar un índice mayor que en Alemania, puesto que encontramos
cifras de hasta 50%.
 CONCEPTO

• El contrato de Know How, enmarca diversos conceptos doctrinarios, de ellos podemos rescatar que
existen supra definiciones, en las que se distinguen dos tipos de contratos:

a. Know How puro, en el cual sólo se transfiere aisladamente los conocimientos técnicos, sin tener
vinculación alguna con otra figura jurídica.

b. Know How mixto, en el cual junto con el contrato de trasmisión de conocimientos aparece
enmarcado con el mismo el derecho a explotar otra figura jurídica como podría ser un rótulo, una
marca, una patente, etc.

• Para efectos de nuestra clase, el Know How es un contrato atípico e innominado, mediante el cual una
persona jurídica o natural conviene con otra de similar naturaleza, el otorgamiento de una fórmula
secreta de fabricación o elaboración de algún artículo, a cambio de un precio y durante tiempo
convenido. Los conocimientos que normalmente son transferidos mediante este contrato son de orden
industrial, tecnológico, entre otros.
 PARTES CONTRATANTES

El contrato de Know How es un contrato bilateral, en razón al número de partes contratantes, a

su vez es sinalagmático, en función a las prestaciones recíprocas existentes. Las partes son,
por un lado el titular de los conocimientos secretos de fabricación o elaboración de algún
producto, el cual se denomina licenciante o transfiriente de Know How, esta parte puede estar
encarnada bien sea en persona jurídica o natural; la contraparte contratante se denomina
licenciatario o usuario de Know How, ésta hará uso de los conocimientos transferidos por el
titular de los mismos, a su vez cabe comentar que el usuario puede ser persona natural o
jurídica.
 CONTENIDO DEL CONTRATO

El Know How está compuesto por una serie de conocimientos técnicos que mencionaremos a continuación:

1. Objetos.- Piezas de prueba, modelos no registrados, instalaciones de mecanización, inventos no patentados,

aparatos, piezas singulares, herramientas, entre otros.

2. Datos y antecedentes técnicos.- Dibujos, planos, fórmulas, cálculos, entre otros.

3. Instrucciones.- Apuntes para la construcción, producción o explotación del producto o de ser posible para la
aplicación del procedimiento de fabricación, a su vez experiencias de explotación o recomendaciones de
ejecución; fórmulas técnicas; explicaciones suplementarias concernientes a una patente; indicaciones sobre la
planificación del trabajo; especificaciones para construcciones, disposiciones para instalaciones de máquinas, ciclo
de una fabricación; bancos de ensayos, así como condiciones que debe enmarcar el personal, determinadas
indicaciones referentes a la economía de la empresa.

Es importante resaltar que el contrato de Know How comprende una función económica relevante,
principalmente inmersa en la economicidad de la explotación.
 ¿QUÉ PROTEGE EL KNOW HOW?

La doctrina señala que el Know How no es una forma de derecho de protección industrial, en
razón que no encierra características de un derecho exclusivo; sin embargo, es de resaltar que
la Cámara Internacional de Comercio incluye al Know How entre los derechos de protección
industrial, en virtud a que ha llegado a configurarse como un componente importante de esos
derechos.
NATURALEZA JURÍDICA
En lo concerniente al Know How, existen diversas posiciones doctrinarias, de las cuales
podemos rescatar que estos contratos no se encuentran especialmente legislados. El contenido
de estos contratos puede asumir diversas formas. Consecuentemente serían diversos lo
elementos jurídicos para este tipo de contratos, por ello es considerado un contrato SUI
GÉNERIS.

Por ello veremos elementos de este contrato, así como sus diferencias y similitudes con otros
contratos.
1. Elementos del Know How

Los elementos que pueden existir en un contrato de Know How, son los siguientes:

1.1. Ámbito técnico.- Fórmulas y recetas, cálculos estáticos, anotaciones sobre los trabajos de desarrollo
realizados, tablas y resultados de validez general en su aplicación especial a un producto determinado,
dibujos de construcción, resultados y actas de ensayo, listas de piezas, indicación de la calidad del material,
dibujos parciales para subcontratistas, hojas de normas que proporcionen información sobre un trabajo de
estandarización realizado, adiestramiento de colaboradores de otra empresa, documentos concernientes a
trabajos de programación, cálculos de cantidades para montaje a la intemperie, índices alfabéticos de
aparatos, informes de construcción, volúmenes de lotes óptimos para piezas estandarizadas, normas de
recepción y ensayos, documentos de fabricación, dibujos, planes de trabajo con indicación de tiempo y
tolerancias, comunicaciones acontecidos en forma de mejoramientos continuos, hojas de normas que
proporcionan información sobre un trabajo de estandarización realizado, indicación de la calidad del material,
entre otros.
1.2. Ámbito mercantil.- Adiestramiento de colaboradores, personal de otra empresa, métodos
de publicidad, documentos concernientes a la financiación, documentos referentes a la venta y
distribución, documentos concernientes a los trabajos de programación en el ámbito mercantil,
relativos referentes a la organización del establecimiento, fichero de clientes, fichero de
proveedores.
2. Diferencias y similitudes del Know How con otras modalidades contractuales

Dado que el contrato del Know How enmarca una serie de diferencias y similitudes con otras modalidades
contractuales, señalaremos las más relevantes:

2.1. Con el contrato de compra-venta.- Según lo manifestado por el doctrinario Stumpf “el contrato de
Know How más se asemeja al contrato de compra-venta que al contrato de patente”, ello en razón a que en
el contrato de patente se autoriza la utilización de un derecho protegido, durante determinado lapso de
tiempo (por lo general durante el periodo de vigencia del derecho protegido); mientras que en el contrato del
Know How se trasmite (comúnmente) un secreto que ha de quedar a disposición del beneficiario, sin que el
otorgante tenga derecho a reivindicación alguna; esta modalidad es elegida asiduamente, puesto que es
muy difícil prohibirle al beneficiario del Know How que lo continúe empleando una vez concluido el contrato.
No existe suficiente control. El licenciatario puede hacer copia de los modelos y documentos secretos que el
licenciante del Know How le haya otorgado; puesto que no es fácil probar que el Know How trasmitido una
vez expirado el contrato no se siga utilizando.
Resulta conveniente aclarar que el contrato de compra-venta es disímil al del Know How, ya que por medio
de la compra-venta (conforme a lo señalado en el artículo 1529° de nuestro código civil) el vendedor se
obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. En el contrato del
Know How no se dan estos supuestos, ya que el otorgante de los conocimientos no los vende, sino más bien
autoriza su empleo por un tiempo determinado y a cambio de un precio convenido.
2.2. Con el contrato de locación de servicios y locación de obra.- Si bien existen elementos
del contrato de locación de obra dentro del contrato de Know How, por ejemplo, cuando el
licenciante del Know How se halla obligado a enviar personal adiestrador e instructor a la
empresa del beneficiario, con la finalidad que los puedan capacitar; asimismo, si bien se
establece que sea el licenciatario quien envíe su personal al establecimiento del licenciante, a fin
de que sean adiestrados, ello no significa que estas dos modalidades equivalgan al Know How, a
tal efecto, cabe recordar que el artículo 1771° de nuestro código civil define al contrato de
locación de obra o contrato de obra, como aquel por el cual el contratista se obliga a hacer una
obra determinada y el comitente a pagar una retribución, a su vez el artículo 1764° de nuestro
código civil, en lo concerniente al contrato de locación de servicios señala que por esta
modalidad el locador se obliga sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por
cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Sin embargo, estos
supuestos no se dan in strictu sensu en el contrato de Know How, razón por la cual no existe
mucha diferencia entre ellos, más que similitud.
2.3. Con el contrato de arrendamiento.- Resulta conveniente comentar que el contrato de
Know How es concertado a término, por ende se trata de un contrato de tracto sucesivo; en tal
sentido, una de las modalidades contractuales que más se asemeja al contrato de Know How es
el de Arrendamiento, ello a que el artículo 1666° de nuestro Código Civil, establece que por el
arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien
por cierta renta convenida. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre estas dos
modalidades contractuales, ya que en el Know How el cedente o licenciante no pierde la
posibilidad de utilizar (salvo pacto en contrario) la tecnología que transfiere en el contrato y
asimismo su obligación no es poner a favor del licenciatario o cedido, bienes muebles, servicios,
etc., sino meramente es la transmisión de un cúmulo de conocimientos técnicos de fabricación o
elaboración de un ítem.
2.4. Con el de licencia de patente.- Tanto en los contratos de Licencia de Patente como en el
de Know How existe transferencia de tecnología sin embargo, la diferencia singular radica en
que en el contrato de licencia de patente el objeto del contrato es una patente registrada y
protegida por la ley, cuya existencia no es un secreto, gracias al rasgo distintivo de la publicidad
que enmarca el Registro de Marcas y Patentes puesto que estos supuestos no se dan cuando se
trata de Know How, ya que el conocimiento secreto de fabricación o elaboración de algún
artículo no se halla registrado, por ende es secreto.
2.5. Con el contrato de asistencia técnica.- Algunos autores afirman que el contrato de Know
How es similar al contrato de asistencia técnica, sin embargo, en la actualidad esta teoría ha sido
refutada en su totalidad, puesto que en principio el carácter secreto del Know How, no existe en
el contrato de asistencia técnica; sin embargo, ello no es impedimento para que en el contrato de
Know How exista como obligación la asistencia técnica por parte del licenciante de Know How a
favor del licenciatario.
CARACTERÍSTICAS
• Es un contrato principal.- En razón a su autonomía e independencia, ya que para existir no depende de
otros contratos.

• Es un contrato atípico.- No cuenta con una norma propia que regule los derechos y las obligaciones de
las partes contratantes. Por ello, en primer lugar se remite al principio de autonomía de la voluntad de
las partes, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico; en segundo
lugar, se remite a las normas supletorias y en tercer lugar a la prelación descendente a los usos y
costumbres de la contratación en general.

• Es innominado.- En razón de que no cuenta con un nomen iuris, es decir una denominación jurídica
única.

• Es un contrato atípico exclusivo.- Puesto que no es posible enmarcar sub-contrataciones.

• Es un contrato moderno.- Tiene pocos años de aplicación en nuestro país (al menos con esa
denominación).
• Es un contrato bilateral.- En razón al número de partes contratantes

• Es de modalidad sinalagmática.- Por cuanto existen prestaciones recíprocas; en razón a que el

licenciatario se obliga a pagar por el uso y explotación del Know How y por su parte el licenciante se obliga
a proporcionarle los conocimientos necesarios.

• Es un contrato oneroso.- Por cuanto los derechos están representados por los conocidos royalties
(regalías) y/o forfeits (pago en una sola armada).

• Es un contrato consensual.- Por cuanto se perfecciona con el consentimiento de las partes contratantes,
si bien por “seguridad jurídica” se celebra por escrito, ello no atañe la consensualidad del mismo, ya que
éste no se configura en un requisito sine qua nom, puesto que estamos hablando de un contrato ad
probationem, sin embargo cabe resaltar que si el licenciante es extranjero deberemos remitirnos a la
Decisión 291, la cual obliga a literalidad del contrato estableciéndose que éste debe constar por escrito y
deberá a su vez registrarse en el organismo competente del país donde se celebra el acuerdo. En el caso
de Perú, dicho organismo es INDECOPI (oficina de Signos Distintivos y Transferencia de Tecnología
Extranjera).
• Es un contrato constitutivo.- Por cuanto la constitución de derechos y obligaciones para las
partes contratantes, lo cual significa que se trata de un contrato primigenio.

• Puede ser de tracto sucesivo.- Por cuanto si las prestaciones del licenciatario son periódicas
(royalties) y/o serán de ejecución instantánea si se patentizan en un pago único (forfaits).

• Puede ser un contrato conmutativo.- Puesto que desde el mismo momento de la celebración del
contrato, las partes ya conocen los beneficios y posibles sacrificios que pudieran importar.

• El Know How enmarca conocimientos vinculados con fórmulas o procedimientos secretos

industriales y/o comerciales.

• Los conocimientos transferidos vía Know How están constituidos por un valor de orden económico.

• Es un contrato de naturaleza eminentemente mercantil.

• Idioma del contrato.- Los contratos celebrados entre las partes de distinta nacionalidad
generalmente son redactadas en dos idiomas. Teniendo en cuenta la dificultad que representa
la traducción de los documentos a otros idiomas, existe el peligro de que la traducción sea mal
interpretada, por ello es importante establecer cual de las dos versiones será la
determinante, ya que ante alguna controversia el Juez extranjero considerará en primer lugar
la versión redactada en su propia lengua.

• Duración del contrato.- Este contrato puede tener una duración determinada o
indeterminada, dependiendo del acuerdo al que hayan arribado las partes interesadas en él.