Carrera: ABOGACÍA

Modalidad a distancia

Asignatura: Derecho de marcas, patentes y propiedad industrial

Unidad temática N°3: Derecho de marcas

ÍNDICE

1. Introducción
2. Marcas
2.1Concepto
2.1.1Noción de Marca
2.1.2Clases de marcas
2.2. Funciones
2.3. Límites a la registración de las Marcas. Los signos no registrables
2.3.1. Los signos no considerados distintivos
2.3.2. Signos distintivos que no pueden ser registrados

3. Propiedad de la Marca

3.1. Concepto. Plazo

3.2. Acciones para proteger al damnificado

3.2.1. La acción penal
3.2.2. La acción civil.
3.2.3 Medidas precautorias
4. Registro de la marca

4.1 ¿Cómo se registra la marca?

5. Extinción del derecho

6. Conclusión

7. Bibliografía
 [Link]ón

Las marcas son un signo distintivo por el cual los productores, comerciantes o proveedores
diferencian sus productos o servicios en el mercado.
“Son el complemento de su antecedente esencial, que es el producto al cual se aplica y del cual no
puede desprenderse” (C.S.J. “Sociedad Auxiliar Fabril Agrícola y Financiera c/R. Couzier y Cía).

Por eso decimos que son bienes importantes ya que es un medio para competir y un vínculo entre
el empresario y el público consumidor.
El hecho de poder distinguir en el mercado ciertos productos o servicios de otros es un incentivo
para el empresario que aumenta la competencia y la participación de estos en el mercado.

Analizaremos la ley 22.362 para entender el alcance de las marcas, cuáles son las que no pueden
inscribirse como tal y los derechos que tienen sus titulares.
Realizaremos un sucinto análisis del nuevo procedimiento para su registración y las causales de
extinción de la misma.

[Link]

2.1Concepto

2.1.1 Noción de Marca

La marca resulta un elemento esencial para el empresario a fin de poder distinguir sus productos o
servicios de otros, por lo cual debe ser novedosa, distintiva es decir no confundible con otras
marcas.

El Art. 1 de la Ley 22.362 enumera aquello que se puede registrar como marca distintiva:

 Dibujos
 Emblema
 Monogramas
 Grabados
 Estampados
 Sellos
 Imágenes
 Bandas
 Combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los
envases
 Envoltorios
 Envases
 Combinaciones de letras y de números
 Letras y números por su dibujo especial
 Frases publicitarias
 Relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.
Realizaremos algunas consideraciones respecto a aquello que se puede registrar:

Las palabras, las combinaciones de letras y de números, y de letras con números, los dibujos,
las imágenes, una letra o un número por su dibujo especial (el número o la letra en sí mismo
no es registrable), sellos, monogramas y relieves.

Las combinaciones de colores son registrables. Para ello se debe establecer el lugar del
producto o del envase donde se va a aplicar, por eso quien solicito su registración debe indicar
cómo y dónde usará la combinación de colores.

Los envases son registrables como marcas. Hay cantidad de envases cuyas formas especiales
han alcanzado un alto grado de conocimiento y hasta notoriedad en el público consumidor.

Las frases publicitarias o “slogans” también son registrables en la Argentina. Hay países en los
que se discute si lo son, dado que su carácter es eminentemente publicitario. Nuestra ley
admite el registro siempre que tengan originalidad. Ejemplo “el precio más bajo o le
devolvemos la diferencia”.

2.1.2Clases de marcas
Las marcas podrán ser usadas para distinguir productos (cosas) y servicios (actividades) y serán
registradas dentro de las 45 cuarenta y cinco clases de la Clasificación Internacional Niza que
nuestro país adoptó en el año 2002. En las clases 1 a 34 están incluidos los productos, y en las
clases 35 a 45, los servicios.
Para que se pueda registrar una marca de servicios, éste debe distinguirse por la forma en que
ese servicio es prestado, que deberá mantener cierta uniformidad y que se mantenga en el
tiempo.

Podemos clasificar las marcas en:

a) Figurativas. Formadas por dibujos de todo tipo; son captadas fácilmente por los
consumidores por el sentido de la vista. En este caso no juega ni el idioma ni los alfabetos
existentes en el mundo. Están conformadas por figuras, dibujos, representaciones gráficas,
letras, palabras por su forma o colores.

a) Denominativas o Nominativas: Formadas por palabras con o sin contenido conceptual;

permiten al consumidor identificar los productos solicitándolos por escrito o verbalmente.
 Éstas son las más tradicionales, pero tienen la desventaja, en caso de exportación del
producto, del cambio de idioma como del tipo de alfabeto utilizado.

Pueden estar conformadas por:

1- Letras y números;
2- Combinaciones de letras y números;
3- Palabras con o sin significado;
4- Frases publicitarias.

c) Mixtas: Es usual que los productos se identifiquen con los dos tipos de marcas, o sea,
elementos nominales y gráficos. Tiene componentes denominativos y un elemento gráfico.
Siempre existirá un elemento predominante.
d) Tridimensionales: corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o
envoltorios, siempre y cuando sean características y los distingan de productos de su misma clase.

e) Sonoras: Comprende aquellas marcas que se componen de un sonido o un conjunto de

sonidos identificables por el sentido auditivo.
f) Secuenciales: Comprende aquellas marcas que comportan signo secuencial (secuencia de
movimientos).
g) Táctiles: Comprende aquellas marcas que representan un signo táctil.
h) Olfativas: Comprenden las marcas constituidas por olores o fragancias característicos e
inconfundibles con otros.

2.2Funciones
La Ley de Marcas (22.362) protege a las marcas registradas y ello obedece a la función que
cumplen:

a) Son un derecho de propiedad: constituye para su titular algo esencial, de un gran valor para
la empresa en muchos casos. No sólo tendrá el derecho exclusivo de su uso sino que además
podrá impedir que otros lo hagan sin su autorización.
b) Tienen una función de garantía de cierta calidad frente a terceros. Protege a los
consumidores, pues según la marca conocen el producto que van a utilizar o consumir.

2.3Límites a la registración de las Marcas. Los signos no registrables

En los artículos 2 y 3 de la ley 22.362 se establecen aquellos signos que no son registrables. En
el art. 2º están los que no se consideran marcas por no ser distintivos, y en el art. 3º, los que
sí lo son, pero por diversas razones no pueden ser registrados.

2.3.1 Los signos no considerados distintivos

El Art. 2 de la Ley 22.362 delinea a qué no se considera marca y en consecuencia no se puede

registrar por no ser distintivos ya que:
 Se confunde con otra marca pre-existente
 Se confunde con algo que ya existe y/o
 Se confunde con cosas que hayan pasado al uso común.

Los enumerados en el Art. 2 son:

 los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del
producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función,
cualidades u otras características. Esto se explica por qué se quitaría algo que está en
el dominio público, perjudicando a los demás competidores Por ejemplo en el caso de
 querer registrar para distinguir un tenedor no se puede llamar “tenedor” tampoco
puede llamarse como “utensilio de cocina”
 los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general
antes de su solicitud de registro: esto implica un cierto grado de intensidad por ende
una adquisición de notoriedad que el público identifique ese vocablo con una marca
especifica. Por ejemplo: Nylon, Teflón, Aspirina.
 la forma que se dé a los productos;
 el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

2.3.2. Signos distintivos que no pueden ser registrados

El Art. 3 establece límites a los signos que si bien son distintivos, no pueden ser registrados
porque implican:
 Denominaciones de origen
 Marcas engañosas
 Contrarios a la moral y a las buenas costumbres
 Distintivos de nombres y símbolos de la Nación, provincias municipalidades
 Organismos internacionales
 El nombre, pseudónimo o retrato de una persona sin su autorización
 Las designaciones de actividades
 Las frases publicitarias sin originalidad.

Los enumerados en el Art. 3 son:

 Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los
mismos productos o servicios
 Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos
productos o servicios
 Las denominaciones de origen nacional o extranjeras : se entiende por
denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área
geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y
cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico.
También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica
determinada para los fines de ciertos productos.
 las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza,
propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u
otras características de los productos o servicios a distinguir;
 las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas
costumbres;
 las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la
Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y
sanitarias;
 las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
 el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus
herederos hasta el cuarto grado inclusive;
 las designaciones de actividades, incluyendo nombres y razones sociales,
descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas,
 palabras y demás signos, con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas,
podrán ser registrados para distinguir productos o servicios;
 las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

[Link] de la Marca

3.1Concepto. Plazo

Podemos distinguir dos tipos o formas de adquisición de marcas:

1. Declarativo: adquiere el derecho a la marca el primero que utilizó el producto

en forma efectivo en el mercado.

2. Atributivo: la propiedad de la marca se adquiere con el registro y se mantiene

con el uso. La prioridad de los derechos se toma en cuenta a partir de la
presentación de la solicitud de la marca ante el Registro. Este es el sistema
imperante en nuestro país.

Así lo dispone el Art. 4 de la Ley de Marcas "la propiedad de una marca y la

exclusividad de uso se obtienen con su registro".
El registro de una marca le dará al titular la propiedad y el uso exclusivo de la
misma, garantizándole que otros no puedan comercializar productos o servicios
idénticos con la misma marca o incluso que sea similar o pudiera crear confusión.
El plazo que se otorga la marca es de 10 años, pudiéndose renovar siempre y
cuando el titular acredite haber utilizado la misma dentro del plazo de 5 años
anteriores a su renovación.

Más allá de la facultad que tiene su titular de autorizar a terceros su uso a través de
contratos de licencias, sean exclusivas o no; e incluso de venderla o darla en
garantía a través de una prenda sobre la misma.

Las condiciones de registrabilidad se clasifican en objetivas, subjetivas y negativas.

 Condiciones objetivas: Se refieren al signo en sí y a las cualidades que debe tener para ser
considerado como una marca válida. La ley 22362 de “Marcas y Designaciones” enumera un
grupo de signos susceptibles de constituir una marca.

Según Bertone y Cabanellas de las Cuevas “las condiciones objetivas de registrabilidad de un

signo son su significatividad, su distintividad y su disponibilidad. Es decir, la marca debe tener
un signo, poder distintivo y estar disponible. “Un signo, es una unidad de mensaje, mediante la
cual un emisor intenta transmitir determinado concepto al receptor, para el cual debe resultar
perceptible. El emisor es quien marca los productos o servicios, y el receptor es el público más
o menos indeterminado a quien esos productos o servicios están destinados; y el mensaje
tiene, en el caso de las marcas, objetivo individualizador: Producto X, que no debe confundirse
con su similar, el Producto Y.”

Además de ser un signo, éste debe ser individualizante, distintivo del producto, y, por último,
debe estar disponible, es decir, que no haya sido objeto de apropiación anteriormente.

Otamendi, en cambio, sostiene que los tres requisitos esenciales para que una marca sea
válida, son la novedad o carácter distintivo, la disponibilidad y, por último, la licitud, es decir
que el signo elegido no esté prohibido por alguna disposición de la ley.

 Condiciones subjetivas: Aquellas que debe tener el solicitante para ser titular de una marca.
La ley 3975 (luego reemplazada por la 22362) exigía que este fuera industrial, comerciante o
agricultor. La ley 22362, en cambio, amplia ese derecho a cualquiera que tenga un interés
legítimo.

 Condiciones negativas: Son aquellas que no deben ser verificadas para que el signo sea
susceptible de registro. No debe estar comprendido en alguna de las prohibiciones legales,
que implican, en primer lugar, que el signo no debe ser engañoso, y, en segundo, que no
debe ser contrario a la ley, la moral ni a las buenas costumbres (lo que Otamendi señala en
el requisito de licitud).
 3.2. Acciones para proteger al damnificado

Para proteger al titular, o damnificado, la Ley establece que hay delito cuando se infringe una
marca registrada enumerando una serie de supuestos en forma taxativa. La consecuencia de
estos delitos es prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una
multa de pesos cuatro mil ($ 4.000) a pesos cien mil ($ 100.000).

Los casos enumerados en el art. 31 son:

a) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o
perteneciente a un tercero sin su autorización;
c) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;
d) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con
marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

La ley marcaria señala dos vías de protección

 Vía penal
 Vía civil

3.2.1 La acción penal

La vía penal implica que la acción ejercida una acción penal es pública y la aplicación de
las disposiciones generales del Libro I del Código Penal mientras sean compatibles con la
ley de Marcas. Lógicamente la justicia Federal en lo Criminal y Correccional tiene
competencia para entender en estas acciones, siguiendo el trámite de un juicio
correccional ( Art. 32 y 33 Ley de Marcas).

3.2.2 La acción civil

La vía civil en la que interviene la Justicia Federal en lo Civil y Comercial por ser una
acción civil, sigue el trámite de juicio ordinario. La Ley afirma que en las acciones de este
tipo que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación,
el demandante puede “exigir al demandado caución real, en caso de que éste no
interrumpa el uso cuestionado” (Art. 35 Ley de Marcas) que el juez va a fijar en acuerdo
con el derecho aparente de las partes y puede exigir contra cautelas.

En caso de que no se preste, el demandante puede exigir la suspensión de la explotación

y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución
suficiente.

Esta acción prescribe después de transcurridos tres (3) años de cometida la infracción o
después de un (1) año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo
conocimiento del hecho (Art. 36 de la Ley)

Otras cuestiones a aclarar sobre esta última acción es que, según Ordaz:
Solo se podrá incoar la acción civil a fin de obtener el cese de uso y de reparación de daños
cuando haya una marca registrada. Si solo se inició el registro de la misma, sin haber
obtenido su registración, resulta ser un derecho en expectativa que habilita a oponerse a una
solicitud posterior, pero a nada más.

Distinta es la situación cuando estamos en presencia de una marca de hecho, es decir, la

marca que es usada sin haberse registrado, haya o no una solicitud en trámite y a la que
también se le reconocen análogos derechos de protección que a las registradas.

Para proteger al damnificado, sea por vía civil o penal, puede solicitar (Art. 34)
 el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción;
 la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos
que las lleven, si no se pueden separar de éstos
 El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del
infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.

3.2.3 Medidas precautorias

Es importante que los jueces tengan la posibilidad de bloquear los efectos de los daños
desde el inicio. Si no se concede la medida, se pueden producir perjuicios de muy
dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva
ya que la concurrencia de ciertos elementos entre las marcas pudiera conducir a
eventuales confusiones en el público consumidor,
La ley (Art 38) establece entonces que el titular de la marca registrada que tome
conocimiento de la existencia de objetos con marca de infracción conforme a lo establecido
en el artículo 31, puede solicitar ante el juez competente:
 El embargo de los objetos
 Su inventario y descripción;
 El secuestro de uno de los objetos en infracción.

4. Registro de la Marca

A partir del año 2018 se modificó la Ley y se estableció un nuevo mecanismo de registración.
Las dos cuestiones más notorias de los cambios que se introdujeron a partir de la ley 27.444 y
las Resoluciones 26/2018 y 101/2018 son:
1) Establece un procedimiento administrativo reemplazando el anterior sistema que se resolvía
ante una instancia judicial.
2) El oponente es quien tiene la carga de iniciar el proceso. Anteriormente era el solicitante
quien debía actuar.

4.1 ¿Cómo se registra la marca?

El que pretende registrarla debe ingresar un formulario en el INPI. En este debo identificar el
signo, la persona que trata de registrar y que esta tenga un interés legítimo. Si fuese el caso,
se deberá incluir el dibujo.
Como ya hemos señalado, la marca se registrará según rubros que de acuerdo a la Clasificación
Internacional de Niza la cual fue adherida por nuestro país en el año 2002. La misma consta de
34 clases para productos y 11 para servicios. Esta información debe ser suministrada en la
solicitud.
Luego el INPI verifica si se cumplen con todas las formalidades y en su caso, la marca es
publicada por 1 (un) día en el Boletín de Marcas para que cualquier persona que vea esa
publicación pueda oponerse a su registración.

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará la búsqueda de antecedentes dentro

del plazo de 30 días de efectuada la publicación y realizará un dictamen respecto de la
registrabilidad.
La persona que quiera oponerse al registro, debe tener interés legítimo y deducir la oposición
dentro del plazo de treinta días corridos desde la publicación en el Boletín de Marcas.

De la oposición y observaciones se corre traslado al solicitante y luego de tres (3) meses

contados a partir de la notificación de las oposiciones, si el solicitante no hubiese obtenido el
levantamiento de las oposiciones, la Dirección Nacional de Marcas resuelve en instancia
administrativa las oposiciones que aún permanezcan vigentes. Este periodo resulta importante
que las partes puedan lograr una negociación para encontrar una solución amistosa.

El procedimiento para resolver las oposiciones lo establece el INPI y le permitirá al oponente

ampliar sus fundamentos, el derecho del solicitante de contestar la oposición y el derecho de
ambos de ofrecer prueba. Se establece un plazo para producir la pruebas de 40 días hábiles y
una vez vencido el mismo la Oficina de Marcas le otorga a cada una de las partes un plazo de
10 días a fin de que puedan presentar sus argumentos finales, pasando el expediente a su
resolución.

Las resoluciones por oposiciones que dicte la Dirección Nacional de Marcas serán sólo
susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
y Comercial Federal dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá
presentarse en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, quien lo remitirá a la justicia en
las condiciones que fije la reglamentación. (art. 17)

La resolución denegatoria del registro por causas diferentes a las del artículo 17 puede ser
impugnada ante la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal. La acción tramitará según
las normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles
de notificada aquella resolución.

5. Extinción del derecho

Hay diferentes causales de extinción del derecho, que son la renuncia, el vencimiento del plazo
de vigencia y la nulidad o caducidad del registro.

Así lo dispone el art. 23:

a) por renuncia de su titular;

b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro;
c) Por la declaración de nulidad o caducidad del registro
 Renuncia: Se da por la renuncia de la marca por parte de su titular. Debe manifestarse por
escrito, con la renuncia expresa a la marca y ser firmado ante escribano público. La marca
quedará entonces en el dominio público y cualquiera podrá registrarla.
 Vencimiento del término de vigencia: La marca se concede por un plazo de diez años.
Vencido el plazo sin que el titular renueve el registro, el derecho se extingue. Salvo que
sea reinscripta, la marca quedará en el dominio público y cualquiera podrá apropiarse de
ella.
 Nulidad o caducidad del registro: En este caso, es una declaración judicial la que extingue
el derecho sobre la marca. Puede estar viciada por algún defecto de fondo o de forma que
hace a su nulidad. El art. 24 de la ley reconoce tres supuestos de nulidad:

a) En contravención a lo dispuesto en esta ley;

Se da en los casos que la marca se registró a pesar de no cumplir los recaudos legales
exigibles. El vicio puede ser inherente al titular, al procedimiento de inscripción o al signo en
sí mismo.

b) Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un
tercero;

c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de

marcas a tal efecto.
La ley marcaria exige que su titular debe usar la marca como requisito indispensable tanto
para renovar los registros como para conservar la vigencia de los mismos. Es así que debe
acreditar haberla utilizado por el término de 5 años antes de su voluntad de renovarla.

6. Conclusión
Como hemos visto, resulta ser muy importante proteger al titular de la marca para que todos
los consumidores puedan conocer cuando adquieren un producto o servicio que están
recibiendo uno con ciertas características. La marca le da garantías.

La ley define en qué casos se puede registrar y en cuáles no.

También determina el procedimiento que deben seguir para su registración y qué acciones
cuentan aquellos que entienden vulnerados sus derechos.
7. Bibliografía

 Cabanellas de las Cuevas, G. y Bertone L. (2005). Derecho de marcas. Marcas

designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Ed. Heliasta SRL, Tomo I.
 Gebhardt, M. ; Gerscovich, C.; Hualde, P.; Troiani, F.; Bresca, K.; Calleja, M. (2011)
Derecho empresario. Buenos Aires: Ed. La Ley.
 Otamendi, J.(2010). Los valores intangibles de la Empresa. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
 Orgaz, A. (2001). El daño resarcible.
 Otamendi, Jorge.(2010). Derecho de marcas. Séptima edición actualizada y ampliada.
Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot
 Perez de Inzaurraga, G. (2004). Extinción del derecho sobre la marca. Repaso de
conceptos básicos a través de la doctrina judicial. En Cuadernos de Propiedad Intelectual.
Buenos Aires: Ed. Ad Hoc.