18/2/25, 17:26 documento

TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, nº 617/2019, de

03/10/2019, Rec 735/2018
 Orden: Administrativo
 Fecha: 03 de Octubre de 2019
 Tribunal: TSJ Madrid
 Ponente: CANABAL CONEJOS, FRANCISCO JAVIER
 Nº de sentencia: 617/2019
 Núm. Cendoj: 28079330022019100483
 Núm. Ecli: ES:TSJM:2019:8968
 Núm. Roj: STSJ M 8968/2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0018546
Recurso 735/2018
SENTENCIA NUMERO 617/2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid, a tres de octubre de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
del recurso de apelación número 735/2018, interpuesto por la mercantil DKH RETAIL LIMITED, representada
por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, contra la resolución de 22 de Mayo de 2018
dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
la resolución dictada el 14 de noviembre de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca nº 3649022
'SUPERDRY' (mixta) para productos comprendidos en las clases, 03, 18 y 25. Ha sido parte demandada la
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por la Abogacía del Estado.

Antecedentes
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-contencioso-administrativo-n-617-2019-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-2-rec-735-2018-03-10-20… 1/5
18/2/25, 17:26 documento

PRIMERO.- Por la mercantil DKH RETAIL LIMITED se interpuso recurso contencioso administrativo mediante
escrito presentado en fecha 3 de agosto de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y
una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a
efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes,
terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia declarando no ser conforme a derecho las
resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto y se proceda al registro de la marca española
número 3649022 'SUPERDRY' (mixta), para proteger los productos solicitados en las clases 3, 18 y 25.

SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado contestó a la demanda mediante
escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la
desestimación del recurso.

TERCERO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba se practicó la admitida por la Sala con el
resultado obtante en autos y, tras el trámite de conclusiones, con fecha 26 de septiembre de 2019 se celebró el
acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

CUARTO.- Por Acuerdo de 25 de julio de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo.

Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Manuel Ponte
Fernández.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 22 de Mayo de 2018 dictada
por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la
resolución dictada el 14 de noviembre de 2017 que resolvió denegar la inscripción de la marca nº 3649022
'SUPERDRY' (mixta) para productos comprendidos en las clases, 03, 18 y 25.

En concreto, la resolución entiende que la marca, en dichas clases, se haya incursa en la prohibición del artículo
5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (LM) ya que el signo en cuestión no describe ninguna
característica o cualidad de los productos solicitados en las clases 3, 18 y 25.

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas. Señala que en otras
jurisdicciones anglófonas existen marcas 'SUPERDRY' idénticas a la que aquí nos interesa, registradas para los
mismos productos y servicios que los que ahora se solicitan.

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-contencioso-administrativo-n-617-2019-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-2-rec-735-2018-03-10-20… 2/5
18/2/25, 17:26 documento

Indica que para determinar la descriptividad de un signo, la relación existente entre este y los productos y servicios
solicitados tiene que ser lo suficientemente clara y directa como para excluir cualquier proceso cognitivo que lleve
al consumidor a asociar la marca con el producto solamente tras un período de reflexión.

Esto implica que, para que un signo pueda considerarse exclusivamente descriptivo, el público tiene que percibir
inmediatamente las características de los productos que este supuestamente describe, sin mayores esfuerzos y El
término 'SUPERDRY' no será percibido, al incluir un término inglés que no será entendido por el consumidor medio
español, como un término exclusivamente descriptivo pues constituye un neologismo y como tal debe considerarse
intrínsecamente distintivo.

Entiende de aplicación el artículo 5.2 de la LM a causa del uso que se hace del mismo en el mercado, al menos
una parte considerable del público destinatario ha pasado a percibir dicho signo como un elemento identificativo de
los productos y servicios solicitados como procedentes de una determinada empresa como ocurre en autos. Añade
que existen precedentes de otras marcas similares.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se opuso a la demanda señalando que En el presente
caso concurre la citada prohibición al pretenderse el registro como marca de la expresión 'SUPERDRY', que
incluye el término SUPER y DRY, frecuentemente utilizados en el mercado. Estas menciones no hacen referencia a
una serie de circunstancias que permitan distinguir el producto de la ahora recurrente de sus competidores, sino
que menciona términos genéricos habitualmente empleados para describir las características de los efectos de los
productos cuya comercialización se pretende. De esta forma, combinando el término SUPER con DRY que significa
seco en inglés, resulta que la traducción al castellano sería 'superseco' lo cual menciona términos genéricamente
empleados para describir las características de los productos solicitados, en concreto, los de las clases 3, 18 y 25.

TERCERO.- El artículo en cuestión prohíbe el acceso al registro de aquellas marcas 'que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del
servicio u otras características del producto o del servicio'.

Los productos de la clases para los que fue denegada la inscripción de la marca fueron los siguientes: Clase 03:
'preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar; jabones; perfumes; productos de perfumería; pulverizador corporal perfumado; jabones para el cuidado del
cuerpo...' - Clase 18: 'Bolsos multiuso, bolsos de mano; bolsos para colgar al hombro; bolsas de tocador; bolsas
vacías para cosméticos; bolsas para kits de accesorios; mochilas; bolsas de deporte; bolsas de gimnasia; bolsos
de playa...' - Clase 25: 'ropa de confección; calzado; artículos de sombrerería; ropa informal; ropa formal; ropa de
deporte; ropa de sport; ropa de ocio...'.

Resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la
sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el
precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender
el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de
7 de diciembre, de Marcas, cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de
representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de
otra': '(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y
reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al
producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-contencioso-administrativo-n-617-2019-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-2-rec-735-2018-03-10-20… 3/5
18/2/25, 17:26 documento

productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el
objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor
del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el
origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y
son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir
recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por
su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Asimismo, cabe poner de relieve que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido en la sentencia de
19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13), que para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse,
por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción
que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza
individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para
identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada'.

Y con respecto a la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.c) de la Ley de marcas, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de julio de 2010, rec. 5297/2009, recordando la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 9 de
febrero de 2009 (rec. 5934/2006), señala que la razón de dicha prohibición, en relación con los artículos 4.1 y 5.3
de la Ley de Marcas 'es impedir que accedan al registro como marcas aquellos signos o conjunción de varios
signos que, intrínsecamente, carezcan del presupuesto de distintividad que permite distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de las demás competidoras, con la finalidad de garantizar que las
expresiones o gráficos que describen las propiedades o las características de los productos o servicios estén a la
libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser
monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen
propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor
reconocer el origen del producto o del servicio designado por la marca'.

En el supuesto de autos la marca SUPERDRY fue admitida para las clases 9, 14 y 35 y no así en las clases arriba
expresadas y en los productos referidos lo que, en principio, resulta un contrasentido dado que, por un lado, se
trata de un término en lengua inglesa acompañado de caracteres en lengua oriental de imposible identificación con
cualquier tipo de productos o servicios para una consumidor de este país y, por otro lado, la propia Oficina concedió
la marca, así se acreditó en el expediente, como denominativa.

No se puede concluir que la marca sea descriptiva de la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características
del producto o del servicio, tal y como define el precepto, pues, en realidad, es todo lo contrario constituyendo un
término de fantasía que, por tanto, no es la forma de expresión habitual y exclusiva en el comercio para designar o
referirse a los productos a los que estos autos se contraen, como tampoco sus cualidades, características,
naturaleza, etc. En suma, procederá la íntegra estimación del presente recurso.

CUARTO.- Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 y 4 LJCA, son de expresa
imposición a la parte demandada, fijándose en la cantidad máxima de 1.500 euros el importe de los honorarios del
letrado de la parte contraria, más los derechos del Procurador y ello en virtud de la actividad procesal desplegada
por las partes y la índole del litigio suscitada.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-contencioso-administrativo-n-617-2019-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-2-rec-735-2018-03-10-20… 4/5
18/2/25, 17:26 documento

Fallo
ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil DKH RETAIL LIMITED contra la
resolución de 22 de Mayo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14 de noviembre de 2017 que resolvió denegar la
inscripción de la marca nº 3649022 'SUPERDRY' (mixta) para productos comprendidos en las clases, 03, 18 y 25
que anulamos declarando su derecho a la inscripción de la citada marca en las referidas clases.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último
Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del
recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito
previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento
de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-85-0735-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49),
especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24
Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta
general nº 0049- 3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de
cuenta-expediente 2612-0000-85-0593-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a
continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dª María
Soledad Gamo Serrano

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-contencioso-administrativo-n-617-2019-tsj-madrid-sala-contencioso-sec-2-rec-735-2018-03-10-20… 5/5