DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCIÓN N° 021663-2024/DSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : N° 27960-2024
SOLICITANTE : LECHUGA GASTELU, DANIELA
Lima, 09 de agosto de 2024
1. ANTECEDENTES:
Con fecha 17 de junio de 2024, LECHUGA GASTELU, DANIELA, de Perú, solicita el
registro de la marca constituida por la denominación CASA CABO MERLIN,
ZORRITOS y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto, para
distinguir alquiler de alojamiento vacacional, alquiler de alojamiento temporal,
hospedaje temporal, pensión, reserva de hoteles, servicios de agencias de
alojamiento, alojamiento en hoteles, hotelería, servicios de restauración (alimentación),
de la clase 43 de la Clasificación Internacional.
Informe de antecedentes
Se ha verificado que EL MERLIN DE CABO BLANCO S.A.C., de Perú, es titular de las
marcas constituidas por:
La denominación EL MERLÍN y logotipo, conforme al modelo adjunto, que
distingue servicios de restauración (alimentos), de la clase 43 de la
Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 110508, vigente hasta el
27 de setiembre de 2028.
La denominación EL MERLÍN y logotipo, conforme al modelo adjunto, que
distingue servicios de restauración (alimentos), de la clase 43 de la
Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 131930, vigente hasta el
09 de julio de 2031.
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2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD:
El artículo 150 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
establece que una vez vencido el plazo establecido en el artículo 148 de la citada
norma o si no se hubieran presentado oposiciones, la oficina competente procederá a
realizar el examen de registrabilidad. Asimismo, señala que en caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y
sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
2.1. Requisitos de registrabilidad
El artículo 134 de la Decisión Andina 486 establece que a efectos de este régimen
constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica y que la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
En el presente caso, el signo solicitado a registro reúne el requisito de ser susceptible de
representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva, quedando por determinar si
se encuentra inmerso en alguna prohibición de registro.
2.2. Evaluación de riesgo de confusión
Como se indicó antes, se ha verificado que se encuentran registradas las marcas EL
MERLÍN y logotipo (certificado Nº 110508) y EL MERLÍN y logotipo (certificado Nº
131930), con las cuales la Dirección procederá a evaluar la existencia de riesgo de
confusión.
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad
Industrial, establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando
sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o, para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de
confusión o de asociación.
En atención a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure un riesgo de
confusión entre dos marcas deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o
semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a
productos o servicios idénticos o vinculados.
Debe precisarse, sin embargo, que la confusión en el derecho de marcas puede ser de
dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o
servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata
del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en
sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría
adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que es producido o prestado,
respectivamente, por otro empresario.
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En consecuencia, ambos factores serán analizados a continuación, para lo cual,
adicionalmente a lo regulado por la Decisión 486, se tomará en cuenta los criterios
establecidos por el Decreto Legislativo N° 1075.
2.2.1. Productos/servicios a que se refieren los signos confrontados
El artículo 151 de la Decisión 486, establece que las clases de la Clasificación
Internacional no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios
indicados expresamente.
Así, al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender
a criterios tales como la naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios de que se
trate, sus canales de comercialización o distribución, es decir si son ofrecidos en los
mismos establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.
Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el Proceso 100-IP-20181: “Para determinar si existe vinculación,
conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración
el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres
criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los
productos o servicios (…) b) La complementariedad entre sí de los productos o
servicios (…) c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen
del mismo empresario (razonabilidad) (…)”.
Tales criterios, de acuerdo al citado Tribunal, acreditan por sí mismos la vinculación o
conexión entre productos y/o servicios. Los demás criterios deben necesariamente ser
analizados a la luz de cualquiera de los mencionados inicialmente.
Ahora bien, en el presente caso, se ha verificado que el signo solicitado pretende
distinguir: “alquiler de alojamiento vacacional, alquiler de alojamiento temporal,
hospedaje temporal, pensión, reserva de hoteles, servicios de agencias de
alojamiento, alojamiento en hoteles, hotelería, servicios de restauración
(alimentación)” de la clase 43 de la Clasificación Internacional; por su parte, la marca
registrada distingue: “servicios de restauración (alimentos)”, de la misma clase.
Al respecto, se advierte que:
Tanto el signo solicitado como las marcas registradas distinguen los mismos
servicios, como se puede apreciar del resaltado en negritas que se establece
en el párrafo anterior.
El “alquiler de alojamiento vacacional, alquiler de alojamiento temporal,
hospedaje temporal, pensión, reserva de hoteles, servicios de agencias de
alojamiento, alojamiento en hoteles, hotelería” que pretende distinguir el signo
solicitado, se encuentran vinculadas con “servicios de restauración
(alimentos)” que distinguen las marcas registradas; puesto que tales servicios
son de uso conjunto, pueden ser provistos por las mismas empresas y estar
dirigidos al mismo público consumidor.
1 Referido a la solicitud de registro de la marca LA MINA STEAK & LOBSTER.
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En ese sentido, se determina que en el presente caso se cumple uno de los requisitos
para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los
signos son o no similares.
2.2.2. Examen comparativo
El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos
mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los
criterios señalados en los artículos 452, 463 y 474 del presente Decreto Legislativo, se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,
con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.
Además, se debe tener en consideración que para determinar si dos signos son
confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda
suscitar en el público consumidor; ya que, por lo general, éste no podrá comparar ambos
signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente en un momento
determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente
percibido.
Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose
tener presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación
de los consumidores dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la
atención que usualmente preste para su adquisición o contratación.
Ahora bien, de conformidad con los criterios y las consideraciones establecidas, se
procedió a realizar el examen comparativo entre el signo solicitado con la marca
registrada, determinándose que estos signos son semejantes entre sí.
En efecto, la semejanza entre los signos objeto de análisis radica en el hecho que ambos
incluyen en su conformación la denominación MERLIN; debiéndose agregar no se
encuentran en la conformación de otras marcas registradas, a favor de terceros, para
2 Artículo 45: A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al
consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las
semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
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Artículo 46: Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este
Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de
mayor fuerza distintiva.
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Artículo 47: Tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este
Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.
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distinguir los mismos servicios y/o servicios vinculados, pertenecientes a la clase 43 de la
Clasificación Internacional.
Cabe precisar que, si bien los signos confrontados se encuentran conformados por
elementos denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, los mismos no desvirtúan
la semejanza antes señalada, determinada por la inclusión de un término sustancialmente
similar, lo cual aunado al hecho que se refieren a los mismos servicios y/o servicios
vinculados, determina que de permitirse el registro del signo solicitado, se podría inducir
al público a asociarlo con la marca registrada como provenientes de un mismo origen
empresarial, o que el consumidor piense que existen vinculaciones de carácter
empresarial o comercial entre los titulares de los mismos, configurándose un supuesto de
confusión indirecta.
Asimismo, se hace necesario añadir que, si bien EL MERLIN DE CABO BLANCO
S.A.C., de Perú, no ha formulado oposición contra la presente solicitud, este hecho no
determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la autoridad administrativa, en
defensa del interés de los consumidores, tiene la facultad de denegar de oficio una
solicitud de registro al considerarla confundible con signos registrados o solicitados con
anterioridad, tal como sucede en el presente caso.
2.2.3. Conclusión
Realizado el examen de registrabilidad se ha determinado que el signo solicitado se
encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el artículo 136 inciso a)
de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder a su registro.
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41
del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
y sus modificatorias (Indecopi), concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
Nº 1075; que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, Régimen
Común sobre Propiedad Industrial y sus modificatorias; así como por los artículos 37 y
38 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi).
3. DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS:
DENEGAR el registro de marca solicitado por LECHUGA GASTELU, DANIELA, de Perú.
Regístrese y comuníquese
ALEXANDER OSORIO ROMERO
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INDECOPI
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