TEMA 6: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (I).
MARCAS Y OTROS SINGOS DISTINTIVOS
1- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La propiedad industrial es el conjunto de derechos reconocidos al titular de un signo distintivo o al titular de una
invención susceptible de aplicación industrial.
Tiene por objeto otorgar ventajas a su titular como compensación a una labor investigadora en el ámbito industrial.
La característica de estos derechos es que atribuyen al titular la explotación en exclusiva oponible erga omnes.
Modalidades de la Propiedad Industrial:
- SIGNOS DISTINTIVOS de la actividad empresarial que sirven para diferenciar:
• Bienes y servicios (marcas)
• Al propio empresario (nombre comercial)
- INVENCIONES o creaciones intelectuales de aplicación industrial:
• Patentes
• Modelos de utilidad
• Diseño industrial
Ambas modalidades se encuentran en la categoría de bienes inmateriales; son de reciente creación y no ha sido
muy desarrollado legislativamente, constituyen elementos esenciales de la lucha competitiva además de tener un
alto valor económico y estratégico.
El derecho de propiedad industrial se va a ver complementado por el derecho de defensa de la competencia.
2- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad industrial protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria; patentes y modelos
de utilidad, signos distintivos y diseños.
La propiedad intelectual se reserva para la protección de las creaciones de espíritu en las que queda plasmada la
personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o en serie. Dichas
creaciones pueden ser obras literarias y artísticas como las novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras
musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas o diseños arquitectónicos.
Para cada una de ellas existen leyes diferentes y los organismos encargados de su gestión son también diferentes:
- La oficina española de patentes y marcas interviene en el reconocimiento de los derechos de propiedad
industrial.
- El registro de la propiedad intelectual en los derechos de propiedad intelectual
3- LAS MARCAS
Una marca es todo signo que sirve para distinguir en el mercado bienes o servicios de un empresario de otros bienes
o servicios idénticos o similares de los demás empresarios.
La protección legal se obtiene a partir del registro de l marca ya que surge desde que está inscrita.
El concepto legal de la marca viene dado en el ART 4 DE LA LM, para el que la marca es todo signo susceptible de
representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras.
Puede consistir en:
- Palabras, incluyendo nombres
- Imagines, figuras, símbolos y dibujos
- Letras, cifras o combinación de ambas
- Signos sonoros
- Cualquier combinación de las anteriores
CLASES DE MARCAS:
A) POR SU TOPOGRAFÍA O CONFIGURACIÓN
• DENOMINATIVAS: constituidas por palabras
• GRÁFICAS: constituidas por líneas o dibujos
• MIXTAS: constituidas por una combinación de ambas
B) POR EL OBJETO CUYA INDENTIFICACION SE PRETENDE
• Marca de PRODUCTOS
• Marca de SERVICIOS
C) POR EL ÁMBITO DE PROTECCION
• Nacionales
• Comunitarias
• Internacionales
D) POR LA CONDICION DE TITULAR
• Marcas INDIVIDUALES
• Marcas COLECTIVAS
• Marcas DE GARANTIA
FUNCIONES DE LA MARCA:
- DIFERENCIADORA: es indicadora de la procedencia empresarial del producto o servicio. La marca crea una
identidad
- ATRIBUTIVA DE CALIDAD: sirve de soporte en el que se condensa la reputación de los productos o servicios
diferenciados por ella. Garantiza una calidad constante, el consumidor espera que todos los productos o
servicios de la marca posean una calidad semejante. El empresario construye en torno a la marca su propia
reputación o prestigio.
- PUBLICITIARIA: es una forma de comunicación entre el vendedor y el comprador. Es un soporte para la
promoción y publicidad.
SIGNOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR LA MARCA:
Existe una serie de prohibiciones respecto de signos que no pueden registrarse como marca y son:
- PROHIBICIONES ABOSLUTAS: el ART 5.1 recoge 11 supuestos agrupables en 4:
• Falta de idoneidad del signo para su utilización
• Signos que carezcan de la virtud diferenciadora por su carácter genérico
• Signos contrarios al correcto funcionamiento del mercado: signos engañosos que inducen a
confusión o error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto.
• Signos contrarios a la ley, al orden público o las buenas costumbres
- PROHIBICIONES RELATIVAS:
A. SIGNOS QUE COLISIONAN CON MARCAS O NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES: marcas
idénticas o semejantes a otra marca o nombre anterior para otros productos o actividades
comerciales idénticas o similares
B. SIGNOS QUE COLISIONAN CON MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES NOTORIOS O RENOMBRADOS
PREVIAMENTE REGISTRADOS: no podrá registrarse como marca un signo idéntico o semejante a
una marca o nombre comercial anteriormente registrado, aunque se solicite para productos o
servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos, cuando por ser estos notorios o
renombrados en España, el uso de esa marca pueda inducir a confusión.
C. SIGNOS QUE COLISIONAN CON DERECHOS ANTERIORES: sin la debida autorización no podrán
registrarse como marcas
• signos que violen el derecho de la propiedad industrial, intelectual, diseño industrial y
patente
• signos idénticos o semejantes a una denominación social o nombre comercial anterior no
registrado que sea conocido en el tráfico económico y que produzca riesgo de confusión
• el nombre, apellidos seudónimos que identifique al solicitante del registro.
ADQUISICION DEL DERECHO SOBRE LA MARCA
ART 2 LM: el derecho de la propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente
efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
Podrán obtener registro de marca o nombres comerciales:
- las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española
- las personas naturales o jurídicas extranjeras que
• residan habitualmente o tengan un establecimiento o comercio efectivo y serio en el territorio
español
• gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad
Industrial denominado “Convenio de París”
- Así como los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio
- Personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la
legislación del estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad
española el registro de estos signos.
CONTENIDO DEL DERECHO SOBRE LA MARCA
ART 34 LP: el registro de la marca se concede por 10 años renovables indefinidamente por iguales periodos y ello
confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, esto implica:
El titular de la marca podrá prohibir que los terceros (sin su consentimiento) utilicen en tráfico económico:
- Cualquier signo idéntico de la marca
- Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y que por ser similares los productos impliquen
un registro de confusión al público.
- Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los
que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España o, en general, cuando ese
uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su
expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintos propios,
siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.
El derecho conferido por el registro de la marca solo se podrá hacer valer ante terceros a partir de su publicación
de concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere su titular desde la fecha de publicación. Una
protección provisional consiste en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias,
pero si un tercero hubiera llevado a cabo (entre aquella fecha y la fecha de publicación) un uso de la marca que
después de ese periodo quedaría prohibido.
Esa misma protección provisional será aplicable
- Antes de la publicación de la solicitud
- Frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de esta.
TRANSMISION DE LA MARCA.
La marca y la solicitud de la marca podrán ser cedidas por todos los medios que el derecho reconoce incluso con
independencia de la empresa a la que pertenece. La marca y la solicitud podrán transmitirse y darse licencias para
todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas e inscribirse en el registro
de marcas.
Solo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el registro de marcas.
La marca o solicitud de la marca podrá pertenecer por indiviso a varias personas. En caso de cesión de la marca, los
partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de 1 MES desde el momento en que fuesen notificados
del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión.
A falta de aviso previo o si la cesión se hubiese rechazado los partícipes podrán ejercer el derecho de retracto, en
igual plazo desde la publicación de la inscripción de la cesión en el registro de marcas.
La oposición absoluta e injustificada de un participe al uso de la marca, de forma que pueda dar lugar a su
declaración de caducidad se considera como renuncia a su derecho.
LA LICENCIA
Es un negocio que no extraña la trasmisión de la titularidad de la marca, sino la cesión temporal del uso de aquella.
Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y
servicios para los cuales estén registrada y para todo o parte del territorio español.
Las licencias podrán ser:
- Exclusivas: no permiten la presencia de otros licenciatarios ni del propio licenciatario
- No exclusivas: permite la presencia de otros licenciatarios o del propio licenciatario.
Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier
licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencias relativas a:
- Su duración
- Forma protegida por el registro
- Naturaleza de los productos o servicios
- Territorio en el cual pueda ponerse la marca
- Calidad de los productos fabricados
- Servicios prestados por el licenciatario.
El titular de la licencia no podrá salvo pacto en contrario: cederlas a terceros ni conceder sublicencias.
El titular de la licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las
renovaciones en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos para los cuales la marca esté
registrada.
Se entenderá que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por si mismo
la marca. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante solo podrá usar la marca si en contrato se hubiera renovado
expresamente ese derecho.
NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA
La LM contempla 2 tipos de nulidad
- ABSOLUTA: el registro de la marca solo podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de
cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del ART 3 y 5 de la presente ley o
cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiese actuado de mala fe
- RELATIVA: el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de
cancelación cuando se contravengan las prohibiciones relativas de los ART 6-10 LM
La nulidad en todo caso habrá de ser declarada por sentencia firme.
La declaración de la nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el
registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en la ley, en la medida en que hubiere
sido declarada la nulidad.
LA CADUCIDAD DE LA MARCA
Se produce por hechos sobrevenidos a su inscripción.
Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:
A. Cuando (acabado el plazo) no hubiese sido renovada conforme la ley, sin necesidad de sentencia firme
B. Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular (debe hacerse en la oficina de patentes y marcas)
C. Cuando no hubiera sido usada conforme la ley. (hay que declarase por sentencia firme)
• En el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión
• Hubiese sido suspendida durante un plazo ininterrumpido de 5 años.
D. Cuando el comercio se hubiera convertido en la designación usual un producto o un servicio para el que
esté registrada.
E. Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o con su consentimiento,
la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia
geográfica de estos productos o servicios
F. Cuando el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en la Ley. Sólo se declarará la caducidad
y se cancelará el registro mientras persista este incumplimiento.
Las marcas caducadas dejan de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron por los hechos u
omisiones que dieron lugar a la caducidad con independencia de la fecha en que se hubiere realizado su publicación
en el BO de la Propiedad Industrial.
4- MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTIA
La MARCA COLECTIVA es todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en la ley que sirvan
para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los
productos o servicios de los miembros de otras empresas.
Se da cuando el titular es una asociación de empresarios.
- solo puede ser utilizada por los miembros de esa asociación
- no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén reconocidas por la
asociación.
- es imprescindible que su registro se complete con un Reglamento de uso que debe inscribirse también.
- Pueden registrarse como marcas los signos indicadores que puedan servir para señalar la procedencia
geográfica de los productos o servicios.
- Si la marca consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever
que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona y cumplan las condiciones de
este, podrá hacerse miembro de la asociación.
La MARCA DE GARANTÍA es todo signo de representación grafica utilizado por una pluralidad de empresas. Es una
variante de la marca colectiva.
El titular no fabrica los productos ni presta los servicios, pero habilita a otros empresarios para utilizarla, si cumplen
los requisitos de calidad, nivel de servicios… establecidos.
Garantizan la calidad de una organización, producto o servicio. Están bajo el control y autorización del titular de la
marca y también exigirán un pormenorizado reglamento de uso que determinará la calidad y el derecho a usar la
marca de garantía.
5- MARCAS INTERNACIONALES
Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo de
diversos tratados internacionales extenderá sus efectos en España.
La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España o por el titular o el mero solicitante de la
marca.
Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de cualquier modificación se satisfará una tasa
nacional, se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo con el art. 5 del arreglo
de Madrid o el art. 5 del Protocolo.
6- MARCAS COMUNITARIAS
La solicitud de marca comunitaria en la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea y, dará lugar al pago
de la tasa correspondiente (art. 86 LM).
Funciona de forma similar a las marcas internacionales y ofrece la protección de marcas europeas en territorio
nacional.
La Oficina Española de Patentes y Marcas indicará la fecha de recepción de la solicitud y el número de páginas que
la compongan
7- EL NOMBRE COMERCIAL
Es todo signo susceptible de representación grafica que identifica a una marca en el tráfico mercantil y sirve para
distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
El registro de un nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico,
sirve para identificar al empresario en el ejercicio de su actividad y distinguir la empresa de las demás.
Una misma persona natural o jurídica puede tener varios nombres comerciales para identificar actividades
empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico económico. Pueden coexistir registralmente marcas
y nombres comerciales idénticos o similares pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos
mercantiles distintos, que excluyan el riesgo de error o confusión.
No es posible la inscripción de una denominación social idéntica a otra anteriormente inscrita, aunque sus
actividades mercantiles sean distintas, los nombres comerciales son objeto de registros separados de las marcas en
el registro mercantil.
El signo puede consistir en:
- Nombre propio de la persona física o denominación social
- Anagrama del nombre
- Denominación de fantasía, usual de los empresarios individuales.
- Cualquier combinación de signos: letras, palabras, cifras…
No puede registrarse como nombre comercial signos que incurran en las prohibiciones absolutas y relativa.
ADQUISICION Y CONTENIDO DEL DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL
El derecho de propiedad sobre el nombre comercial se adquiere por el registro en la OEPM y otorga a su titular el
derecho a utilizarlo en exclusiva.
El mero usuario de un nombre comercial no registrado, pero notoriamente conocido en España puede oponerse a
las marcas y nombres comerciales inscritos con posterioridad que atenten contra su nombre comercial, solicitando
que se declare la nulidad de aquellos.
La concesión del nombre comercial y la protección que proporciona se rige por la normativa sobre marcas
TRANSMISIBILIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL
Se permite la licencia y la trasmisión del nombre comercial de forma independiente de la transmisión de la totalidad
de la empresa.
EL RÓTULO DE UN ESTABLECIMIENTO
Es el singo de denominación con el que se da a conocer al publico un local de negocios y sirve para diferenciarlo de
otros destinados a actividades idénticas o similares
El rotulo solo otorga protección en el municipio. La LM no contempla dicha modalidad de signo distintivo, pues el
titular de una marca está facultado para utilizar estos signos en la fachada de sus establecimientos. Cuando el rótulo
no coincida con el nombre comercial o su marca, su protección puede hacerse a través de la ley de competencia
desleal.
8- LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET
Es la dirección en internet de una empresa. Sirve para localizar, identificar y obtener información a través la red de
su actividad, productos o servicios.
ASIGNACION
Los nombres comerciales de primer nivel “.com” los asigna una institución privada norteamericana ICANN (Internet
for Assigned Name and Numbers).
Los nombres de dominio de segundo nivel “.es” (o lo que corresponda) son asignados por cada estado libremente.
En España la tarea se ha encomendado a [Link] que los asigna al primer solicitante, previa comprobación de su
derecho.
REGIMEN JURIDICO
El Plan Nacional de Nombres de Dominio prevé un sistema de resolución de conflictos extrajudicial para resolver los
previsibles conflictos entre titulares de dominio y titulares de marcas. El PNND es un sistema voluntario.
9- LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES GEORGRÁFICAS
La denominación geográfica consiste en el nombre geográfico de un determinado lugar. Se emplea para designar
un producto obtenido en el mencionado lugar, el cual posee cualidades y caracteres diferenciados debido al medio
geográfico en el que se elabora.
Concede un derecho de utilización a los productos establecidos en ese lugar y que se ajusten al reglamento de uso.
Son marcas colectivas de garantía especialmente cualificadas por estar sometidas a una vigilancia administrativa,
siendo su uso disciplinado por un especifico reglamento y un consejo regulador.
