ELEMENTOS DEL DERECHO DE LA EMPRESA

TEMA 7: PROPIEDAD INDUSTRIAL (II) PROTECCIÓN DE LAS

CREACIONES INDUSTRIALES

I. LAS PATENTES DE LA INTERVENCIÓN

1) CONCEPTO

En general la patente es un título que reconoce al inventor el derecho a explotar en exclusiva la

invención patentada, impidiendo que otros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o utilicen la
patente con fines comerciales. Se regula en la Ley 24/2015, de patentes, de 24 de julio.

Patentes de invención (art. 4.1 Ley de Patentes) son las invenciones nuevas, que impliquen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2) TITULARIDAD DE LA PATENTE. LAS INVENCIONES LABORALES.

Regla general (art. 10 LP): El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes, y es
transmisible por todos los medios que del dueño reconoce.
El titular de la patente y el inventor pueden no coincidir, pero en todo caso este tiene el derecho moral
al reconocimiento de su autoría.
Las llamadas invenciones laborales son las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su
relación de servicios con un determinado empresario.

La titularidad de la patente en las invenciones laborales depende de tres casos:

1. Patentes de encargo:

La invención pertenece al empresario y el empleado tiene: el derecho moral a ser reconocido como
autor, pero no tiene derecho a remuneración salvo que su aportación sea excepcional.

2. Patentes de servicios:

Son invenciones obtenidas por trabajadores no investigadores cuando en su obtención hubieran

influido sobre todo conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios
proporcionados por ésta.
El empresario tendrá derecho bien a asumir la titularidad de la invención o bien a reservarse el derecho
de utilización, el trabajador tendrá derecho:
ü a una compensación económica justa
ü al reconocimiento de la autoría.
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3. Patentes libres:

Son las restantes patentes que puede desarrollar un trabajador. Pertenecen al trabajador (art.16 Ley
de Patentes).

3) LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD

Son los siguientes:

Ø Invención:
Es una técnica que puede recaer sobre un producto o un procedimiento:

En el primer caso (producto) se patenta una invención que da lugar a un objeto o sustancia nueva.

En el segundo la invención consiste en un nuevo procedimiento para obtener un producto ya

conocido.

La Ley de Patentes enumera una serie de creaciones intelectuales que no pueden ser objeto de
patente:

Unas veces por falta de aplicación industrial (ej. Métodos de diagnóstico y tratamiento). Otras por
estar protegidos por otras normas (obtención de variedades vegetales nuevas por la L. Régimen
jurídico de la protección de obtenciones vegetales). Otras por ser contrarias al orden público
(clonación de seres humanos, patentes sobre utilización de embriones). Otras por experimentar
con animales si les produce un sufrimiento excesivo.

Ø Novedad:
Hay novedad cuando la invención no está comprendida en el estado de la técnica (Art. 6.1 Ley de
Patentes).

Estado de la técnica es un concepto abstracto que hace referencia a todo lo que, hasta la fecha de
presentación de la solicitud de la patente, se ha hecho accesible al público en España o en el
extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Ø Actividad inventiva:
Poseen actividad inventiva las invenciones que no resulten de un modo evidente del estado de la
técnica para un experto en la materia. Ha de suponer un avance efectivo y de cierta consistencia.
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Ø Aplicación industrial:
Posibilidad de que pueda materializarse o emplearse en algún género de industria, cualquiera que
sea su naturaleza, incluida la agrícola.

4) LA CONCESIÓN DE LA PATENTE

La Ley regula dos procedimientos:

ü General
ü Con examen previo

A) Procedimiento General

1. El expediente se inicia con una solicitud presentada por el inventor ante la OEPM o dependencia
autonómica autorizada para recibirla.

Se acompaña de una pormenorizada descripción de invento.

La oficina realiza un examen formal. Y puede rechazar la solicitud por falta de novedad manifiesta.

2. Admitida a trámite la solicitud:

el solicitante pedirá a la OEPM la realización del “informe del estado de la técnica” que se publicará
en un folleto para que cualquier persona pueda formular observaciones.

3. Transcurrido el plazo de observaciones, la OEPM concederá la patente, sin perjuicio de tercero y

sin garantía del estado en cuanto a validez y utilidad (art. 37).

Este sistema no prejuzga ni la novedad ni la altura inventiva, aunque suponen el importante avance
de poner a disposición de los terceros datos y documentación tecnológica que facilitará su juicio
sobre el valor de la patente y la posibilidad de perseguir su nulidad por la vía civil ordinaria.

En la ley anterior no se elaboraba el informe sobre el estado de la técnica.

B) Concesión con examen previo. (patente dura)

Adicionalmente el solicitante en los 3 meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado
de la técnica puede pedir que la concesión se haga con examen previo de la suficiencia de la descripción,
la novedad y de la actividad inventiva del objeto de la solicitud.
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Ø Tiene la ventaja de que dificulta enormemente las impugnaciones por terceros.

Ø El legislador se muestra prudente a la hora de mostrase vinculado por este examen previo porque
se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la
utilidad del objeto sobre el que recae.

5) CONTENIDO Y RÉGIMEN LEGAL DEL DERECHO DE PATENTE

La patente concede a su titular un derecho de explotación en exclusiva por plazo improrrogable de 20

años desde la presentación de la solicitud. (Art. 58 Ley de Patentes).

v También tiene derecho a impedir que cualquier tercero fabrique comercialice o importe productos
basados en ella. (art. 59 Ley de Patentes).

v Límites del derecho de patente:

1. Cualquiera puede utilizar la patente con fines no comerciales, o con fines experimentales.

2. El titular no puede impedir el derecho de explotación de quien, de buena fe, al concedérsele la

patente, la venía explotando o se estaba preparando para utilizarla.

3. Agotamiento de la patente: una vez que el producto se pone en el mercado por el titular o con su
consentimiento dentro de la UE, éste no puede evitar que los productos fabricados circulen
libremente, sean comprados o vendidos dentro de toda la UE.

- Puesto un producto en el mercado comunitario no se puede impedir que circule siempre que
no sea objeto de manipulación. No tiene porqué realizarse la comercialización a través de los
canales dispuestos por el fabricante. Si la comercialización se ha realizado fuera del mercado
comunitario si se pueden impedir las importaciones paralelas.

Régimen legal del derecho de patente.

Las acciones de defensa de la patente que se reconocen al titular son de dos tipos:

1. Acciones civiles: El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá solicitar:
- La cesación de los actos que violan la patente.
- Una indemnización de daños y perjuicios.
- Medidas cautelares para evitar que prosiga la violación.
- El plazo de prescripción de estas acciones es de 5 años a contar desde el momento en que se
pudieron ejercitar.
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2. Acciones penales: Quien viole el derecho de patente, podrá ser perseguido penalmente, sin
perjuicio de que el perjudicado pueda optar por exigir la responsabilidad civil en el mismo
procedimiento penal o reservarse para su posterior ejercicio ante los tribunales mercantiles.

v Obligación de explotar la patente:

ü El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, por si o por persona
autorizada por él.

ü La explotación debe iniciarse dentro de los 4 años siguientes a la presentación de la solicitud

o en los 3 siguientes a la publicación de su concesión.

ü La sanción por falta de uso será la imposición al titular de la patente de una licencia obligatoria
que puede solicitar cualquier interesado.

ü Esa licencia se concederá por la OEPM e implicará el pago de un canon o regalía fijado por la
OEPM.

6) CESIÓN DE LA PATENTE. LA LICENCIA

Las patentes y las solicitudes son susceptibles de transmisión por cualquiera de los medios que el
Derecho reconoce y también pueden ser objeto de usufructo o ser gravadas con un derecho real de
garantía.
Estos actos solo surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro de Patentes.
Las licencias de explotación pueden ser de tres tipos:

1. Licencias contractuales: son otorgadas por el titular de la patente en las condiciones que
libremente convenga con el licenciatario.

ü Se cede el uso de la patente a cambio de un precio o canon.

ü La cesión puede ser de exclusiva o de no exclusiva (esta última es la que presume la ley).

ü La explotación puede ser total o parcial y en todo o parte del territorio nacional.

ü Es un contrato intuitu personae à salvo pacto en contrario no se puede ceder a terceros ni

conceder sublicencias.
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2. Licencia de pleno derecho: son aquellas en que el titular declara por escrito a la OEPM estar
dispuesto a autorizar a tercero la utilización de la invención en calidad de licenciatario quedando
ligado por esa declaración frente a cualquier persona que notifique al Registro su deseo de utilizar
la invención en la forma que indique. Oferta pública de licencia.

3. Licencias obligatorias: permiten a cualquier persona la posibilidad de solicitar la concesión de una

licencia obligatoria, cuando concurra alguno de los cuatro supuestos enumerados en el art. 86 Ley
de Patentes:

⁻ Falta o insuficiencia de explotación de la invención por causa no justificada o interrupción de la

misma por más de 3 años.

⁻ Necesidades de la exportación cuando la producción no logre abastecer un determinado mercado

con grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.

⁻ Cuando se trate de patentes dependientes (se requiere una patente anterior para explotar una
nueva).

⁻ Cuando existan motivos de interés público tales como salud pública, defensa nacional o el
desarrollo económico o tecnológico del país, insuficientemente atendidos por el explotador.

ü Las licencias obligatorias se conceden tras un procedimiento de concesión ante la OEPM (Oficina
Española de Patentes y Marcas) y llevan aparejadas una remuneración adecuada a favor del
inventor.

7) NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA PATENTE

La patente se concede por 20 años, pero su vida puede extinguirse sin cumplir ese plazo.

Nulidad: Acción ejercitable durante toda la vida de la patente por cualquier interesado o por la
Administración Pública.

Ø La nulidad habrá de ser declarada por la jurisdicción civil ordinaria (de lo mercantil). Podrá ser
total o parcial, según afecte a todas o a alguna de las reivindicaciones de la patente. Las causas
de la nulidad (art. 112 Ley de Patentes):

ü Falta de requisitos de patentabilidad.

ü El titular no es el inventor.
ü Falta de descripción suficiente de la invención.
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Caducidad: Se puede producir por:

ü Expiración del plazo de concesión

ü Renuncia del titular
ü Falta de pago de anualidades
ü Falta de explotación de la invención en los 2 años siguientes a la concesión de la primera
licencia obligatoria.

Ø Se declara por la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Ø Se publica en BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial).
Ø Produce el efecto de incorporar el objeto patentado al dominio público desde el momento en
que se produjeran los hechos u omisiones que dieron lugar a ella.

II. MODELOS DE UTILIDAD

1) CONCEPTO Y FUNCIÓN

Son patentes menores, con un ámbito de protección limitado a España y que protegen innovaciones
que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte
alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. En particular podrán protegerse
como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o
partes de los mismos, que reúnan los requisitos anteriores. El derecho a la protección de modelos
de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente. Es transmisible por todos los medios que
el Derecho reconoce. La duración de la protección de los modelos de utilidad es de 10 años
improrrogables, desde la fecha de presentación de la solicitud.

2) DIFERENCIAS CON LAS PATENTES

ü La novedad que se exige es exclusivamente nacional

ü El procedimiento de concesión es “blando”
ü El derecho del inventor del modelo tiene una duración de 10 años, no de 20.
ü No constituye una invención el modelo de utilidad sino solamente una ventaja respecto de algo ya
existente.

III. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES ARTÍSTICOS

Regulado en la Ley 20/2003 de 7 de julio sobre Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Concepto de diseño: es la apariencia conferida a una mercancía para facilitar su comercialización.
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Art. 1 lo define como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las
características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del
producto en si o en su ornamentación. La protección del diseño está condicionada a la inscripción en
el Registro de Diseños. La protección del Registro de Diseños es temporal, y consiste en la exclusividad
en el uso por un período de 5 años prorrogables hasta un máximo de 25 años.

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

- La novedad se determina según las pautas usuales en el ámbito de la propiedad industrial (que
no haya sido divulgado antes de la solicitud del registro).

- La singularidad se vincula a dos circunstancias:

⁺ Que genere en el usuario una impresión diferente de la que le produce cualquier otro diseño
conocido.
⁺ Que el diseñador haya gozado de libertad en la creación de su obra (que no se haya visto
exclusivamente condicionado por la solución de algún problema técnico o funcional).

El derecho a registrar el diseño corresponde (si se trata de persona única no vinculada por una relación
laboral o de ejecución de obra): al autor o a sus causahabientes.

Si son varios los diseñadores y actuaron en régimen de colaboración, se creará un condominio regido
por los pactos que celebren.

La titularidad del diseño puede ser objeto del tráfico jurídico, y enajenarse y transmitirse por todos
los medios admitidos en Derecho. En todo caso la Ley respeta a favor del diseñador, sea o no titular
del registro, el derecho moral del autor.
Las acciones protectoras de este derecho pueden ser tanto civiles como penales, concediéndose la
posibilidad de indemnizaciones y adopción de medidas cautelares de defensa.

1) DIFERENCIAS CON LAS PATENTES

A) La patente implica una invención susceptible de aplicación industrial. El modelo industrial o de

diseño es puramente comercial.

B) La patente tiene un plazo de 20 años improrrogables. El modelo industrial tiene un plazo de 5 años
prorrogables hasta un máximo de 25.
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C) La patente tiene que ser explotada de forma imperativa por el titular o por persona autorizada. El
modelo de utilidad carece de esa obligación.

IV. PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

No pueden ser objeto de patente. La protección procede de la Ley 3/2000 modificada por la Ley
3/2002. Para el reconocimiento y protección del derecho de obtentor de una variedad vegetal nueva
se concederá un título de obtención vegetal.
Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad sea:

1. Nueva.
2. Distinta.
3. Homogénea.
4. Estable.

La protección de la variedad tiene como efectos conferir a los beneficiarios del título de obtención
vegetal el derecho exclusivo a llevar a cabo, respecto a la misma, las distintas actuaciones que figuran
en el apartado siguiente:

a) La producción o la reproducción (multiplicación).

b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación.
c) La oferta en venta.
d) La venta o cualquier otra forma de comercialización.
e) La exportación.
f) La importación.
g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).

V. PROTECCIÓN DE LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS

SEMICONDUCTORES

En España fueron introducidos en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de topografías

de los productos semiconductores, trasposición de la Directiva Europea 87/54/CEE, de 16 de diciembre
de 1986.Es en realidad una modalidad de la propiedad industrial.
Protegen el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado,
su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su "topografía”.
Para que la protección surta efecto habrá de presentarse una solicitud ante el Registro de la Propiedad
Industrial o en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, salvo que la
competencia para la ejecución en materia de propiedad industrial corresponda a la C. Autónoma.
Esta solicitud podrá presentarse antes de comenzar la explotación comercial o en un plazo máximo de
dos años, contados a partir de la fecha del comienzo de dicha explotación
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Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 podrán ser sometidos a licencias obligatorias
cuando existan motivos de interés público que lo aconsejen
La duración de la protección es de diez años, a partir del final del año en que se explota por primera
vez en el mundo o se registra la topografía.
Los productos semiconductores manufacturados sobre la base de topografías protegidas podrán llevar
de manera visible y para informar de la existencia de esta protección, una indicación consistente en
una T mayúscula encerrada dentro de un círculo.