Expediente : 5364-2024

Sumilla : Formula Oposición

A LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI:

NADIR FIGUEIREDO S.A., debidamente representada por Ruth Adriana Barrera

Taboada, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 10065769, según poder
que adjuntamos, con domicilio para estos efectos en Av. El Polo 405 oficina 712, distrito
de Santiago de Surco; brindando consentimiento expreso para ser notificados de forma
electrónica1 al correo electrónico hapuyo@[Link], atentamente decimos:

Que, mediante aviso publicado en la Gaceta Electrónica del INDECOPI, en su edición de

fecha 14 de febrero de 2024, hemos tomado conocimiento de la solicitud de registro del
signo solicitado DURALUX HECHO PARA DURAR, para distinguir productos de la
clase 11 de la Clasificación Internacional, presentada por IMPORTACIONES,
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS FERRETEROS RC E.I.R.L. (la “Solicitante”).

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146°2 de la Decisión 486,

Régimen Común sobre Propiedad Industrial (la “Decisión 486”), dentro del plazo de Ley
FORMULAMOS OPOSICIÓN contra dicha solicitud de registro sobre la base de los
fundamentos que exponemos a continuación:

1
Artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1497.- Incorporación de párrafo en el artículo 20 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. Incorpórese un último párrafo en el artículo 20 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, cuyo texto queda redactado de la manera siguiente: “Artículo 20.- Modalidades de notificación (…) El
consentimiento expreso a que se refiere el quinto párrafo del numeral 20.4 de la presente Ley puede ser otorgado por vía
electrónica.”

Sexta Disposición Especial del Decreto Legislativo No. 1511. Disposiciones especiales para la notificación (…) Para efectos de
lo dispuesto en el párrafo precedente, los administrados remiten una comunicación al INDECOPI, en la que consignen una
dirección electrónica y números telefónicos de contacto con el número de expediente en trámite o indicarlos al inicio del
procedimiento administrativo. En su defecto, el INDECOPI puede solicitar estos datos directamente por cualquier otro medio.
2
Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar,
por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

1
I. ANTECEDENTES:

1.1. NADIR FIGUEIREDO S.A. es una empresa brasileña cuya actividad económica se
centra en la industria del vidrio, porcelana y la cerámica, que tiene sus raíces en la
visión pionera de su fundador, Nadir Dias de Figueiredo.

La empresa surgió en 1912 como un taller de reparación y venta de máquinas de

escribir, en el cual, Nadir Figueiredo demostró un espíritu emprendedor que lo llevó
a expandir sus operaciones junto a su hermano Morvan Dias de Figueiredo hacia la
producción de artículos de iluminación y electrodomésticos apenas un año después.

A lo largo de estos años, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en líder en

la producción, comercialización, exportación e importación de una amplia gama de
productos de vidrio, cristal, cerámica y porcelana, cuyo nombre es sinónimo de
calidad, durabilidad y variedad, siendo reconocida principalmente por su extensa
línea de tazas y artículos de vidrio para el hogar bajo marcas icónicas como Nadir,
Marinex, Duralex, entre otras, con más de 220 productos en su catálogo de
productos, incluyendo una variedad de vasos, cuencos, platos y otros utensilios de
cocina.

En ese sentido, Nadir Figueiredo se ha posicionado como el mayor productor de

vidrio en Brasil y actualmente figura entre los diez principales fabricantes
mundiales de vidrio para uso doméstico. Además, cuenta con una presencia global
que se extiende a más de 102 países, destacando su capacidad para adaptarse a las
demandas del mercado internacional.

Incluso, Nadir Figueiredo ha sabido capitalizar su reputación, pues ha celebrado

acuerdos de licencia con marcas internacionales de renombre, siendo el más
destacado su asociación con Coca Cola, que ha dado lugar a una colección exclusiva
de productos que fusionan la reconocida marca de refrescos con el estilo retro
característico, ampliando aún más su alcance y reconocimiento a nivel mundial,
dando pie a otras colaboraciones con Disney.

2
 Información obtenida de: [Link]

Es así que la historia de NADIR FIGUEIREDO S.A. es la historia de un legado

empresarial que ha trascendido generaciones, impulsado por la visión y el
compromiso de su fundador, y consolidado a través de una dedicación continua a
la excelencia y la innovación de sus productos en la industria de productos del
hogar, posicionándose en otros países.

1.2. NADIR FIGUEIREDO S.A. es titular de la siguiente marca registrada, la cual

constituye la base de la presente oposición:

MARCA CERTIFICADO CLASE

DURALEX P00075588 21

1.3. De la revisión efectuada a la Gaceta Electrónica del INDECOPI en su edición de

fecha 14 de febrero de 2024, NADIR FIGUEIREDO S.A. tomó conocimiento de la
publicación de la solicitud de registro del signo solicitado DURALUX HECHO
PARA DURAR, presentada por IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS FERRETEROS RC E.I.R.L., para distinguir “Aparatos e instalaciones
de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado,

3
 ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias” de la clase 11
de la Clasificación Internacional.

II. CUESTIÓN CONTROVERTIDA:

La Comisión de Signos Distintivos (la “Comisión”) debe determinar que el signo

solicitado DURALUX HECHO PARA DURAR no puede ser objeto de registro
en la clase 11 de la Clasificación Internacional por parte de la solicitante, debido a
la preexistencia de la marca registrada DURALEX en la clase 21 de la Clasificación
Internacional a favor de NADIR FIGUEIREDO S.A., la cual se encuentra
debidamente detallado en el punto 1.2. del presente escrito, dado que guardan
semejanzas a nivel denominativo y fonético, además de distinguir productos
vinculados dirigidos a un mismo público consumidor.

En vista de ello, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro

establecida en el artículo 136° inciso a) de la Decisión 486.

III. FUNDAMENTOS POR LOS QUE DEBE DENEGARSE EL REGISTRO

DEL SIGNO SOLICITADO “DURALUX HECHO PARA DURAR” EN LA
CLASE 11 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL:

3.1 EL SIGNO SOLICITADO SE ENCUENTRA INCURSO EN LA

PROHIBICIÓN DE REGISTRO DEL ARTICULO 136 INCISO A) DE LA
DECISIÓN 486:

En el marco de las restricciones que el Derecho de Propiedad Intelectual impone a

los particulares que solicitan la titularidad y un régimen de protección sobre marcas,
existen las denominadas “prohibiciones relativas”. Éstas “[…] son aquellas
basadas en derechos anteriores de terceras personas, derechos que podrían verse
afectados por la inscripción de una marca.3.

3
MÁRQUEZ, Thaimy e INDECOPI. MANUAL PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS EN LAS
OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAÍSES ANDINOS. Preparado por la Dra. Thaimy Márquez, Consultora
de la OMPI, revisado por la Oficina Internacional de la OMPI, aprobado por las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países
Andino, actualizado y concordado por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. 1996, Pág. 36.

4
 Es así que el artículo 136°, literal a) de la Decisión 486 prohíbe expresamente la
posibilidad de registrar un signo cuando éste sea idéntico o semejante a una marca
anteriormente solicitada o registrada por un tercero (en este caso, DURALEX),
con el propósito de distinguir los mismos productos o servicios, o cuando el referido
registro pudiera generar un riesgo de confusión o asociación en el público
consumidor.

En ese sentido, para determinar si existe similitud entre los signos en conflicto al
grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor, se deben
considerar los criterios establecidos en la legislación vigente, a saber, la Decisión
486 y el Decreto Legislativo N° 1075 - Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (el “Decreto
Legislativo 1075”), según lo siguiente:

i. La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto,

y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
ii. El grado de percepción del consumidor medio;
iii. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización
o prestación, respectivamente;
iv. El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y
reputación en el mercado; y,
v. Si el signo es parte de una familia de marcas.

Asimismo, el artículo 46°4 del Decreto Legislativo 1075 establece un criterio

adicional para poder analizar la confundibilidad respecto de signos denominativos.

En esa línea, con relación al riesgo de confusión entre signos, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina (el “TJCA”) en el Proceso 92-IP-2019, de fecha 26 de
julio de 2019, ha señalado lo siguiente:

4
“Artículo 46.- Signos denominativos
Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá
en cuenta lo siguiente: a) la semejanza gráfico-fonética; b) la semejanza conceptual; y, c) si el signo incluye palabras genéricas
y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva.”

5
“ (…)

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El

primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la
posibilidad de que el consumidor at adquirir un producto o
servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el
segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el
consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad
de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente
posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el

consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos en conflicto existe identidad

o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo
de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público
consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud
entre dos signos puede ser:

a) Fonética: se refieres a la semejanza de los sonidos de los signos

en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre
otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la
coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben
tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso,
con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión
entre los signos en conflicto.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras

de los signos en conflicto desde el punto de vista de su
configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de
vocales. La longitud de la o las palabras, el número de sílabas,
las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en
conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que le
riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos

gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos
del dibujo o el concepto que evocan.

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan

una idea y/o valor idéntico y/o semejante.”

(El agregado es nuestro)

6
 Adicionalmente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (la “Sala”) en su
Resolución N° 0097-2019/TPI-INDECOPI de fecha 14 de enero de 2019 indica que
para analizar el riesgo de confusión se tienen que cumplir dos condiciones: a) la
similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios y, b) la similitud
entre los signos, para lo que se deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los
signos.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de carácter supranacional y

nacional que regula la Propiedad Intelectual, el signo solicitado reúne los requisitos
exigidos para encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad contemplado en
el artículo 136°, inciso a) antes señalado, por ser semejante a la marca registrada y
distinguir productos y vinculados, induciendo a un riesgo de confusión al público
consumidor, razón por la cual no debe acceder al registro marcario.

En ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, procederemos a realizar el

análisis comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada a fin de
demostrar que éstos si generan un riesgo de confusión en los consumidores, según
las siguientes consideraciones.

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y

con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias:

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

DURALUX DURALEX
HECHO PARA DURAR

Este análisis comparativo deberá realizarse teniendo en consideración a su elemento

de mayor distintividad, excluyendo a aquellos que lo carecen, tales como
descriptivos, genéricos y/o de uso común.

En esa línea, el signo solicitado DURALUX HECHO PARA DURAR presenta la

frase HECHO PARA DURAR que es una expresión laudatoria que elogia las
7
 características de los productos que pretende distinguir en la clase 11, pues destaca
su calidad, durabilidad y fiabilidad, lo cual puede influir en la percepción del
consumidor de esos productos en comparación con otros.

Es por ello que en el análisis comparativo, esta frase laudatoria no debe ser
considerada, pues esta expresión "hecho para durar" es común en la industria y suele
utilizarse para promocionar una amplia gama de productos por cualquier agente
económico, debiendo ser excluida y centrarse en los demás elementos relevantes,
que recae únicamente en DURALEX.

- Semejanzas a nivel denominativo:

✓ Los signos en conflicto están conformados por elementos denominativos

cuasi idénticos DURALUX HECHO PARA DURAR / DURALEX,
generándose similitudes ortográficas.

Es así que los elementos denominativos relevantes comparten la mayoría de

sus letras, verificándose una variación mínima en una única letra, a saber, el
reemplazo de la letra E de la marca registrada por la letra U en el signo
solicitado, constituyendo una variación que es imperceptible a simple vista
por el público consumidor.

SEMEJANTE SECUENCIA DE LETRAS

SIGNOS EN CONFLICTO LETRAS

DURALUX D-U-R-A-L-U-X
HECHO PARA DURAR

DURALEX D-U-R-A-L-E-X

Por el contrario, la ubicación variada de su penúltima letra lejos de mostrar

diferencias, permite evidenciar el interés de la solicitante de despistar la cuasi

8
 identidad existente entre los signos en conflicto, sin éxito alguno, debido a
que las similitudes son más fuertes que las diferencias.

✓ Los signos en conflicto al compartir denominaciones relevantes cuasi

idénticas, comparten una misma composición gramatical, dado que presentan
una secuencia y número idéntico de sílabas, consonantes y vocales, según se
observa a continuación:

SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

DURALUX
HECHO PARA DURAR
DURALEX

- Presenta 1 término - Presenta 1 término

- Presenta 7 letras - Presenta 7 letras
- Presenta 3 sílabas - Presenta 3 sílabas
- Presenta 3 vocales - Presenta 3 vocales
- Presenta 4 consonantes - Presenta 4 consonantes

✓ Los signos en conflicto presentan una misma estructura de consonantes:

SEMEJANTE SECUENCIA CONSONÁNTICA

SIGNOS EN CONFLICTO CONSONANTES

DURALUX D-R-L-X
HECHO PARA DURAR

DURALEX D-R-L-X

✓ Los signos en conflicto presentan una semejante estructura de vocales:

9
 IDÉNTICA SECUENCIA VOCÁLICA
SIGNOS EN CONFLICTO VOCALES

DURALUX U-A-U
HECHO PARA DURAR

DURALEX U-A-E

Por otro lado, advertimos que los signos en conflicto no incluyen elementos
gráficos y/o cromáticos que permita aportar diferenciación alguna, lo que
incrementa las posibilidades de riesgo de confusión entre sí.

- Semejanzas a nivel fonético:

✓ Los signos en conflicto al estar conformados por denominaciones relevantes

cuya estructura gramatical es casi idéntica, generará que su pronunciación sea
suscitada de forma altamente semejante, tal como lo podemos apreciar a
continuación:

SIGNOS EN CONFLICTO PRONUNCIACIÓN

DURALUX /du-ra-lux/
HECHO PARA DURAR
DURALEX /du-ra-lex/

La pronunciación de las denominaciones "DURALUX" y "DURALEX" es

altamente similar, de manera que el hecho de variar mínimamente en su
penúltima letra no incide de forma relevante en la sonoridad, siendo
imperceptible para el oído, lo que no afecta ni incide en la pronunciación de
las denominaciones.

✓ Otro criterio relevante a considerar en el análisis fonético recae en la sílaba

tónica que determinará la sonoridad de la pronunciación de los elementos
denominativos, según procederemos a analizar a continuación:

10
 MARCA
SIGNO SOLICITADO
REGISTRADA

DURALUX DURALEX
HECHO PARA DURAR

Secuencia de vocales
/U-A-U/ /U-A-E/
casi idéntica

Secuencia de
/D-R-L-X/ /D-R-L-X/
consonantes idéntica

Pronunciación /du-ra-LUX/ /du-ra-LEX/

Sílaba tónica -LUX -LEX

Ubicación de la sílaba
Última sílaba Última sílaba
tónica

Acentuación Aguda Aguda

– En ese sentido, los signos en conflicto presentan denominaciones, cuya sílaba

tónica es casi idéntica, pues recae en sus últimas sílabas semejantes, a saber,
-LEX en la marca registrada y -LUX en el signo solicitado, con una
acentuación aguda, incrementando las similitudes fonéticas.

En virtud de lo expuesto, ha quedado demostrado la existencia de cuasi

identidad fonética entre el signo solicitado y la marca registrada.

A efectos de demostrar la existencia de riesgo de confusión entre signos cuasi

idénticos que varían en una sola letra, traemos a colación los criterios adoptados por
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, en los cuales determinó que al
resultar semejantes, no eran susceptibles de acceder al registro marcario.

En similar situación, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual consideró que

los signos CETIXIN y CETAXIN, pese a la variación en una letra concluyó que
estos eran semejantes, conforme se puede apreciar en la Resolución N° 967-
2023/TPI-INDECOPI 5, según el siguiente extracto:

5 Resolución N° 967-2023/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 942541-2022.

11
 “Entre el signo solicitado CETIXIN D y la marca registrada CETAXIN
(Certificado N° 104968), registrada a favor de la opositora

Fonéticamente, se advierte que ambos signos poseen idéntica secuencia de

consonantes (C-T-X-N / C-T-X-N), similar secuencia de vocales (E-I-I / E-
A-I) y tres sílabas (CE-TI-XIN / CE-TA-XIN), siendo que la presencia de la
vocal I en el signo solicitado en lugar de la vocal A en la marca registrada,
no resulta suficiente para diferenciarlo, lo cual determina que los signos
generan un pronunciación y entonación semejante.

Gráficamente, las denominaciones CETIXIN D y CETAXIN presentan

similar cantidad de letras, de las cuales 6 son idénticas, por lo que generan
una impresión visual semejante.”

(El agregado es nuestro)

En la misma línea, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mantuvo el mismo

criterio en la Resolución Nº 0216-2023/TPI-INDECOPI6, en el que aplicó el
siguiente criterio:

“Fonética y gráficamente, el signo solicitado CICATRIUX y la marca

CICATRIX registrada en Colombia, presentan una similar secuencia de
vocales (I-A-I-U / I-A-I) y una idéntica secuencia de consonantes (C-C-T-R-
X), difiriendo únicamente en la letra (U) del signo solicitado, siendo de
destacar la presencia de la consonante X en la sílaba final, ya que en ella
radica la mayor fuerza de voz, al constituir la sílaba tónica en ambos casos.
Todo lo anterior determina que los signos generen una pronunciación,
entonación e impacto visual de conjunto casi idénticos.

(El agregado es nuestro)

En ese sentido, ante el supuesto negado de que se otorgue el registro del signo
solicitado, el público consumidor, cuando adquiera los productos del signo
solicitado DURALUX HECHO PARA DURAR pensarán que provienen de la
empresa de nuestra representada DURALEX o lo que es más preocupante, que

6 Resolución N° 0216-2023/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 906557-2021.

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 existe alguna vinculación entre la solicitante y nuestra representada, pudiendo ser
una sucursal en nuestro país, lo cual, no resulta ser cierto.

Por tanto, habiendo determinado la similitud ortográfica y fonética entre el signo de

la solicitante y la marca registrada base de oposición, se ha verificado que se cumple
con el primer requisito para que se genere riesgo de confusión en el mercado.

b) La naturaleza de los productos y su forma de comercialización o prestación:

En el presente caso, se advierte lo siguiente:

− El signo solicitado DURALUX HECHO PARA DURAR pretende

distinguir “Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción,
enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y
distribución de agua, así como instalaciones sanitarias” en la clase 11 de la
Clasificación Internacional.

− La marca registrada base de oposición distingue “Cristalería para mesa

culinaria y propósitos caseros, a saber, platos, platos para salsas y verduras,
tazones para ensaladas, portadores de alimentos, fuentes, utensilios de cocina,
a saber lozas hechas de vidrios, cerámicas o vidrios temperados, tales como
cacerolas, ollas, utensilios para hornear y tazones para mezclar; recipientes
para almacenar comida” en la clase 11 de la Clasificación Internacional.

De una revisión de los productos que identifican los signos en conflicto, advertimos
que estos se encuentran vinculados por ser productos que presentan una naturaleza
y finalidad similar destinados a ser productos de uso conjunto y complementario en
el hogar de los consumidores.

Así, los "aparatos de alumbrado, calefacción, cocción, enfriamiento, cocción,

secado, ventilación y distribución de agua" que pretende distinguir el signo
solicitado y todos los productos que distingue la marca registrada están relacionados
con la comodidad y la funcionalidad del hogar, pues son productos que encontramos
para un mismo lugar del hogar, a saber, en la cocina, por ejemplo, al preparar una

13
comida en la cocina, es común que se utilicen tanto los aparatos de calefacción y
cocción como cocinas, horno para cocinar los alimentos y posteriormente hacemos
uso de platos, fuentes y utensilios de cocina, de modo que esta interdependencia
entre los productos de iluminación, calefacción y los utensilios de cocina y
cristalería demuestra cómo se complementan entre sí para las actividades diarias en
el hogar.

Además, es común que estos productos se encuentren siendo ofrecidos y

comercializados en los mismos establecimientos comerciales o sean distribuidos por
los mismos agentes empresariales, pues existen tiendas especializadas en artículos
para el hogar que suelen ofrecer una amplia gama de productos, que incluyen tanto
aparatos de iluminación, calefacción y enfriamiento como cristalería y utensilios de
cocina. De esta manera, los consumidores pueden encontrar todo lo que necesitan
para equipar su hogar en un solo lugar, lo que facilita la compra de estos productos
de forma conjunta.

A manera de ejemplo, ponemos a conocimiento que actualmente existen marcas que

ofrecen dichos productos de manera conjunta, tales como OSTER, WILLIAMS
SONOMA, CUISINART, entre otros, según lo siguiente:

CUISINART

Información obtenida de: [Link]

14
OSTER

Información obtenida de: [Link]

Información obtenida de: [Link]

pe/product/882538423/Set-de-Utensilios-5-Piezas-Oster/882538423

15
WILLIAMS SONOMA

Información obtenida de: [Link]

y-palas/catst16672942

Información obtenida de: [Link]

cacerolas/catst16776962

16
 En amparo de nuestros argumentos, traemos a colación el criterio de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual, en los cuales, ha determinado la existencia
de vinculación entre los productos de las clases 11 y 21 de la Clasificación
Internacional, según se muestra:

Así, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 0330-

2018/TPI-INDECOPI7 determinó lo siguiente:

“Entre los signos objeto de cuestionamiento y las marcas OSTER v logotipo

Certificado N° 52Z33), que distingue productos de la clase 11 de la
Nomenclatura Oficial y OSTER y logotipo (Certificados N° 54297 N°
146096), que distingue productos de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial

Los signos objeto de cuestionamiento y la marca registrada están referidos

a ollas (ollas a presión, ollas eléctricas, ollas para cocinar verduras al vapor,
ollas y sartenes para uso en la parrilla), los cuales pueden ser
comercializados en las mismas tiendas, siendo colocados en una misma
sección y en estantes contiguos. Asimismo, están dirigidos al mismo tipo de
consumidor; por lo que dichos productos se encuentran vinculados”

(El agregado es nuestro)

En ese sentido, los productos identificados por el signo solicitado y la marca

registrada de nuestra representada presentan la misma naturaleza y finalidad
orientados a ser productos de uso conjunto y complementario en la comodidad del
hogar a un mismo público consumidor, constituyendo productos ofrecidos por los
mismos agentes económicos en sus mismos establecimientos comerciales,
dirigidos a un mismo sector de consumidores.

En vista de ello, se cumple con el segundo requisito para determinar la existencia de

riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

c) Percepción del consumidor medio:

7
Resolución N° 0330-2018/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 463709-2011.

17
La finalidad principal de las marcas consiste en permitir que el público consumidor
pueda diferenciar en el mercado los productos y servicios que son ofrecidos por los
distintos competidores. Estos productos o servicios deben, por lo tanto, aparecer
diferenciados ante lo que se denomina “el consumidor medio”.

Un consumidor medio es calificado como razonablemente prudente. Esto es, “[…]

aquel que no está muy alerta ni muy distraído, ni disponiendo de mucho tiempo ni
andando excesivamente de prisa, ni instruido ni ignorante […]”.

En el presente caso, nos encontramos ante marcas altamente similares que, además
están referidos a productos vinculados en las clases 11 y 21 de la Clasificación
Internacional, compartiendo la misma finalidad y naturaleza orientada a productos
para el hogar.

En ese sentido, nos encontramos frente a un consumidor medio, no especializado,

que al advertir productos de la misma naturaleza identificados bajo los signos en
conflicto y al ser altamente similares, será susceptible de ser inducido a error, dado
que dicho consumidor adquirirá productos ofrecidos con el signo de la solicitante
ante la creencia de estar adquiriendo productos ofrecidos por nuestra representada,
creyendo erróneamente que puede tratarse de una nueva línea de productos de la
marca registrada.

Es por ello que sí es posible que los consumidores erróneamente crean que NADIR
FIGUEIREDO S.A. ha decidido abrir una sucursal en el Perú o que, incluso
IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS FERRETEROS RC
E.I.R.L. y nuestra representada están vinculadas económicamente, situación que
no se condice a la realidad de los hechos.

De manera que evidencia que la solicitante únicamente estaría tratando de

beneficiarse de la línea de productos que posee NADIR FIGUEIREDO S.A. y que
el público consumidor ya conoce, teniendo en cuenta del prestigio y calidad que
goza la marca de la clase 21 de la Clasificación Internacional, aprovechándose de
su reputación y así, obtener un rápido posicionamiento en el mercado.

18
 En consecuencia, de otorgarse el registro del signo solicitado a favor de la
solicitante, se estará perjudicando al público consumidor por cuanto la utilización
de dicha marca en el mercado generará un inevitable riesgo de confusión, debido a
la semejanza existente entre éste y la marca previamente registrada.

d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación

en el mercado:

DURALEX es un signo arbitrario, de propia creación y elección de nuestra

representada para identificar los productos ofrecidos en la clase 21 de la
Clasificación Internacional y que, a raíz de su esfuerzo e inversión en publicidad,
logró un posicionamiento y reconocimiento entre los productos ofrecidos bajo dicha
denominación y su origen empresarial a lo largo de estos años.

Sobre las marcas arbitrarias, la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual menciona

lo siguiente8:

“Marcas arbitrarias: Se trata de marcas que consisten en palabras que

tienen un significado real. No obstante, el significado de dichas
palabras no tiene relación con el producto en sí o con ninguna de sus
cualidades (por ejemplo, Apple para una computadora). Al igual que
en el caso de las palabras acuñadas, si bien resulta más fácil dotarlas
de un nivel de protección mayor, no existe asociación directa entre la
marca y el producto, con lo que se precisan mayores esfuerzos de
publicidad para crear dicha asociación en la mente del consumidor.”

(El agregado es nuestro)

En este caso, advertimos que la marca DURALEX no presenta una conexión directa
con los productos pertenecientes a la clase 21 de la Clasificación Internacional. No
obstante, es crucial destacar que los esfuerzos significativos de DURALEX en la
promoción de su marca, su dedicación para hacerla accesible al público consumidor
tanto a nivel nacional como internacional, así como la excelencia de los productos
que ofrece han logrado permitir que el consumidor establezca una fuerte asociación
entre la marca DURALEX y el origen empresarial al que pertenece.

8
Información recopilada de: [Link]

19
 De esta manera, la asociación inmediata entre la marca DURALEX y los productos
de la clase 21 se debe a la inversión en publicidad y la calidad de sus productos
prestados, lo que ha permitido que la marca se consolide en la mente del público
consumidor.

En ese sentido, resulta evidente que la solicitante, al pretender obtener el registro de

un signo que guarda altas similitudes con la marca registrada DURALEX para los
productos vinculados de la clase 21, evidencia la intención de aprovecharse de la
reputación de la marca registrada y de la posición de nuestra empresa en el mercado,
correspondiendo a un accionar que podría generar confusión y, por ende, constituir
una estrategia para inducir a error al público consumidor.

3.2. LA SOLICITANTE OBRÓ DE MALA FE AL SOLICITAR EL REGISTRO

DE “DURALUX HECHO PARA DURAR” EN LA CLASE 11 DE LA
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Respecto a la mala fe, la normativa nacional es clara y coincidente al afirmar que

no puede permitirse ese tipo de conductas y sanciona con la nulidad o la denegatoria
los registros solicitados/registrados en contravención del principio de buena fe
registral.

En ese sentido la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios

razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrá denegar dicho registro”.

“Artículo 172.- (…) La autoridad nacional competente decretará de

oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando (…) cuando este se hubiera efectuado de
mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la
fecha de concesión del registro impugnado.

(El agregado es nuestro)

La buena fe es un principio que debe ser observado por todos los competidores en
el mercado, a fin de mantener la seguridad jurídica, donde todos los competidores

20
deben concurrir de una manera transparente, sin entorpecer el desarrollo de otros
competidores, con acciones que no se encuentran dentro de los parámetros del
mencionado principio.

Es así que quien pretende apropiarse de una marca sabiendo que no tiene derecho
sobre ella, debido a que pertenece a otra persona, actúa con mala fe y, por lo tanto,
este derecho no podrá ser otorgado a su favor y si lo fuera, deberá ser declarado
nulo.

La Enciclopedia Jurídica Omeba es clara cuando al tratar el tema de la mala fe

sostiene, que quien obra de mala fe tiene conciencia plena de que ejecuta una acción
sin derecho, cuyas consecuencias han de ser perjudiciales para aquél contra quien
se dirige. Adicionalmente sostiene que en la mala fe el objetivo primordial es la
consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente
patrocinados por la justicia o por la ley.

Sin embargo, cabe señalar que las leyes de la materia no establecen expresamente
cuales son los criterios que permiten determinar cuándo una conducta es contraria
al principio de buena fe, pero los distintos supuestos sobre mala fe recogidos en la
legislación existente sobre la materia permiten concluir que una conducta
transgrede el principio de buena fe cuando importa un comportamiento desleal o
deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos.

De manera que a efectos de determinar la mala fe, la autoridad administrativa

deberá evaluar cada caso concreto, si una conducta constituye un comportamiento
contrario al principio de buena fe, a la luz de las pruebas presentadas y de las
particularidades del caso, tomando en cuenta una serie de factores que permitan
revelar el ejercicio de una conducta desleal, como son el carácter de fantasía o
arbitrariedad de los signos en relación con los productos o servicios para los cuales
están destinados, el vínculo comercial existente entre las partes (relación
dependencia, vínculo comercial de distribución o representación, etc.), el vínculo a
nivel social existente entre las partes, el conocimiento de la marca en el sector
pertinente, entre otros indicios a ser evaluados según cada caso determinado.

21
 Asimismo, la mala fe de un competidor puede quedar demostrada cuando, debido
a la dificultad que pueda existir para probar la mala fe, sea necesario recurrir a la
denominada prueba indiciaria. Al respecto, Devis Echandía sostiene que debe
entenderse por un indicio:

“[…] un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido

mediante un argumento probatorio que de aquel se obtiene, en virtud
de una operación lógico crítica basada en normas generales de la
experiencia o en principios científicos o técnicos […]. En virtud de ese
argumento probatorio que suministra el hecho indicador, el juez
infiere con mayor o menor seguridad, es decir como algo cierto o
simplemente probable, la existencia o inexistencia del hecho que se
investiga: esa inferencia se conoce como presunción judicial, que es
diferente del argumento probatorio que le sirve de causa.”9

(El agregado es nuestro)

Ahora bien, la Sala ha señalado que la mala fe se configura, entre otros casos, al
momento de la solicitud de una marca, con el fin de asemejarse a otra para obtener
un provecho, tal como detallamos a continuación:

“Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en

torno a la aplicación de la figura de la mala fe, conviene mencionar en
términos generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado,
que incurre en mala fe quien en forma reprobable y valiéndose de una
solicitud de registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal
sobre una marca, con la deliberada intención de perjudicar a un
competidor. En ese orden de idea, la mala fe puede presentarse en
forma específica a través de la configuración de los siguientes
supuestos:

1. Imitación de una marca. - La imitación de un signo de un tercero

puede constituir un supuesto de mala fe, siempre que represente
un acto contrario a la competencia. Ello puede darse por ejemplo
en el caso que la solicitante tenga la deliberada intención de
aproximarse a las características de un signo reconocido en el
tráfico con el objeto de gozar de su reputación.”

En línea con los criterios anteriormente indicados, se puede concluir que el registro
del signo DURALUX HECHO PARA DURAR, el cual es similar a la marca

9
ECHANDÍA, Devis. Teoría General de la Prueba. Tomo II. Bogotá: Temis, 2002. p. 587 y ss.

22
 registrada DURALEX y buscan distinguir productos vinculados, dado que se
evidencia el interés de la solicitante de asemejarse lo más afín posible a la marca
registrada de nuestra mandante.

Cabe agregar que DURALEX es una de las marcas relevantes de la empresa de

nuestra representada que cuenta con una reputación ganada en base a la calidad y
durabilidad de sus productos ofrecidos alrededor del mundo, lo que la hace
potencial víctima de terceros que pretenden aprovecharse de su reputación a fin de
impulsar sus propias incursiones empresariales.

Por ello, teniendo en cuenta el alcance y difusión de la marca DURALEX en el país

y en el mundo, es presumible que todo aquel que tenga interés en incursionar una
línea de productos para el hogar, conozca previamente a las marcas de sus
competidores directos, tales como la marca registrada de nuestra representada,
además de que en virtud de su registro marcario en Perú, se crea la presunción de
su conocimiento público.

En dicho sentido, es evidente que la solicitante IMPORTACIONES,

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS FERRETEROS RC E.I.R.L. pudo haber
conocido con anterioridad a la presentación de su solicitud del signo DURALUX
HECHO PARA DURAR a la marca registrada de DURALEX, por lo que la
presente solicitud no sería más que un intento de obtener el registro de un signo que
es confundible con la marca más popular de una empresa líder en el rubro del hogar,
como efectivamente lo es la marca DURALEX.

Por tanto, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la Propiedad
Intelectual, la solicitud presentada por la solicitante no reúne los requisitos exigidos
para ser otorgada, pues contraviene lo dispuesto en el artículo 136° inciso a) de la
Decisión 486.

POR TANTO:

Solicitamos a la Comisión de Signos Distintivos se sirva declarar FUNDADA la presente

oposición; y, en consecuencia, se DENIEGUE el registro del signo DURALUX

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HECHO PARA DURAR en la clase 11 de la Clasificación Internacional, a nombre de
IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS FERRETEROS RC E.I.R.L.

Lima, 25 de Marzo de 2024

RUTH ADRIANA BARRERA TABOADA

En representación de NADIR FIGUEIREDO S.A.

24