TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 101-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 135 literal d) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, de los artículos 134 literal f) y 172 de la misma
normativa; formulada por la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima, República del Perú. Asunto: Nulidad de marca
tridimensional. Expediente interno: 5128-2012-0-1801-JR-CA-
13
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima,
República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 5128-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 11 de agosto de 2014, recibido vía correo
electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el
proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 135 inciso d) de la
Decisión 486.
El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual se admitió a trámite la presente
interpretación prejudicial.
Partes en el proceso interno:
Demandante: Cauchos y Poliuretanos S.A.C.
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú
Tercero interesado: Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda.
A. Determinación de los hechos relevantes:
1. El 10 de marzo de 2009, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del
registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de
materiales, de forma ovalada, que presenta dos ranuras superiores de forma cónica
curva, con una cavidad central inferior opuesta de forma cónica plana, con orificio
en la parte frontal (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo,
2
explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase
13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C.
2. El 26 de mayo de 2009, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. absolvió el traslado de la
nulidad interpuesta.
3. Mediante Memorándum 1029-2010/DSD-Com de 6 de abril de 2010, la Secretaría
Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías que informe si el signo tridimensional adjuntado al documento
cuenta con registro a nombre de Cauchos y Poliuretanos S.A.C. y si éste presenta
alguna ventaja funcional respecto de los siguientes productos “recipiente para
explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuegos de artificio”.
4. Mediante Informe 9-2010 de 3 de mayo de 2010, la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías indicó que:
- Se ha verificado que la empresa Cauchos y Poliuretanos S.A.C. solicitó un
modelo de utilidad mediante Expediente 1470-2006/DIN, el cual fue denegado
en virtud a la Resolución 1204-2008/DIN-INDECOPI, toa vez que dicho modelo
carecía de novedad.
5. Considerando que las características del modelo de utilidad bajo análisis son
similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9-2010/DSD-Com, se han
encontrado características técnicas que le proporcionan una utilidad (ventaja
técnica) que antes no tenía.
6. Mediante Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2011, la
Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por
Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837,
de conformidad con los artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486.
7. El 16 de junio de 2001, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpuso recurso de
reconsideración.
8. Mediante providencia de 17 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión
de Signos Distintivos consideró el recurso impugnado interpuesto como uno de
apelación, toda vez que, no sólo contiene nueva prueba con la cual se pretende
desvirtuar la resolución impugnada, sino que contiene argumentos sobre cuestiones
de puro derecho y/o que se sustentan en diferente interpretación de las pruebas
producidas.
9. Mediante Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012, el Indecopi
confirmó la Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró
fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y,
en consecuencia, nulo el Certificado 124837.
10. El 3 de agosto de 2012, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone
demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1242-2012/TPI-
INDECOPI de 18 de julio de 2012.
11. Mediante sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013, el Treceavo
Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima declara infundada la demanda y, en consecuencia, declaró nulo el
Certificado 124837.
3
12. El 28 de mayo de 2013, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 22 de abril
de 2013.
13. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior
de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la interpretación
prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. Por tal razón, la
interpretación deberá pronunciarse por:
“Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos
cuya forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se
pretende aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión
486, respecto de signos constituidos por formas tridimensionales”.
B. Fundamentos de la demanda:
La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó lo siguiente:
14. Resulta irreal que la marca tenga una ventaja funcional o técnica del producto, pues
el objetivo era registrar un signo distintivo original y novedoso.
15. El registro de su marca fue otorgado dentro de un procedimiento en el que se
evaluaron los requisitos de registrabilidad y la falta de riesgo de confusión, no
habiendo sido objeto de oposición por parte de la accionante en dicha oportunidad.
16. La Autoridad no tomó en cuenta el registro de la marca ANFO SABER que es el
nombre comercial de la marca figurativa registrada que se pretende anular.
17. La Resolución del Indecopi adolece de falta de motivación.
18. El ius prohibendi conferido por una patente se encuentra delimitado por el principio
de territorialidad. Es decir, la protección de una patente sólo alcanza al territorio del
Estado que la ha concedido. Así, siendo que las patentes alegadas por la
accionante han sido registradas en otros países (Estados Unidos de América,
Sudáfrica, Australia y Chile) no gozan de protección en nuestro país.
C. Fundamentos de la contestación:
Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. manifestó lo siguiente:
19. La emplazada no ha presentado medio probatorio alguno que sustente la carencia
de “ventajas funcionales” de su marca registrada.
20. La marca registrada ANFO SABER, aludida por la emplazada, es una marca
totalmente distinta e independiente de la marca objeto de nulidad.
21. El otorgamiento de una marca no se sustenta en la novedad u originalidad del
signo, sino que se basa en las disposiciones contenidas en la Decisión 486.
El Indecopi contestó la demanda alegando que:
22. Defiende la legalidad de la resolución administrativa.
23. Es causal absoluta de irregistrabilidad de marca cuando consista exclusivamente en
formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al
servicio al cual se aplican.
4
24. El motivo es que estas formas son susceptibles de ser protegidas a través del
régimen de invenciones que permite a su titular gozar de la prerrogativa de
explotación temporal, confiriéndole un derecho oponible frente a terceros respecto
de cualquier género de productos.
25. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se
logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que
según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada y
temporal.
26. La marca tridimensional contiene dispositivos que confieren un mayor
acondicionamiento, flexibilidad y estabilidad a sus productos sobre los pozos o
agujeros de perforación en donde pueden ser ubicados.
27. En cuanto al signo ANFO SAVER es de señalar que el mismo resulta irrelevante. En
el caso que nos ocupa se discutió la nulidad de la marca tridimensional y no la
nulidad de la marca ANFO SAVER.
D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
29. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que la innovación
alcanzada por la actora debió ser registrada como una patente y no como una
marca tridimensional, ya que el registro de una marca sirve para proteger un signo
distintivo. A contrario sensu, la patente tiene por objeto proteger un invento original
o novedoso, como son las mejoras introducidas al producto que indebidamente se
pretende registrar como marca, encontrándose dentro de la prohibición que dispone
el inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486.
E. Fundamentos del recurso de apelación:
30. La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. reiteró los argumentos de su
demanda. Además, señaló lo siguiente: Al otorgar el registro de la marca
tridimensional, el Indecopi señaló que: “La Sala considera que la forma de cono
amarillo que representa la figura que conforma el signo solicitado es susceptible de
individualizar de manera eficaz los productos que pretende distinguir”.
CONSIDERANDO:
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
31. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma
parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
32. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en
correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este
Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran
el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER
INTERPRETADAS
33. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del
artículo 135 inciso d) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán adicionalmente
5
los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa. En consecuencia, los textos
de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 486
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha
de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
(…)
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
(…)
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una
ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
(…)
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad
absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
(…)”.
Los temas a ser tratados son:
A. Concepto de marca y elementos constitutivos.
B. La marca tridimensional.
C. Nulidad de marca por causal absoluta: cuando consista exclusivamente en
formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o
al servicio al cual se aplican.
D. La debida motivación de las resoluciones administrativas.
A. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
34. En el presente caso, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del
registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de
materiales (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo,
explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase
13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C.
35. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo
siguiente:
6
36. El artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como “cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como
marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa
marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un
producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los
competidores o de los servicios prestados por otros”.1
37. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o
combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que,
susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado
productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique,
valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la
calidad del producto o del servicio.
38. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de
marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la
Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de
signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la
forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el
artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca
39. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión
344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un
signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una
expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios
sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores
o usuarios.
40. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos
en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
41. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones
realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal
manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
42. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a
través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del
campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por
medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas,
colores, etc.
43. La distintividad es fundamental para que un signo sea susceptible de registro como
marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de
otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. El
signo será distintivo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o
primordiales.
44. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la
Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a)
1
Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO
DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.
Argentina, 1989, pp. 15-16.
7
de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que
conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.
45. El Juez Consultante deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o
no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso
específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el
artículo 135 de la Decisión 486.
B. LA MARCA TRIDIMENSIONAL.
46. En el presente caso, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del
registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de
materiales.
47. Dentro del Proceso 44-IP-2008 de 17 de abril de 2008, este Tribunal señaló lo
siguiente sobre las marcas tridimensionales:
48. A la clasificación de marcas denominativas, gráficas o mixtas, se une una categoría
nueva, la de las marcas tridimensionales. Las marcas tridimensionales cuentan con
respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre
que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador
comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en
las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.
49. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad,
estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido,
además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional,
sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. La Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo
tridimensional tanto en el tema de marcas como en el que se refiere al diseño
industrial.
50. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se
presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase
de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La
reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía,
forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.
51. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus
envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.
52. Dentro del Proceso 88-IP-2004, este Tribunal precisó lo siguiente:
“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos,
emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados,
estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar
determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves,
combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.2
2
BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina
1989. Pág. 240.
8
El signo tridimensional y las características para su registrabilidad.
53. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Consultante determinar si
el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su
diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que
provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al
observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el
mercado.
54. Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del
espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican
los envases, envoltorios y relieves.
55. Dentro del Proceso 23-IP-1998, este Tribunal expuso importantes criterios que
permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Aunque
este proceso se refiere a la Decisión 344, es perfectamente aplicable a la Decisión
486. En tal sentido se expusieron las siguientes ideas:
“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del
siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo
puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra
representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por
el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal
alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden
acceder al registro de marca y ante el carácter excepcional y restringido de las
causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por
sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. Ahora bien, al no existir
norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación
especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al
registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el
ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo
expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud
de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no
implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen
los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son
susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy
remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la
solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido,
el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero
también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la
aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83
de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno
de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal”. (Exp.
de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer
Moreno, Obra citada, pág. 129)”.3
56. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un
signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora
del mismo y no como la simple representación de éste.
3
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5.
9
57. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo
tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135
de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de
un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes
elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es
registrable. Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene
capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del
producto.
58. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para
designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que
la mención de las mismas debe estar a disposición de todos y no de alguien en
particular.
C. NULIDAD DE MARCA POR CAUSAL ABSOLUTA: CUANDO CONSISTA
EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS U OTROS ELEMENTOS QUE DEN UNA
VENTAJA FUNCIONAL O TÉCNICA AL PRODUCTO O AL SERVICIO AL CUAL
SE APLICAN.
59. En el presente caso, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la
interpretación prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. Por tal
razón, la interpretación deberá pronunciarse por:
“Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos cuya
forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se pretende
aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, respecto
de signos constituidos por formas tridimensionales”.
60. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro
de marcas, estas son: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza
del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera
clase de prohibiciones.
61. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus
características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo
determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro
de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la
norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales
de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor
español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que
excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o
cualidades o por carecer de virtud distintiva”.4
62. El artículo 172 de la Decisión 486 establece que: “La autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la
nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”.
63. El literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse
como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros
4
BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición.
Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827.
10
elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual
se aplican”.
64. Dentro del Proceso 7-IP-2012 este Tribunal precisó lo siguiente:
“La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o
funcional al producto o servicio que amparan.
Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se
encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que
un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que
ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con
la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.
El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a
éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión
486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera:
“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o
disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o
que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”
La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez
expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal
razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo.
Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está
haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un
perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un
efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una
necesidad humana”.
65. Dentro del Proceso 64-IP-2007 de 27 de junio de 2007, este Tribunal señaló lo
siguiente:
“La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son
susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser
protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención.
La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se
logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que
según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada
o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad.
Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas
y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o,
en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente
limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para
los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de
poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad
inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en
cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que
11
distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de
otros idénticos o similares”. (Areán Lalín, “La protección de las marcas
tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y
Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8).
66. En el presente caso, el Indecopi consideró que “las características del modelo de
utilidad bajo análisis son similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9-
2010/DSD-Com, se han encontrado características técnicas que le proporcionan
una utilidad (ventaja técnica) que antes no tenía”. En consecuencia, el Indecopi
declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía.
Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837, de conformidad con los
artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486.
67. La Decisión 486 regula la figura del modelo de utilidad. Se considera modelo de
utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación
del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante
patentes (artículo 81).
68. Asimismo, este Tribunal ha sostenido que: “Según estos principios no podrán
registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente
apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así
ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrarse como
marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o
más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase
dotado con la forma que pretende registrarse como marca (…). Areán Lalín, en cita
del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma
que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como
marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes o
porciones separadas. CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas
como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos
farmacéuticos. En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección
del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a
saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción
terapéutica”. (Proceso 23-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 379, de 21 octubre de
1998, marca: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES).
D. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.
69. La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó que la Resolución del
Indecopi adolece de falta de motivación.
70. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-
IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN
ECUADOR”, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al
presente caso:
“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas
Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en
relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de
independencia), como en relación con sus propias decisiones”.
12
71. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y
las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del
derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del
derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior
signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
72. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la
registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en
consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u
otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo
anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto
no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros
Países. O bien, si el registro ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que
deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse
sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que
negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de
2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).
73. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho
que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional
Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y
de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso
puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de
manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
74. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las
oficinas nacionales de registro la obligación de realizar el examen de registrabilidad,
el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido
presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún
caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el
registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la
denegación del registro solicitado.
75. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado
debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas
de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia
oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad
analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para
registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho
procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o
similares.
76. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga
límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias
actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de
hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que
obran en cada trámite”.
13
Sobre la base de estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o
servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de
representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo
134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud
se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra
comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas
por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del
signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
SEGUNDO: El artículo 134 literal f) de la Decisión 486 señala que “la forma de los
productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir
marca. Por lo tanto, deben cumplir los requisitos de distintividad,
perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
TERCERO: La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo
dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. El literal d) del artículo
135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas
los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que
den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se
aplican.
CUARTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de
marcas tiene las siguientes características:
- Debe ser de oficio.
- Debe ser integral.
- Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada.
- Debe ser autónomo.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá
adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.
Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA
14
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADA MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
Gustavo García Brito
SECRETARIO
PROCESO 101-IP-2014
