CAPITULO y REGIMEN MARCARIO El Régimen Marcario se encuentra conformado, no sdlo por los signos denominados Marcas (individual o colectiva), sino por un con- junto de elementos que complementan la distintividad en el mercado de un producto, industria, persona o servicio Y que pueden ser indepen- dientes de la marca; entre éstas destacamos a los nombres comerciales, denominaciones de origen, lemas comerciales, logos ¢ incluso nombres de personas naturales. 1, Marcas 1. Concepto Con el fin de establecer una delimitacién conceptual de la marca, acudimos a la legislacién comparada, donde encontramos dos tendencias no excluyentes entre sf: Aquellas que emplean una ejemplificacién no taxa- tiva o no limitativa, y aquellas que destacan su funcién individualizadora en el mercado. A continuacién explicamos ambas tendencias: A. Legislaciones que emplean una lista ejemplificativa no taxativa o no limitativa de signos que pueden constituir marcas. m Del estudio de estas legislaciones, podemos inducir la siguiente conceptualizacién: Una marca se define como todo signo," figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras, leyenda y cualquier otra seal que revista novedad, usado por una persona natural o juridica para caracterizar y diferenciar: a) una empresa; b) alos bienes producidos o comercializadoss ©) alos servicios ofrecidos. mtFERNANDO FUENTES PINZON B. Legislaciones que destacan la funcién individualizadora de Iq mareg en el mercado.” , Elconcepto empleado por estas egislaciones ubicaala marca deny de un mercado, es decir, consideran que una marca es todo signo Perceptible capaz de distinguiren el mercado un bien o servicio producido 0 comer, lizado. Para que un signo pueda ser considerado como marca protegible ¢; menester que dicho signo pueda distinguir los productos 0 servicios ofte. cidos por una persona (natural o juridica) de otros que se encuentren en ¢| mercado. Es importante puntualizar que cuando hablamos de mercado, nos estamos refiriendo a la presencia de compradores y vendedores de bienes y servicios dentro de una localidad, pals o territorio determinado.® Un niimero considerable de las legislaciones que contienen la def. nicién en virtud del cardcter individualizador (de la marca) en el mercado, establecen en otro art(culo o en otro aparte una lista ejemplificativa de signos que son susceptibles de proteccién por la via marcaria.™ 2. Elementos Constitutivos Para que un signo pueda ser considerado como marca, es necesario que presente (como minimo) las caracter{sticas de: perceptibilidad, cardc- ter distintivo y susceptibilidad de representacién gréfica. a. Perceptibilidad La necesaria percepcién por alguno de los sentidos es una condicién sine qua non para la existencia, no de una marca sino de un signo, por ello, considero que la eliminacién del término “perceptible” o su presencia en una norma juridica como caracter(stica de la marca, no aporta ningtin elemento para la determinacién de la misma. Un signo no perceptible por ninguno de los sentidos, no puede ser asimilable para la individualizacién de un producto, servicio, em- presa o persona, dado que no cumplirfa la funcién més importante dela marca (funcién distintiva), generando como consecuencia que su utilizacién carecerfa de sentido. En la legislacién comparada no es prevista la perceptibilidad como requisito, por ser elemento obvio para la constitucién de un signo- m2MANUAL sopre Derecnos INTELECTUALES ~ Por ello, no se encuentra establecido en las Alemania, Argentina, Benelux, Unidos de América, Francia, cuentran en las normas comuni Mercosur, el Protocolo de Mos leyes sobre marca de Brasil, Ecuador, Espafia, Estados Suiza, entre otras. Tampoco se en- itarias de la Comunidad Europea, el dificacién al Convenio Centroame- ricano para la Proteccién de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC.*5 E| planteamiento realizado por el Tribunal de Justicia de la Co- munidad Andina, en el proceso 14-ip-99, confirma lo expuesto anteriormente, en virtud de que en ausencia de percepcién no seria posible la existencia de un signo y por ende de una marca, ya que no tendrfa sentido el registro de un “ente”* imperceptible. El ra- zonamiento hecho por el Tribunal andino expresa: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea perceptible hace referencia a todo elemento, signo o identificacién que pueda ser captado por los sentidos, que son la tinica forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento 0 perciba los estimulos externos” (Negrillas del autor). b. Susceptibilidad de Representacién Grdfica A partir de las consideraciones anteriores (sobre la perceptibilidad), se puede establecer una relacién entre la percepcién y la representa- cién gréfica de un signo, caracterizada por ser elementos insepara- bles debido a la dependencia mutua entre ambas. Esta relacién surge por ser la perceptibilidad, requisito inherente al concepto de signoo sefial, mientras la representacién grdfica constituye la condicionante de la forma de percepcién para que este signo pueda ser protegible como marca, es decir, a pesat de que una marca sea perceptible por el sentido del ofdo (signo auditivo), del olfato (signo olfativo), del tacto (signo sensorial), 0 del gusto (signo gustativo), deberd ser posible su materializacién de forma gréfica, limitando el nimero de signos con capacidad de convertirse en marca. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 14-ip-99, al comentar el requisito de representacién grdfica es- 13FERNANDO FUENTES PINZON tablece: “El signo tiene que ser representado en forma material arg que el consumidor a sravés de los sentidos lo perciba,™ lo conoacg lo solicite. La implementacién del signo del campo imaginative de sy creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras vocablos o denominaciones, grdficos, signos mixtos, notas, colores, ey. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuale, se puede usar la marca”.* (Negrillas del autor). / En conclusién, podrfamos considerar a la percepcidn como una ca. racteristica de tipo material o de fondo inherente al signo, mientras que la representatividad gréfica, es una condicién formal, necesaria para la determinacién precisa del signo solicitado como marca alos efectos del registro ante la Oficina Nacional Competente. En la legislacién comparada, encontramos que la caracteristica de representatividad gréfica de un signo, est consagrada en las nor- mativas comunitarias de: 1. La Comunidad Europea: En su Primera Directiva sobre Marcas (Art. 2) establece “Podrdn constituir marcas todos los signos que sean objeto de una representacién grafica” y en su Reglamento sobre la Marca Comunitaria Europea de 1993 (Art. 4) “Podrdn constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representacién grifica’s 2. La Comunidad Andina de Naciones: En su Dec. 486 (Art. 134) establece: “podrdn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacién grdfica”. Entre las legislaciones nacionales que expresamente lo prevén en- contramos, entre otros a: 1. Francia: En el Cédigo de la Propiedad Intelectual (Are. L.711-1) se establece: “La marca de fibrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representacién gréfica...”. 2. Alemania: En su legislacién nacional (Art. 8. numeral 1) expresa: “No podran regisinarse los signos que fuesen susceptibles de proteccin como marca (...) cuando no puedan representarse grficamente’. 3. Pert: En la Ley sobre Propiedad Industrial (Art. 128) contempla: “Se entiende por signo (...) susceptibles de representacién gréfica”. Son varios los paises que no aceptan las marcas perceptibles pot m4Manvat sopre Derecnos INTELECTUALES nera exclusiva las marcas visuales f e vista, verbi gratia, Ley de Propie- dad Industrial de Brasil (Art. 122): “Son susceptibles de registro ooo ; i ente perceptibles, no compren- didos en las prohibiciones legales”; el Protocolo de Modificacién del Convenio Centroamericano sobre marcas y otros signos distintivos (art. 2) Marea: cualquier signo visible que sea apto para distinguir productos o servicios ofrecidos en el comercio”; y la legislacién nacional de México (Art. 88): “Se entiende por marca a todo signo visible”. c. Caracter Distintivo Lafuncién principal de una marca es la de diferenciar los productos 0 servicios de una persona (natural o juridica) con los de otra, la cual ofrece productos o servicios similares 0 idénticos en el mismo mercado. El cumplimiento de esta funcién distintiva permite la proteccién de dos intereses: uno de cardcter privado (interés del productor, comercializador, distribuidor) y otro de cardcter piiblico (cl interés del publico consumidor). De esta manera, determinamos que son dos los intereses protegi- dos, por la marca: uno de cardcter privado (interés del productor, comercializador, distribuidor) y otro de cardcter ptiblico (el interés del ptiblico consumidor). Al lograrse este objetivo, se permite la utilizacién de la calidad o el costo de los productos que reflejen cierta marca: BMW, CARTIER, ROLEX, etc., beneficidndose el productor, distribuidor o realizador de dichos productos o servicios, y en caso de la efectiva proteccién de la misma se beneficia al ptiblico consumidor, ya que tendré la seguridad que efectivamente est4 adquiriendo un producto legitimo del titular de la marca: Ejemplo: LEVI’S, SONY, NIKE, etc. La distintividad de la marca proviene de la condicién de no con- fundirse con otras utilizadas para los mismos o similares produc- tos 0 servicios ofrecidos por otra persona, dentro de un mercado determinado. Es decir, puede existir una coincidencia de signos distintivos, pero condicionados. nsFERNANDO FUENTES PINZON. s requisitos marcarios, el Protocolo de armonizacigy d intelectual en el MERCOSUR, en materia q, ,denciay denominaciones de origen (1995) En cuanto alo: de normas sobre propieda marcas, indicaciones de proce establece en este sentid “Arsiculo 5. Definicién de marca 1. Los Estados Partes reconocerdn como marca para efectos desu regise tro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comerciy productos 0 servicios. ; : 2. Cualguier Estado Parte podrd exigir, como condicién de registro, que el signo sea visualmente perceptible. 3. Los Estados Partes protegeran lus marcas de servicios y las marcas colectivas y podrdn igualmente, prever protection para las marcas de certificacién. 4, La naturaleca del producto o servicio al que la marca ha de aplicare no serd, en ningtin caso, obstdculo para el registro de la marca’. 3. Funciones de la Marca Existen diversas opiniones sobre la cantidad de funciones que cum- plen los signos marcarios, asf la Corte Suprema de Justicia de Venezuela consideré que tiene cuatro atribuciones: a) funcién distintiva; b) funcién determinadora; c) funcién de calidad; d) funcién de garantfa. Mientras que Cabanellas y Bertone le adjudican seis funciones: a) distintiva; b) indicativa del origen de los bienes y servicios; c) de garantfa de la calidad; d) publicitaria; e) competitiva; y f) proteccién del titular de la marca.” Particularmente considero que la marca cumple tres funciones principales: a) Distintiva; b) Determinadora y c) de Calidad. La Funcién Distintiva es la mas importante de las que puede ejerce un signo, ya que la cualidad de individualizar en un mercado al producto o servicio prestado, es el quid de la marca. Las demés funciones son ema- naciones secundarias de esta primera cualidad distintiva. En consecuencia, se puede afirmar que la falta del cardcter distintivo dentro de un signo Jo inhabilita como protegible por la figura de la marca (tanto prictica como juridicamente). 6Manat sopre Derecios INTELECTUALEs La Funcién Determinadora es la industrial del producto 0 servicio, Est, ta capacidad individualizadora de la m cualidad de certificar el origen 2 ¢s una consecuencia légica de ‘arca en el mercado; sin embargo, ‘as marcas fueron convirtiendo esta Q Ve alidad sumamente relativa, ya que las marcas pueden ser utilizadas por Personas distintas a sus tit originarios, aunque con la autorizacién de los mismos. Si bien es cierto que la posibilidad de realizar licencias y cesiones del signo marcario han ido debilitando la funcién determinadora, también es cierto que can instituciones juridicas de reciente data han vuelto a reforzar esta cualidad, tal es el caso de las marcas notorias y renombradas, las cuales eee al titular original 0 autorizado la explotacién exclusiva del signo (notorio o renombrado), aunque no tengan un registro nacional de la marca o el mismo esté en manos de otra persona. La Funcién de Calidad, es \a cualidad que: permite determinar las caracteristicas propias del objeto o servicio que se adquiere, ya que al establecerse un sistema econdmico con basamento en la competencia, el determinacién del origen en una cu: tulares signo distintivo otorga una especie de sello relativo al nivel de satisfaccién que el comprador pueda obtener con esa adquisicién, es decir, cuando un consumidor es asiduo a una determinada marca, espera recibir el mismo nivel de calidad que acostumbra con la adquisicién de la misma (esto es més rentable para el consumidor que variar semanalmente de marcas para comparar y establecer cual de ellas es la mejor). Se debe tener en cuenta que cuando el comprador se convierte en un cliente habitual de una marca especifica, es porque ésta satisface sus necesidades, incluyendo la de calidad. 4. Clases de Marcas”! Las marcas pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: Por la por la funcién de la marca y por el uso 0 difusién forma de percepcién, ee vez una serie de subdi- dela misma. Estos grandes grupos presentan a su visiones que serdn estudiadas a continuacion- n7FERNANDO FUENTES PINZON Fananpo womneres pve 4.1, Por la Forma de Percepcién Se divide a su vex en dos, segtin los sentidos utiizados para supe, cepcién: a) Los signos perceptibles por la vista, y b) los signos Perceptibley por otros sentidos. 8 4.1.1. Los signos perceptibles por la vista Marcas Denominativas o Verbales Es aquella integrada por una o varias letras, digitos, nuimeros, pala. bras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable. El elemento diferenciador es precisamente el término visual que la compone (conforma). Es igualmente di. visible por las denominaciones que integran la marca, asf podrén set: Denominaciones de Fantas{a; Denominaciones Arbitrarias; Denominaciones Evocativas 0 Sugestivas y Denominaciones de Grafia Especial. Marcas Figurativas Estdn compuestas tinicamente por una o varias figuras o signos vi- suales que se caracterizan por su configuracién o forma particular es decir, estarén conformadas por logos, simbolos, gréficos, dibujos, etc. A su vez pueden ser divididas en: signos figurativos-abstractos y signos cuya figura evoquen algiin concepto. Marcas Mixtas 0 Compuestas Es aquella que est4 conformada por una combinacién de elementos denominativos y figurativos, siendo protegible como un conjunto. Ejemplo de este tipo de marcas lo conforma la Marca McDonalds con sus famosos anillos dorados 0 BMW con su escudo. Marcas Tridimensionales o Pldsticas Estan por las formas particulares de los envases, recipientes, em- balajes u otro acondicionamiento de los productos, o por la forma de los mismos. También pueden consistir en las formas de los apa ratos locales de expendio de los productos o de oftecimiento. Esnecesario que dichas formas sean arbitrarias y distinti pueda cumplirse la funcién determinadora de la Seen que pueden ser inherentes a los productos expendidos o a » a era no yentaja funcional al producto. portar alguna sin embargo, atin es discutido en la doctrina y en las legislaciones nacionales, si la forma externa de un producto o del recipiente que lo contiene puede ser protegible como marca, aunque algunos sectores que consideran que sf son elementos protegibles, agregan que la marca tridimensional puede extenderse hasta la proteccién de la forma particular de los locales comerciales de una empresa, verbi gratia, el techo de los locales de Pizza Hut.” Marcas compuestas por Colores Son aquellas constituidas por un color o una combinacién de co- lores delimitado por una forma especffica. El color aisladamente considerado no puede ser otorgado a nadie en exclusividad, aunque en los Estados Unidos de América, hemos visto que dos jurispru- dencias emanadas del Tribunal de Apelaciones, ha resuelto favorable la posibilidad de proteger aisladamente un color,” siempre que el publico consumidor sea capaz. de identificar dicha pigmencaci6n pecto a su proteccién en las diversas con la casa productora. Con res legislaciones nacionales, considero que no serin amparadas dado que las tonalidades de los colores tienen un niimero limitado, sien do contrario al interés general que una empresa pueda ostentar la exclusiva sobre esa pigmentacién. 4.1.2. Signos Perceptibles por otros sentidos Marca Sonora o Auditiva a , Es aquella constituida por un sonido o una combinacién de sonidos suficientemente distintivos. Con respecto asu acepeacion nivel andino debemos entender que ¢s protegible por la Dec. 48 » Spe- clficamente en su Art. 134 Ord. c, aunque con lacondicién que sea susceptible de representaci6n grafica.”* 9FERNANDO FUENTES PINZON * Marca Olfativa no Es aquella constituida por un olor suficientemente distintivo Y sus. ceptible de representacién gréfica: Ejemplo el Perfume Channel Ns grdfica serfa una fSrmula quimica o un andi Sysu representaci6n que este ejemplo lleva de entrada al espinos quimico gréfico, aun : tema de la proteccién a los perfumes, para lo cual existen dos pos. ciones antagénicas: la primera considera que la marca y el producto son distintos y por ende no pueden ser protegidos por los derechos marcarios, en este caso el producto perfume no puede ser registrable como marca, por ello, no seria protegible. La segunda, considera que ls fragancias pueden constituir marcas, por ende, el olor de un perfume puede ser registrable, tesis a la cual me adhiero. Existird un ntimero ilimitado de fragancias posibles de crear, distin- to a aquellas que imitan olores tipicos de productos naturales o artificiales, tales como limén 0 pino, que son comtinmente emplea- dos en los productos de limpieza, dado que éstos no presentan originalidad ni capacidad distintiva, por ello la proteccién sélo podré recaer en fragancias particulares, que no representen olores utilitarios o funcionales. Las Marcas Gustativas y Tactiles Son aquellas que pueden ser percibidas por el sentido del gusto o del tacto. Empero, a pesar de estar permitido su registro (al no encontrarse ningtin indicio que lo impida), la practica mundial de registro marcario no menciona ninguno de estos casos, lo cual nos lleva a considerar que no se han presentado solicitudes de registro hasta la fecha, en las Oficinas de la Propiedad Industrial. Sin embar- go, pueden desarrollarse en un futuro, cuando la funcién téctil sea comuin dentro de simulaciones de la realidad (realidad virtual) 0 pot medio de sistemas de comunicacién (algiin sistema de Internet futu- ro) que permita la interactividad con el sentido del tacto (piénsese en el sistema Braille). En cuanto a la proteccién del signo gustativo, es posible (en un futuro) que una bebida alcohdlica, una salsa, Un sabor particular sean protegibles por el derecho marcario.Manu) “AL SOBRE DERECHOS INTELECTUALES 4,2. Por la Actividad Comercial Protegida (Funcién) La funcién estard referida a la vinculacién con la actividad cegids siendo asf divisible entre las marcas de producto, so vas ficacion de calidad. servicio y de certi +» Marcas de Productos Son aquellas destinadas a la individualizacién de un producto en particular, siendo una elemento caracteristico que estén plasmados sobre el producto comercializado, verbi gratia, Goodyear para una empresa productora de Hlantas (producto que llevar estampada esa marca). Otro ejemplo lo constituyen los vehiculos producidos por la empresa Ford, los cuales contendran el signo de dicha empresa en todos sus modelos. Marcas de Servicios Son aquellas destinadas a la particularizacién (cualidad de diferen- ciat) de los prestadores de servicios dentro de un mercado. Ejemplo: Servicios de Telecomunicaciones (CANTV, MOVILNET, TELCEL, etc.); de comida rdpida (BURGER KING, ARTURO’S, KFK, MC DONALD, WENDYS, etc.), entre otras. Marcas de Certificacién 0 Garantia Son las destinadas a la certificacién de la calidad, caracte origen u otros factores relativos a los productos o servicios ampa- cacién es dirigida como un elemento orientador en el consumidor, dado que prevalece la objetividad imparcialidad para el otorgamiento de la misma, por ello Ia perso- na (generalmente juridica) que la otorga n° podré utilizarla para sus propios productos, ya que perderia toda objetividad. Asi se- ran ejemplos de marcas de Certificacién: la Marca NORVEN; la 1SO9000, etc. risticas, tados por la marca. La certifi 121FERNANDO FUENTES PINZON 4.3. Por el ndmero de usuarios + Marca Colectiva _. Es el signo adoptado por una entidad colectiva y sirve para distin guir los bienes o servicios producidos o prestados por los integrans, de dicha entidad, con capacidad (el signo) de diferenciarlos de los producidos por otras entidades colectivas 0 personas individual. mente consideradas. Al ser las marcas colectivas empleadas por un niimero plural de personas, han considerado algunos tratadistas, que la misma ue. de incluir a la marca de certificacién (aunque con caracter{sticy particulares).% + Marca Individual Es el tradicional concepto de marca, el cual es entendido como aquel signo que busca la individualizacién en el mercado de los productos o servicios oftecidos por un titular, de los producidos por otros (competidores en el mismo mercado). 4.4. Uso y Difusién del Signo 4.4.1. Marcas Notorias Se entiende por marca notoria, aquella que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado o en la publicidad, se ha difundido am- pliamente, sin perder su fuerza distintiva, siendo generalmente conocida, al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que marca distingue. La jurisprudencia venezolana ha establecido una definicién para el término marca notoria, la cual expresa: “Se entiende por marca notoria- mente conocida la que, como su nombre lo indica, generalizado de los consumidores y usuarios, la misma se distinguen, pertenece al conocimient de productos y servicios que con en forma tal que su dmbito de conocimiento trans: ciende las fronteras de los patses en que originariamente fuera utilizada, part extenderse a los lugares mds recénditos del mundo”. n2Mani VAL SOBRE DERECHOS INTELECTUALES Con respecto al alcance de la La parte actora (Joan Helpern) alegs la proteccién adminis diversos pafses (no incluyendo a Venezuela), estableciendo causal suficiente para que fuera declarada como tal (notoria); : en virtud de que el registro estaba a favor de Calzados Guendalina, y al no probar la parte demandante: “gue el uso de la marca en litigio ae al piblic consumidor en error en cuanto la procedencia de los articulos que distingue la misma, ni la publicidad que tienen la mencionada marca en elexterior”, es declarada sin lugar dicha solicitud (de considerar al signo como marca notoria). La legislacién andina vigente (Dec. 486) establece: istrativa en jue esto era sin embargo, “Articulo 228. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomard en consideracién entre otros, los siguientes factores: 4) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pats Miembro; 6) la duracién, amplitud y extensidn geogrdfica de su utilizacién, dentro o fuera de cualquier Pats Miembro; ©) la duracién, amplitud y extensin geogrdfica de su promocién, den- 170 0 fuera de cualquier Pats Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 4d) el valor de toda inversién efectuada para promoverlo, 0 para pro- mover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; ©) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que res- pecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pats Miembro en el que se pretende la proteccién; P) el grado de distintividad inherente 0 adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 4) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una fian- quicia o licencia del signo en determinado territorio; 0, }) la existencia de actividades significativas de fabricacién, compras 0 123FERNANDO FUENTES PINZON almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que x busca proteccién; p) los aspectos del comercio internacional; 0, b) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registry del signo distintivo en el Pais Miembro 0 en el extranjero”. 4.4.2, Marcas Famosas o Renombradas Es aquella cuyo uso se ha hecho tan intenso que no sdlo es conocida por el sector de los consumidores que adquieren el género de produc. tos o servicios que individualiza (marcas notorias), sino que también ¢5 reconocida por la generalidad del piiblico de un territorio, sean o no consumidores de ese producto o servicio, verbi gratia, Coca-Cola. 4.4.3, Marcas Vulgarizadas Son aquellas que por su intenso uso y conocimiento por parte del piiblico consumidor y no consumidor del producto o servicio que la marca distingue, se convierten en palabras pertenecientes al léxico del territorio donde se vulgariza, siendo empleadas para denominar a la generalidad de un producto o servicio, perdiendo su cardcter individualizador. Ejemplos: marcas como tefldn, nylon, lycra, entre otras. 5. Signos que no Constituyen Marcas 5.1. Prohibiciones Absolutas Son aquellos que por carecer de alguno de los elementos necesarios para la constitucién de una marca o por prohibicién expresa de la Ley, no pueden ser protegibles. 5.1.1. Los signos que no sean Perceptibles* Ya fue explicado que la perceptibilidad es un requisito sine qua non para la existencia de un signo, sea marcario o no, asi en el supuesto que ¢ ser humano no pueda percibir la sefial o signo, menos podr4 identificar algtin producto con esta sefial imperceptible. Por ello, esta causal esté referida a la inexistencia del signo, mds que la prohibicién de regist"® marcario de algtin elemento. La perceptibilidad es un elemento consti- tutivo del concepto de sefial o signo. 124FFegwaNDO FUENTES PINZ6N El Convenio Adpic establece una aplicacién mutatis mutandis da articulo 6 bis del Convenio de Paris, donde se establece que “Los pas la Unién se comprometen (...) a rebusar 0 invalidar el registro y a pro ibir iy uso de una marca (...) que constituya la reproduccién, imitacién 0 traduccign susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente dey pals del registro 0 del uso estimare ser alli notoriamente conocida 5.2.3. Nombre de Persona Natural distinta del Peticionario Es el supuesto en el cual se pretenda registrar el nombre civil de una persona, que no es quien fungiré como empresario 0 comerciante, es decir, no ser4 quien utilizaré la marca en el mercado, caso en el cus) sélo podrd ser admitida mediante autorizacién expresa sobre el consen- timiento del titular del nombre que se pretenda registrar a favor de un tercero. En este caso no creo que se pueda alegar homonimia, ya que éste deberd alegarla la propia persona que pretenda registrar su nombre y no un tercero beneficiado. 5.2.4, Derechos de Autor de un Tercero En el supuesto que exista la proteccién por el derecho de autor del titulo de una obra, seré el autor o titular (del derecho de autor) quien podré registrarlo. Igual sucede con los logos y figuras protegidas por el derecho de autor, que podrén ser protegidos por el Derecho marcato, otorgindole un lapso superior que el previsto para las obras. En conclu- sién, un tercero no podré registrar a su favor las obras protegidas de un autor, sin la autorizacién expresa de éste. 6. Derechos Otorgados por la Marca Existen dos sistemas con respecto al momento de adquisicién de! derecho sobre una marca: El que considera al Registro como Constitutive del derecho y aquellos que consideran al registro como mero Declarative del derecho sobre el signo marcario. El sistema previsto en la Ley de 1955, contempla una posicién ecléctica denominada: sistema constitutivo condicionado, el cual se basa" considerar al registro como constitutivo del derecho, pero consagt@ U" 34Manuat sopre Derecuos INTELECTUALES derecho a favor de la persona que haya utilizado el signo (anteriormente asu registro), hasta dos afios luego de otorgado (en virtud del “mejor de- recho” que le otorga ese uso), por lo cual el registro no seré el tinico medio gue ororgard derechos sobre un signo distintivo. Igualmente, la tendencia mundial es la de otorgar una serie de de- rechos a los titulares de una marca, aunque en el pafs donde se solicite la proteccion el titular sea otro (caso de marcas notorias), y la de procurar un derecho preferente de registro al primero que asf lo solicité (derecho de prioridad), previstos ambos por la Dec. 486. Los razonamientos anteriores, permiten deducir que el sistema vigente enla Comunidad Andina, en Venezuela y que es la tendencia internacional, es el Sistema Constitutivo Condicionado, por ello la explicacién de los dere- chos serd estudiada en virtud del momento en que surjan los mismos: 6.1. Antes de la Solicitud En virtud del sistema ecléctico, a favor de aquellas personas que ha- yan utilizado el signo solicitado por un tercero, existird siempre la accién relativa al “mejor derecho”, por lo menos antes de cumplirse dos afios de concedida la marca." El mejor derecho consistiré en el uso previo que realice un tercero de la marca, persona distinta a quien la solicite. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia coincidian en establecer al sistema de registro venezolano, como declarativo y no constitutivo. La posicién anterior (el registro como declarativo del derecho) se ha visto contrariada (seguin algunos autores) desde la promulgacién de la Dec. 313, Dec. 344 y luego con la Dec. 486, siendo el criterio de estos especialistas, el considerar que el uso anterior no constituye mejor derecho. Estos autores han considerado que el sistema venezolano ha adoptado plenamente cl sistema Constitutive de Derecho"? previsto por la normativa andina. Particularmente considero que esta posicién (la anteriormente nom- brada) es equivocada, por ser la legislacién nacional complementaria de la Decisién’ Andina” y no establecer esta tiltima ninguna norma referida al mejor derecho, ademés, las jurisprudencias recientes han venido confir- mando a la figura del mejor derecho basados en el uso anterior.'!* 135FERNANDO FUENTES PINZON FERNANDO FUENTES PINZON Igualmente, la posibi lidad de solicitar un privilegio para al regi por parte de quien utilice con anterioridad tun signo marcatio tiene arraigo no solamente en la Ley de Propiedad Industaal (1955) Sino e, el propio Cdigo Civil venezolano (art. 1.184),"* dado a que siun en presario ha establecido en el mercado un signo distintivo, Por medio de la publicidad y la perseverancia en el uso del mismo, serla contrarig ; los principios fundamentales de la competencia'” el otorgat esa mara aun tercero por el mero hecho de solicitarlo primero y sin ningun ott 118 motivo que lo respalde. El derecho a oponerse al registro de una marca notoria 0 a solicit la revocacién de un signo protegido por ser semejante 0 idéntico a exg ‘marca notoria, fue estudiado en su momento, por ello no considero nece sario una mayor extensién sobre el punto, salvo que esta figura (marca notoria) sigue siendo una prueba de la adopcidn del sistema constituting condicionado, ya que le otorga al titular de una marca (no registrada en el pais) derechos sobre la misma. El otro derecho que se pudiese alegar antes del registro marcatio en el pais, serfa el derecho de prioridad, punto que serd estudiado en los derechos que surgen una vez realizada la solicitud. 6.2. Solicitada la Marca La Solicitud de la Marca otorga un derecho de preferencia (derecho de prioridad) ante los paises miembros de la Comunidad Andina (Dec. 486), del Convenio de Paris (1967) y del Adpic (1994), consistent en la posibilidad de oponerse al registro o a la solicitud de la marca, en ¢l Supuesto que el solicitante que realiza la oposicién haya solicitado anterior- mente en el mismo pais o en cualquier otro de los paises miembros, la Proteccién a ese signo marcario para distinguir los mismos productos 0 servicios. El lapso legal que debe tenerse en cuenta para la apreciacién de la titularidad del derecho de preferencia, no es el del registro sino que seré el de la solicitud realizada, consideréndose como el verdadero titular a primero en solicitar la marca, La condicién anterior es establécida asi pot 'a legislacién andina (Dec. 486 Art. 9), el cual prevé un lapso de ses (6) meses desde la fecha de la solicitud para hacerlo valer. 136MAaNuat sopre Derechos INTELECTUALES El lapso anterior no serd aplicable en el Supuesto de la marca no- roria 0 renombrada, ya que el titular de estas marcas (la conocida o la renombrada) tendré no sdlo un derecho Preferente sino que tendré el derecho de solicitar la nulidad absoluta de dicho registro (aunque ya haya sido otorgado), sin limitacién temporal para el ejercicio de dicha facultad."” 6.3. Otorgada la Marca El Derecho marcario protege el uso exclusivo de un signo marcario a favor de su titular, por ende éste podré realizar de manera individual la produccién, venta, promocién, importacién-exportacién, almacenaje, distribucién, locacién y todas las demas actividades comerciales licitas en las que utilice la marca registrada, sea de un producto o de un servicio. Igualmente, el registro permite actuar al titular contra terceros que no estando autorizados pretendan: a. Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, bien para la tincién de los mismos productos o servicios que prevé la marca original, o cuando aun tratandose de productos o servicios distintos pueda inducir a confusién, en perjuicio del puiblico consumidor y del titular de la misma. b. Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio, productos 0 servicios distinguidos con la marca registrada. c. Importar o exportar productos con la marca registrada. d, Cualquier otra actividad comercial donde pueda utilizarse la marca sin autorizacién expresa del titular. El Protocolo de Armonizacién del MERCOSUR (1995) establece: Articulo 11. Derechos Conferidos por el registro El registro de una marca conferird a su titular el derecho de uso exclu- sivo, y de impedir a cualquier tercero a realizar sin su consentimiento, en otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico 0 similar la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusién o un riesgo de asociacién con el titular del 137FERNANDO FUENTES PINZON a) Que las afirmaciones de las partes no eran correctas, b)N, cumplen con las formas de uso previstas, c) Que tal uso resi una confusién 0 engafio al puiblico."® El incumplimiento de requisitos no genera la nulidad automatica de la licencia 0 se en tales oo si el tight crearse confusién o engafio para el ptiblico o si el titular de |g Marea no ejerce control adecuado sobre el uso dela marc lcencady sélo resultard nula la licencia sino que la marca misma podrg ser climinada del registro. 7.2.5. Nulidad del Contrato de Licencia Entre los elementos objetivos que permiten solicitar la nulidad de un contrato de licencia, encontramo: a. Cuando la marca induce al engafio del consumidor; b. Cuando la marca no esté registrada en la Oficina Nacional Com- petente; ©. Cuando una marca otorgada a un tercero se declara como propia; d. Que la licencia sea incompatible con otra anterior existente, es decir, que se haya otorgado una licencia exclusiva y se realice otra licencia para el otorgamiento simple de la misma marca, o vice- versa, que existiendo un contrato simple de marca se otorgue un licenciamiento exclusivo a favor de un tercero. 8. Extincién del Registro sobre la Marca Existen cuatro formas clisicas de extincién de los derechos sobre un signo marcario, las cuales se encuentran contempladas dentro de la legis- cién andina, éstas son: la renuncia por parte del titular, la cancelacién del registro por falta de uso, la nulidad y la caducidad del registro marcario. 8.1. Renuncia del Titular El Titulo Marcario es un beneficio previsto para quien lo solicitey cumpla con los requisitos necesarios para ello, en consecuencia es obvi0 considerar que el titular de una marca tiene el derecho a renunciar a !2 misma. 146Manat sopre Derecos INTELECTUALES En el supuesto que exista la misma marca re} ras diferentes, el titular podrd renunciar a algun: aiin el derecho sobre la marca en las categor renunciado de manera expresa. gistrada en varias catego- as de éstas, conservando as a las cuales no se haya La renuncia a una de las Clases previstas por el Acuerdo de Niza, debe ser de manera total a la misma, ya que no es posible concebir una renuncia parcial dentro de una misma clase. En el supuesto que el titular no desee utilizar el signo marcario en la totalidad de las actividades con- templadas bajo una misma clase, no seré necesario su renuncia, siempre y cuando continue utilizéndolo por lo menos en una sola de las ramas previstas en ésta (clase). Continuando con la nulidad de una renuncia parcial, debemos considerar que al establecerse una proteccién por categoria se estén pre- viendo todos los productos o servicios que forman parte de estos Titulos de Clases establecidos por el Convenio de Niza." Ahora, en el supuesto que se pretenda registrar la misma marca en una misma categorfa por titulares distintos y para productos o servicios distintos, verbi gratia, la marca Mia'*> ha sido solicitada para distinguir: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, preparaciones farmacéuticas, sustancias dietéticas para uso médico, medicamentos para la medicina humana, productos qut- micos para la medicina”, en la categorfa 5,'%° entonces, otro titular solici- tard la marca Mia en la misma categorfa, pero para productos distintos como: “Alimentos para bebé, moldes dentales, fungicidas y herbicidas”. Si nos atenemos a la concepcién de la posibilidad de una renuncia parcial, deberemos estar de acuerdo con el otorgamiento de ambas marcas para una misma clase pero con productos distintos. Particularmente considero no serfa posible, ya que crearfa subcategorias dentro de las clases previstas, ademds, de los problemas que traerfan en la buisqueda de antecedentes, ya que podrfan existir hasta seis marcas idénticas con titulares distintos (y para productos distintos) dentro de una sola categoria; por estas razones, considero que no serfa posible esa renuncia parcial (sobre una clase), © de hacerse no produciria ninguna modificacién a la condicién juridica particular del renunciante. Aceptar la posibilidad de la renuncia parcial dentro de una misma clase (sin renunciar a la totalidad de actividades previstas para esa misma 147FERNANDO FUENTES PINZON categoria), no conducirfa a ningiin beneficio préctico, ya que se; procedente una accién por falta de uso intentada por un tercerg (ng supuesto que el titular lo siga empleando por lo menos en un Produc, servicio especifico contemplado en la misma categoria), ademés no debers pagar ni més ni menos sino la misma tasa de renovacién (la previsy una sola categoria), por ende, esta posi dad de renuncia no tend ningtin efecto juridico. 8.2. Cancelacién del Registro Existen dos causales para que proceda la cancelacién de un tegistro: la marca vulgarizada y la falta de uso. La falta de uso como causal para la cancelacién del Fegistro tiene sy fundamento en la proliferacién de las denominadas “marcas de proc, las cuales consistian en el registro de un sinntimero de signos distintivos que no serian utilizados en el mercado, por lo cual, no permitiendo qu los fururos solicitantes de marcas pudiesen utilizarlos, dado que a pest de ser inmensa la cantidad de signo registrables, también es cierto quesu ntimero no es infinito, por lo que se pretende con esta condicién la tea utilizacién del mismo (signo) por parte del titular 0 un licenciatatio, El uso como condicién para solicitar la cancelacién del registo marcario puede tener dos aceptaciones: 1) la posicidn restrictiva o ere de la misma, la cual exige la utilizacién de la marca en operaciones comer- ciales efectivas como las ventas, Permutas o arrendamientos, no siendo suficiente los actos preparatorios de esas operaciones, y 2) la poscén amplia, que considera uso de la marca, de la comercializacién, sino a los actos preparatorios como la publicidad previo al lanzamiento, el empleo de la marca en papeleria, los estudios mercadotécnicos previos, etc," no sdlo las operaciones finales El uso deberd estar regido por algunos elementos, siendo el est” blecimiento de Pardmetros, términos o cifras igualitarias para todos unt situacién no aplicable. De esta manera, la Oficina Nacional Competent deberd considerar factores de medicién, tales como: a. Dimensién de la Emprese: Dependiendo del tamafio de la misma, pot! determinarse si la produccién anual es meramente simbélica 0 10 148LEMAS COMERCIALES El lema comercial es un accesorio de la marca, que permite una ma- yor conectividad entre la distincién de la misma y el puiblico consumidor, conformado por palabras, frases o leyendas aplicables al signo marcario. La accesoriedad del lema obliga que el mismo sea solicitado atri- buyéndosele desde el momento de la solicitud, el ntimero de registro del signo que deberd complementar. Igualmente, esta accesoriedad serd indisoluble, siendo nulas las licencias o cesiones exclusivamente referidas alos lemas que no incluyan a la vez la licencia o cesién del signo marcario que complementa. El lapso de duracién del mismo ser4 igual al de la marca (10 afios), renovables consecutivamente. Como elemento accesorio correrd la misma suerte que el elemento principal (la marca), es decir, en el supuesto que la marca sea cancelada, declarada nula o caduca, el lema perderd valor y utilidad, ya que no podré ser utilizado con la marca al carecer ésta de proteccién o cambiar de titular. LaLPI Ven. establece una limitacién para el registro cuando este lema contenga alusiones a productos o marcas similares ya registradas, o presente expresiones que puedan perjudicar a estos productos 0 marcas. Tampoco podran registrarse aquellos lemas que no posean un cardcter distintivo, produzcan confusién en el ptiblico, sean contrarios a la moral o a las buenas costumbres, entre otras causales nugatorias del registro marcario. En lo pertinente le ser4 aplicable la normativa prevista para las marcas. 153