Curso de Derecho de Marcas
Curso de Derecho de Marcas
Miércoles:
meet.google.com/enn-cyix-ybw
Sábados:
meet.google.com/fit-qbef-zyk
a) los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o
servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;
(esto se conoce como los signos genéricos, una marca que se quiera llamar PANIFICADOS para
distinguir PAN, ¿cómo compiten con los demás? No se puede. Por otro lado habla de su naturaleza,
función, por ejemplo con palo o sin palo para la yerba, o aireado para chocolate. Cuando hablamos de
una descripción hablamos de una cualidad que se de cuenta del producto, por ejemplo PIZZA A LA
PIEDRA)
b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su
solicitud de registro; (por ejemplo: birra. La sanción es que ya entre todos hicieron conocer ese signo
como el nombre o el servicio en sí, entonces que alguno de ellos lo registre de manera exclusiva o
excluyente, infringe con el derecho de marcas, y el nombre BIRRA no está en la RAE pero está
prohibida igual. Acá analizamos cómo el factor tiempo incide en estas marcas porque también pasa el
efecto contrario: una marca que por la constancia se hace tan conocida por los consumidores que el
consumidor designa a todo ese producto con el nombre de esa marca)
c) la forma que se dé a los productos; (esta es de las normas que han quedado desde antaño con esta
redacción y se debería haber actualizado desde la década del 80 ya que lo que está prohibido no es
toda forma que aplica al producto sino que aquella que resulta necesaria para cumplir alguna forma
natural de ese producto. Por ejemplo yo no puedo registrar el mecano que es la forma de la tuerca para
comercializar tuercas porque es la forma natural del producto)
d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos. (cuando
analizamos esto parece que estamos ante dos prohibiciones en una, porque por un lado es la del color
natural o intrínseco que es ponerle de un modo un límite a la forma. El color de la manzana
naturalmente es verde o roja, por ende no voy a poder registrar verde o roja para categoría manzanas.
Tampoco voy a poder registrar deliciosa o arenosa sobre la manzana porque hay un tipo de manzana
que se llama así. ¿Qué pasa con la última parte de la prohibición? Un solo color aplicado al producto,
va un poco en coordinación en lo que dice el inciso 1 que decía la combinación de colores y acá dice un
solo color, pero la realidad es que sobre esto se ha avanzado y mucho por la aplicación de la capacidad
sobreviniente o adquirida en el uso. Si el interesado demuestra que ha sobrevenido una distintividad del
producto y que el consumidor identifica sus productos así como un determinado productor. Caso típico
se dio respecto de un producto de color de librería que se dio sobre un rectángulo de color amarillo,
ósea el post-it. El post it es la marca que se aplica para identificar a este producto que creó 3M, pero en
todas las legislaciones se prohíbe el color porque se pensó de: que pasa si al capitalismo le damos la
posibilidad de que convierte en derechos monopólicos los colores, correríamos un serio riesgo de vivir
en balnco y negro entonces siempre se les sugirió de adquirir un color.)
es contundente el legislador cuando dicen que estos signos no son marcas ni lo van a ser, en principio
acarrean una nulidad absoluta porque no van a poder ser subsanados pero en muchos casos se puede
echar mano a esta situación de la distintividad sobreviniente.
Artículo 3.
ARTICULO 3º — No pueden ser registrados (en principio, pareciera que no le niega acá la capacidad
distintiva pero vamos a encontrar acá que por otras razones no se pueden registrar, es decir, le
reconocen la capacidad distintiva pero por algún motivo no van a poder acceder al registro)
a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos
productos o servicios; surge el fundamento de acá para decir que la ley de marcas impide la
posibilidad de confusión. Acá habla de identidad de marcas. Contempla el supuesto en donde
alguien pretende un signo exactamente igual a uno que ya está solicitado con anterioridad o
registrado PARA distinguir los mismos productos o servicios. Es decir, si por error solicité la
marca EL CALVO y por un error solicito nuevamente EL CALVO, la oficina no me la va a otorgar
porque yo no puedo tener dos títulos iguales, si no que un único titulo que protega esa misma clase.
Cuando dice para los mismo productos o servicios, es uno de los pilares para el sistema, ya que las
marcas se reputan de una manera exclusiva para el producto especifico que quieren distinguir. Si
yo solicito la marca CANÓN en la clase 9 que cubre lo que son cámaras fotográficos, y otro para
colchones, sabanas, pueden coexistir y ningún consumidor se les ocurriría que tienen un mismo
origen empresarial.
¿qué bien jurídico tutela el legislador? Está tutelando la libre competencia porque prohíbe un
monopolio excesivo. También tutela al consumidor ya que todas las prohibiciones tratan de mantener la
libre competencia.
b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o
servicios; (la única diferencia con el inciso anterior es que dice SIMILARES y no idénticas. Esta
prohibición ya no alcanza al mismo titular.
c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras. (ejemplo: champagne, roquefort. Está prohibido
porque podrían estar haciendo alusión a una zona geográfica de donde el producto NO proviene, y eso
genera engaño en el consumidor y también a las personas que fabrican ese bien en esa zona
determinada)
Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área
geográfica determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y
características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de
origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.
d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito,
calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o
servicios a distinguir;
e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;
f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las
municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;
g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos
internacionales reconocidos por el gobierno argentino;
h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el
cuarto grado inclusive;
ARTICULO 5º — El término de duración de la marca registrada será de Diez (10) años. Podrá ser
renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fue utilizada, dentro de los Cinco (5) años
previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o
como parte de la designación de una actividad.
ARTICULO 8º — El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la
hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales
aprobados por la República Argentina.
ARTICULO 9º — Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los
titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos
podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su
defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.
Clase 4 – 23/03
La capacidad distintiva extrínseca es de lo que habla el artículo 3, existe una marca anterior o solicitud
anterior.
Artículo 3. Prohibiciones.
d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito,
calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o
servicios a distinguir; tenemos otras normas, además de la ley de marcas, que para que determinadas
marcas existan ciertos requisitos como por ejemplo una marca de operador turístico debe tener la
condición de que esté registrado como lo exige la ley que habla de eso.
Secunday meaning. La posible confusión en el consumidor una vez que ya tengo una marca, como por ejemplo,
cuarto de libra en mc donalds, tiene un significado secundario porque el consumidor no va a pensar que pesa un
cuarto de libra. En cambio, en Europa tienen un sistema de medida métrico, entonces Mc Donalds ve obligado
a buscar otro nombre en Europa para el cuarto de libra, en este caso, Royal con queso.
Ley 22362.
e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; acá se refiere a
la moral nacional, pública
Leer fallo de la Marca Billy Boy. El problema moral es que es una marca para profilácticos y el símbolo que
utilizaron es la imagen de un pene. En principio, en ese momento, fue considerado como un signo contrario a la
moral y esto mereció la revisión judicial.
Para el profesor, la marca hay que publicarla para cumplir con la Administración, no publicarlo es como darle
un tratamiento especial y generador de un daño o desigualdad que puede llevar a planteos judiciales.
La justicia nos ha dado a entender que hay que indagar en la moral especifica de una sociedad en el momento
de resolver la contienda. Si esa marca es el producto que se va utilizar como canal para expresar la idea de un
autor, es decir, si entra en tensión con la libre expresión o simplemente es una marca para, por ejemplo, papas
fritas. Si le pongo a una marca de papas CLITORIS, puede resultar ofensivo.
f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las
municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; es lógico que un tercero interesado no pueda
registrar estos signos como marcas porque puede llegar a creer el consumidor que está comprando un
producto estatal.
g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos
internacionales reconocidos por el gobierno argentino; en este caso entra la Cruz Roja, por ejemplo,
porque este es a nivel internacional y el f a nivel nacional.
h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el
cuarto grado inclusive;
Clase 4 – 27/03
Para poder acceder a una marca, quien está interesado debe ingresar a un procedimiento de registro que se
inicia a través de la página del propio organismo. Para que cada uno pueda tener este acceso necesita tener
clave AFIP nivel 2 o mayor y agregar al organismo particular para poder hacer la gestión.
Puedo actuar en forma particular, es decir, sin la necesidad de que la parte sea abogado o agente de prop.
industrial, o puedo actuar a través de un representante que sí lo sea. En este caso, el agente de la pp. Industrial
va a actuar a favor del representado, y cuando las personas son jurídicas actúan a través de sus órganos.
En esa solicitud de registro que se conforma de manera virtual, nosotros vamos a cargar una serie de datos, y
hoy es muy difícil que se planteen muchas de las situaciones que estén previstas en la ley como en el decreto,
ya que los formularios electrónicos funcionan de manera que, si alguno no consigna un determinado dato en un
casillero uno no se puede presentar en el formulario. Todos aquellos casos que se daban en los formularios de
tipo papel, es muy difícil que en la actualidad se presenten.
ARTICULO 4º — La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser
titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés
legítimo del solicitante o del oponente.
El interés legítimo parece más amplio que el de derecho subjetivo, y de hecho lo es, porque se vincula con la
capacidad para poder estar en un proceso administrativo con la posibilidad o el interés particular que pueda
tener esa persona física o jurídica y que pueda materializarse esa pretensión, y una vez que se materializa se
vuelve un derecho subjetivo.
Avanzamos sobre la idea de interés legítimo porque hoy, cuando analizamos de acuerdo al derecho actual, y
viendo la actitud que tiene la administración en relación a esta cuestión es como que uno actualmente puede
considerar que hay casi una suposición en favor de quien solicita la marca o se opone la marca, por el hecho de
entender que por el hecho de solicitar, puedo considerar que la Administración la considera suficiente por haber
acreditado el interés legítimo. Los doctrinaros lo relacionan con el principio que se considera básico en todo
ordenamiento jurídico, que e pro acción y que permite que la parte pueda iniciar el reclamo o el pedido. Hoy
por hoy esta distinción que antes se podía ver tan tajante entre d. subjetivo, o interés legítimo, hoy básicamente
estarían casi que dirimida esa discusión porque parte también de este concepto de la tutela judicial efectiva.
Tengo que permitir que el administrado acceda a la justicia o a la administración. Por eso la expresión ambigua
del interés legítimo va perdiendo utilidad.
Uno de los fallos donde primordialmente antes de entrar en la discusión de interés legitimo es el de Paloma
Herrera – Carolina Herrera, donde se dijo que Paloma tiene interés legitimo para solicitar su marca para la
danza, pero avanzar sobre productos como perfumes, cosméticos, no tiene interés legítimo, entonces volvía
hacia este concepto. Hoy esto está casi perimido.
Marca MONOCLASE si a mi el símbolo me interesa para proteger distintos servicios, voy a tener que hacer un
registro para cada clase. Si yo quiero tener un servicio de seguros voy a protegerlo en la clase 46 y si además
quiero tener un servicio de transporte de pasajeros, lo voy a proteger en la clase 39, y en cada una de esas clases
el tramite puede tener una suerte diversa.
Los errores clásicos son que yo indique una clase pero manifieste productos de otra. Una vez que hago la
solicitud, el sistema le calcula el excedente porque el sistema le calcula hasta veinte artículos dentro de una
clase, y luego de la numero veinte, el sistema cobra un arancel excedente. Se confirma la solicitud, se paga el
volante electrónico de pago, y a los días se envia un mail con el Número de acta con el que va a tramitar la
solicitud. A partir de ahí el solicitante sabe que todo el tramite de registro va a consultar con ese número de
acta.
En principio la marca va a estar vigente por 10 años. Una vez ingresado el tramite, la Administración hace un
cotejo de los aspectos formales (estudio de admisión), que si es aprobado, ordena la publicación en el Boletin y
se abre un plazo de 30 días de corrido para que el que tenga interés legítimo, pueda oponerse a ese registro. Los
30 días de corrido son DESDE la solicitud, y una vez transucrridos la administración efectúa una búsqueda de
antecedentes fonéticos y en todo caso se expide sobre la registrabilidad.
La vista de admisión impide la publicación y una vez que el interesado en el plazo determinado por el propio
decreto (10 dias hábiles administrativos) contesta ese requerimento y soslaya ese requisito, recién ahí la
administración lo publica y una vez publicado volvemos a lo dicho en el párrafo anterior.
Decreto 242/2019
ARTÍCULO 10.- Los trámites seguidos ante la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 22.362 y sus
modificaciones deberán ser presentados ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI) y quedarán sujetos al procedimiento y aranceles que establezca el citado Instituto dentro del ámbito de
su competencia.
Aquellos solicitantes con domicilio real en el extranjero, además del domicilio especial electrónico, deberán
constituir un domicilio especial en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
En caso de divergencia entre la constancia de la solicitud o de cualquier escrito en poder del solicitante y el
original del mismo obrante en el expediente, prevalecerá este último.
Quien tiene un domicilio real en extraña jurisdicción va a tener que constituir, además del electrónico, un
domicilio en CABA para que cualquier situación judicial o administrativa que podría plantearse se pueda
notificar y sea sencillo el tramite.
ARTÍCULO 12.- La firma del solicitante, así como del signo cuyo registro se pretende, se considerarán
requisitos no subsanables y, en consecuencia, su ausencia determinará la nulidad de pleno derecho de la
solicitud, la que se archivará sin más trámite, luego de la notificación del acto administrativo que así lo
declare. Igual resolución se aplicará cuando la ausencia de indicación de clase o de los productos o servicios
impida conocer el ámbito de protección que se pretende reivindicar.
Ante la falta de cumplimiento de los restantes requisitos formales previstos en la Ley N° 22.362 y sus
modificaciones, en la presente reglamentación y en las disposiciones emanadas de la Autoridad de Aplicación,
se correrá vista al solicitante, a los fines de que proceda a subsanar las deficiencias observadas, en el término
de DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente a la notificación.
Si la solicitud fue incorrectamente clasificada se correrá vista para su corrección, por el término de DIEZ (10)
días hábiles administrativos, computados en la forma indicada en el párrafo anterior, en la que se indicará,
además, el criterio de la oficina.
Contestadas las vistas con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo, se resolverá y se
ordenará la publicación de la solicitud o se dictará resolución denegatoria, según corresponda.
La publicación de la solicitud contendrá, al menos, el signo solicitado, el nombre del solicitante, la fecha de
presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en la que están incluidos, el número de
presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso, el número de matrícula del agente de la
propiedad industrial que tramita la solicitud.
En la primera parte de este artículo se habla más que nada del formato papel y sobre la firma que hoy en día es
todo digital. Hoy en el trámite si yo no clickeo y acuerdo esa firma con ese click, el trámite no ingresa.
Entonces, ningún tramite en verdad puede no tener firma porque si no no se ingresa, pero la diferencia es que
esa firma puede ser un click.
El segundo párrafo habla de que si hay errores u omisiones formales, la Adm lo observa, corre vista y hay diez
días hábiles administrativos a partir del día siguiente de la notificación. Y con respecto a la notificación, hoy
por hoy esa notificación de esa vista se cursa a través de un Boletin. La norma que establece el régimen de las
publicaciones tiene la idea de que ese tipo de notificación es una ficción jurídica, y por lo tanto le otorga un
plazo adicional de suspensión al sistema. Es decir, una vez que la vista aaprece en el Boletín, se suspende por
treinta días corridos y luego recién comienza a contar el plazo de la vista.
¿Por qué se puede dar dictar una resolución denegatoria? Porque el interesado se olvida de contestar. Esta es
una denegatoria formal.
VOLVER A ESCUCHAR
30/3 – Clase 5
Duda acerca del INPI haciendo la búsqueda de la marca solicitada. La ley de marcas establece una serie de
plazos que en definitiva no se cumplen, por eso es que el profesor habla de que los procedimientos lo tomemos
en relación a lo que vemos en clase. Si bien nuestro procedimiento es especial, se aplica le ley de
procedimientos administrativos, y una de las cosas esenciales es la prelación, la fecha y la hora en la que fue
presentada la solicitud, y si esto yo no lo mantengo tal vez termine otorgando marcas antes de las que debería
haber otorgado, por eso debo seguir un orden de acuerdo al ingreso. Por eso el Instituto mantiene una demora
de un año aproximadamente, y es imposible que pueda estudiar más allá de que esté cumplido el proceso del
plazo para proceder con el estudio de fondo, porque tiene un año de marcas que todavía no estudió. Los plazos
que están tanto en la ley como con el procedimiento, no tienen sanción. El que tiene sanción es el interesado y
si no cumple con el plazo se declara la denegatoria formal, por ejemplo, si no cumple con el plazo de vista.
Más allá de que el artículo 15 hable de la búsqueda, en realidad si lo hace o no en ese período no tiene ningún
tipo de sanción, y el estudio de fondo se hará una vez que estén estudiadas las que se presentaron antes que
aquella marca.
La clase pasada dijimos que una vez contestada la vista de fondo, el Instituto debe resolver: si deniega la marca
porque ratifica su criterio, o si la acuerda y otorga el registro generando el titulo de marca. A partir de que la
otorga comienza la vigencia de la marca, DESDE la fecha de su otorgamiento.
Si se deniega la marca, el solicitante puede: a. Aplicación ley de procedimientos administrativos, plantear un
recurso de reconsideración con apelación y jerárquico en subsidio en la fase administrativo. Tiene 30 dias
hábiles administrativos desde que le notifican la resolución denegatoria (se la notifican a través del Boletín). No
hace falta que el administrado agote la vía administrativa, si no que puede plantear directamente una
reconsideración judicial y esto se permite porque sabemos que hay tratados internacionales que prevén una
doble instancia que permita un análisis por fuera de la administración y a manos de la instancia judicial. En este
caso la justicia competente es la civil y comercial federal, y el juez competente es el de primera instancia (en
los actos de denegatoria de marca)
De esa demanda le van a correr traslado al INPI, entonces el INPI es mi contraparte en este sentido. No hay un
oponente porque no es un cese de oposición. El interesado acá cuestiona la resolución de INPI. Si el juez de
primera instancia coincide con el criterio del INPI, la parte tiene una segunda opción que es llevar el caso a la
Cámara. ¿Qué pasa si planteo el recurso administrativo? ¿puedo plantear el recurso judicial? No puedo hacerlo
concomitantemente, debo esperar el resultado de la administración.
En la realidad, la Administración para resolver un recurso está demorando entre dos y cuatro años, entonces
tengo que tener claro los tiempos.
Como siempre hablamos, nuestras solicitudes de marcas en nuestro procedimiento, las marcas son monoclase,
hacemos mención a una herramienta que se aplica de manera habitual y una herramienta que procede de un
tratado internacional de Niza para la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas y ese
tratado de Niza va a tardar cuatro años generando nuevas ediciones de este documento que tiene como finalidad
agrupar una manera los productos y los servicios que se consideran existentes en el transcurso de las relaciones
comerciales. Los agrupa por sector, entonces cuando vimos por primera vez el Boletín de Marcas, vimos que en
la segunda hoja incluye los títulos de las clases que son enunciados que nos van a indicar de forma general qué
tipo de productos y qué sector nos está refiriendo esa clase.
Luego tenemos lo que se llama las notas explicativas, que son denominaciones que incluye esta clasificación y
que de alguna forma nos dan idea de los productos que concretamente se encuentran incluidos dentro de esa
clase y cuáles no. *ver las notas explicativas, por ejemplo de la Clase 34 y que nos da idea de qué otros
productos que nos den dudas se encuentran o no en la clase 34.
El tema que tiene incidencia en el tratado de Niza que es internacional es el idioma. Lo que se utiliza para
determinar es la columna del número base. El número base acompaña el producto más allá del idioma en el que
esté expresado el idioma del producto, el ingles y el francés son los dos idiomas del Tratado. El francés por ser
el oficial y el inglés por ser el más masivo, entonces existe una traducción oficial más allá
En aquel momento donde se adoptó la clasificación de Niza, tmb se adoptó un documento que era una tabla de
clasificación que se usaba para determinar las clases nacionales a qué nuevas clases internacionales debían
emparentarse, porque cuando se adoptó la clasificación ya estaban todas las marcas en trámite.
Muchas veces, el producto cuando la industria lo concreta, no concibe un resguardo en la clasificación de Niza,
y si hoy surge un producto nuevo tal vez no encuentre específicamente a qué clase pertenece y entonces, la
propia clasificación concibe ciertos principios para determinarlo. Por ejemplo: el principio que establecer que si
el producto no está concebido en ninguna de las clases, se debe regir por la materia prima predominante con la
que se hizo ese producto.
Estas modificaciones que se hacen cada unos años afectan el contenido de las clases. Por ejemplo: desde hace 4
ediciones de Niza, está el desmembramiento del contenido de la clase 42 de servicios. Antes describia una serie
de servicios y decía “y cualquier otro servicio que no se encuentre en las otras clases”. Esto produce una
contradicción, y entonces era una clase residual.
Uno de los principios es la materia prima en el que está hecho, también el modo de funcionamiento, también la
analogía, y si aún hay una duda en esto, el estudio de admisión me va a correr una vista y me va a decir cuál es
el criterio de clasificación.
Tengo un plazo de 10 días hábiles para contestar el traslado de la vista formal, pero también acá aplica el plazo
de los 30 días corridos.
En principio, el estudio de fondo no se va a expedir sobre la clasificación porque es una materia típica y propia
del estudio formal previo a la publicación de la marca, y el estudio de fondo va a estudiar si esa marca está
incursa en alguna prohibición, PERO puede volver sobre la clasificación.
Cuando nosotros analizamos, muchos servicios no los vamos a encontrar. Entonces tenemos que empezar a
aplicar algún criterio que me permita la clasificación. Si yo alquilo un auto, me transporto entonces va a ir a la
clase 39 que es la clase de transporte. Si yo alquilo la vajilla para una fiesta, en la clase 41 van los servicios de
recreación, de DJ, de alquiler de salones, entonces esto sirve para coadyuvar esta fiesta.
Una de las discusiones es históricas, es el servicio de una red global, se consideraba un servicio de
comunicación entonces los cibercafé debían registrarse en la clase 38 que es donde van las telecomunicaciones.
La prioridad se debe invocar con la solicitud de registro. En el área de prioridad internacional debo contar con
estos dos datos indispensables: fecha en la que se hizo el deposito regular original y el código de país. La
administración cuando publica en nuestro boletín, indica esta información en el boletín (dato de fecha y del país
desde el cual yo reivindico prioridad). Es una información indispensable para aquel que se va a oponer.
3-4 Clase 6
Está basado en el concepto del depósito regular que incluye el mínimo indispensable para que ese deposito
haga nacer esta posibilidad de ser reivindicado como prioritario en otra latitud del mundo siempre y cuando
sean todos países miembros de este Convenio de Paris.
En este convenio también encontramos algunos principios especiales que rigen lo que es la propiedad
industrial, por ejemplo, el principio de trato nacional. Este principio implica que cualquier miembro de otro
país signatario del convenio, le tiene que dar la administración y la justicia empresaria o un solicitante local, en
todo lo que hace.
Lo que determina en concreto la clasificación es el producto o servicio indicado, sin perjuicio de la clase en que
la Administración va a efectuar esa prioridad. En esos casos es una cuasi triple identidad, ya que tenemos en lo
que hace a la limitación una pequeña diferencia que tiene que ver con lo que se interpreta a como deben usarse
las clases, pero son las pequeñas diferencias que puede haber de un país a otro.
¿Cómo acredita la invocación de prioridad? Tiene tres meses para hacerlo, pero depende de qué país proviene.
Hay países en donde se efectua un certificado de prioridad, donde se consignan todos estos datos y se agrega
una copia de la solicitud originaria, y en cambio hay otros países donde directamente presentan la copia de la
solicitud, SIN TRADUCCIÓN como lo establece nuestro ordenamiento. Con la única salvedad de la traducción
es lo que se exige para acreditar la prioridad, y una vez que esto está presentado ante la administración, la
misma puede ratificar estos datos que se invocaron como prioridad y de ahí entonces proceder a la publicación
en el Boletín de Marcas, porque de acuerdo a la propia normativa, si esa prioridad no es ratificada dentro de
este plazo con la documentación específica no va a tener prioridad pero nace lo que llamamos PRELACIÓN, va
a quedar con la fecha y hora argentina sin posibilidad de poder retrotraer al depósito invocado como
prioriatorio.
¿Cuándo estamos ante un depósito regular? El Convenio de París dice que es cuando tenemos un deposito del
que podamos determinar ese derecho prioritario, ¿Cuándo lo podemos determinar? Cuando tenemos una
solicitud presentada por una persona física o jurídica con un signo y donde puede determinarse los productos o
servicios que se pretenden identificar con esa marca. Recién cuando estemos ante un deposito de este tipo
vamos a tener la identificación del deposito regular. Antes, para que un acto se considere exteriorizado, era
imprescindible la firma como signatura por parte del solicitante.
Entonces, en rasgos generales hemos definido los requisitos y los tiempos en las que debe presentarase la
prioridad y la diferencia entre la acreditación y la invocación. Si yo lo acredito efectivamente, se publica en el
Boletín para que los terceros puedan verlo, y, en su caso puedan oponerse. En cambio, si no cumplo con la
invocación solamente se va a presentar con la fecha de prelación, es decir, la fecha de presentación en el
formulario.
ARTICULO 4
A. – 1) El que haya depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad,
de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión, o su
causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los
plazos fijados más adelante en el presente.
2) Se reconoce con capacidad para dar nacimiento al derecho de prioridad a todo depósito que tenga el
valor de un depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de
tratados bilaterales y multilaterales concluidos entre países de la Unión.
3) Se entiende por depósito nacional regular todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la
cual la solicitud ha sido depositada en el país de que se trata, cualquiera que sea la suerte posterior de esta
solicitud.
Acá podemos explicar otro de los principios que es el de independencia de los trámites. No va a
importar la suerte posterior que pueda tener esa solicitud, no importa si en el país donde nació ese depósito
regular finalmente la administración otorga o no el registro. Lo que sirve es solo para determinar la fecha y
hora de presentación, pero no es que luego va a seguir la misma suerte que tuvo ese tramite en otro país.
Incluso este principio de independencia de los trámites hace a contemplar la soberanía de cada país, porque
quizás en otro país se puede tomar una consideración diversa a otro.
B. – En consecuencia, el depósito efectuado ulteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes
de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, sea,
principalmente, por otro depósito, sea por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a
la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar
lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros
antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados en virtud
de la legislación interior de cada país de la Unión.
Acá salvaguarda la unión, es decir, si alguien tenía una marca el 3 de abril con un derecho priotario de 3 de
octubre de 2023, viene y presenta esa prioridad pero en Argentina esa misma marca existe registrada hace
tres meses. Ese derecho de prioridad va a poder soslayar los antecedentes y todo ello podría resultar un
obstáculo dentro del plazo de 3 de octubre hasta el 3 de abril, pero si la marca Argentina es posterior, queda
a salvaguarda de lo que considere el ordenamiento local.
C. – 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de 12 meses para las patentes de invención y los
modelos de utilidad y de 6 meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de
comercio.
2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del
depósito no está comprendido en el plazo.
3) Si el último día de plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir
el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el
primer día laborable que siga.
Al ser una herramienta que está pensada para la mayoría de los países, justamente hay cosas que son locales
como los feriados, entonces si ese depósito hubiese vencido el 2 de abril, tenía todo el día 3 de abril. No era
que no iba a poder reivindicar la prioridad, tenía todo el 3 de abril que es el día siguiente hábil para
reivindicar la prioridad.
4) Debe ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo
de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el
sentido del párrafo 2), arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión a condición de que esta
solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada abandonada, o
rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar subsistir derechos, y que no haya
servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá entonces
servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.
D. – 1) El que quiera prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una
declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará en qué momento, lo más tarde,
deberá ser efectuada esta declaración.
En nuestro caso esa declaración debe ser efectuado al momento de la solicitud y después debe acreditarse.
Para acreditarlo tiene tres meses, pero la invocación de la declaración hay que hacerlo con la solicitud. En la
solicitud misma debes decir si contas o no con prioridad, y en su caso, indica el país y fecha en que fue
hecho la solicitud.
3) Los países de la Unión podrán exigir del que hace una declaración de prioridad la exhibición de una
copia de la solicitud (descripción, dibujo, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su
conformidad por la Administración que haya recibido esta solicitud, estará dispensada de toda legalización
y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud ulterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de
un certificado de la fecha del depósito expedido por esta Administración y de una traducción.
Este es el momento para acreditarlo. Son dos momentos distintos: en uno se invoca, y en otro se acredita.
Entonces, en el momento en que la autoridad recibe la solicitud, la administración puede exigir dentro del
plazo de los tres meses en que se invoca, la acreditación. Esto se hace porque puede ser falsa esa invocación.
4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de
la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades
previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de
prioridad.
En nuestro caso, no se piden otras justificaciones más que esa copia de la presentación original.
El que quiera prevalerse de la prioridad del depósito anterior estará obligado a indicar el número de este
depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.
También el que quiera prevalecerse, debe indicar el número de este depósito. ¿pero qué pasa con el número
del depósito? Siempre se entendió que al invocarse la prioridad, los elementos esenciales es el país y la
fecha porque para determinar si efectivamente es miembro esa Nación, y si está en el término de los seis
meses. Cuando se acompaña la copia o certificado de prioridad, va a estar la fecha y el número de acta
(número por el cual cursa esa solicitud de registro) entonces, si no se acredita en debida forma, no voy a
estar indicando el número de depósito original, entonces puede ser de todos modos rechazado el pedido de
prioridad y queda el de prelación.
E. – 1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de
prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los
dibujos o modelos industriales.
2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad
basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.
F. – Ningún país de la Unión podrá rechazar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que
el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el
motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no
estaban comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos
casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.
En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la o las solicitudes cuya prioridad es reivindicada,
el depósito de la solicitud posterior da nacimiento a un derecho de prioridad en las condiciones ordinarias
G. – 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud
en varias solicitudes parciales conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si hay
lugar a ello, el beneficio del derecho de prioridad.
2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente conservando, como
fecha de solicitud parcial, la fecha de la solicitud inicial, y, si a ello hubiera lugar, el beneficio del derecho
de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta
división será autorizada.
H. – La prioridad no podrá ser rechazada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los
que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud dirigida al
país de origen, en tanto que el conjunto de las piezas de la solicitud revele de manera precisa los citados
elementos.
ARTICULO 6 bis
1) Los países de la Unión se obligan, bien de oficio si la legislación del país lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que
constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una marca que
la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser allí notoriamente conocida ya como
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una
marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de 5 años a contar de la fecha del registro para reclamar la
anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá
ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo vara reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe.
Empieza acá el convenio de París a contemplar la ausencia de registro, y sin embargo, contar con la
posibilidad de protección. Lo que juzga la autoridad del país de registro es el uso, PERO NO ESTÁ
REGISTRADA. Se habla de este concepto de notoriedad.
ARTICULO 10 bis
1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la
competencia desleal.
2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en
materia industrial o comercial.
1° Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2° Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3° Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de las mercancías.
Oposición al registro.
Una vez que la administración efectúa el control de la solicitud y considera recubiertos los requisitos
formales, ordena la publicación en el Boletín de Marcas y Patentes. El oponente debe contar con el interés
legitimo, de acuerdo por lo establecido en el artículo 4. Un poco también nos adentramos en un concepto de
interés legítimo que actualmente está relacionado con la tutelal judicial efectiva, con la tutela de derecho con
la que cuenta un individuo dentro de un Estado. Es un poco esta posibilidad de contar si se concreta esa
pretensión con un derecho.
¿Cómo ejerce el interés legitimo en caso del oponente? En principio, efectuando la oposición al registro,
efectuando dentro de los treinta días esa oposición que, en principio, implica que la administración va a
considerar la opinión de un tercero, es decir, ese oponente que presentó esa oposición dentro del plazo
previsto dentro de los treinta días de publicación de la marca, y especialmente va a tener en cuenta la
fundamentación del oponente. ¿Cuáles son los fundamentos en que puede valerse el oponente? Prioridad,
porque yo tengo un registro anterior.
Clase 6 – 6/4
Oposición de registro.
Se debe hacer dentro de los treinta días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial. El plazo de
treinta días corridos empieza a correr a partir del día de publicación de la marca en el boletín.
Hoy por hoy, se le consideró aplicable el Código de Procedimiento Civil y Comercial que establece las dos
primeras horas con un plazo de gracia. Las anteriores clases dijimos que nuestro procedimiento quedó
plagado de normas que quedaron en desuetudo.
La oposición también se presenta por un formulario electrónico en el sitio web de la Dirección de Marcas y
luego se paga un volante electrónico de pago y luego se considera ingresado. Si no se realiza el pago, se
considera no efectuada la presentación.
Anexo I – Disposición N° M 545/04 Leer artículos para saber por qué se realiza la oposición