GABRIEL BENITES ARRIETA

CAPÍTULO 2: LAS MARCAS

2.1. Las marcas y los requisitos de protección
Al ser la marca el signo distintivo más utilizado en el mercado, la doctrina y la legislación han coincido
en trasladar la mayoría de sus disposiciones a los demás signos distintivos, especialmente respecto a
los requisitos para acceder a registro, sus alcances y la duración de su protección11.

El concepto jurídico de marca ha sido definido por el artículo 134 de la Decisión 486, el cual establece
que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado
y que, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

Las marcas pueden estar conformadas por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras,
símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, letras, números,
forma o envase de los productos. Asimismo, la legislación contempla la posibilidad de registrar algunos
signos que no son visibles como los sonidos y los olores12. El uso de estos elementos o la combinación
de los mismos, puede determinar que los signos sean denominativos, figurativos, mixtos y
tridimensionales, tal como podemos apreciar a continuación:

Signos denominativos:

Marca Distingue

TOYOTA Automóviles

ADIDAS Prendas de vestir

FANTA Bebidas gaseosas

______________________
11
Por ejemplo, los artículos 179, 184 y 189 de la Decisión 486, disponen que, para los casos de lemas comerciales, marcas colectivas y marcas de
certificación, respectivamente, serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas.
12 DECISIÓN 486

El artículo 134 de la Decisión 486, establece que podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

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Signos figurativos:

(Distingue: neumáticos)

(Distingue: Artículos deportivos)

Signos mixtos:

Signos tridimensionales:

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Es necesario cumplir dos requisitos para que un signo se constituya en marca y pueda acceder a su
registro, a saber: la aptitud para distinguir productos o servicios en el mercado y la representación
gráfica.

La aptitud distintiva de la marca debe evaluarse como aquella característica que le permite
individualizarse ante el público y por medio de la cual logra convertirse en un elemento indicador de
origen empresarial. No se trata de que la marca facilite al público a identificar al productor o
empresario que la coloca en el mercado, sino que sea percibida como un signo que proviene de un
empresario en particular, independientemente si se conoce o no su identidad.

De esa manera, no será posible que a través de algunos elementos los empresarios logren esta
asociación. Por ejemplo, una línea que no presenta ningún tipo de característica o color especial o un
conjunto de caracteres de origen asiático no resultarán aptos para ser utilizados en el comercio como
elementos diferenciadores, tal y como apreciamos en las siguientes imágenes:

_______________ セレブラシオン13

Resulta improbable que algunos de los signos reproducidos puedan ser percibidos como la marca que
distingue al producto que se encuentra en el mercado. Una línea será percibida únicamente como una
forma y no como el elemento que identifica al producto y, en el caso de los caracteres, la generalidad
del consumidor peruano no podrá recordar con exactitud las formas de los mismos, por lo que no
podrá identificarlos inequívocamente cuando necesite adquirir nuevamente el producto. En ambos
casos vemos cómo es que algunos elementos por sí mismos no resultan útiles para ser utilizados en el
tráfico mercantil, es decir, no son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado.

Por su parte, la representación gráfica, corresponde a la posibilidad de que, a través de un medio

gráfico, la marca sea perceptible a la vista y pueda representarse siempre en forma inequívoca. Este
requisito guarda relación con la necesidad de publicitar y de hacer inmutable el registro de la marca,
puesto que lo contrario implicaría no conocer con exactitud el signo sobre el cual recae el derecho de
su titular14.

Las marcas sonoras:

Dentro de las marcas no tradicionales encontramos a las marcas sonoras, a través
de las cuales es posible identificar orígenes empresariales por medio de melodías o
sonidos. Probablemente algunas marcas sonoras nos resulten familiares, tales
como el silbido de D’onofrio o el rugido de un león de Metro-Goldwyn-Mayer. En
estos casos, el requisito de representación gráfica puede ser cumplido con la
presentación de la partitura de la melodía y en el caso de un sonido no melódico
del espectrograma (sonograma) correspondiente. Veamos, a continuación, un
ejemplo:

______________________
13
Traducción al idioma japonés de la palabra CELEBRACIÓN. Fuente: Google Translate.
14 Existe un grupo de marcas denominada no tradicionales, tales como las marcas olfativas, cuyo tratamiento genera algunas cuestiones entre las
diferentes autoridades marcarias a nivel mundial, puesto que, para estas marcas, la representación gráfica es un requisito cuyo cumplimiento no
resulta del todo claro. Sin perjuicio de ello, nuestra legislación establece como condición indispensable que todas las marcas deben ser susceptibles
de representación gráfica.

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2.2. La distintividad
Hemos indicado que la función más importante que cumplen las marcas en el mercado es la de
facilitarle a los competidores la posibilidad de diferenciarse entre sí, lo que se convierte también en
una herramienta indispensable en favor del público, el cual podrá elegir los productos o servicios de
acuerdo a sus intereses. Asimismo, hemos visto que todas las marcas deben cumplir el requisito de ser
elementos aptos para ser utilizados en el mercado.

El examen de distintividad se realiza tomando en cuenta los productos o servicios a los que se aplique
la marca, siendo posible, por ejemplo, que algunas marcas resulten distintivas con relación a algunos
productos y servicios y no lo sean con relación a algunos otros15.

La doctrina ha diferenciado a los signos en cuanto a su relación con los productos o servicios en signos
de fantasía, arbitrarios y evocativos. Los signos de fantasía son aquellos que carecen de significado en
nuestro idioma o cuyo significado no es conocido por el público; los signos evocativos son aquellos que
llevan implícito un mensaje o información sobre el producto pero que no lo hace en forma directa
(podríamos decir que sugieren), necesitando un esfuerzo del público para identificar dicho mensaje o
información; mientras que los signos arbitrarios son aquellos que presenta un significado pero que no
guarda relación con los productos o servicios a los que se aplica.

Ejemplos de signos de fantasía:

Distingue: reagrupamiento de diversos productos

Distingue: prendas de vestir

Ejemplos de signos evocativos:

Marca Para distinguir:

BIOCARDIO Productos farmacéuticos

DULCIMAX Chocolates, confitería,

LA GRAN FRUTA Expendio de bebidas,

restauración

______________________
15 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 268-IP-2015,señaló que la marca
tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del
signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

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Ejemplos de signos arbitrarios:

Distingue: fósforos

Distingue: calzado

2.3. Duración de la protección

En nuestro país la protección de las marcas se concede por un plazo de diez años que podrá renovarse
en forma ilimitada por periodos iguales. Asimismo, el titular del registro contará con seis meses
adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para renovarlo. Esto se denomina
plazo de gracia para la renovación.

Este plazo de protección se aplica a todos los signos distintivos por igual, salvo a las denominaciones
de origen, cuya vigencia de protección se encuentra condicionada a la subsistencia de las condiciones
que motivaron su reconocimiento.

2.4. Alcances de la protección

El registro de una marca determinará que su titular puede disfrutar de un conjunto de derechos que
se inician con el uso exclusivo del signo registrado, el cual sustentará la decisión del titular de realizar
acciones de disposición de su derecho (faceta positiva), así como de defensa (faceta negativa). Este
derecho al uso exclusivo tiene la característica de ser monopólico, es decir, el Estado solamente
reconocerá al titular de la marca como su legítimo propietario, derecho que se extiende en todo el
territorio nacional.

La faceta positiva del derecho de marcas implica que el titular podrá realizar todos los actos necesarios
para obtener beneficios por la explotación de su derecho, tales como, licencias, transferencias,
constitución de garantías, etc. Por su parte, la faceta negativa comprende a las acciones que el titular
tendrá que desplegar para hacer prevalecer su derecho, bajo este escenario encontramos las acciones
tendientes a impedir el uso y registro de signos idénticos o similares a su marca.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, ha señalado que para que la marca pueda desempeñar
sus funciones básicas en una economía competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el
derecho exclusivo a utilizar la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una
positiva y otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado para
usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica que el titular de la
marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen16.

______________________
16 Pronunciamiento contenido en la Resolución N° 956-2019/TPI-INDECOPI.

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2.5. Las marcas y sus funciones

Las tres funciones principales que cumplen las marcas son: la función indicadora de origen empresarial,
la función indicadora de calidad y la función condensadora de reputación.

La función indicadora de origen empresarial

La función más importante que cumplen las marcas en el mercado es la de facilitarle a los competidores
la posibilidad de diferenciarse entre sí, lo que se convierte también en una herramienta indispensable
del público, el cual podrá contar con un elemento para identificar los productos o servicios de su
interés.

Cuando el público se encuentra frente a la oferta del mercado, va acumulando una cantidad de
información importante, la que le permitirá identificar, primero, la oferta de aquellos productos que
son de su interés y, segundo, la forma por la que estos productos se diferencian entre sí. Este proceso
es el que convierte a las marcas en el elemento indispensable para competir, en tanto, el consumidor
las utilizará para establecer sus preferencias, mientras que el empresario para diferenciarse y hacer
sólida su participación frente a la competencia.

Para Fernández-Nóvoa la marca desempeña un papel informativo: atestigua ante los consumidores
que todos los productos de una misma clase portadores de la misma marca han sido fabricados o
distribuidos por una misma empresa17.

Cuando el objetivo del público es buscar en el mercado los productos de su interés, es probable que
se encuentre con mucha información alrededor de lo que busca; en ese escenario, las marcas
simplifican considerablemente la información que el público necesita. Vamos con un ejemplo:

Miguel necesita comprar algunos productos como parte de su alimentación diaria y

decide iniciar su compra buscando arroz. Al llegar al establecimiento comercial se
encuentra con una gran cantidad de bolsas de arroz de color rojo, cuyo precio en
todos los casos es el mismo. Miguel toma la bolsa que tiene más cerca, realiza el
pago y la lleva. Luego de preparar el arroz, obtiene un producto muy sabroso, por
lo que decide regresar al establecimiento comercial y comprarlo nuevamente.

Al llegar al establecimiento comercial, Miguel se encuentra nuevamente con una

gran cantidad de bolsas de arroz de color rojo, cuyo precio en todos los casos es el
mismo, lo cual, hace imposible que Miguel pueda identificar el arroz que compró el
día anterior.

En el caso de Miguel, el resultado de su búsqueda hubiera sido completamente diferente, si todas las
bolsas no hubieran sido de color rojo, sino que, por el contrario, cada una hubiera tenido un elemento
que las diferencie adecuadamente, independientemente del precio. De esa forma, la determinación
del origen empresarial es la herramienta que facilita que el público adquiera lo que necesita y que los
empresarios se diferencien convenientemente de sus competidores.

______________________
17 Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas (Madrid: Marcial Pons, 2001), 61.

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La función indicadora de calidad

Las marcas no solo trasladan información del origen empresarial, sino que le permiten al público
realizar evaluaciones respecto a la calidad del producto o servicio, a fin de que esa evaluación se
convierta en una herramienta adicional en su proceso de elección.

En el punto anterior habíamos hecho referencia a la información que el público utiliza para culminar
sus procesos de elección, hecho que conduce a la determinación de la indicación de procedencia
empresarial. Este primer nivel, por llamarlo de ese modo, continúa en su proceso de adecuación de
intereses entre empresarios y consumidores, permitiendo que estos últimos adicionen una cuestión
valorativa y, en cierto modo, subjetiva.

Así, la calidad con la que el público se encuentre en los productos o servicios identificados por la marca,
permitirá que el empresario fidelice a su marca frente a un grupo de consumidores, quienes luego de
la información obtenida en sus procesos de elección agregarán valores y particularidades que
incrementarán la diferenciación con las demás marcas.

La función condensadora de prestigio

Hemos revisado las funciones de indicación de origen empresarial y de calidad, donde, esta última
resultaría como una consecuencia natural del éxito en la indicación de origen empresarial.
Efectivamente, trasladar a la mente del público la asociación de una marca con calidad es el resultado
de una estrategia intensa que genera resultados de diferenciación muy especiales.

Debemos tener en cuenta que no todas las marcas pueden desempeñar esta función, puesto que se
reserva para aquellas que han logrado trasladar a la mente del público un significado de calidad.

Luego de que una marca ha implantado en la mente del público una característica de calidad, el
empresario habrá logrado que esa característica sea percibida como una forma de participación que
lo diferencia en el mercado. De esa manera, la asignación de prestigio o buen nombre va a determinar
el éxito de la marca en las preferencias del público, lo que redundará en mayores ventas e ingresos18.

2.6. El uso de la marca

Sabemos que el registro de una marca no es requisito indispensable para participar del mercado, sin
embargo, sí existe una obligación de usar la marca registrada a efectos de evitar la pérdida de ese
derecho precisamente por esa falta de uso.

Al respecto, el artículo 166 de la Decisión 486 dispone que se entenderá que una marca se encuentra
en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las
cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

De esa manera, la falta de uso de una marca puede determinar la pérdida del derecho a través del
procedimiento de cancelación de registro, el cual constituirá el medio para sancionar ese supuesto.

______________________
18
El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la figura que permite a las marcas que su prestigio sea aprovechado legalmente
y le proporciona algunas condiciones especiales que las marcas comunes no poseen. Este supuesto lo revisaremos en un apartado siguiente.

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Una acción de cancelación no podrá interponerse antes de transcurridos tres años

contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el
procedimiento en el que se concedió el registro de la marca respectiva en la vía
administrativa.

2.7. Las licencias y transferencias de marcas

El derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite desplegar una serie de decisiones a
efectos de explotarla y de ello generar rentas. Dentro de estas decisiones se encuentran los actos de
disposición, entre los que encontramos a las licencias de uso o transferencias.

Muchas veces nos hemos preguntado cómo funcionan los mercados de las franquicias y cómo es
posible que las marcas que identifican a los negocios puedan usarse a nivel global. Esto sucede gracias
a que los contratos que dan origen a las franquicias están compuestos por una gran cantidad de
condiciones de diferente índole entre las partes.

Las franquicias no existirían si no fuera posible mantener la exclusividad de los derechos de propiedad
intelectual. El objetivo de una franquicia es que la estructura del negocio pueda establecerse en
diferentes lugares, por diferentes operadores, pero que el público identifique a todos ellos con las
mismas características de calidad o prestigio.

Para que este resultado sea posible, cada operador deberá usar todos los elementos que distinguen al
negocio, donde encontramos en forma indispensable a las marcas. De esa manera, todo contrato de
franquicia involucra una licencia para usar las marcas que forman parte del negocio. En el mercado
peruano existen muchos casos exitosos que funcionan bajo el modelo de las franquicias, en los que
apreciamos cómo las licencias de uso de marcas permiten una vía de crecimiento y rentabilidad tanto
para el titular como para los que operan las franquicias. Así, podemos ver:

Fuente: www.pardoschiken.com

Fuente: www.elcomercio.pe

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Por otro lado, las transferencias representan una vía igual de idónea para rentabilizar el éxito de una
marca en el mercado, puesto que el precio que se pague por la misma se determinará en función al
valor alcanzado por la marca y esto le permitirá al titular rentabilizar todo el esfuerzo realizado por
hacerla exitosa. Recordemos que toda adquisición empresarial incluye a la propiedad intelectual, la
misma que se valorizará y se incluirá en el precio de transferencia19.

2.8. Principales prohibiciones de registro

Nuestra legislación ha considerado a un grupo de supuestos específicos como prohibiciones de registro
de marcas, las cuales se dividen en absolutas o relativas. Serán prohibiciones absolutas aquellas que
se refieren a la imposibilidad de que un signo pueda ser registrado cuando por sí mismo no resulta útil
para distinguir los productos o servicios que pretende identificar en el mercado (artículo 135 de la
Decisión 486); mientras que las prohibiciones relativas se configurarán cuando el signo afecte derechos
de terceros (artículo 136 de la Decisión 486). A continuación, revisaremos las principales prohibiciones
de registro:

Prohibiciones absolutas

• Signos que carezcan de distintividad

Conforme se explicó en el numeral 2 de este capítulo, la capacidad de un signo para poder crear
distinción con relación a los productos o servicios a los que se aplica es lo que conocemos como
distintividad. Todos los signos que carezcan de tal condición no podrán acceder a registro.

• Signos que consistan en formas usuales o en formas o características impuestas por la naturaleza
o la función de dicho producto o del servicio de que se trate

Muchos de los productos que utilizamos en el mercado presentan características comunes como
resultado de su uso extendido, del cumplimiento de alguna función relacionada al uso del producto o
una característica propia atribuida a su naturaleza. Por ello, se ha establecido que sobre dichas formas
no recaigan derechos de propiedad a través del registro de marcas, puesto que, por las finalidades
antes mencionadas, estas resultan necesarias en el uso de los productos. A continuación, vemos
algunos ejemplos:

Fuente: www.mercadolibre.com
______________________
19 DECRETO LEGISLATIVO N° 1075

Artículo 7.- Registro de actos

Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la
Propiedad Industrial.

Los actos y contratos a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. En el caso de las licencias que
afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción.
Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros
correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificados o anulados.
La Dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean
necesarias.

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 DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Fuente: www.amazon.com

Supongamos que se conceden derechos sobre marcas constituidas por las formas que acabamos de
apreciar, el resultado sería que el titular tendría derechos de exclusiva sobre las mismas,
encontrándose habilitado a impedir que terceros sin su autorización puedan utilizarlas. Ese hecho
resultaría perjudicial para el mercado, puesto que se trata de formas que por un lado son necesarias
para el uso de los productos y, además, no son características por las que el público asocie la existencia
de un origen empresarial.

• Signos que consistan en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica

La razón para no permitir el registro de signos que contengan características referidas a ventajas
funcionales o técnicas en el uso de los productos, es que podríamos encontrarnos frente a un supuesto
que es materia de protección a través del régimen de las invenciones, que por su naturaleza tienen
una protección limitada en el tiempo, mientras que el registro de una marca otorga un derecho de
exclusiva temporalmente condicionado a una vigencia de 10 años, pero renovable por el mismo
periodo en forma indeterminada; además, dada la función que cumplen estas características el público
no las relacionará con un origen empresarial determinado.

Fuente de la imagen: www.blog.elpais.com

Fuente de la imagen: www.modelos.com

• Signos constituidos por elementos descriptivos

Los elementos descriptivos son aquellos que se utilizan para informar sobre algunas características de
los productos o servicios, como la calidad, el valor, procedencia geográfica, entre otros. Estos
elementos cumplen una finalidad muy importante en el tráfico mercantil, puesto que, permitirán a los
empresarios informar sobre las características de sus productos o servicios ofertados; mientras que
para el público serán útiles para orientar sus preferencias a los productos o servicios que presenten
características de su interés.

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GABRIEL BENITES ARRIETA

En ese sentido, estos términos deben ser de libre uso por parte de los empresarios. Además, el público
los percibirá únicamente como elementos que describen características de los productos y servicios,
más no como elementos diferenciadores de origen empresarial20. Así, revisemos los siguientes
ejemplos:

Marca Distingue

100% ALGODÓN PERUANO Prendas de vestir

ARROZ INTEGRAL Arroz

GASOLINA SIN PLOMO Combustibles

• Signos constituidos por elementos genéricos

Un elemento genérico corresponde al nombre con el que se designan los productos o servicios y su
función, al igual que los elementos descriptivos, es de mucha utilidad en el mercado. Dado que estos
elementos son utilizados para denominar a los productos y servicios, resultaría perjudicial que sobre
ellos se concedan derechos de propiedad, puesto que se impediría su utilización en el mercado, por lo
que deben ser de libre uso para los agentes. Además, el público los percibirá únicamente como
designaciones de los productos o servicios, más no como elementos diferenciadores de un origen
empresarial. Así, revisemos los siguientes ejemplos:

Marca Distingue

PYE DE MANZANA Postres

SERVICIOS LEGALES Servicios legales

CLÍNICA ODONTOLÓGICA Servicios

odontológicos

• Signos constituidos por designaciones usuales

Un término usual corresponde a la forma en que comúnmente puede designarse a un producto o

servicio. Si bien no es la designación que corresponde al producto o servicio, su uso extendido y
conocido determina que tenga el mismo efecto de la designación correcta. Las designaciones usuales
pueden constituirse por las jergas, las cuales pueden llegar a formar parte del lenguaje generalizado
de una colectividad. En ese sentido, el público los percibirá únicamente como elementos que designan
a los productos o servicios, más no como elementos diferenciadores de un origen empresarial. Así,
revisemos los siguientes ejemplos:

______________________
20 Mediante Resolución N° 1123-2017/SPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual denegó el registro de la marca PANETTONE DI
MILANO, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala determinó que, respecto a la clase 30, la
denominación PANETTONE DI MILANO informa directamente a los consumidores que tipo de producto (pan dulce) distinguirá, así como la
procedencia geográfica de los mismos; resultando, por tanto, una denominación descriptiva.

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Marca Distingue

LOMPA Pantalón

TABA Calzado

CHELA Cerveza

• Signos engañosos

No podrán registrarse como marcas los signos que puedan engañar sobre la procedencia geográfica,
la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate.

Esta prohibición tiene como objetivo impedir que la marca proporcione información falsa sobre las
características que puede presentar, lo cual resultaría perjudicial para un consumidor que se ve
inducido a adquirir el producto por la información que otorga la marca. Así, podemos mencionar los
siguientes ejemplos:

Marca Distingue

IRROMPIBLE Vasos de vidrio

FULLCUERO Prendas de vestir

sintéticas
TODONATURAL Gaseosas

Prohibiciones relativas

• El riesgo de confusión

Antes de pasar a revisar las principales prohibiciones relativas, resulta necesario conocer la definición
de riesgo de confusión, lo cual resulta indispensable para identificar los supuestos en los que algunas
prohibiciones de registro puedan ser aplicadas.

Para determinar el riesgo de confusión entre dos o más signos debe considerarse dos elementos: la
semejanza entre los signos y la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican los signos.

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o El examen de semejanzas:

Se encuentra referido a la evaluación comparativa entre signos, a fin de determinar si los elementos
que presentan resultan suficientes para diferenciarlos o, por el contrario, determinan su similitud21.

El examen de semejanzas puede realizarse tomando en consideración los elementos denominativos,

gráficos o conceptuales. La evaluación de los aspectos denominativos y gráficos dependerá, según el
caso, si los signos presentan tales elementos respecto de los cuales podrá realizarse el examen de
semejanzas correspondiente. El examen de los elementos conceptuales se realizará cuando los signos
sean susceptibles de contar con un significado y, a partir de ello, establecer similitudes o semejanzas
entre los mismos. Un ejemplo de examen de semejanzas conceptuales podemos apreciar a
continuación:

VS
En este caso, mediante Resolución N°3412-2015/DSD-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 577782-
2014, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro del solicitado por considerar entre otros
aspectos, que los signos resultan conceptualmente semejantes. Así, la Dirección afirmó que desde el
punto de vista conceptual se advierte que la denominación CARRERA XTREMA (que será entendida por
el público usuario como carrera extrema), que conforma al signo solicitado, constituye la traducción al
castellano de la expresión en idioma inglés XTREME RACING (la cual, debido a su tamaño y ubicación,
constituye el elemento denominativo de mayor relevancia en la marca registrada), traducción que es
conocida por la generalidad de los usuarios de la clase 41 de la Clasificación Internacional, en razón del
uso de éstos términos en el mercado; en ese sentido ambos signos vistos en su conjunto hacen alusión
a un mismo concepto, esto es, a una competencia de velocidad con un alto grado de dificultad y/o
peligros.

o Naturaleza de los productos o servicios

El segundo elemento del examen de riesgo de confusión es la evaluación de la naturaleza de los

productos o servicios, para lo cual debemos tener en consideración al principio de especialidad. Este
principio debemos entenderlo como la posibilidad de proteger una marca únicamente con relación a
productos/servicios iguales o vinculados.

______________________
21
DECRETO LEGISLATIVO 1075
Artículo 45.- Determinación de semejanza
A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en
cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.

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 DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En ese sentido, el examen de la naturaleza de los productos nos condiciona a determinar si entre los
productos o servicios a que se refieren los signos, existe identidad o vinculación, evaluando
cuidadosamente características como la finalidad, destino, sustituibilidad, complementariedad, sector
de consumidores, forma de comercialización/prestación, entre otros.

En el sector de la moda, es común que las empresas participen en la producción y venta de diferentes
productos, identificándose en todos los casos con una misma marca, la cual puede identificar
perfumes, relojes, carteras y prendas de vestir. Al respecto, apreciamos que cada producto
mencionado pertenece a una clase de la Clasificación de Niza diferente, presentándose las clases 3
(perfumes), 14 (relojes), 18 (carteras) y 25 (prendas de vestir). De ese modo, existen motivos para
determinar que los referidos productos, a pesar de pertenecer a clases distintas, se encuentran
vinculados en razón de complementariedad, forma de comercialización o destino de consumidores.

o Clases de riesgo de confusión

El riesgo de confusión puede generarse de dos formas: riesgo de confusión directo y riesgo de
confusión indirecto.

El primero se refiere al escenario en que el público adquiere un producto asumiendo erróneamente

que se trata de otro, es decir, los signos presentan características iguales o muy similares, que
determinan que el público asuma que se trata del mismo signo, cuando no lo es. Por ejemplo, se
pretende registrar el signo URMALEOL y se encuentra registrada la marca URMALIOL, donde las
pronunciaciones son extremadamente similares.

Por su parte, el riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el público identifica las diferencias
entre los signos, pero debido a algunas características entre ellos, este será inducido a asumir que
pertenecen al mismo origen empresarial.

Mediante Resolución N° 0018-2016/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 595419-2014, la Sala

Especializada en Propiedad Intelectual, luego de evaluar la existencia de riesgo de confusión entre el
signo VALE VALE y logotipo y la marca registrada VALE (Certificado N° 190651), determinó que: (…) aun
cuando el público consumidor logre percibir y recordar las diferencias fonéticas y gráficas entre los
signos en comparación, el hecho de que estos incluyan de manera relevante en su conformación el
término VALE – el cual conforme consta en el Informe de Antecedentes no se encuentra registrado a
favor de terceros como elemento de mayor relevancia en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial-
constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al público consumidor a creer que
el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o una nueva línea de los productos
que distingue dicha marca.

• Signos que resultan confundibles con marcas, nombres comerciales y lemas comerciales
registrados y/o solicitados a favor de terceros con anterioridad

Los signos que afectan los derechos de titulares y solicitantes previos de marcas, nombres comerciales
y lemas comerciales podrán ser denegados mientras entre estos exista riesgo de confusión, el cual
deberá determinarse conforme a lo expuesto en el punto anterior.

Nos preguntamos cómo es posible saber si un signo puede resultar confundible con alguna marca,
nombre comercial o lema comercial registrado o solicitado con anterioridad, puesto que existe una
cantidad muy grande de estos signos en el registro público de la propiedad industrial o en etapa de
tramitación.

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GABRIEL BENITES ARRIETA

Para responder esa pregunta, el Indecopi, a través de la Dirección de Signos Distintivos, pone a
disposición del público las búsquedas de anterioridades, las cuales nos permiten obtener resultados
por criterios de búsqueda con relación a la denominación o a elementos gráficos, con el fin de conocer
si existen signos similares registrados o solicitados con anterioridad. Si bien se trata de un documento
que solo tiene carácter referencial y no determina el otorgamiento o denegatoria de un signo, es un
instrumento sumamente útil que permite identificar potenciales escenarios donde un signo solicitado
puede afectar derechos de terceros, lo cual motivaría su denegatoria22.

• Signos que afecten la identidad o prestigio de personas

Esta prohibición tiene como objetivo proteger los intereses de aquellas personas que han alcanzado
un reconocimiento ante la generalidad del público, ya que es común encontrar productos identificados
o acompañados por marcas conformadas por el nombre, apellido, firma o seudónimo de personajes
famosos, con el objeto de que ese reconocimiento sirva de incentivo para que el público adquiera el
producto. Igualmente, la prohibición de registrar estos signos busca proteger los intereses del público,
al evitar que asuma erróneamente que una marca cuenta con el respaldo del prestigio de una persona
famosa.

Ahora bien, nos preguntamos entonces, cómo es que existen marcas conformadas por nombres de
personajes famosos. La condición para el registro de estas marcas es que exista previamente el
consentimiento de la persona autorizando que la marca incorpore su nombre o el elemento que la
identifique.

A continuación, veamos el caso en el que se solicitó el registro del siguiente signo:

Contra dicha solicitud interpuso oposición Mario Vargas Llosa, solicitando que el signo sea denegado
dado que la inclusión de su nombre afecta su identidad y prestigio.

______________________
22 Mayor detalle de esta herramienta la encontraremos en el capítulo 3.

62
 DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Mediante Resolución N° 2545-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos denegó el

registro del signo solicitado, al considerar que afecta la identidad y prestigio del escritor peruano Mario
Vargas Llosa23.

• Signos que afecten el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero

Los elementos de propiedad intelectual interactúan constantemente entre sí cuando son utilizados en
el mercado, siendo bastante frecuente que los signos distintivos se encuentren acompañados de
dibujos de personajes o diseños gráficos, cuya protección puede resultar independiente del derecho
sobre la marca. Por esa razón, la industria creativa debe cuidarse de que los elementos que se
incorporan en una marca, en caso correspondan a obras de terceros, se efectúe con la autorización
correspondiente.

Para resguardar estos fines es que se estableció que la prohibición de registro se aplica si no se cumple
con presentar la autorización del titular de la obra o del derecho de propiedad industrial incorporado
en la marca que se solicita.

• Los signos notoriamente conocidos

La declaración de notoriedad es el mayor reconocimiento que puede recibir un signo distintivo en

función a su uso y/o conocimiento entre el público. La notoriedad se encuentra reservada a aquellos
signos que con una presencia importante e intensa han generado un nivel de reconocimiento en
función a su calidad, influencia, prestigio, etc.

Este amplio conocimiento genera que surja a su favor una protección más amplia que aquella que
poseen los signos comunes y cuya protección se produce luego de que se ha demostrado que el signo
es merecedor de ese reconocimiento.

Por lo general, las marcas y todos los signos se encuentran destinados a sectores de consumidores o
usuarios determinados, lo cual se conoce como sector pertinente; ello permitirá evaluar si en dicho
sector el nivel de conocimiento y/o publicidad de la marca ha conducido a la verificación de que se
trata de un signo notorio. A continuación, podemos apreciar algunas marcas que han sido reconocidas
como notoriamente conocidas:

Fuente: www.google.com

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23
La Comisión, al evaluar la afectación a la identidad y prestigio de Mario Vargas Llosa, señaló lo siguiente:

De la documentación presentada por el opositor se puede apreciar que el nombre MARIO VARGAS LLOSA corresponde a un escritor peruano, cuyo
éxito ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional, siendo una de sus principales distinciones la de haber obtenido el PREMIO NOBEL
DE LITERATURA 2010.
Con ello ha quedado demostrado que bajo el nombre MARIO VARGAS LLOSA el sector pertinente del público consumidor identifica a una persona
distinta del solicitante, quedando por determinar si el signo solicitado afecta la identidad o prestigio del opositor.
En el presente caso, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación ASOCIACION CENTRO CULTURAL INSTITUTO UNIVERSIDAD MVL
MARIO VARGAS LLOSA y logotipo, el cual presenta en su conformación el nombre completo MARIO VARGAS LLOSA (nombre de pila y apellido) el
mismo que identifica o individualiza a la persona del opositor.
En consecuencia, la Comisión considera que el signo solicitado ASOCIACION CENTRO CULTURAL INSTITUTO UNIVERSIDAD MVL MARIO VARGAS LLOSA
y logotipo, afecta la identidad y el prestigio del conocido escritor peruano MARIO VARGAS LLOSA.

63
GABRIEL BENITES ARRIETA

Fuente: www.coca-colacompany.com

Fuente: www.nike.com

Además de la protección contra el riesgo de confusión, las marcas notorias se encuentran protegidas
contra el aprovechamiento injusto del prestigio y contra el riesgo de la dilución de su fuerza distintiva
o de su valor comercial o publicitario.

o Protección contra el aprovechamiento injusto del prestigio

Para que una marca haya alcanzado la condición de notoriamente conocida previamente debe haber
consolidado su presencia en el mercado, a través de características que le permitieron alcanzar ese
reconocimiento por parte del público. Por ello, es común que este tipo de marcas reciban no sólo el
conocimiento extendido por la generalidad del público, sino también reconocimiento en función a
calidad y prestigio.

De acuerdo a ello, resulta más que justificado que un empresario que ha logrado implantar una marca
en función a su prestigio y calidad, reciba una protección por ese resultado. Esta protección busca
evitar que una marca de distinto titular pueda aprovechar este prestigio y eludir la cuantiosa inversión
asumida por el titular de la marca notoria.

o Protección contra el riesgo de dilución

Una marca notoria ha alcanzado tal condición por su uso intenso en el sector pertinente, lo cual ha
determinado que el público de ese sector, la identifique con facilidad cuando requiere alguno de los
productos o servicios por los que es reconocida.

Sin embargo, si muchos empresarios la usan para identificar diversos productos o servicios, el público
podría perder la referencia de aquellos por los que es reconocida y dejar de asociarla a tales productos
o servicios. Por ello, esta protección se va a extender a todos aquellos productos y servicios que no
guarden identidad o vinculación con los que distingue la marca notoria, constituyendo así, una
excepción al principio de especialidad.

Finalmente, debemos resaltar que los signos notoriamente son una excepción al principio de
inscripción registral, por lo que su reconocimiento no puede estar condicionado a su registro, sino,
únicamente a la demostración del conocimiento extendido que cuente en su sector pertinente24.

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24 DECISIÓN 486

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;
o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

64
 DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CASOS PRÁCTICOS

CASO PRÁCTICO N° 1

En el capítulo 3 hemos conocido a la herramienta en línea gratuita INDECOPI BUSCA TU MARCA. Ahora,
vamos a utilizarla.

• Para ello, ingrese al link de acceso a la plataforma “Indecopi busca tu marca”:

https://enlinea.indecopi.gob.pe/buscatumarca/#/inicio. Luego, realice las búsquedas fonéticas de
las denominaciones “Estrella” en la clase 2 de la Clasificación de Niza y “Sony” en la clase 9 de la
Clasificación de Niza. Revise los resultados y determine según su criterio si alguna de esas
denominaciones tendría algún impedimento para acceder al registro.

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