Propiedad industrial, intelectual, nuevas tecnologías y protección de datos

Propiedad industrial, intelectual, nuevas tecnologías y protección de datos

Marcas
FERNANDO ILARDIA LORENTZEN

Abogado socio en ELZABURU, S.L.P.

CRISTINA VELASCO VEGA

Abogada en ELZABURU, S.L.P.

Sumario:

I. Definición legal y funciones de la marca

II. Tipos de marca y elección de la marca a registrar ¿cuáles tienen especial interés en el ámbito de la moda?
III. Clases de productos y servicios relacionados con el mundo de la moda. ¿Cómo redactar la lista de productos y
servicios?
IV. Extensión territorial: posibles estrategias de internacionalización de una marca
1. Alcance geográfico de la protección que confiere la marca registrada
2. Tipos de marcas en función de su alcance geográfico
3. Aspectos estratégicos a tener en cuenta a la hora de afrontar un proceso de internacionalización de la
marca
V. Principales obstáculos para el registro de una marca destinada al ámbito de la moda y formas de evitarlos
1. Prohibiciones absolutas
1.1. Signos que carecen de carácter distintivo [artículo 5.1.b) de la LM]
1.2. Signos compuestos exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas [artículo
5.1.c) de la LM] o genéricas [artículo 5.1.c) de la LM]
1.3. Signos compuestos exclusivamente de la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por
la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor
sustancial al producto [artículo 5.1.e) de la
LM]
A. La prohibición relativa a la forma impuesta por la naturaleza del producto
B. La prohibición relativa a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico
C. La prohibición relativa a la forma que da un valor sustancial al producto
1.4. La prohibición relativa a los signos engañosos [artículo 5.1.g) de la LM]
2. Prohibiciones relativas (artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la LM)
VI. Vigilancia y defensa de la marca frente a nuevas marcas o nombres comerciales de competidores. Consejos para
una defensa más eficaz
VII. Estrategia de uso de la marca en el sector de la moda
1. Obligación legal de uso (artículo 39 de la LM)
2. Ejemplos de usos más habituales en el ámbito de la moda
 3. Proceso de modernización de la marca VIII. Bibliografía

I. DEFINICIÓN LEGAL Y FUNCIONES DE LA MARCA

Según el artículo 4 de la Ley española de marcas (Ley 17/2001, de 17 de diciembre, en adelante

LM), una marca es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras. De esta definición se desprende que la función principal de
una marca es la de identificar la procedencia empresarial de unos productos y servicios que se ofrecen en el
mercado para diferenciarlos de otros que comercializa la competencia.

Junto a esta función principal de identificación y diferenciación respecto a la competencia se pueden señalar las
siguientes funciones:

- Función reputacional o de garantía: la marca como vehículo transmisor del prestigio, valor o goodwill
empresarial. Esta función se conecta con la llamada función inversora que consiste en la utilización de la
marca con el objetivo de adquirir o conservar una determinada imagen o reputación.

- Función publicitaria: promoción de la marca con el fin de estimular la adquisición de los productos y
servicios ofrecidos bajo la misma.

- Función informativa de las características, modo de utilización, calidad etc. de los productos o servicios
que se comercializan con la marca.

Con la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2015 y la promulgación del nuevo Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo (en
adelante RMUE), se ha sustituido el requisito formal de la representación gráfica, que es el que aún recoge la LM,
por el de una representación clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva del
signo a través de los medios tecnológicos generalmente disponibles. Por consiguiente, se abre la puerta al registro
de todo signo que además de cumplir con la función básica de la marca (distinguir los productos y servicios de una
empresa de los de otra u otras) pueda ser representado en el registro de forma que las autoridades competentes y
el público en general puedan determinar de forma clara y precisa el objeto de la protección otorgada al titular del
signo.

De esta forma se consagra el principio registral de «lo que ves es lo que obtienes»; o lo que es lo mismo: con el
registro se obtiene un derecho exclusivo sobre la representación de la marca que, acorde a la normativa europea
no podrá ser sustituida, sino en su caso complementada, con una descripción.

Así, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) permite el acceso al registro de marcas de la
Unión Europea que se representen no solo de forma gráfica sino también mediante archivos multimedia. La
normativa europea señalada se encuentra pendiente de trasposición al ordenamiento jurídico español, aunque ya
existe un anteproyecto de Ley de modificación parcial de la LM que previsiblemente entraría en vigor el 14 de
enero de 2019.
II. TIPOS DE MARCA Y ELECCIÓN DE LA MARCA A REGISTRAR ¿CUÁLES TIENEN ESPECIAL INTERÉS EN EL ÁMBITO
DE LA MODA?

Tanto el apartado 2 del artículo 4 de la LM como el artículo 4 del RMUE incluyen entre los signos que
pueden constituirse como marca las palabras, los nombres propios, los dibujos, las letras, las cifras, las
formas tridimensionales (envoltorios, envases, forma del producto o de su presentación), los sonidos,
los colores, o cualquier combinación de los anteriores. Se trata de listados no exhaustivos, por lo que se
podrán registrar otros signos que puedan reproducirse en el registro de forma clara, precisa,
autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva tal y como se ha indicado en el
epígrafe anterior.

Con carácter general, y atendiendo a su naturaleza, es habitual que se distingan los siguientes tipos de
marcas: marcas denominativas, marcas figurativas o gráficas, marcas mixtas (que combinan un gráfico
con elementos denominativos), marcas tridimensionales, marcas de posición, marcas patrón, marcas de
color, marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y hologramas.

Si bien la nueva regulación europea permite el acceso registral a varias de las llamadas marcas no
convencionales (marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y
hologramas) las conocidas como marcas gustativas y olfativas seguirán encontrando los mismos
obstáculos de acceso registral ya que hasta el momento no se conoce ninguna tecnología que permita
su representación con carácter preciso, inteligible, objetivo y duradero.

En lo que interesa a esta publicación, centraremos el análisis en aquellos tipos de marcas que
consideramos más propios del ámbito de la moda ya sea por su valor estratégico (marcas
denominativas) o por su carácter eminentemente visual y capaz de cumplir al mismo tiempo con la
función distintiva propia de la marca y con los cánones estéticos que rigen el mercado. Por ello, nos
referimos, en particular, a las siguientes marcas:

– Marcas denominativas: marcas compuestas exclusivamente de elementos verbales en caracteres

tipográficos normales.

Ejemplos:
MUE n.º
MUE n.º 002417491 001011527 MUE n.º 000112755
FURLA MARY KAY ZARA

A causa del dinamismo propio del sector, es habitual que los logos y signos de las firmas de moda se
sometan a constantes cambios y actualizaciones, por lo que resulta de vital importancia proteger la
versión denominativa del nombre comercial de la firma y de sus marcas principales, con el fin de
asegurar que están correctamente cubiertas por diferentes usos gráficos.

Ello es debido a que, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como las oficinas de marcas
consideran que el uso de una marca denominativa acompañada de elementos gráficos no suele afectar
a la distintividad de la marca y, por tanto, es un uso válido a efectos de prueba de uso efectivo de la
marca.

– Marcas figurativas o gráficas: marcas compuestas únicamente por elementos figurativos o marcas
mixtas, es decir, marcas compuestas por elementos figurativos y verbales o verbales con colores,
tipografía y/o disposición especial de elementos.

Ejemplos:
– Marcas tridimensionales: marcas que protegen la forma distintiva del producto, los envases, los
embalajes o los recipientes en tres dimensiones. La protección alcanza a los elementos gráficos y
verbales insertados en los mismos.

Ejemplos:
– Marcas de posición: marcas que protegen la ubicación concreta en la que se coloca el signo en el
producto.

Ejemplos:

En la representación de la marca se deberá determinar con claridad:

1. la posición y tamaño del signo en relación con el producto correspondiente y

2. los elementos del producto que no se reivindican como objeto de protección (normalmente
porque forman parte de la forma impuesta por la naturaleza del propio producto). Para ello
hay que realizar una renuncia de tipo visual que se deberá efectuar, preferiblemente, a través
de líneas discontinuas o punteadas.

Asimismo, la solicitud se podrá acompañar de una descripción con las características y ubicación de la
marca en el producto.

– Marcas patrón: marcas que se componen únicamente de un conjunto de elementos que se repiten
sistemáticamente.

Ejemplos:
 – Marcas de color: marcas consistentes en un solo color o en una combinación de colores sin contornos.
Protegen el color concreto o la ubicación sistemática de la combinación de colores.

III. CLASES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MUNDO DE LA MODA. ¿CÓMO REDACTAR LA
LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS?

Toda solicitud de registro de marca debe incluir una lista de productos y servicios para los que se desea
obtener su protección. La lista debe clasificarse en virtud del Arreglo de Niza1), que es el que aplican
tanto la OEPM como la EUIPO. Contiene treinta y cuatro categorías de productos (clases 1 a 34) y once
categorías de servicios (clases 35 a 45).

Es necesario identificar la lista de productos y servicios correctamente y con la suficiente claridad y

precisión, para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen el
alcance de la protección, y agrupar dichos productos y servicios con arreglo a las clases de la
Clasificación de Niza. Los errores o imprecisiones a la hora de redactar o clasificar los productos y
servicios pueden motivar, por una parte, la denegación total o parcial de la solicitud de registro de
marca, cuando no se subsanen adecuadamente las irregularidades. Por otra parte, pueden producir
graves problemas o limitaciones al cumplir con la obligación legal de uso de la marca o cuando se
pretende invocarla frente a actos de infracción o el intento de registrar una marca similar por parte de
terceros. La marca podría así ser caducada por falta de uso si ésta se hubiera usado para productos o
servicios que no coinciden con aquellos para los que está registrada. Por otro lado, las acciones legales
contra el uso o intento de registro de marcas de terceros podrían quedar muy debilitadas, hasta el punto
de resultar inviables, si la marca que se invoca como base de la acción no está siendo usada para los
productos o servicios cubiertos por el registro, ya que esa discordancia podría ser utilizada por la parte
demandada o solicitante de la marca objeto de la oposición, para impugnar la validez de la marca
prioritaria. De ahí la extraordinaria importancia que tiene una correcta clasificación y descripción de los
productos y servicios.

La práctica anterior de la mayor parte de Oficinas de marcas de la UE, según la cual el uso de todos los
enunciados generales enumerados en el título de una determinada clase constituía una reivindicación de
todos los productos o servicios de dicha clase, no resulta aplicable desde junio de 2012 a raíz de una
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el caso IP Translator+2). El criterio que aplican ahora
 las Oficinas de marcas es el de considerar que los conceptos generales, incluidos los enunciados
generales de los títulos de las clases de la Clasificación de Niza, protegen única y exclusivamente los
productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de dichos conceptos o enunciados
generales, lo que significa que cualquier otro que no cumpla esa condición queda excluido de la
protección.

Es muy importante tener en cuenta este cambio, puesto que hasta entonces la práctica de un gran
número de solicitantes de marcas –avalada por las resoluciones de las Oficinas de marcas y los
tribunales– era la de proteger la marca para todos los enunciados generales de la clase, confiando en
que de esa manera la marca quedaba registrada para todos los productos o servicios de la clase. De
acuerdo con la normativa y práctica actuales, un uso erróneo de los enunciados generales a la hora de
describir los productos o servicios podría llevar a la situación absurda –y desde luego muy perjudicial
para el titular de la marca– de obtener el registro de una marca para una extensa lista de productos o
servicios, ninguno de los cuales es el que realmente va a identificarse con la marca. Esto significa que, si
el solicitante de la marca tiene intención de proteger todos los productos o servicios incluidos en la lista
de una clase particular, deberá indicarlo, expresamente, mediante la especificación explícita e individual
de cada uno de esos productos o servicios.

Es aconsejable reivindicar sólo aquellos productos o servicios para los que se tenga intención de usar la
marca. Existe así la obligación legal de usar la marca para los productos o servicios para los que se
encuentra protegida, por lo que la marca podría ser objeto de caducidad por falta de uso en relación con
los productos o servicios para los que su titular no pueda probar el uso. Además, una descripción clara y
precisa de los productos o servicios permitirá a los titulares de marcas anteriores similares tener
información sobre cuál es el sector comercial que interesa al solicitante de la nueva marca, lo que
reducirá el riesgo de que terceros se opongan a su registro cuando vean que no hay un riesgo de
conflicto real en el mercado.

Dado que los sistemas de marcas de España y la UE conceden a los titulares de marcas un plazo de gracia
de cinco años para comenzar a usar la marca, los solicitantes de marcas utilizan en ocasiones la
estrategia de reivindicar clases de productos o servicios para los que no tienen intención de utilizar la
marca, con la finalidad de bloquear el registro de marcas similares de otros sectores comerciales. Esta
práctica no es recomendable, puesto que, por una parte, resultaría ineficaz una vez transcurridos cinco
años desde el registro de la marca, al pasar a ser ésta vulnerable por falta de uso en relación con los
productos o servicios protegidos a efectos meramente defensivos. Por otro lado, supone un
encarecimiento de todo el proceso de registro y mantenimiento de la marca, ya que cuanto mayor es el
número de clases incluidas en la marca mayor es el coste de registro y mantenimiento. Es mucho más
efectivo a largo plazo invertir en el uso, la promoción y, en definitiva, el éxito comercial de la marca,
hasta el punto de convertirla en una marca notoria o renombrada. Así, las marcas que merecen la
categoría de notorias o renombradas pueden obstaculizar el registro o uso de marcas de otros ámbitos
comerciales si su titular es capaz de probar que el uso de la marca posterior puede implicar un
aprovechamiento indebido o un daño de su reputación.

La siguiente tabla contiene ejemplos de las clases de productos y servicios más habituales en marcas del
ámbito de la moda y sectores relacionados. No es una lista exhaustiva sino meramente orientativa y se
limita a señalar los conceptos generales que suelen agrupar los productos o servicios reivindicados por
marcas de estos ámbitos comerciales.
Número de clase Productos/servicios
3 Perfumes; fragancias; cosméticos; aceites esenciales y extractos aromáticos; artículos de tocador;
productos para la limpieza y cuidado del cuerpo y del cabello; productos para la higiene bucal;

9 Gafas, gafas de sol y lentes de contacto.

14 Joyería y bisutería; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

18 Bolsos; baúles y maletas; mochilas; bolsas de ropa para viajes; estuches de tocador; maletines y
portadocumentos de cuero; billeteros, monederos; paraguas.

24 Ropa de cama; ropa de baño; ropa blanca de uso doméstico; toallas.

25 Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.

26 Accesorios para la ropa, artículos para coser y artículos textiles decorativos.

28 Equipamientos y artículos deportivos.

35 Prestación de servicios de venta al por menor en línea, servicios de pedidos en línea y servicios de venta al
por menor y al por mayor y servicios de comercio de venta al por menor en línea del ámbito de los
productos anteriormente mencionados; operación de programas de fidelidad del consumidor.

IV. EXTENSIÓN TERRITORIAL: POSIBLES ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA MARCA

1. ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA PROTECCIÓN QUE CONFIERE LA MARCA REGISTRADA

Las marcas sólo se protegen en el territorio en el que están registradas, ya esté constituido por un único país o por
un conjunto de países, como es el caso de la marca de la UE (EUTM), que se protege en todos los países de la UE
mediante un único registro. Estas dos modalidades conviven con la marca internacional, la cual permite también
obtener la protección en varios países, si bien con la necesidad de designar cada uno de ellos de forma específica y
estando sometida a un procedimiento de registro en cada uno de los países designados. En los apartados
siguientes destacamos las principales características de estas tres modalidades de marca.

2. TIPOS DE MARCAS EN FUNCIÓN DE SU ALCANCE GEOGRÁFICO

- Marca nacional: se protege en único país (por ejemplo, una marca española registrada
en la OEPM).

- Marca de la UE (EUTM): se protege, mediante un registro único y unitario, en todos los

países de la UE y su protección se extiende automáticamente a los países nuevos que se
incorporan a la Unión. De acuerdo con el criterio que actualmente se sigue en la EUIPO y
en el TJUE, el uso de la marca en un único país de la UE – siempre que sea real y
efectivo– es suficiente para cumplir con la obligación legal de uso de la marca, lo que
constituye una importante ventaja de esta modalidad.

- Marca internacional: permite designar países que sean miembros del sistema
internacional de marcas, del cual forman parte actualmente 116 países3). Ello evita tener
que solicitar marcas nacionales en cada uno de los países a los que se quiere extender la
marca internacional. Entre las ventajas del sistema internacional de protección de
marcas están la simplificación de los trámites administrativos y el consiguiente ahorro de
costes. El éxito de este sistema viene avalado por el alto número de países adheridos al
mismo y que además es previsible que aumente en el futuro.
- Marcas nacionales en países extranjeros: en aquellos países no cubiertos por la marca
de la UE y que no son miembros del sistema internacional de marcas es necesario
registrar la marca a través de su Oficina nacional de marcas, solicitando por tanto el
registro de una marca nacional.

- 3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE AFRONTAR UN

PROCESO DE
- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MARCA
- El primer paso debe ser siempre la elaboración de una lista de los países en los que se
desea proteger la marca y la definición de una estrategia de extensión territorial que
permita obtener la máxima protección con el menor coste posible y buscando siempre
una fórmula que reduzca los riesgos de conflictos con derechos de terceros durante el
proceso de registro. No existen soluciones aplicables a todos los casos. A veces será
pertinente ir a una protección que combine el registro de una marca de la UE con una
marca internacional que designe otros países de interés. En otros casos, en cambio, será
más efectivo comenzar con una marca española con base en la cual registrar
posteriormente una marca internacional. Hay que tener en cuenta que la UE como
unidad y en su totalidad puede ser objeto de designación en una marca internacional,
por lo que no siempre sería necesario registrar una marca de la UE cuando se quiere
proteger la marca en toda la Unión.
- A la hora de definir la estrategia de protección internacional de la marca habrán de
tenerse en cuenta no sólo los países a los que se quiere extenderla inicialmente sino
también aquéllos que podrían interesar en futuros proyectos de expansión. A este
respecto, es interesante señalar que la marca internacional es un instrumento muy
eficaz para afrontar procesos de internacionalización realizados de forma escalonada.
- También habrá que ponderar si entre los países seleccionados existe alguno o varios en
los cuales sea crucial obtener la protección en el menor espacio de tiempo posible, por
ejemplo, por haberse comenzado a usar la marca en esos países. Así, por ejemplo, la
urgencia de proteger la marca inicialmente en España aconsejaría basar la estrategia de
expansión en una marca nacional española en vez de en una marca de la UE, cuyo
proceso de registro es más largo y puede verse afectado por más obstáculos potenciales.
- En cualquier caso, es fundamental proteger la marca en todos aquellos países en los
que se usa o pretenda utilizarse a corto o medio plazo. En la mayor parte de países el
simple uso de la marca no conlleva el nacimiento de un derecho sobre la misma. Por
ello, el uso sin registro puede ser objeto de acciones legales por parte de terceros con
derechos prioritarios o ser objeto de imitaciones frente a las cuales no será posible
actuar.
- Es muy conveniente no afrontar un proceso de protección internacional sin haber
realizado antes una investigación sobre su registrabilidad y la disponibilidad del uso. La
información que se obtiene en este tipo de investigaciones no garantiza la inexistencia
de posibles obstáculos, dado que nunca pueden ser exactas y exhaustivas, pero sí dan
una visión amplia y clarificadora de los problemas a los que se podría enfrentar la marca
en cada uno de los países. Esto permite pensar en posibles medidas para superar esos
potenciales obstáculos y, en el peor de los casos, descartar la marca que se había
propuesto inicialmente y pensar en una marca alternativa que tenga mejores
perspectivas de ser registrada. Y todo ello con el objetivo último de evitar los costes que
 implicaría el invertir en la protección internacional de una marca que no tiene
posibilidades de ser registrada en los países de especial interés para el solicitante.

V. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA DESTINADA AL ÁMBITO DE LA MODA Y

FORMAS DE EVITARLOS

El sistema registral de marcas distingue entre prohibiciones absolutas, que tutelan un interés público de
defensa de la competencia y de los consumidores; y prohibiciones relativas, que defienden intereses
privados y, por ende, derechos preferentes de terceros.

1. PROHIBICIONES ABSOLUTAS

La Ley española de Marcas de 2001 prevé en su artículo 5 los signos que no son susceptibles de
registrarse como marca.

La experiencia demuestra que las prohibiciones más señaladas de oficio por las Oficinas de marcas, y, en
consecuencia, a las que habrá de prestar mayor atención a la hora de proyectar el diseño de una marca,
son las que seguidamente se analizan.

1.1. Signos que carecen de carácter distintivo [artículo 5.1.b) de la LM]

Son signos incapaces de cumplir la función esencial de la marca; esto es, indicar el origen empresarial de
los productos o servicios distinguidos con la misma.

En esta prohibición suelen incurrir signos excesivamente sencillos, complejos o laudatorios como los que
siguen, que fueron rechazados para su inscripción como marca:

1.2. Signos compuestos exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas [artículo 5.1.c) de la

LM] o genéricas [artículo 5.1.c) de la LM]

Se impide el acceso registral a los signos compuestos exclusivamente por indicaciones que describen
alguna característica de los productos o servicios solicitados (naturaleza, calidad, cantidad, especie,
variedad, valor...) o que se han convertido en habituales en el sector comercial pertinente.

Como ejemplos de signos del sector de la moda que fueron denegados por las oficinas de marcas por ser
descriptivos y/o genéricos señalaremos las siguientes:

MUE n.º 012116828 BLUEBAGS Marca española n.º

2725076
BABY SPA
MUE n.º 014199582 TeamShirts Marca española n.º 1802164
ART OF SILK
 Sin embargo, sí son susceptibles de acceder al registro las marcas consistentes en la combinación de
varios signos no distintivos, descriptivos o genéricos que sean capaces de cumplir con la función
distintiva básica de la marca ( artículo 5.2 de la LM).

Entre los signos distintivos por combinación, se encontrarían los que siguen:

Asimismo, podrán acceder al registro aquellos signos sencillos, complejos, laudatorios, descriptivos y/o
genéricos que hayan adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso intenso y notorio que
se hubiera realizado de los mismos en el mercado ( artículo 5.3 de la LM).

Este fue el caso, por ejemplo, de:

1.3. Signos compuestos exclusivamente de la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que da un valor sustancial al producto [artículo 5.1.e)
de la LM]
A. La prohibición relativa a la forma impuesta por la naturaleza del producto

No podrán registrarse los signos constituidos por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto.

Esto quiere decir que en el ámbito de la moda no podrán registrarse, por ejemplo, la apariencia visual de la lana
para distinguir lana (por ser una forma emanada de la naturaleza intrínseca del propio producto) o la forma
habitual de una camiseta o zapato (por ser la forma habitual implantada por los usos propios del sector comercial).

Con base en esta prohibición se han denegado las siguientes formas de producto:

B. La prohibición relativa a la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico

A tenor de esta prohibición no podrá registrarse un signo cuyas características esenciales respondan a una función
técnica.

La previsión de esta prohibición es muy relevante porque delimita la frontera entre la protección conferida por el
derecho de marcas y la protección conferida por las invenciones a través de las patentes o modelos de utilidad.

C. La prohibición relativa a la forma que da un valor sustancial al producto

Esta prohibición excluye de la protección marcaria a las formas que hacen más atractivo el producto hasta el punto
de convertirse en el principal motivo de su adquisición por los consumidores.
En esta prohibición se encuadrarían formas de diseño como las que siguen:

Se podrían excluir de esta prohibición aquellas formas que aun otorgando un valor sustancial al producto se hayan
demostrado idóneas para identificar un origen empresarial concreto a consecuencia de su uso o éxito comercial en
el mercado. Con base en la distintividad adquirida a través del uso realizado en el mercado se admitió el registro
4)
de la MUE n.º 2298420 para «sillas de diseño, en particular sillas para visitantes, para conferencias y para oficina»
 Sin embargo, dada la alta discrecionalidad de las oficinas de marcas y los tribunales a la hora de apreciar esta
prohibición, queda claro que, salvo que se disponga de prueba consistente del éxito comercial del producto y su
vinculación con una empresa concreta, siempre será más sencillo obtener una protección de la apariencia del
producto por el sistema registral de diseños industriales.

1.4. La prohibición relativa a los signos engañosos [artículo 5.1.g) de la LM]

Se prohíbe el registro de los signos que ofrecen una información errónea o engañosa de los productos y servicios
solicitados.

Así, por ejemplo, se rechazó la marca internacional n.º 1145598 «HOT LEATHERS» para distinguir prendas de vestir
no realizadas con cuero y la MUE n.º 002946556 por designar prendas de vestir como impermeables cuyo material
no puede asegurarse que sea 100% algodón puro.

Esta prohibición se manifiesta en ocasiones en las solicitudes de marcas para productos de higiene, belleza y
peluquería, dado que existe en el sector beauty una tendencia creciente a equipararse con productos médicos. Por
ello, es común que se denieguen marcas de productos cosméticos que contienen el elemento «MED» (de médico)
o «PHARMA» como las MUE n.º 015984743 FaceMed+, n.º 015811078 PHARME DERM o n.º 012946828 PHRAMA
VAPES.

2. PROHIBICIONES RELATIVAS (ARTÍCULOS 6, 7, 8, 9 Y 10 DE LA LM)

Las prohibiciones relativas impiden el acceso registral de las marcas y nombres comerciales
generalmente por entrar en conflicto con derechos previos de terceros:

- Solicitados por un agente o representante de un tercero que es titular de la marca en otro país
y no ha autorizado su registro.

- Que sean idénticos a una marca o nombre comercial anterior que designe productos o servicios
idénticos.

- Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior o nombre comercial anterior y por
ser idénticos o similares los productos, servicios o actividades que designan, exista un riesgo de
confusión o asociación en el público.

- Que consistan en el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del
solicitante de la marca.

- Que consistan en el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la
generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante (personaje famoso o de
conocimiento generalizado en España).

- Que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por
otro derecho de propiedad industrial.

- Que, por ser idéntica o semejante a un nombre comercial, denominación social o razón social
anterior no registrada de uso o conocimiento notorio en España, y por ser idéntico o similar su
ámbito de aplicación, exista un riesgo de confusión en el público.

- Que sean idénticos o semejantes a una marca o nombre comercial anterior notorio o
renombrado, aunque se solicite su registro para productos o servicios distintos.

Para que se aplique esta protección reforzada se exige que el uso de la marca solicitada pueda indicar
una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca o nombre
comercial notoria o renombrada o que ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un
aprovechamiento indebido de la fama, notoriedad y goodwill de la marca anterior o un menoscabo del
carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

La protección de las marcas notorias y renombradas alcanzará a productos y servicios tanto más
diferentes cuanto mayor sea su grado de conocimiento e implantación en el mercado.

Como acaba de verse, una parte de estas prohibiciones se refiere al registro previo de signos (marca y
nombres comerciales) en conflicto con el que pretende registrarse. La regla es que no pueden
registrarse signos iguales o semejantes para los mismos productos o servicios (principio de especialidad
de la marca), salvo en el caso de las marcas o nombres comerciales renombrados, donde hay una
protección reforzada, por lo que se impide el registro para cualquier producto o servicio.

A este fin, la semejanza entre los signos se analiza tradicionalmente desde tres puntos de vista:

– Gráfico: compara si en un primer golpe de vista los signos enfrentados generan una impresión visual
similar.

Esta perspectiva es muy relevante en el sector de la moda puesto que los consumidores están
habituados a acudir a tiendas de ropa o belleza y examinar de forma visual los productos, sin necesidad
de referirse a los mismos de forma oral.
 A continuación, señalamos algunos ejemplos en los que las oficinas han estimado o desestimado que los
signos eran gráficamente similares:

– Fonético: analiza la similitud auditiva entre los signos.

– Conceptual: tiene en cuenta si los signos enfrentados evocan conceptos o ideas análogas.

Por su parte, la similitud entre los productos y servicios se analiza en función de su naturaleza, destino,
valor, finalidad, carácter sustitutivo o complementario, canales de distribución y comercialización, entre
otros.

VI. VIGILANCIA Y DEFENSA DE LA MARCA FRENTE A NUEVAS MARCAS O

NOMBRES COMERCIALES DE COMPETIDORES. CONSEJOS PARA UNA
DEFENSA MÁS EFICAZ
La obtención de un derecho de marca no sólo permite utilizarla en el mercado con la expectativa de no
estar infringiendo los derechos de un tercero, sino que permite además impedir que terceros utilicen o
traten de registrar marcas u otros signos idénticos o similares y con respecto a los cuales pudiera existir
un riesgo de confusión o de asociación. Pues bien, para poder actuar de forma eficaz contra las marcas o
los signos posteriores es fundamental contar con un sistema de vigilancia que permita detectarlos a
tiempo y poner en marcha las medidas legales en defensa de la marca prioritaria.

El caso más claro es el de las nuevas marcas idénticas o similares a la marca vigilada. Un buen sistema de
vigilancia detectaría todas aquellas marcas frente a cuyo intento de registro cabría oponerse con
razonables posibilidades de éxito. Una vez detectada la nueva solicitud de marca, se deben analizar las
posibilidades de éxito de una oposición, los pros y contras de actuar, los riesgos que podría entrañar una
oposición o la falta de la misma, la posible titularidad por parte del solicitante de la nueva marca de
derechos anteriores con base en los cuales pudiera responder atacando la marca supuestamente
prioritaria, si es posible negociar un acuerdo de coexistencia mediante el que evitar la oposición, etc. Por
tanto, la decisión de presentar o no una oposición depende de muchos factores que deben analizarse en
cada caso para concluir si realmente merece la pena asumir los costes y riesgos de actuar.

Es conveniente vigilar como mínimo aquellas solicitudes de marcas que pretendan cubrir el territorio en
el que la marca prioritaria se encuentra protegida. Por ejemplo, si la marca vigilada está registrada en la
EUIPO y se trata así de una marca de la UE, la vigilancia debería cubrir las marcas y los nombres
comerciales solicitados ante la OEPM, las marcas nacionales en otros países de la UE, las marcas
solicitadas ante la EUIPO y las marcas internacionales que designen algún país de la UE. Lógicamente, si
la marca prioritaria se encuentra protegida además fuera de la UE, su vigilancia debería cubrir también
ese territorio, dado que no hay otra forma de recibir información sobre las nuevas marcas solicitadas en
el mismo (por ejemplo, en EE UU, China, países de Hispanoamérica, etc.). Normalmente es mucho más
sencillo y económico impedir, mediante una oposición, el registro de una marca cuya solicitud está
todavía en trámite, que hacerlo, a través de una acción de cancelación, contra un registro de marca ya
concedido.

Junto a la vigilancia de las nuevas marcas, es conveniente hacer además un seguimiento de otros nuevos
signos que, aunque no confieren los mismos derechos que los de una marca, podrían entrar en conflicto
con ésta. . Nos estamos refiriendo en concreto a los nombres de dominio y las denominaciones sociales.
La práctica de utilizar estos signos como si de una marca se tratara parte del error de considerarlos
como auténticos signos distintivos, cuando en realidad no lo son, pues éstos últimos sólo pueden ser
concedidos por los Registros de propiedad industrial (la OEPM y la EUIPO, por ejemplo). Por ello, si el
sistema de vigilancia de la marca detecta esos otros signos nada más inscribirse, el titular del derecho de
marca prioritario estará en disposición de informar inmediatamente al solicitante del nombre de
dominio o de la denominación social de sus derechos anteriores y de los instrumentos que la Ley
concede para impedir el uso de dichos signos cuando éstos entran en conflicto con una marca anterior.
El hecho de que ni el Registro Mercantil, en relación con las nuevas denominaciones sociales, ni las
entidades encargadas de inscribir los nombres de dominio, realicen un examen de registrabilidad para
detectar el posible conflicto con marcas anteriores, motiva que la vigilancia de estos signos resulte
fundamental a la hora de defender una marca frente al registro o uso de otros signos que, aunque no
sean marcas, podrían llegar a usarse como tales y cumplir funciones análogas.

A la vigilancia de las nuevas marcas u otros signos habría que unir, por último, el seguimiento de los usos
que pudieran estar haciéndose en el mercado de marcas u otros signos parecidos o asociables a la marca
prioritaria. En este caso no estamos ante un intento de registro, sino ante un uso que podría no estar
basado en registro alguno. Este uso sin registro podría o no haber venido precedido de un intento de
registrar la marca. Cuando el titular de una marca prioritaria se opone con éxito y consigue que el
registro de una marca sea rechazado, debe estar especialmente atento a un posible uso de la marca
rechazada, para, en su caso, tomar las medidas legales oportunas contra el uso. No son pocos los casos
 en los que una marca se lanza al mercado antes de obtener su registro, por lo que, si finalmente el
intento de registrarla no prospera, su titular la sigue usando con la finalidad de no tener que invertir en
un cambio de marca. Conviene hacer un seguimiento de todas estas posibles infracciones de marca, que
en el ámbito de la moda y sectores relacionados suelen ser muy habituales. Los buscadores de Internet
son un instrumento eficaz y facilitan la labor a la hora de detectar estos usos potencialmente
perjudiciales para la marca registrada. También es aconsejable contar con una buena estrategia de
investigación de las redes sociales, dado que cada vez es más habitual que los pequeños empresarios las
utilicen para promocionar o comercializar sus productos y servicios.

VII. ESTRATEGIA DE USO DE LA MARCA EN EL SECTOR DE LA MODA

1. OBLIGACIÓN LEGAL DE USO (ARTÍCULO 39 DE LA LM)

Uno de los pilares fundamentales del derecho marcario, es la obligación legal de uso de la marca por su
titular o por un tercero autorizado en los productos y servicios para los cuales se encuentra registrada.

La razón que subyace a esta exigencia es tratar de evitar que el titular de una marca que no se ha
utilizado de forma efectiva durante los cinco años posteriores a la publicación de su concesión, o cuyo
uso se ha suspendido por un periodo ininterrumpido de cinco años por causas no ajenas su voluntad,
pueda impedir el empleo de una marca idéntica o similar por un tercero, cuando su uso no conlleva
riesgo de confusión o asociación alguno en el mercado.

A este respecto, tienen la consideración de uso:

- El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter
distintivo de la marca en la forma en la que se encuentra registrada. Esta previsión permite
ciertas adaptaciones de la marca siempre que la marca utilizada sea globalmente equivalente o
difiera en elementos insignificantes a la registrada.

- La utilización de la marca en España aplicándola a los productos, los servicios o su presentación

con fines exclusivos de exportación.

Los tribunales vienen estableciendo que un uso efectivo implica un uso de cierta relevancia y frecuencia,
capaz de cumplir con la función básica de identificación, con proyección externa en el mercado y que se
realice con el fin de mantener o crear una cuota de mercado5).

A la hora de establecer si la marca alcanza el umbral mínimo de uso, se toman en consideración factores
como la naturaleza de los productos y servicios en cuestión, el target de consumidores destinatarios, la
frecuencia con la que se adquieren los productos o se contratan los servicios por los consumidores, el
método de adquisición, su precio, etc.

De esta forma, no se exigirá la misma cantidad de productos comercializados para una marca que
distinga prendas de vestir o productos de higiene personal, que son de consumo frecuente y habitual,
que para una de joyería en los que la oferta es menor y su consumo menos asiduo.
2. EJEMPLOS DE USOS MÁS HABITUALES EN EL ÁMBITO DE LA MODA

Habida cuenta de la vulnerabilidad de la marca transcurridos cinco años de su registro, resulta de vital
importancia ir recabando pruebas y evidencias de los usos que se realizan de la misma en el mercado,
teniendo en cuenta que la marca debe utilizarse tal y como ha sido registrada y para los productos y
servicios concretos para los que tiene protección.

La prueba recogida debe demostrar la naturaleza, el lugar, la fecha y el volumen del uso.

Aunque no existe una lista oficial de todos los materiales que son válidos para demostrar el uso, a
continuación, citaremos aquellos que la experiencia demuestra más útiles:
- Facturas fechadas en las que aparezca la marca, los productos y el importe de la venta. Para
aquellos casos en los que las facturas únicamente hagan referencia al producto indicando un
código o abreviatura, será necesario complementar las facturas con folletos o catálogos en los
que aparezcan imágenes de los productos.

- Catálogos, folletos, etiquetas y fotografías fechadas de los productos. Esta documentación

gráfica es vital cuando la marca cuyo uso se trata de demostrar es figurativa.

Para las marcas de lujo o higiene y cuidado personal, en las que es más habitual que el signo aparezca en
el diseño de los productos, resultarán muy útiles los catálogos, fotografías y capturas de pantallas
fechadas que incluyan imágenes de las prendas, complementos o artículos de higiene y cuidado
personal:

Para las empresas conocidas como fast fashion, habrá que archivar fotografías de las etiquetas o
embalaje de los productos:
• Informes o estudios de mercado emanados de entidades o empresas independientes que
reflejen la cifra de negocio, la cuota de mercado, la naturaleza del uso, el grado de conocimiento
de la marca por los consumidores y, en general, cualquier dato financiero o comercial relativo al
uso de la marca.

• Affidavits otorgados por directivos de la compañía o uno de sus empleados o licenciatarios,

donde se relate el origen de la marca, la estrategia comercial, inversiones en la ideación y
lanzamiento del producto o servicio, acompañándose, a poder ser, de una lista con imágenes o
prototipos de los productos comercializados con la marca o los carteles de promoción del
servicio... y en general, cualquier información o dato relevante en los que se deduzca la
importancia comercial de la marca para la empresa.

• Un dossier con notas de prensa, extractos de presupuestos y planes de inversión, incluyendo el

total de gastos en organización de eventos, patrocinio, merchandising, prensa... en los que la
y
marca haya tenido presencia6) 7).
• Capturas de pantalla que demuestren la presencia de la marca en redes sociales, así como
y
opiniones de los consumidores en ellas, etc.8) 9).
 y11)
También son muy útiles los hashtags (#) para medir la presencia en redesde la marca10) .
 • Listas de los distribuidores y licenciatarios autorizados para comercializar los productos u
ofrecer los servicios bajo la marca, así como los Royalties percibidos con ocasión de estos
contratos.

La apreciación de la prueba de uso se hace tomando en consideración la globalidad de la documentación

aportada, sin que se exija un uso especialmente intenso y notorio, sino continuado y de una mínima
relevancia comercial, que demuestre que no se trató de un uso esporádico o residual o con el fin de
conservar los derechos exclusivos conferidos con el registro de la marca.

3. PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA MARCA

La rapidez con la que se introducen nuevas colecciones en el mercado obliga a las empresas de moda a
innovar a ritmos cada vez superiores y a lanzar campañas publicitarias y promocionales en las que se
adaptan o modernizan las marcas con el objetivo de llamar la atención del consumidor y mantenerse en
un sector cada vez más competitivo.

Por ello es muy importante insistir en que no todo uso del signo en el mercado está amparado por el
registro de la marca y puede ocurrir que, a consecuencia de usos modificados que se realicen en el
mercado, se acabe perdiendo el derecho exclusivo sobre un signo trascendental para la empresa,
quedando éste a la libre disposición del resto de operadores.

Esto sucedería si, en un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca que efectivamente se ha empleado
en el mercado difiere de manera evidente de la forma en la que la marca se encuentra registrada. Es decir,
cuando no se puede sostener con solvencia que el signo realmente utilizado y la marca registrada son
globalmente equivalentes.

A este respecto, conviene tomar en consideración la práctica de la EUIPO sobre qué se considera una
variación admisible o inadmisible de la forma registrada de la marca.

Así se aceptará, por lo general:

1. La adición de términos descriptivos o elementos que sean global y visualmente secundarios o cuya
independencia visual al signo seapatente.

2. Las omisiones de elementos descriptivos, genéricos o visualmente accesorios.

 3. Cambios de colores que no modifiquen la impronta visual del signo de forma significativa.

De este modo resulta estratégicamente aconsejable que antes de emprender un uso modificado de la
marca tal y como se encuentre registrada, se analice a través de las pautas expuestas si dicho uso supone
una variación sustancial de la marca registrada puesto que, de ser así, el uso podría ser insuficiente y la
marca vulnerable por falta de uso.

Por lo expuesto, ante cambios apreciables a simple vista lo más recomendable es solicitar el registro de la
nueva versión del signo.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales 2004.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Directrices relativas al examen.

Recuperado de https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines