FACULTAD DE DERECHO

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO N° 744492-2018

PRESENTADO POR

MICHELLE BEDOYA PANTOJA

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

LIMA - PERÚ
2021
 CC BY-NC-ND
Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada
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 Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el
Título de Abogada

Informe Jurídico sobre Expediente N° 744492-2018

Materia : Oposición a solicitud de registro de

Marca – Signos Distintivos

Entidad : Indecopi

Denunciante : G.R. INC

Denunciado : A.R.B.V.
G.B.V.

Bachiller : Michelle Bedoya Pantoja

Código : 2013113430

LIMA – PERÚ
2021
En presente informe jurídico se basa en la materia de “Oposición a la solicitud de
registro de marca”, en el cual acontecen los siguientes actuados:
Con fecha 05 de abril de 2018, las señoras G.B.V. y A.R.B.V solicitaron, ante la
Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro multiclase de productos y/o
servicios de la marca “SUNBRELLA” y logotipo para distinguir productos de la clase
20 y servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Verificados los requisitos formales de ley, la Dirección de Signos Distintivos del
Indecopi publicó en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial la solicitud en
mención; lo cual ocasionó que el 11 de mayo de 2018, dentro del plazo de ley, la
empresa G. R. INC. formulara oposición, basándose en el literal a) del artículo 136
de la Decisión 486 y alegando que el signo solicitado incurría en riesgo de confusión
con respecto de dos marcas registradas a su nombre: la marca “SUNBRELLA”,
inscrita bajo el Certificado N° 97260, que distingue todos los productos de la clase
24 de la Clasificación Internacional y la marca “SUNBRELLA” y logotipo, inscrita
bajo el Certificado N° 152145, que distingue algunos productos de la clase 24 de la
mencionada clasificación. La opositora consideró que los signos materia de
discusión eran fonética y gráficamente semejantes y que los productos y servicios
distinguidos por los signos eran vinculados entre sí.
Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2018, la opositora presentó un escrito
adjuntando una resolución emitida por autoridad china en materia de Propiedad
Industrial, mediante la cual se reconocía como notoria a la marca “SUNBRELLA” y
pidió que la Comisión de Signos Distintivos la tomara en cuenta al momento de
resolver.
Con fecha 02 de julio de 2018, dentro del plazo de ley, las solicitantes procedieron
absolver el traslado de oposición indicando que no existía ningún tipo de riesgo de
confusión, toda vez que los signos no eran fonética ni gráficamente semejantes y
los servicios y productos distinguidos por los signos, no eran vinculados entre sí.
En razón a lo expuesto por las partes, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi
emitió la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de
2018, en donde declaró FUNDADA la oposición de la solicitud de registro en el
extremo que el signo pretendía distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación
Internacional e INFUNDADA la oposición de la solicitud de registro en el extremo
que el signo pretendía distinguir servicios de la clase 37, ordenando su registro.
Con fecha 11 de diciembre de 2018, la opositora apela la resolución emitida por la
Comisión de Signos Distintivos, en el extremo que declaró INFUNDADA la oposición
de la solicitud de registro y ordenó el registro del signo solicitado para distinguir
servicios de la clase 37, alegando que el examen efectuado no había sido el
correcto.
Tomando en cuenta la apelación, con fecha 21 de agosto de 2019 se emitió la
Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Indecopi; mediante la cual se determinó declarar FUNDADO el
recurso de apelación interpuesto, REVOCAR la resolución de primera instancia y
DENEGAR el registro del signo solicitado para distinguir servicios de la clase 37 de
la Clasificación Internacional y dejar FIRME la resolución de primera instancia en el
extremo que declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado
para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional.
ÍNDICE

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL

PROCESO O PROCEDIMIENTO 3
a. Solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio 3
b. Oposición a la solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio 3
c. Absolución al escrito de oposición por parte de las Solicitantes 6
1. La apreciación de los signos a comparar, tomando en cuenta su aspecto en conjunto
y dando mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias 7
2. El grado de percepción en el consumidor medio 7
3. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización 8
4. El carácter arbitrario o fantasía del signo, su uso de publicidad y reputación en el
mercado 8
d. Resolución de la CSD 10
1. Cuestión previa: sobre lo alegado por la Opositora 11
2. Evaluación del riesgo de confusión alegado por la Opositora 11
i. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la
clase 20 de la Clasificación Internacional 12
 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260 12
 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145 13
 Conclusión 15
ii. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la
clase 37 de la Clasificación Internacional 15
 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260 15
 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145 16
 Conclusión 17
e. Recurso de apelación interpuesto por la Opositora 18
f. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual 19
1. Cuestión previa: notoriedad de las marcas base de oposición y el principio de
especialidad 20
2. Determinación del riesgo de confusión 20
i. Respecto de los servicios y productos 21
ii. Examen comparativo de los signos 21
 Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 152145 22
 Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 97260 22
2 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 23

a. Evaluación del riesgo de confusión por la CSD y el principio de especialidad 23
b. Debida motivación 27
1. Evaluación del riesgo de confusión 27
2. Determinación de la denominación SUNBRELLA como una de fantasía 30
III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS
JURÍDICOS IDENTIFICADOS 30
a. Opinión sobre las decisiones de la CSD y la SPI en base a los problemas jurídicos identificados 31
1. Opinión compartida 31
2. Errores materiales en distintos puntos de la resolución emitida por la CSD 33
3. ¿Notoriedad de la marca “SUNBRELLA”? 36
i. Solicitud para que se tome en cuenta la notoriedad de la marca 36
ii. Evaluación de la notoriedad alegada por la Opositora por parte de la CSD 38
b. Opinión sobre la actuación de las Solicitantes respecto de la solicitud del registro del signo
solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional 39
IV. CONCLUSIONES: 40
V. BIBLIOGRAFÍA: 41
VI. ANEXOS 42
3 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

I. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES HECHOS EXPUESTOS POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL

PROCESO O PROCEDIMIENTO

a. Solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio

Con fecha 05 de abril de 2018, las señoras G.B.V. y A.R.B.V., (en adelante, las “Solicitantes”) solicitaron

ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, el registro de multiclase de la marca de producto y/o

servicio constituida por la denominación “SUNBRELLA” y logotipo (se reivindica colores) para distinguir:

- “Muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, hueso,

cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo”, de

la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza (en adelante, “Clasificación Internacional”); y,

- “Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación” de la clase 37 de la

señalada Clasificación Internacional.

Después de haber verificado que se reunieron todos los requisitos formales exigidos por ley, la Dirección

de Signos Distintivos del Indecopi publicó la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica de Propiedad

Industrial.

b. Oposición a la solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio

En mérito de la publicación realizada, con fecha 11 de mayo de 2018, la corporación estadounidense G.R.

INC. (en adelante, la “Opositora”), debidamente representada por el ESTUDIO VALENCIA S. CIVIL DE R.L.,

presentó un escrito dirigido a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, la “CSD”),

formulando oposición al registro multiclase en base a la titularidad que ostenta sobre las siguientes

marcas:
4 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

- SUNBRELLA, que distingue “telas y todos los demás productos” de la clase 24 de la Clasificación

Internacional, inscrito bajo el Certificado de Registro N° 97260, vigente hasta el 08 de mayo de

2022.

- , que distingue “telas para ser vendidas en piezas para usarse en producir

toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y

cubiertas para muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas,

cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments)” de la clase 24 de la

Clasificación Internacional, inscrita bajo el Certificado de Registro N° 152145, vigente hasta el 13 de

mayo de 2019.

La Opositora alegó lo siguiente:

- El signo solicitado a registro es gráfica y fonéticamente idéntico a sus marcas base de oposición, en

tanto presenta en su conformación la denominación “SUNBRELLA”, además, posee la figura

característica de una sombrilla, la cual se encuentra presente en su marca inscrita bajo Certificado

Nº 152145.

- El mero hecho de que las Solicitantes hayan añadido colores a la figura de la sombrilla presente en

el signo solicitado, a diferencia de lo que sucede con la marca base de oposición inscrita bajo el

Certificado N° 152145, que está registrada en blanco y negro, y la haya colocado debajo de la

denominación “SUNBRELLA”, no le otorga a dicho signo ninguna fuerza diferenciadora que

desvirtúe las semejanzas existentes antes señaladas.

- Conceptualmente, la denominación “SUNBRELLA” es un signo de fantasía, en la medida que no

tiene un significado conocido, por lo que no se debe a una simple casualidad que las Solicitantes

hayan elegido dicho signo para identificar los productos y/o servicios para los cuales la han

solicitado a registro.
5 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

- Los productos y servicios de las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional, respectivamente,

que pretende distinguir el signo solicitado guardarían estrecha vinculación con los productos de la

clase 24 de la Clasificación Internacional distinguidos por sus marcas registradas, en tanto:

o Los muebles (clase 20) y las telas (clase 24) constituyen productos de uso conjunto y

complementario y comparten algunos canales de comercialización, como tiendas por

departamento o tiendas especializadas, siendo comercializados muchas veces en forma

conjunta.

o Las telas (clase 24) serán utilizadas como insumos para la prestación de los servicios de

construcción, servicios de reparación y servicios de instalación (clase 37), como, por ejemplo,

en la colocación de éstas en muebles nuevos o en su utilización para la reparación de muebles

usados.

- Agregó que al efectuar una búsqueda en Google utilizando como criterio la denominación

SUNBRELLA aparecen marcas de su titularidad, por lo que las Solicitantes no pueden alegar el

desconocimiento de la existencia de sus marcas registradas y que éstas identifican productos que

se utilizan para la fabricación de muebles.

Sustentó su oposición en lo dispuesto en los artículos 136 inciso a)1 y 1462 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina y solicitó que en base a los argumentos expuestos se declare fundada la oposición y

se deniegue el registro multiclase solicitado.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación;
2 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá́

presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará , por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar
las pruebas que sustenten la oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así ́ lo disponen las normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia
a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
6 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

Adjuntó como medios probatorios impresiones de pantalla de las páginas web

https://www.sunbrella.com y https://www.outdoorfabrics.com/sunbrella-european/#/.

Con fecha 21 de mayo de 2018, la Opositora presentó medios probatorios adicionales tales como copias

de publicidad y etiquetas en donde se apreciaba el uso de las marcas registradas. Posteriormente, con

fecha 25 de junio de 2018, presentó una copia de la Resolución S.P.Z. [2015] N° 8568241, en idioma chino,

con traducciones al inglés y al castellano, emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de

la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China en el procedimiento

seguido bajo Expediente N° 8568241, en el cual la empresa china Guangzhou Royal Awning Co., Ltd

pretendió registrar la marca “SUNBREA” y logotipo, contra el que también formuló oposición,

denegándose así la solicitud de registro presentada. La Opositora mencionó que en dicha resolución la

marca “SUNBRELLA” fue reconocida como notoriamente conocida por dicho órgano resolutivo, respecto

de “telas en las piezas” y “telas vendidas en la pieza para su uso en la producción de productos incluyendo

toldos para sol y parasoles, carpas, toldos, tapas y cubiertas de barcos, muebles de interior y exterior,

sombrillas, alfombras, cortinas, telas transparentes y decoraciones para ventanas”. Por tal motivo, solicitó

que se tenga presente la referida resolución al momento de resolver.

c. Absolución al escrito de oposición por parte de las Solicitantes

Con fecha 02 de julio de 2018, las Solicitantes presentaron un escrito mediante el cual absolvieron el

traslado de la oposición formulada señalando lo siguiente:

- Reconocen, en efecto, la existencia de las marcas base de oposición de titularidad de la Opositora.

- Sin embargo, respecto del alegado riesgo de confusión establecido en el artículo 136 inciso a) de la

Decisión 4863, a fin de determinar si los signos en comparación son semejantes, deben aplicarse los

criterios establecidos en el artículo 454 del Decreto Legislativo N° 1075, a saber:

3 Ver pie de página 2.

4 Artículo 45.- Determinación de semejanza
7 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

1. La apreciación de los signos a comparar, tomando en cuenta su aspecto en conjunto y dando

mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias

El signo solicitado se encuentra conformado por un isotipo de forma

triangular con tres secciones de colores (amarillo, magenta y celeste) y encima de ellas, la

denominación “SUNBRELLA” en color celeste, mientras que la marca registrada

inscrita bajo Certificado Nº 152145 se encuentra conformada por la

representación gráfica de una figura que se asemeja a la forma de una sombrilla de color gris

y debajo de ella se ubica la denominación “SUNBRELLA” en el mismo color.

Si bien en la Resolución Nº 1121-2010/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala de Propiedad

Intelectual5, se determinó que en “la marca registrada tiene la misma relevancia tanto el

aspecto denominativo como el aspecto figurativo”, ello no sucede en el presente caso, pues

los signos confrontados se refieren a productos y/o servicios totalmente diferentes y que no

son análogos entre sí, según sea el caso.

Desde el aspecto figurativo, los signos en comparación son distintos, pues presentan imágenes

y colores que no coinciden entre sí, por lo que es improbable que un consumidor los confunda.

2. El grado de percepción en el consumidor medio

Los signos en comparación identifican productos y/o servicios que se encuentran en distintas

clases de productos y/o servicios, ya que las marcas de la Opositora se encuentran registradas

A efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección
competente tendrá en cuenta, principalmente los siguientes criterios:
a) la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas que en las
diferencias;
b) el grado de percepción del consumidor medio;
c) la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente;
d) el carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y,
e) si el signo es parte de una familia de marcas.
5 Actualmente denominada Sala Especializada en Propiedad Intelectual.
8 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

para identificar productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, mientras que el signo

solicitado pretende distinguir productos y servicios de las clases 20 y 37 de la Clasificación

Internacional, respectivamente. Por ello, resulta razonable asumir que el público consumidor

prestará cierto grado de atención al momento de adquirir cualquiera de los productos y/o

servicios identificados con dichas marcas, sin incurrir en algún grado de confusión.

Además, el signo solicitado no es similar a las marcas registradas base de oposición, debido a

que la denominación “SUNBRELLA” no es una sombrilla sino un isotipo de forma triangular con

tres secciones (amarillo, magenta y celeste) con la denominación “SUNBRELLA” encima, de

color celeste; por lo que el hecho de que sea en colores es lo que hace la diferencia necesaria

para aportarle la fuerza diferenciadora.

3. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización

La naturaleza de los productos y/o servicios de los signos confrontados es distinta, ya que sus

canales de comercialización y/o prestación son diferentes. Así, la Clase 20 de la Clasificación

Internacional identifica a productos tales como muebles, espejos, marcos; contenedores no

metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o

semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo y la clase 37 de la Clasificación

Internacional a los servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación,

por tanto, no es lo mismo indicar que son similares a los de clase 24 de la Clasificación

Internacional, la cual distingue tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias

textiles o de materias plásticas, a la que pertenecen las marcas registradas.

4. El carácter arbitrario o fantasía del signo, su uso de publicidad y reputación en el mercado

Si bien el término “SUNBRELLA” no existe en el castellano, está constituido por la unión de las

palabras inglesas: “SUN” que significa “SOL” y “UMBRELLA” que significa “SOMBRILLA” o

“PARAGUAS”.
9 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

En virtud de lo anterior, solicitaron que se declare infundada la oposición y que su solicitud multiclase

acceda a registro.

Mediante escrito de fecha 09 de julio de 2018, con el fin de acreditar la existencia de vinculación entre los

productos y servicios de las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional, con aquellos de la clase 24 de

la Clasificación Internacional, la Opositora aportó los siguientes medios probatorios: (i) fotografías de

veinticinco años de antigüedad de fachadas con el logo , (ii) imágenes de catálogos

con el mismo logo de la marca mixta registrada, (iii) imágenes de muestras de telas de la marca en las que

aparece el código del producto, (iv) imágenes en tres páginas web de las telas de la marca registrada

proporcionada por la empresa MULTIESPUMA S.R.L., (v) hojas impresas de la página web de

MULTIESPUMA S.R.L. en donde aparecen muebles hechos con las telas de la marca mixta registrada, (vi)

facturas emitidas por MULTIESPUMA S.R.L. y (vii) una cotización emitida por MULTIESPUMA S.R.L.

Asimismo, en igual fecha, mediante escrito adicional, la Opositora solicitó la reserva y confidencialidad,

por tiempo indefinido, de las facturas y cotización emitidas por MULTIESPUMA S.R.L., presentadas en el

escrito antes señalado, adjuntando el respectivo “resumen no confidencial”.

En razón a ello, mediante proveído de fecha 24 de julio de 2018, la Secretaría Técnica de la CSD, luego de

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 3.2. 6 de la Directiva N° 001-2008/TRI-

INDECOPI, Sobre Confidencialidad de la Información en los Procedimientos seguidos por los órganos

6 “3.2. Al solicitar la confidencialidad de la información, el aportante de la misma deberá́ cumplir con los siguientes requisitos:
a) Incluir expresamente el pedido de confidencialidad de la información en el mismo escrito en que ésta es presentada o en el acta
cuando se trate de una visita inspectiva y se ha solicitado la exhibición de información documentaria. Caso contrario, la autoridad
no será́ responsable de su divulgación.
b) Identificar en el escrito, de manera clara y precisa, cuál es la información cuya declaración de confidencialidad se solicita y en
qué documentos y en qué parte de dichos documentos está incluida. El solicitante no podrá solicitar la confidencialidad, de forma
genérica, de toda la información presentada o contenida en los documentos señalados, salvo que sean obtenidos durante el
desarrollo de entrevistas o visitas de inspección in situ. (…)
c) Justificar la solicitud, en caso que se trate de la información a que se refiere el numeral 2.1. (…)
d) Presentar un “resumen no confidencial” suficientemente detallado que permita una cabal comprensión del contenido sustancial
de la información cuya declaración de confidencialidad se solicita. En caso que la información esté compuesta de series
estadísticas, ésta deberá ser presentada mediante indicadores que permitan apreciar la tendencia.
(…)
e) Señalar el plazo por el cual se solicita el tratamiento confidencial de la información presentada.”
10 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

funcionales del Indecopi los declaró como confidenciales, de acuerdo con las facultades conferidas por el

artículo 11° del Decreto Legislativo N° 1075.

Por otro lado, mediante escrito presentado el 11 de julio de 2018, la Opositora reiteró su posición,

indicando:

- La marca denominativa registrada y el signo solicitado poseen en su conformación la denominación

“SUNBRELLA”, por lo que existe riesgo de confusión.

- La marca mixta registrada y el signo solicitado son idénticos en la forma, salvo en color, por lo que,

al no haberse reivindicado colores por las Solicitantes, el detalle del color no sería relevante y existe

un potencial riesgo de confusión.

- Las diferencias entre el signo solicitado y las marcas registradas no son suficientes para determinar

que estos no sean confundibles; por lo que, podría inducir al público consumidor a una CONFUSIÓN

DIRECTA, estando latente la posibilidad de generar una CONFUSIÓN MEDIATA o INDIRECTA, siendo

que el público podría creer que ambas marcas pertenecen a la misma empresa.

- La denominación “SUNBRELLA” es un término de fantasía, ya que no tiene un significado parecido,

por lo que no se debe a una simple casualidad el hecho de las Solicitantes la utilicen en el signo que

pretenden registrar.

- Existe conexión competitiva entre los muebles que pretende distinguir el signo solicitado y las telas

que distinguen las marcas registradas, dado que son productos que se usan de manera

complementaria. Asimismo, también existe conexión competitiva entre los servicios de

construcción, servicios de reparación y servicios de instalación que pretende distinguir el signo

solicitado y las telas que distinguen las marcas registradas.

- El signo solicitado está incurso en la prohibición relativa contemplada en el literal a) del artículo 136

de la Decisión 486.

d. Resolución de la CSD
11 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

Con fecha 16 de noviembre de 2018, la CSD emitió la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI, a fin de

pronunciarse sobre la solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio y la oposición

formulada contra la misma. En dicha resolución, la CSD consideró los siguientes puntos:

1. Cuestión previa: sobre lo alegado por la Opositora

A pesar de que la Opositora solicitó mediante escrito de fecha 22 de junio del 2018 que se

tome en cuenta al momento de resolver la oposición presentada la notoriedad declarada por

la Resolución N° 0000049126 emitida por el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de

la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, ello no era

posible, toda vez que fundamentó su oposición únicamente en la existencia de riesgo de

confusión entre sus marcas registradas bajo los Certificados N° 97260 y N° 152145 y el signo

solicitado, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, sin alegar la

notoriedad de las mismas. Agregó que, en la medida que tal pronunciamiento fue emitido por

una autoridad extranjera, ello no afectaba ni condicionaba el análisis de las pruebas que

correspondía realizar a la CSD.

En razón a ello, la CSD mencionó que solo procedería a evaluar los argumentos expuestos en

el escrito de oposición presentado, debido a que todos los argumentos de la Opositora se

encuentran dirigidos a sustentar un eventual riesgo de confusión, tomando en cuenta la

prohibición relativa de registro contenida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

2. Evaluación del riesgo de confusión alegado por la Opositora

La CSD determinó que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto

la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos y servicios a los que se

aplican, debido a que, por lo general, el riesgo de confusión entre los signos será mayor cuando

más exista similitud o conexión competitiva entre los productos y/o servicios a distinguir.

En razón a ello, el análisis efectuado por la CSD fue el siguiente:

12 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

i. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir productos de la clase

20 de la Clasificación Internacional

 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260

- Comparación entre productos:

La marca denominativa registrada bajo el Certificado N° 97260 distingue telas y

todos los demás productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional,

mientras que el signo solicitado pretende distinguir muebles, espejos, marcos,

contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte, hueso, cuerno,

ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar

amarillo de la clase 20 de la Clasificación Internacional. En razón a ello, la CSD

estableció que, tomando en cuenta el principio de especialidad7, los productos

que ambos signos distinguen resultaban complementarios, ya que algunos de los

productos que distingue la marca registrada, tales como: ropa de mesa, las cuales

se encuentran entre los demás productos que distingue la marca registrada, se

encuentran vinculados con los muebles (entre los que se encuentran las mesas,

por ejemplo) que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que poseen

similares canales de comercialización y son adquiridos por el mismo tipo de

consumidor.

7 La CSD estableció que, en cuanto a los productos y servicios, uno de los principios en los que se sustenta el Derecho de Marcas
es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al
registro o uso de un signo idéntico o similar respecto de productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una
marca otorga protección a su titular no solo respecto de aquellos productos o servicios para los cuales se concedió el registro,
sino respecto de aquellos que se les asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor o usuario, con independencia
de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional, la cual resulta irrelevante para
efectos de determinar si existe similitud entre productos y/o servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 151 segundo párrafo
de la Decisión 486. En tal sentido, la CSD concluyó señalando que, para determinar el alcance del principio de especialidad, se
deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos en comparación son similares según su naturaleza,
finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor o usuario al que van
dirigidos.
13 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

En tal sentido, la CSD concluye que se ha cumplido con uno de los requisitos para

que se genere riesgo de confusión en el mercado.

- Comparación entre los signos:

Con respecto al examen comparativo entre los signos en conflicto, la CSD advierte

que son semejantes:

Signo solicitado Marca registrada

SUNBRELLA

La CSD establece que la semejanza radica en que ambos signos se encuentran

conformados por el elemento denominativo “SUNBRELLA”, lo que determina una

impresión fonética idéntica entre estos, precisando que, si bien el signo solicitado

presenta elementos gráficos, ello no desvirtúa la semejanza antes mencionada,

puesto que el público consumidor podría pensar que ambos poseen el mismo

origen empresarial o que se trata de un signo derivado de otro; es decir, existe

riesgo de confusión INDIRECTO.

Por otro lado, la CSD añade que no es posible establecer semejanza conceptual,

ya que la denominación SUNBRELLA es de fantasía.

 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145

- Comparación entre productos:

La marca mixta registrada bajo el Certificado N° 152145 distingue telas para ser

vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento,

carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para muebles

para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas, cortinas

plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) de la clase 24

14 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

de la Clasificación Internacional, mientras que el signo solicitado pretende

distinguir muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de

almacenamiento o transporte, hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o

semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo de la clase 20 de la

Clasificación Internacional. Por tal motivo, la CSD estableció que, dado a que los

productos que distingue la marca registrada, tales como fundas y cubiertas de

muebles para uso interior y exterior, se encuentran vinculados a los muebles,

productos que pretende distinguir el signo solicitado, los hacía complementarios,

por lo que poseen similares canales de comercialización y son adquiridos por el

mismo tipo de consumidor.

En tal sentido, se concluyó que se había cumplido con uno de los requisitos para

que se genere riesgo de confusión en el mercado.

- Comparación entre los signos:

En este examen comparativo, la CSD determinó que ambos son semejantes:

Signo solicitado Marca registrada

La CSD establece que la semejanza radica en que ambos signos se encuentran

conformados por el elemento denominativo “SUNBRELLA”, lo que determina una

impresión fonética idéntica entre estos. Además, el elemento figurativo que

acompaña a ambos signos es semejante (la figura de tres triángulos curvos que

forman una sombrilla), sin que se tome en cuenta la presencia de los colores en

el signo solicitado, por lo que estos generan una impresión visual semejante.
15 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

La CSD añade que no es posible establecer semejanza conceptual, ya que la

denominación SUNBRELLA es de fantasía.

 Conclusión

Dado que los signos en comparación se refieren a algunos productos vinculados y

teniendo en cuenta las semejanzas entre los mismos, el otorgamiento del registro

solicitado es susceptible de producir riesgo de confusión en el público

consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la oposición en este este

extremo.

ii. Respecto del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase

37 de la Clasificación Internacional

 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 97260

- Comparación entre productos y servicios:

La marca registrada bajo el Certificado N° 97260 distingue telas y todos los demás

productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, mientras que el signo

solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de reparación;

servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional. Por tanto,

se advierte que no existe vinculación alguna entre los servicios que pretende

distinguir el signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada bajo

el certificado anteriormente mencionado, ya que los servicios del signo solicitado

están destinados a la construcción, mientras que los productos de la marca

registrada son textiles; por lo que no se encontraban dirigidos a un mismo público

consumidor y no comparten los mismos canales de comercialización.

- Comparación entre los signos:

La CSD advirtió que son semejantes:

16 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

Signo solicitado Marca registrada

SUNBRELLA

La CSD estableció que la semejanza radicaba en que ambos signos se encontraban

constituidos por la denominación “SUNBRELLA”, lo cual determinaba una

impresión fonética idéntica entre ambos, siendo que el público consumidor

podría pensar que los signos en conflicto tenían el mismo origen empresarial o

que derivaban uno del otro.

Asimismo, nuevamente la CSD determinó que no existía posibilidad de establecer

semejanzas conceptuales, ya que la denominación “SUNBRELLA” era de fantasía.

 En relación con la marca inscrita bajo el Certificado N° 152145

- Comparación entre productos y servicios:

El signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción; servicios de

reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación Internacional,

mientras que la marca registrada bajo el Certificado N° 152145 distingue telas

para ser vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y

el viento, carpas, doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para

muebles para uso interior y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas,

cortinas plegables (sheers), cortinajes para ventanas (window treatments) de la

clase 24 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, y teniendo en cuenta el principio de especialidad, la CSD determinó

que no existe vinculación alguna entre los servicios que pretende distinguir el

signo solicitado y los productos que distingue la marca registrada anteriormente

17 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

mencionada, toda vez que, al ser servicios destinados a la construcción, por un

lado, mientras que los productos son textiles, por otro, no se encuentran dirigidos

a un mismo público usuario/consumidor ni comparten los mismos canales de

prestación/comercialización.

- Comparación entre los signos:

En este examen comparativo, la CSD determinó que ambos son semejantes:

Signo solicitado Marca registrada

La CSD estableció que la semejanza radica en que ambos signos se encuentran

conformados por el elemento denominativo “SUNBRELLA”, lo que determina una

impresión fonética idéntica entre estos y, a su vez, que el elemento figurativo que

acompaña a ambos signos es semejante (la figura de tres triángulos curvos que

forman una sombrilla), a pesar de la presencia de los colores en el signo solicitado,

generando una impresión visual semejante.

 Conclusión

No obstante la semejanza entre los signos en conflicto, teniendo en consideración

que no distinguen servicios y productos vinculados, el otorgamiento del registro

solicitado no es susceptible de producir riesgo de confusión en el público

consumidor/usuario, por lo que corresponde declarar infundada la oposición

formulada en este extremo.

18 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

En base a todo lo anteriormente expuesto y realizado el preceptivo examen de registrabilidad8, mediante

la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI de fecha 16 de noviembre de 2018, la CSD declaró: (i) fundada

la oposición formulada, denegando el registro de multiclase del signo solicitado en el extremo que

pretende distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional e (ii) infundada la oposición

formulada contra el registro del signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios de la clase

37 de la Clasificación Internacional, y dispuso la inscripción del signo en el registro correspondiente.

e. Recurso de apelación interpuesto por la Opositora

Con fecha 11 de diciembre del 2018, la Opositora interpuso un recurso de apelación en contra de la

decisión emitida por la CSD, en el extremo que declaró infundada la oposición y otorgó el registro de la

marca en la Clase 37 de la Clasificación Internacional, determinando que no existía vinculación entre los

productos y servicios a los que se refieren sus marcas base de oposición y el signo solicitado.

La Opositora indicó que la CSD no efectuó un correcto análisis del caso, ya que determinó que no existía

vinculación entre los servicios y productos a los que se referían la marca registrada bajo el Certificado N°

152145 y el signo solicitado, debido a que la primera distingue productos textiles y el segundo pretendía

distinguir servicios destinados a la construcción.

En razón a ello, la Opositora reiteró que si existe semejanza entre la marca registrada bajo el Certificado

N° 152145 y el signo solicitado y, también, vinculación entre los productos y servicios a los que estos se

refieren, siendo que esto podía ocasionar que el público consumidor se encuentre ante un caso de

CONFUSIÓN DIRECTA y CONFUSIÓN MEDIATA, ya que podían creer que las marcas pertenecen a una

misma empresa; además de la posibilidad de que se encuentren ante CONFUSIÓN LATO SENSU9, tomando

8 Arti ́culo 150.- Vencido el plazo establecido en el arti ́culo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
9 Considero importante precisar que el riesgo de confusión LATO SENSU, según Maria A. Díaz Gómez, es cuando el público deslinda

las marcas confrontadas y a las empresas titulares de ellas, pero considera que erróneamente existe algún tipo de vinculación
económica u organizativa. Asimismo, la misma autora menciona que este concepto amplio de riesgo de confusión lo prevé
expresamente el sistema jurídico estadounidense en la Sección SS 43 (15 U.S.C. SS 1125) del Lanahm Act; sin embargo, ha sido
19 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

en cuenta que el público podía deslindar correctamente a las marcas confrontadas y a las empresas

titulares de las mismas, pero sin dejar de creer que entre dichas empresas existía algún tipo de vínculo

económico.

Asimismo, en el mismo escrito la Opositora determinó que las marcas base de oposición son conocidas

en Perú en lo que respecta a telas de exteriores; por lo que era de entenderse que los servicios de

reparación e instalación también se encontraban vinculados con los productos distinguidos por las marcas

registradas.

Finalmente, la Opositora reiteró que en el expediente se encontraba una copia de la Resolución S.P.Z.

[2015] No. 0000049126 en idioma chino, con traducciones al inglés y castellano, emitida por el Comité de

Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República

Popular China en el procedimiento seguido bajo el expediente No. 8568241, en base a su marca

SUNBRELLA, en la cual se reconoció a dicha marca como notoriamente conocida sobre “telas en las piezas”

y “telas vendidas en la pieza para su uso en la producción de productos incluyendo toldos para sol y

parasoles, carpas, toldos, tapas y cubiertas de barcos, muebles de interior y exterior, sombrillas, alfombra,

cortinas, telas transparentes y decoraciones para ventanas”.

Por otro lado, a pesar de haber sido debidamente notificadas, las Solicitantes no absolvieron el traslado

de la apelación formulada.

f. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Con fecha 21 de agosto del 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la “SPI”), en

mérito de la apelación presentada por la Opositora contra la Resolución N° 6015-2018/CSD-INDECOPI,

emitió la Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, en la cual estableció lo siguiente respecto de la

existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado en el extremo que pretende distinguir servicios

acogido en nuestro sistema a través de las sentencias dictadas por el TCA, a vía de ejemplo: sentencia 1174 de fecha 13/10/99
en ADC IX 2002, p. 557.
20 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

de la clase 37 de la Clasificación Internacional y las marcas base de oposición que distinguen productos

de la clase 24 de la Clasificación Internacional:

1. Cuestión previa: notoriedad de las marcas base de oposición y el principio de especialidad

Con respecto a la notoriedad alegada por la Opositora, la SPI consideró que la notoriedad de

las marcas base de oposición fue argumentada en base a una resolución emitida por el Comité

de Revisión y Adjudicación de Marcas de la Administración Estatal de Industria y Comercio de

la República Popular China; sin embargo, no correspondía efectuar algún pronunciamiento al

respecto, debido a que “el signo notoriamente conocido es aquel reconocido como tal en

cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector pertinente”10 y ello, en el

presente caso, no se cumplía.

Por otro lado, con respecto al principio de especialidad, la SPI indicó que este es esencial a fin

de que se pueda determinar si existe o no el riesgo de confusión, ya que “limita la posibilidad

de oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto un

signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.”11.

2. Determinación del riesgo de confusión

La SPI precisó que es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en

disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos 12

a fin de determinar la existencia del riesgo de confusión. En razón a ello, el riesgo de confusión

debe analizarse teniendo en cuenta los siguientes elementos: (i) la similitud o conexión

competitiva entre los productos y/o servicio y (ii) la similitud entre los signos, para lo que se

deberá tomar en cuenta la fuerza distintiva de los signos13.

10 Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 2, “Sobre la notoriedad de las marcas base de oposición”, Pág. 7.
11 Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 2, “Principio de especialidad”, Pág. 7.
12 Proceso N° 423-IP-2015, Tribunal Andino
13 En relación a la figura del riesgo de confusión, la SPI toma en cuenta la interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 198-IP-2015, la cual indica que “no es registrable un signo confundible, ya que
no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente
21 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

i. Respecto de los servicios y productos

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir servicios de construcción;

servicios de reparación; servicios de instalación de la clase 37 de la Clasificación

Internacional, mientras que las marcas registradas distinguen telas, telas para ser

vendidas en piezas para usarse en producir toldos, pantallas para el sol y el viento, carpas,

doseles, fundas y cubiertas para botes, fundas y cubiertas para muebles para uso interior

y exterior, sombrillas de playa, alfombras y cortinas, cortinas plegables (sheers), cortinajes

para ventanas (window treatments) de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

En razón a ello, la SPI consideró pertinente tomar en cuenta que dentro del mercado es

usual que existan empresa que comercializan productos como toldos, fundas y cubiertas

de muebles para uso interior y exterior, cortinas, alfombras, cortinas plegables (sheers),

cortinaje para ventanas (windows treatments), brinden servicios de instalación de los

mismos, tales como DECORBELL14 y HUNTER DOUGLAS15; por lo que, determinó que era

evidente que existía vinculación entre los servicios de instalación que pretende distinguir

el signo solicitado y algunos de los productos que distinguen las marcas registradas.

ii. Examen comparativo de los signos

Al compararse dos signos distintivos debe considerarse las características que pueden ser

fácilmente recordadas por el consumidor, destacando con mayor detalle las semejanzas

y no las diferencias.

registrada, así como el de los consumidores.”. Asimismo, toma en cuenta la interpretación prejudicial en el Proceso N° 423-IP-
2015, el mismo que indica que “para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o
semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos.”.
14 La SPI puso el siguiente ejemplo: “Ponemos a su disposición nuestro servicio de medición e instalación de cortinas, estores,

persianas, rollers y alfombras.” Verificado en: https://www.decorbell.com/

15 La SPI puso el siguiente ejemplo: “Una vez seleccionada su cortina, persiana o toldo HunterGlass, el distribuidor enviará su

pedido a fábrica y le informará del plazo de entrega. Un técnico profesional capacitado será el encargado de instalar el producto
de manera impecable en su hogar.” Verificado en: https://www.hunterdouglas.com.pe/productos/romanas-store
22 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

En el caso de los signos mixtos se debe considerar el elemento relevante de los mismos,

siendo este aquel que indica el origen empresarial de los productos o servicios. Asimismo,

“(…) existen dos factores que pueden hacer que el componente figurativo de una marca

mixta adquiera preminencia: (i) factores que inciden negativamente en el componente

denominativo y (ii) factores que reducen positivamente sobre el componente figurativo,

realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta.”16

Tomando en cuenta todo esto, la SPI efectuó el siguiente examen comparativo:

 Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 152145

Con respecto a este examen comparativo, la SPI estableció que:

- Fonéticamente los signos son idénticos, debido a que comparten la

denominación “SUNBRELLA”.

- Gráficamente los signos comparten la denominación “SUNBRELLA” –en la parte

superior en el caso del signo solicitado y en mayor tamaño en el caso de la marca

registrada. Asimismo, ambas se complementaban por la figura de tres triángulos

curvos que asemejan la figura de una sombrilla y, a pesar de no coincidir con

respecto a los colores, los elementos daban una impresión visual en conjunto

semejante:

Signo solicitado Marca registrada

 Comparación con la marca registrada bajo el Certificado N° 97260

Con respecto a este examen comparativo, la SPI estableció que:

16 Fernández – Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.
23 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

- Fonéticamente los signos son idénticos, debido a que comparten la

denominación “SUNBRELLA”.

- Gráficamente, si bien compartían la misma denominación “SUNBRELLA”, el

signo solicitado estaba conformado por elementos figurativos y cromáticos,

mientras que la marca registrada es denominativa, motivo por el cual generaban

una impresión visual en conjunto diferente:

Signo solicitado Marca registrada

SUNBRELLA

Habiendo evaluado los puntos anteriormente indicados, la SPI determinó que el signo que se pretendía

registrar y las marcas presentaban semejanzas fonéticas y/o gráficas y, a su vez, se encontraban referidos

a servicios y/o productos vinculados. En razón a ello, no era posible su coexistencia en el mercado, toda

vez que induciría a confusión al público consumidor.

En conclusión, la SPI: (i) declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la Opositora, (ii) revocó

en parte la resolución emitida por la CSD y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado en el

extremo que pretendía distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional y (iii) dejó firme

la resolución emitida por la CSD en el extremo que denegó el registro del signo solicitado en el extremo

que pretendía distinguir productos la clase 20 de la Clasificación Internacional.

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE

a. Evaluación del riesgo de confusión por la CSD y el principio de especialidad

De acuerdo con el ordenamiento jurídico supranacional comunitario en materia de Derecho Marcario, la

Autoridad Administrativa no debe permitir el registro de aquellos signos que puedan afectar

indebidamente el derecho de un tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca
24 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,

o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar el denominado riesgo

de confusión en el consumidor. Es así que, cuando el consumidor se enfrenta a dos signos idénticos o

semejantes, en la creencia de que se tratan de los mismos productos y/o servicios, se configurará el

denominado riesgo de confusión directo o inmediato; por su parte, cuando a pesar de diferenciar los

signos considera que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común, se

configurará el riesgo de confusión indirecto o mediato. Adicionalmente, también es importante precisar

que el TJCA “ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor

supone que se trata de la misma a la que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre

las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante”17.

Por otro lado, el principio de especialidad es el eje regulador sobre el cual se articula la identidad y la

alteridad, ya que determina que el contenido del derecho exclusivo de la marca sea relativo a los

productos y servicios para los cuales la marca ha sido registrada y se utilizará, es decir a la especie o sector

económico al cual aplica 18. A su vez, establece que la protección de una marca únicamente se circunscribe

a los productos y/o servicios que se encuentren registrados en la Clasificación Internacional 19. Así, “el

objetivo del principio de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de

marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar

productos o servicios idénticos o similares”20. En línea con ello, entendemos que el principio de

17 Proceso 13-IP-2006, marca: KINDER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

18 ARANA, Carmen (1994). Distintividad marcaria (Parte II). Cit., p. 1.
19 TORRES, Daniela (2009). El principio de especialidad en el Derecho Marcario Problemática Nacional. Cit., p. 13.
20 Proceso 22-IP-2007, marca: 123.COM. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
25 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

especialidad se lleva a cabo a través de la prohibición relativa de registro marcario contemplada en el

literal a) del artículo 136 de la Decisión 4862122.

Sin perjuicio de lo anterior, Gómez Apac y Rodríguez Noblejas han señalado que:

“Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es

determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de

análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de

vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto,

para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es

decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la

sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la

ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”.23

En razón a todo lo expuesto, en el presente caso con respecto al riesgo de confusión evaluado en el

extremo en el que el signo solicitado pretendía distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación

Internacional contra los productos que distingue la marca registrada bajo el Certificado N° 152145, la CSD

estableció que no existía ningún tipo de vinculación entre los servicios que se pretendían distinguir y los

productos distinguidos por la marca registrada, toda vez que no se encuentran dirigidos a un mismo

público consumidor ni comparten los mismos canales de comercialización, ya que los servicios del signo

solicitado eran servicios destinados a la construcción; mientras que los productos eran textiles.

21 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación.”
22 TORRES, Daniela (2009). El principio de especialidad en el Derecho Marcario Problemática Nacional. Cit., p. 14.
23 Gómez Apac, Hugo y Rodríguez Noblejas Karla; Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina (junio 2016-Junio 2019); primera edición; 2019.

26 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

No obstante, en el presente caso nos encontramos ante un error cometido por la CSD, ya que conforme

se aprecia en los antecedentes de la resolución de primera instancia e, incluso, en la solicitud de registro

multiclase presentada por las Solicitantes, estas requirieron el registro del signo solicitado para distinguir

los siguientes servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional: “Servicios de construcción; servicios

de reparación; servicios de instalación”. En tal sentido, correspondía que la CSD realice la evaluación del

riesgo de confusión en base a esos tres servicios solicitados a registro y no solo a los “Servicios de

construcción”, conforme se observa en la resolución emitida por dicho órgano. Es decir, la CSD subsumió

incorrectamente dentro de los “Servicios de construcción”, a los “Servicios de instalación” y “Servicios de

reparación”; ya que como podemos ver a continuación, estos tres tienen significados diferentes, de

acuerdo a lo indicado en el diccionario de la Real Academia Española24:

 Construcción: Acción y efecto de construir.

 Instalación: Acción y efecto de instalar o instalarse.

 Reparación: Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado.

Dicho esto, el que la CSD haya incluido erróneamente los “Servicios de instalación” y “Servicios de

reparación” en los “Servicios de construcción”, supone un error de fondo en la evaluación del riesgo de

confusión efectuada, toda vez que lo correcto es hacer la comparación correspondiente de cada producto

y/o servicio de uno con cada producto y/o servicio del otro con el que se le está comparando. Si bien es

cierto que basta con que se establezca que existe vinculación entre uno de los servicios con uno de los

productos para determinar el riesgo de confusión, siempre que exista identidad o semejanza entre los

signos, tendría que haber evaluado la existencia o no de vinculación entre los otros dos servicios y los

restantes productos de las marcas registradas base de oposición.

Y en efecto, al ser un error de fondo y al haberse ordenado el registro del signo solicitado dentro de la

clase 37 de la Clasificación Internacional sin haberse efectuado el correcto análisis, la Opositora hubiese

24 Verificado en: https://www.rae.es/

27 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

podido solicitar la nulidad de dicha resolución, ya que no se estaba efectuando la correcta evaluación

porque, como se ha desarrollado anteriormente, la inclusión de productos o servicios en una misma clase

no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o

servicios objeto de análisis, siendo que la Autoridad Administrativa debe hacer el análisis completo por

cada producto y/o servicio.25

Cabe precisar que la SPI sí efectúa un correcto análisis con respecto a los “Servicios de instalación” y

“Servicios de reparación” e incluso toma en consideración para dicho análisis, información aportada por

la Opositora en la que se puede determinar que dentro del mercado es usual que las mismas empresas

que comercializan productos tales como toldos, fundas y cubiertas de mueble para uso interior y exterior

(productos distinguidos por las marcas base de oposición), brinden a su vez servicios de instalación de

dichos productos, colocando como ejemplo a DECORBELL 26 y HOUNTER DOUGLAS27. Por tal motivo,

finalmente determina que sí existía vinculación con respecto a los servicios de instalación que pretendía

distinguir el signo solicitado y algunos de los productos que distinguen las marcas registradas.

b. Debida motivación

1. Evaluación del riesgo de confusión

Al respecto, la CSD establece que los productos que el signo solicitado pretende distinguir y

aquellos distinguidos por la marca registrada bajo el Certificado N° 97260, se encuentran

vinculados, “dado que dichos productos son complementarios”28, sin indicar por qué éstos son

complementarios. Asimismo, dentro del mismo análisis, establece que, por dicha

complementariedad, los productos “poseen similares canales de comercialización y son

25 Proceso 59-IP-2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

26 “Ponemos a su disposición nuestro servicio de medición e instalación de cortinas, estores, persianas, rollers y alfombras.”
Verificado en: https://www.decorbell.com/
27 “Una vez seleccionada su cortina, persiana o toldo HunterGlass, el distribuidor enviará su pedido a fábrica y le informará del

plazo de entrega. Un técnico profesional capacitado será el encargado de instalar el producto de manera impecable en su hogar.”
Verificado en: https://www.hunterdouglas.com.pe/productos/romanas-store
28 Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 3.2.2. “Respecto a la marca SUNBRELLA (certificado N° 97260)”, Pág. 6.
28 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

adquiridos por el mismo tipo de consumidor”, nuevamente sin expresar el porqué de dicha

lógica.

Es así que, considero importante precisar que el hecho de que los productos y/o servicios en

comparación sean complementarios, no supone necesariamente que compartan los mismos

canales de comercialización o que sean adquiridos por el mismo tipo de consumidor.

Asimismo, respecto a los productos que la marca registrada bajo el Certificado N° 152145

distingue y los productos que pretende distinguir el signo solicitado, la CSD indica lo mismo

que en el caso anterior, que los “(…) productos son complementarios, por lo que poseen

similares canales de comercialización y son adquiridos por el mismo tipo de consumidor.”29, sin

especificar el por qué los productos a los que se refieren estos signos son considerados como

complementarios o por qué supone que poseen los mismos canales de comercialización o que

son adquiridos por el mismo tipo de consumidor.

En razón a ello, en primer lugar, es importante precisar a qué se le conoce como productos y/o

servicios complementarios; pues bien, serán aquellos que suelen ofrecerse conjuntamente, al

existir una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable para el uso

del otro y no meramente auxiliar o accesorio30. En ese sentido, el carácter complementario de

los productos o servicios es un gran indicio de que se encuentran vinculados, por ejemplo: los

servicios de organización de viajes, pertenecientes a la clase 39 de la Clasificación

Internacional, se complementan con la prestación de servicios de restauración y de

alojamiento temporal en hoteles y restaurantes, pertenecientes a la clase 43 de la misma

Clasificación. Ello, en tanto estos servicios suelen ofrecerse conjuntamente por las agencias de

viajes en forma de paquetes de vacaciones, ya que el consumidor en muchos casos prefiere

29Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI, numeral 3.2.2. “Respecto a la marca SUNBRELLA (certificado N° 152145)”, Pág. 7.
30 EUIPO. Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea. Parte C, Oposición. Pág. 28. Disponible en:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines
29 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

contratar ambos servicios de manera conjunta. Del mismo modo, los bolsos de mano de la

clase 18 de la Clasificación Internacional se encuentran estrechamente relacionados con las

prendas de vestir, calzado de la clase 25 de la Clasificación Internacional, en el sentido de que

los consumidores podrían considerarlos accesorios de las prendas de vestir exteriores e incluso

del calzado.31 Por otro lado, también es importante precisar a qué se le denomina compartir

canales de comercialización, siendo que si los productos se comercializan o los servicios se

prestan en la misma área comercial o si colocan en los mismos puntos de venta (o en los

mismos anaqueles dentro de los supermercados), se tendrá un elemento más para afirmar una

posible vinculación entre ellos. Se trata de determinar, en función a las prácticas del mercado,

si el consumidor encontrará dichos productos y/o servicios en el mismo establecimiento, o si

los puede adquirir o contratar a través de los mismos canales.32

Habiendo analizado lo anterior, toca determinar qué es la motivación de un acto

administrativo, por lo que nos remitimos al numeral 6.1 del artículo 6 del T.U.O. de la Ley N°

27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual indica lo siguiente:

“Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1. La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los

hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas

y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.”

(el subrayado es mío)

En razón a ello, lo correcto hubiera sido que la CSD determine el por qué consideró que los

signos comparados eran complementarios y el por qué supuso que la complementariedad

determinaba que ambos eran comercializados en los mismos canales y adquiridos por el

31 Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos
y la República Dominicana. Productos y/o servicios complementarios. Pág. 111
32 Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos

y la República Dominicana. Canales de comercialización y/o prestación. Pág. 110

30 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

mismo tipo de consumidor. La decisión de que ambos signos son confundibles para la CSD está

basada en que ambos signos son complementarios, que se comercializan en los mismos

canales y son adquiridos por el mismo tipo de consumidor, por lo que una correcta motivación

era necesaria en el presente caso, de acuerdo a lo requerido por la normativa administrativa.

Es importante señalar que la SPI sí efectuó una correcta motivación en la resolución de segunda

instancia, presentando incluso algunos ejemplos con respecto a la complementariedad de los

productos y/o servicios presentados en el caso y la vinculación que entre ambos existe.

2. Determinación de la denominación SUNBRELLA como una de fantasía

Posterior a ambos exámenes comparativos efectuados en primera instancia, la CSD estableció

que en ambos casos no era posible establecer semejanzas conceptuales, debido a que la

denominación “SUNBRELLA” era de fantasía. Efectivamente la CSD hizo bien al indicar que

dicho término era de fantasía, toda vez que es un término que no existe en castellano ni en

ningún otro idioma; sin embargo, las Solicitantes mediante escrito de fecha 02 de julio del

2018, precisaron que si bien el término “SUNBRELLA” no tenía un significado conocido en

castellano, estaba constituido por la unión de las palabras ingresas SUN (que significa sol en

castellano) y las dos últimas sílabas de la palabra UNBRELLA (que significa paraguas, sombrilla

en castellano), por lo que correspondía que la CSD se pronunciara al respecto.

En razón a ello, nos encontramos nuevamente ante un caso de falta de debida motivación por

parte de la CSD, toda vez que consideramos que hubiese sido importante que la CSD se

pronuncie por qué consideraba a la denominación “SUNBRELLA” como una de fantasía, así

como también sobre aquello alegado por las Solicitantes, lo que justamente hubiese llevado a

concluir que nos encontramos frente a un término forjado a partir de dos palabras.

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

IDENTIFICADOS
31 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

a. Opinión sobre las decisiones de la CSD y la SPI en base a los problemas jurídicos identificados

1. Opinión compartida

De lo expuesto por los órganos correspondientes a las dos instancias administrativas del

presente caso, personalmente me encuentro de acuerdo con los argumentos y la decisión

emitida por la SPI: dejar firme la resolución emitida por la CSD, en el extremo que declaró

fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo solicitado en la clase 20 de

Clasificación Internacional y denegar el registro del signo solicitado en la clase 37 de la

Clasificación Internacional por encontrarnos ante la causal de prohibición relativa contenida

en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. En dicha línea, considero que en primera

instancia se efectuó una deficiente evaluación del riesgo de confusión respecto del signo

solicitado en el extremo que pretendía distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación

Internacional y existió una indebida motivación en distintos extremos de la resolución, los

cuales conllevaron a que se ordene un registro de marca que claramente iba a conllevar a la

confusión del público consumidor.

Basándome directamente en los argumentos expuestos por la SPI para resolver el recurso de

apelación presentado por la Opositora, es oportuno mencionar que la autoridad administrativa

encargada de resolver las solicitudes de las partes, está obligada a considerar y revisar todos

los medios probatorios presentados dentro del plazo dispuesto por la norma33. En razón a ello,

se puede verificar que la Opositora presentó varios medios probatorios para acreditar la

vinculación existente entre los productos que distingue sus marcas base de oposición y los

servicios que pretendía distinguir el signo solicitado, demostrando que, de proceder con el

registro de este, se produciría riesgo de confusión; no obstante, la CSD en primera instancia,

33En el caso de los medios probatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Decisión, la opositora tiene un plazo
de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de presentación de la oposición, para presentar medios que sustenten la
oposición presentada.
32 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

no tomó en consideración los medios probatorios presentados por la Opositora en los cuales

se constataba que efectivamente los servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional,

específicamente los “Servicios de instalación” y “Servicios de reparación”, sí se encontraban

vinculados con los productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional distinguidos por

las marcas base de oposición. Esto también conllevó a que la CSD no efectúe una correcta

comparación entre todos los productos y servicios que se pretendían distinguir con el signo

solicitado y todos los productos distinguidos por las marcas base de oposición.

En cambio, la SPI sí toma en cuenta la vinculación existente entre algunos de los servicios de

la clase 37 de la Clasificación Internacional con los productos de la clase 24 de la misma,

determinando el evidente riesgo de confusión, al ser signos fonética y gráficamente idénticos

y referirse a productos y/o servicios vinculados, basándose en los medios probatorios

presentados por la Opositora y tomando ejemplos de la existencia de casos similares en el

mercado.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, considero que la Opositora pudo haber

solicitado que se declare la nulidad de la resolución emitida por la CSD por haberse dado una

motivación insuficiente34 o la SPI pudo haber determinado de oficio la nulidad

correspondiente, ya que una incorrecta motivación puede dar origen a la nulidad del acto

administrativo, salvo nos encontremos frente a un supuesto de conservación del acto 35,

34 La motivación insuficiente se da cuando la autoridad omite la justificación de alguna de las cuestiones planteadas o de las
razones expresadas por las partes.
35 “Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación
́
del acto a que se refiere el articulo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo,
por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”
33 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

porque esto permitiría la emisión de pronunciamientos incompletos y/o contrarios a derecho,

tal y como sucedió en primera instancia con la CSD accediendo al registro del signo solicitado

en la clase 37 de la Clasificación Internacional, sin haber motivado correctamente la evaluación

de todos los productos y/o servicios de la clase con la que se le comparaba.

2. Errores materiales en distintos puntos de la resolución emitida por la CSD

Considero importante mencionar que existen errores materiales dentro de la resolución

emitida por la CSD, los cuales, si bien no constituyen problemas jurídicos relevantes, son

importantes mencionarlos. A modo de iniciar con la evaluación de los errores materiales de la

resolución, es pertinente precisar que existen errores de diferentes magnitudes que pueden

acarrear distintos tipos de consecuencias, tales como la nulidad del acto administrativo

emitido o simplemente la corrección o enmienda de dicho error. En razón a ello, “en términos

generales parece que todo acto administrativo afectado de irregularidad debe ser declarado

defectuoso. Pero hay irregularidades respecto de las cuales carecería de todo fundamento

racional atribuirles un efecto sobre la eficacia jurídica. Citemos, por ejemplo: las erratas en la

escritura, la designación errónea del destinatario, pero sin que subsista duda sobre su identidad

personal, la cita de una ley alegada con mención equivocada del artículo o de la página del

Boletín Oficial (siempre que sea fácil determinar el sentido de lo alegado), etc. En todos estos

casos se trata de faltas sin importancia que, con arreglo al lenguaje común, habría que llamar

equivocaciones, que en ningún modo puede convertir en defectuoso el acto administrativo, y

cuyo efecto, por lo tanto, no puede ser la inexistencia jurídica del mismo, sino la mera necesidad

de corregirlas.”36

Es sobre estos últimos en mención, sobre los que desarrollaré el presente punto,

remitiéndome al artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, el cual indica lo siguiente:

36 FORSTHOFF, Ernest. Tratado de Derecho Administrativo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.
34 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

“Artículo 212.- Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser

rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los

administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de

la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación

que corresponda para el acto original.”

Es decir, los errores materiales son denominados como errores de expresión, gramaticales o

aritméticos, cuya rectificación no cambiaría el fondo del acto administrativo. Por lo tanto, un

error material es un error producido al momento de la formalización del acto o manifestación

de la voluntad, que no va más allá de la resolución que pretende aclarar ni varía sus

consecuencias jurídicas.37 Es así que, a fin de poder rectificar dicho error material, este debe

ser ejecutado por la misma autoridad que emitió el acto administrativo mediante un nuevo

acto, especificando el error en el que se ha incurrido. En ese sentido, el acto de rectificación

supone un nuevo acto que no sustituye el acto, sino que únicamente lo modifica.

Dicho esto, en la resolución de primera instancia podemos encontrar distintos errores

materiales, tales como:

- En la página 10 de la resolución emitida por la CSD, cuando se está efectuando la

evaluación del riesgo de confusión entre los productos y servicios que pretende

distinguir el signo solicitado con los productos distinguidos por las marcas base de

oposición, la marca denominativa registrada bajo el Certificado N° 97260 y la marca

mixta registrada bajo el Certificado N° 152145:

37 STC Exp. 2451-2003-AA del 28 de octubre de 2004, emitida por el Tribunal Constitucional.
35 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

Número de
certificado correcto

ERROR MATERIAL

En razón a ello, lo correcto en el segundo subtítulo indicado anteriormente hubiera

sido “Respecto a la marca SUNBRELLA y logotipo (certificado N° 152145)”, ya que es el

certificado que correspondía comparar y con el que tiene relación la evaluación

indicada debajo. Dicho error material hubiera podido ser rectificado por la CSD en un

acto administrativo posterior, de oficio; no obstante, creería que, al no haber tenido

relevancia en la decisión del caso, no consideró hacerlo. Cabe precisar que de lo que

obra en el expediente, esto no fue observado por ninguna de las partes.

- Por otro lado, al realizar el examen comparativo en la página 11 de la resolución, la

CSD estableció que no era posible establecer algún tipo de semejanza conceptual, toda

vez que la denominación SUMBRELLA era de fantasía:

36 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

Al ser “SUNBRELLA” la denominación relevante del caso, considero que este error

material sí tiene incidencia en el caso y debió ser rectificado por la CSD en un acto

administrativo posterior; no obstante, de lo que obra en el expediente podemos

verificar que nunca se realizó. De igual manera esto tampoco fue observado por

ninguna de las partes.

3. ¿Notoriedad de la marca “SUNBRELLA”?

i. Solicitud para que se tome en cuenta la notoriedad de la marca

Con escrito de fecha 22 de junio de 2018, la Opositora señaló que mediante Resolución

S.P.Z. [2015] N° 8568241, el Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas de la

Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, reconoció

a la marca “SUNBRELLA” como notoriamente conocida respecto de “telas en las piezas”

y “telas vendidas en la pieza para su uso en la producción de productos incluyendo toldos

para sol y parasoles, carpas, toldos, tapas y cubiertas de barcos, muebles de interior y

exterior, sombrillas, alfombras, cortinas, telas transparentes y decoraciones para

ventanas”.

Para analizar dicha solicitud por parte de la Opositora, es importante saber cuándo una

marca es reconocida como notoria, para lo cual nos remitiremos al artículo 224° de la

Decisión 486:

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que

fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,

independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho

conocido.”
37 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

De dicho artículo se desprende las siguientes interrogantes: i) de dónde debe ser

notoriamente reconocido el signo y ii) quién debe reconocerlo como tal para que pueda

ser aplicable como parte de una oposición a registro, como es en el presente caso.

Pues bien, por un lado, conforme lo indica en artículo anteriormente citado, para que un

signo distintivo sea determinado como notoriamente conocido, este debe ser reconocido

como tal en cualquiera de los países miembro, es decir en Bolivia, Colombia, Ecuador o

Perú; entendiendo entonces que signos determinados como notorios fuera de la

Comunidad Andina, no serán reconocidos como tal en los países miembro.

Dicho esto, podemos observar que la resolución que presenta la Opositora se encuentra

emitida por el órgano competente de evaluar los registros de marcas en China, país que

no cumple con la denominación de “país miembro” por no pertenecer a la Comunidad

Andina. Por tal motivo, a pesar de que la declaración de notoriedad de la marca

“SUNBRELLA” es válida, dicha disposición no puede ser aplicable ni reconocida por el

Indecopi (Perú), por no ser reconocida como tal por el sector pertinente de un país

miembro, incumpliendo así los alcances de territorialidad que la Decisión 486 solicita.

Por otro lado, es importante recalcar que aun cuando la Opositora hubiese alegado la

notoriedad de sus marcas base de oposición, tomando en cuenta los requisitos solicitados

por ley, también hubiese resultado necesario que presentara los medios probatorios

correspondientes que sustenten dicha notoriedad, ya que dicha calidad precisa ser

acreditada, no bastando únicamente alegarla.

Dicho todo esto, preciso que, en el presente caso, el INDECOPI considero en primera y

segunda instancia que independientemente de no cumplir con los requisitos solicitados

por la Decisión 486, la Opositora no había alegado la notoriedad de sus marcas en el

escrito de oposición presentado, sino únicamente sustentó el riesgo de confusión que

38 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

existiría si el signo solicitado era admitido a registro en base a los indicado en el artículo

136 inciso a) de la Decisión 486; por lo que, no le correspondía tomar en consideración

dicho argumento para la resolución de la oposición.

ii. Evaluación de la notoriedad alegada por la Opositora por parte de la CSD

La CSD establece dentro de la cuestión previa de la resolución que emitió, su posición con

respecto a la solicitud del reconocimiento de la notoriedad de la marca “SUNBRELLA” por

la parte de la Opositora, estableciendo que al haber sido un pronunciamiento emitido por

una autoridad extranjera, esto no afectaría ni condicionaría el análisis de las pruebas que

les correspondía analizar, los mismos que debían ser evaluados bajo el supuesto de un

eventual riesgo de confusión por prohibición relativa de registro contenido en el artículo

136 inciso a) de la Decisión 486, conforme a lo indicado en su escrito de oposición.

Al respecto, si bien es correcto que la CSD se haya pronunciado con respecto a sólo evaluar

el riesgo de confusión y la notoriedad de la marca “SUNBRELLA”, conforme a lo solicitado

en su escrito de oposición al registro de la marca multiclase, no corresponde el que haya

indicado que la notoriedad de la marca “SUNBRELLA” no podía ser tomada en cuenta para

el presente caso por haberse emitido por una autoridad extranjera, toda vez que

conforme al artículo 224 de la Decisión 486, un signo distintivo es aquel que se encuentra

reconocido como tal en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina por el sector

pertinente38, por ende, cualquier de los sectores pertinentes de los países miembro de la

38 El artículo 230 de la Decisión 486° establece qué es lo que se considera como “sector pertinente”:
“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros,
los siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
b) las personas que participan en/os canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los
que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos ni tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios
a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos
en/os literales anteriores".
39 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

Comunidad Andina, podrían haber determinado la notoriedad de la marca de la

Opositora, lo cual si hubiese podido ser aplicable al presente caso.

b. Opinión sobre la actuación de las Solicitantes respecto de la solicitud del registro del signo

solicitado en la clase 37 de la Clasificación Internacional

En el presente caso, como se ha podido observar, las Solicitantes solicitaron el registro multiclase del signo

en las clases 20 y 37 de la Clasificación Internacional. Al efectuar la evaluación del riesgo

de confusión, particularmente el examen de los productos a los que se referían los signos en comparación,

se determinó que los “Servicios de construcción” de la clase 37 de la Clasificación Internacional y los

productos de la clase 24 no se encontraban vinculados, toda vez que no se encuentran dirigidos a un

mismo público ni comparten los mismos canales de comercialización, no existiendo vinculación alguna

entre sí. Esto fue claramente indicado por la CSD, mientras que la SPI no se pronunció en contra de dicho

argumento.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, considero que las Solicitantes hubieran podido

solicitar la limitación de los servicios que el signo solicitado pretendía distinguir a solo “Servicios de

Construcción”, conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 143 de la Decisión 486, el cual

menciona que:

“Artículo 143.-

El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier

momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

Con dicha limitación y de haber sido favorable a sus intereses, considero que de manera estratégica las

Solicitantes podrían haber accedido al registro del signo solicitado dentro de los “Servicios de

Construcción” de la clase 37 de la Clasificación Internacional, a pesar de contar con signos similares, toda

vez que no se iban a encontrar vinculados dentro de ningún mercado sin causar algún tipo de confusión
40 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

en el consumidor medio e independientemente de que no distinguiría productos de la clase 20 de la

Clasificación Internacional.

IV. CONCLUSIONES:

- Está prohibido el registro de aquellos signos que puedan afectar indebidamente el derecho

de un tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de

confusión.

- Cuando un consumidor adquiere o contrata un producto o servicio idéntico o similar

identificado con un determinado signo en la creencia de que se trata de otro diferente, debido

a las semejanzas que estos presentan, nos encontraremos frente a un supuesto de riesgo de

confusión directo; mientras que cuando el consumidor reconoce la diferencia de los signos,

pero consideran que provienen del mismo origen empresarial, estaremos frente a un

supuesto de riesgo de confusión indirecto o mediato.

- Si bien es cierto que basta con que se establezca que existe vinculación entre uno de los

servicios con uno de los productos para determinar el riesgo de confusión, cuando se efectúa

la evaluación correspondiente, la autoridad está obligada a efectuar el examen

correspondiente de todos los productos y/o servicios en los que se pretende registrar el signo

contra todos los productos y/o servicios que distinga la(s) marca(s) base de oposición. Esto

para evitar efectuar un análisis erróneo y determinar el registro del signo solicitado

finalmente podría causar confusión en el mercado.

- Los errores materiales en un acto administrativo no conllevan a la nulidad del mismo; no

obstante, pueden ser rectificados de oficio por la misma autoridad que ha emitido el acto.
41 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

- Para que los órganos resolutivos en materia de Signos Distintivos del INDECOPI puedan

reconocer la notoriedad de una marca dentro de un procedimiento administrativo como el

presente caso, deberá acreditarse, entre otros, el grado de conocimiento entre los miembros

del sector pertinente dentro de cualquiera de los Países Miembros, conforme lo establece la

Decisión 486, siempre que la notoriedad sea alegada oportunamente.

- La delimitación de los productos y/o servicios de una solicitud de registro de marca puede

efectuarse en cualquier momento del trámite por parte de quien haya solicitado el registro.

V. BIBLIOGRAFÍA:

- Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial.

- Decreto Legislativo N° 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias

a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común

sobre Propiedad Industrial.

- Decreto Legislativo N° 1309, Decreto Legislativo de simplificación de los Procedimientos

Administrativos en materia de Propiedad Intelectual seguidos ante los Órganos Resolutivos

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual – INDECOPI.

- Decreto Legislativo N° 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1075,

que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina.

- T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Constitución Política del Perú (1993), artículo 2, incisos 8 y 20.

- Fernández-Novoa C., Otero J., Botana M. (2013). Manual de Propiedad Intelectual (Segunda

Edición). Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

42 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

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- (2016) Manual armonizado en materia de criterios de marcas de las oficinas de Propiedad

Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana.

- Arana, C. (1994). Distintividad Marcaria (Parte II). 170-186.

- Morón, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Tomo II),

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VI. ANEXOS

1. Resolución N° 1331-2019/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto del 2019, emitida por la Sala

Especializada en Propiedad Intelectual.

43 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)

ANEXO 1
44 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
45 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
46 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
47 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
48 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
49 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
50 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
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52 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
53 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
54 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
55 Informe Jurídico de Expediente Administrativo para optar el título de abogado (Exp. 744492-2018)
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