Asunto C-102/07

adidas AG y adidas Benelux BV

contra

Marca Mode CV y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Marcas — Artículo 5, apartados 1, letra b), y 2, y artículo 6, apartado 1, letra b), de la

Directiva 89/104/CEE — Imperativo de disponibilidad — Marcas figurativas formadas
por tres franjas — Motivos de dos franjas utilizados como decoración por competidores
— Imputación basada en la vulneración de la marca y en la dilución de ésta»

Sumario de la sentencia

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE —

Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización ilícita de la
marca

[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b)]

2. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE —

Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización ilícita de la
marca

[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra b)]

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca

de renombre

(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

4. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE —

Limitación de los efectos de la marca

[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 6, ap. 1, letra b)]

1. Según el décimo considerando de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre

marcas, la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión «depende de
numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la
asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de
similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El
riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los
factores pertinentes del caso concreto.

El hecho de que para los operadores económicos exista la necesidad de que el signo
esté disponible no forma parte de esos factores pertinentes. En efecto, tal como
resulta del tenor del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, la respuesta a la
cuestión de si existe riesgo de confusión debe basarse en la percepción del público de
los productos cubiertos por la marca del titular, por una parte, y de los productos
cubiertos por el signo utilizado por el tercero, por otra. Además, los signos que deben
estar en principio disponibles para el conjunto de los operadores económicos pueden
ser utilizados de forma abusiva con el fin de generar confusión en la mente del
consumidor. Si en semejante contexto el tercero pudiera ampararse en el imperativo
de disponibilidad para utilizar libremente un signo similar a la marca, sin que el titular
de esta última pudiese oponerse a ello invocando el riesgo de confusión, se estaría
vulnerando la aplicación efectiva de la regla establecida en el artículo 5, apartado 1,
letra b), de la Directiva.

(véanse los apartados 29 a 31)

2. El hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a

la protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104,
Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, cuando el signo, a pesar de su carácter decorativo,
presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que
los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas
económicamente.

Tal como se desprende del décimo considerando de la Directiva, esta apreciación del
riesgo de confusión no depende únicamente del grado de similitud entre la marca y el
signo, sino también de la facilidad con la que el signo puede ser asociado a la marca
teniendo en cuenta, en particular, el conocimiento de la misma en el mercado. En
efecto, cuanto más conocida sea la marca, mayor será el número de operadores que
quieran utilizar signos similares. La presencia en el mercado de una gran cantidad de
productos cubiertos por signos similares podría vulnerar la marca en cuanto que se
corre el riesgo de disminuir el carácter distintivo de la marca y de poner en peligro la
función esencial de ésta, que es garantizar a los consumidores el origen de los
productos de que se trata.

(véanse los apartados 34 y 36)

3. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva relativa a la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
instaura, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no
requiere la existencia de un riesgo de confusión. En efecto, esta disposición se aplica
a situaciones en las que el requisito específico para la protección consiste en la
utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una
ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio
a los mismos.

Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la

Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de
similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el
signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde.
Por lo tanto, no se exige que se constate un grado de similitud tal entre el signo
utilizado por el tercero y la marca de renombre que exista, para el público pertinente,
un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de
renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el
signo y la marca. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes.

El imperativo de disponibilidad es ajeno tanto a la apreciación del grado de similitud

entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre como al vínculo que
pudiera establecer el público pertinente entre dicho signo y dicha marca. No puede,
por ello, constituir un elemento pertinente para comprobar si el uso del signo pretende
obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o puede
causar perjuicio a los mismos.

(véanse los apartados 40 a 43)

4. El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, Primera Directiva

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, dispone que el titular de una marca no puede prohibir a los terceros el uso, en
el tráfico económico, de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad,
al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de
la prestación del servicio o a otras características de éstos, siempre que este uso se
realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Limitando así
los efectos del derecho exclusivo del titular de la marca, el artículo 6 de la Directiva
tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos
de marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación
de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda
cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado
que el Tratado pretende establecer y mantener.

Más concretamente, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene por objeto
salvaguardar la posibilidad de que el conjunto de los operadores económicos puedan
utilizar indicaciones descriptivas. Esta disposición constituye, por tanto, una expresión
del imperativo de disponibilidad. Sin embargo, el imperativo de disponibilidad no
constituye en ningún caso una limitación autónoma de los efectos de la marca añadida
a las expresamente previstas en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva.
Procede señalar a este respecto que, para que un tercero pueda alegar las
limitaciones de los efectos de la marca que se recogen en el artículo 6, apartado 1,
letra b), de la Directiva y valerse en este contexto del imperativo de disponibilidad que
subyace en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él, tal como
exige la citada disposición de la Directiva, se refiera a alguna de las características del
producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero.

(véanse los apartados 44 a 47)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 10 de abril de 2008 (*)

«Marcas – Artículo 5, apartados 1, letra b), y 2, y artículo 6, apartado 1, letra b),

de la Directiva 89/104/CEE – Imperativo de disponibilidad – Marcas figurativas
formadas por tres franjas – Motivos de dos franjas utilizados como decoración
por competidores – Imputación basada en la vulneración de la marca y en la
dilución de ésta»
En el asunto C-102/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al
artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante
resolución de 16 de febrero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de
febrero de 2007, en el procedimiento entre

adidas AG,

adidas Benelux BV,

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg
Barthet, M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de

diciembre de 2007;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de «adidas AG» y «adidas Benelux BV», por los Srs. G. Vos y
A. Quaedvlieg, advocaten;

– en nombre de Marca Mode CV y Marca CV, por el Sr. J.J. Brinkhof,

advocaat;

– en nombre de H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, por el Sr. G. van
Roeyen, advocaat;

– en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de

agente, asistido por Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

– en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. C. Gibbs, en calidad
de agente, asistida por el Sr. M. Edenborough, Barrister;

– en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr.

W. Wils, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública

el 16 de enero de 2008;
 dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la

Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre «adidas AG» y

«adidas Benelux BV», por una parte, y Marca Mode CV (en lo sucesivo, «Marca
Mode»), C&A Nederland CV (en lo sucesivo, «C&A»), H&M Hennes & Mauritz
Netherlands BV (en lo sucesivo, «H&M») y Vendex KBB Nederland BV (en lo
sucesivo, «Vendex»), por otra, en relación con el alcance de la protección de las
marcas figurativas formadas por tres franjas de las que «adidas AG» es titular.

Marco jurídico

3 El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad»,

dispone en su apartado 1:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá

declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones

que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de
obtención del producto o de la prestación del servicio u otras
características de los mismos;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones

que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las
costumbres leales y constantes del comercio;

e) los signos constituidos exclusivamente por:

– la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

– la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

– la forma que da un valor sustancial al producto;

[…].»

4 El artículo 3, apartado 3, de la Directiva dispone:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de

conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de
 la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma,
hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán
establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter
distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la
fecha de registro.»

5 El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca»,

dispone en sus apartados 1 y 2:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular

estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento,
en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos

a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser
idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el
signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que
comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

2. Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté
facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el
tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para
productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté
registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con
la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja
desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar
perjuicio a los mismos.»

6 El artículo 6 de la Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca»,

establece en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los
terceros el uso, en el tráfico económico,

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino,

al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de
la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o

de un servicio, en particular como accesorios o recambios,

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia
industrial o comercial.»

7 El artículo 12 de la Directiva, titulado «Causas de caducidad», establece en su

apartado 2:

«[…], podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la
fecha de su registro:
 a) se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la
designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el
que esté registrada;

[…].»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 La sociedad «adidas AG» es titular de una serie de marcas figurativas formadas

por tres franjas verticales paralelas, de la misma anchura, que se colocan a lo
largo de los costados en prendas deportivas y de ocio y cuyo color contrasta con
el color de fondo de dichas prendas.

9 La sociedad «adidas Benelux BV» es titular de una licencia exclusiva para el

Benelux concedida por «adidas AG».

10 Marca Mode, C&A, H&M y Vendex son empresas competidoras cuya actividad
consiste en el comercio de artículos textiles.

11 Tras comprobar que algunos de sus competidores habían comenzado a

comercializar prendas deportivas y de ocio en las que figuraban dos franjas
paralelas cuyo color contrasta con el color de fondo de las mismas, «adidas AG»
y «adidas Benelux BV» (en lo sucesivo, conjuntamente, «Adidas») iniciaron ante
el Rechtbank te Breda un procedimiento sobre medidas provisionales contra
H&M y otro sobre el fondo contra Marca Mode y C&A, con el fin de que se
prohibiera a estas empresas el uso de cualquier signo constituido por el motivo
de tres franjas registrado por Adidas o por un motivo que le corresponda, como
el motivo de dos franjas paralelas empleado por estas empresas.

12 Marca Mode, C&A, H&M y Vendex por su parte, interpusieron sendas

demandas ante el Rechtbank te Breda con el fin de que éste declarase su
derecho a utilizar libremente dos franjas de adorno en prendas deportivas y
de ocio.

13 Mediante resolución de 2 de octubre de 1997, el Presidente del Rechtbank de

Breda, pronunciándose en procedimiento sobre medidas provisionales, ordenó a
H&M que, en el Benelux, cesara en el uso del signo constituido por el motivo de
tres franjas registrado por Adidas, o por cualquier otro signo que correspondiese
a éste, como el motivo de dos franjas empleado por H&M.

14 Mediante resolución de 13 de octubre de 1998, el Rechtbank te Breda estimó

que se habían vulnerado los derechos de marca de Adidas.

15 Las resoluciones de 2 de octubre de 1997 y de 13 de octubre de 1998 fueron

recurridas ante el Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

16 Mediante sentencia de 29 de marzo de 2005, el Gerechtshof

te ’s-Hertogenbosch anuló las resoluciones de 2 de octubre de 1997 y de 13 de
octubre de 1998 y, resolviendo él mismo sobre el litigio, desestimó tanto las
pretensiones de Adidas como las de Marca Mode, C&A, H&M y Vendex porque,
por una parte, no se habían vulnerado los derechos de marca de Adidas y, por
otra, porque las demandas de Marca Mode, C&A, H&M y Vendex tenían un
alcance demasiado general.
17 El Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch precisó que un motivo de tres franjas, como
el registrado a solicitud de Adidas, era en sí mismo poco distintivo, pero que, a
consecuencia de los esfuerzos publicitarios de ésta, las marcas de las que
Adidas es titular han alcanzado un carácter distintivo considerable y se han
vuelto notoriamente conocidas. Por consiguiente, según aquél, dichas marcas
disfrutan de una protección ampliada en lo que se refiere al motivo de las tres
franjas. Sin embargo, dado que las franjas y los meros motivos de franjas son,
en principio, signos que deben seguir estando disponibles y que, por tanto, no se
prestan a un derecho exclusivo, las marcas de las que Adidas es titular no
pueden ofrecer protección de ningún tipo contra el uso de motivos con dos
franjas.

18 Adidas recurrió en casación ante el Hoge Raad der Nederlanden, alegando que,
en la lógica del régimen instaurado por la Directiva, el imperativo de
disponibilidad sólo debe tenerse en cuenta para aplicar las causas de
denegación o de nulidad que dispone el artículo 3 de la Directiva.

19 En tales circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
prejudiciales:

«1) Para determinar el alcance de la protección de una marca constituida por

un signo que en su origen carecía de carácter distintivo o por una de las
indicaciones descritas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva,
pero que lo adquirió por el uso (inburgering) y fue registrado, ¿debe
tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente
la disponibilidad de ciertos signos para los demás operadores que ofrecen
los productos o los servicios de que se trate (Freihaltebedürfnis)?

2) Si la respuesta es afirmativa, ¿varía la situación en función de que el

público relevante considere los signos, cuya disponibilidad ha de
garantizarse, como distintivos o como meros adornos de los productos?

3) ¿Cambia la tesitura también en función de que el signo impugnado por el

titular de la marca carezca de carácter distintivo, en el sentido del artículo
3, apartado 1, letra b), de la Directiva, o consista en una indicación de las
mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

20 Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano

jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, en qué medida debe tenerse en
cuenta el interés general consistente en que no se restrinja indebidamente la
disponibilidad de ciertos signos para apreciar el alcance del derecho exclusivo
del titular de una marca.

21 El tribunal mencionado formuló esta solicitud en relación con el motivo de tres

franjas registrado por Adidas, que ha adquirido carácter distintivo por el uso. En
particular, pretende que se dilucide si, cuando los terceros utilizan signos
idénticos o similares a la marca en cuestión, sin el consentimiento de su titular, e
invocan para este uso el imperativo de disponibilidad, es preciso determinar si
dichos signos son considerados o no decorativos por el público pertinente, si
carecen o no de carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1,
 letra b), de la Directiva, y si tienen o no carácter descriptivo en el sentido del
artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

Consideraciones previas

22 Tal como recuerda el Abogado General en los puntos 33 y siguientes de sus

conclusiones, existen consideraciones de interés general, en atención
concretamente a la necesidad de no falsear la competencia, que aconsejan que
determinados signos puedan ser usados libremente por el conjunto de los
operadores económicos.

23 Tal como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, este imperativo de

disponibilidad es la ratio que subyace a determinados motivos de denegación
contemplados en el artículo 3 de la Directiva, (véanse en este sentido, en
particular, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25; de 8 de abril de 2003, Linde y
otros, C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 73, y de 6 de mayo de 2003,
Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 53).

24 Además, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva dispone que podrá
ser declarada la caducidad de una marca si, con posterioridad a la fecha de su
registro, ésta se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la
designación usual en el comercio del producto o del servicio para el que esté
registrada. Mediante esta disposición, el legislador comunitario ha buscado un
equilibrio entre los intereses del titular de la marca y los intereses de sus
competidores vinculados a la disponibilidad de los signos (véase la sentencia de
27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec. p. I-3703, apartado 19).

25 Si resulta de este modo que el imperativo de disponibilidad juega un papel

relevante en el marco de los artículos 3 y 12 de la Directiva, es preciso señalar
que la presente petición de decisión prejudicial rebasa este marco, dado que
plantea la cuestión de si el imperativo de disponibilidad constituye, tras el registro
de una marca, un criterio de apreciación para delimitar el alcance del derecho
exclusivo del titular de la marca. En efecto, Marca Mode, C&A, H&M y Vendex no
pretenden una declaración de nulidad en el sentido del citado artículo 3, ni
tampoco de caducidad en el sentido del citado artículo 12, sino que invocan la
necesidad de que motivos de franjas distintos de los registrados por Adidas
puedan estar disponibles, con el fin de hacer valer sus derechos a utilizar esos
motivos sin el consentimiento de ésta.

26 Pues bien, cuando un tercero invoca el imperativo de disponibilidad para hacer

valer su derecho a usar un signo distinto del registrado por el titular de la marca,
la oportunidad de tal alegación no debe examinarse en el marco de los artículos
3 y 12 de la Directiva, sino a la vista del artículo 5 de la Directiva, relativo a la
protección de la marca registrada contra el uso de signos por terceros, así como
a la vista del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, si el signo de que se
trata entra en el ámbito de aplicación de esta disposición.

Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva

27 Confiriendo al titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso

de un signo idéntico o similar, en caso de que exista riesgo de confusión, e
indicando algunos de los usos de dicho signo que pueden prohibirse, el artículo
5 de la Directiva trata de proteger al titular frente al uso de signos que puedan
 ser contrarios a la mencionada marca (véase, en este sentido, la sentencia Levi
Strauss, antes citada, apartado 14).

28 El riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección

conferida por la marca registrada, en particular contra el uso por terceros de
signos no idénticos. El Tribunal de Justicia ha definido esta condición como el
riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se
trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas
económicamente (véanse las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, así como de 6 de
octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartados 24 y 26).

29 Según el décimo considerando de la Directiva, la apreciación de la existencia de

semejante riesgo «depende de numerosos factores y, en particular, del
conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de
ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el
signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe
apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del
caso concreto (véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL,
C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; de 22 de junio de 2000, Marca Mode,
C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40, y Medion, antes citada, apartado 27).

30 El hecho de que para los operadores económicos exista la necesidad de que el

signo esté disponible no forma parte de esos factores pertinentes. En efecto, tal
como resulta del tenor del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva y de la
jurisprudencia antes citada, la respuesta a la cuestión de si existe riesgo de
confusión debe basarse en la percepción del público de los productos cubiertos
por la marca del titular, por una parte, y de los productos cubiertos por el signo
utilizado por el tercero, por otra.

31 Además, los signos que deben estar en principio disponibles para el conjunto de
los operadores económicos pueden ser utilizados de forma abusiva con el fin de
generar confusión en la mente del consumidor. Si en semejante contexto el
tercero pudiera ampararse en el imperativo de disponibilidad para utilizar
libremente un signo similar a la marca, sin que el titular de esta última pudiese
oponerse a ello invocando el riesgo de confusión, se estaría vulnerando la
aplicación efectiva de la regla establecida en el artículo 5, apartado 1, letra b), de
la Directiva.

32 Esta consideración vale concretamente para los motivos de franjas. Tal como ha
reconocido Adidas en la parte introductoria de sus observaciones, los motivos
con franjas en cuanto tales están disponibles y los operadores pueden por tanto
colocarlos de múltiples formas sobre prendas deportivas y de ocio. Sin embargo,
los competidores de Adidas no pueden estar autorizados a vulnerar el motivo de
tres franjas registrado por esta última mediante la colocación sobre las prendas
deportivas y de ocio que comercializan motivos a franjas tan parecidos al
registrado por Adidas que den lugar a un riesgo de confusión en el público.

33 Incumbe al juez nacional comprobar si semejante riesgo de confusión existe.

Respecto de dicha comprobación, es procedente examinar la cuestión del
órgano jurisdiccional remitente sobre si es importante comprobar si el público
percibe el signo empleado por el tercero como un mero adorno del producto en
cuestión.
34 En este sentido, procede señalar que el hecho de que el público perciba un
signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el artículo 5,
apartado 1, letra b), de la Directiva cuando el signo mencionado, a pesar de su
carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público
pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en
su caso, de empresas vinculadas económicamente.

35 En el caso de autos, será preciso, pues, apreciar si el consumidor medio,

cuando percibe prendas deportivas y de ocio en las que se han colocado
motivos de franjas en los mismos lugares y con las mismas características que el
motivo de franjas registrado por Adidas, con la única diferencia de que están
compuestos por dos en lugar de tres franjas, puede equivocarse sobre el origen
de dicho producto, y creer que está comercializado por «adidas AG», «adidas
Benelux BV» o por una empresa vinculada económicamente con ellas.

36 Tal como se desprende del décimo considerando de la Directiva, esta

apreciación no depende únicamente del grado de similitud entre la marca y el
signo, sino también de la facilidad con la que el signo puede ser asociado a la
marca teniendo en cuenta, en particular, el conocimiento de la misma en el
mercado. En efecto, cuanto más conocida sea la marca, mayor será el número
de operadores que quieran utilizar signos similares. La presencia en el mercado
de una gran cantidad de productos cubiertos por signos similares podría vulnerar
la marca en cuanto que se corre el riesgo de disminuir el carácter distintivo de la
marca y de poner en peligro la función esencial de ésta, que es garantizar a los
consumidores el origen de los productos de que se trata.

Sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva

37 Es pacífico entre las partes del litigio principal que el motivo de tres franjas
registrado por Adidas es una marca de renombre. Además, consta que la
legislación aplicable en los Países Bajos incluye la regla recogida en el artículo
5, apartado 2, de la Directiva. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha precisado que
el artículo 5, apartado 2, de la Directiva se aplica igualmente respecto de
productos o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se
haya registrado la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero
de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 30, así como de 23 de
octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537,
apartados 18 a 22).

38 El motivo de tres franjas registrado por Adidas disfruta por ello tanto de la
protección conferida por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva como de la
protección reforzada del apartado 2 de ese mismo artículo (véase, por analogía,
la sentencia Davidoff, antes citada, apartados 18 y 19).

39 En estas circunstancias, procede responder también a la petición de decisión

prejudicial bajo el ángulo de esta última disposición, que se refiere
específicamente a la protección de las marcas de renombre.

40 El artículo 5, apartado 2, de la Directiva instaura, en favor de las marcas de

renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo
de confusión. En efecto, esta disposición se aplica a situaciones en las que el
requisito específico para la protección consiste en la utilización del signo
controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal
del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los
 mismos (sentencias, antes citadas, Marca Mode, apartado 36, así como Adidas-
Salomon y Adidas Benelux, apartado 27).

41 Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2,

de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado
de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente
relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero
no los confunde. Por lo tanto, no se exige que se constate un grado de similitud
tal entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre que exista, para
el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud
entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público
pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véase la sentencia
Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 29 y 31).

42 La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo

en cuenta la totalidad de los factores pertinentes (sentencia Adidas-Salomon y
Adidas Benelux, antes citada, apartado 30).

43 Es preciso señalar que el imperativo de disponibilidad es ajeno tanto a la

apreciación del grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la
marca de renombre como al vínculo que pudiera establecer el público pertinente
entre dicho signo y dicha marca. No puede, por ello, constituir un elemento
pertinente para comprobar si el uso del signo pretende obtener una ventaja
desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o puede causar
perjuicio a los mismos.

Sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva

44 El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva dispone que el titular de una

marca no puede prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de
indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación
del servicio o a otras características de éstos, siempre que este uso se realice
conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

45 Limitando así los efectos del derecho exclusivo del titular de la marca, el
artículo 6 de la Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de
la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de
mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado
común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de
elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado
pretende establecer y mantener (véase la sentencia de 17 de marzo de 2005,
Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 29
y jurisprudencia citada).

46 Más concretamente, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene por

objeto salvaguardar la posibilidad de que el conjunto de los operadores
económicos puedan utilizar indicaciones descriptivas. Esta disposición
constituye, por tanto, como ha señalado el Abogado General en los puntos 75 y
78 de sus conclusiones, una expresión del imperativo de disponibilidad.

47 Sin embargo, el imperativo de disponibilidad no constituye en ningún caso una

limitación autónoma de los efectos de la marca añadida a las expresamente
previstas en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva. Procede señalar a
 este respecto que, para que un tercero pueda alegar las limitaciones de los
efectos de la marca que se recogen en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la
Directiva y valerse en este contexto del imperativo de disponibilidad que subyace
en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él, tal como
exige la citada disposición de la Directiva, se refiera a alguna de las
características del producto comercializado o del servicio prestado por ese
tercero (véanse, en este sentido, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes
citada, apartado 28, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec.
p. I-1017, apartados 42 a 44).

48 En el caso de autos, de la resolución de remisión y de las observaciones

presentadas ante el Tribunal de Justicia por los competidores de Adidas se
desprende que estos últimos invocan como justificación de la utilización de los
motivos con dos franjas controvertidos el carácter puramente decorativo de
éstos. De lo que se deduce que la colocación de motivos de franjas en las
prendas, por esos competidores, no pretende proporcionar una indicación
relativa a alguna de las características de esos productos.

49 Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, procede responder

a la petición de decisión prejudicial que la Directiva debe interpretarse en el
sentido de que no puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para
apreciar el alcance del derecho exclusivo del titular de una marca, salvo en la
medida en que sea aplicable la limitación de los efectos de la marca, definida en
el artículo 6, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.

Costas

50 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter
de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a
éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo
partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de
Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera

Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que no
puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para apreciar el
alcance del derecho exclusivo del titular de una marca, salvo en la medida
en que sea aplicable la limitación de los efectos de la marca, definida en el
artículo 6, apartado 1, letra b), de la citada Directiva.

Firmas

* Lengua de procedimiento: neerlandés.