PROPIEDAD
INTELECTUAL
OBJETIVOS
▣ Comprender la importancia de las patentes como
instrumento para generar valor económico a los agentes
económicos.
▣ Entender los requisitos legales y principales característica
técnica para proteger una invención en el Perú.
▣ Conocer las principales consideraciones antes, durante y
posterior al proceso de protección.
SISTEMA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
• Patentes de invención
• Modelo de utilidad
Propiedad • Diseños industriales
Industrial • Secretos
empresariales
• Signos distintivos
Derechos de Autor
y Conexos
1.
PATENTES DE
INVENCIONES
INVENCIÓN
▣ Es la creación de algo nuevo para solucionar un
problema técnico.
▣ Pueden ser objeto de una patente de invención los
procedimientos o métodos, dispositivos o aparatos,
sustancias o composiciones y productos.
PATENTE
La patente es el titulo que
otorga el Estado para
proteger las invenciones
en forma exclusiva, por un
tiempo limitado, y en el
territorio nacional a cambio
de la divulgación de la
invención.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
PATENTES
▣ Exclusividad.
▣ Territoriales.
▣ Temporales.
▣ Mantenimiento anual.
NIVELES DE PROTECCIÓN EN EL
SISTEMA DE PATENTES
Tercer nivel: registro de la patente
de invención.
Segundo nivel: presentación de
solicitud de registro de la invención.
Primer nivel: creación de la
invención.
IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS
PATENTES
▣ Exclusividad sobre la invención.
▣ Concesión de licencias y distribución de activos de
propiedad intelectual.
▣ Recuperación de las inversiones sobre la invención
(mecanismo de compensación).
IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS
PATENTES
▣ Incentivos a la creación de nueva tecnología.
▣ Divulgación de información sobre tecnología.
▣ Promueve la transferencia de tecnología y la inversión.
MARCO LEGAL PERUANO
▣ Convenio de Paris.
▣ ADPIC.
▣ Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
▣ Decisión No. 486 de la Comunidad Andina.
▣ Decreto Legislativo No. 1075.
▣ TUPA del Indecopi.
2.
INVENCIÓN
§
‘’
Art. 27.1. de ADPIC – “Podrá
obtenerse patente para toda
invención, sea de producto o de
procedimiento, en todos los
campos de la tecnología.”
13
INVENCIÓN
Es la creación de un
nuevo producto o
procedimiento, en todos
los campos de la
tecnología, para
solucionar un problema
de carácter técnico.
INVENCIÓN: PROBLEMA A UNA
SOLUCIÓN
Pañales
Solución
desechables
§ Pañal desechable con
estructura que contiene
un gel absorbente con
mayor capacidad de
retención de líquidos.
Problema: ¿Cómo evitar
la irritación de la piel del
bebé?
INVENCIÓN: PROBLEMA A UNA
SOLUCIÓN
COVID -19 Solución
§ Vacuna que evite el
desarrollo de síntomas
graves de la enfermedad
Problema: ¿Cómo evitar de Covid -19.
la enfermedad y que se
sature el sistema de
salud?
TIPOS DE INVENCIÓN
Cualquier sustancia, compuesto o
composición, artículos, aparatos,
Producto máquinas, equipos, mecanismos,
dispositivos, otros objetos, así
como cualquiera de sus partes.
Cualquier método, sistema de
Procedimiento producción, de elaboración,
sistemas de procesos en general.
Fuente: Indecopi
3.
¿QUÉ NO
CALIFICA COMO
UNA
INVENCIÓN?
NO SON INVENCIONES
▣ Existe un listado no exhaustivo de materias u objetos
que no se consideran invenciones (art. 15 de la Decisión
486 y art. 25-B del Decreto Legislativo 1075).
▣ Son creaciones intelectuales, en algunos casos, que no
se consideran invenciones.
NO SON INVENCIONES
▣ Descubrimiento.
▣ Teoría Científica.
▣ Método matemático.
▣ Todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en
los procesos biológicos naturales, el material biológico
existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo
natural.
NO SON INVENCIONES
▣ Obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida
por el derecho de autor.
▣ Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o actividades
económico-comerciales.
▣ Los programas de ordenador o el soporte lógico.
▣ Las formas de presentar información.
4.
EXCEPCIONES DE
PATENTABILIDAD
¿QUÉ NO SE PATENTA?
▣ Invenciones contrarias al orden público o a la moral.
▣ Invenciones contrarias a la salud o a la vida de las
personas o a la de los animales o a la preservación de
los vegetales.
▣ Las plantas, los animales y los procedimientos
esencialmente biológicos para la producción de plantas
o animales.
¿QUÉ NO SE PATENTA?
▣ Métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento
humano o animal.
▣ Métodos de diagnóstico aplicados a seres humanos o
animales.
RESUMEN: ¿QUÉ SE PUEDE
PATENTAR EN EL PERÚ?
PATENTABLE MATERIA DE NO SUJETA A
PATENTES
Invenciones de producto No invenciones (art. 15 de la
Decisión No. 486)
Invenciones de procedimiento Excepciones de patentabilidad
(art. 20 de la Decisión No. 486)
5.
REQUISITOS DE
PROTECCIÓN
▣ Art.
‘’
14 de la Decisión 486 - “Los
Países Miembros otorgarán
patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento,
en todos los campos de la
tecnología, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicación
industrial.”
28
REQUISITOS
▣ Novedad.
▣ Ventaja técnica (nivel inventivo).
▣ Aplicación industrial.
▣ Art.16 de la Decisión 486 – “Una
invención se considerará nueva
cuando no está considerada en el
‘’ estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá
todo lo que haya sido accesible al
público por una descripción escrita u
oral, utilización o cualquier otro medio,
antes de la fecha de presentación de
la solicitud de patente o, en su caso,
de la prioridad reconocida.”
30
NOVEDAD
▣ El producto o procedimiento debe ser novedoso a
nivel mundial y no se debe haber divulgado en forma
pública ( que no sea accesible públicamente).
▣ Ser accesible al público significa la posibilidad de ser
reconocido por cualquier persona, siendo irrelevante la
mayor o menor dificultad para conocer la
correspondiente regla técnica.
NOVEDAD
▣ La novedad que se exige es universal o absoluta, es
decir, que se refiere a los conocimientos divulgados
tanto en el país como en el extranjero.
▣ La novedad en materia de patentes constituye un
concepto legal. Para determinar si la invención está o
no comprendida en el estado de la técnica, si es o no
nueva, se utilizan criterios predeterminados en la ley.
ESTADO DE LA TÉCNICA
▣ Está constituido por todo lo que ha sido hecho
accesible al público antes de la fecha de presentación
de la solicitud de la patente, mediante una
descripción escrita u oral, por una utilización o por
cualquier otro medio.
▣ Una invención deja de ser nueva si se hace accesible al
público (posibilidad de conocimiento), porque forma
parte del estado de la técnica.
EJEMPLOS DE ESTADO DE LA
TÉCNICA
▣ Un documento de patente publicado.
▣ Un libro de texto.
▣ Una publicación de un artículo científico en una revista
especializada. •
▣ Un artículo publicado en un periódico o una revista.
▣ Una tesis sustentada.
▣ Una conferencia.
▣ Una página web.
▣ Art. 17 de la Decisión 486 – “Para efectos de
determinar la patentabilidad , no se tomará en
consideración la divulgación ocurrida dentro
del año precedente a la fecha de la
‘’
presentación de la solicitud en el País
Miembro o dentro del año precedente a la fecha
de prioridad, si esta hubiese sido invocada,
siempre que tal divulgación hubiese provenido
de :
i. El inventor o el causahabiente
ii. Una oficina nacional competente que, en
contravención de la norma que rige la
materia, publique el contenido de la
solicitud de patente presentada por el
inventor o su causahabiente;
iii. Un tercero que hubiese obtenido la
información directa o indirectamente del
inventor o del causahabiente. 35
PAUTAS PARA DETERMINAR LA
NOVEDAD
▣ Identificar la regla técnica aplicable a la solicitud de
patente (reinvindicaciones).
▣ Fecha de la solicitud o prioridad para comparar
invención con estado de la técnica.
▣ Determinar contenido del estado de la técnica.
▣ Comparar la invención con la regla técnica.
▣ Art.
‘’
18 de la Decisión 486 – “Se
considerará que una invención tiene
nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en
la materia no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la
técnica.”
37
NIVEL INVENTIVO
▣ Una regla técnica poseerá altura o nivel inventivo
cuando no puede ser obtenida por un experto medio
en la materia partiendo de los conocimientos
anteriores.
▣ Se considera el nivel inventivo como un proceso
creativo cuyos resultados no se deducen del estado de
la técnica en forma evidente para un técnico con
conocimientos medios en la materia, en la fecha de
presentación de la solicitud o de la prioridad
reconocida.
NIVEL INVENTIVO
▣ El examinador debe determinar si la invención es o no
evidente para un técnico en la materia. El nivel
inventivo existe o no existe, no hay respuestas
intermedias.
▣ La falta de nivel inventivo de una invención debe
probarse a partir del estado de la técnica.
PAUTAS PARA DETERMINAR EL
NIVEL INVENTIVO
▣ Se utiliza el método problema-solución. Para ello deben
cumplirse las siguientes etapas:
1. Identificación del estado de la técnica más cercano.
2. Identificación de las características técnicas de la
invención que son diferentes con respecto a la
anterioridad.
3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la
base el estado de la técnica más cercano.
§ Art. 19 de la Decisión 486 - “Se
‘’ considerará que una invención es
susceptible de aplicación industrial,
cuando su objeto pueda ser
producido o utilizado en cualquier
tipo de industria, entendiéndose por
industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los
servicios.”
41
APLICACIÓN INDUSTRIAL
§ La facultad que tiene un invento de ser utilizable. Se
puede emplear en la práctica.
§ Una invención se considerará susceptible de aplicación
industrial si su objeto puede ser fabricado o utilizado en
cualquier clase de industria, incluyendo la agricultura y
servicios.
6.
DOCUMENTOS
DE LA PATENTE
¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN
PARA REGISTRAR UNA PATENTE?
▣ Al solicitar el registro de una patente se debe presentar:
(i) una solicitud de registro, (ii) un documento técnico y
(iii) el comprobante de pago que acredite el pago de la
tasa administrativa.
▣ En el documento técnico se describe en forma
detallada las características y la estructura de la
invención.
▣ Art. 25 de la Decisión 486 - “(…) la
‘’ solicitud de patente sólo podrá
comprender una invención o un
grupo de invenciones relacionadas
entre sí, de manera que conformen
un único concepto inventivo”.
45
UNIDAD DE INVENCIÓN
▣ Si bien una solicitud de patente debe estar referida a un
único concepto inventivo, existen casos en que la
solicitud contiene más de una invención.
▣ En estas circunstancias, se solicita que se presente una
nueva solicitud para cada invención.
DOCUMENTO TÉCNICO DE LA
PATENTE
O Memoria Descriptiva
Fuente: Indecopi
▣ Art. 28 de la Decisión 486 - “La
‘’ descripción deberá divulgar la
invención de manera
suficientemente clara y completa
para su comprensión y para que una
persona capacitada en la materia
correspondiente pueda ejecutarla.
(…)”.
48
DESCRIPCIÓN
▣ Se explica en qué consiste el invento y cómo soluciona
el problema planteado, se demuestra la forma en la que
la invención es nueva y diferente y por qué constituye
un avance en relación a los antecedentes citados.
▣ Incluye las características esenciales del invento, así
como puede incluir variantes opcionales.
DESCRIPCIÓN
▣ Al servir de soporte y permitir la comprensión de las
reivindicaciones y permitir su comprensión, deberá
incluir los textos que luego serán reivindicados y deberá
de explicar la invención en detalle.
▣ Puede incluir cuadros comparativos que demuestren la
ventaja de la invención en comparación con los
antecedentes citados.
DESCRIPCIÓN
▣ Título de la invención.
▣ Sector tecnológico.
▣ Estado de la técnica.
▣ Descripción de la invención.
▣ Descripción de dibujos o diagramas.
▣ Descripción de cómo llevar a la práctica la invención.
▣ Indicación de la aplicación industrial.
¿PUEDE AMPLIARSE O MODIFICARSE
LA DESCRIPCIÓN?
▣ No es posible añadir ejemplos o variantes para rectificar
deficiencias u omisiones involuntarias en la descripción,
así como especificaciones propias de la invención
respecto de las cuales no hay indicio en la descripción.
▣ Sin embargo, se permite la corrección de errores
materiales o modificaciones que no amplíen la
divulgación inicialmente presentada.
¿PUEDE AMPLIARSE O MODIFICARSE
LA DESCRIPCIÓN?
SI NO
• Un defecto gramatical o de • Incluir un dibujo o diagrama.
suma.
• Incluir un ejemplo o prueba.
• Una cita, referencia,
denominación la corrección • Incluir variantes de la
es evidente. invención o de materiales
que no contemplaban
• Un característica que se inicialmente.
desprende de las figuras.
‘’
Art. 30 de la Decisión 486 - “Las
reivindicaciones definirán la materia
que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la
descripción. (…)”
54
REIVINDICACIONES
▣ Son párrafos numerados que detallan ordenadamente
el concepto de la invención, incorporando de manera
clara y concisa todas las características técnicas
esenciales de la invención.
▣ Es con base en este documento cómo la invención va a
quedar protegida.
REIVINDICACIONES
▣ Pueden haber una o más reivindicaciones.
▣ Las reivindicaciones están compuestas por (i) un
preámbulo y (ii) una parte caracterizante.
EJEMPLO
Fuente: Indecopi
CATEGORÍA DE REIVINDICACIONES
▣ Reivindicación de producto.
▣ Reivindicación de procedimiento.
TIPOS DE REIVINDICACIONES
▣ Reivindicaciones independientes.
▣ Reivindicaciones dependientes.
RESUMEN
▣ El resumen es un enunciado breve y conciso acerca de
la invención, que permite comprender fácilmente el
problema técnico planteado y la solución propuesta
para el mismo, así como las aplicaciones de la
invención.
DIBUJOS Y FIGURAS
▣ Sirven para explicar y comprender la invención.
▣ Debe tener una relación directa con lo indicado en la
descripción. No pueden incluirse figuras que no han
sido descritas.
7.
TITULARIDAD
INVENTOR
▣ Es la persona o personas que llevan a cabo el proceso
de investigación o ejercen la actividad creativa para
obtener una invención (art. 22 de la Decisión 486).
▣ Si varias personas hicieran la misma invención,
independientemente unas de otras, la patente se
concederá a aquella que primero presente la solicitud
correspondiente o que invoque prioridad.
INVENTOR
▣ Tienen derecho a ser mencionado como tal en la
patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.
SOLICITANTE
▣ El solicitante puede ser una persona natural o jurídica, y
es quien solicita la patente.
▣ Es quien se encarga de seguir todo el procedimiento
ante la autoridad, presentar la información que le sea
requerida dentro de los plazos que se indiquen.
TITULAR
▣ El titular de la patente es a quien se le concede la
patente y, en consecuencia, es el “dueño” y tiene el
derecho de exclusiva sobre la invención.
▣ Generalmente, quien solicita la patente se convierte en
el titular. Sin embargo, la patente puede ser transferida,
cedida o vendida a un tercero. Por lo tanto, cambia el
nombre del titular de la patente.
TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES
CREADAS EN UNA RELACIÓN LABORAL
▣ Se aplica lo dispuesto en el contrato.
▣ A falta de contrato, el empleador es el titular de la
invención. Sin embargo, el empleador debe asignar una
compensación adecuada si el aporte personal del
trabajador, el valor económico de la misma o la
importancia de tal invención excede los objetivos
explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo
o de servicios (art. 36, inciso a) del Decreto Legislativo
No. 1075).
TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES
CREADAS UTILIZANDO LO RECURSOS DEL
EMPLEADOR
▣ Se aplica lo dispuesto en el contrato.
▣ A falta de contrato, el empleador tendrá derecho a
asumir la titularidad de la invención o reservarse su uso
dentro del plazo de 90 días contados a partir del
momento en que tomó conocimiento de la existencia
de la invención. El trabajador puede solicitar el pago de
una compensación adecuada (art. 36, inciso b) del
Decreto Legislativo No. 1075).
OTRAS SITUACIONES
▣ Las invenciones desarrollados realizadas durante la
vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de
un contrato de prestación de servicios, en cuya
realización no concurran las circunstancias antes
descritas pertenecerán exclusivamente al inventor (art.
36, inciso c) del Decreto Legislativo No. 1075).
8.
ALCANCES DE LA
PROTECCIÓN
ALCANCES DE LA PROTECCIÓN
▣ La protección de la patente es efectiva únicamente en
aquel país donde se solicitó (principio de territorialidad).
▣ Su alcance estará determinado por lo señalado en las
reivindicaciones, que constituyen parte del documento
técnico a presentar, cuando se solicite la patente.
Art. 52 de la Decisión 486 - “La patente confiere a
su titular el derecho de impedir a terceras
personas que no tengan su consentimiento,
realizar cualquiera de los siguientes actos:
‘’ a)cuando en la patente se reivindica un
producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en
venta, vender o usar el producto; o importarlo
para alguno de estos fines; y,
b) cuando en la patente se reivindica un
procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii)
ejecutar cualquiera de los actos indicados en el
literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento.”
72
DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
▣ El período de protección para las patentes de invención
es de veinte (20) años, contado desde la fecha de
presentación de la solicitud (art. 50 de la Decisión 486).
▣ La vigencia del derecho se encuentra condicionada al
pago de una anualidad, que debe pagarse a fin de
mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud
en trámite. La falta de pago de la tasa anual producirá
la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.
DOMINIO PÚBLICO
▣ Cuando caduca la duración de protección, también
expira la protección legal y la invención pasa a
pertenecer al dominio público.
▣ El titular deja de tener derechos exclusivos sobre la
invención, la misma que pasa a estar disponible para la
explotación comercial por parte de cualquier tercero.
9.
LICENCIAS Y
TRANSFERENCIAS
DEL DERECHO
LICENCIAS
▣ Una patente concedida o en trámite podrá ser otorgada
en licencia a uno o más terceros para su explotación
▣ La licencia debe constar por escrito.
▣ Es obligatorio registrarlo ante el Indecopi. De lo
contrario, no tiene efectos frente a terceros. Cualquier
persona interesada podrá solicitar el registro de la
licencia (art. 7 del Decreto Legislativo 1075).
TRANSFERENCIA
▣ Una patente concedida o en trámite podrá ser
transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.
▣ La transferencia debe constar por escrito.
▣ Es obligatorio registrarlo ante el Indecopi. De lo
contrario, no tiene efectos frente a terceros. Cualquier
persona interesada podrá solicitar el registro de una
transferencia.
10.
LICENCIAS
OBLIGATORIAS
LICENCIA OBLIGATORIA
▣ Se autoriza a un tercero el uso y explotación de una
patente de producto o de procedimiento sin necesidad
de obtener el consentimiento del titular del derecho
sobre la patente.
▣ Puede ser por (i) falta de explotación de la patente, (ii)
razones de interés público, emergencia o seguridad
nacional, (iii) prácticas que afectan la libre competencia
o (iv) dependencia de una patente de tercero.
EXPLOTACIÓN OBLIGATORIA DE LA
PATENTE
▣ El titular de la patente está obligado a explotar la
invención patentada en Perú o países de la CAN,
directamente o a través de un representante.
Art. 60 de la Decisión 486 - “(…) se
entenderá por explotación, la
producción industrial del producto
‘’
objeto de la patente o el uso integral
del procedimiento patentado junto con
la distribución y comercialización de los
resultados obtenidos, de forma
suficiente para satisfacer la demanda
del mercado. También se entenderá
por explotación la importación, junto
con la distribución y comercialización
del producto patentado, cuando ésta
se haga de forma suficiente para
satisfacer la demanda del mercado.”
81
LICENCIA OBLIGATORIA POR FALTA
DE EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE
▣ Se otorga, a solicitud de cualquier interesado, cuando
ha vencido el plazo de tres años contados a partir de la
concesión de la patente o de cuatro años contados a
partir de su solicitud (art. 61 de la Decisión 486).
▣ No aplica si la patente ha sido explotada o si la
explotación se ha suspendido por más de un año.
LICENCIA OBLIGATORIA POR FALTA
DE EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE
▣ No se va a otorgar si el titular de la patente demuestra
su inacción con excusas legítimas, incluyendo causales
de caso fortuito o fuerza mayor.
▣ Al solicitarse la imposición de una licencia obligatoria, el
solicitante debe demostrar que intentó obtener la
licencia de forma contractual con el titular de la
patente bajo términos comerciales razonables y en un
tiempo prudencial.
Art. 64 de la Decisión 486 - “(…) El
licenciatario estará obligado a
‘’
explotar la invención, dentro del
plazo de dos años contados a partir
de la fecha de concesión de la
licencia, salvo que justifique su
inacción por razones de caso fortuito
o fuerza mayor. En caso contrario, a
solicitud del titular de la patente, la
oficina nacional competente
revocará la licencia obligatoria.”
84
LICENCIA OBLIGATORIA POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO, DE EMERGENCIA O SEGURIDAD
NACIONAL
▣ Se otorga cuando se declare previamente la existencia
de razones de interés público, de emergencia, de
seguridad nacional u otras circunstancias de extrema
urgencia o en caso de uso público no comercial y solo
mientras que permanezcan las razones (art. 65 de la
Decisión 486 y art. 40 del Decreto Legislativo 1075).
▣ La declaratoria de lo motivos se va a dar mediante
Decreto Supremo.
LICENCIA OBLIGATORIA POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO, DE EMERGENCIA O SEGURIDAD
NACIONAL
▣ El Indecopi debe indicar el alcance o extensión de la
licencia obligatoria, el período, el objeto, monto y las
condiciones de compensación económica.
▣ El titular de la patente puede seguir explotando la
patente a pesar que recaiga sobre ella una licencia
obligatoria.
LICENCIA OBLIGATORIA POR PRÁCTICAS
QUE AFECTAN LA LIBRE COMPETENCIA
▣ Se otorga, de oficio o solicitud de parte, cuando se
presentan prácticas que afectan la libre competencia,
en particular cuando exista abuso de posición de
dominio por parte del titular de la patente (art. 66 de la
Decisión 486).
▣ Debe existir una resolución firma y consentida por
parte del Indecopi en materia en libre competencia.
LICENCIA OBLIGATORIA POR DEPENDENCIA
DE UNA PATENTE DE TERCERO
▣ Se otorga la licencia en cualquier momento, si ésta es
solicitada por el titular de una patente, cuya explotación
requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y
cuando dicho titular no haya podido obtener una
licencia contractual en condiciones comerciales
razonables (art. 67 de la Decisión 486).
Art. 67 de la Decisión 486 - “(…) Dicha
licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:
a) la invención reivindicada en la segunda
‘’
patente ha de suponer un avance técnico
importante de una importancia
económica considerable con respecto a la
invención reivindicada en la primera
patente; b) el titular de la primera patente
tendrá derecho a una licencia cruzada en
condiciones razonables para explotar la
invención reivindicada en la segunda
patente; y, c) no podrá cederse la licencia
de la primera patente sin la cesión de la
segunda patente.”
89
CARACTERÍTICAS DE LAS LICENCIAS
OBLIGATORIAS
▣ No son exclusivas ni se pueden otorgar sublicencias.
▣ Sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de
su activo intangible que permite su explotación
industrial, debiendo constar por escrito y registrarse
ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no
surtirá efectos legales.
CARACTERÍTICAS DE LAS LICENCIAS
OBLIGATORIAS
▣ Pueden revocarse siempre que las circunstancias que
les dieron origen hayan desaparecido.
▣ El alcance y la duración se limitarán en función de los
fines para los que se concediera.
▣ Deben establecer una remuneración adecuada.
CARACTERÍTICAS DE LAS LICENCIAS
OBLIGATORIAS
▣ Patentes de invención que protegen tecnología de
semiconductores: la licencia sólo autorizará un uso
público no comercial o para remediar o rectificar una
práctica declarada contraria a la libre competencia.
▣ Los usos deben ser para abastecer el mercado interno.
▣ Se puede impugnar la resolución que otorga la licencia
de una patente, revoca o modifica una licencia
otorgada.
11.
LIMITACIONES AL
DERECHO
AGOTAMIENTO DEL DERECHO
▣ Importaciones paralelas.
▣ La patente no dará el derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de un producto
protegido por la patente, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en
cualquier país por el titular de la patente, o por otra
persona con su consentimiento o económicamente
vinculada a él (art. 54 de la Decisión 486).
OTRAS LIMITACIONES AL DERECHO
▣ Actos realizados en el ámbito privado y con fines no
comerciales.
▣ Actos realizados exclusivamente con fines de
experimentación, respecto al objeto de la invención
patentada.
▣ Actos realizados exclusivamente con fines de
enseñanza o de investigación científica o académica.
13.
PROCEDIMIENTO
DE REGISTRO
RECOMENDACIONES PREVIAS AL
REGISTRO DE UNA PATENTE
▣ Investigar sobre patentes existentes vinculadas al
invento. Esto permite determinar el estado de la
técnica relacionado con la invención.
▣ Se debe realizar una búsqueda de antecedentes en
Indecopi y otras oficinas nivel internacional.
RECOMENDACIONES PREVIAS AL
REGISTRO DE UNA PATENTE
▣ Cuidar de no “matar” la novedad.
▣ Identificar y decidir el momento adecuado para
patentar la invención.
▣ Identificar los mecanismos legales disponibles para
patentar la invención (nivel nacional o PCT).
CERTIFICADO DE PROTECCIÓN
▣ Este mecanismo otorga un derecho preferente a una
invención que se encuentre en desarrollo frente a
otra persona que pretenda presentar una solicitud de
patente sobre la misma invención (art 41 del Decreto
Legislativo 1075).
▣ El certificado da una protección de 12 meses, contado a
partir de la la fecha de solicitud del certificado, para
ingresar la solicitud de patente ante el Indecopi.
SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA
PATENTE
▣ Al solicitar el registro de una patente se debe presentar:
Ø Una solicitud de registro,
Ø Un documento técnico y
Ø El comprobante de pago que acredite el pago de la
tasa administrativa (S/ 720).
PODERES
▣ Podrán constar en instrumento privado.
▣ En el caso de personas jurídicas: debe indicarse la
condición o título del poderdante.
▣ Para el caso de desistimiento: la firma deberá estar
legalizada por Notario.
PRELACIÓN
▣ La prelación en el derecho de propiedad industrial se
determinará por el día y hora de presentación de la
solicitud de registro.
PRIORIDAD
▣ Se puede solicitar en otros países miembros del
Convenido del Paris hasta 12 meses después de su
primera solicitud.
▣ El beneficio de la reivindicación de prioridad consiste
en que solicitudes presentadas con posterioridad (hasta
12 meses) pueden reclamar la fecha de la primera
solicitud en otro país miembro del Convenio de Paris.
BENEFICIOS DE LA PRIORIDAD
▣ Los requisitos se evalúen considerando la fecha de
presentación primigenia.
▣ La solicitud que goza del derecho de prioridad tiene
prelación sobre cualquier otra solicitud de patente
presentada por un tercero para la misma invención.
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Fuente: Indecopi
OPOSICIÓN
▣ Las oposiciones pueden ser presentadas por terceros
interesados para desvirtuar la patentabilidad, dentro de
los 60 días contados a partir de la fecha de su
publicación (art. 42 de la Decisión 486 ).
▣ Es posible obtener una prórroga de 60 días adicionales
para sustentar la oposición.
▣ Las oposiciones temerarias se sancionan con una multa
máxima de 50 UIT.
DENEGATORIA DE PATENTE DE
INVENCIÓN
▣ En estos casos se puede evaluar interponer un recurso
de reconsideración (nueva prueba) o un recurso de
apelación.
▣ El plazo es de 15 días hábiles y no es prorrogable.
RECURSO DE APELACIÓN
▣ Los recursos de apelación son resueltos por la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (SPI) en
su condición de segunda instancia administrativa.
▣ Las resolución de la SPI agotan la vía administrativa.
▣ Se puede cuestionar en un proceso contencioso
administrativo ante el Poder Judicial.
14.
SISTEMA DEL PCT
SISTEMA DEL PCT
▣ El sistema del PCT es un sistema de “presentación” de
solicitudes de patente.
▣ No es un sistema de “concesión” de patentes.
▣ No existe la ”Patente PCT”.
FASE INTERNACIONAL
▣ Es centralizada para todos los Estados miembros del
PCT, que comprende:
a) La presentación de la solicitud internacional,
b) La búsqueda internacional y opinión escrita y
c) La publicación internacional.
FASE NACIONAL
▣ Procedimientos nacionales de examen pero
únicamente en los países de interés.
▣ La decisión de conceder patentes la toman
exclusivamente las Oficinas nacionales o regionales en
la fase nacional.
15.
NULIDAD
NULIDAD DE REGISTRO
▣ Existe la posibilidad de revaluar una invención a efectos
de anular una patente concedida en caso que no se
haya cumplido los requisitos de patentabilidad o que se
otorgue ante ciertos supuestos establecidos
legalmente (art. 75 de la Decisión 486).
▣ Puede ser a pedido de parte o De Oficio.
CAUSALES DE LA NULIDAD DE
REGISTRO
▣ No constituía una invención (exclusiones, art. 15 de la
Decisión 486).
▣ No constituía una invención patentable (art. 20 de la
Decisión 486).
▣ No cumplía con el requisito de novedad (art. 14 y 16 de
la Decisión 486).
▣ No cumplía con el requisito de nivel inventivo (art. 14 y
18 de la Decisión 486).
CAUSALES DE LA NULIDAD DE
REGISTRO
▣ No cumplía con el requisito de aplicación industrial (art.
14 y 19 de la Decisión 486).
▣ No se encontraba lo suficientemente descrita en la
descripción (art. 28 de la Decisión 486) o donde:
v Las reivindicaciones no se encontraban soportadas
en la descripción (art. 30 de la Decisión 486) .
v Las reivindicaciones constituyeran una ampliación
de la divulgación inicial (art. 34 de la Decisión 486).
CAUSALES DE LA NULIDAD DE
REGISTRO
▣ También cuando la patente haya sido concedida
cuando existieron defectos en la tramitación de la
solicitud que acarreen nulidad absoluta (literal i del
artículo 75 de la Decisión 486).
NULIDAD DE REGISTRO
▣ Se tiene que notificar al titular de la patente a fin que
presente sus descargos y las pruebas que estime
conveniente (art. 78 de la Decisión 486).
▣ La nulidad tiene efectos retroactivos, por lo que el
registro y la solicitud que la originó no habrá surtido
ninguno de los efectos previstos en la ley (art. 8, 8ª y 9
del Decreto Legislativo No. 1075).
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