TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1391-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD

ACCIONANTE : KLC INDUSTRIAS E.I.R.L.

EMPLAZADA : A & G INDUSTRIA PERUANA S.A.C.

Solicitud de nulidad de resolución de Primera Instancia: Infundada -

Nulidad de registro de marca de producto concedido bajo la vigencia de la
Decisión 486 y el Decreto Legislativo 1075 – Uso anterior de nombre
comercial: Acreditado – Ámbito de influencia geográfica – Riesgo de
confusión entre signos que se refieren a productos y actividades
económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase
3 de la Nomenclatura Oficial.

Lima, catorce de octubre de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de enero de 2020, KLC Industrias E.I.R.L. (Perú) solicitó la nulidad
del registro de la marca de producto constituida por la denominación CONEJO y
logotipo, conforme al modelo, para distinguir productos de limpieza de la clase 3
de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 20 de setiembre de 2019 con Certificado
N° 284303, vigente hasta el 20 de setiembre de 2029, a favor de A & G Industria
Peruana S.A.C. (Perú).

La accionante manifestó lo siguiente:

- Inició sus actividades el 22 de abril de 2009, siendo su objeto social la
fabricación y venta de productos de limpieza.

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EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD

- Viene haciendo uso desde el 3 de setiembre de 2018 del nombre comercial

CONEJO y figura1; por lo tanto, sólo su empresa se encuentra legitimada para
usar dicho signo para distinguir actividades económicas relacionadas con la
comercialización de productos de limpieza.
- La marca registrada y su nombre comercial son idénticos, tanto conceptual
como figurativamente, por lo que generan confusión en el público consumidor
respecto a su origen empresarial.
- Es difícil creer que se deba a la casualidad el hecho de que la emplazada
utilice la denominación CONEJO para distinguir productos que están
estrechamente relacionados con las actividades económicas que distingue
su nombre comercial.
A fin de acreditar sus afirmaciones adjuntó diversos medios probatorios.
Amparó su acción en el artículo 172 de la Decisión 4862.

Con fecha 27 de febrero de 2020, A & G Industria Peruana S.A.C. absolvió el

traslado de la acción de nulidad señalando lo siguiente:
- Las boletas de venta presentadas por la accionante demuestran que el signo
CONEJO viene siendo utilizado como marca y no como nombre comercial.

1
2 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y
en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado
de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro
impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a
la legislación interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se
eliminarán del registro de la marca.

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- Es necesario que la accionante acredite el uso continuo del nombre comercial

que alega tener con anterioridad a la solicitud de registro de la marca
cuestionada.
- La autoridad ha determinado que la protección de un nombre comercial no
registrado se encuentra circunscrito única y exclusivamente al área o territorio
en el que goza de influencia.
- Los medios probatorios presentados no demuestran que el conocimiento del
presunto nombre comercial de la accionante abarque todo el territorio
nacional, ya que las boletas de venta presentadas por dicha parte han sido
emitidas únicamente a favor de personas domiciliadas en algunos distritos de
Lima.
- La accionante actúa de mala fe, ya que ha solicitado el registro del signo
CONEJO como marca y como nombre comercial.
A fin de acreditar sus afirmaciones adjuntó diversos medios probatorios.

Con fecha 9 de marzo de 2020, la accionante manifestó lo siguiente:

- Hace uso del signo CONEJO y logotipo como nombre comercial y no como
marca.
- Con relación a la supuesta necesidad de que se demuestre que su nombre
comercial se está usando en todo el país, dicho requerimiento no es aplicable
al presente caso, porque su empresa y la emplazada tienen su domicilio en
la ciudad de Lima; además, ambas operan en el distrito de San Juan de
Lurigancho, hecho que acredita que la titular de la marca materia de nulidad
conoció con anterioridad su nombre comercial.

Mediante Resolución N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de

2020, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción interpuesta
por KLC Industrias E.I.R.L.; y, en consecuencia, declaró la NULIDAD de la marca
de producto CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303).
Al respecto, la Comisión consideró lo siguiente:
(i) Nombre Comercial de la accionante
- Los medios probatorios aportados demuestran que la accionante utilizó y
viene utilizando el signo constituido por la denominación CONEJO y logotipo

, como nombre comercial para identificar actividades económicas

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relacionadas con la comercialización de sal de soda, lejía, ambientador, pino

de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial; con anterioridad a la solicitud de
registro de la marca materia de análisis, esto es, por lo menos desde el 2 de
mayo de 2018 y, al menos, hasta el 16 de julio de 2019.
- Por otro lado, carece de objeto evaluar el ámbito de influencia geográfica del
nombre comercial de la accionante, puesto que, en el presente caso, se
plantea un conflicto entre el referido nombre comercial y un registro de marca,
cuya protección es en todo el territorio nacional (sic).
(ii) Evaluación del riesgo de confusión
- Teniendo en consideración que los signos en conflicto se encuentran
referidos a los mismos productos y presentan semejanzas denominativas, no
es posible su coexistencia sin que se genere riesgo de confusión en el público
consumidor.
(iii) Mala fe
- La accionante no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que la
emplazada haya solicitado y obtenido el registro de la marca de producto
CONEJO y logotipo de mala fe.

Con fecha 3 de julio de 2020, la emplazada A & G Industria Peruana S.A.C.

interpuso recurso de apelación solicitando la nulidad de la resolución emitida
por la Primera Instancia manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente:
- En la contestación a la acción de nulidad señaló que de los medios
probatorios presentados por la accionante no se verificaba el uso de un
nombre comercial sino de una marca; sin embargo, la Comisión no ha
emitido pronunciamiento al respecto.
- Cuando existe un conflicto entre un nombre comercial anteriormente
utilizado y una marca, el primero se encontrará protegido únicamente en su
zona de influencia económica.
- Para que se logre anular el registro de una marca, el ámbito de influencia
económica de un nombre comercial debe abarcar todo el territorio peruano,
por lo que el razonamiento efectuado por la Comisión vulnera la seguridad
jurídica.

Con fecha 3 de julio de 2020, la emplazada A & G Industria Peruana S.A.C.

solicitó que se suspenda el presente procedimiento hasta que se emita

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resolución final en el Expediente N° 833838-2020 correspondiente a la solicitud

de registro de la marca para distinguir productos de limpieza, tales como:

sal de soda, lejía y ambientadores, presentado por KLC Industrias E.I.R.L., ante
la cual ha formulado oposición.

Con fecha 4 de noviembre de 2020, KLC Industrias E.I.R.L. absolvió el traslado

del recurso de apelación.

Con fecha 29 de diciembre de 2020, la emplazada A & G Industria Peruana

S.A.C. señaló que posee un mejor derecho al que ostenta la accionante al ser

titular de la figura de conejo , la cual se encuentra debidamente inscrita

a su favor como obra artística en la Comisión de Derechos de Autor bajo la
Partida N° 598-2020.

Con fecha 8 de enero de 2021, la emplazada A & G Industria Peruana S.A.C.

solicitó que se consideren los siguientes medios probatorios:
- La declaración jurada que obra en el Expediente N° 852127-2020/DSD con
la que se acredita que, en el año 2009 el señor Ricardo Pachas Gil fue
contratado para realizar el diseño del logotipo “figura de conejo”.
- El contrato de cesión de obra que se encuentra en el Expediente N° 926-
2020/DDA suscrito por el señor Jhony Méndez Zavaleta quien cede el
derecho de autor de una obra a su empresa.
Atendiendo a que su empresa es titular de la figura de conejo como obra artística
le corresponde un mejor derecho sobre ella.

Mediante Resolución 346-2021/TPI-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2021,

la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró NULA la Resolución N°
1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020 y, en consecuencia,
dispuso DEVOLVER los actuados a la Primera Instancia a fin de que emita un
nuevo pronunciamiento. La Sala consideró lo siguiente:
- De la revisión de la resolución apelada, si bien se verifica que la Primera
Instancia concluyó que la accionante cumplió con acreditar el uso de su

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nombre comercial para identificar actividades económicas relacionadas a la

comercialización de productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, no dio
respuesta en forma expresa a la emplazada respecto a los cuestionamientos
que efectuó en relación a la validez de los medios probatorios, al no haber
señalado por qué consideraba que los documentos cumplían con acreditar el
uso de la denominación CONEJO y logotipo a título de nombre comercial y no
marca de producto, como lo ha afirmado dicha parte.
- De otra parte, si bien la Comisión ha señalado que carece de objeto evaluar
el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial de la accionante,
dicha evaluación resultaba relevante para concluir si el nombre comercial de
la accionante podría determinar la nulidad del registro de la marca de la
empresa emplazada.
- En atención a lo anterior, corresponde que la Comisión de Signos Distintivos
cumpla con dar respuesta a todos los cuestionamientos efectuados por las
partes, así como que se evalúe el ámbito territorial de protección del nombre
comercial CONEJO y logotipo y, de ser el caso, el posible riesgo de confusión
entre la marca registrada y el nombre comercial base de la acción. En ese
sentido, teniendo en cuenta que dicho pronunciamiento puede afectar lo
decidido por la Primera Instancia corresponde que ésta emita un nuevo
pronunciamiento incluyendo todas las cuestiones planteadas en el
procedimiento.

Con fecha 26 de abril de 2021, la emplazada presentó un escrito manifestando

lo siguiente:
- Posee un mejor derecho al de la accionante, ya que es titular de la figura de
conejo debidamente inscrita el 5 de agosto de 2021 como derecho de autor.
- Si bien la marca objeto de nulidad es mixta, es necesario precisar y
considerar que esta se encuentra compuesta de un elemento gráfico con
carácter distintivo, sobre cual goza de un derecho de autor reconocido e
inscrito ante Indecopi, por lo que posee un mejor derecho que el invocado
indebidamente por la accionante.

Mediante Resolución N° 5019-2021/CSD-INDECOPI de fecha 4 de noviembre

de 2021, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la acción

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interpuesta por KLC Industrias E.I.R.L.; y, en consecuencia, declaró la NULIDAD

de la marca de producto CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303).
Al respecto, la Comisión consideró lo siguiente:
(i) Nombre Comercial de la accionante
- Si bien, la emplazada ha señalado que el signo CONEJO y logotipo alegado
por la accionante no ha sido empleado a título de nombre comercial, sino de
marca, es de precisar que, analizados los comprobantes de pago aportados,
se advierte que el signo constituido por la denominación CONEJO y logotipo

por su ubicación y disposición dentro de los mencionados

documentos, ha sido utilizado como herramienta de identificación de
actividades económicas de la empresa accionante en el mercado, figurando
dicho signo junto con la razón social de la empresa que la identifica como
como sujeto titular de derechos y obligaciones en el desarrollo de sus
actividades societarias.
- Del análisis en conjunto de los medios probatorios aportados (en particular
los comprobantes de pago emitidos por la accionante), la accionante utilizó y

viene utilizando el signo , como nombre comercial –el cual se

encuentra en la parte superior de los comprobantes de pago– para identificar
actividades económicas relacionadas de comercialización de sal de soda,
lejía, ambientador, pino”, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial; con
anterioridad a la solicitud de registro de la marca materia de análisis, esto es,
por lo menos desde el 2 de mayo de 2018, y, al menos, hasta el 16 de julio
de 2019; habiéndose iniciado la presente acción el día 17 de enero de 2020.

- Respecto al ámbito de influencia geográfica del nombre comercial de la

accionante, señaló que en los comprobantes de pago adjuntados se advierte
que el uso del signo de la accionante ha sido acreditado en la ciudad de Lima.
- No obstante haberse identificado que el nombre comercial fue usado en la
ciudad de Lima, la acreditación de este uso es, por sí mismo, relevante y
suficiente para ser reconocido a nivel nacional, independientemente del
ámbito de influencia territorial (sic).

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- Sobre el derecho de autor alegado por la emplazada en relación con la obra

figura de conejo , conviene precisar que dicha titularidad no

determina que la misma pueda oponer sus derechos sobre el mismo frente al
derecho sobre el nombre comercial alegado por la accionante, cuyo uso ha
sido acreditado, conforme se ha determinado precedentemente. Sin perjuicio
de ello, corresponde dejar constancia de que el elemento en conflicto recae
sobre el componente denominativo (CONEJO) mas no sobre el componente
figurativo o gráfico constituida por la representación estilizada de un conejo.
- Evaluación del riesgo de confusión
Teniendo en consideración que los signos en conflicto se encuentran
referidos a los mismos productos, y presentan semejanzas denominativas
entre los mismos, se determina que no es posible su coexistencia sin que se
genere riesgo de confusión en el público consumidor.
(ii) Mala fe
- La accionante no ha presentado ningún medio probatorio que acredite que
la emplazada haya solicitado y obtenido el registro de la marca CONEJO y
logotipo de mala fe, tan sólo se ha limitado a alegar la titularidad que ostenta
sobre su nombre comercial conformado por la denominación CONEJO y
logotipo y que la conducta maliciosa por parte de la emplazada obedece al
conocimiento previo por parte de esta de su nombre comercial debido a que
las actividades económicas de ambas se presten en un mismo distrito.
- Tal hecho no revela una conducta susceptible de ser calificada de mala fe.
Además, el solo hecho de solicitar y obtener el registro de un signo distintivo,
que la accionante considera similar a su nombre comercial, no constituye un
acto de mala fe, siendo necesario ponderar otras circunstancias que revelen
un comportamiento de ese tipo por parte de la emplazada, lo cual no se ha
verificado en el presente caso.
- En consecuencia, al no haberse acreditado la mala fe atribuida a la
emplazada no se ha desvirtuado la presunción de buena fe que la ampara
correspondiendo declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por
KLC Industrias E.I.R.L. en este extremo.
(iii) Conclusión
- En virtud de las consideraciones expuestas, se ha acreditado que el registro
de la marca de producto CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303), se

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encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172

de la Decisión 486, al haber sido concedido en contravención con lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 136 de la Decisión 4863, Régimen común
sobre Propiedad Industrial, razón por la cual corresponde declarar
FUNDADA la presente nulidad.
Con fecha 20 de diciembre de 2021, A & G Industria Peruana S.A.C. interpuso
recurso de apelación manifestando lo siguiente:
- Durante el presente procedimiento ha afirmado que el signo utilizado por la
accionante fue a título de marca y no de nombre comercial.
- La Comisión afirma que la accionante usa el signo CONEJO y logotipo como
nombre comercial; sin embargo, no fundamenta las razones que la llevaron
a tal conclusión. Por ello, corresponde declara nula la resolución emitida por
la Primera Instancia.
- Sin perjuicio de lo señalado, si bien se puede apreciar que el signo distintivo
(el cual a su criterio es usado como marca y no como nombre comercial) ha
sido utilizado en la ciudad de Lima, es solo hecho no puede determinar que
su ámbito de influencia se amplíe a todo el Perú.
- Su empresa es titular de las marcas registradas bajo Certificados N° 128366,
N° 301102 y N° 305215, las cuales se encuentran conformadas por la figura

estilizada de un conejo y conforman una familia de marcas, hecho que

le otorga un derecho preferente sobre la marca cuestionada.
- El elemento gráfico que conforma la marca cuestionada constituye un
derecho de autor inscrito a su favor en el Indecopi, por lo que ostenta un
mejor derecho al invocado por la accionante.
- No existe riesgo de confusión entre su marca registrada y el presunto nombre
comercial de la accionante, ya que en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial
se encuentran registradas a favor de terceros marcas que incluyen la figura
estilizada de un conejo.

3 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación (...)

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Con fecha 24 de marzo de 2022, KLC Industrias E.I.R.L. absolvió el traslado del
recurso de apelación señalando lo siguiente:
- Ha cumplido en el transcurso del presente procedimiento con acreditar el uso
de su nombre comercial.
- Las facturas y/o boletas presentadas demuestran la comercialización de
productos a consumidores de distintos distritos de Lima, departamento con
gran afluencia comercial, dado que la mayoría de las empresas ubicadas en
provincias suele abastecerse de productos de la capital, por lo que a partir
de ello puede concluirse que su nombre comercial se ha extendido a gran
parte del territorio peruano.
- Las marcas de titularidad de la emplazada registradas en las clases 5, 21 y
37 de la Nomenclatura Oficial que conformarían una familia de marcas a su
favor no deben ser tomadas en consideración, ya que fueron solicitadas con
posterioridad a la fecha en que su empresa ha demostrado haber iniciado el
uso de su nombre comercial, por lo que aquella no posee un derecho
preferente.
- La emplazada es titular de una obra inscrita con fecha 5 de agosto de 2020,
es decir, con posterioridad al inicio de la presente acción, por lo que no incide
con el presente análisis.
- La marca cuestionada y su nombre comercial resultan ser semejantes, ya
que ambos presentan en su conformación la denominación CONEJO y la
figura estilizada de dicho animal.
Citó resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Con fecha 25 de mayo de 2022, A & G Industria Peruana S.A.C. reiteró sus
argumentos y adicionalmente señaló lo siguiente:
- La accionante no ha acreditado que su signo goce de la calidad de notorio
(sic), por lo que no pueden tomarse en cuenta lo alegatos respecto a que
cuenta con un reconocimiento amplio. En tal sentido, debió haber acreditado
que el ámbito de influencia de su supuesto nombre comercial no solo se
circunscribe a la ciudad de Lima.
- El registro de su obra ante la Dirección de Derecho de Autor es meramente
declarativo, ya que su protección se da desde su creación.

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Con fecha 4 de julio de 2022, KLC Industrias E.I.R.L. presentó un escrito

señalando que:
- Ha quedado acreditado en el transcurso del presente procedimiento el uso
de su signo como nombre comercial.
- No ha señalado que su nombre comercial goce la calidad de notorio, sino
que en virtud de los medios probatorios que ha presentado ha cumplido con
acreditar su extendida presencia en el mercado peruano.
- El derecho de autor de la emplazada data del año 2020, por lo que, aunque
señale que su protección proviene de fecha anterior no hay forma de
verificarlo el momento de su creación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si la Comisión de Signos Distintivos ha incurrido en alguna causal de
nulidad al emitir la Resolución N° 5019-2021/CSD-INDECOPI de fecha 4
de noviembre de 2021.
b) De no ser el caso, determinar si el registro de la marca CONEJO y logotipo
(Certificado N° 284303) se encuentra incurso en el supuesto de nulidad
establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

a) La emplazada, A & G Industria Peruana S.A.C. (Perú), es titular de la

marca de producto constituida por la denominación CONEJO y logotipo
(se reivindica colores), conforme al modelo, para distinguir productos de
limpieza de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 20 de
setiembre de 2019 con Certificado N° 284303, vigente hasta el 20 de
setiembre de 2029.

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Dicho registro se solicitó el 23 de julio de 2019 y se otorgó por mandato

de la Resolución N° 21450-2019/DSD-INDECOPI, de fecha 20 de
setiembre de 2019.

b) Adicionalmente, A & G Industria Peruana S.A.C. es titular de las siguientes

marcas:

Marca registrada Certificado N° Clase Fecha de

registro

128366 37 19/02/2021

301102 21 09/12/2020

305215 5 03/03/2021

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c) La accionante, KLC Industrias E.I.R.L.:

- Con fecha 17 de enero de 2020 (Expediente 833837-2020) solicitó el

registro del nombre comercial constituido por la denominación
CONEJO y logotipo para distinguir actividades económicas
relacionadas con la comercialización de productos de limpieza, tales
como, sal de soda, lejía, ambientadores (productos para perfumar el
ambiente) de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución N° 174-2021/CSD-INDECOPI de fecha 20 de

enero de 2021, la Comisión de Signos Distintivos resolvió:
“SUSPENDER el trámite del expediente Nº 833837-2020,
correspondiente a la solicitud de registro del nombre comercial
constituido por la denominación CONEJO y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto, hasta que se resuelva de manera
definitiva en la vía administrativa el expediente N° 833835-2020; o, de ser
el caso, hasta que la Comisión de Signos Distintivos cuente con
elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente
procedimiento”.

- Con fecha 17 de enero de 2020 (Expediente 833838-2020) solicitó el

registro de la marca de producto constituida por la denominación
CONEJO y logotipo para distinguir productos de limpieza, tales como:
sal de soda, lejía y ambientadores de la clase 3 de la Nomenclatura
Oficial

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EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD

Mediante Resolución N° 361-2020/CSD-INDECOPI de fecha 4 de

febrero de 2021, la Comisión de Signos Distintivos resolvió:
“SUSPENDER el trámite del expediente Nº 833838-2020,
correspondiente a la solicitud de registro de la marca de producto
constituida por la denominación CONEJO y logotipo, conforme al modelo
adjunto, hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía
administrativa los expedientes N° 833835-2020 y N° 833837-2020; o, de
ser el caso, hasta que la Comisión de Signos Distintivos cuente con
elementos de juicio suficientes para continuar con el trámite del presente
procedimiento”.

d) La emplazada, A & G Industria Peruana S.A.C., es titular de la figura

de conejo inscrita con fecha 5 de agosto de 2020 ante la Dirección de
Derecho de Autor bajo la Partida N° 598-2020 .

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e) En la clase 3 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas

marcas a favor de distintos titulares que incluyen la figura estilizada
de un conejo, tales como:

Marca registrada Certificado N°

274050

25059

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88556

2. Nulidad del acto administrativo

2.1 Marco legal

El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley del

Procedimiento Administrativo General- establece que son vicios del acto
administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, entre otros, el defecto o
la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno
de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

Asimismo, el artículo 114 de la citada norma señala que la nulidad será conocida
y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto (11.2). De conformidad
con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI,
publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del
Tribunal del INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a
solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los
casos enumerados en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General u otros que determinen las normas especiales.

4 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio
de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley.
11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara
de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad
se declarará por resolución de la misma autoridad.
11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad del emisor del acto inválido.

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2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos

El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 -Ley del Procedimiento
Administrativo General establece que entre los requisitos de validez de los actos
administrativos se encuentra la motivación, según el cual el acto administrativo
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico.

Ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar de la misma ley que
en su numeral 1.2 (Principio del debido procedimiento) establece que los
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y
fundada en derecho.

2.3 Aplicación al caso en concreto

En su escrito de apelación, la emplazada señaló, entre otros aspectos, lo

siguiente:
- Durante el presente procedimiento ha afirmado que el signo utilizado por
la accionante fue a título de marca y no de nombre comercial.
- La Comisión afirma que la accionante usa el signo CONEJO y logotipo
como nombre comercial; sin embargo, no fundamenta las razones que la
llevaron a tal conclusión. Por ello, corresponde declara nula la resolución
emitida por la Primera Instancia.

Al respecto, de la revisión de la resolución impugnada, se advierte que en el

numeral 3.5. Nombre comercial de la accionante de la resolución impugnada, la
Comisión de Signos Distintivos señaló lo siguiente:

“(...)
De otro lado, si bien, la emplazada ha señalado que el signo CONEJO y logotipo
alegado por la accionante no ha sido empleado a título de nombre comercial sino
de marca, es de precisar que, analizados los comprobantes de pago aportados,
se advierte que el signo constituido por la denominación CONEJO y logotipo

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EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD

por su ubicación y disposición dentro de los mencionados documentos,

ha sido utilizado como herramienta de identificación de actividades económicas
de la empresa accionante en el mercado, figurando dicho signo junto con la razón
social de la empresa que la identifica como como sujeto titular de derechos y
obligaciones en el desarrollo de sus actividades societarias. En tal sentido,
carece de asidero lo señalado por la emplazada”.

A criterio de esta Sala, la Comisión de Signos Distintivos cumplió con dar

respuesta al argumento de la emplazada.

En ese sentido, se determina que la Resolución N° 5019-2021/CSD-INDECOPI

de fecha 4 de noviembre de 2021 fue emitida conforme a ley.

3. Extremos consentidos

Contra la Resolución N° 5019-2021/CSD-INDECOPI de fecha 4 de noviembre

de 2021, únicamente interpuso recurso de apelación la emplazada, señalando
que el signo de la accionante ha sido utilizado a título de marca y no de nombre
comercial, únicamente en la ciudad de Lima. Asimismo, afirmó que entre dichos
signos no existe riesgo de confusión.

En ese sentido, ha quedado consentida la resolución emitida por la Primera

Instancia, en el extremo en que declaró INFUNDADA la acción de nulidad
interpuesta por KLC Industrias E.I.R.L. respecto a la presunta mala fe atribuida
a la emplazada.

4. Nulidad del registro de una marca

4.1. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que

ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por la ley.
Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la
norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad

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del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma

vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido, aquellas causales
de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no
invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente
al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y
significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cual está expresamente
prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución5.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto

CONEJO y logotipo, registrada bajo Certificado Nº 284303 (con fecha 20 de
setiembre de 2019), se encontraba vigente la Decisión 486 y el Decreto
Legislativo Nº 1075. En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha
marca debe ser evaluada sobre la base de los criterios contenidos en dichas
normas.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que se aplican las normas

vigentes a la fecha de tramitación de la acción de nulidad.

4.2. Causal de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 señala que la autoridad
nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera
efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde
la fecha de concesión del registro impugnado.

En el presente caso, se advierte que la acción de nulidad presentada por KLC

Industrias E.I.R.L. tiene como sustento el hecho de que el registro de la marca
CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303) habría sido obtenido contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

5 Artículo 103 de la Constitución. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al reo.

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5. Del nombre comercial

5.1 De la protección al nombre comercial

El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 dispone que no podrán registrarse

como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un
nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que
dadas las circunstancias, su uso pudiere originar un riesgo de confusión o
asociación.

5.2 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre

comercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como
cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a
un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros,
la denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de
personas o sociedades mercantiles.

Asimismo, dicha Decisión precisa que una empresa o establecimiento podrá

tener más de un nombre comercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho al uso exclusivo de

un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el
artículo 193 de la Decisión 486 dispone que el registro tendrá carácter
declarativo.

5.3 Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o

servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o
servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio
registral, de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto

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administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la

marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una

persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica,
diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha
señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin
que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente
declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que
tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita

ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos
genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades referidos al objeto
o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la
empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una
empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por
empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación
equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en
función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente
a los demás que operan en el mismo mercado. Así, podrían constituir nombres
comerciales válidos, por ejemplo, ALFOMBRAS SINTÉTICAS,
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY o CERVECERÍA CUSQUEÑA6.

5.4 Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real

y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad
económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como
tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Así, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre

comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar

6 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas
notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.

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su uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor
pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se
distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso
de un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión
que ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la
materia.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán
exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el
artículo 84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para
establecer cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre
comercial. En aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia
con la función que el nombre comercial debe cumplir por definición, la Sala
determina que las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar la
identificación efectiva de dicho nombre comercial con las actividades
económicas para las cuales se pretende el registro.

5.5 Evaluación de medios probatorios

La accionante afirma que viene utilizando el nombre comercial CONEJO y

logotipo con anterioridad al registro de la marca materia de nulidad. A fin de
acreditar lo antes expuesto, adjuntó los siguientes medios probatorios:

- Copia de la Partida Registral N° 12288844 correspondiente a la empresa

KLC Industrias E.I.R.L. en la que se advierte que se constituyó el 16 de
marzo de 2009 y que tiene como objeto social la fabricación y venta de
productos de limpieza, comercialización de abarrotes, elaboración y venta
de sal de soda y lejía.

- Copia de 43 facturas o boletas de venta emitidas por KLC Industrias

E.I.R.L. por concepto de venta de limpiavidrios, sal de soda, lejía,
ambientador, pino a terceros domiciliados en los distritos de La Victoria,
Cercado de Lima, Rímac, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, San

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Martin de Porres, Surquillo, Santa Anita y Santiago de Surco, así como en

la provincia constitucional del Callao, según el siguiente detalle:

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A través de dichas facturas o boletas de venta de comercializaron los

siguientes productos:

Producto Cantidad de
producto
comercializado
Galoneras de pino 33
Cajas de sal de soda 13
Galoneras de lejía 113
Paquetes de sal de soda 1 245
Paquetes de lejía cojines 235
Galones de limpiavidrios 5
Galones de ambientador 69
Kg de sal de soda 80

Durante al presente procedimiento, la accionante ha manifestado que la

denominación CONEJO y logotipo consignada en los comprobantes de pago
ofrecidos, es utilizada como marca de producto y nombre comercial.

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que la naturaleza de un nombre

comercial y de una marca es distinta, toda vez que el nombre comercial sirve
para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad
económica; en tanto que la marca es el signo que sirve para diferenciar en el
mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios
de sus competidores. En algunos medios de prueba, como las facturas y boletas
de venta, las empresas tienden a colocar junto a su nombre comercial y/o
nombre social las distintas marcas que comercializan con el fin de informar al
público acerca de los productos que se expenden en su establecimiento, su

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especie, calidad, utilidad, destino y valor u otras características. Sin embargo, tal
uso debe realizarse de tal modo que el consumidor pueda identificar que dicho
signo es una marca y no un nombre comercial.

En las comprobantes de pago presentados, se aprecia la

denominación CONEJO y logotipo en la parte superior izquierda como nombre
comercial junto a otros datos (denominación social, dirección, teléfono y correo
electrónico) de KLC Industrias E.I.R.L.; por lo que se considera que el uso de
este signo se ha realizado para identificar las actividades económicas de dicha
empresa.

Evaluados los medios de prueba en su conjunto, se advierte que la accionante

utilizó por lo menos entre el 23 de febrero de 2010 y el 14 de enero de 2020, el

nombre comercial CONEJO y logotipo , para identificar actividades

económicas relacionadas con la comercialización de sal de soda, lejía,
ambientador y pino de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

En consecuencia, corresponde evaluar el ámbito territorial de protección de dicho

nombre comercial a efectos de determinar si la marca objeto de nulidad fue
otorgada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso b) de la Decisión
486.

6. Ámbito territorial de protección del nombre comercial

6.1 Marco legal y conceptual

La protección del nombre comercial suscita una cuestión de gran importancia:

determinar el ámbito territorial de protección.

Tanto el Decreto Legislativo 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia

expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial. En efecto, de una
parte, el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075 señala que para hacer valer un

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derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, su titular deberá

demostrar el uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público
consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o
similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la
acción legal.

En consecuencia, al no regularse expresamente la extensión territorial o la

influencia efectiva que debe tener el uso de un nombre comercial para que
merezca una protección, por mínima que sea la extensión territorial del uso, ello
no afecta la adquisición de derechos sobre aquel signo. Sin embargo, el ámbito
territorial sí influirá sobre el alcance de tales derechos con respecto a terceros.

A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre

comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el
comercio y la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial, como se
acaba de señalar, se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su
influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante
conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio
peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad
comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para
asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo
tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

Por el contrario, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias, bodegas,

talleres de reparación, cafés, librerías, entre muchos otros establecimientos
pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo
nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho
de que, siendo su ámbito de operación, clientela y conocimiento territorialmente
limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia.

Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de

los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales,
se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales. La realidad
de nuestro país es más bien que los nombres comerciales sólo tienen efectos
concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado.

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La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa

en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para
sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es
admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del
país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la
simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de
protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya
incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se
extenderá.

El registro de un nombre comercial por el principio de publicidad que le es

consustancial sí otorga la posibilidad de conocer los nombres comerciales que
se vienen usando en el territorio nacional. Por lo anterior, la Sala considera que
la protección se debe extender en estos casos a todo el territorio nacional.

De no ser así, en las solicitudes de registro de nombre comercial tendría que

señalarse el ámbito local en que se desarrolla la actividad económica del
solicitante, a fin de que la protección del registro se circunscriba a esa zona y,
en caso de expandirse su área de influencia, tendrían que solicitarse sucesivos
registros por cada nueva zona de expansión. En estos casos, además, se
debería entender que la nueva solicitud de registro configura un nuevo derecho
de prioridad, sistema actualmente no previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la Sala conviene en advertir que la protección nacional conferida

por el registro deberá respetar la influencia efectiva de aquellos derechos de
terceros que con anterioridad al registro del nombre comercial en cuestión
utilizaban el mismo nombre para distinguir las mismas actividades económicas
en un territorio determinado del país.

De otro lado, la protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a

su uso real y efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la
actividad económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se
consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar que el
hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo exime de la
exigencia de uso para mantener su vigencia.

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RESOLUCIÓN N° 1391-2022/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD

6.2 Extensión geográfica del uso

En el presente caso, se deberá determinar si al momento de interponer la presente

acción de nulidad (17 de enero de 2020), la amplitud de la zona de influencia
geográfica del nombre comercial CONEJO y logotipo era lo suficientemente
relevante como para acreditar su uso en el territorio nacional.

De la revisión de las pruebas ofrecidas, se advierte que estas acreditan la

realización de actividades relacionadas con la comercialización de productos de
la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, identificados con el signo CONEJO y
logotipo en los distritos de La Victoria, Cercado de Lima, Rímac, San Juan de
Lurigancho, Puente Piedra, San Martin de Porres, Surquillo, Santa Anita y
Santiago de Surco, así como en la provincia constitucional del Callao.

En consecuencia y atendiendo a que en el departamento de Lima se encuentra

aproximadamente un tercio de la población peruana7 y que en dicho
departamento se desarrolla gran parte de las actividades económicas totales del
país8, el campo de influencia del nombre comercial de la accionante –al ser
conocido en Lima y, por lo tanto, en una parte importante del país– puede
extenderse y merece una protección en gran parte del territorio nacional, en
razón a los fenómenos sociales de concentración poblacional y centralización
comercial antes mencionados9.

Por lo anterior, se concluye que el ámbito de influencia geográfica del nombre

comercial de la accionante es amplio; en ese sentido, resulta relevante a fin de
determinar la existencia de riesgo de confusión con la marca de producto
constituida por la denominación CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303),
cuya nulidad se pretende.

7 Información obtenida en las siguientes páginas web:

- [Link]
- [Link]
8 Información obtenida en:

- [Link]
- [Link] – Artículo “Estructura empresarial según principales actividades económicas”.
9 Similar criterio fue aplicado en la Resolución N° 364-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 27 de febrero de 2020,

Resolución N° 110-2021/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de enero de 2021 y Resolución N° 767-2022/TPI-

INDECOPI, de fecha 1 de junio de 2022.

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7. Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca

7.1 Marco Legal

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su uso

efectivo en el mercado – siendo su registro sólo declarativo – y el derecho sobre
una marca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos
que se puedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de
un nombre comercial y una marca hacen necesario considerar en forma
sistemática y concordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos
de la propiedad industrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma
leal, permitiendo que los agentes económicos sean recompensados por el fruto
de su esfuerzo, posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones
de compra eficientes.

El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derecho

industrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento
jurídico para oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su
utilización en el mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como
para usarlo, cederlo, conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca
(facultad positiva).

La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial es

reconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b).

7.2 Diferencia entre el nombre comercial y la marca

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o

servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o
servicios de otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio
registral de acuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto
administrativo del registro, el mismo que concede una protección legal de la
marca en todo el territorio nacional del país en que se efectuó dicho registro.

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El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una

persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica,
diferenciándolo de las actividades de sus competidores. Conforme se ha
señalado, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso, sin
que sea necesario el registro mismo, el cual tiene efectos meramente
declarativos, teniendo como ámbito de tutela la extensión territorial en la que
tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita

ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos
genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto
o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la
empresa funciona. Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una
empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados por
empresas anteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación
equívoca. En tal sentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en
función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente
a los demás que operan en el mismo mercado10.

8. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 incisos a)11 y b)12 de la Decisión 486 establece literalmente el

riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión
negativa del derecho de exclusiva de la marca, del nombre comercial o lema
comercial.

10 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas
notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.
11 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
12 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o
enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o
de asociación; (...)”.

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Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la

interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-IP-201513), en la cual se señala lo siguiente:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo

confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se
estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente
registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de
los productos o servicios que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-201514, el Tribunal Andino estableció que:

“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
pertenezcan dichos productos o servicios.”

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la

interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva
entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se
deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de
estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo

13 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.

14 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

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de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una protección limitada.

8.1. Respecto de los productos y las actividades económicas

En el presente caso, se advierte que los productos a los que se refieren las
actividades económicas realizadas por la accionante (comercialización de sal de
soda, lejía, ambientador y pino de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial) se
encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada
objeto de nulidad (productos de limpieza de la clase 3 de la Nomenclatura
Oficial).

8.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los
correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.

Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo
anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe
considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas
por el público consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los

signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-
201615.

15 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

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El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la

atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y
contratación de los productos o servicios a distinguir.

Sobre esto Fernández - Novoa16 señala, “…a la hora de comparar una marca
mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del
elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente
marca”.

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca
mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que
la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos
revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los
productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente.
(…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo puede verse
reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del
componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal
componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como
un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a
ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no
obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo
de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura
total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad
intrínseca del mismo).

16 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

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En el caso concreto, atendiendo a que la marca objeto de nulidad y el nombre

comercial de la emplazada son de naturaleza mixta, deberá establecerse
previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión
en conjunto.

En dichos signos será relevante, tanto el aspecto denominativo, por ser la forma
cómo los consumidores solicitan en el mercado los productos a los que se refiere;
así como el gráfico, debido a la presencia de elementos figurativos y cromáticos
que la conforman, tal como se aprecia a continuación:

Marca objeto de nulidad Nombre comercial

previamente utilizado

Realizado el examen comparativo entre la marca CONEJO y logotipo (Certificado

N° 15706) objeto de nulidad y el nombre comercial CONEJO y logotipo
previamente utilizado, se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, si bien los signos coinciden en presentar en su conformación la

figura estilizada de un conejo, presentan diferentes elementos gráficos y
figurativos, por lo que generan una diferente impresión visual.

- Fonéticamente, los signos están conformados por la misma denominación,

lo cual determina que tengan una pronunciación idéntica.

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8.3 Riesgo de confusión

De acuerdo con lo antes señalado, los signos en comparación se encuentran

referidos a productos y actividades económicas relacionados y presentan
semejanzas fonéticas.

9. Procedencia de la acción de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro de la

marca de producto CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303) que distingue
productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial se encuentra incurso en el
supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haber
sido obtenido contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso b) de la
Decisión 486.

10. Cuestiones finales

10.1 Respecto a presunta familia de marcas a favor de la emplazada

La emplazada ha señalado que su empresa es titular de las marcas inscritas bajo

Certificados N° 128366, N° 301102 y N° 305215 las cuales conforman una familia

de marcas respecto al signo , hecho que le otorga un derecho preferente

sobre la marca cuestionada.

Al respecto, tal como se advierte en el Informe de Antecedentes las mencionadas

marcas fueron registradas con posterioridad al inicio del uso del nombre
comercial por parte de la accionante, razón por la cual no le resultan oponibles.

10.2 Respecto a la obra registrada a favor de la emplazada ante la Dirección de

Derecho de Autor

La emplazada ha señalado que posee un mejor derecho al de la accionante ya

que es titular de la figura de conejo debidamente inscrita bajo la Partida N° 598-
2020, detallada en el Informe de Antecedentes.

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De la revisión de dicho documento se advierte que la figura de conejo protegida

es la siguiente:

La Sala considera importante precisar que en el presente procedimiento se ha

determinado que existe riesgo de confusión entre la marca objeto de nulidad y el
nombre comercial de la accionante debido a hacen referencia a productos
semejantes y que comparten el elemento denominativo CONEJO, hecho que
determina la nulidad de la primera.

En ese sentido, la emplazada no ostenta en base al registro de su obra de un

mejor derecho de la figura estilizada de un conejo, ya que esta se encuentra
registrada a favor de distintos titulares, siendo que en cada uno de los registros
dicha figura presenta características particulares, hecho que permite que
coexistan en el registro.

10.3 Jurisprudencia citada por la accionante

En el transcurso del presente procedimiento la accionante ha hecho referencia a

las Resoluciones N° 110-2021/TPI-INDECOPI, N° 273-2020/TPI-INDECOPI y N°
116-2022/TPI-INDECOPI emitidas por la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual.

Al respecto, cabe mencionar que la jurisprudencia administrativa sólo se tomará

en cuenta cuando se señale expresamente que constituye precedente de
observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del
Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones mencionadas
por la emplazada, las cuales se han tenido a la vista.

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala conviene en señalar que en el análisis llevado

a cabo en el presente procedimiento se han tenido en cuenta los criterios
expuestos en las resoluciones citadas.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad de la Resolución N°

5019-2021/CSD-INDECOPI de fecha 4 de noviembre de 2021 formulada por A
& G Industria Peruana S.A.C.

Segundo. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por A & G

Industria Peruana S.A.C.

Tercero. - CONFIRMAR la Resolución N° 5019-2021/CSD-INDECOPI de fecha 4

de noviembre de 2021, que declaró FUNDADA la acción interpuesta por KLC
Industrias E.I.R.L.; y, en consecuencia, declaró la NULIDAD de la marca de
producto CONEJO y logotipo (Certificado N° 284303).

Con la intervención de los Vocales: Sylvia Teresa Bazán Leigh, Gonzalo

Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Virginia María
Rosasco Dulanto y Jorge Alejandro Chavez Picasso

Firmado digitalmente por BAZAN

LEIGH Sylvia Teresa FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.10.2022 [Link] -05:00

SYLVIA TERESA BAZÁN LEIGH

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/pa.

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