TEMA 13.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. LAS MARCAS.
1.1. Concepto y clases de marcas
CONCEPTO DE MARCA
Las marcas se regulan en España en la LEY DE MARCAS (LEY 17/2001, de 17 de diciembre), que ha sido
modificada por el REAL DECRECTO LEY 23/2018, del 21 de diciembre. La Ley de Marcas está desarrollada por
el RD 687/2002, de 12 de julio, aunque aquí no se hará referencia a él.
De momento, aquí se hablará de marcas españolas, es decir, marcas registradas en España y cuya protección
se limita al territorio español.

Con arreglo al ART. 4 LM, una MARCA es…

… APROPIADO PARA DISTINGUIR LOS …Y QUE PUEDE SER REPRESENTADO
PRODUCTOS O SERVICIOS DE UNA EN EL REGISTRO DE MARCAS DE
…UN SIGNO… EMPRESA DE LOS DE OTRAS … FORMA CLARA Y PRECISA.
Ejemplos de signos son: Este requisito es la fuerza distintiva de La marca se tiene que poder
palabras, dibujos, letras, la marca. Significa que los representar para registrarla en la
cifras, colores, la forma consumidores son capaces de OEPM. Esto a veces es fácil (por
del embalaje o un relacionar el signo con una empresa ejemplo, una palabra, o un dibujo); en
sonido. Se tratarán los concreta. En principio, carecen de otras es más difícil (por ejemplo, un
signos aptos para fuerza distintiva, por ejemplo, los sonido); y a veces puede ser un reto
constituir una marca, signos banales (una línea, un prácticamente imposible (por
así como de los casos círculo…), una simple botella, una ejemplo. marcas olfativas o gustativas,
dudosos vulgar caja de cartón… de las que luego se hablará). La
Por tanto, sirven tanto a los reforma de 2018 ha suprimido la
empresarios para que sus productos exigencia de que se pueda representar
se puedan distinguir de los de otros gráficamente. Ello ha supuesto, por
empresarios; y a los consumidores ejemplo, que los sonidos o sintonías ya
para saber ese producto a que no se representen con signos
empresa pertenece. musicales (en una partitura), sino que
Ahora bien, una empresa puede mediante archivos de audio; y las
conseguir con técnicas de marketing marcas animadas se representan
aplicadas durante un cierto tiempo, mediante archivos de vídeo.
que un signo gane fuerza distintiva.
Por ejemplo, en principio un simple
color no tiene fuerza distintiva, pero si
una empresa lo aplica de forma
sistemática en su publicidad, en su
establecimiento, en su web, en los
uniformes de sus empleados…, al final
consigue que el público lo reconozca y
lo relacione con ella.
Por tanto, una MARCA es todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra (ART. 4.1 LM). Es, pues, el signo distintivo
con el que una empresa (marca individual) o un conjunto de empresas (marca colectiva) diferencian el
resultado material o tangible de su actividad económica. Tiene un valor económico y patrimonial. Aunque se
dice que solo las empresas pueden solicitarla, también pueden hacerlo los profesionales liberales y la
administración pública (Estado).
CLASES DE MARCAS
- EN FUNCIÓN DEL SIGNO, hay marcas denominativas, figurativas, sonoras, tridimensionales (como la
marca-envase) etc. Una completa colección de ejemplos, con sus respectivos nombres. Además,
ejemplos de marca-envase son: la botella clásica de Coca-Cola de cristal (más ancha en la base y en el

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 centro y con estrías); el bote de Cola-Cao: (un cilindro con tapa roja y cuerpo amarillo); o la botella de
licor Cointreau (una botella cuadrangular con vértices achaflanados o biselados y de color marrón).

- DEPENDIENDO DE DÓNDE SE APLIQUEN, pueden ser marcas de producto (la marca de un

electrodoméstico) o marcas de servicio (la marca de una agencia de viajes).

- SEGÚN EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE SE BENEFICIEN DE ELLAS, pueden ser individuales, cuando
distinguen los productos o servicios de una sola empresa (es el caso más frecuente) o colectivas, cuando
distinguen los productos o servicios de los miembros de una asociación, que es la titular de la marca
(ART. 62.1 LM). Estas últimas suelen utilizarse para crear la confianza del consumidor en los productos o
servicios ofrecidos bajo dicha marca colectiva. Las marcas colectivas sólo se pueden solicitar por
asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes, así como por
personas jurídicas de derecho público (ART. 61.2 LM) y es que a veces una asociación de empresarios o
una entidad pública crea una marca que sirve de paraguas para un montón de empresas que tienen un
montón de características. Por ejemplo, la asociación de comerciantes del centro de Castellón es titular
de la marca “Cèntrics”, y la Diputación de Castellón es titular de la marca “Castelló Ruta de Sabor”.

Un tipo especial de MARCA COLECTIVA son las marcas de garantía o marcas de certificación, que indican
que el producto o servicio cumple con los requisitos de calidad de una institución u organización de
certificación que es la titular de la marca. Por ejemplo, los distintos sellos AENOR, la marca CE para
indicar que un producto cumple las exigencias de seguridad de la Unión Europea, una marca que
distingue los productos halal, etc.

- SEGÚN QUIÉN LA CONCEDA Y DONDE SE REGISTRA, una marca puede ser española (otorgada por la
OEPM) o europea, antes llamada comunitaria (otorgada por la EUIPO, que sustituye a la anterior OAMI
y es una agencia de la UE con sede en Alicante).

- Cuando se solicita el registro de una marca es preciso indicar para qué clase de productos o servicios se
pretende usar. Para ello se utiliza una lista de productos y servicios que se conoce como CLASIFICACIÓN
DE NIZA. Pues bien, cuando una marca se registre para más de un producto o servicio se dice que es una
MARCA MULTICLASE. El registro para más de una clase comporta pagar más tasas en la solicitud de
marca.

- Muy importante es el concepto de MARCA NOTORIA o MARCA CON RENOMBRE, que en la actual
legislación son sinónimos. Con arreglo a la jurisprudencia del TJUE, una marca es notoria cuando la
conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la
marca. Puede haber marcas notorias que sean conocidas por todo el público en general (por ejemplo,
Coca-Cola, Ford, Sony) y otras que sean conocidas sólo por el público interesado en unos determinados
productos o servicios (por ejemplo, la marca Aranzadi es notoria entre el público interesado en el
Derecho, pero no entre el gran público).

1.2. Signos aptos para constituir marca y prohibiciones de marca.

Hay una variedad muy grande de signos que se pueden usar como marca (palabras, cifras, dibujos, formas
tridimensionales, sonidos, etc., además de las combinaciones de dos o más de ellos). La reforma de 2018 ha
añadido expresamente la posibilidad de que una marca consista en un COLOR, que antes era discutida.
Ahora está clara la admisibilidad de este signo, siempre que cumpla el requisito de la fuerza distintiva, lo
que no es fácil.
En la práctica, los expertos en marketing atienden cada vez más a las sensaciones o emociones del
consumidor y hay estudios que demuestran que la mente puede recordar un olor o un sabor durante más
tiempo que una palabra o un dibujo. Por ejemplo, se pretende usar como marca para unas pelotas de golf el
olor a hierba recién cortada, o para una compañía aérea un cierto aroma en el interior de sus aviones, o el
olor a cerveza para unos dardos, o el sabor a naranja para un medicamento. Así surge el problema de las
marcas olfativas y gustativas. Tradicionalmente se ha sostenido que no se pueden registrar porque es

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imposible representarlas. Aunque la reforma de 2018 haya suprimido el requisito de la representación
gráfica, parece que sigue habiendo la misma dificultad para representar un olor o un sabor. El asunto es
discutible.
PROHIBICIONES DE MARCA
El concepto de PROHIBICIONES DE MARCA hace referencia a signos que no se pueden registrar como marca.
Ello se puede deber a un problema inherente al propio signo (prohibiciones absolutas) o a un problema
entre el signo y otros derechos anteriores de terceros (prohibiciones relativas). La OEPM tiene unas
detalladas guías de examen de prohibiciones de registro, con muchos ejemplos de la aplicación de las
prohibiciones absolutas y relativas. A continuación, se recogen los principales supuestos de unas y otras
prohibiciones; para verlos todos es preciso acudir a los preceptos citados.
- PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5 LM)
 Signos que no puedan ser representados (por ejemplo, olores o sabores).
 Signos que carezcan de carácter distintivo (por ejemplo, signos banales, como una línea o un círculo;
o una botella normal, una vulgar caja de cartón, o un color cuando el público aún no lo relaciona con
una empresa). Un caso real es el de la botella de plástico que Coca-Cola pretendía registrar como
marca, pero fue rechazada por falta de carácter distintivo; en ello fue clave que, a diferencia de la
famosa botella de cristal, carecía de estrías. En cambio, se han aceptado como marcas, por entender
que sí tienen fuerza distintiva, el color lila de los chocolates Milka, o el azul claro del banco Barclays.
 Signos genéricos, que designen comúnmente a un producto o servicio en el comercio (por ejemplo,
pretender registrar la palabra “vino” como marca de un vino).
 Signos contrarios a la Ley, al orden público a las buenas costumbres. Aquí los ejemplos son muchos:
el orujo “Hijoputa” y los restaurantes “La Mafia se sienta a la mesa”, que no han podido ser
registrados como marca europea; el signo “Sudaca” para una cerveza; el signo “Bin Laden”; o incluso
la pretensión de registrar “Coronavirus” como marca para diversos productos.
 Signos que reproduzcan o imiten insignias, banderas o escudos oficiales, sin la debida autorización.

ART. 5.1 LM: No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
 Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.
 Los que carezcan de carácter distintivo.
 Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la
época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los
productos o servicios.
 Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en
habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
 Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma
del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado
técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
 Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
 Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen
geográfico del producto o servicio.
 Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos
internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a
denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
 Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los
que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.
 Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los
que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.
 Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención
vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los
acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de
las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o
estrechamente conexas.
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  Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de
España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos
que medie la debida autorización.
 Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en
virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
 Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del
Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la
autoridad competente.

- PROHIBICIONES RELATIVAS.
 Por relación a otra marca anterior (ARTS. 6 y 8 LM). Cuando la marca ya no está disponible. El
concepto de marca anterior incluye: las marcas registradas españolas o europeas, así como las
solicitudes de registro de marca españolas o europeas, a condición de que sean finalmente
registradas; a ellas se añaden las marcas no registradas notorias o con renombre en España (ART. 6.2
LM). En cuanto a la relación con la marca anterior, existen las siguientes normas:
a. No se puede registrar como marca un signo que sea idéntico a una marca anterior que designe
productos o servicios idénticos [(ART. 6.1.a) LM].

b. No se puede registrar como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca anterior y
designe productos o servicios idénticos o similares y existe un riesgo de confusión en el público
[(ART. 6.1 b) LM]. Es decir, que cuando el signo es sólo semejante o los productos son sólo
similares (pero no idénticos), se exige, además, para impedir el registro de la marca, que exista el
peligro de que los consumidores los confundan y piensen que ambos productos proceden de la
misma empresa. Por ejemplo, el TJUE ha fallado que dos bandas laterales paralelas en unas
zapatillas de deporte tienen semejanza con las tres bandas paralelas de Adidas e inducen a
confusión y por ello se les ha denegado el registro como marca comunitaria. Los tribunales
también apreciaron semejanza y riesgo de confusión (además de competencia desleal por
imitación) en el caso Beefeater contra Sota de Bastos. En cambio, un JMER español falló que no
había semejanza ni riesgo de confusión entre la marca “Gallesaurus” y la marca anterior
“Dinosaurus” de la empresa Artiach.

Estas dos primeras normas se basan en el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA. La idea es la

siguiente: como los signos no son infinitos, un signo se puede registrar como marca, aunque haya una marca
anterior idéntica o semejante, si se quiere registrar para productos o servicios que no son idénticos o
similares, y no existe riesgo de confusión. Por tanto, en el mercado pueden coexistir dos signos exactamente
iguales, siempre que se usen como marcas para productos o servicios diferentes.

c. No se puede registrar como marca un signo que sea idéntico a una marca anterior, con
independencia de que los productos o servicios sean o no similares cuando la marca anterior
goce de renombre en España o en la Unión Europea y se cumpla una de estas dos condiciones:
 Que se pueda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca
anterior (por ejemplo, porque la marca anterior realiza grandes campañas de publicidad
para mantener la notoriedad de la marca, de las que la marca posterior se aprovecharía).
 Que el uso de la marca posterior pueda ser perjudicial para la marca anterior (por ejemplo,
porque los productos de la marca posterior sean de una calidad inferior y puedan perjudicar
el prestigio de los productos de la marca anterior, si el público entiende que todos proceden
de la misma empresa).
Estas condiciones se darán con más probabilidad cuanto mayor sea la notoriedad entre el gran
público. Por ejemplo, yo no podría registrar el signo “Coca-Cola” para refrescos, pero tampoco
para lápices, ropa, juguetes, etc.

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Esta norma sobre las marcas notorias o con renombre registradas constituye una excepción al principio de
especialidad de la marca. En este caso no puede haber coexistencia ni siquiera para productos o servicios
diferentes.

 Por relación a otros derechos anteriores diferentes de una marca (ART. 9 LM), si no hay autorización
de los titulares de esos derechos. Los casos más importantes son:
a. No se puede registrar como marca el nombre, imagen, o seudónimo de una persona distinta del
solicitante de una marca (por ejemplo. yo no puedo registrar la marca “Rafa Nadal” si no tengo
su autorización). La prohibición será aplicable incluso aunque por casualidad el solicitante tenga
el mismo nombre, siempre que este signo evoque entre el público la figura de un famoso
deportista, artista, etc., según las guías de la OEPM.
b. No se puede registrar como marca un signo que reproduzca o imite creaciones protegidas por el
derecho de autor (propiedad intelectual) (por ejemplo, yo no puedo registrar como marca una
imagen de Spiderman); o por otro derecho de propiedad industrial, como el diseño industria.

1.3. Procedimiento de concesión.

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
Requisitos (ART. 12 LM): instancia de solicitud; datos identificativos del solicitante; representación de la
marca (recuérdese que este es uno de los elementos del concepto); lista de productos o servicios para los que
se solicita (recuérdese la clasificación de Niza); pago de la tasa de solicitud (depende del número de clases de
productos o servicios para los que se solicita, así como si es una marca individual o colectiva; una marca
individual para una sola clase de productos o servicios genera una tasa de 150 euros).
Se presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, donde el solicitante tenga su domicilio
o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo (ART. 11 LM)

EXAMEN POR EL ÓRGANO QUE HA RECIBIDO LA SOLICITUD

Sólo atiende a los requisitos formales y al pago de la tasa (ART. 16 LM). Si no cumple con ellos se denegará la
solicitud.

REMISIÓN POR EL ÓRGANO AUTONÓMICO A LA OEPM

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD
La OEPM publica la solicitud en el BOPI, salvo cuando el signo sea contrario al orden público o las buenas
costumbres (ART. 18 en relación con ART. 5.1 f) LM). En tal caso, se comunica al interesado para que
presente sus alegaciones y al final la OEPM resuelve si se deniega la solicitud o continua la tramitación

OPOSICIONES DE TERCEROS Los terceros pueden EXAMEN DE FONDO POR LA OEPM

invocar prohibiciones relativas (ART. 19 LM) La OEPM comprueba que no se vulneren las
prohibiciones absolutas (ART. 20 LM)

RESOLUCIÓN DE LA OEPM.
Concesión o denegación de la marca, que se publican en el BOPI (ART. 22 LM)

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1.4. Contenido del derecho de marca.
- EL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA PUEDE…
 USAR EL SIGNO (IUS UTENDI), por ejemplo, vendiendo productos con la marca, hacer publicidad de
la misma, etc. Este derecho es exclusivo (ART. 34.1 LM), como si se tratara de un monopolio.
También puede conceder licencias. EJEMPLO: Una franquicia concede licencias a todos sus
franquiciados para que puedan usar la marca de la franquicia.

 IMPEDIR QUE OTROS USEN EL MISMO SIGNO (IUS PROHIBENDI). Conviene tener en cuenta que:
a. El signo cuyo uso se puede impedir tiene que ser idéntico a la marca registrada y usarse para
productos o servicios idénticos; o bien tiene que ser idéntico o similar a la marca y usarse para
productos o servicios idénticos o similares y además existir riesgo de confusión (ART. 34.2 LM).
Ojo, las marcas notorias o con renombre presentan importantes singularidades. Éstas dependen de si
la marca notoria o con renombre está registrada o no:
Cuando se trata de una marca con renombre NO REGISTRADA, la singularidad consiste en que
su titular disfruta del mismo ius prohibendi que si estuviera registrada (ART. 34.7 LM).
Cuando se trata de una marca con renombre REGISTRADA, el titular goza de un ius prohibendi
que va incluso más allá, porque puede impedir el uso del signo incluso para productos o servicios
completamente diferentes, es decir, se produce una excepción al principio de especialidad. Eso sí,
para ello se exige alguna de las siguientes condiciones: a) que se pueda obtener una ventaja desleal
del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior; o b) que el uso de la marca posterior
pueda ser perjudicial para la marca anterior [ART. 34.2.c) LM]. Por ejemplo, Sony puede impedirme que
yo use su marca para vender televisores, pero también para televisores, rotuladores, ropa, juguetes.
b. Los usos que se pueden impedir consisten, por ejemplo, en colocar el signo en productos;
vender productos con el signo; importar o exportar productos con el signo; usar el signo en
publicidad comercial; usar el signo como nombre de dominio en internet… (ART. 34.3 LM).
c. Contra los mencionados usos existen diversas acciones civiles: cesación; indemnización por
daños; embargo, destrucción o atribución en propiedad de los productos… (ART. 40 a 45 LM).
Estas acciones se ejercitan ante un JUEZ DE LO MERCANTIL (ART. 86 ter LOPJ). Además, existe
una protección penal de las marcas (ART. 274 CP).
d. La protección sólo vale para España, de forma que el titular no puede impedir que se use en
otros países. Como alternativa existe la marca de la UE.
e. La protección sólo dura 10 AÑOS, pero se puede renovar por períodos idénticos de FORMA
INDEFINIDA, siempre que se pague la correspondiente tasa de renovación. Por tanto, una marca
puede durar “toda la vida”, mientras el titular quiera mantenerla vigente.
f. La protección tiene ciertas limitaciones, como el agotamiento del derecho de marca (ART. 36
LM) u otras (ART. 37 LM). El agotamiento del derecho significa que el ius prohibendi del titular
no le permite impedir a terceros el uso de la misma marca para productos comercializados en el
Espacio económico europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

- EL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA DEBE…

 USAR LA MARCA, por sí mismo o por medio de licenciatarios, para los productos o servicios para los
que ha sido registrada. Si no se utiliza en el plazo de cinco años desde la concesión, o si el uso se
interrumpe durante cinco años, en ambos casos sin causa justificada, la marca se puede perder por
caducidad (ART. 39 LM). Con ello se quiere impedir que personas o empresarios acaparen signos que
luego no emplean.

 PAGAR LAS TASAS de solicitud, y, en su caso, de renovación. El importe de estas tasas figura en un
anexo a la LM.

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1.5. Copropiedad, transmisibilidad y licencias.
Al igual que la patente, la marca puede ser objeto de transmisión y de licencia.
La transmisión plena o cesión significa la venta de la marca. La marca se puede transmitir de forma aislada,
o dentro de una operación de venta de toda la empresa en conjunto, junto con los demás elementos que la
componen. Al respecto, el legislador ha previsto que la venta de una empresa incluye la cesión de la marca,
salvo pacto en contrario (ART. 47.1 LM).

Las licencias consisten en que el titular de la marca (licenciante) autoriza a otra persona (licenciatario) a
explotar dicha marca durante un período de tiempo determinado, a cambio de un precio. A diferencia de la
patente, en las marcas sólo hay un tipo: las LICENCIAS CONTRACTUALES. La ley contempla algunas normas
dispositivas al respecto:
- Cuando una marca está registrada para varios productos, se presume que la licencia es para todos ellos,
salvo pacto en contrario (ARTS. 48.1 y 48.4 LM).
- La licencia se presume otorgada para todo el territorio nacional, salvo pacto en contrario (ART. 48.4 LM).
- La licencia es para todo el tiempo que la marca se mantenga registrada, incluidas las renovaciones, salvo
pacto en contrario (ART. 48.4 LM).
- El licenciatario no puede conceder sublicencias, salvo pacto en contrario (ART. 48.3 LM).
- La licencia no es exclusiva (de forma que el licenciante puede seguir utilizando él mismo la marca y
conceder otras licencias), salvo pacto en contrario (ART. 48.5 LM).

1.6. Extinción de la marca: nulidad y caducidad.

La NULIDAD implica que el registro de la marca nunca fue válido. Son causas de nulidad absoluta la
infracción de las prohibiciones de marca absolutas (ART. 51 en relación con ART. 5 LM). La legitimación para
solicitarla es muy amplia y la ostenta casi cualquier persona física o jurídica (ART. 58 LM). Son causas de
nulidad relativa la infracción de las prohibiciones de marca relativas (ART. 52 en relación con ARTS. 6 a 9
LM]. En este caso están legitimados quienes durante el procedimiento de concesión pudieron haberse
opuesto (ART. 58 LM).

La CADUCIDAD supone que un derecho de marca que era válido se extingue. He aquí las principales causas:
- NO RENOVACIÓN. Se produce cuando expira el período de 10 AÑOS de vigencia (sea el primero o alguno
posterior) sin que el titular la renueve (ART. 54.3 y 55 LM). En este caso, la caducidad se declara de oficio
por la OEPM.

- RENUNCIA DEL TITULAR (ART. 54.3 y 56 LM). Puede ser total (para todos los productos o servicios para
los que estaba registrada) o parcial (sólo para algunos). También se declara de oficio por la OEPM.

- FALTA DE USO. Ocurre cuando no ha sido utilizada en los 5 AÑOS posteriores a su concesión o cuando la
utilización se ha interrumpido después por un período de más de 5 AÑOS sin causa justificada (ARTS. 39,
57 y 59.2 LM). Esto es lo sucedido, por ejemplo, con la marca de automóviles española Hispano Suiza,
según el Tribunal Supremo. En estas situaciones, hay un tercero interesado en usar la marca que solicita
la caducidad a la OEPM o la hace valer mediante una demanda reconvencional frente a una acción por
violación de marca (ART. 54.1 LM). La carga de la prueba del uso recaerá sobre el titular (ART. 59.2 LM).

- VULGARIZACIÓN. Este fenómeno se produce cuando el signo de la marca se convierte para el público en
el término genérico que denomina un producto o servicio. Se puede decir que la marca muere de éxito.
Para evitar la vulgarización y que la marca siga viva, el titular puede colocar junto al signo el símbolo “®”
o indicar que se trata de una marca registrada, así como reaccionar siempre contra cualquier uso por
terceros. Además, la ley contempla otra medida que consiste en que el titular exija a los editores de
diccionarios que junto al término en cuestión se haga constar que es una marca registrada. Por ejemplo,
son marcas registradas tiritas (para unos apósitos), chupachups (para un caramelo con un palito), o
gominola (para una golosina). Una extensa lista de marcas que figuran en el diccionario de la lengua
española.

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 Como en el supuesto de falta de uso, la caducidad se pedirá a la OEPM por un tercero o se hará valer
mediante una demanda reconvencional frente a una acción por violación de marca (ART. 54.1 LM).
2.7. La marca de la unión europea
La marca de la Unión Europea se regula en el REGLAMENTO (UE) nº 2017/1001, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2017, SOBRE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.

Su PRINCIPAL CARACTERÍSTICA es que puede ser solicitada y concedida para todo el territorio de la Unión
Europea mediante una única solicitud, una única tasa y ante una sola oficina, que es la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). De esta manera, un empresario que p. ej. exporte a
diferentes países europeos, se ahorra tener que seguir un procedimiento diferente en cada uno de ellos (eso
sí, la tasa es mayor, pues la tasa de solicitud ante la OEPM para una marca individual sólo para España es de
150 euros, mientras que esa tasa para una marca europea cuesta 850 euros).

3. OTROS SOGNOS DISTINTIVOS

3.1. Nombre comercial.
Permite individualizar y diferenciar al empresario en cuanto titular de la empresa.
Concepto: “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico
mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares” (art. 87.1 LM).

Puede consistir en:

- el nombre del empresario, la razón/firma de las sociedades personalistas o la denominación social
de las sociedades capitalistas
- denominaciones de fantasía
- denominaciones que aludan al objeto de la actividad empresarial
- anagramas y logotipos - imágenes, figuras y dibujos
- cualquier combinación de las anteriores

Es frecuente usar un mismo signo como nombre comercial y como marca; suelen registrarse por separado,
pero (como se vio) constituye causa de nulidad relativa de la marca la existencia de un nombre comercial
idéntico o similar.

No debe confundirse con el nombre del empresario individual o la razón/firma o denominación de las
sociedades, pero
- la preexistencia de un nombre/razón/denominación idéntico o similar constituye igualmente causa
de nulidad relativa
- por otro lado, puede denegarse la inscripción del nombre/razón/denominación cuando coincide o
puede generar confusión con una marca o un nombre comercial notorios o renombrados (en caso de
que el empresario no realice el cambio [ordenado judicialmente] de la razón/denominación, la
sociedad quedará disuelta de pleno derecho)

El nombre comercial puede cederse libremente y suele transmitirse junto con la empresa (incluso los
nombres patronímicos).

3.2. Rotulo del establecimiento

Concepto: es el signo que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros
destinados a actividades idénticas o similares.

No está regulado ya en la actual Ley de Marcas.

Sólo se protege por la vía de la Ley de Competencia Desleal (actos de confusión, de explotación de la
reputación ajena o de imitación).

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Suele incluir, a su vez, un nombre comercial y/o una marca.

3.3. Denominaciones geográficas

Concepto: designan el lugar geográfico de procedencia de los productos o servicios por ella amparados.

Denominación geográfica y marca: constituyen prohibiciones absolutas de marca:

- signos que “se compongan exclusivamente” de aquellos que sirvan para designar la procedencia
geográfica.
- signos que “puedan inducir a error al público” acerca de la procedencia geográfica.
- signos que, aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, contengan o consistan en
indicaciones de procedencia cuando los productos no tengan esa procedencia (aunque se
antepongan expresiones tales como “tipo”, “clase”, etc.)

pero:
- sí puede utilizarse denominaciones geográficas cuando formen parte meramente accesoria de la
marca
- en las marcas colectivas y en las de garantía sí cabe la inclusión de la procedencia geográfica

También aquí cabe la protección por la vía de la LCD:

- actos de engaño
- actos de explotación de la reputación ajena
- actos de publicidad ilícita (por engañosa)

Indicaciones geográficas y denominaciones de origen [Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de

Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico; Reglamento (UE) nº
1151/2012]
- Son denominaciones geográficas sujetas a un régimen especial
- Modalidades:
o Denominación de origen: identifica un producto:
a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente un país
b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio
geográfico particular, con los factores naturales o humanos inherentes en él, y
c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.

o Indicación geográfica: los requisitos son menos exigentes ([Link]., basta con que al menos una
de las fases de producción tenga lugar en la zona geográfica definida.

4. SIGNOS AFINES: LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

Sirven para identificar, mediante una combinación alfa-numérica, a los ordenadores conectados a Internet
en que están situadas las páginas web.

Pueden ser de:

- Primer nivel (top level domain), que pueden ser genéricos (.com, .net) o territoriales/de país
(.es, .cat)
- Segundo nivel: lo que precede al .com / .es
- Tercer nivel: [Link]; [Link]; [Link]; [Link]

Principios por los que se rigen:

- First come, first served

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 - Imposible tener dos nombres de dominio idénticos bajo el mismo top level domain (al contrario de
lo que ocurre en el ámbito de las marcas, siempre y cuando los productos o servicios amparados
sean distintos)

CONFLICTOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Piratería en sentido amplio (hijacking, domain name grabbing)
- Inscripción de nombres de dominio que coinciden con marcas o nombres comerciales conocidos
- Finalidad: ocupar el dominio.
- Podría considerarse desleal (objetivamente contrario a la buena fe)
- En España, apenas ha habido casos, porque la anterior legislación exigía algún tipo de vinculación
entre el dominio y la empresa (marca, nombre, etc.)
- La actual Ley de Marcas permite que el titular de una marca prohíba su uso en Internet o como
nombre de dominio.

Sujetos que operan en el mismo o semejante sector de actividad:

- Si se pretende usar el dominio, el uso de signo distintivo ajeno (parasitar) resultaría prohibido por la
Ley de Marcas, siempre y cuando se trate de un uso del signo en Internet con fines distintivos en el
mismo o parecido sector de actividad.

Sujetos que operan en sectores diferentes de actividad: el titular lo es también de una marca o signo idéntico
(first come first served, salvo marca notoria o renombrada).

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