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Precedente LC

El documento describe una resolución de un tribunal de propiedad intelectual en Perú. El tribunal resolvió que: (1) La opositora no demostró el uso continuo del nombre comercial invocado como base de la oposición; (2) Si bien el signo solicitado y la marca de la opositora son similares, se refieren a productos y servicios no vinculados y no existe riesgo de confusión; (3) No se probó que el solicitante actuó de mala fe al solicitar el registro. Por lo tanto, el tribunal confirmó la
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El documento describe una resolución de un tribunal de propiedad intelectual en Perú. El tribunal resolvió que: (1) La opositora no demostró el uso continuo del nombre comercial invocado como base de la oposición; (2) Si bien el signo solicitado y la marca de la opositora son similares, se refieren a productos y servicios no vinculados y no existe riesgo de confusión; (3) No se probó que el solicitante actuó de mala fe al solicitar el registro. Por lo tanto, el tribunal confirmó la
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

SOLICITANTE : SÓCRATES ALFARO CORONEL

OPOSITORA : LC GROUP S.A.C.

Precedente de observancia obligatoria - Uso anterior de nombre comercial:


No Acreditado - Análisis del riesgo de confusión entre signos que se refieren
a productos y servicios de las clases 22 y 35 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia – Mala fe al solicitar un signo: No acreditada

Lima, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de octubre de 2020, Sócrates Alfaro Coronel (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se
reivindica colores1), conforme al modelo, para distinguir cuerdas y cordeles; redes;
tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de
navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel;
materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o materias
plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos de la clase 22 de la
Nomenclatura Oficial.

Con fecha 16 de noviembre de 2020, Lc Group S.A.C. (Perú) formuló oposición


manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la siguiente marca de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial:

Marca Certificado N° Distingue

Gestión de negocios comerciales de la


107681
clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

1 Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.

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EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

(ii) Es titular del nombre comercial conformado por la denominación GRUPO LC,
que distingue actividades comerciales relacionadas con productos de las clases
3, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, y 25 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Los signos en comparación resultan fonética y gráficamente semejantes.
(iv) Ha solicitado la nulidad del registro de la marca GRUPO LC y logotipo
(Certificado Nº 28738) de titularidad del solicitante.
(v) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.
Amparó su oposición en el artículo 136 incisos a) y b) de la Decisión 4862, así como
en el artículo 12 del Decreto Legislativo 10753.
Adjuntó copia de facturas y de la ficha RUC de su empresa.

Con fecha 19 de enero de 2021, Sócrates Alfaro Coronel absolvió el traslado de la


oposición señalando lo siguiente:
(i) Los signos bajo análisis no son confundibles fonética ni gráficamente.
(ii) El hecho de que la marca registrada se encuentre inscrita en la clase 35 no
implica que abarque a todos los productos.
(iii) El nombre comercial alegado es diferente al que se consigna en las pruebas
ofrecidas y está referido a artículos de oficina.
(iv) No ha actuado de mala fe al momento de solicitar el presente registro.

Mediante Resolución N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021,


la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la oposición formulada por
Lc Group S.A.C. y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el registro del signo
solicitado. Consideró lo siguiente:

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
3 Artículo 12.- Prelación de derechos

La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la


solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se
reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario.

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I. Del uso del nombre comercial GRUPO LC y logotipo


La opositora no ha acreditado el uso continuo y actual del nombre comercial
sustento de la oposición, por lo que resulta improcedente la oposición
formulada en este extremo.
II. Evaluación del riesgo de confusión
Si bien el signo solicitado y la marca base de oposición GRUPO LC y logotipo
(Certificado N° 107681) resultan semejantes, se encuentran referidos a
producto y servicios no vinculados, por lo que corresponde declarar infundada
la oposición formulada en este extremo.
III. Mala fe
Los medios probatorios (facturas y ficha RUC) no resulta suficientes a fin de
acreditar que el solicitante actuó de mala fe al solicitar el presente registro, en
la medida que estos se refieren a la realización de actividades comerciales y,
por sí solos, no puede determinar un comportamiento contrario a la buena fe
por parte del solicitante, por lo que corresponde declarar infundada la oposición
en este extremo.

Con fecha 15 de abril de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso recurso de apelación


señalando lo siguiente:
(i) Las facturas presentadas acreditan el uso el nombre comercial GRUPO LC.
(ii) El signo solicitado resulta fonética y gráficamente idéntico a su marca
registrada y al nombre comercial invocado pues comparten la misma
denominación GRUPO LC.
(iii) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.
Citó jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Con fecha 8 de noviembre de 2021, Sócrates Alfaro Coronel presentó un escrito


indicando lo siguiente:
(i) Respecto al supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca,
la opositora no aporta nuevos argumentos que sustenten su pretensión
limitándose a reiterar sus argumentos anteriores.
(ii) No ha existido un uso continuo del supuesto nombre comercial de la empresa
Lc Group.
(iii) No se ha demostrado que se haya obrado de mala fe al momento de solicitar
el registro de la marca GRUPO LC y logotipo.

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II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:


a) Si la opositora Lc Group S.A.C. ha acreditado el uso del nombre comercial
GRUPO LC y, de ser el caso, si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta
confundible con el mismo.
b) Si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta confundible con la marca
GRUPO LC y logotipo (Certificado N° 107681) base de oposición.
c) Si el presente registro ha sido solicitado mediando mala fe.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) La opositora, Lc Group S.A.C. (Perú) es titular de la marca de servicio


constituida por la denominación GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores4),
conforme al modelo, que distingue gestión de negocios comerciales de la clase
35 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 107681, vigente
desde el 23 de mayo de 2018 hasta el 23 de mayo de 2028.

b) El solicitante, Sócrates Alfaro Coronel (Perú), es titular del registro multiclase de


la marca de producto y/o servicio constituido por la denominación GRUPO LC y
logotipo (se reivindica colores5), conforme al modelo, que distingue muebles,
espejos, marcos; colchón, camas de la clase 20 de la Nomenclatura Oficial6,
inscrita bajo Certificado Nº 28738, vigente desde el 7 de febrero de 2020 hasta
el 7 de febrero de 2030.
4 Se aprecian los colores guinda y azul.
5 Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.
6 Dicho registro también fue otorgado para distinguir productos de las clases 6 y 8 de la Nomenclatura Oficial.

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Con fecha 26 de enero de 2021, Lc Group S.A.C. solicitó, mediante Expediente


Nº 881669-2021, la nulidad del registro de la marca en mención en el extremo
que distingue productos de la clase 20.

Mediante Resolución Nº 4508-2021/CSD-INDECOPI del 12 de octubre de 2021,


la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la acción interpuesta.

Con fecha 10 de noviembre de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso recurso de


apelación. Dicho procedimiento se encuentra en trámite ante la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual.

2. Uso de la denominación GRUPO LC como nombre comercial por parte de la


opositora

2.1 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344 que no contenía una definición del nombre comercial,
el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial como cualquier signo
que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, la denominación social,
razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles.

La Decisión 486 precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de un
nombre comercial.

2.2 Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real y


efectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividad
económica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como
tal y mantenga su derecho de exclusiva.

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Así, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la base de un nombre


comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su
uso o conocimiento del mismo en el Perú por parte del público consumidor
pertinente, para actividades económicas iguales o similares a aquéllas que se
distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe evaluar las pruebas de uso de
un nombre comercial para que éste pueda ser protegido o registrado, cuestión que
ha sido regulada y continúa siéndolo por la normatividad vigente sobre la materia.

Así, el artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los Países Miembros podrán
exigir la prueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo
84 del Decreto Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para establecer
cuáles pruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial. En
aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la función que
el nombre comercial debe cumplir por definición, la Sala determina que las pruebas
para acreditar el uso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho
nombre comercial con las actividades económicas para las cuales se pretende el
registro.

2.3 Evaluación de medios probatorios

La opositora manifestó que los medios probatorios presentados acreditan que viene
utilizando el nombre comercial GRUPO LC. A fin de acreditar lo antes expuesto,
adjuntó los siguientes medios probatorios:

(i) Consulta del RUC Nº 20494190231, que incluye información sobre el


representante legal, información histórica y cantidad de trabajadores,
establecimientos anexos, correspondiente a la empresa Lc Group Sociedad
Anónima Cerrada.

(ii) Copia de 27 facturas emitidas entre el 7 de diciembre de 2012 al 6 de diciembre


de 2019:

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Cabe precisar que no se tomará en cuenta la Factura 001 N° 592, dado que no es
legible la fecha de su emisión ni las actividades económicas que se realizaron a
través de ella.

Del análisis de los demás medios probatorios, se advierte lo siguiente:

- El documento indicado en el numeral (i), corresponde a la inscripción de la


empresa Lc Group S.A.C. ante la Sunat, así como información sobre dicha
empresa.

- Las facturas corresponden a la comercialización de los siguientes productos


entre el 7 de diciembre de 2012 al 6 de diciembre de 2019:

Factura 001 -
Año Fecha Productos

7 de diciembre
27 Clase 9: Equipo de cómputo
de 2012
7 de diciembre
28 Clase 9: Proyector multimedia
de 2012
Clase 7: Soplete de aire

Clase 8: Juego de desarmadores


hexagonales
2012
Clase 9: Computadora de escritorio,
14 de diciembre scanner con aumentador, fotocopiadora,
33
de 2012 disco duro, acumuladores de energía,
placas madre, microprocesadores Intel,
bancos de memoria, multigrabadores,
mouse, switcher de 24 puertos, switcher
de 16 puertos, desarmadores para uso
computacional, multitester, cono de CD,
cono de DVD, caja de cable UTP.
Clase 16: Papelote cuadriculado, cola
sintética, plumón marcador de colores,
18 de diciembre papelote rayado, papelote blanco,
2013 847
de 2013 plumón para pizarra acrílica, lápiz con
borrador, cartulina de colores variados,
cartulina blanca.

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Clase 16: Cartulina dúplex, cinta


masking tape, cola sintética, goma en
barra, lápiz de color, lápiz negro N°2,
932 Año 2013 papel bond, papel crepe de colores
variados, plumón marcador de tinta al
agua punta fina, tajador de metal, tijera
de metal.
Clase 16: papelógrafo rayado, plastilina
de colores, lápiz triangular con borrador,
tiza para pizarra color blanco, tiza para
27 de marzo de
1083 pizarra varios colores, pincel pelo
2014
sintético grueso, lápices de colores
largos triangulares, papel seda colores
2014 surtidos, limpia tipo.
2 de junio de
1207 Clase 9: Tóner.
2014
2 de junio de Clase 9: Impresora de inyección de
1209
2014 color.
16 de junio de
1237 Clase 9: Caja de tóner color negro.
2014
23 de febrero de Clase 9: Tinta de impresión para HP
1959
2015 colores variados.
23 de febrero de Clase 09: Tinta de impresión para HP
1961
2015 colores variados.
2015
25 de febrero de
1965 Clase 9: Tóner.
2015
21 de abril de
2098 Clase 9: Computadora portátil.
2015
23 de mayo de
3702 Clase 9: Tóner.
2016
Clase 14: Reloj didáctico.
Clase 15: Kit de música (tambores,
panderetas, maracas, guitarra). Clase
2016 16: Libro de cuentos infantiles, pizarra
23 de mayo de acrílica, plumones para pizarra acrílica.
3703
2016 Clase 21: Kits de mesitas de plástico,
kits de sillitas de plástico, estantes de
plástico pequeños, cestas de plástico
para guardar los juguetes, pisos gruesos
de microporoso.

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Clase 28: Títeres de mano, kit de cocina-


juego, bloques lógicos, objetos para
seriar, kits de animales de la granja,
carritos didácticos, ábacos de madera
grande, material para ensartar,
rompecabeza de 20 piezas, muñeca de
trapo, juegos de piezas para encajar,
plantados, set de frutas, carro de madera
para empujar, juego de madera yenga,
carretilla de madera pequeña,
colchonetas, set de dinosaurios
medianos, juegos domino de animales y
frutas, juego de tarjetas léxicas de letras
y números, figuras para enhebrar,
figuras para seriar, bloques para
construir, sólidos grandes, juegos de
boliches.
18 de junio de
3695 Clase 9: Computadora portátil.
2016
Clase 16: Cinta masking tape, papel
16 de agosto de
4645 bond, plumón marcador de tinta al agua
2016
punta gruesa.
Clase 16: Borrador blanco, cartulina
simple, cinta adhesiva transparente,
cinta masking tape, lápiz de color
tamaño grande, lápiz negro N° 2 con
16 de diciembre
4137 borrador, mota para pizarra acrílica,
de 2016
papel bond, papel crepe de colores
variados, papel lustre, regla de plástico,
plumón marcador de tinta al agua punta
fina, tajador de metal, tijeras de metal.
13 de julio de
4560 Clase 9: Tóner.
2017
14 de agosto de
2017 4639 Clase 9: Monitor led, teclado.
2017
28 de agosto de
4674 Clase 9: Tóner.
2017
5 de enero de
5188 Clase 9: Proyectores interactivos
2018
2018
26 de febrero de Clase 16: Archivador palanca lomo
5244
2018 ancho, cinta scotch

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28 de febrero de Clase 16: Temperas con aplicador varios


5254
2018 colores, pincel
Clase 16: Papel bond, sobre manila- A4,
2 de setiembre
330 sujetador para papel (tipo fastener) de
de 2019
2019 metal, tajador de metal, tijera de metal.
6 de diciembre
476 Clase 9: Impresora de etiqueta.
de 2019

Previo a la evaluación en conjunto de los medios probatorios, es preciso recordar


que el artículo 191 de la Decisión 4867 establece que el derecho al nombre
comercial se adquiere por el uso del signo.

Por su parte, el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075 complementa lo antes


señalado y dispone lo siguiente:

“Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial


En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre
comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá
demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público
consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o
similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la
acción legal.”

Respecto de lo citado con anterioridad, y tal como se ha señalado en reiteradas


ocasiones8, esta Sala es del criterio de que el referido uso debe ser evaluado
teniendo en cuenta lo siguiente:

(i) El uso anterior del nombre comercial a la fecha de solicitud del signo o de la
marca registrada cuestionada; y, además,

7 Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio
y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo
usa.
8 Se puede revisar las siguientes resoluciones:

Resoluciones N° 1074-2021/TPI-INDECOPI del 27 de agosto de 2021, tramitada bajo Expediente


N° 831913-2019; N° 614-2020/TPI-INDECOPI del 4 de agosto de 2020, tramitada bajo Expediente
N° 777652-2018; N° 903-2020/TPI-INDECOPI del 23 de setiembre de 2020, tramitada bajo Expediente
N° 794108-2019; N° 1667-2019/TPI-INDECOPI del 17 de octubre de 2019, tramitada bajo Expediente
N° 735430-2018, entre otras.

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(ii) El uso real, efectivo y continuo del nombre comercial invocado.

Ahora bien, dado que la normativa aplicable no hace referencia expresa respecto
al uso continuo del nombre comercial, esta Sala precisa que por ello debe
entenderse que su uso sea permanente9 o constante hasta, por lo menos, la fecha
en que se pretendió hacer valer su derecho (sea en un procedimiento de oposición
o en cualquier otra acción). Véase el siguiente esquema:

Sin embargo, con la finalidad de que la referida continuidad se vea reflejada en un


lapso prudente en favor del administrado, esta Sala establece que cuando se
pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no
registrado, su uso continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la
fecha en que se pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6
meses como máximo.

A fin de complementar lo expuesto, resulta pertinente citar los siguientes ejemplos:

9 Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 246-IP-2015, estableció que:


“(…) quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un
comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos
esenciales y constante, que su uso sea permanente.” (Énfasis añadido)

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Ejemplo N° 1:

Fecha de Fecha de
Período de uso del
presentación interposición
nombre comercial
del signo de la Evaluación
solicitado oposición
El uso del nombre comercial se
habrá acreditado, toda vez que
Del 18 / 05 / 2016 al ha sido usado con anterioridad a
24 / 04 / 2021 01 / 06 / 2021 la fecha de presentación del
01 / 06 / 2021 signo solicitado y hasta, por lo
menos, la fecha de interposición
de la oposición.

Ejemplo N° 2:

Fecha de Fecha de
Período de uso del
presentación interposición
nombre comercial
del signo de la Evaluación
solicitado oposición
El uso del nombre comercial se
habrá acreditado, toda vez que
ha sido usado con anterioridad a
la fecha de presentación del
Del 18 / 05 / 2016 al
signo solicitado y el tiempo
24 / 04 / 2021 01 / 06 / 2021
transcurrido entre el uso más
01 / 12 / 2020
reciente (1 de diciembre de
2020) y la presentación de la
oposición (1 de junio de 2021) es
de 6 meses.

Ejemplo N° 3:

Fecha de Fecha de
Período de uso del
presentación interposición
nombre comercial
del signo de la Evaluación
solicitado oposición
El uso del nombre comercial NO
Del 18 / 05 / 2016 al
se habrá acreditado, toda vez
24 / 04 / 2021 01 / 06 / 2021
que si bien ha sido usado con
01 / 10 / 2020
anterioridad a la fecha de

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presentación del signo


solicitado, el tiempo transcurrido
entre el uso más reciente (1 de
octubre de 2020) y la
presentación de la oposición (1
de junio de 2021) es de 8 meses.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso, evaluados los medios de


prueba en su conjunto, se tiene que:

- En las facturas se aprecia la comercialización de diversos productos utilizando


la denominación LC GROUP S.A.C. acompañada de elementos cromáticos y
figurativos en diferentes versiones, tal como se aprecia a continuación:

Al respecto, es necesario precisar que si bien los nombres comerciales antes


detallados presentan algunas diferencias en su conformación, la Sala considera
que no se ha producido una variación sustancial respecto del elemento
denominativo relevante, el cual se encuentra conformado por la denominación
LC GROUP S.A.C.

- Las facturas acreditan que se efectuó en una oportunidad actividades


relacionadas con la comercialización de diversos productos de las clases 7, 8,
9, 14, 15, 16, 21, 28, tal como se aprecia líneas arriba, usando la denominación
LC GROUP S.A.C. y logotipo como nombre comercial, siendo que la realización
más reciente corresponde a la venta de productos de la clase 9 (impresora de
etiqueta) efectuada el 6 de diciembre de 2019; con lo cual el tiempo
transcurrido entre dicho uso y la presentación de la oposición (16 de
noviembre de 2020) es de más de 11 meses.

- Las facturas acreditan que se ha efectuado en más de una oportunidad


actividades relacionadas con la comercialización de diversos productos de las
clases 9 (tóner, tinta de impresión) y 16 (papel bond, tijera de metal, tajador de
metal) de la Nomenclatura Oficial, usando la denominación LC GROUP S.A.C.

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y logotipo como nombre comercial, siendo que la realización más reciente


corresponde a la venta de productos de la clase 16 (papel bond, tijera de metal,
tajador de metal) efectuada el 2 de setiembre de 2019; con lo cual el
tiempo transcurrido entre dicho uso y la presentación de la oposición
(16 de noviembre de 2020) es de más de 14 meses.

Cabe señalar que mediante Decreto de Urgencia N° 26-2020 del 15 de marzo de


2020 y el Decreto Supremo N° 87-2020-PCM del 20 de mayo de 2020, en el marco
del Estado de Emergencia Sanitaria dispuesto por el Estado a nivel nacional,
mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, se dispuso la suspensión de los plazos de
tramitación de los procedimientos administrativos desde el 16 de marzo de 2020
hasta el 10 de junio de 2020.

En virtud de lo anterior, se concluye que si bien se ha verificado el uso del nombre


comercial LC GROUP S.A.C. con anterioridad a la fecha de solicitud del presente
registro (5 de octubre de 2020), no se ha efectuado un uso actual y continuo del
mismo, toda vez que -teniendo en cuenta la suspensión de plazos referida- entre la
realización de actividades económicas más recientes (correspondiente a la venta
de productos de las clases 9 y 16 efectuadas el 2 de setiembre y el 6 de diciembre
de 2019, respectivamente) y la fecha de interposición de la oposición (16 de
noviembre de 2020) han transcurrido más de 7 y 10 meses, respectivamente.

En el caso concreto, la oposición se sustentó en el uso del nombre comercial


invocado en diferentes clases; sin embargo, teniendo en consideración que Lc
Group S.A.C. no ha presentado medios probatorios que acrediten tal uso, la Sala
determina que dicho signo no es susceptible de gozar de la protección y derechos
que le confiere la Ley.

Por lo expuesto, la oposición formulada por LC Group S.A.C. resulta improcedente


en este extremo, razón por la cual no corresponde realizar el examen de riesgo de
confusión entre el signo solicitado y el referido nombre comercial.

Sin perjuicio de lo anterior, Lc Group S.A.C. también sustentó su oposición en base


al riesgo de confusión que existiría entre el signo solicitado y su marca GRUPO LC

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y logotipo (Certificado N° 107681) base de oposición, por lo que corresponde


evaluar dicho extremo a continuación.

3. Determinación del riesgo de confusión

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como
marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la


interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-IP-201510), en la cual se señala lo siguiente:

“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible,


ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando
contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de
los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos
y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea
adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-201511, el Tribunal Andino estableció que:


“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación
de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o
servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan
dichos productos o servicios.”

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la


interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva entre
los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se deberá

10 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.


11 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.

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tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos


elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente
para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la
similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión
competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión,
si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección
limitada.

3.1 Respecto de los productos y servicios

Teniendo en consideración los productos y servicios a los que se refieren los signos
en comparación, se advierte que los productos que pretende distinguir el signo
solicitado se refieren a cuerda, cordeles, redes, toldos de materias textiles, velas
de navegación y almacenamiento de mercancías a granel; mientras que los
servicios que distingue la marca registrada están referidos a gestión de negocios
comerciales, por lo que difieren en su naturaleza pues satisfacen necesidades
diferentes, no podrán ser fabricados y/o prestados por una misma empresa, difieren
en su canal de comercialización/prestación y están dirigidos a un público
consumidor/usuario específico. En tal sentido, los productos y servicios a los que se
refieren los signos en comparación no se encuentran vinculados.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en


conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los
correspondientes productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente.


Más bien, el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser
confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente
percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse

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principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público


consumidor.

Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos
en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si
son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los
consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-IP-201612.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de la


atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y
contratación de los productos o servicios a distinguir.

Sobre esto Fernández - Novoa13 señala, “…a la hora de comparar una marca mixta
con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto
como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento
dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca”.

El citado autor señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta
está constituido por el elemento denominativo de la misma”. Considera que la
primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos
con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el
comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente. (…) En algunos
casos, el predominio del componente denominativo puede verse reforzado por una
circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo
de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del
producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación
del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los
que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre
su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que pueden hacer que el
componente figurativo de una marca mixta adquiera preminencia, a saber: i)
factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como:
12 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
13 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

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la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento


denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a
terceros); ii) factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo,
realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales
como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo,
la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del
mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca


registrada son de naturaleza mixta, deberá establecerse previamente si presentan
algún elemento o aspecto relevante que determine su impresión en conjunto.

En tal sentido, se advierte que en los referidos signos será relevante tanto el
aspecto denominativo, por ser la forma cómo los consumidores/usuarios
solicitarán/solicitan los productos/servicios en el mercado; así como el gráfico,
debido a la presencia de elementos figurativos y cromáticos particulares que los
conforman, tal como se aprecia a continuación.

Signo solicitado Marca registrada

Por otro lado, conviene señalar que en las denominaciones compuestas por más
de un término es necesario establecer si uno de los elementos predomina sobre el
otro o es el que sirve para determinar la impresión en conjunto. Lo anterior sólo se
puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular formación de la
denominación compuesta de que se trata.

Al respecto, en los signos bajo análisis será relevante únicamente la conjunción de


letras LC, en la medida que el término GRUPO carece de distintividad al hacer
referencia a un conglomerado de empresas que depende de una misma empresa
matriz, que tiene una participación económica suficiente como para tomar las
decisiones14, por lo que no podrá ser asociado por el público consumidor/usuario a
14 Información obtenida en: http://edgarwalter.com/conglomerados-grupos-empresariales-y-el-emprendimiento/

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un determinado origen empresarial. En tal sentido, dicho término no será tomado


en consideración en el examen correspondiente.

Realizado el examen comparativo entre el elemento denominativo relevante del


signo solicitado GRUPO LC y logotipo y de la marca registrada GRUPO LC y
logotipo (Certificado Nº 107681), se advierte lo siguiente:

- Gráficamente, el signo solicitado está conformado por la figura estilizada de dos


manos estrechándose, acompañada de la denominación GRUPO LC sobre una
línea delgada, todo en colores rosado, celeste, azul, rojo y negro; mientras que
la marca registrada presenta la letra L superpuesta sobre la letra C, siendo que
sobre esta última se aprecia la denominación GRUPO, acompañada de dos
figuras en forma de arco cuyos bordes aumentan su tamaño desde la parte
superior, iniciando como líneas, para terminar, en la parte inferior, como dos
bandas anchas, todo en colores azul y guinda, lo que determina que tengan
una impresión visual de conjunto diferente.

Signo solicitado Marcas registrada

Certificado Nº 107681

- Fonéticamente, comparten de manera relevante la conjunción de letras LC, lo


que determina que tengan una pronunciación semejante.

3.3 Riesgo de confusión

De acuerdo a lo expuesto, si bien los signos bajo análisis resultan semejantes


fonéticamente, se encuentran referidos a productos y servicios no vinculados.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de


registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

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4. Respecto de la mala fe

4.1 Derecho de prelación y buena fe

El artículo 12 del Decreto Legislativo 1075 señala que la prelación en el derecho de


propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud
de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en
consecuencia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo
contrario.

4.1.1 Concepto y naturaleza jurídica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena


fe15 como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto
para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a seguir. En efecto,
Torres Vásquez16 señala que los principios generales, entre ellos, la buena fe,
fundamentan o sustentan todo el ordenamiento jurídico. Es, a su juicio, además, un
principio general de integración: a falta de ley o de costumbres, los vacíos que
presenta el ordenamiento jurídico se integran con los principios generales, entre los
que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalle17 señala que la buena fe es considerada en forma


consensual por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido
dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto jurídico. La buena
fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido; es la
adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres, en la esfera
más amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso regular para que sea
susceptible de tener efectos jurídicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca18

15 La Real Academia Española define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el
comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la “malicia o
temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien”. Definiciones extraídas del Diccionario de
la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en www.rae.es.
16 Torres Vásquez, Aníbal. “Acto Jurídico”, Idemsa, Lima - Perú, 2001, pp. 426-427.
17 Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civil Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú, p.
132.
18 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en
el Derecho moderno”. En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.

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señala que la buena fe, como principio general del derecho, constituye una vía de
comunicación del derecho con la moral social y con la ética, lo cual supone la
canalización del derecho hacia sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil es
asistemático en su conceptualización – al considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y los actos jurídicos, mientras que, por otro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y común intención
de las partes” – la ubica como principio precisamente en la norma que establece la
forma como debe interpretarse el acto jurídico19.

Con relación a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha señalado


recientemente en el 12-IP-201520 lo siguiente:

“La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a


otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr
algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o
dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho
propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las


actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes
las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. (…)".

En el ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento


Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS)
establece como uno de los principios en los que se sustenta el procedimiento
administrativo (Artículo IV del Título Preliminar) al Principio de buena fe
procedimental21 (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los

Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen
proceder, buena intención, confianza en la verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor, inocencia, etc.
teniendo siempre una connotación loable y sana, socialmente aceptable y deseable.
19 Ibidem (nota 18), pp. 83-84.
20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.
21 Artículo IV del Título Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo
“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...)

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administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes


del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede
actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio
contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta
contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas
nacionales y extranjeros22.

4.1.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha


establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta
clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el
derecho: como normativa o como facultad23. Así, la buena fe objetiva se vincula con
el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente, mientras
que la buena fe subjetiva está asociada con la intencionalidad del agente, en la
creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dañar un interés ajeno
tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento


del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas típicas

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus


representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad
administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio
contemplados en la presente Ley.
Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
conducta contra la buena fe procesal”.
22 Allan R. Brewer-Carías en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed.
Legis, Colombia 2003) señala que la presunción de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del
interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar
(pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo
General” (Ed. Gaceta Jurídica, Lima - Perú 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la
actuación administrativa, el ordenamiento busca la protección a la confianza de la apariencia generada en
la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legítima de que no ejercitará
dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legítima, como es
conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en el comportamiento propio
de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).
23 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.

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que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se considera que atentan


contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado.
La primacía del orden público sobre el principio de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia24. Esta disposición ha
excluido expresamente de su ámbito la aplicación del artículo 2014 del Código
Civil25.

4.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado

4.2.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relación


jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un
mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación de la Administración
se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que reclama el tráfico
mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la competencia económica y las
ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho
de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado, que
contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que responde
por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sólo de
los empresarios que compiten entre sí sino fundamentalmente de los consumidores
y/o usuarios que son los últimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

24 La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud que
lo originó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:
a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad; y,
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido
ejecutados con anterioridad a la misma.
No es de aplicación en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artículo 2014 del Código Civil.
25 Artículo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el
registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros
públicos.

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RESOLUCIÓN N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

En atención a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva marca


ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan
aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con
otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, definir su origen
propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro de un
nuevo signo.
Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya
obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento desleal o
de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un principio tan
fundamental como es el de la seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia
ineludible debe ser – dependiendo en el momento en el que se produzca – alguna de
las siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su
solicitud de registro; denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo
136 inciso d) de la Decisión 48626; o sancionar con nulidad el derecho de exclusiva
obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacía del principio de


la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por objeto conservar
la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores
como los de los consumidores. Es por ello que la Decisión 486 restringe el acceso de
determinados signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones absolutas
y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma objetiva qué tipo de
conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de
la competencia y la transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y
desleal en las prácticas comerciales.

4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislación vigente en materia de propiedad industrial, el principio de la


buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post registral.

26 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias
su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en
el País Miembro o en el extranjero; (…)”.

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(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibición de


registro contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486, según la cual
se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero27. En estos
casos, la Autoridad denegará el registro de un signo solicitado.
El supuesto antes descrito no es el único caso de mala fe que puede
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demás
supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal de
prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de
un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más relevante si, durante
la etapa pre-registral, la actuación de la Administración ha de orientarse
especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el
tráfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideración que, al haber impuesto la norma legal
aplicable en la materia, la carga en la administración de no reconocer la
prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró sin buena fe y al
haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelación)
cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia lógica es la de reconocer
a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el artículo 136 inciso
d) de la Decisión 486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya
aplicación procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

(ii) Con relación a la etapa post-registral, el artículo 172 de la Decisión 486


establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud
de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisión 486 no describe – ni
siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía la Decisión 34428 – qué conductas

27 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de la derogada Decisión 344 como
un supuesto de mala fe.
28 El artículo 113 literal c) de la Decisión 344 establecía lo siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del
registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero,
solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

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constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son


contrarias a la seguridad jurídica y representan un obstáculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo contenido


está representado por una gran diversidad de situaciones que deberán ser
analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeración de
los supuestos que pueden generar la aplicación del concepto de mala fe no puede
ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos


generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado29, que incurre en mala
fe quien – en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro – tenga por
finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención
de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado


en el Proceso 12-IP-201530 que:

“(...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su
actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una
disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino señala que:

“(...) se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se
desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia
debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias
jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el
comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar
daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien
desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.
29 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso del derecho
es aplicable también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud de registro de
marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp. 1367 y ss.
30 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

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deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe
probarlo”.

4.3 Aplicación al caso concreto

La opositora Lc Group S.A.C. señaló que el presente registro ha sido solicitado


mediando mala fe.

Asimismo, los medios probatorios ofrecidos por la opositora han sido descritos en el
punto 2.3 de la presente resolución.

De la revisión de los documentos aportados por Lc Group S.A.C. (ficha RUC y


facturas) se puede concluir que, por sí solos, no son suficientes a efectos de
determinar que el solicitante Sócrates Alfaro Coronel haya presentado el registro
del signo materia de análisis mediando mala fe.

Al respecto, la Sala considera necesario recordar que el hecho de que una persona
solicite y/u obtenga el registro de una marca que resulta confundible con otro signo
distintivo anteriormente solicitado o registrado, no configura por sí solo un acto de
mala fe, ya que para ello es necesario acreditar, a través de medios probatorios
idóneos, que el solicitante ha tenido la intención de perjudicar al titular y obtener un
provecho ilícito a través del registro cuestionado. En efecto, no basta con que dos
signos sean idénticos o similares para concluir que se configura una conducta
desleal, toda vez que hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de
la leal y limpia competencia comercial.

Asimismo, corresponde señalar que la conducta desleal no debe ser simplemente


invocada, sino que quien señala la existencia de mala fe debe acreditarlo en forma
efectiva, así como también el perjuicio causado; lo cual no ha ocurrido en el
presente caso.

Por otro lado, el pretender obtener el registro de un signo no configura por sí solo
una conducta de mala fe, toda vez que se encuentra dentro del normal ejercicio del
derecho a solicitar el registro de signos, conforme a lo previsto en las normas de la
materia (Decisión 486).

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Por lo expuesto, en el presente caso la opositora Lc Group S.A.C. no ha presentado


medio probatorio alguno tendiente a acreditar la actitud desleal del solicitante ni la
supuesta intención de esta, a través de la presente solicitud de registro, de perpetrar
o cometer un acto de competencia desleal.

En tal sentido, no se han configurado los supuestos necesarios para considerar que
Sócrates Alfaro Coronel actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca GRUPO
LC y logotipo para distinguir productos de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial.

5. Jurisprudencia invocada

En su recurso de apelación, la opositora citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia


de la Comunidad Andina.

Al respecto, la Sala conviene en señalar que en el análisis llevado a cabo en el


presente procedimiento se ha tenido en cuenta los criterios expuestos por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial
(Procesos 30-IP-97) citada por la parte, referida a la determinación de la mala fe
por parte de una persona.

Sin perjuicio de ello, la Sala conviene en precisar que, conforme a lo dispuesto por
el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina31, una Interpretación Prejudicial sólo ilustra a la Autoridad que conozca el
proceso interno respecto del cual formuló la solicitud de Interpretación Prejudicial,
precisando los alcances de las normas aplicables al caso concreto recibido en
consulta.

6. Precedente de observancia obligatoria - Publicación de la presente resolución

El artículo 43 del Decreto Legislativo 80732 señala que las resoluciones de las
Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la

31 Artículo 34.- En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El
Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante , lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la
interpretación solicitada.
32 Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso

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Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo


expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por
resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el
caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

En el presente caso, la Sala ha acordado que la presente resolución constituye


precedente de observancia obligatoria con relación a que cuando se pretenda hacer
valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso
continuo podrá ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se
pretendió hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.

En atención a lo anterior, la Sala ha determinado que se solicite al Directorio del


INDECOPI la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Lc Group


S.A.C.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha


8 de abril de 2021, en los extremos que declaró:
- IMPROCEDENTE la oposición formulada en base al nombre comercial
invocado.
- INFUNDADA la oposición formulada respecto al riesgo de confusión y la mala
fe alegados.

Tercero.- CONFIRMAR la Resolución N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de fecha 8 de


abril de 2021, en el extremo que INSCRIBIÓ (entiéndase OTORGÓ) a favor de
Sócrates Alfaro Coronel el registro de la marca constituida por la denominación

y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria,


mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión
u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación
obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo considere
necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por
considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

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GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores33), conforme al modelo, para distinguir


productos de la clase 22 de la Nomenclatura Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de


observancia obligatoria con relación a que cuando se pretenda hacer valer un
derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso continuo podrá
ser acreditado si entre el uso más reciente y la fecha en que se pretendió hacer
valer el derecho hubiera transcurrido hasta 6 meses como máximo.

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente


Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz,


Fernando Raventós Marcos, Virginia María Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa
Bazán Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

Firmado digitalmente por GAVELAN


DIAZ Carmen Jacqueline FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.01.2022 10:37:20 -05:00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DÍAZ


Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/ma.

33 Se aprecian en los colores rosado, marrón, celeste, azul, rojo y negro.

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