TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 2842-2013/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 476272-2011/DSD

SOLICITANTE : NELLY MERCEDES DÍAZ SALAZAR

OPOSITORA : PUMA SE

Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25

de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia

Lima, veintitrés de agosto de dos mil trece.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 7 de diciembre de 2011, Nelly Mercedes Díaz Salazar (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto OZONO y logotipo, conforme al modelo,
para distinguir prendas de vestir, zapatillas y calzados, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.

Con fecha 8 de marzo de 2012, Puma SE (Alemania) formuló oposición contra

el registro solicitado, manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la siguiente marca de producto que distingue productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
Marca País Certificado Nº

Perú 26399

Ecuador 1131

Colombia 121297

(ii) Acredita el legítimo interés con el Certificado N° 26399, correspondiente a

la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
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(iii) El signo solicitado es similar a la marca figurativa registrada, ya que se

advierte que el elemento relevante en el signo solicitado es la figura de un
animal en actitud de saltar, el cual es similar a la marca registrada.
(iv) Dadas las similitudes gráficas, figurativas y conceptuales, se puede
concluir que el signo solicitado es confundible con la marca registrada.
(v) El signo solicitado pretende distinguir los mismos productos de la clase 25
de la Nomenclatura Oficial que distingue su marca registrada.
(vi) Su marca es notoriamente conocida en el mercado andino y mundial, tal
como se puede apreciar en su página web www.puma.com.
(vii) Ampara sus argumentos en lo establecido en los artículos 136 incisos a) y
h), 146 y 147 de la Decisión 486.
Adjuntó medios probatorios que consideró pertinentes para el caso concreto.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Mediante proveído de fecha 9 de marzo de 2012, la Secretaría Técnica de la

Comisión de Signos Distintivos dejó constancia de que la oposición andina se
basa en las marcas registradas en Ecuador (Certificado N° 1131) y en
Colombia (Certificado N° 121297), que distinguen productos de la clase 25 de
la Nomenclatura Oficial. Asimismo, dejó constancia de que no se adjuntó el
Certificado N° 1131 y que el interés en el mercado peruano quedó acreditado
con el Certificado N° 26399.

Con fecha 11 de abril de 2012, Nelly Mercedes Díaz Salazar absolvió el

traslado de la oposición formulada, indicando que:
(i) El signo solicitado está conformado por la denominación OZONO escrita
en letras características, seguida de la figura de un perro con orejas
puntiagudas, hocico delgado y cola doblada por la mitad, con dos patas
delanteras y dos patas traseras, en actitud de correr, de cuerpo cubierto
con pelos.
(ii) No existe confusión entre los signos en conflicto.
(iii) Es titular del nombre comercial conformado por la denominación OZONO
(Certificado N° 4903).
(iv) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial existen antecedentes que
corresponden a animales de una misma especie (felinos).
(v) No se ha acreditado la notoriedad de las marcas de la opositora.

Con fecha 19 de abril de 2012, Puma SE reiteró los argumentos señalados en

su escrito de oposición.

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Mediante Resolución N° 3837-2012/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre

de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición
formulada y, en consecuencia, denegó el registro solicitado. Consideró lo
siguiente:
Notoriedad de la marca base de oposición
(i) En su escrito de oposición, Puma SE sostuvo que su marca figurativa
constituye un signo notoriamente conocido.
(ii) Luego de realizar el análisis de los medios probatorios aportados, se
concluye que no se ha acreditado que la marca figurativa en referencia,
goce de la calidad de notoriamente conocida. En este sentido, no es
aplicable al presente caso la prohibición de registro prevista en el artículo
136 inciso h) de la Decisión Nº 486, por lo que resulta infundada la
oposición formulada en este extremo.
Legítimo interés de la opositora, de conformidad con el artículo 147 de la
Decisión 486
Respecto de la marca figurativa registrada en Ecuador, bajo Certificado N°
1131
(iii) Dado que la opositora no ha presentado la copia del Certificado Nº 1131,
correspondiente al registro de su marca inscrita en Ecuador, base de la
presente oposición, corresponde declarar improcedente en este extremo
la oposición presentada por Puma SE.
Respecto de la marca figurativa registrada en Colombia, bajo Certificado N°
121297
(iv) En el caso concreto, la opositora Puma SE presentó copia del sistema de
búsqueda de la página web de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia de la marca figurativa en referencia (Certificado Nº
121297).
(v) Asimismo, la opositora señaló que con el fin de acreditar su interés real en
el mercado peruano, es titular en el Perú de la marca figurativa
(Certificado N° 26399), que distingue ropa, calzado, especialmente para
deporte de toda clase y demás artículos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
(vi) En tal sentido, se ha verificado que con el Certificado Nº 26399, la
opositora ha acreditado su interés real en el mercado peruano. En este
sentido, la opositora se encuentra legitimada para formular oposición a la
presente solicitud de registro sobre la base de su marca figurativa, inscrita
en Colombia bajo Certificado Nº 121297, habiendo acreditado para tal
efecto su interés real en el mercado peruano respecto de: vestidos,
calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

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Evaluación del riesgo de confusión

(vii) Puma SE sustentó su oposición en base a su marca figurativa registrada
bajo Certificados N° 26399 y N° 121297, en Perú y Colombia,
respectivamente, que distinguen productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
(viii) Al respecto, los productos que pretende distinguir el signo solicitado se
encuentran incluidos en los productos que distingue la marca registrada.
(ix) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado OZONO y
logotipo y la marca inscrita en Perú y Colombia, bajo Certificados Nº
26399 y N° 121297, respectivamente, se advierte que son semejantes
entre sí. MARCAS REGISTRADAS
(x) Así, desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado y las marcas
registradas generan una impresión visual semejante puesto que
comparten la figura estilizada del perfil de un animal con sus
extremidades extendidas, incluyendo la cola que se observa en el signo
solicitado la cual es similar a la figura estilizada del perfil de un felino
(puma) que se aprecia en las marcas registradas.
(xi) Cabe precisar que los elementos figurativos confrontados presentan una
semejanza conceptual, al evocar los conceptos de animales en posición
de salto con la cola estirada hacia arriba.
(xii) Finalmente, cabe precisar que si bien el signo solicitado se encuentra
conformado por la denominación OZONO, dicho elemento no contribuye a
que los signos en conflicto generen una impresión visual de conjunto
diferente.
(xiii) En virtud de lo expuesto, dada la semejanza entre los signos en conflicto
y que los mismos se encuentran destinados a distinguir algunos de los
mismos productos, el otorgamiento del registro solicitado es susceptible
de producir riesgo de confusión en el público consumidor;
correspondiendo declarar fundada la oposición formulada por Puma SE.
Examen de Registrabilidad
(xiv) Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha
determinado que si bien es distintivo y susceptible de representación
gráfica, conforme a lo señalado en el artículo 134 de la Decisión 486,
encontrándose fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el
artículo 135 de dicha Decisión; éste incurre en las prohibición de registro
contemplada en el artículo 136 inciso a) de la referida norma.
(xv) Cabe precisar que se ha tenido a la vista la marca O-ZONE (Certificado
N° 165030) registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, con la
cual el signo solicitado no resulta confundible toda vez que si bien

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distinguen productos similares, presentan diferencias gráficas y fonéticas

que permiten distinguirlos entre sí.

Con fecha 18 de diciembre de 2012, Nelly Mercedes Díaz Salazar interpuso

recurso de apelación, reiterando los argumentos esgrimidos en absolución al
traslado de la oposición respecto de la inexistencia de semejanza entre el signo
solicitado y la marca registrada a favor de Puma SE. Asimismo, señaló que no
se ha acreditado la notoriedad de la marca de la opositora. Finalmente, citó
antecedentes registrales que contienen figuras similares a la marca registrada y
que coexisten pacíficamente con ella.

Con fecha 8 de febrero de 2013, Puma SE absolvió el traslado de la apelación,

manifestando encontrarse conforme con la resolución de la Comisión de Signos
Distintivos y reiterando sus argumentos respecto del riesgo de confusión entre
el signo solicitado y su marca registrada base de la oposición.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si existe

riesgo de confusión entre el signo solicitado OZONO y logotipo y la marca ,
registrada en Perú y Colombia.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) La opositora, Puma SE, de Alemania, es titular de la siguiente marca de

producto:

En Colombia

- El logotipo conformado por la figura estilizada de un puma, en actitud

de saltar, conforme al modelo, que distingue vestidos, calzados,
sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado Nº 121297, vigente hasta el 30 de mayo de 2023.

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En Perú

- El logotipo conformado por la figura característica de un puma

saltando, conforme al modelo, que distingue ropa, calzado,
especialmente para deporte de toda clase y demás artículos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº
26399, vigente hasta el 5 de octubre de 2014.

b) La solicitante, Nelly Mercedes Díaz Salazar, de Perú, es titular del nombre

comercial FABRICA DE ZAPATILLAS OZONO, que distingue actividades
económicas relacionadas con la fabricación y comercialización de
calzados y zapatillas para damas, caballeros y niños, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 4903, vigente hasta el
18 de noviembre de 2021.

c) Comercializadora de Productos Textiles S.A. - Comprotex S.A., de Perú,

es titular de la marca de producto O-ZONE, que distingue prendas de
vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado
N° 165030, vigente hasta el 8 de julio de 2019.

d) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran registradas a

nombre de distintos titulares, varias marcas que incluyen el elemento
figurativo conformado por la representación estilizada de felinos o cánidos
en posición de correr, tales como:

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Certificado Nº 180594 Certificado Nº 137563 Certificado Nº 121458

Certificado Nº 121459 Certificado Nº 150917 Certificado Nº 149975

2. Cuestiones previas

2.1. De los extremos apelados

En el presente caso, Puma SE interpuso oposición contra el signo solicitado en

base a su marca figurativa registrada bajo Certificados N° 26399, N° 121297 y
N° 1131, en Perú, Colombia y Ecuador, respectivamente, que distinguen
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que sus
marcas registradas base de la oposición son notoriamente conocidas.

Mediante Resolución Nº 3837-2012/CSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre

de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición
planteada y denegó el registro del signo solicitado, al considerar que éste
resulta confundible con la marca figurativa registrada bajo Certificados N°
26399 y N° 121297, en Perú y Colombia, respectivamente. Asimismo, dejó
establecido que en el presente caso no se acreditó la calidad de notoriamente
conocida de la referida marca.

Con fecha 18 de diciembre de 2012, Nelly Mercedes Díaz Salazar interpuso

recurso de apelación contra la resolución de Primera Instancia, reiterando sus
argumentos respecto de la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo
solicitado y la marca registrada a favor de Puma SE en Colombia y Perú, para

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distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, se advierte que al absolver el traslado de la apelación, Puma SE

reiteró sus argumentos únicamente respecto de la existencia de riesgo de
confusión entre el signo solicitado y su marca registrada bajo Certificados N°
26399 y N° 121297, en Perú y Colombia, respectivamente, omitiendo
pronunciarse respecto de su marca registrada en Ecuador bajo Certificado N°
1131, así como de la notoriedad alegada en su escrito de oposición.

En tal sentido, dado que la resolución en mención fue apelada únicamente por
la solicitante en el extremo que el signo solicitado resulta confundible la marca
registrada a favor de Puma SE en Perú y Colombia, corresponde a la Sala
pronunciarse respecto de dicho extremo.

2.2. Respecto de la marca O-ZONE (Certificado N° 165030)

La Sala conviene en señalar que si bien se ha advertido que, con anterioridad

a la presente solicitud, se encuentra registrada la O-ZONE (Certificado N°
165030), la Primera Instancia ha considerado que el signo solicitado no resulta
confundible con dicha marca, extremo que ha quedado consentido al no haber
sido impugnado, razón por la cual no corresponde a la Sala analizar si existe
riesgo de confusión entre el signo solicitado y dicho antecedente registral.

3. Oposición andina

3.1. Marco legal

El artículo 1471 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para

1 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo
interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica
o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En
ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde
interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los
Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional
competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo,
acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea
conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

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presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una

marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el
registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros, precisando que, en
ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País
Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca
al momento de interponer la misma.

En efecto, dado que la Decisión 486 exige acreditar un interés real de incursionar
en el mercado del país donde se pretenda hacer valer el derecho, en este caso,
en el mercado peruano, como condición para dar trámite a las oposiciones
andinas, constituye una exigencia para que se admita dentro del Estado peruano
la legitimidad del derecho adquirido en otro País Miembro.

3.2. Aplicación al caso concreto

En el presente caso, Puma SE ha formulado Oposición Andina en base a su

marca de producto figurativa inscrita en Colombia, según el siguiente detalle:

Marca País Clase Productos Certificado Nº Vigencia

Vestidos,
Colombia 25 calzados, 121297 30/05/2023
sombrerería.

El interés real de la opositora de incursionar en el mercado peruano, conforme

a lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486, ha quedado acreditado
con el registro en el Perú de la marca de producto figurativa, inscrita bajo
Certificado Nº 26399, que distingue ropa, calzado, especialmente para deporte
de toda clase y demás artículos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que los productos identificados por la marca registrada

en Perú, comprenden a los productos identificados por la marca registrada en
Colombia.

En tal sentido, la empresa Puma SE se encuentra legitimada para formular

oposición a la presente solicitud de registro en base a su marca figurativa,
registrada en Colombia bajo Certificado Nº 121297 para distinguir productos de

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la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, respecto de los productos cuyo interés

real ha sido acreditado, razón por la cual corresponde determinar si existe
riesgo de confusión entre dicha marca y el signo solicitado en el presente
procedimiento.

4. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro

para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la
marca2.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la

interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4863 realizada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-
20054, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como
marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben
generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él
se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible

ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los productos que desea adquirir.

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en

cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y
fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de

2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
3 Ver nota 2.
4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de

productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como
su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,

puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta
con una protección limitada.

De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20055, el Tribunal Andino estableció que:

“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y,
además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
en función de los productos o servicios de que se trate.”

Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea
la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir
con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la
identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los
signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

4.1. Respecto de los productos

En el presente caso, el signo solicitado OZONO y logotipo pretende distinguir

prendas de vestir, zapatillas y calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.

Por su parte, la marca registrada base de la oposición distingue:

5 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

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- (Certificado N° 26399), registrada en Colombia: Ropa, calzado,

especialmente para deporte de toda clase y demás artículos de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.

- (Certificado N° 121297), registrada en Perú: Vestidos, calzados,

sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, se advierte que las prendas de vestir que el signo solicitado

pretende identificar comprenden a los productos identificados por la marca
registrada tanto en Perú como en Colombia (ropa, calzado, vestidos y
sombrerería), en tanto éstos constituyen precisamente prendas6 de vestir.

Asimismo, tanto el signo solicitado como la marca registrada identifican calzado

de la clase 25 la Nomenclatura Oficial.

Del mismo modo, se advierte que las zapatillas que el signo solicitado pretende
identificar se encuentran comprendidas dentro del calzado que identifica la
marca registrada.

4.2. Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de
la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada

6 PRENDA
(Del lat. pignŏra, pl. n. de pignus).
3. f. Cada una de las partes que componen el vestido y calzado del hombre o de la mujer.
Información obtenida en www.rae.es

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jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s

147-IP-20057 y 156-IP-20058.

El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los

productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente
se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios.

En el presente caso, tratándose de productos de la clase 25 (prendas de vestir,

calzado y sombrerería) de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir
que el público consumidor prestará especial atención al momento de
adquirirlos, ya que su elección dependerá de la ocasión en que dichos
productos serán utilizados (por ejemplo, la elección dependerá si la ocasión es
casual o formal); además, se tendrá en consideración el material con el que se
han fabricado los productos, así como la calidad y el costo de los mismos.
Asimismo, podrá tener en cuenta la sugerencia o recomendación de terceras
personas al momento de efectuar su elección.

Adicionalmente, cabe precisar que también se orientará para su selección a

través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas en los
referidos productos.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de

aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos,
el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la
denominación es utilizada en el mercado verbalmente.

También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos

mixtos que, de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por
una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá
determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar
el origen empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.

7 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.
8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271.

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Conforme lo señala Fernández - Novoa9, “…a la hora de comparar una marca

mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en
conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía
del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la
correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede
en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en
el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca
mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la
correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está
constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que
“cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta,
debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo
prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo.”
Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público
demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no
gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente
denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia
ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la
marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del
producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la
presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los
supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca
mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el
componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a
saber: i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente
en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del
mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un
elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo,
que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente
figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca
mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura

9 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254 a 256.

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total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la

originalidad intrínseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado constituye un signo

mixto, deberá establecerse, previamente, si éste presenta algún elemento
relevante que determine su impresión en conjunto.

En el signo solicitado, la Sala considera que son relevantes tanto el aspecto

denominativo como el figurativo. En efecto, el aspecto denominativo es relevante
porque será a través de el que se solicitarán los productos en el mercado. Por su
parte el elemento figurativo será relevante al estar conformado por la
denominación OZONO, debajo de ella la figura estilizada de un cánido10 con
orejas y hocico puntiagudos y cola levantada, con las patas traseras estiradas y
las patas delanteras encogidas, en posición de saltar, conforme se puede
apreciar a continuación:

En el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de

comparación establecidos en el artículo 47 del Decreto Legislativo 1075:

a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o

parecida.
b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.

De acuerdo a la doctrina sobre la materia11, la marca gráfica se subdivide en dos

tipos diferenciados:

10cánido.

(Del lat. canis, perro).

1. adj. Zool. Se dice de los mamíferos carnívoros digitígrados, de uñas no retráctiles, con cinco dedos
en las patas anteriores y cuatro en las posteriores; p. ej., el perro y el lobo. U. t. c. s.
zorro.
2. m. zorra (‖ mamífero cánido).
11 Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 237 y ss.

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 La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo

la imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con
ningún objeto o concepto concreto o abstracto.
 La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen
visual, sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el
concepto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.

Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun

cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o
parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el
caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las
perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que
existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será
indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero
si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo
negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de
determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o
equivalente12.

Al respecto, se advierte que la marca registrada bajo Certificados Nº 26399 y

N° 121297, en Colombia y Perú, respectivamente, se encuentra dentro de la
categoría de marca figurativa dado que evoca la idea de la silueta de un
puma13 con orejas puntiagudas, casi imperceptibles por su tamaño, hocico
redondeado y cola levantada, el cual se encuentra en posición de saltar, con las
patas traseras estiradas y las patas delanteras encogidas, tal como se aprecia a
continuación:

12 Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, (nota 7), p. 238-241.

13 puma.
(De or. quechua).
1. m. Felino americano de unos 180 cm de longitud, de color rojizo o leonado uniforme, que vive en
serranías y llanuras.

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En ese sentido, al determinar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y

las marcas figurativas registradas, será relevante establecer si resultan
similares gráficamente o si evocan el mismo concepto.

Realizado el examen comparativo, se advierte lo siguiente:

- Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado se encuentra

conformado por la denominación OZONO, en tanto que la marca
registrada no incluye en su conformación elemento denominativo alguno.

- Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados se encuentran

conformados por la representación estilizada de un animal en posición de
saltar con orejas puntiagudas y cola levantada, con las patas traseras
estiradas y las patas delanteras encogidas; sin embargo, cada una de las
representaciones presenta elementos característicos, conforme se puede
apreciar a continuación:

Signo solicitado Marca registrada

Así, los signos confrontados presentan las siguientes diferencias:

- El signo solicitado muestra la figura de un cánido, la cual se encuentra

sombreada simulando el pelaje del animal, en tanto que la marca
registrada se encuentra conformada por la representación estilizada de la
silueta de un felino (puma).
- La figura del signo solicitado presenta la silueta de un cánido de hocico
puntiagudo, en tanto que la silueta del puma que conforma la marca
registrada presenta un hocico redondeado.

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- En la figura contenida en el signo solicitado se aprecia que la cola está

dirigida hacia arriba y luego hacia la derecha, en tanto que en la figura de
la marca registrada no se aprecia doblez alguno de la cola.
- Las orejas del animal representado en el signo solicitado son muy visibles,
en tanto que las orejas del animal representado en la marca registrada
son casi imperceptibles.
- Los elementos gráficos antes descritos presentes en el signo solicitado se
encuentran posicionados debajo de la denominación OZONO, en tanto
que la representación del felino en la marca registrada no contiene ningún
elemento adicional que lo acompañe.

Las diferencias expuestas, unidas a la inclusión en el signo solicitado de

elementos denominativos, determinan que la impresión visual de conjunto que
cada signo suscite en el consumidor sea diferente.

Finalmente, la Sala conviene en precisar que si bien los signos confrontados

incluyen en su conformación una representación estilizada de un animal en
posición de salto, con las patas traseras estiradas y las patas delanteras
encogidas, cada una de éstas presenta elementos característicos que permiten
su coexistencia sin que sea susceptible de inducir a confusión al público
consumidor, más aún si se tiene en cuenta que - conforme se desprende del
Informe de Antecedentes - a la fecha ya coexisten marcas que incluyen en su
conformación la representación estilizada de animales con orejas puntiagudas y
cola levantada, con las patas traseras estiradas y las patas delanteras encogidas
- incluso en posición de saltar (Certificado N° 180594) -siendo que cada una de
éstas presenta elementos característicos propios que permiten su
diferenciación, tal como ocurre en el presente caso.

4.3. Riesgo de confusión

Por los argumentos expuestos, no obstante que los productos que el signo
solicitado pretende identificar comprenden a los productos identificados por la
marca registrada, dadas las diferencias gráficas existentes entre los mismos, se
concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de
inducir a confusión al público consumidor.

En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de

prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, razón por la cual corresponde su acceso a registro.

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5. Consideración final

En su recurso de apelación, Nelly Mercedes Díaz Salazar señaló que existen

diversas marcas las cuales, a pesar de ser similares a la marca registrada base
de la oposición, coexisten en el mercado.

Sobre el particular, se debe precisar que los registros no tienen relevancia más
allá del caso concreto y si bien demuestran la tendencia de la Administración en
el examen de registrabilidad no tienen efectos vinculantes al momento de juzgar
una nueva solicitud. En tal sentido, los antiguos registros no otorgan un derecho
para solicitar una decisión en sentido similar.

En efecto, la Autoridad tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva

solicitud que se presente, determinando si ella cumple con los requisitos para
acceder a registro o no, dependiendo dicha determinación de cada caso
concreto. Por tal razón, las conclusiones a que se arriben en cada caso
dependerán del examen del correspondiente expediente y no están sujetas a los
registros otorgados con anterioridad.

Así, el examen de registrabilidad se ejerce teniendo en cuenta la normativa

vigente y su interpretación, las situaciones de hecho y de derecho, así como la
realidad del mercado.

Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado “...que el examen de oficio, integral

y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas
por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores
decisiones de la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de
registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo
solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información
recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis
sobre signos idénticos o similares”14.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el examen de registrabilidad del signo
solicitado ha sido efectuado de conformidad con los criterios establecidos tanto
en el Decreto Legislativo 1075, como en la Decisión 486.

14 Proceso N° 113-IP-2008, en el cual se interpretó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486, de la
Comisión de la Comunidad Andina, adicionalmente se interpretará de oficio el artículo 134 de la
mencionada Decisión.

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IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución N° 3837-2012/CSD-INDECOPI de fecha 30 de

noviembre de 2012 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de
producto constituida por la figura estilizada de un cánido, con orejas puntiagudas
y cola levantada, con las patas traseras estiradas y las patas delanteras
encogidas, en posición de saltar, conforme al modelo, solicitado por Nelly
Mercedes Díaz Salazar (Perú), para distinguir prendas de vestir, zapatillas y
calzados, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años
contado a partir de la fecha de la presente Resolución y disponer su inscripción
en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,

Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y
Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA

Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/jc.

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