Propiedad Industrial

Ricardo Metke

PROPIEDAD
INDUSTRIAL

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PROGRAMA
FECHA TEMA / PROFESOR LECTURAS

26 de octubre Introducción a la propiedad Metke, Ricardo. Lecciones de Propiedad

industrial Industrial (Lecciones de P.I.),
RICARDO METKE Tomo I, págs. 19-51.

27 de octubre Patentes de Invención Lecciones de P.I., Tomo II, págs. 22-45

RICARDO METKE

28 de octubre Patentes de Invención Lecciones de P.I., Tomo II, págs. 46-82

RICARDO METKE

29 de octubre Secreto Empresarial Lecciones de P.I., Tomo II, pás. 85-105

RICARDO METKE

2 de noviembre Tratados Internacionales Taller de Patentes

PCT
ANDREA TOBOS

3 de noviembre Marcas Lecciones de P.I., Tomo I, págs. 53-77.

Prohibiciones Absolutas y
relativas de registrabilidad
RICARDO METKE

4 de noviembre Marcas Caso Freeborn

Análisis jurisprudencial Lecciones de P.I., Tomo I, págs. 77-104.
Riesgo de confusión
RICARDO METKE

5 de noviembre Marcas Caso Muriel

Análisis jurisprudencial Caso Tol
RICARDO METKE Caso Base de Licuadora Osterizer.
Lecciones de P.I., Tomo I, págs. 104-128.

8 de noviembre Examen parcial

9 de noviembre El Nombre Comercial Lecciones de P.I., Tomo III, págs. 160-190.

RICARDO METKE Artículos pertinentes de la Decisión 486 de
2000

10 de noviembre Signos Notoriamente Caso Manolita

Conocidos. Caso Tapa Roja
Análisis jurisprudencial Lecciones de P.I., Tomo I, págs. 129-159.
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11 de noviembre Conflictos de propiedad Lecciones de P.I., Tomo II, págs. 107-121.
Industrial.
Taller oposiciones
RICARDO METKE

12 de noviembre Conflictos de Propiedad Lecciones de P.I., Tomo II, págs. 121-129.

Industrial.
Taller Nulidades
RICARDO METKE
16 de noviembre Conflictos de Propiedad Lecciones de P.I., Tomo II, págs. 129-154.
Industrial.
Taller Acciones de
Protección
RICARDO METKE
17 de noviembre Acciones penales
FREDDY ROJAS

18 de noviembre Diseños Industriales, su -Caso Cola y Pola.

relación con las marcas -Guía sobre diseños industriales de la OMPI
tridimensionales y las obras
de arte aplicado a la Lectura complementaria sugerida:
industria -La propiedad intelectual en la era de las
WILSON RÍOS tecnologías:
Capítulo 2. Principio de Unidad de arte y
principio de separabilidad.

19 de noviembre Trazados de Circuitos - Propiedad Intelectual respecto de los

Integrados Circuitos Integrados –CHIPS-.
WILSON RÍOS

22 de noviembre Nombres de dominio - Guía de la OMPI sobre solución de

WILSON RÍOS controversias en materia de Nombres de
Dominio, Pág. 3 y 4.

Lectura complementaria sugerida:

La propiedad intelectual en la era de las
tecnologías: Capítulo 17.
23 de noviembre Nombres de dominio - Guía de la OMPI sobre solución de
WILSON RÍOS controversias en materia de Nombres de
Dominio, Pág. 5 a 19.

- Caso [Link]
- Caso [Link]
- Caso [Link]
- Caso [Link]
- Caso [Link]
- Caso [Link]
24 de noviembre Examen final
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PRIMERA PARTE
Octubre 26 de 2010

1. OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Son creaciones intelectuales, Tienen su origen en el ingenio o en el intelecto

humano. Por su importancia son objeto de regulación Especial. Se hacen
perceptibles a través de un medio material momento en el cual pueden ser
aprovechados y utilizados. Ejemplo: Marca Coca Cola: Se hace perceptible una
vez se estampa en medio (Producto). Ello se llama el corpus ______. Pero en todo
caso se trata de un bien material.

Las creaciones intelectuales son bienes inmateriales. Características. (i) Puede

ser reproducido. (ii) Inconmensurado (iii) Oblicuo- Puede ser utilizado de manera
independiente

Por eso son objeto de protección y se le atribuye derecho a determinado titular

para poder ejercer facultades limitadas al bien que permitan explotación
económica.

Dependiendo la naturaleza del bien y los intereses sociales, a regulación es

distinta.

Objeto Propiedad Intelectual Propiedad Industrial

Noción Existe el derecho de autor De otra parte está a
(Propiedad intelectual) donde propiedad industrial que
el objeto de protección son las tiene como objeto las
obras literarias o artísticas, fin invenciones industriales
es el goce intelectual y el para lograr
placer estético. aprovechamiento en la
Industria o los signos
distintivos que sin medios
identificadores que
permiten a los
empresarios competir en
el mercado, estos bienes
son productos industriales
con función distinta,
regulado en la propiedad
industrial con regulación
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especial y diferente a la
de los bienes culturales
objeto de la propiedad
intelectual.

La Naturaleza jurídica de ese derecho que concede las

facultades al titular, ha sido objeto de varias teorías para
justificar y entender su verdadera naturaleza jurídica. (i)
Teoría del Monopolio, (ii) Teoría de Clientela, (iii) Teoría de
los derechos intelectuales, entre otros. Hoy se acoge en la
mayoría de las legislaciones la teoría de la propiedad en
donde se asimila este derecho al derecho de propiedad
Naturaleza Jurídica (Aun cuando normalmente el derecho de propiedad se
refiere a bienes corporales). Por su naturaleza especial
tiene regulación especial aun cuando se entiende que
participa de las características propias del derecho de
propiedad. Se reconoce existencia de derecho de
propiedad sobre este tipo de bienes, con particularidades
específicas

La fuente es la simple creación Las implicaciones sociales

intelectual y su exteriorización- relevantes ante la
La fuente de este una vez se exterioriza nace sin afectación de terceros
derecho mas requisitos, por ello tiene evidente (Por ejemplo por
fundamento subjetivo otorgamiento de derecho
(Proviene de creación personal de exclusiva en
del autor) medicamento) Para que
se otorgue derecho de
exclusivo se requiere el
cumplimiento de
requisitos objetivos que
señala la propia ley. Para
consolidar y constituir el
derecho es imprescindible
que autoridad
administrativa a la que se
le da esa competencia se
debe pronunciar sobre la
misma, verifique
requisitos y se pronuncie
a través de acto
administrativo sobre el
reconocimiento de la
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propiedad. Para efectos
de constituir el derecho se
requiere de acto
administrativo que
manifieste que se reunen
los requisitos objetivos.

La diferencia de
regímenes, porque en
materia de propiedad
industrial la función de los
bienes es enteramente
distinta, con finalidad
utilitaria y
aprovechamiento
económico que incide en
la competencia, los
competidores, y en la
competencia en general.
Derechos Industriales:
Derechos de Autor: La Para conceder la
originalidad. Que no es nada exclusiva, se exigen
Los requisitos que distinto a que la obra requisitos de ley, en
exige la ley: intelectual tenga impronta particular el de novedad
personal del autor, Sea en materia de invenciones
creación que plasme su estilo y en el caso de signos
distintivos la distintividad

EL contenido del En materia de derechos de En materia de propiedad

alcance de estos autor hay (a) Derechos moral: Industrial ese derecho es
derechos. dirigido a proteger la esencialmente
intangibilidad de la obra, la económico. Se otorga
atribución a su autor, y (b) exclusividad a su titular
Derecho material constituido que le permite aprovechar
por la protección económica, a económicamente el bien y
través de distribución y excluir a terceros de
reproducción. Le permite utilizar y aprovechar la
derivar utilidad económica. utilidad económica
En materia de derechos de protegida.
autor: Su contenido como En materia de propiedad
alcance se trata de derechos industrial además de ser
de exclusivos en la medida en exclusivo es excluyente,
que el autor puede hacer o eso quiere decir que una
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vez otorgada la propiedad
explotar o reproducir esa obra
sobre el bien puede
y excluir que terceros lo hagan
impedir que cualquier
sin su previo consentimiento,
tercero así desarrolle esa
En materia de derecho de
invención de manera
autor se protege es la
independiente pueda
expresión formal no el
explotarla.
contenido del concepto
En cambio en materia de
(Ejemplo, dibujo a gente y lo
propiedad industrial se
que se protege es la particular
impide la producción o
forma de expresión de rasgos
fabricación del mismo
característicos, pero otra
producto, incluso si es
persona puede hacer una obra
resultado de una
sobre el mismo objeto, puede
investigación propia. Son
tener el mismo modelo: Su
derechos absolutos, por
obra es igualmente original).
eso no tengo que probar
Lo que se impide es la copia
la copia, solo tengo que
de la obra, no del concepto o
probar que tengo un
de la idea. Por eso es
derecho que per se es
exclusivo.
protegido.

Protección por esencia es

territorial. Además por
cuanto el derecho se
La protección de estos otorga por autoridad
Protección – Alcance
derechos tiende a ser administrativa o local, y
Geográfico.
universal. por supuesto su
competencia y ámbito es
básicamente territorial

Son derechos más cortos

(Salvo en el caso de las
marcas), ello por cuanto
La duración es muy larga, hay un interés social en
Duración del
básicamente la vida del autor juego, y se afecta a la
Derecho.
más otros años (50) sociedad entera. La
divulgación es
contraprestación por
concesión de patente.
Para efectos de que una
No es tan exigente la creación intelectual sea
Tipicidad
tipificación. susceptible de protección
(Se otorgue a titular o
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autor derecho subjetivo
que permite ejercer
facultades de explotación)
es imprescindible que en
la norma jurídica ese bien
inmaterial esté
expresamente tipificado.
Aquí hay modificaciones
constantes, producto del
avance de la ciencia. La
Tipicidad Obra de manera
similar a como existe en
materia penal. Además
de tipificarse la norma se
tipifican los requisitos
legales que se deben
reunir para que la
Administración Pueda
conceder el derecho de
exclusiva.
Son derechos registrales:
Autoridad administrativa
inicia procedimiento, que
Registrabilidad del
No son registrales- culmina con acto
Derecho
administrativo de
concesión del derecho de
exclusiva.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Decisión 486 regula dos tipos de bienes distintos: (i) Las Nuevas Creaciones, y
(ii) Los Signos distintivos.

Nuevas Creaciones Signos Distintivos

Están constituidas por las: (i) Marcas (a) De productos y de
Servicios, (b) Marca de certificación
(i) Invenciones (Productos o (Aquellas que se utilizan para
procedimientos). efectos de acreditar que
(ii) Modelos de Utilidad (Formas de determinado producto ha cumplido
productos que generan ventaja requisitos de producción e
funcional) infraestructura – Ejemplo:
(iii) Diseños Industriales (Lo que ICONTEC), (c) Marca colectiva, (d)
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hace mas atractivos los productos –
Diseños, formas tridimensionales,
matices o texturas – se refiere a la
apariencia del producto que la hace
mas atractiva al consumidor).
(iv) Nuevas variedades vegetales
Lema comercial (Leyenda –
(Manipulación genética para
Distingue y se asocia a un
creación de nueva variedad vegetal)
producto).- Aquí se protegen o
(v)Circuitos integrados (Otorga función
productos o servicios
electrónica)
(ii) Nombre Comercial y enseña. Se
(vi) Secreto empresarial. (Es una
protege la empresa o el
forma de proteger las innovaciones
establecimiento de comercio.
o prácticas que desarrolla el
(iii) Denominaciones de Origen. Se
empresario en la empresa y que
protegen productos que tengan un
tienen ventaja competitiva) Sin
origen geográfico determinado. Su
embargo es de aclarar que aquí hay
calidad se atribuye a las condiciones
una excepción y es que no es
de la región.
absoluto. Se protege vs cualquier
acto de terceros que a través de
medios ajenos a las prácticas
comerciales obtenga información
protegida por el secreto
empresarial.
Son medios identificadores de la
empresa, de sus locales o
establecimientos de comercio, de sus
productos o de sus actividades. Cual es
la importancia? Que en últimas es lo
que permite que se desarrolle una
verdadera competencia en el mercado,
Son reglas técnicas para solucionar un pues si los empresarios son incapaces
problema de carácter industrial. Una de identificar sus productos o servicios
forma de obrar para lograr idea de o no logran que consumidores los
inventor que se plasma en regla para identifiquen no puede existir verdadera
solucionar problema Industrial competencia.

A través de ese mecanismo de

diferenciación se genera una clientela
(Activo más importante de las empresas
– Adquieren los productos un valor en la
medida que hay crecimiento en el
mercado).
Se hace referencia a monopolio Duración Indefinida – Lo que el
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temporal que restringe a terceros para
el desarrollo de libertad. Se conceden legislador quiere es proteger ese activo
con el objeto que finalmente se de la empresa que permite que se
divulguen y una vez transcurra término identifiquen sus productos y actividades
de vigencia pasen a ser de dominio y se genere una clientela.
público.
Hay derechos absolutos con carácter No son limitativos de la competencia
exclusivo y excluyente. son medios para competir.

I. Cuerpo Normativo de la Propiedad Industrial

Hay normas de carácter supranacional y hay normas internas.

Las normas de carácter supranacional cabe anotar: En 1966 se gestó la idea de

crear bloque regional con el propósito de mejorar las economías de los países, no
sólo de carácter arancelario, sino además de integración de economías en varios
niveles de desarrollo (Similar a la Comunidad Europea). Existe Pacto Marco –
PACTO ANDINO: en donde se crean organismos supranacionales para la
regulación y desarrollo de funciones en el plano regional. Se creó entonces el
ACUERDO DE CARTAGENA o COMISION DE CARTAGENA con facultades
legislativas, se trasladan competencias para lograr regulación. Uno de los temas
que se ha delegado es la Propiedad Industrial.

Primero se expidió la Decisión 85 (Decreto 1190 de 1978: Para hacerla vigente en

Colombia), Decisión 312, Decisión 313, Decisión 344 y hoy rige la Decisión 486
vigente desde el 1º de Diciembre de 1996 (Se adoptó para dar cumplimiento a
ACUERDO ADPIC (Organización Mundial del Comercial) para modernizar o
establecer patrones mínimos de protección en materia de propiedad industrial).

Para entrada en vigencia antes se requería de norma interna, ahora no, con el solo
hecho de publicarlas en la Comunidad Andina, tenían aplicación directa e
inmediata.

Características de Normas Supranacionales:

- Efecto Directo e inmediato. Automáticamente se incorpora en el derecho

Interno.

- Las decisiones tienen valor preferencial y preeminente frente a la norma

local y por ende desplaza las normas internas. Las normas internas no se
derogan sino que quedan suspendidas o desplazada transitoriamente
(Hasta tanto por alguna razón deje de tener aplicación la norma
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supranacional – Por ejemplo, Venezuela se retiró del Pacto Andino en 2006,
retoman vigencia las normas internas.).

- El legislador interno únicamente puede generar normas como complemento

indispensable, con miras a permitir aplicación de las normas
supranacionales. Solo puede complementar para (i) reforzar o para (ii)
complementar la norma supranacional.

- Cuando se regula en forma integral la materia, ocurre el fenómeno de las

cláusulas cerradas. Dice la Decisión 486 que regula íntegramente la
materia, es decir que solo los asuntos que no estén consagradas pueden
ser reguladas internamente. Por ello es una norma de clausura, porque le
permite a los jueces al momento de decidir el asunto acudir a una norma
para buscar la solución, pues si no está regulado no queda sin resolver.

- Es uniforme porque hay que establecer mismas reglas de juego para los
empresarios. Su interpretación debe ser igualmente uniforme. Por ello se ha
previsto que cuando por virtud de un conflicto interno un juez deba
interpretar una norma, se emita consulta al Tribunal de la Comunidad
Andina – TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA quien aduce cómo debe ser
interpretada sin que (i) Se pronuncie sobre aspectos fácticos, y (ii) Sin
pronunciarse sobre normas internas. Esa consulta es obligatoria para los
jueces nacionales. Sólo cuando se administre justicia por autoridades
jurisdiccionales (No en asuntos administrativas) Hay dos (2) clases
interpretaciones (i) Facultativa cuando tenga recursos y (ii) Cuando no
tenga recursos – el proceso de única instancia, o en segunda instancia sin
que haya casación: Es obligatorio acudir al Tribunal a efectos de realizar la
interpretación de la norma. El proceso se suspende, se remite al Tribunal el
Tribunal hace la interpretación y una vez solucionado ello, se dicta
sentencia.

1. Decisión 486 y 365

La regulación es Decisión 486 y Decisión 365 en materia de variedades vegetales.

En materia de ilícitos aplica la norma interna y aplica el Código penal y el Código
de Procedimiento penal. Producto de globalización y constante intercambio: Tiende
a ser materia de regulación internacional por ello hay tratados desde 1986, y hay
organización internacional que observa Tratados y adopta modelos para los
diferentes países.

2. Convenio de Paris
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En materia de Propiedad Industrial el Convenio Internacional Básico es el
CONVENIO DE PARIS que establece ciertas instituciones que otorga protección o
estándares mínimos de protección a titulares de derechos de propiedad industrial,
y es el Convenio base para establecer protección (Así se estableció en ADPIC).
Tiene varias partes: (i) Crea persona jurídica de carácter internacional, convenio
abierto, crea persona jurídica y la dota de estructura administrativa específica. Y (ii)
Establece régimen común para propiedad industrial que países deben incorporar
en respectivas legislaciones.

Las figuras esenciales del CONVENIO DE PARIS son:

(i) La reivindicación de prioridad: Prevista para que titular de estos

derechos pueda proteger ese derecho en un tercer país. Se le permite a
un titular del derecho la ventaja para que tenga plazo razonable para
proteger derecho en un tercer país. Lo que marca la prioridad es la
fecha de la solicitud (Primero en el tiempo primero en el derecho) - Por
ello cuando se radica solicitud hay fecha y hora. Consiste entonces en
dar plazo a primer solicitante en un país, para que pueda presentar la
misma solicitud en un tercer país, y esa segunda solicitud se considera
como si hubiere sido presentada en la fecha de la primera solicitud en el
país de origen (Ejemplo: patente: 12 meses y Marca: 6 meses) Ello en
los países que quiera, siempre que se trate del mismo derecho.

Ventajas: Evita que tercero solicite. En el caso de la patente: hay

elemento esencial: La novedad se toma a partir de la fecha de la
solicitud, se sigue considerando novedosa la invención.

NORMAS APLICABLES
Octubre 27 de 2010
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Vocación internacional derivada de Globalización, transferencia, diferentes formas
de explotación de negocios, entre otros, circunstancias que conllevan a que la
vocación de estos derechos sea internacional.

OMPI- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – Propósito protección de

esta clase de propiedad y proposición de normas para que sea acogida por los
países (Así ocurrió con la marca notoria).

La reglamentación no se encuentra únicamente en la Norma internacional y la

norma nacional, sino que además hay una serie de convenios internacionales.

El principal Convenio es el de Paris de 1883 aprobado en Colombia en 1996. Las

normas más relevantes (El Convenio de Paris ha sido reformado siete (7) veces
que consta en Actas, para que las actas revisadas entren en vigencia deben ser
igualmente aprobadas por los países) del régimen común

- Derecho de reivindicación de Prioridad.

- La independencia de las patentes y de las marcas en cada país. De forma
que la suere que corra cada marca o patente en un país no incide en la
decisión que se adopte sobre ella en otro país. No es determinante la
decisión de las autoridade de un determinado país en otro. No se requiere
entonces que la marca o patente,esté registrada en su país de origen para
que pueda ser registrada en otro país.
- Protección de figuras en particular como las (i) Marcas de servicio y (ii) Los
diseños Industriales. Se estableció igualmente la necesidad de proteger a
los comerciantes en los diferentes países contra los actos de competencia
desleal y la protección del nombre comercial. Así mismo ocurre con la
protección de la marca notoriamente conocida (Protección reforzada frente
a la marca común).

3. Acuerdo ADPIC

Primera vez que a nivel internacional en un tratado comercial se incluyen

disposiciones de propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual es
un valor agregado de las mercancías, diferencias pueden generan afectaciones en
el comercio y por ello es bueno que exista determinada uniformidad en las normas
de protección.

Un sección de la Ley de Estados Unidos conllevaba a sanciones a otros países por

ausencia de protección a la propiedad industrial. A partir de este convenio, deja de
ser unilateral y arbitraria, y se establece que hay una autoridad especial y unas
normas especiales. A partir de la firma del convenio se asume obligación de
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consagrar normas mínimas de protección a la propiedad intelectual (Condiciones
mínimas), si un país que haga parte del Convenio no cumple normativa, y
empresas de otros países se ven afectados por dicha omisión, puede presentarse
reclamación ante la autoridad consagrada para dichos efectos.

Por primera vez en Convenio internacional se obliga a los estados a incluir

mecanismos procesales de protección de la propiedad intelectual. No basta la
inclusión de derecho sustancial, sino que además se exige la inclusión de
mecanismos procesales que permitan hacer efectivos derechos.

4. Convenio PCT

Consiste en que a través de una sola solicitud (Con fase internacional) Puede con
una solicitud multiplicarse en varias solicitudes nacionales en otros países. Tiene la
solicitud una fase internacional y una fase nacional en donde finalmente se
concede la protección.

5. Protocolo de Madrid

Tiene registro internacional de marcas, registros nacionales y ciertas actuaciones

tendrán únicamente actuación en la OMPI. Está en vía de aprobación.

6. Tratado de Marcas

Tratado de carácter procedimental para simplificar proceso de registro de la marca

en los diferentes países que hacen parte de este convenio. En vía de aprobación.

7. Tratados bilaterales

Hay convenio con Francia, Suiza y otro (multilateral).

ESTRUCTURA DECISIÓN 486

Se expidió por la Comisión de la Comunidad Andina para dar cumplimiento al

Convenio ADPIC, no hay actas que permitan conocer sus motivaciones, sin
embargo de su texto se desprende que se expide por cumplir convenio ADPIC.

- Se establece el Principio del Trato Nacional. No se puede discriminar a

nacionales o extranjeros para efectos de protección.
- Principio de Nación más favorecida: Si en un país se consagran beneficios
para un tercer país, deben extenderse a todos los países de la comunidad
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- Principio de la protección de los recursos genéticos y biológicos del país y
los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas.
- Regula figuras del día de ayer
- Medidas Judiciales a que acuden titulares para protección de sus derechos,
tales como (i) Cautelares, (ii) Frontera y (iii) Penales (No las regula pero
exige regulación interna)
- Procedimientos: (i) Creación de formularios oficiales para la presentación de
peticiones, (ii) Modificó figura de oposición y observación en el
procedimiento administrativo, y (iii) Régimen de nulidad relativa y nulidad
absoluta para los actos administrativos de concesión de estos derechos.

PATENTES
1. Noción

Título que concede el estado para que un inventor pueda explotar en forma
exclusiva una invención en un territorio en un plazo determinado vencido ese plazo
esa invención o conocimiento pasa a ser de dominio público.

Durante el plazo de la patente el titular controla el precio y la oferta del producto,

por ello se dice que crea monopolio temporal. Esa circunstancia permite generar
para el titular remuneración derivada de ese monopolio temporal. Esa
remuneración está prevista para que el inventor pueda reembolsar los costos en
que ha incurrido para desarrollar la patente y permitiendo así (i) Estímulo a la
investigación y (ii) Permitiendo utilidad.

2. Justificación de la protección

Este sistema se justifica:

(i) La Invención es creación intelectual nueva, no existía con

anterioridad: La actividad representa una invención no conocida fruto
de creación intelectual del inventor: Por ello se justifica monopolio.

(ii) Para desarrollar nuevo producto se exige inversión en recursos

financieros y humanos, además de uso de tiempo.

(iii) Para ser comerciable o para poderlo vender, se requiere invertir en

un período de prueba de ese producto durante varios años, lo que
implica un alto costo.
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(iv) El desarrollo de nuevos productos y de nuevos procedimientos es un
factor que conlleva al motor de la economía: permite desarrollo de la
economía y los mercados.

(v) La contraprestación que recibe el Estado frente al inventor, es que

este tiene la obligación de divulgar en su integridad el invento que
quiere patentar. A través de la solicitud de patente lo describe en
forma integral y además describe la mejor manera de ejecutarlo, ello
con el propósito que una vez expirado el término de la patente pueda
ser explotado por terceros. Los conocimientos tecnológicos
acrecientan el patrimonio tecnológico e industrial de la sociedad en
su integridad.

(vi) La contraprestación reintegra gastos en que se ha incurrido.

(vii) La patente es la mejor forma de determinar que la utilidad de la

invención (En la medida que producto sea exitoso: genera mayor
utilidad). Es proporcional la remuneración con la utilidad de la
invención.

Para que el Estado conceda el derecho, deben acreditarse los siguientes

requisitos: (i) Debe tratarse de una invención Patentable: Aquellas que reúnan
requisitos de ley. (ii) Una vez concedida, se imponen cargas y obligaciones (Para
utilidad Social).

3. Invención

Si bien el concepto de invención no se define en la ley, si se obtiene de la misma.

La idea de un inventor que se plasma en una regla técnica (Instrucciones) para

lograr un resultado industrial que soluciona un problema de carácter técnico no
resuelto con anterioridad o resuelto de manera insatisfactoria.

(i) Siempre debe ser regla de carácter técnico. No puede ser abstracto.
(ii) Debe resolver problema de carácter técnico: Debe ser Novedosa.

4. Invenciones patentables

Para que la invención sea patentable debe cumplir los siguientes requisitos:

(i) Novedad: La finalidad de la patente es estimular las invenciones. Se

exige por ello que sean novedosas. La ley la define en forma
negativa, es novedoso todo lo que no se ha hecho accesible al
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público con anterioridad a la solicitud de la patente a través de
cualquier medio. Eso quiere decir, es novedoso todo lo que no está
comprendido en el estado de la técnica (Conjunto de conocimientos
tecnológicos que existen a nivel universal en un determinado
momento (Límite temporal). La fecha se fija: tiene que establecerse
límite temporal que se fija por la fecha de la solicitud de la patente y
a la prioridad válidamente reivindicada.

Hay dos ficciones legales para determinar ese concepto (i) Si existe
solicitud en curso a nombre de un tercero para que se le conceda
una patente y esa solicitud versa sobre la misma regla técnica o
sobre el mismo conocimiento, aun cuando exista reserva y no ha
sido conocido o publicado, a pesar de ello se considera que está en
el estado de la técnica, condicionado a que se publique. (Es ficción
legal por cuanto no ha sido divulgado o conocido). (ii) La ley concede
año de gracia para que haya divulgación antes de la solicitud,
siempre que provenga del mismo inventor, del mismo solicitante o
sin su permiso en otro país)

(ii) Altura inventiva o nivel inventivo: Ello quiere decir que no se derive
de una manera obvia o evidente del estado de la técnica, tiene que
constituir un salto tecnológico de forma que se configure como un
aporte intelectual que constituya un avance. No es combinación
elemental de aspectos existentes. Esta valoración es objetiva ajena
al inventor, Se determina con dos factores (i) El estado de la técnica,
y (ii) que no sea evidente u obvia para técnico estándar en la materia
(normalmente versado en la materia).

(iii) El invento tiene que tener una aplicación industrial: Ello quiere decir
que puede se producido, fabricado o industrializado en cualquier
clase de industria. La doctrina sostiene que para que se de la
aplicación industrial se deben reunir 4 requisitos (i) Que sea de
carácter industrial (resultado se obtengo mediante el empleo de
fuerzas de la naturaleza), (ii) Que sea ejecutable, es decir puesto en
práctica por experto en la materia, (iii) repetible: Se sigue mismo
procedimiento se obtiene el mismo resultado; y (iv) Que sea útil: o
genere satisfacción humana.

Una patente se puede obtener en cualquier campo de la tecnología. Por razones

políticas o de conveniencia puede restringirse campo de patentes. Por ejemplo en
la Decisión 85 se restringía en temas farmacéuticos y alimentos (Por ejemplo por
temas de Salud pública, afectación de precios y acceso de la población a
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productos patentados). Hoy en día cualquier campo puede ser objeto de invención
patentable.

La patente puede ser.

(a) De producto: Sustancia o combinación de elementos de manera tangible.

(b) De procedimiento.

Se ha dicho si además se puede patentar invento que implica un segundo uso de

un producto ya patentado. Por ejemplo: Viagra: inicialmente formulado para
afectación cardiaca: entonces, ¿Si se descubre que producto patentado o que ya
es de conocimiento y se encuentra inventado: Puede generar protección el
segundo uso? En el régimen Andino solamente se puede patentar un producto
novedoso independiente de los usos que pueda tener. En la comunidad andina
entonces no es patentable ese segundo uso. El producto patentado cubriría todos
los posibles usos: Ya está en dominio público y por ende no es novedoso.

Además de estos requisitos esenciales, existen dos (2) artículos adicionales que
establecen (i) Cuáles creaciones intelectuales no son invenciones y (ii) Qué
invenciones deben ser excluidas de protección.

Creaciones Intelectuales que la ley no considera invenciones

- Los descubrimientos (Es la constatación de algo existente, no es aporte

intelectual, no hay aporte creativo ni creación por el hombre, por ello no es
objeto de patente), las teorías científicas (especulación teórica y no tiene
aplicación práctica) y los métodos matemáticos (Consideraciones
abstractos donde se entiende determinadas leyes a través de cifras
numéricas no tienen el carácter de invención).

- Las obras literarias, científicas y artísticas (Ellas están protegidas por otra
normativa, básicamente los derechos de autor). Están desprovistas de los
requisitos de la patente.

- Planes, reglas y métodos de juego o de actividades intelectuales o

económico comerciales: No tienen aplicación práctica, son consideraciones
o métodos abstractos.

- Programas de ordenadores o computadores: Se protegen por los derechos

de autor. Aquí hubo discusión si era objeto de la Propiedad de derechos de
autor, por virtud de la propiedad industrial (Siempre que se está en nueva
creación intelectual: se discute entre estas o se considera si se debe crear
protección especial sui generis: Verifican intereses del inventor, de los
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comerciantes, de la sociedad y por virtud de la sociedad jurídica). Convenio
de Munich: Es muy difícil calificar programa como invento: Difícil determinar
altura inventiva: Se requiere capacitación de funcionarios: Muy costoso
sistema. Por ello se definió que se protege a través de derechos de autor.

- Formas de presentar la información: También son consideraciones

abstractas carentes de efecto práctico técnico industrial.

- No se considera invención: (i) Seres vivos, (ii) Material biológico tal como se
encuentra en la naturaleza; (iii) Material vivo como está en la naturaleza,
aun si puede ser aislado. Sí es susceptible de patentarse siempre que haya
intervención humana, lo que no es patentable es el simple descubrimiento.

Las invenciones que no son patentables

- No son patentables los inventos que atenten contra el orden público y las
buenas costumbres - No si explotación comercial pone en riesgo la salud y
vida de las personas o animales - No si explotación comercial atenta contra
el medio ambiente.

- No cuando la norma lo prohíba. Para las plantas, los animales y los

materiales biológicos. Lo que no estaría incluido son (i) microorganismos,
(ii) procedimientos no esencialmente biológicos y (iii) procedimientos
microorganismos.

- Para métodos de diagnóstico o métodos terapéuticos o quirúrgicos para

humanos o para animales. (Podría ser inconveniente, cuando por razones
de orden público se requiere el conocimiento del procedimiento y en todo
caso por carencia de aplicación industrial)

Titular de la Patente

El derecho de la patente nace a partir de concesión administrativa. No obstante la

simple creación intelectual le da derecho para que este obtenga del Estado la
protección. La concesión no es constitutiva del derecho, por eso es cedible. En
principio el titular de la patente es el inventor: ello le da la posibilidad de solicitar
del estado el privilegio. Ello es cedible al tercero. Tiene derecho moral: y es que su
nombre aparezca o que se elimine (No se incluya) al momento de la concesión de
la patente.

Puede ser persona natural, persona jurídica (Bien producto de cesión del inventor,
o cuando es quien promueve la investigación), o puede ser conjunto de personas
(Comunidad). Singular, plural, nacional o extranjera.
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¿Qué ocurre si dos inventores desarrollan paralelamente en forma independiente

un mismo invento? En nuestra legislación tiene derecho quien primero la solicitó.
(En Estados Unidos es diferente es el primer inventor)

Procedimiento

(i) Características del procedimiento.

Es un procedimiento de carácter administrativo, que se inicia por petición

particular, con trámites y requisitos que permiten a administrar tener elementos de
juicio para emitir el Acto correspondiente.

Estos actos crean derecho particular: La administración tiene competencia reglada,

esa actuación de la Administración tiene vocación jurisdiccional (Tiene la
posibilidad de declararse ilegalidad de los actos).

El Acto de concesión de patente, confiere o pone al solicitante en situación

particular, con control integral (Fase jurisdiccional y otros, entre ellos llamamiento a
terceros).

El acto administrativo de concesión está dotado de presunción de legalidad, se

considera para todos los efectos ejecutable, vigente y amparado en la ley. Sólo se
suspenden efectos cuando la jurisdicción contencioso administrativo lo anule, lo
suspende o cuando el acto pierda su vigencia. Ello permite al titular perseguir a
infractores con ese título sin que sea válido cuestionar el título en vía diferente a la
jurisdicción.

Tiene fuerza de cosa decidida.

(ii) Procedimiento

1. Etapa de Solicitud – (Formulario con requisitos)

2. Examen de forma que hace la administración de la solicitud. Si no los reúne
se hace requerimiento al solicitante (60 días para resolver – hábiles).
3. Publicidad: publicación momento en que se acaba la reserva, y se realiza
con el fin que terceros se enteren que patente en curso. (Durante los
primeros 18 meses la atente y documentos de patente deben mantenerse
en reserva, salvo que proceso que permite conocimiento o que esté
autorizado) Esos 18 meses de reserva es beneficio a titular para que
determine si es comercialmente viable o no.
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4. Oposición. Los terceros dentro del término de 60 días hábiles con
posterioridad a la publicación: objeciones por (i) No reúne derechos de ley y
(ii) Mejor derecho de tercero frente a esa patente.
5. Examen de Fondo. Transcurridos 6 meses a partir de la publicación el
solicitante (Novedad que se introduce en Decisión 486), debe pedir
expresamente a la administración que se haga examen de fondo a la
solicitud. Es decir que la administración entre a estudiar si el invento
descrito es susceptible de patente por reunir requisitos. Si no se solicita en
el período descrito la administración declara abandonada la patente por
cuanto (i) No puede volver a solicitarla porque ya ha sido divulgada.

CONTINÚA TRÁMITE DE LA PATENTE

Octubre 28 de 2010

Trámite administrativo, acorde a las normas de cada país. En Colombia es un

procedimiento de competencia reglada. Porque la administración debe vincularse y
seguir rigurosamente el procedimiento consagrado en la ley para denegar o
conceder el acto. Crea situación particular, por ende no puede ser libremente
revocado por la administración salvo la existencia de consentimiento del particular.
Desde la expedición goza de presunción de legalidad salvo que (i) pierda vigencia
o (ii) Sea revocado o anulado. (Necesidad de generar seguridad jurídica)

El procedimiento administrativo está regulado por dos (2) normas, una

supranacional que regula el procedimiento, lo que no esté regulado se sigue
conforme el código contencioso administrativo.

(i) Solicitud: Decisión 486 tiene formularios oficiales de obligatoria

utilización ara la presentación de las solicitudes, además del pago de
tasas oficiales y acompañamiento de los comprobantes oficiales del
caso. Junto con solicitud de patente deben adjuntarse (i) Descripción de
la invención (Sustenta el invento que se quiere reivindicar con la misma)
Se debe informar o describir (a) Cuál es el estado de la técnica
existente, (b) A qué sector tecnológico corresponde la invención, (c)
Problema técnico que se quiere solucionar (Hasta aquí se precisa
concepto de la invención) (d) La mejor manera de ejecutar la invención.
(e ) Reivindicaciones: Consiste precisamente en la regla técnica o en el
invento propiamente dicho y sobre el cual recae la protección. Describe
la regla técnica que se quiere proteger y determina el alcance del
derecho cuando esa invención se quiere proteger, debe tener
descripción especial y técnica. (f) Dibujos que se requieren para apoyar
la invención, y si es material biológico debe hacerse depósito del mismo
en convención internacional conforme al convenio de Budapest. (g) La
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Decisión 486 consagra protección al recurso genérico del país Cuando
una invención se fundamenta en este, debe existir contrato que permite
utilizar el recurso genético: De existir: debe aportarse el contrato, (h) Si
se trata del uso de conocimiento tradicional de comunidad indígena,
debe aportarse el contrato que permite el uso del mismo.

(ii) Con la solicitud se inicia el procedimiento administrativo. Para que se

imponga fecha de presentación debe tener mínimo (a) Nombre del
inventor, (b) Nombre de la invención, (c) Comprobantes oficiales, y otro.
Se asigna fecha de presentación importante porque: (i) Determina el
estado de la técnica para efectos de comprobar si reúne o no el requisito
de novedad, y (ii) Derecho de prioridad.

(iii) Examen de Forma: Dentro de los treinta (30) días siguientes debe
hacerse examen de forma (Pronunciarse), dentro de lo que se verifica
que en efecto sea novedoso y no haya sido divulgado: Así: La
información debe ser accesible al público independiente de la dificultad
de su obtención, para efectos de considerarse algo una divulgación:
Debe estar expreso, en detalle y de forma que pueda ejecutarse, no
basta la simple referencia. Y en tercer lugar, la verificación se hace así:
Los Departamentos de patente: tiene acceso a Bancos de Datos de
Patentes. Si la solicitud contiene defecto formal en cuanto a los
elementos básicos o sus anexos: Requiere al solicitante para que en el
término de dos (2) meses aporte la información o documentación
faltante. Ese término puede ser prorrogable a solicitud del interesado por
un término igual.

(iv) Publicación: A los 18 meses se hace publicación a solicitud del

interesado de un resumen del objeto de la invención. Esos 18 meses se
establecen en beneficio del solicitante para verificar si es
comercialmente viable o no lo es. No obstante ese plazo el solicitante
puede pedir que se publique con anterioridad su solicitud (Porque el
término es en su beneficio, puede renunciar al mismo)

(v) Oposiciones. Surtida la publicación transcurre término de sesenta (60)

días hábiles para que terceros presenten oposición. Una vez presentada
la oposición se puede solicitar prórroga para aportar pruebas. Se corre
traslado de la oposición al solicitante para dar respuesta quien también
tiene opción de prórroga de dicho término para aportar pruebas en su
respuesta. Es viable igualmente que en virtud de oposición se corrija la
solicitud o las reivindicaciones. Tiene que tratarse de persona
legítimamente autorizada.
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(vi) Examen de Fondo. Una vez publicada el solicitante debe solicitar en
forma expresa a la Administración que realice examen de fondo. Si no la
hace en ese término la consecuencia es que se declara abandonada la
solicitud. En este examen se determina si la regla técnica que se quiere
patentar reúne los requisitos de invenciones patentables. Como
resultado del examen técnico la oficina puede formular requerimiento al
solicitante para que corrija o modifique la solicitud, o que responda
observaciones: Esto se contesta en los 30 días siguientes con la
facultad de solicitar prórroga de 30 días adicionales. Si no se satisface
exigencia: Se pueden hacer más requerimientos, la Decisión 486 lo
limita a un requerimiento adicional. Este segundo requerimiento es por
60 días con posibilidad de prórroga. La corrección no puede implicar una
ampliación de la solicitud de patente. En este periodo igualmente se
puede solicitar documentos informativos, por ejemplo (i) Documentos o
solicitudes en otros países, (ii) Negativa o examen de la patente en otros
países, y similares. Para ello señala término de tres (3) meses, y que
pueden prorrogarse a solicitud del interesado cuando haya motivos para
ello.

(vii) Concesión o Denegación mediante Acto Administrativo. Hay

Denegación (i) Cuando hay requerimiento no se responde, (ii) o no en
tiempo oportuno el requerimiento, (iii) No se satisface el requerimiento.
Si se deniega puede interponer RECURSO DE REPOSICIÓN con este
recurso queda agotada la vía gubernativa. Si se concede el opositor
también tiene recurso. Con este acto Administrativo Culmina la etapa
administrativa y se da apertura a la etapa jurisdiccional.

(viii) Vía Jurisdiccional. El Solicitante cuando su solicitud es denegada: Se

considera que se violó la ley y debió concedérsele: ACCIÓN DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (Consiste en que
se ordene conceder el derecho) Y respecto de terceros tiene la otra
manifestación: Si se concede la patente y se siente perjudicado o
afectado: Acción de nulidad especial contemplada en la ley que la divide
en dos causales distintas (i) Causales de nulidad absoluta (Por cualquier
persona en cualquier momento) y (ii) Causales de nulidad relativa
Dentro de los 5 años siguientes a la concesión de la patente. No Se
exige que se haya presentado oposición para solicitar la nulidad del Acto
Administrativo. Esta figura no corresponde en forma estricta al derecho
administrativo. Esta es una excepción legal expresa para que cualquier
persona a través de la acción de nulidad pueda demandar un acto
administrativo particular.

Es objeto de Nulidad Absoluta cuando:

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a. No reúne requisitos de invención patentable

b. No es creación intelectual que no sean invención a la luz del artículo
15
c. Se trata de invención no patentable.
d. La descripción que se ha hecho no apoya suficientemente las
reivindicaciones.
e. Cuando la concesión es más amplia que la solicitud.
f. Cuando no se han acompañado a la solicitud los contratos de licencia
(Conocimiento tradicional), o contrato de acceso requiriéndose
(Contrato de acceso)
g. En otra causal en regulación interna que diga que hay lugar a nulidad
absoluta (Sin embargo en legislación interna no hay tal distinción)
h. En los demás casos procede la nulidad relativa – esas otras causales
de nulidad

Aquí la discusión es un tema de legalidad del acto administrativo, no es

un conflicto entre terceros (jurisdicción ordinaria).

La norma establece otra especie de nulidad: Quien tuviere el derecho

de obtener la patente podrá pedir la Nulidad del Acto Administrativo a
quien no tenía derecho a tenerla. Sin embargo el problema: Es que ya
no hay divulgación. Por ello es mejor la acción de reivindicación para
que vía jurisdicción ordinaria se conceda el derecho (Cesión de la
patente)

Las patentes de invención, modelos de utilidad, y ____, no son

renovables. (Término corre a partir de la solicitud)

Caducidad: Derecho caducó para explotación exclusiva de la patente.

¿??????

Una interpretación de Nulidad Relativa: Nulidades que presenta el

solicitante o de quien cree tener mejor derecho para obtener la patente
cuando tiene patente anterior: Prescripción de 5 años: Que concede
Nulidad relativa.

Derechos que concede una Patente

Una vez se concede patente: Derecho de exclusiva: Fuente Acto administrativo de

concesión. El Alcance del derecho: Se asimila al derecho de propiedad común: con
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dos (2) manifestación. (i) Manifestación o dimensión positiva: El titular del derecho
tiene la facultad de explotar económicamente el invento y posibilidad de hacer
negocios jurídicos. (ii) Dimensión Negativa: Posibilidad de excluir a terceros de la
explotación económica de la invención.

En algunas legislaciones se ha dicho que este derecho es únicamente derecho de

prohibición (Sólo contempla la dimensión negativa).

La exclusión de dos (2) formas: (i) Como lo hacía la 344 que por virtud de derecho
de exclusiva nadie mas puede explotar el bien, o (ii) Decisión 486: Las conductas
infractoras se describan específicamente: (a) Terceros sin consentimiento del
titular o autorización del titular no podrán (…) y describe las conductas de los
terceros. Para ello la norma distingue entre las patentes de producto y las patentes
de proceso. Si es de producto: los terceros no podrán fabricar ese producto,
ofrecerlo, introducirlo en el comercio o utilizarlo (En algunas legislaciones el simple
hecho de almacenarlo para estos fines), la distribución, venta o importación, están
igualmente protegidos. Si es de procedimiento. Serie de operaciones industriales
para crear producto. Protección es de utilizar procedimiento, ofrecerlo a terceros.
De fabricar importar, ofrecer comercializar, etc, el producto obtenido con el
procedimiento patentado. Hay otros actos que contemplan las legislación que no
están en la Decisión 486: Actos de apropiación secundaria: Tercero interviene para
almacenar, transportar, proveer medios para la explotación de la invención,
almacenar producto patentado. No se enumeran en la 486. Pero ¿Están
comprendidos? No, porque como se trata de prohibiciones ha de ser restrictiva. Y
otra teoría dice que sí, porque como es exclusivo: Puede impedir cualquier acto en
contra de mi derecho.

Si bien la solicitud tiene su origen desde la fecha de presentación (Concesión). El

derecho no se ejerce sino hasta el acto administrativo. Los terceros que hayan
explotado la invención a partir de la fecha de publicación de la misma o a partir de
los 18 meses, el titular de la patente tan pronto se conceda, podrá ejercer acción
de indemnización de perjuicios por daños ocasionados con explotación paralela.

CONTINUACIÓN DERECHO DE PATENTE

Octubre 29 de 2010
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El derecho de explotación exclusiva nace con la concesión que hace la
administración a partir de un acto administrativo. Sin embargo, la vigencia parte
desde la fecha de la solicitud. En la medida que no exista el título ni la concesión,
no se puede ejercer el derecho frente a terceros.

Para efectos que se logre una protección durante este termino, la ley dispone que
a partir de la fecha de la publicación o transcurridos 18 meses (A partir de esa
fecha se hace público), cuando los terceros conocen de la invención bien a través
de la Superintendencia o de otra forma, deben abstenerse de usar la invención.
Una vez concedida, en todo caso se podrá acudir ante terceros que lo usaron (Una
especie de lucro cesante).

Cuando hablamos del derecho de la patente hay que tener en cuenta lo siguiente

1. La Naturaleza Jurídica del derecho.

En algunos sectores de la doctrina se considera que es un derecho de carácter

negativo: únicamente faculta a titular para impedir que terceros usen el derecho,
sin embargo ello no es así pues se asimila al derecho de propiedad y como tal
debe cumplir función económica. Hay 2 aspectos:

(a) Dimensión positiva: concede facultades que le permiten usar (A través de

explotación económica), gozar y disponer del bien (A través de permiso de
utilización por parte de terceros: Licencia, o cualquier contrato tales como
arrendamiento, prenda, garantía, cesión, transferencia, entre otros) y,

(b) Dimensión negativa: Es lo que se denominan el ius ____, la facultad de impedir

que terceros exploten sin autorización ese bien. Esta facultad de exclusividad es
muy importante y allí radica esencia del derecho.

Esas facultades se pueden contemplar o consagrar de un modo distinto, En la

Decisión 344 se hablaba de forma general que el titular tenía el derecho de impedir
la explotación de la patente. Hoy en día además de consagrar esa prohibición
general, señala una serie de conductas que los terceros no pueden realizar so
pena de violar el derecho. (Ello otorga mayor seguridad jurídica) La Decisión 496
señala las siguientes conductas:

- Patentes de Producto: Aquellas cuyo resultado industrial es un bien tangible

(producto). Los terceros no pueden fabricar, utilizar el producto amparado
con la patente. Apropiación directa, o apropiación secundaria (ofrezcan,
Comercialización o introduzcan en el comercio (Incluye la prohibición de
importar el producto)).
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- Patentes de Procedimiento: Es un procedimiento de carácter industrial que

permite lograr un resultado (No necesariamente termina en un producto,
puede ser un procedimiento de reparación). La prohibición esencial es la no
utilización del procedimiento protegido. Si además ese procedimiento tiene
la fabricación de un producto, se aplican los mismas prohibiciones de la
patente de producto: resultado del procedimiento.

Estos actos son enunciativos o taxativos? Al respecto no se ha pronunciado la

jurisprudencia.

¿Qué otros actos que consagran otras legislaciones deben ser considerados
prohibidos? La oferta del procedimiento, el suministro a sabiendas los medios para
que un tercero aplique o emplee el procedimiento amparado (Materias primas,
fórmulas, etc), almacenar o transportar los productos amparados con la patente
con el propósito de comercializarlos, importarlo o distribuirlos.

Como se trata de prohibiciones: La interpretación debe ser restrictiva. Otra teoría

dice que el derecho es general: Se concede en términos generales para la
explotación de la patente.

¿Qué pasaría si se trata de un producto complejo, es decir, que incluye parte de

ese producto complejo otro patentado? Las acciones respecto de la totalidad del
producto: ¿????

2. El Objeto del Derecho

La regla técnica objeto de protección está en las reivindicaciones. Esa descripción

sustenta la reivindicación (Enumeración precisa de la regla que se quiere
proteger). Está restringido entonces el objeto del derecho por la reivindicación.

Puede infringirse esa regla técnica cuando hay una copia parcial de la regla
técnica?. No hay antecedente en la jurisprudencia colombiana. EN jurisprudencia
anglicana se ha dicho que hay violación cuando hay reivindicación total o cuando
hay producción equivalente con la misma forma y que produce el mismo resultado.
Es decir, se extiende a otra regla técnica que produzca o que tenga función
equivalente, cómo: ¿Cumple la misma función?, ¿En la misma forma
(Esencialmente)?, ¿produce el mismo resultado?. A partir de estas tres preguntas
se resuelve el interrogante y se establece cuándo hay transgresión del derecho.

3. Alcance del Derecho

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Menciona conductas que terceros no pueden realizar. Y menciona cuando hay uso
libre de la patente a pesar del consentimiento: Limitaciones del derecho de
patente. Los terceros pueden usar o desarrollar la patente en la medida que estén
en el caso de excepción. La decisión 486 consagra:

(i) Se usa la patente en ámbito privado y sin finalidad comercial

(Ejemplo paciente puede preparar medicamento en su casa)

(ii) Para fines de experimentación. Vale la pena mencionar que las

patentes o los inventos o las reglas técnicas, pueden ser objeto de
mejoras, que le corresponden a quien las cree intelectualmente y por
ello se permite experimentar con el propósito de mejora o de
entender alcance de regla técnica.

(iii) Con el propósito de enseñanza y de investigación (No hay finalidad

comercial)

(iv) Artículo 5Ter del Convenio de Paris: (Ejemplo: Una aeronave puede
tener un radar que sea una patente: si la aeronave ingresa a uno de
los países miembros del Convenio el titular no puede ejercer derecho
para impedir su utilización por virtud de este artículo).

(v) El agotamiento del derecho. Hemos visto que en esencia a través de

este derecho se puede impedir la circulación del producto en el
mercado. Se ha considerado que ese derecho de propiedad
intelectual: Se agota cuando se hace la primera venta del producto.
Ese derecho de impedir es antes de primera venta. Ello se traduce
en la posibilidad de que el adquirente pueda comercializarlo
libremente en el territorio. Puede producirse a nivel local o a nivel
internacional que es cuando reviste mayor trascendencia o
importancia (Hay patente en Colombia, y tercero distribuye en
Panamá, y aquí comercializar colombiano lo importa para
comercializarlo en el país: con advertencia que el producto ha sido
puesto en el comercio internacional por la misma empresa o por
sucursal o filial suya). (i) Quienes están a favor del agotamiento del
derecho: Consideran que lo contrario conlleva a una restricción del
mercado, le permitiría afectar el mercado. Además respaldados por
una teoría de carácter jurídico y es que el producto aún es originario
(Cosa distinta es que el producto sea puesto en el comercio de
manera ilegal), (ii) Segunda tesis: el derecho es territorial y los
productos buscan responder necesidades del mercado en espacio
específico. Conclusión: En la 486 se consagra la teoría del
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agotamiento internacional: SI el producto se ha puesto en el mercado
internacional, no podrá impedir ingreso siempre que (a) provenga del
mismo titular, (b) ____.

(vi) La teoría del derecho de Preuso. Hoy en día es probable que dos (2)
inventores lleguen a la misma solución técnica de manera simultánea
pero tiene derecho a obtener la patente el primer solicitante. SI este
otro inventor ha hecho, está explotando la invención o ha hecho
intentos serios por explotar: Para continuar con su empresa puede
seguir explotando el producto o el procedimiento: (i) No puede
ejercer derecho de prohibición de terceros, (ii) SI lo quiere transferir
debe hacerlo junto con la empresa con la que se desarrolla la
invención (No puede ser en forma independiente del establecimiento
de comercio en que se explota); no es derecho autónomo. El titular
entonces en estos dos (2) eventos no puede ejercer derecho de
exclusiva frente a esta persona.

(vii) Materia viva. Hemos visto que pueden existir patentes

biotecnológicas (Conjunto de actuaciones sobre plantas, animales o
microorganismos que permite su producción y reproducción, para
efectos de utilizarla o que se reproduzca y para satisfacer necesidad)
(a) Animales (No patentes), (b) Plantas (Sí: pero sui generis: Nueva
variedad vegetal), (c) Microorganismos (Si patentes), (d) Materia
Viva (Si patente). Para patente es porque actuación de hombre
modifica estructura y permite crear algo nuevo. Los procedimientos
pueden ser esencialmente biológicos o naturales (Se producen por la
misma naturaleza: Ejemplo: el cruce de razas): o los procedimientos
no esencialmente biológicos – (…COMPLETAR….) Y EN MATERIA
de agotamiento del derecho. Dice la doctrina que en materia
biotecnológica hay consecuencias producto de la reproducción, ¿el
titular puede impedir que yo utilice el producto reproducido por ese
material vivo? (contestar)

4. Cargas y Obligaciones del Titular

Las cargas y obligaciones en cabeza del titular de la patente:

4.1. Se debe cumplir función social y ecológica y por ello se debe explotar
en forma adecuada la patente so pena de tener que conceder licencia
obligatoria. La patente se explota a partir de la producción o fabricación,
y comercialización, igualmente en torno a procedimientos: Se exige que
se satisfaga el mercado.
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4.2. Debe pagar tasas oficiales de mantenimiento una vez concedida la
patente. La falta de pago ocasiona la caducidad de este derecho.

5. Licencias

Hay dos (2) tipos de Licencia, la Licencia contractual y la licencia obligatoria

Licencia Contractual: Es contrato que celebran las partes producto de la facultad

de disposición. No es contrato nominado en la ley. No hay cláusulas imperativas
que se deban consagrar (Usualmente se permite explotación por un tiempo
determinado a cambio de una regalía). La Decisión 291 impide consagrar en esta
clase de contratos, cláusulas restrictivas de la competencia, tales como obligar
proveedor de materia de prima, restringir posibilidad de exportación del producto,
entre otros. Deben constar por escrito y para efectos de oponibilidad se deben
registrar en oficina correspondiente (Superintendencia). No debe ser aprobado por
ninguna entidad. Si se incluye cláusula restrictiva – Causal de Nulidad.

Licencia Obligatoria: Siempre las concede la administración a través de

procedimiento administrativo cuando:

- Falta de explotación de la patente

- Licencia para efectos de conjurar crisis de interés público o de emergencia
nacional.
- Cuando hay actos de abuso de la posición dominante (Ejemplo: en materia
de precios)
- Licencia Cruzada - Por dependencia de patentes: Ejemplo: Mejora de una
patente, si ese segundo inventor requiere para efectos de explotar su propia
invención requiere utilizar de esa primera patente, y ha hecho esfuerzos
razonables para obtener licencia y no ha podido, puede acudir a la
administración. El requisito: Es que esa segunda invención debe aportar
ventaja a la primera.

6. Vigencia del Derecho

NO LO VIMOS.

Patente de Modelos de Utilidad Diseños Industriales

Invención
Objeto de Formas exteriores, con
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protección utilidad ornamental.
Se distinguen (i) Obras
puramente artísticas .
Finalidad de Bien cultural. (ii)
Obras que tienen aplicación
industrial: Que reúnen las
características de la primera
pero que finalidad es
esencialmente aplicada en el
uso y (iii) Obras industriales:
no tiene mismo nivel de
creatividad ni artístico. Solo
las obras de arte aplicadas a
la industria (la II) podrían ser
objeto de doble protección a
través de derechos de autor y
de propiedad industrial.
Novedad, altura Novedad y se prohíbe Novedad y se prohíbe
Requisitos inventiva y que tenga efecto que tenga una ventaja
aplicación meramente estético. funcional
industrial Solo puede recaer
sobre un producto. No
se requiere que tenga
nivel inventivo (Es
algo que ya existe
pero alguien le hizo
desarrollo adicional)
Se exige que tenga
una real ventaja
técnica.
Previsiones Que no tenga forma Que no tenga ventaja
especiales meramente estética funcional
Fuente del Concesión Concesión Registro
Derecho
Duración 20 años 10 años desde la 10 años desde la
contados desde solicitud. solicitud.
la solicitud

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT
Andrea Tobón
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(Información se encuentra en la Página de la OMPI). Fue creado en 1970,
enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001. Colombia se adhirió el 28 de
febrero de 2001.

Permite presentar una solicitud de patente simultáneamente en varios países (i) Es

una parte del trámite, (ii) No da patente mundial: eso no existe.

En el año 2009 por primera vez se experimentó una baja en el número de

solicitudes presentadas, de 164.000 en 2008 a 155.900 en 2009 (Disminuyó por
crisis financiera). Los mayores solicitantes son EEUU, Japón Alemania, Corea y
China.

Documentos:

(i) Tratado de Cooperación en materia de Patentes

(ii) Reglamento del Tratado de Cooperación
(iii) Instrucciones Administrativas del Tratado e Cooperación en materia de
patentes, Partes 1-8, y Anexos A-F
(iv) Guía del solicitante

Si bien el Tratado de Cooperación no ha sufrido casi modificaciones, estas

instrucciones y guías se modifican permanentemente.

Países Contratantes.

Hasta hoy hacen parte del Tratado 142 países. Si un país no está en el PCT debe
solicitarse la patente en forma convencional.

Clases

Uno puede presentar patentes por 2 vías: (i) Vía convencional (Reclamación del
Derecho de prioridad dentro del año siguiente) – Convenio de Paris, y (ii) Vía PCT
(Se puede incluso por Internet) Se presenta cuando se quieren cubrir varios países
que son miembros de PCT. ¿Cómo hago para saber en qué países? Depende de
mi mercado.

Fases del procedimiento:

Existen dos (2) etapas principales.

(i) Etapa o Fase Internacional.

 Propiedad Industrial
Ricardo Metke

Se surte ante la Oficina Internacional y dura en promedio 18 meses.

12 meses. 11/08/09 Publicación. 18 meses Entrada en fase

Presentación PCT. Se después. En todas las gacetas. (Opcional) Reporte nacional. (30
reclama prioridad de la A diferencia de lo q pasa preliminar internacional meses) OJO: hay 3
colombiana presentada en Colombia, no hay sobre patentabilidad países que es a los
en el 2008. Interés en oposición. (28 meses) 20 meses (Col. 31)
patentar en 142 países

11/08/08 11/12/09 Informe de (Opcional) Solicitud de

Presentación Nacional búsqueda preliminar (Se analizan examen preliminar
regional PCT los 3 requisitos de patentabilidad internacional. (22 Meses)
(Fecha de prioridad) y el estado de la técnica. 16 meses Clave: Informe de búsqueda
Dentro del plazo de 12 después de solicitud. Informe negativo o con el que no
meses puede decidir a y opinión escrita. (4 meses ss., a estoy de acuerdo. Da la
qué país quiere ir. Oportunidad de hacer
Presentación PCT) correcciones. Si examen es
Positivo: No se justifica pedir
Examen internacional

No es necesario esperar los términos. En los eventos como Luxemburgo en que la

solicitud debe presentarse a los 20 meses, puede solicitarse el Informe de examen
preliminar, y una vez ya presentada la solicitud se allegan los resultados del
informe.

Hay que aclarar que la primera solicitud puede ser la PCT, no vía prioridad, sino
directamente.

Idiomas: Alemán, Chino, Español, Francés, Inglés, Japonés y ruso.

Se deben llenar los formularios necesarios del PCT con los datos de la solicitud.
Existen programas para la presentación de solicitudes electrónicas.

Una solicitud de patente lleva (i) Descripción, reivindicaciones (Marco de la

protección), dibujos (Deben ser sencillos – solo dibujos) y resumen)

Se deben pagar tasas que principalmente corresponden a una tasa por trasmisión,
una tasa por presentación de la solicitud y una por búsqueda internacional.

(ii) Etapa o Fase Nacional:

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Inicia una vez finalizada la etapa internacional y se sigue en cada país en forma
independiente. Inicia cuando el solicitante elige países y se extiende la solicitud
PCT a los países de su elección. Puede pedirse como Capítulo I, cuando no se
solicitó el examen preliminar internacional y sólo se tiene el reporte de búsqueda o
Capítulo II cuando se pidió el examen Preliminar internacional.

Debe estar en el idioma correspondiente al país. Se informa que se quiere seguir

con el trámite, y es cada país el que define su concede o no la patente.

Ventajas:

(i) Dispone el solicitante de 18 meses más que en caso de que no haya

utilizado el PCT para presentar solicitudes nacionales.
(ii) El solicitante tiene la garantía de que su solicitud se ajusta a la forma
prescrita por el PCT no podrá ser rechazada por razones formales en la
fase nacional (Ello se evaluó en la fase internacional)
(iii) El informe de búsqueda internacional es un dictamen que ayuda a
evaluar si se debe continuar o no
(iv) El solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional
durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes
de su tramitación por las distintas Oficinas de Patentes
(v) Costos.

SECRETO EMPRESARIAL
Noviembre 3 de 2010
 Propiedad Industrial
Ricardo Metke
Falta una parte.

1. Definición

(i) Se refiere a una información no divulgada, lo cual quiere decir que no se

debe tratar de un conocimiento o información que es conocida por un
número ilimitado de personas. Debe ser información limitada a la empresa.

(ii) Esa información debe estar poseída de manera legítima. No se habla de

titularidad . Se desarrolla a través de la investigación, la ingeniería inversa

(iii) Debe estar referida a una actividad productiva, industrial o comercial. Debe
tener aplicación práctica y no ser un simple concepto abstracto.

(iv) Debe ser susceptible de transmitirse a un tercero, que es una característica

del bien patrimonial.

2. Requisitos para protección

Para que esa información esté protegida a través de la figura de secreto

empresarial debe cumplir tres (3) requisitos:

(i) Que sea secreta. Es decir, que no sea conocida por un número
ilimitado de personas. Si se mantiene la información en determinado
círculo sí reuniría requisito del secreto. NO debe ser fácilmente
accesible a los competidores. Este se ha denominado por la doctrina
el requisito objetivo.

(ii) La información debe tener un valor competitivo para evitar que el

empresario le atribuya a cualquier tipo de información esa entidad.
Esa ventaja competitiva puede ser potencial o actual. (Por ejemplo:
reducción de costos, ahorro de tiempo, calidad del producto,
aumento de ventas) o Valor negativo: cuando a través de ese
proceso de fabricación se han podido descartar elementos o
procedimientos que no son los mejores para obtener el resultado
final.

(iii) Debe existir manifestación de voluntad del empresario acerca del

interés de mantener la información en secreto, ejemplo:
Implementación de códigos, cajas fuertes, y en general todas las
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medidas fácticas que implican explícitamente o implícitamente esa
voluntad. Igualmente en forma expresa a través de cláusulas de
confidencialidad.

3. Objeto de Protección

Cualquier tipo de conocimiento puede ampararse por el secreto empresarial.

Limitación: El secreto empresarial podrá referirse a productos, procedimientos
industriales y sistemas de producción y comercialización. (Lista enunciativa)

No podrán ser parte del secreto empresarial:

(i) La información que es de conocimiento público, es de conocimiento

ilimitado e igualmente es de libre utilización

(ii) No podrá constituir secreto empresarial aquella información que es

divulgada por razón de disposición legal o pronunciamiento o
disposición judicial

(iii) Hablaba la Decisión 344 que no se podía proteger información que

es evidente (Se critica porque se diferencia esta institución de la
patente, aquí no se requiere altura inventiva) Así se procedió en la
346 a eliminar esta prohibición de información evidente. Es decir, hoy
sí es objeto de protección.

4. Duración

La protección existe en la medida que perduren condiciones propias del secreto

(Las características). Esa circunstancia es la que determina que en algunos
momento el empresario determine si lo protege a través de una patente, u otro
similar que está limitado en el tiempo, o si a través del secreto que es ilimitado
siempre que mantenga sus características

5. Protección

Se protege contra tres (3) hechos básicos:

(i) Adquisición del secreto: El solo hecho de adquirir el secreto está

restringido en la ley independiente de su explotación. A esa información
puede tener acceso empleados o trabajadores vinculados por contrato
de trabajo o cualquier otro vínculo contractual. Como es evidente en ese
caso la adquisición no está reprimida por la ley porque se tuvo acceso al
conocimiento a través de un contrato. Lo que está reprimido es la
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adquisición del secreto sin el conocimiento y sin el consentimiento del
autor: a través, de figuras como el espionaje. La excepción son las
figuras contractuales que permiten la adquisición, es el caso del contrato
laboral por excelencia.

(ii) Explotación o uso de esa información: Aquí sí aplica a todos, incluso a

quienes tienen acceso al conocimiento vía contractual: Habiéndose
advertido prohibición de uso en forma ajena al contrato.

(iii) Se prohíbe la divulgación o revelación de esa información por parte de

un tercero. Tiene consecuencia particularmente grave, con lo que se
extingue el secreto industrial o empresarial. La Norma establece
requisito adicional, y es que para que esa divulgación sea objeto de
sanción, se debe hacer en perjuicio del titular del secreto o para obtener
beneficio propio o en beneficio de tercero.

Cuando esa información se obtiene de un tercero, sabiendo o debiendo

conocer que ese tercero adquirió la información a su vez de forma ilícita
o a través de mecanismos ilícitos: Estaría sancionado por la ley tanto la
explotación como la divulgación.

Cuando se reprime o persigue esa conducta, se persigue es la

indemnización del perjuicio, pues el daño producido es prácticamente
irreparable.

La divulgación se puede dar:

o Empresario puede divulgar la información por

a. Voluntad propia o imprevisión (Ejemplo, conferencia que hace

el empresario; o por ausencia de asunción de medidas
expresas explícitas y razonables para impedir divulgación de
la información)

b. Por disposición legal

c. Cuando se suministra esa información a una autoridad

administrativa con el objeto de obtener una licencia,
autorización o permiso para determinados efectos. (Ejemplo:
Información que deben suministrar comerciantes o
fabricadores de medicamentos: Información al INVIMA para
poder expedir registro sanitario). Esa información tiene el
carácter de secreto si cumple requisitos y se advierte el
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carácter de secreto, salvo que por razones de salubridad o
similares deba divulgarse. Art. 266: Cuando para efectos de
obtener una autorización de comercialización de un producto
farmacéutico o agroquímico que utilice nuevas propiedad
químicas y que suponga un esfuerzo considerable, esa
información está amparada por el secreto empresarial y la
entidad que la reciba debe protegerla para impedir la
competencia desleal. (Cuando se suministren datos de
prueba que impliquen esfuerzo considerable debe
mantenerse por la autoridad en confidencia – Sin embargo si
es necesaria la divulgación por motivos de salud público:
Deberán adoptarse medidas especiales de protección para
impedir que haya actos de competencia desleal) Principio
General: Cuando un empresario deba suministrar información
confidencial a efectos que se le otorgue licencia o
autorización por el hecho de suministrarla a la autoridad
administrativa, la información no pierde carácter de
confidencial y por ello se traslada deber de confidencialidad a
la administración. Excepción: En la práctica esa disposición
puede distorsionarse: Cuando se aprueba nuevo fármaco o
elemento, se incluye en farmacopea y por ende es de acceso
público. Por ello para dar aplicación la norma cuando esta
ocurre o se divulgue por cualquier otra razón, deben
adoptarse medidas especiales para protección y evitar
competencia deseal.

ME SALI A LAS 8:04

3 DE NOVIEMBRE DE 2010

SECRETO EMPRESARIAL

A diferencia de las figuras que ya hemos visto donde el titular tiene un derecho
absoluto. Si cualquier tercero realiza las conductas prohibidas, el titular acredita
que es el legítimo dueño y perseguir la infracción. En cambio en este caso hay una
protección indirecta, porque se regula como parte de la competencia desleal. Des.
Se prohíbe que terceros no autorizados exploten, divulguen, etc. ese conjunto de
conocimientos que estaban protegidos por el derecho empresarial, en últimas está
prohibiendo que se realicen conductas encuadradas dentro de la competencia
desleal.

Primero se protegió en las Decisiones Andinas. Esto había sido protegido en el art.
308 del Código Penal, así como en la Ley 256.
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No importa el tipo de información que se proteja, siempre que se cumplan los
requisito.

La Decisión 486 introduce una ligera modificación, ya que lo denomina

empresarial, donde se refiere no solo a secretos técnicos, sino también comercial
(Esquemas Distribución).

Definición – Elementos

1. Información no divulgada: Información que está bajo la reserva de la empresa,

no de conocimiento público.

2. Esa información debe estar poseída de forma legítima, nótese de que acá no
se habla de titularidad, porque no hay derecho. Usualmente la empresa
desarrolla los conocimientos con el mismo ejercicio empresarial, por ejemplo:
precios. Este desarrolla a través de sus empleados y técnicos, puede ser
protegida por esta figura. Esto se desarrolla a través de la investigación, a
través de la ingeniería inversa [Se toma un producto en el mercado y se
investiga cómo se produce]. Se prueba acreditando que esa información la
posee la empresa, está en sus medios y está guardada como confidencial. Por
ejemplo, si un proceso de fabricación se toman las notas de cómo es la mejor
manera de hacer algo más fácil, si se mete en una caja fuerte allí estaría
probado. En los contratos de trabajo, se debe pactar.

3. Debe estar referida a una actividad productiva, industrial.

4. Debe ser susceptible de transmitirse a un tercero. Como esta figura se regula

dentro del régimen de competencia desleal, podría entenderse que se protege
una situación de hecho, independientemente del bien, pero este requisito, le da
una característica de un bien patrimonial, al permitirle la negociabilidad del
bien, dándole entidad autónoma y patrimonial.

Requisitos

1. Secreta: esto es lo que otorga la ventaja competitiva al empresario. Esto

significa que no sea conocida por un número ilimitado de personas. También
debe ser NO fácilmente accesible a los competidores del sector
correspondiente.

2. La información debe tener un valor competitivo, puede ser potencial o actual,

de tal manera que logre: A) Reducción de Costos. B) Ahorro de Tiempo. C)
Calidad del Producto. D) Aumento de las ventas. E) Valor negativo, cuando a
través de ese proceso de fabricación se han descartado materiales o
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procedimientos que no son los mejores para alcanzar el resultado. La doctrina
asegura que este es un requisito objetivo.

3. Voluntad del Empresario de darle el carácter del secreto. Este es el La doctrina

asegura que este es un requisito subjetivo, debe manifestar a los terceros que
la información está reservada y es confidencial. Esta voluntad se plasma con
medidas fácticas: restricción de acceso, códigos encriptados, cajas fuertes,
sitios cerrados, horarios determinados. Estas medidas significan que esa
información debe mantenerse de manera cerrada y confidencial. Hay otras
medidas jurídicas, como la cláusula de confidencialidad, a través de la cual se
pacta expresamente la voluntad de que la información debe mantenerse en
secreto.

¿Qué puede ampararse?

Todo tipo de conocimiento que cumpla con los requisitos: modelo, invención,
práctica industrial, información comercial, etc., la lista es abierta, cualquier tipo de
conocimiento puede ampararse.

El secreto empresarial a diferencia de la 344 que lo había obligatorio, la 486 dice

que podrá referirse a productos, procedimientos industriales y sistemas de
distribución, pero lo hace de forma enunciativa, con lo cual le da cabida al montaje
o cálculo de precios.

Los conocimientos de dominio público no pueden ampararse, porque es

información de libre utilización. La norma señala que no podrá constituir secreto
aquella información que es divulgada por razón de una disposición legal o una
decisión judicial, caso de las patentes.

La decisión 344 decía que no se podía proteger la información que fuera evidente,
lo cual se critica por una parte de la doctrina, ya que se protege al empresario es
de tercero, exigirle cierta calidad a la información no tenía sentido, porque no era
una patente, por lo que en la 486 este requisito fue eliminado.

Duración del Amparo

A diferencia de la patente, éste se ampara mientras se den los requisitos

señalados anteriormente [SECRETO; VALOR C Y QUE EXISTA VOLUNTAD].
Esta circunstancia determina que en algunos momentos el empresario tenga la
duda de si protegerse con las anteriores figuras y con el secreto empresarial.
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Cualquier tercero con una investigación privada independiente puede llegar a la
misma solución, esta sería la desventaja.

Hechos Prohibidos

1. Adquisición del Secreto: el solo hecho de adquiriré el secreto es prohibido,

independiente de que se explote, use o divulgue. En este punto se debe
diferenciar:

a. A esa información pueden tener acceso empleados o terceros que estén

vinculado mediante contrato [Contrato de trabajo, Contratista, Contrato
de Asistencia Técnica o de Suministro de Información Tecnológica
donde se pacta confidencialidad, o contratista solo para tener acceso al
conocimiento] al empresario. Tuvo acceso al conocimiento de forma
contractual y licita.

b. El acto reprimido, es cuando el 3 sin el consentimiento del empresario, a

través del espionaje, obtiene el secreto.

c. Contratar empleados de la competencia para obtener la información del

competidor.

d. Cuando un tercero adquiere la información, conociendo o debiendo

conocer,. Que ese 3 adquirió la información de una forma ilícita.

2. Explotación o Uso de la información.

a. Aplica a quienes lo hayan conocido contractualmente con limitación

porque está prohibido

b. Y si ha sido adquirido la información por espionaje.

3. La divulgación o revelación de esa información: Con la divulgación se extingue

el secreto industrial. La norma señala que esa divulgación [486] parea que sea
sancionable debe hacerse en perjuicio del dueño del secreto o para beneficio
de un tercero o propio.

Divulgación.

El daño producido por la divulgación es irreparable, se puede producir la

divulgación de la información, así:

Por el empresario:
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1. Por voluntad propia o por imprevisión (No toma medidas, expresas,

explícitas y razonables para proteger el secreto. O da una conferencia del
secreto): se destruye el secreto, sin consecuencia legal.

2. Por disposición legal.

Cuando se suministra a una autoridad administrativa para obtener una
licencia, autorización o permiso para por ejemplo comercializar un producto,
es el caso de los fabricantes de productos farmacéuticos ante el INVIMA,
quien para expedir el registro sanitario, exige cierto tipo de información,
para determinar si el producto reúne las condiciones de idoneidad. En este
caso, el art. 266 contempla esta situación que ha generado mucha
controversia, el artículo dice que en este caso, comercialización de un
producto farmacéutico o agroquímico que utilice nuevas entidades químicas
y que suponga un esfuerzo considerable, y la entidad que la reciba
procurará que no se utilice de manera desleal. Esta norma cubre a las
farmacéuticas, para poder comercializar un nuevo producto incurren en
altos costos para determinar su viabilidad, son los famosos datos de prueba
de los productos que se prueban durante varios años. Por eso desean que
se mantengan en secreto, pero por virtud de esa obligación de suministrar
la información, pueden quedar desprotegidas y cuando se aprueba ante el
INVIMA un nuevo producto, ese producto hace parte de la FARMACOPEA
NACIONAL [permite que cualquier tercero pueda basarse en esta
información y producir], donde si otro laboratorio lo quiere producir no
estaría obligado a aportar los datos de prueba. Esto ha generado mucha
presión a través de APYC para que se proteja los esfuerzos económicos y
financieros, por eso el artículo 266 dice que cuando se suministren datos de
prueba con esfuerzo, la autoridad administrativa debe protegerlos, pero no
define que es un uso comercial desleal, sin embargo si por razones de
salud pública debe divulgar los datos, deberá evitar medidas de protección
para evitar la comisión de actos de competencia desleal, por ello en el
decreto 2085 se estableció que los terceros que quieran comercializar esos
productos no podrán utilizar esos datos de prueba después de transcurrido
un periodo de tiempo de cinco años a partir de la fecha en que se
suministra la información. Cuando el decreto 2085 estableció esta norma,
fue demandado a través de una acción de cumplimiento, ante el tribunal
andina, diciendo que la legislación andina, no establece la protección de 5
años para el secreto empresarial, y el tribunal les dio la razón y ordenó al
gobierno colombiano, darle cumplimiento y que adopte las medidas
internas, para desvirtuar este inconveniente y acomodarse a la decisión
andina. Evidentemente, la sentencia es muy política, porque desconoce el
texto del art. 266. En ese momento como Colombia tenía varios
compromisos, pidió una interpretación autentica a la comisión del tribunal
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andino, para que interpretará el art. 266 y con esa interpretación se dio
validez al decreto, donde se dijo que los países si podían adoptar medidas
especiales. En este momento se retiró Venezuela de la Comunidad Andino.

Por lo tanto, se traslada la obligación de confidencialidad a la autoridad que

la recibe. Para productos farmacéuticos hay una disposición que pueda
distorsionarse por la práctica colombiana.

En caso de cosméticos y alimentos se protege por la norma general, que

las autoridades administrativas están obligados a guardar la
confidencialidad.

Acciones

Cualquier acto que viole el secreto es demandable a través de las acciones que
establece la ley 256 de 1996. Hay dos acciones una A) declarativa y de condena:
Se declare ilicitud e indemnización. B) Preventiva y Prohibitiva: Evitar que se
realice una conducta inminente de competencia desleal.

Para este tipo de acciones, se exime el cumplimiento de los requisitos: A) Producir

se en el mercado. B) con fines concurrenciales. Por ello se puede demandar a los
ex empleados.

SEGUNDA PARTE
SIGNOS DISTINTIVOS
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Es otro tipo de bienes y que se distinguen de las nuevas creaciones, porque las
nuevas creaciones sustraen de terceros su utilización, pero tienen un monopolio de
una actividad económica, por ello la concesión de los derechos están restringidos,
esa información posteriormente se divulga cuando pasa a ser de dominio público.

En los Signos Distintivos, ocurre los contrario, ayudan a la transparencia del

mercado y facilitan la competencia entre los actores, cuando hay posibilidad de
distinguir las prestaciones es cuando realmente se presenta la competencia, ya
que se informa al consumidor de las ventajas de su producto.

Por ello el régimen es diferente especialmente en la duración, ya que para proteger

los Signos Distintivos, puede prorrogarlo de forma indefinida. Se protege el valor o
good will que tiene una marca. Usualmente los SIGNOS DISTINTIVOS y las
marcas, empiezan con una valor cero en el mercado, pero a medida que la
clientela se ensancha, su valor como activo se incrementa substancialmente. En
momento de fusiones, este bien constituye un activo de vital importancia, es un
bien de transacción comercial, es un elemento de prenda y de garantía de las
obligaciones comerciales.

MARCAS
Dentro de los signos distintivos, el bien paradigmático es la marca que identifica un
bien o servicio del mercado.

1. Función de la Marca

Tiene como función:

1. FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN: Identificación del producto, el consumidor

singulariza un producto (identificación individual) o una serie de productos que
responden a unas mismas características (Identificación numeral).

2. INDICACIÓN ORIGEN EMPRESARIAL Identificar un origen empresarial, ese

signo transmite un origen empresarial determinado, lo cual incide en las
características de ese producto. A veces se desconoce, no se sabe quién lo
fabrica, pero se conoce el origen empresarial determinado.

3. CONDENSACIÓN GOOD WILL Ese producto responde a una calidad

específica, más o menos uniforme, lo cual es muy importante porque le ahorra
costo y tiempo, porque no tiene que probar cada producto.

4. FUNCIÓN PUBLICITARIA: es el mecanismo a través del cual es posible hacer

publicidad, para que el consumidor reciba la información del producto. Sin la
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marca no es posible efectuar la publicidad. Hoy la marca tiene un poder de
venta propio, donde la sola marca despierta un deseo de compra, no solo
derivado de su calidad, sino también por la publicidad.

2. Requisitos de la Marca

La marca, no es un bien tipificado en la norma, sino que la norma señala cuáles

son los requisitos que debe reunir el bien para que le sea concedido la exclusiva.

La Decisión 344 consagra como requisitos el que sea:

(i) Perceptible
(ii) Distintivo (La Decisión 344 hablaba de suficientemente distintivo).
(iii) Susceptible de representación gráfica.
(iv) Lícito
(v) Veraz

Antes era indispensable que el signo fuera visible, no solo perceptible. Con esta
nueva aproximación son susceptibles de registro los signos o los medios
perceptibles. Se admiten como marcas, unas no tradicionales: Colores, sonidos.

En cuanto a la distintividad, es el requisito fundamental que permite que esa marca

o signo puede individualizar ese producto, frente a otras alternativas que se
presenten en el mercado.

No se requiere novedad (se puede registrar marca vencida), ni original, ni mérito

artístico. La norma hoy habla de aptitud distintiva, que es una noción más amplia
de distintividad, porque cuando se habla de marca se debe establecer una relación
inescindible entre el producto o servicio y la marca. La marca está constituida por
la unión de un signo y un producto, si no hay asociación, no hay noción de marca.
Por lo tanto, los requisitos de la marca se analizan a la luz o en relación con el
servicio que van a distinguir. Ej. Azúcar relacionado con azúcar no es distintivo,
pero si se relaciona con ropa sí es distintivo.

Para efectos de la protección de la marca también se encuentra la relación, ya que

se protege en relación a un producto, podrían existir marcas iguales para
productos disímiles.

La Decisión Andina también hace relación al carácter abstracto del signo como tal,
no es marca, un poema, o un conjunto de frases, porque el consumidor debe
reconocerlo rápidamente el producto, no puede ser un montón de letras.
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En cuanto a los olores, no pueden ser registrados, porque es una característica del
producto susceptible de protección mediante secreto o patente. Por ejemplo:
Flores en papel higiénico, el consumidor no permite reconocer que marca es. Por
ejemplo: La estela de una marca náutica, no corresponde a su función.

Por lo anterior, la aptitud es un concepto más amplio.

Hay marcas tan elementales que no cumplen la función de marca, por ejemplo:
Una letra, para ser registrada debe tener un diseño.

Además la norma exige como requisito, que sea susceptible de representación

gráfica, es un requisito formal, que permite que el signo pueda ser registrado ante
una oficina correspondiente. Sin la representación no podría publicarse ni
registrarse, esto dota de seguridad jurídica al régimen. Esta restricción limita el
registro de todo tipo de marcas, cuando no puede ser captado y representado
gráficamente entonces no es susceptible de registro.

¿El perfume es susceptible de representación gráfica? La fórmula es una

referencia de lo que produce, pero el olor mismo no se representa. ¿El sonido? El
del Alka-Seltzer. Técnicamente sí se pueden representar a través de un aparato
especial, pero en la medida en que la administración no puede representarlo, es
marca, pero no se puede apropiar.

3. Tipos de Marca

Las siguientes son las tradicionales admitidas en todas las legislaciones.

1. Nominativas: constituidas por palabras y que pueden ser pronunciadas.

Bavaria, Avianca.

2. Gráficas: Constituidas por imágenes, líneas, colores, que no representan

una cosa, o por dibujos que sí lo hacen.

3. Mixtas: Combinación de las dos anteriores. El dibujo del piel roja con el
dibujo.

4. Plásticas o tridimensionales: Constituidas por la forma del producto.

Ejemplo: Gaseosa de Coca Cola.

5. Sonoras
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La Clasificación no tradicional.

1. Sonoras
2. Olores
3. Táctiles: pastilla del viagra con su diamante especial.
4. Gustativas
5. Marcas en movimiento: dibujos que se mueven.
6. Hologramas.

En principio todas estarían admitidas, pero solo podrán ser registradas en la

medida en que sean perceptibles gráficamente. En EUROPA por el caso Sigma se
limita la posibilidad de representación gráfica, estarían exceptuadas.

CONTINÚA MARCAS
4 de noviembre de 2010

1. Exposición Caso FREEPORT – FREEBORN.

Ley procesal: es de aplicación inmediata.

Ley sustancial: también es de aplicación inmediata, pero debe respetar las
obligaciones previamente adquiridas. Dijo para el EXAMEN, no sabemos, pero
quien sabe: Si la nueva norma establece una nueva causal o la suprime, ¿Qué
norma aplicar? La solicitud genera simple expectativa, que no genera derechos,
se debe aplicar la nueva norma, porque es una norma de aplicación inmediata. Si
se aplicara la norma anterior, se estaría en un caso de un acto administrativo
abiertamente contrario a una disposición legal de inmediata aplicación. Es que en
este caso no hay un derecho consolidado, sino una mera expectativa.

Se pueden subsanar requisitos formales, no una prohibición de carácter legal. En

principio la decisión 486 define que son susceptibles de registro.

LOS SIGNOS NO PROTEGIBLES COMO MARCA

Causales de Irregistrabilidad Pero se señala los casos en que el signo no puede

ser registrado como marca (Art. 135 y 136)

ART 135 Prohibiciones inherentes al mismo signo distintivo, que tocan con su
capacidad y aptitud distintiva, licitud y veracidad. Ese tipo de causales, en principio
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protegen el interés general, del mercado y consumidores. Su violación es mucho
más fuerte y por ello estas son prohibiciones absolutas, con una consecuencia
procesal que veremos más adelante. Son causales taxativas de irregistrabilidad.
Acá la sanción es de la nulidad absoluta, procesalmente se puede intentar su
nulidad en cualquier tiempo y por cualquier persona.

Se refieren a tres tipos: referentes al signo que tocan tres temas:

1. Capacidad Distintiva: NO es distintivo el que es genérico [Designación del

producto mismo que se quiere identificar, porque sería el nombre común,
silla para distinguir silla, muebles para distinguir sillas. Acá encontramos el
nombre usual, el nombre técnico e inclusive el nombre corriente, (acá
manjar blanco para distinguir arequipe en el valle]

Tampoco los Descriptivos [Dan una información necesaria y directa sobre el

producto o el servicio que se quiere distinguir, respecto de su cantidad,
referencia geográfica, etc. Acá se pierde la capacidad de identificar el
producto. Acá se está protegiendo, al dar una exclusividad sobre ese signo,
se estaría excluyendo a los competidores de la posibilidad de informar a los
consumidores de las características de sus productos. Ej. Colores para las
tuberías para diferenciar las de gas, agua. Si se da un color a un
empresario, se estaría restringiendo el derecho de los otros competidores,
impidiendo que informaran al consumidor sobre la característica del
producto. Ej. Si ha solo un restaurante se le posibilitaría utilizar el color rojo,
se estaría ante una situación que afecta a los competidores.

La norma dice que no se podrán registrar si son exclusivamente genéricos.

Así eventualmente un conjunto marcario, podría contener un nombre
genérico, pero si se registra, otras personas podrían registrar el nombre
genérico. Ej. Arroz Diana, terceros pueden utilizar ese nombre genérico, así
puede existir Arroz del Huila.

´ÑLL..
2. Ilícitos, van en contravía de una disposición, atentan contra las buenas
costumbres y la moral pública, se negó el registro de terrorismo.

3. Se prohíbe el registro de los signos o denominaciones engañosas, que

mencionen una característica que el producto no tiene. Los nombres
geográficos pueden utilizarse siempre y cuando no induzcan al consumidor
a pensar que por ser de allá tiene unas características específicas.
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4. Banderas, siglas de estados o de organizaciones internacionales, porque
podría pensarse que tiene un patrimonio estatal del producto. La bandera
se puede registrar solo si tiene autorización.

El artículo 136 de la Decisión 486:

Se refiere a derechos que puedan ser violados por el signo que se solicita como
marca. La sanción no es tan fuerte, ya que por su propia definición se está
afectando a un particular. Por lo tanto, no se podrá registrar como marca el signo
que viole un derecho de tercero. No hay enumeración taxativa, sino por vía de
ejemplo, se niega el registro si se violan derechos de terceros. Acá se protegen
intereses particulares y generales, cuando el consumidor se engaña, cuando
existen dos marcas parecidas en el mercado. Pero en opinión del profesor, es más
importante el interés particular.

Acá la sanción es de nulidad relativa, procesalmente se traduce en que se puede

demandar el acto dentro de los cinco (5) años siguientes a la concesión del
registro.

En este caso los derechos que se pueden violar:

1. Sobre marcas o lemas.

2. Sobre nombres o enseñas.
3. Sobre signos notoriamente conocidos.
4. Otros derechos de propiedad industrial.

Cuando exista un conflicto de esta naturaleza se debe tener en cuenta:

1. Prioridad en el tiempo. Habrá que probar que esa fuente del derecho es
anterior en el tiempo, si se trata de una marca, se debe tener en cuenta la
fecha del registro, el uso acá no tiene incidencia en el derecho marcario, así
quien solicita primero tiene una prioridad o una preferencia, quien lo
obtenga ya tiene un derecho consolidado. Entonces se debe probar:

a. Prioridad en el registro de la marca.

b. Prioridad por el registro de la marca.
c. Presentación de la Solicitud con reivindicación de prioridad donde se
retrotrae la fecha.

PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLICAN LAS MARCAS

La marca está compuesta por dos elementos: el signo como tal y el producto al
cual se refiere ese signo. Esa relación es necesaria para calificar los requisitos de
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validez sino que también determina su ámbito de protección, este es el PRINCIPIO
DE ESPECIALIDAD. Pueden existir marcas idénticas que amparen productos
disímiles.

2. Signo: se debe dar en principio, lo que se denomina un riesgo de confusión

entre los dos signos, no solamente aplica con signos absolutamente
idénticos, sino también con aquellos que son similares y que causen
confusión en el público.

Acá se debe presentar el simple riesgo de confusión, no exige una

confusión actual. Se habla hipotéticamente de qué pasaría si los signos
concurren en el mercado. El juez debe valorar solamente el riesgo, por lo
tanto no debe exigir una prueba de confusión actual, que se suple con el
argumento de posibilidad de confusión.

Es un examen subjetivo, no arbitrario, la decisión debe ser motivada, y debe

aplicar las siguientes reglas, los signos se pueden confundir desde tres
puntos de vista:

a. Factor Ortográfico [Palabra] o Visual [Producto]: el consumidor se

guía por la impresión visual que resulta del mismo, y por ello debe
tenerse en cuenta para determinar ese riesgo de confusión.

b. Factor Fonético: con las denominaciones susceptibles de

pronunciarse.

c. Factor Conceptual: la importancia ha variado en la doctrina con el

tiempo. Esto es cuando el consumidor tiene la evocación de una idea
en razón de la marca, que otra marca podría generarle confusión.

Por los anteriores factores, puede surgir la confusión. El Tribunal ha

dicho que tan solo uno de los elementos es suficiente para que surja el
riesgo. Además hay otras reglas que se han establecido por un autor
argentino, que han sido adoptados con alcances mayores por el tribunal
argentino.

Para estos efectos de analizar la existencia de riesgo de confusión debe

además observarse: Las marcas deben apreciarse en su conjunto, no se
fracciona la marca. Esto con algunas excepciones:

i. Marca Fantástica: Está constituida por una palabra que no

tiene una significación en ningún idioma. Es una marca fuerte.
Ej. IKEA IQUEA es irregistrable,
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ii. Marca Arbitraria: Tiene significado, pero ninguna relación con

el producto que va a distinguir. Ej. Pielroja. Es una marca
fuerte

iii. Marca Evocativa: No es una marca genérica o descriptiva,

pero suscita una bondad o característica del producto. Es la
marca que les gusta a los publicistas, porque es de fácil
recordación. Ejemplo. Fresca avena, acá su distintividad está
en la combinación de dos términos genéricos. Ej. Chocomilo.
Esta es una marca débil.

En las débiles, es más difícil la oposición, por ejemplo Nescafé, no

puede oponerse a que otros utilicen el término café. Esto sucede
mucho en los farmacéuticos. También se evidencia, cuando un
elemento se convierta en un elemento de uso común a pesar de no
ser genérico ni descriptivo, es no apropiable.

d. Cuando el examinador está cotejando debe fijarse en las

semejanzas no en las diferencias.

e. Las marcas deben analizarse sucesivamente y no de manera

simultánea. Esto porque el consumidor, al escoger un producto en el
mercado, a no ser que sea uno muy específico, generalmente tiene
un recuerdo difuso de la marca de sus preferencias, él las mira de
forma sucesiva, sino simultanea, y así no funciona el recuerdo del
consumidor.

f. Tipo de consumidor y tipo de producto, ello determina el grado de

atención que tiene el consumidor para seleccionar el producto. Ej.
No es lo mismo comprar un BMW que una bolsa de leche.

3. Producto o Servicio: No necesariamente el hecho de que pertenezcan a una

clase los hace similares, y si pertenecen a clases diferentes, no
necesariamente son disímiles, por lo tanto, se protege los productos que
tengan conexión competitiva: Ej. Gaseosas y productos lácteos.
a. Mismos Medios Publicidad.
b. Misma Finalidad.

NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES

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Acá no es el registro, sino el primer uso que se haga en el comercio, para su
protección se debe invocar es que ha sido usado con anterioridad a la fecha de
solicitud de registro que se pretenden oponer.

SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El hecho relevante es la notoriedad misma, para cumplir con la prioridad en el

tiempo, se debe probar que la notoriedad se ha presentado con anticipación a la
fecha de solicitud de registro.

OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Derecho sobre un diseño industrial. En principio hemos visto que algunas

creaciones que están protegidas por las figuras de las nuevas creaciones
no pueden ser protegidos por la figura de la marca. Por ejemplo. Diseño de
un Volkswagen.

En principio no se puede proteger porque los diseños industriales no tienen

un determinado tiempo, expirada su vigencia pasan a ser de uso público,
esto no sucede con la marca, si fuera así se perpetuaría desvirtuando la
noción de la nueva creación. En el diseño industrial se protege la forma
particular, cuando se registra una botella, la protección recae sobre el
modulo, independientemente del producto o servicio, cuando se registra
como marca, solamente se protege en relación con el producto o servicio
que está amparando, restringida bajo el principio de distintividad.

Ahora, existe una prohibición expresa, cuando la marca tiene un efecto

funcional o una ventaja técnica, en este caso, si está prohibido su registro
como marca, la forma de un cuchillo o la nariz del avión de Concorde,
evidentemente pueden distinguir pero tienen una función específica, no se
puede proteger porque se estaría dando protección a una ventaja técnica
indefinida. Es de resaltar que la forma que se prohíbe es la técnicamente
necesaria, si se cambia la forma se produciría de manera diferente, o
cuando por esencia no se puede separar la función técnica del producto.

- Derechos de autor: la norma anterior decía los títulos de las obras literarias,
o los personajes simbólicos ficticios, a menos que se obtuviera el
consentimiento del autor. La nueva normativa de una forma más general,
dice que se prohíben registrar como marcas aquellos signos que infringen
los derechos de autor, por ej. Registrar la paloma de Picasso. Ahora bien es
de resaltar que esto no quiere decir que una obra protegida por el derecho
de autor no pueda cumplir la función de marca, sino que es necesario que
el autor consienta en ello o que el autor lo registre como marca.
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De otro lado, es de tener en cuenta que una obra de los derechos de autor,
no tiene automáticamente los mismos derechos del derecho marcario, para
ello debe registrarse, solo tiene la prohibición de que su obra se utilice
como derecho marcario.

¿Ahora bien, qué requisitos se le exigen a una obra del derecho de autor
para ser registrada? El requisito de prioridad. (El derecho de autor solo
protege la forma de expresión), así si el signo reproduce de forma absoluta
la protegida o sus elementos esenciales, pero la obra del derecho de autor
no se puede extender de forma tan basta, en principio no es claro que se le
puedan aplicar los requisitos de confundibilidad y del mercado. En todo
caso, el derecho de autor y el derecho marcario será objeto de una
exposición por un señor.

CONTINÚA
5 de noviembre de 2010

Llegue tarde.

En la presentación de un producto hay signos que se utilizan a titulo marcario y

otros con otra naturaleza, esto lo veremos cuando se estudie el alcance del
derecho.

En el caso de los derechos del artículo 136 decíamos que existe una enunciación
general, a través de un signo marcario no se puede violar varios derechos, también
se puede violar

- Derecho a la personalidad; imagen, caricatura, pseudónimo. Ej. no se

puede registrar la imagen de Amparo Grisales como marca.
- Aquellos derechos de las comunidades indígenas, representados por los
nombres que ellos utilizan, solo se pueden registrar si se obtiene el
consentimiento de la comunidad.

El artículo 137 es de particular importancia, dice que cuando a través de un signo

la administración tenga indicios razonables, de que con ese signo se pretenda
consolidar o perpetrar un acto de competencia desleal podrá rechazar ese registro.

De ahí surgen varias preguntas:

1. Otorga aparentemente una amplia facultad a la administración. NO es
netamente taxativa.
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2. De otra parte, la solicitud sería un medio para cometer el acto y facilitarlo,
por sí misma la solicitud no es un acto de competencia desleal. Ej. Imitación
de una marca que exista en el mercado.

3. Podría invocarse una acción de nulidad basado en esa causal? El artículo

172 no lo contempla.

CASO MURIEL ARIEL

El consejo de estado le faltó señalar que el apellido Muriel, le otorga

automáticamente el derecho a registrarlo. Un nombre en este caso se enfrenta a
una marca.? Dejo la inquietud.

PRIMER EXAMEN - 8 DE NOVIEMBRE DE 2010

ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

En los derechos de autor la fuente es la mera creación siempre que se exteriorice.

En materia de propiedad industrial se requiere pronunciamiento de una autoridad
administrativa. En el tema MARCARIO la fuente es distinta.

o En algunos casos es el primer uso que se hace de la marca. Genera

inseguridad jurídica por cuanto se desconoce en qué momento se
genera.

o Por eso se hace mención a que es a partir del registro. Primer

Sistema: PRIORIDAD DE USO: El registro tiene un efecto
meramente declarativo, tiene efectos de publicidad. Declara que ese
titular en virtud de otro hecho es el titular del derecho, ese otro hecho
es el USO. En el Segundo Sistema: PRIORIDAD DEL REGISTRO:
El registro tiene efecto atributivo, atribuye propiedad sobre marca. Si
es Sistema MIXTO: Período en que registro: un primer término en
que es cuestionable, se puede oponer.

o EL Sistema que adopta la Decisión 486 y el régimen Colombiano, es

sistema ATRIBUTIVO PURO: El uso que haga un tercero de la
marca, es irrelevante. Quien primero solicite tendrá la prioridad para
que se conceda ese derecho. La excepción al sistema atributivo es
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la marca notoria en donde la fuente de propiedad es la notoriedad
misma (Difusión amplia, uso intenso de la marca)

Cuando hablamos de derechos de propiedad, el derecho es absoluto, sólo debo

demostrar que soy el titular en los términos expuestos. Diferente es cuando se
trata de actos de competencia desleal en donde se debe evidenciar la totalidad de
los elementos que la consagran. Por eso es diferente la acción de competencia
desleal a la de protección de la propiedad.

El derecho penal únicamente protege cuando se cumple requisito para protección

legal. Si la marca únicamente está usada, no procede delito.

La concesión del registro debe registrarse en libros de propiedad industrial.

COMPLETAR CON LIBRO Debe expedirse certificado de registro que certifica
existencia del registro y como tal prueba del derecho. Como se produce a través
de acto administrativo lo ampara presunción de legalidad. Ese certificado de
registro es la prueba idónea para demandar la protección del derecho y contiene
todos los elementos que delimitan la protección del derecho.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Se inicia por petición del particular. Se adelantan trámites para que administración
forme criterio de juicio. Se llama a terceros para que se opongan. Por tratarse de
acto administrativo debe seguirse procedimiento preciso para que no se vulneren
derechos del titular ni de terceros, todo ello se encuentra reglada, a tal punto que
se indica en qué forma debe pronunciarse.

Por ello además tiene una vocación jurisdiccional, instituida para que la jurisdicción
contenciosa administrativa determine si el acto es acorde a derecho, que se
manifiesta así:

o Titular: Si se le niega el acto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO. Nulidad del Acto y que a título de restablecimiento
se otorgue derecho. Se debe agotar vía gubernativa y se tienen 4
meses de caducidad. Se regula por el Código Contencioso
Administrativo.

o Terceros: Artículo 172 de la Decisión 486: Diferencia nulidad

absoluta y nulidad relativa: Procederá Nulidad absoluta cuando se
haya incurrido en una de las causales de irregistrabilidad en el art.
135 que consagra prohibiciones absolutas y procederá Nulidad
relativa cuando se infrinjan normas de art. 136 de Prohibiciones
relativas y además cuando el acto se haya obtenido de mala fé.
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Ejemplos de Mala Fé (i) Cuando quien registra la marca lo hace con
ánimo esencialmente especulativo. Era el caso de alguien que sabía
que iba a venir cadena de almacenes, lo registraba con el propósito
de negociarlo con la empresa que iba a venir al país. (ii) Distribuidor,
cliente, licensatario de un tercero, registre esa marca a su nombre
sin autorización del empresario. (iii) Se obtiene registro con
documentos falsos. La de nulidad absoluta puede ser propuesta por
cualquier persona en cualquier tiempo. La nulidad relativa, en
cualquier persona (El Consejo de Estado ha hecho mención a
cualquier persona interesada), y dentro de los cinco (5) años
siguientes.

Las etapas del procedimiento administrativo son básicamente los de la patente.

(Decisión 486 de preferencial aplicación y complemento del CCA) La diferencia es
que aquí no hay solicitud de examen de fondo, si no se solicita no es razón para
denegar el registro. Los términos se reducen a la mitad.

La oposición es acto de tercero para que se abstenga registrar la marca (i) Viola
requisitos, (ii) Viola su propio derecho. Para la oposición hay que evidenciar interés
legítimo, en el primero de los eventos: Disminuida posibilidad de competir. El
interés legítimo se ha establecido es cualquier perjuicio al que se podría ver
avocado el opositor que no necesariamente coincide con un derecho particular. En
la 486 se hace referencia a la OPOSICIÓN ANDINA si bien los efectos son
territoriales, la Decisión 486 establece algunos efectos de extraterritorialidad,
precisamente previendo que este marco de negociación va a llevar a una unión de
países, o bloque de comercio, en donde los derechos en principio debería tener
efecto regional. ¿Cómo se puede oponer a Tratados de Libre Comercio? Porque
se impide libre circulación de mercancías y registros. Se busca que cuando haya
solicitud prioritaria en otro país andino, puedo presentar oposición a nivel regional.
Ello sólo se consagra para la oposición. Para efectos de implementar que se haga
efectiva se dispone que las gacetas se deben hacer llegar a los diferentes países
para que consulten.

Puede ser fundamentada en solicitud (Proceso se suspende hasta tanto se

resuelva la suerte de la solicitud prioritaria) o en proceso concedido. Además el
opositor debe demostrar que tiene interés en el Mercado en donde se opone, ese
interés se puede demostrar a través de la presentación de una solicitud.

VIGENCIA DEL REGISTRO Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO

Una vez expedido el acto administrativo y ordenada la inscripción, la duración es

de 10 años a partir de la fecha que se indica en la resolución de concesión. Tiene
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duración de diez (10) años que puede ser renovado indefinidamente por períodos
iguales. Para que se entienda presentado en término la renovación, debe serlo en
los 6 meses anteriores a vencimiento del término – si no se presenta en ese
término, tiene plazo de gracia adicional de 6 meses, plazo durante el cual
permanece vigencia siempre que se presente solicitud en ese plazo de gracia. La
renovación debe concederse en forma automática. No hay nuevo examen –
cumplidos los requisitos de forma, debe expedirse el acto de renovación en forma
automática.

Debe haber acción especial en que se establezca competencia a la administración,

esa decisión es controvertible ante jurisdicción contenciosa. La norma contempla 3
acciones: (i) Por no uso, (ii) Vulgarización y (iii) Notoriedad
Si solicitud de renovación es posterior al período, es viable presentar oposiciones.

El registro puede perder vigencia en tres (3) eventos:

(i) Caducidad del registro que se produce (1) Por el vencimiento del
término: no exige pronunciamiento de la administración, el sólo
transcurso el término sin solicitar la renovación genera caducidad: es
decir, extinción del derecho, y una vez caducado, puede ser solicitado
por cualquiera. (2) Ausencia de pago de tasas oficiales.

(ii) Renuncia: Total o Parcial (Cuando la marca ampara varios productos y

se renuncia a uno o varios de ellos, subsistiendo otros 1)

(iii) Cancelación del registro: (i) Por razón de orden administrativa_ Cuando
acto administrativo particular y concreto, sólo se revoca con autorización
Sin embargo se otorgan 3 acciones administrativas:

(1) Por no uso: (3 años). No se requiere uso continuo, si se usa en esos

3 años, se suspende el término Debe señalar dentro de ese término,
dan traslado de acción de cancelación: 60 días: o que ha usado la
marca o que existe razón justificada. Qué se entiende por Uso: Uso real,
no basta simple publicidad: Debe tratarse de producto disponible en el
mercado en cantidad suficiente para atender demanda del mercado
atendiendo características del producto y condicione de la empresa,
razonable. Siempre debe proponerse por parte interesada.

(2) Por vulgarización de la marca: Por el uso de la marca puede

generarse un significado secundario: No es el inicial. Ya no como
descripción el género o del producto. Ejemplo: PAPEL CELOFÁN: Era
1
Hay sistema uniclase. Si se quieren de varias clases debe presentarse solicitud sobre cada clase. Hay tratado para
multiclase, pero aún en proceso de aprobación.
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una marca. Sin embargo por uso indebido es hoy el nombre común del
producto. Igual ocurre con Kleenex. Requisitos: (i) Subjetivo: Hace
relación a la conducta del empresario, que puede tolerar o provocar que
sea un uso ordinario y (ii) Objetivo: Condiciones del mercado: Si dentro
del mercado hay necesidad de competidores para comercializar el
producto: Ejemplo: Termo: no se puede decir en el comercio para
comercializarlo que es una botella que guarda temperatura. Se debe
desconocer que se trate de marca registrada. Puede proponerse de
oficio o por parte interesada.

(3) Por notoriedad de la marca de un tercero. Hay régimen privilegiado

Estos actos de cancelación susceptibles de demanda ante lo
contencioso administrativo, o (ii) Por razón de orden de autoridad
judicial.

CASO LICUADORA OSTERIZER

Se registra Marca compuesta por un dibujo de una Licuadora y el nombre de

Licuadora Osterizer. Se opone: Por cuanto el diseño que se incorpora es una
licuadora común y corriente y por ende NO ES DIFERENCIABLE.

Interpretación Prejudicial: Tribunal Andino: Decisión 344.

o Marca se observa como un todo, no es divisible

o Elemento predominante es el elemento nominativo. Si es evocativa:
Tendría elemento preponderante parte gráfico.
o Se deben cumplir los requisitos de las marcas tridimensionales: No
puede ser forma usual del producto o envase (Excepción; Elementos
arbitrarios o especiales que sí permitan que sobre esa forma del
producto, el solicitante le haya puesto elementos arbitrarios y
específicos)
o Cuando ventaja técnico funcional: Es modelo de Utilidad y no marca
tridimensional

OBJECIONES:

(i) Ventaja Técnica? – Considera que demandante no probó nada sobre la

ventaja técnica.
(ii) Forma Usual: Todos identifican la forma común de la Licuadora: Por ello
es forma usual y por ende no puede ser registrado como marca
tridimensional de OSTER. Puede si tiene elementos secundarios o
caprichosos que hagan que la forma común adquiera carácter distintivo.
Aquí no existe y por ende no se debe poder registrar.
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CONTINUA CLASE
NOVIEMBRE 10 DE 2010

La norma: Requisito para nulidad: (i) requisitos de notoriedad previstos en la norma

correspondiente al momento de solicitarse la nulidad (Conforme a la legislación
vigente). Ejemplo: Bajo la 344 se solicitaba que la marca fuera notoria en país que
se solicita protección, en la comunidad andina, o en otro sujeto a reciprocidad
(Este último se elimina en la Decisión 486).

Por el texto de la norma se entendería que la cancelación se puede pedir ne

cualquier tiempo.

Procedimiento expedito de carácter administrativo, se corre traslado a titular e la

marca para razones de solicitud, y luego traslado, y finalmente se decide.

La otra razón de cancelación de la marca: Cuando proviene de autoridad

jurisdiccional (Nulidad)

Vía civil: ¿Se puede solicitar cancelación del registro?: Cuando conflicto entre
particulares: y uno alega un mejor derecho. ¿Puede Juez civil como decisión
complementaria a la solicitud, ordenar la cancelación del registro? Hay 2 tesis: (i)
Registro es consecuencia necesaria del acto administrativo, para pedirse la
cancelación del registro debe partirse de que el acto esté anulado, luego la
cancelación del registro debería suponer la nulidad del acto administrativo:
competencia única de la jurisdicción contencioso administrativa. (ii) Acción
reivindicatoria (Aplica a patentes, diseños y marcas): Quien pretenda o crea tener
mejor derecho de obtención: Podrá demandar ante el Juez ordinario, para que se
resuelva, si en trámite: Que se le asigne, y si está registrada que se cancele el
registro y se conceda a él el derecho. Esto es competencia de la Jurisdicción
ordinaria: NO se resuelve sobre legalidad del acto, sino sobre titularidad: conflicto
de derechos – Puede entonces el juez ordinario ordenar la cancelación.

¿En materia de Marcas? Aquí no hay derecho subyacente que otorgue prioridad
para registrar – Sistema atributivo puro (El único hecho relevante para determinar
titularidad: registro de la marca), por ende hecho distinto a actividad ante la
administración no generaría potestad para generar el registro. Aquí no es tan claro
entonces si en materia de marcas puede el Juez ordinario decidir la cancelación
del registro.

Tarea: Estudiar Caso Luis Vuiton - La marca la había registrado alguien en

Colombia. Se demanda muchos años después invocando Convenio con Francia:
Marcas legalmente protegidas en los países indistintamente (Se observa ley local:
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Se protege marca) – Se dice que el que había utilizado la marca: Tenía derecho
sobre la misma vulnerado por el titular del registro de la marca en Colombia y que
como consecuencia de ello debía ordenarse cancelación. El Juez en efecto lo hizo:
Subió a casación.

La tesis del Consejo de Estado: recientemente desconoció precedente

jurisprudencial y en caso denominado TIMBERLAND se pronunció en sentido
contrario. Se había registrado marca en Colombia. Se invocó Convención de
Washington- se protege nombre comercial en cualquiera de los países de la
Convención. Presenta demanda ante jurisdicción ordinaria. Demandado alegó
conflicto de competencias (Tribunal ratificó) –Consejo de Estado solicita el proceso
por tratarse de cancelación del registro. Juez civil en desacuerdo – se generó
conflicto de competencias lo resuelve Consejo Superior de la Judicatura, decidió a
favor del Consejo de Estado quien rechazó demanda (No acomodado a demanda
de nulidad – empezando por el demandado).

ALCANCE DEL DERECHO MARCARIO

SE DICE por la Doctrina que el derecho marcario tiene dos (2) dimensiones:

(i) Positiva: Facultades de explotación del bien y se asimila a derecho de

propiedad ordinario (Puede usar la marca, permitir su uso a terceros,
constituir prenda, contrato de franquicia, puede disponer (NO hay
limitación, en otras legislaciones, y en un período anterior se exigía que la
marca se transfiera con la empresa o con el establecimiento de comercio:
Hoy en día se han individualizado), entre otros), puede disponer, total o
parcialmente. El derecho está restringido porque su titular solo puede hacer
uso de la marca en la misma forma que la marca se encuentra registrada, y
además debe usarse con relación al mismo producto o servicio registrado.

(ii) Negativa: Facultad del titular de impedir que terceros usen la marca: Ius
prohibendi. Se amplia. No sólo impedir que tercero utilice marca idéntica a
la suya para los mismos productos o servicios, sino también puede impedir
el uso de otra marca que sea confundible con la suya. Puede prohibirse
uso de un tercer cuando se genere un riesgo de confusión que ampara
todos los otros usos de signos distintivos y en productos no amparados por
el registro siempre que registro o uso pueda generar posibilidad de
confusión en el mercado..No necesariamente actual o presente, sino riesgo
mismo, cuando se consuma ya hay perjuicio irreparable para el titular. O
puede generar Riesgo de asociación: No confusión directa: Pero
consumidor escoge el producto cuando piensa en forma equivocada qe
proviene del mismo origen empresarial o que existen vínculos económicos
o jurídicos. También protección de Riesgo de perjuicio ilícito al titular de la
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marca porque es usada por un tercero – aproveche indebidamente el
prestigio de marca por un tercero. Ello ocurre en marcas reconocidas
notoriamente que tengan posición privilegiada en el comercio. Se genera
perjuicio ilícito: Cuando el valor promocional de la marca se pueda llegar a
determinar (Caso de la dilusión), hay ciertas marcas que por razón del
prestigio tienen carácter único en el mercado (Asocia con status en el
mercado) Por ejemplo: Marca Tiffany (Joyas), demandó a hamburguesería:
Puede generar un deterioro de la marca aun cuando no hay riesgo de
confusión ni de asociación – este es caso de dilusión. Y aprovechamiento
indebido de reputación ajena: SOLO APLICA A LA MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA.

La conducta restringida es la introducción (Oferta, distribución, venta, puesta a

disposición del público) en el comercio del producto (Se estampa en el producto) o
de un servicio (Uso referencia) (Esos son los Hechos que por esencia reprime la
ley) que ostente la MARCA INFRACTORA (Cuando reproducción, marca idéntica o
confundible y que distinga un mismo producto). La importación, exportación y
utilización de la marca infractora en publicidad o en documentos: Se entiende por
Uso en el comercio (Alcanza entonces a quienes intervienen en la comercialización
del producto). También se encuentra reprimido el solo hecho de estampar la marca
en el producto, envase o en documentos que sirvan para promocionar la marca,
para qie prospere la acción ni tiene necesariamente que salir al comercio.

Tampoco se puede alterar o afectar la integridad de la marca.

En estos cuatro (4) casos se refiere a uso comercial y público.

En el caso de la marca notoriamente protegida puede accionar cuando tercero

hace uso público de la marca, incluso no comercial, si se presentan las situaciones
descritas.

EXCEPCIONES AL IUS PROHIBENDI

Noviembre 11 de 2010

Situaciones en que los particulares pueden usar la marca, sin autorización del
particular y sin incurrir en conducta alguna

1. Uso de denominaciones o situaciones relativas a circunstancias o

naturaleza del producto que son similares a una marca registrada, pero por
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el uso que se está dando al producto el titular no puede restringir esa
utilización. Ejemplo 1: Si Señora ELVIRA VELEZ que fabrica artículos de
cuero y como parte de la presentación pone “productos fabricados por
ELVIRA VELEZ”. El titular de la marca VELEZ (Cuero) puede objetar ese
uso? No. Porque a pesar de que se reproduzca un elemento de la marca, la
Señora ELVIRA VELEZ lo está haciendo en ejercicio del derecho que le
corresponde de informar al consumidor quién es el fabricante del producto.
Debe usar esa expresión de buena fe (No para generar confusión sino para
informar) y que no sea a título de marca, únicamente se puede usar a título
informativo. Ejemplo 2: Si alguien vende Avena Fresca DIANA, la marca
FRESCAVENA no se puede oponer pues hace referencia al producto

2. Uso de los intermediarios comerciales – Intermediarios que hayan adquirido

lícitamente producto por parte de terceros, puede promocionar el producto
con la marca de ese tercero. Lo mismo ocurre con aquellos fabricantes de
accesorios o piezas de repuesto, que para efectos de publicitar su producto
hacen referencia a la compatibilidad con el producto de marca de un tercero
Ejemplo 1: Estas llantas marca X pueden ser usadas en vehículos Nissan
Ejemplo 2: En computadores. Aquí también debe hacerse a título
informativo y de buena fe (Deje saber con toda certeza al consumidor que
no tiene vinculación alguna con el fabricante) Ejemplo 3: Propaganda
comparativa (Cuando un comerciante pondera ventajas de su producto
frente al de un tercero – Si la ley permite esa posibilidad para efectos de
hacer comparación debe mencionar la marca del tercero) La propaganda
comparativa es admisible2

3. Es el que se denomina AGOTAMIENTO DEL DERECHO un producto que

se introduce al comercio circula libremente en él, puede haber ventas
sucesivas, segundas ventas. Producto de la propiedad intelectual – Puedo
impedir uso o distribución de producto en el comercio. En virtud de esta
figura está restringido hasta que se efectúa la primera venta, una vez ello
opera la posibilidad de seguir controlando el bien en el comercio se pierde
(Se agota, se termina), puede haber restricciones de tipo contractual. No se
puede controlar destinación que haga adquirente del producto. Ello es en
materia local y en materia internacional. En la comunidad andina se incluye
el agotamiento internacional, si titular, o persona autorizada o vinculada al
titular, no podrá impedir la importación de dicho producto en el país en que
está protegida la marca (Se consagra tanto en el caso de la patente como
en el caso de la Marca) La excepción a esta excepción: ¿Cuándo el titular
recobra la posibilidad de controlar el producto?: Cuando se altera el envase

2
Cuando la norma aduce que una excepción es la propaganda comparativa: Quiere decir que es lícita: Siempre que
contenga información fidedigna, confiable, no desacredita al competidor, informa circunstancias verídicas, y hace
comparación sobre extremos análogos es propaganda lícita.
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o se modifica, o se altera el producto en alguna forma. ¿Qué ocurre cuando
hay distribución exclusiva? Si el empresario otorga distribución exclusiva, y
no se cumple: Puede surgir responsabilidad contractual. El contrato tiene
efecto relativo: Solo vincula a las partes: Los terceros no vinculados a dicha
exclusividad.

4. Importaciones provenientes de otros países de la Comunidad Andina: El

principio que se establece es el de territorialidad. No se podrán importar ni
coexistir esos productos en los mercados de los diferentes productos No
pueden coexistir marcas similares o idénticas en un mismo mercado.
ejemplo 1: En Colombia marca registrada ALPINA a nombre de compañía
A, y en Ecuador Compañía B misma marca de ALPINA, no puede el
Ecuador comercializar productos en Colombia y coexistir marcariamente
pues debe respetar derechos adquiridos. Efecto adverso: Integración.
Cuando se produce la importación de un producto a un país en que se tiene
la marca (Ejemplo propuesto) no puede impedir si no esta utilizando
efectivamente el derecho de exclusiva (Art. 159). Únicamente se ha
empleado esta norma en el famoso caso BELMONT (Marca Notoria en
Venezuela). Philip Morris, tenía marca registrada en Colombia. Por cambios
arancelarios en Colombia, BELMONT Venezuela empezó a exportar a
Colombia. PHILIP MORRIS demanda para impedir importación. BELMONT
Venezuela aduce esta norma, para defensa. Se revocan medidas
cautelares porque PHILIP MORRIS no estaba usando la marca. ¿Si
empieza a usar la marca – podría usar nuevamente la marca e impedir
importaciones? Unos dicen EL TRIBUNAL DE JUSTICIA de la
COMUNIDAD ANDINA (Con ocasión de acción de cumplimiento que
impuso BELMONT) adujo que se producía suspensión temporal, pero si la
utilización se inicia se recobran derechos.

DEL USO DE LA MARCA

JUSTIFICACIÓN Se propende porque la marca no sea un proyecto, sino que sea

tangible, Se produzca en el mercado con la finalidad (Distintividad), es a partir de
ello que hay realidad material que es lo que persigue la norma, y por otra parte se
quieren descongestionar los registros públicos.

La obligación del titular de demostrar que ha utilizado la marca, surge a partir de

solicitud de cancelación por no uso. Debe probar uso en los últimos 3 años. La ley
permite que cuando el titular formule oposición por marca registrada pueda
proponer como defensa: Cancelación (Debe suspenderse el proceso de registro).
Se invierte carga probatoria: Uso lo demuestra ttular de la marca.
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Hay uso cuando el servicio o producto que tiene la marca: está en el mercado. La
simple publicidad no basta. Hay que tener en cuenta el tipo de comercialización y
la clase de producto para establecer si la cantidad es suficiente para cumplir con
obligación del Uso de la marca. La exportación también se considera uso de la
marca aun cuando no haya ventas internas, siempre que sea en cantidades serias
y razonables. Y también el uso que se haga en otros países miembros de la
comunidad, ello se considera como uso válido para efectos de satisfacer la
obligación.

CASO TAPA ROJA

FABRICA DE LICORES DE TOLIMA solicita Nulidad de resolución que concede

marca nominativa TAPA ROJA (Clase 33 NIZA). FABRICA DE LICORES DE
TOLIMA: Aguardiente de tapa roja, u aperitivo tapa roja (Signo distintivo TAPA
ROJA). Ojo: TAPA ROJA: Caduca derecho de FABRICA DE LICORES DE
TOLIMA.

Problema Jurídico: Uso continuo, marca hasta 1993, y permiso de distribución de

Licores: otorga derecho de exclusiva?.

Interpretación Prejudicial:
- Un signo puede ser registrado su cumple con requisitos de distintividad,
perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente.
- No son registrables nombres o signos distintivos signos iguale so similares.
(Solicitar presentación).

El régimen de las marcas aplica a los demás signos distintivos en la medida que no
existe disposición. Se remite al régimen general de marcas:

MARCAS NOMBRE DENOMINACIONES

COMERCIAL Y DE ORIGEN
ENSEÑA
Clase Son: Marcas, lemas comerciales, Nombre Comercial: Siempre está
Marcas de certificación y marcas Identifica la empresa. constituida por un
colectivas Enseña: Identifica los nombre geográfico, de
Marca: Signo distintivo que locales o pais, región o localidad
singulariza productos en el mercado establecimientos de que permite identificar
para permitirle al consumidor comercio. producto que provienen
seleccionar entre las varias de la región y
alternativas. Lema Comercial: responden a
Complemento de la marca, publicitar características
esa [Link] convierte por sus especiales por provenir
características en distintivo adicional de región específica.
de la marca que complementa. Marca Ejemplo: Champaña,
de Certificación (Garantía) Un tercero cognac.
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certifica a través de la marca un
producto o servicio. Marca Colectiva:
caracteriza o identifica o singulariza
una característica común de todos
esos productos que provienen de
varios empresarios
Tipo de Marca: Clasificación tradicional, Nombre Comercial: La Tiene que ser
Signo que denominativos, gráficos, etc. Lema Decisión 486 cambia necesariamente
constituye Comercial: Necesariamente debe ser concepto que regía para denominativo: Nombre
denominativo, y solo puede estar nombre comercial en el de país, región o
constituido por una palabra, frase o Código de Comercio localidad
una leyenda. Esa frase, palabra o (No estaba regulado en
leyenda, a pesar de reunir requisito la supranacional). Decía
de distintividad, como x regla general el C. De Co: Distintivo
se refiere a las bondades del que distingue al
producto se aprecia distintividad con empresario: debe
criterio distinto (Se da por entonces referirse a
combinación caprichosa u persona natural o
originalidad de esa frase o leyenda) persona jurídica titular
Marca de Certificación y Colectivas: de la empresa, se
Cualquier signo lo puede constituir confundía con nombre
civil (persona natural) o
denominación o razón
social (Persona jurídica)
– Problema porque es
atributo de la
personalidad que no
puede circular en el
comercio Bajo Decisión
486, ya no se dice que
identifica al empresario,
sino que identifica a la
empresa – Nombre
comercial puede
distinguir actividad,
establecimiento o
empresa Se refiere a
conjunto de bienes que
se organizan para
desarrollar actividad
común. (Ya no
empresario, sino a
empresa y como tal es
bien patrimonial
susceptible de ser
negociado). Puede ser
tanto denominativo
como gráfico, y un
mismo empresario
puede ostentar varios
nombres comerciales.
Enseña: Puede ser
tanto denominativo
como gráfico (Shell)
Objeto que Productos Empresa, locales Producto originario de
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distingue Lugar geográfico
específico
Requisitos Requisitos de los signos distintivos en general son (i) Ser distintivo, (ii) Ser lícito y (iii) Ser
veraz
Titulares Con excepción de las marcas colectivas, los titulares pueden ser Tiene fisionomía
personas naturales o personas jurídicas. Las Marcas colectivas: colectiva similar a la
usuarios son múltiples y el titular son la agrupación o asociación marca colectiva. Hay
de personas que usan esa marca declaración en que
Superintendencia
reconoce esa calidad, y
luego quien cumpla
requisitos puede usar.
No es titular individual
Fuente del Régimen atributivo puro: Fuente del Es el primer uso que se La Superintendencia a
Derecho Derecho es el registro haga de los mismos, petición del interesado,
uso calificado: (i) la Administración
Ostensible, (ii) Público y declara que un nombre
(iii) personal. geográfico tiene la
calificación de
denominación de
origen. Posterior a ello
quienes se someten a
reglamentos de uso y
calidad, piden a la
Superintendencia que
se permita uso de
denominación de
origen. Tiene una
fisionomía colectiva.
Como tal no hay titular
individual Por ello
acción es de
competencia desleal.
Cesión Pueden cederse sin ninguna Para que se pueda No cabe la cesión pues
limitación. En el caso de marcas ceder, se requiere que signo distintivo está
colectivas pueden cederse si lo se acompañe de atado a condiciones
autoriza el reglamento respectiva cesión de la
correspondiente (Igual para licencias) empresa o
establecimiento de
comercio. Aunque el
titular puede reservarse
ese derecho aunque
ceda establecimiento o
empresa
Duración 10 años desde registro Indefinidamente siempre Mientras persistan
que se continúen condiciones que le den
usando. Se extingue atributo de
cuando hay cesación de denominación de
actividades o origen.
desaparición persona
jurídica del comercio
Requisitos Marca de certificación, marca colectiva y denominación de origen: Acompañado de un
Adicionale reglamento que indique cómo debe ser utilizado por asociados, autorizados. En el caso de
s denominación de origen además se debe allegar documentación y elementos para acreditar
calidades y condiciones propias de acuerdo a reglamento para autorización de
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denominación de origen.

SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIOS

Conocida por amplio conjunto propio del sector relevante. De manera tal que el
consumidor asocie signo distintivo con un origen empresarial determinado, y con
calidades propios. Se genera por (i) Uso intenso de la marca, uso fronterizo,
comercialización internacional, (ii) Amplia promoción y (iii) Publicidad. Por las
condiciones del mercado, se reconoce por el público una marca de manera notoria.

Consecuencia: Ya no sólo se protege a titular para que los competidores no se

confundan con el producto, sino que además la marca goza de prestigio,
reputación y goodwill especial, por eso es activo que se pretende proteger
primordialmente es ese activo fijo del empresario en virtud de esas características
especiales que tiene la marca, y ello justifica que este tipo de marcas no sólo se
proteja contra riesgos de asociación y confusión, sino además contra cualquier
perjuicio que pueda afectar ese poder publicitario, ese activo empresarial que ha
construido el empresario y por ello además se protege contra aprovechamiento
indebido de ese bien. Para el consumidor a un segundo plano. Se protege al
empresario, y al consumidor únicamente frente al riesgo de confusión o asociación,
pero la finalidad última es la protección del activo del empresario. Conclusión:
Finalmente se protege es goodwill.

Está protegida incluso antes del registro. Relevancia: protección reforzada de la

marca común (i) En aquellos sistemas donde opera régimen atributivo (Se requiere
registro), en el caso de la marca notoria se protege contra el uso y registro por
parte de terceros (ii) Constituye excepción a principio de territorialidad: Esa
titularidad para efectos de ejercer el derecho no se requiere que se de en el país
donde se va a pedir la protección, (iii) En el caso de la marca notoria, puede o se
rompe el principio de especialidad: En principio sólo se protegen bienes y
productos amparados por el tipo de registro: En marca notoria: Se extiende a más
bienes si perjuicio ilícito o aprovechamiento indebido de esa reputación. Y (iv)
Algunos doctrinantes hablan de que igualmente es régimen excepcional pues al
momento del cotejo marcario criterio es más amplio para establecer si hay
confundibilidad.

Se requiere que sea notoria en el país que la voy a proteger, y se requiere que sea
en el sector relevante. No se equipara a hecho notorio, por ello debe ser
PROBADO. Los sectores relevantes: (i) Sector de los consumidores actuales o
potenciales (No tiene que ser usada) (ii) Círculos comerciales (Mayoristas,
licenciatarios) (iii) Sector en que se distribuyen esa clase de bienes No se requiere
que sean coincidentes, Basta uno.
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Factores relevantes: (i) Extensión de las ventas, (ii) Valor contable del signo, (iii)
Carácter inherentemente distintivo del signo y otros que no alcance a copiar.

Protección reforzada: (i) Directa: Cuando al titular de la marca notoria se le daba la

posibilidad de impedir el registro a favr de tercero: Podía demandar la nulidad (ii)
Indirecta: No se puede ejercer acción directa en el comercio e impedir el uso. Esto
era en el 344. En la 486 se permiten ambos. ¿Por qué en otros eventos se ha
hecho mención al registro? Para ejercer la acción: legitimación activa: únicamente
a quien le pertenezca la marca: Sólo quien la tenga registrada. Posesión legítima
da protección.

Factores NO relevantes: (i) El hecho del registro o de una solicitud de registro en

trámite en país miembro o en extranjero: No se requiere ni que en el país miembro
o en el extranjero: exista registro protegido para efectos de _____ (ii) uso basado y
actual en el país miembro: No se requiere uso pasado o actual. (iii) Notoriedad del
signo en el extranjero: No es imprescindible. Consagra el art. 229 de la Decisión
486:

“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo

hecho que:
a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el
extranjero;
b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o
servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País
Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

La protección hoy en día ampara todo tipo de signo distintivo, no sólo la marca. Por
último la notoriedad no se declara de manera general, su protección hay que
pedirla en cada caso en particular y es en ese caso que se aplica el régimen
excepcional.

CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES

Noviembre 16 de 2010

Cuando existe solicitud ante la administración para que se atribuya derecho:

procedimiento administrativo en que intervienen terceros a través de la figura de la
OPOSICIÓN. Existe derecho en cabeza de particular que se pone en conocimiento
de la administración. Ese interés es particular, y en todo caso hay derecho de
interés general (Consumidores, mercado). Por ello aun cuando se suscriba
contrato de transacción que permita la coexistencia de registros: esos acuerdos no
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son vinculantes a la administración. Si se cree que se va confusión, la
administración en protección del mercado debe denegar el registro.

(i) Cuando los particulares en conflicto alegan tener mejor derecho para
que el estado conceda prerrogativa: ACCIÓN REIVINDICATORIA.

Cuando la solicitud de patente se tramita u obtiene a nombre de quien no tiene

derecho o en perjuicio e tercero, tercero puede acudir ante autoridad competente,
para que o bien se le transfiera el derecho o bien se le de la calidad de co
solicitante.

Para que e pueda dar reclamo, el inventor tiene que demostrar que es el creado de
creación intelectual y por ende tiene mejor derecho. Por el solo hecho de creación:
Surge derecho para que administración conceda exclusiva. Tiene derecho quien
primero solicita la patente.

Cuando hay mejor derecho: Si es patente en curso: Se solicita que se transfiera la

solicitud. Si ya concedida, que se transfiera derecho.

Tercero afectado: Por ejemplo en eventos de co titularidad. Derecho a ser incluido.

La finalidad es no declarar nula, pues se impide solicitar registro. Por ello es mejor
esta acción. Se puede adicionar la solicitud de indemnización de perjuicios. Quien
dirime este conflicto es la jurisdicción ordinaria. Misma posibilidad para el caso de
las marcas, problema: No se presenta hecho subyacente o anterior a la solicitud
que faculte en principio para solicitar derecho de prioridad. Los hechos anteriores
son irrelevantes para solicitar mejor derecho. No hay posibilidad de reivindicar la
totalidad: sólo puede solicitar ser incluido como cotitular.

(ii) En virtud de la infracción de un derecho legalmente protegido.

Tendrá acción contra el infractor bien porque existe infracción actual o bien porque
existe inminencia de que se produzca. Hay dos acciones:

a) Acción dirigida a impedir infracción actual.

b) Acción preventiva ante inminencia de infracción

La acción únicamente se puede ejercer cuando existe DERECHO LEGALMENTE

PROTEGIDO. Legitimación activa: Persona titular del derecho. Pretensión básica:
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(i) Que cese la infracción y (ii) Que se indemnicen los perjuicios ocasionados con la
infracción (Problemas en su determinación, cómo se establece daño de
goodwill???, cómo se establece disminución en ventas????). Hay criterios
auxiliares para determinar (Cuánto habría sido eventual contrato de licencia). (iii)
Medidas Cautelares (Retiro del mercado) , se puede sobre los que se emplean
para la infracción – debe existir relación. (iv) Cierre temporal o definitivo del
establecimiento a través del cual se comete la infracción. (v)Hay figura: Se puede
solicitar que bienes incautados se adjudiquen a afectado a título de indemnización.
Hay que ver en cada caso particular qué pretensiones son viables.

Solicitarle a los infractores en ese período la indemnización de los perjuicios que

se hayan ocasionado. (Entre momento que se hace publicación y hasta concesión
del registro). Norma especial para los del procedimiento: difícil prueba. Para
contrarrestar dificultad probatoria se ha establecido presunción: Cuando se trate de
producto idéntico nuevo que no haya sido conocido con anterioridad, se presume
que se ha empleado el mismo procedimiento. Por lo tanto se invierte la carga de la
prueba.

La acción reivindicatoria prescribe a los 2 años que se ha tenido conocimiento de

explotación o a los 4 años desde concesión.

Si hay infracción: 2 años después de conocer explotación y en todo caso después

de los 5 años luego del último caso de infracción (Si no hay conocimiento)
infracción puede ser acto sucesivo.

Hay otras medidas que contempla la norma para proteger estos derechos:

(i) Medidas cautelares Estos procedimientos son de conocimiento de los

jueces civiles del circuito. Inicialmente estaban únicamente los de
Bogotá (Se declaró inconstitucional cuando limitaba a Bogotá), por eso
hoy conoce juez civil del circuito de domicilio del demandado. Como no
hay procedimiento especial aplica el procedimiento ordinario. Logra
efecto inmediato o al menos statu quo hasta que se define fondo de
asunto. Antes era regulado por el Código de Comercio (Proceso
autónomo y una vez practicada medida cautelas – se trasladaba
obligación al demandado de demostrar legalidad de proceder, debía
intentar acción ordinaria y proceso ordinario para demostrar que
actuación grave. Si demandado no hacía uso de demostrar legalidad de
su proceder. Las medidas del código de comercio no eran taxativas y
podían ser concurrentes. La Decisión 486 cambia fisionomía a medida
cautelar, por eso hoy discusión si subsiste la de 568 del C. De Co. O si
complementa la regulación de la Decisión 486. La finalidad del artículo
568 del C. De Co. Era que cesara la infracción y no se pronunciaba
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sobre nada más. Ahora la medida cautelar de la Decisión 486 tiene una
o más de 4 finalidades: (a) Impedir que se cometa la infracción:
Preventiva, (b) Evitar sus consecuencias_ En la misma línea del 568 del
C. De Co., (b) Obtener o conservar pruebas y (d) Asegurar los
resultados del proceso., además es medida de carácter instrumental, es
accesoria a un proceso y por ello es provisional, no definitiva. Si la
medida sin conocimiento, la demanda debe presentarse en 10 días
siguientes so pena que se levante la medida. Las mismas medidas que
hablamos ahora (a) Cese infracción, (b) Otorgue garantía para asegurar
que se cumpla orden judicial; (c) Secuestro de productos infractores,
medios, envases y materias primeras que se emplean para cometer
infracción, (d) Cierre temporal del establecimiento. No son taxativos.
Para efecto que se adopten medidas cautelares deberá prestarse
caución (No tan específico como 568, sino dice que cuando se requiera
proteger eventuales o potenciales perjuicios que se generen con medida
cautelar) Por último se refiere la norma a los medios de defensa que
permitan cuestionar o controvertir al demandado (COMPLETAR). n

(ii) Medidas de Frontera Son medidas que se toman para suspender

medidas fronterizas por las autoridades aduaneras. Autoridades
aduaneras pueden impedir importación o exportación. (Falsificación de
marcas, y mercancías piratas) por orden administrativa u orden judicial.
Hay procedimiento corto que puede adelantar la aduana-

(iii) Medidas penales (No las desarrolla, compete a la legislación interna

tipificar el delito, y regular el procedimiento.)

FALTA CLASE DE NOVIEMBRE 17 DE 2010

PROPIEDAD INTELECTUAL
DISCIPLINAS
Noviembre 18 de 2010
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Derechos de Autor Derechos Conexos Propiedad Industrial
Circuitos Integrados Televisión por cable y Nuevas tecnologías –
CHIPS satélite Internet- Nombres de
Dominio
Comercio electrónico Bio tecnología Obtención de variedades
vegetales, genoma
humano, biodiversidad

Anteriormente el artículo 35 de la Constitución de 1886 se hacía referencia a la

protección de los derechos de autor, en la Constitución de 1991, artículo 61, se
hace mención en forma mas amplia a la protección: puesto que hace referencia a
la propiedad intelectual. “El estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo
y mediante las formalidades que se establezcan en la ley”

Propiedad Industrial: Marcas (productos o servicios), Patentes de Invención,

Modelo de Utilidad, Nombres comerciales, enseñas, lemas comerciales,
información confidencial, competencia desleal, indicaciones geográficas,
denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, Diseños industriales
(Modelos o Dibujos) (Arreglo de Locarno).

La patente de invención es diferente de la patente de Modelo de Utilidad. Se

pueden patentar productos o procedimientos COMPLETAR.

Obra de arte aplicado a la industria: El artículo 6º de la Ley 23 de 1982 parágrafo

3º consagra “Las obras de arte aplicadas a la industria solo son protegidas en la
medida en que su valor artístico pueda ser separad del carácter industrial del
objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas” (Principio de
separabilidad). Antes estaba claramente definido lo que compone los derechos de
autor de la propiedad industrial. Empiezan en la práctica a entremezclarse algunos
elementos. Las obras de arte es un ejemplo, pues se supone que se enmarcan en
los derechos de autor, sin embargo cuando la obra de arte tiene aplicación a la
industria en los términos citados, se convierte en propiedad industrial.

Principio de Unidad de Arte: Un mismo bien debe ser protegido independiente de si

tiene una aplicación industrial. Hoy rige principio de unidad de arte, de forma que
una misma creación puede estar protegida de forma concurrencial

Antes se hacía referencia a zonas grises (No sabemos que se protege). Hoy se
habla de puntos de contacto. Una serie de creaciones que presentaban zonas de
desborde o de contacto entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial;
generando la posibilidad de que ambas disciplinas les brinden protección, de
manera concurrencia, cumpliendo por supuesto con los requisitos que cada una
establezca como presupuestos. (Ejemplo: Ver caso COLA Y POLA).
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Las obras de arte aplicados a la Industria: Para ser objeto de protección debe
cumplir con unos requisitos. Artículo 3º del Decreto 351 de 1993: “ Creación
artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra
de artesanía o producida en escala industrial” ( Principio de Unidad de Arte). La
oficina Nacional de Derechos de Autor, ha manifestado al respecto (Concepto 2-
2005- 5951 de 29/06/2005 DNDA), lo siguiente:

- Debe tratarse de una obra artística

- Aplicación de la obra como objeto utilitario (Es decir aparte del valor estético
o artístico debe tener aspecto utilitario)
- Forma de elaboración o fabricación (Artesanal o a escala Industrial)

COMPLETAR. NO ANOTE NINGUN EJEMPLO

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Artículo 113 de la Decisión 486 de 2000.

o La apariencia particular de un producto que resulte de la reunión de

líneas o combinación de colores o de cualquier forma externa,
bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura
o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto
(Será registrable si es nuevo).

Protege la apariencia, la parte externa, no la parte funcional (Si se

quiere proteger la parte funcional no le basta la protección del diseño
industrial, habría que acudir a una patente, o modelo de utilidad).

Comprenden únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de

un producto.

o Diez (10) Años contados a partir de la solicitud.

o Requisitos: (i) Diseño debe ser nuevo – no se ha hecho público otro

diseño idéntico antes de la presentación de la solicitud. (ii) Diseño
debe ser original – es decir debe ser creado de forma independiente
por un diseñador y no es copia o imitación de otro

o Derechos que confiere el registro: Es registro de un diseño industrial

conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación
del correspondiente diseño (Monopolio). En tal virtud, el titular del
registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
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consentimiento (i) Fabrique, (ii) Importe, (iii) Ofrezca, (iv) Introduzca
en el comercio; o (v) Utilice comercialmente productos que
incorporen o reproduzcan el diseño industrial. (vi) También confiere
el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con
respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

o No se extiende la protección a los elementos funcionales.

Modelos Industriales Diseños Industriales

Características tridimensionales Se Características bidimensionales.
protege la forma que tiene el producto ¿Cómo se diferencia con la marca? Si
se hace parte del elemento figurativo se
protege en el comercio el uso: ligado al
producto. En el Diseño no el uso. (Algo
así)
Es decir, la forma del producto Es decir, como los adornos, figuras,
líneas o colores del producto

Art. 116 de la Decisión 486 de 2000, TRAE POR primera vez las indumentarios o
diseños (Antes no estaba). Ver concepto de la Superintendencia No. 086264 de
23/11/00.

Marca tridimensional: Se protege el empaque, envoltorio, figura tridimensional que

hace parte de la marca. Ejemplo: Perfumes de Dhali. Botella de Coca Cola. Deben
tener 3 dimensiones.

Leer guía de la OMPI – Guía de los Diseños Industriales.

NOMBRES DE DOMINIO

Internet es multi-jurisdiccional. En la red mundial de información (Internet) no existe

una legislación uniforme, ni legislación internacional que reglamente el tema.

NO HE PUESTO ATENCIÓN.

Dirección IP: Secuencia numérica que identifica

Composición Nombre del dominio:

http: Hiper text transfer protocol

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www. World wide web
Varios niveles: Ejemplo: Primer nivel: uniandes (generalmente está el nombre de la
persona natural o jurídica que quiere registrar nombre de dominio). Segundo nivel
Ejemplo: edu (Actividad, tipo de institución), tercer nivel Ejemplo: Co (Código Local
o de país)

Nunca puede haber dos nombres de dominio idénticos. Pueden diferenciarse en

niveles.
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PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

– CHIPS –
Noviembre 18 de 2010
Wilson Rafael Ríos Ruiz - wilsonrios@[Link] - wrios@[Link]

Capítulo XIX – Propiedad Intelectual de los circuitos integrados. Ejemplo. En tema

de videojuegos: el juego es multimedia, protegido por derechos de autor. Es
diferente el chip, o el circuito integrado. (Ver demandas vs. Intel). Se trata de un
régimen sui generis, que adopta algunos temas de los derechos de autor y otros de
las patentes para dar protección a los circuitos integrados. (Decisión 486 de
Comunidad Andina).

La Ley de Moore

- Cada año había modificación de las estructuras de los circuitos integrados.

Se trata de una industria dinámica.. (Obtener presentación)

Precisiones y antecedentes técnicos.

- Tubos y válvulas de rayo catódicos – 1900

- Transistores – 1948
- Trazados topográficos 1960
- Circuitos integrados 1958 Jack Kilby – TI
- Chips – marco y micro – 1970
- PC 1981 (IBM) – 1984 (APPLE)
- Macro y micro procesadores – 1990
- Bioprocesadores – 2000
- Nanocircuitos – 2002

Trazado Topográfico
Convenio de Washington de 1989, Sección No. 6 de los ADPIC – TRIPS –
DECISIÓN 486 DE 2000

En Colombia si bien hay régimen sui generis, está en propiedad intelectual y lo

protege y concede Superindustria y Comercio. EN 1984 EEUU y Japón: Sacan sus
leyes. La organización internacional quiere protegerlo a nivel internacional, se
reúnen grupo de miembros en la OMPI en Ginebra y se estructura CONVENIO DE
WASHINGTON sobre protección de Trazados Topográficos y circuitos integrados.
 Propiedad Industrial
Ricardo Metke
Aduce el Convenio de Washington:

TRAZADO TOPOGRÁFICO: “Se entenderá por esquema de trazado (Topografía)

la disposición tridimensional expresada en cualquier forma, de los elementos, de
los cuales uno por los menos sea un elemento activo (Ejemplo: Condensador)
cuya disposición tridimensional sirva para preparar un circuito integrado destinado
a ser fabricado”

CIRCUITO INTEGRADO: “Se entenderá por circuito integrado un prosudito, n su

forma final o intermedio, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos
sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte
integrante del cuerpo y/o superficie de una pieza material y que esté destinado a
realizar una función electrónica”. Básicamente son pastillas de silicio
(ordinariamente) que contienen muchos componentes internamente (Transistores,
diodos, resistencias, condensadores, etc.), conectados formando un determinado
circuito. Cada clase de circuito integrado posee un nombre o referencia y efectúa
una función distinta de acuerdo a los componentes que posea y a la forma como
están conectados con otros componentes. También son llamados Chips. El objeto
de protección es la manera como se organizan los dispositivos electrónicos.

Muchos asimilan los circuitos integrados o procesadores con el cerebro humano.

INSTITUTO MAX PLANCK – Tiene centro de estudios jurídicos en donde se

estudian todos estos temas. Instituto que queda en Europa, profesionales en este
tema.

Chips: Una serie de componentes electrónicos conectados en si, en serie o en

paralelo, unidos a un circuito integrado, en una sola plataforma de semiconductor,
ordinariamente silicio u otros materiales conductores.

Componentes electrónicos: Resistencias, diodos, condensadores, transistores,

capacitadores de frecuencia, filtros, circuitos y conexiones serie y paralelo.

Objeto de Protección: Lo que se protege es el plan de ordenación o bitácora de los

distintos componentes electrónicos. Es entonces el esfuerzo intelectual que
involucra la elaboración del plan de ordenación de los elementos electrónicos o
bitácora de elaboración de ese plan que conforma el circuito integrado. Hay
esfuerzo intelectual por ello objeto de protección en Propiedad intelectual.

La Decisión Andina 486, habla de esquema de trazado, la disposición de EEUU

habla de medios de enmascaramiento, en Europa hablan de topografía, pero todos
son sinónimos.
 Propiedad Industrial
Ricardo Metke
COMPLETAR CON LECTURAS – NO HE PUESTO ATENCIÓN

El Convenio de WASHINGTON toma el criterio de originalidad (Propio de los

Derechos de Autor) no el de novedad.

Alternativas de protección. Hay varia alternativas de protección, el Tratado permite

(i) régimen sui generis o especial, leyes de derechos de autor, leyes de propiedad
industrial (Patente o secreto empresarial), leyes de competencia desleal o
combinación de leyes. En Colombia se acogió un régimen sui generis, al igual que
en la mayoría de países.

Principios Aplicables: Se aplican con los mismos principios (i) Principio del Trato
Nacional (Consagra en Convenio de Berna, cuando autor nacional que haya
publicado su obra en país de convenio de Berna, ese autor deberá ser tratado
como si fuera nacional en el país en que reclama), (ii) Exigencia de explotación
(facultativa), (iii) Exigencia de registro (Facultativa) (En Colombia es imperioso el
registro para que exista derecho), (iv) Exigencia de la fijación (facultativa) (Algunos
países exigen que esté fijado en un soporte material. Convenio de Washington lo
exige), (v) Duración de la protección_ 8 años, (vi) Mecanismos de entrada en
vigencia, (vii) El tratado nunca entró en vigor. (viii) Principio de Nación más
favorecida.

Si bien no entró en vigor, se incorporó en ADPIC (TRIPS) (Se incorpora todo el

Convenio de Washington Excepto Artículos 35 a 38 que es la que trata el tema de
las Licencias obligatorias que fue la razón por la cual EEUU no adhirió a Convenio
de Washington – EN Colombia nos remite a disposiciones de patente en materia
de licencias obligatorias.. Si bien no vigente se aplican sus normas por esta razón.

Hay Licencia obligatoria:

o No exista explotación
o Por razones de interés público (Emergencia Nacional, Salud Pública
y Seguridad Nacional)
o Para remediar prácticas anticompetitivas (Judicial o
administrativamente declaradas)

Infracciones Inocentes o de Buena fe: Pueden generarse infracciones inocentes o

de buena fe (Ejemplo: Compró en EEUU un computador y adentro hay circuito
integrado no licenciado. Se lo trae a Colombia). Son acto u no requieren
autorización, esquema de trazado ilícito, la persona no sabe o no tiene razones
para saber que es ilícito.

Como miembros de la OMC adquirimos compromiso de regular protección de

circuitos integrados Se hizo en Decisión 486
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Ricardo Metke

Dentro del proceso: Se presume que es original. Debe demostrar la entidad

administrativa que no es original o a través de oposiciones en el trámite. Los
criterios de protección son originalidad no entendida como novedad sino como
esfuerzo intelectual, será también original cuando l combinación de los elementos
corrientes, le otorgan originalidad (Tomo uno ya creado reorganizo, mejoro, igual
es objeto de protección)

La protección deriva del REGISTRO y recae únicamente sobre la organización el

esquema de trazado, no se extiende al proceso, sistema técnica o información
codificados o incorporados en el mismo. Habrá que acudir a patente u otra. Incluso
los software, por ejemplo: Excluido e patentabilidad; Derechos de autor. Se protege
es el esquema. No hay derecho sin registro, sistema constitutivo.

Se puede impedir: reproducción, comercialización, importación, ofrecimiento en

venta o distribución.

El plazo para solicitar el registro (Art. 97 de la Decisión 486) El registro se debe

solicitar dentro de los 2 años siguientes a partir de la primera explotación.
Creación: N se hubiera explotado: Registro dentro de los 15 años. Hay en la
solicitud que decir Qué había, lo nuevo, y como es lo mío.

PANELES AUTORIZADOS PARA SOLUCIÓN DE DISPUTAS

Noviembre 22 de 2010

Hay diferentes paneles. Cobran tasas para la solución de conflictos. Los registros
de dominios en Colombia se someten a las Políticas de solución de controversias.
Es irrelevante que uno sea titular y otro no. Lo relevante es si existe o no un mejor
derecho.

Antes la administración de los nombres de dominio en Colombia la tenía la

Universidad de los Andes.

Pese a que la decisión del Panel sea favorable, cualquiera de las partes puede
acudir a la justicia ordinaria. Se extiende la protección a otros asuntos de
propiedad intelectual (Industrial). No se extiende a los derechos de autor: Por ello
es mejor registrar marcas.