INTRODUCCIÓN

El Derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas: el

Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Asimismo, dentro del
Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los más
conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos
de Utilidad y los Diseños Industriales.

A su vez, los Signos Distintivos son bienes inmateriales que se componen

principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y
denominaciones de origen. En este sentido, la característica común de las marcas,
nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen es que cumplen
una finalidad identificadora de la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el
nombre de signo distintivo).

Los Signos Distintivos también tienen en común una misma regulación, ya que la
norma principal que se les aplica es la Decisión N° 486, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (integrada actualmente por
Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia); y a nivel nacional, tenemos el Decreto Legislativo
N° 1075. Ambas normas se aplican conjuntamente pues, en general, podemos decir
que se complementan.

También las autoridades competentes para el registro y defensa de los signos

distintivos en el Perú son las mismas, a saber, la Dirección de Signos Distintivos del
INDECOPI (Primera Instancia) y el Tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala
de Propiedad Intelectual (Segunda Instancia).

MARCAS…………………………. Casación Nº 18251-2013, Lima

CONCEPTO DE MARCAS, MARCAS DE PRODUCTOS, MARCAS DE
SERVICIOS. OTRO TIPOS DE MARCAS. REGISTROS DE LAS MARCAS
CESION DE MARCAS, CONFLICTOS LEGALES EN TORNO A LAS
MARCAS. USO DE LA MARCA EN EL PAIS

1
MARCAS

1. CONCEPTO

Se entiende cualquier signo que sea capaz de identificar productos o

servicios en el mercado. En Perú son susceptibles de ser registrados
como marcas las palabras o combinación de palabras, los elementos
gráficos, los sonidos y olores, un color delimitado por una forma
específica, la forma de los productos, sus envases o envolturas,
cualquier combinación de los anteriores.
También existen marcas sonoras (sonido o melodía). Es posible
registrar incluso marcas olfativas: una fragancia determinada puede
ser protegida como marca

2. COMPOSICIÓN DE UNA MARCA

De acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, constituye marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en
el mercado y, podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica.

A continuación pasaremos a analizar la definición de la composición

dada, teniendo dos puntos a dilucidar:

a. “un signo apto para distinguir”

Se refiere a que el signo tiene la capacidad, tanto real como
potencial, de individualizar un producto o servicio. Por ejemplo, si
tengo varios sacos de papas sin ninguna indicación en ellos,
como consumidor me es imposible saber a qué proveedor
pertenece cada uno. En cambio, si en el mismo supuesto anterior,
uno de los sacos tiene colocada una imagen, entonces a ese
saco sí lo puedo identificar frente al resto gracias al signo que se
le ha colocado.

Hay dos tipos de distintividad: la intrínseca (o abstracta) y la

extrínseca. La distintividad intrínseca se refiere a que un signo
cumple teóricamente con identificar algún producto o servicio
porque el signo posee la estructura apta para funcionar como
marca en el mercado. Si el signo es demasiado complejo para ser
recordado o demasiado simple, es posible que no cumpla con la
distintividad intrínseca pues no servirá para distinguir ningún
producto o servicio. Por ejemplo, podemos considerar una raya
oblicua “/” como demasiado simple para identificar en abstracto.

2
 En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico
cumple con identificar un producto o servicio específico. Por
ejemplo, la palabra “Pera” no sirve para identificar peras, pero no
hay problema en utilizar “Pera” para identificar engrapadoras.

b. “susceptible de representación gráfica”

Además de la distintividad, constituye un requisito esencial del
registro el que el signo sea susceptible de representación gráfica,
es decir, que sea perceptible por el sentido de la vista.

En algunos casos la representación gráfica es muy sencilla; por

ejemplo, las palabras se representan gráficamente mediante la
escritura y las imágenes se representan gráficamente mediante
dibujos. Más compleja es la situación de los sonidos musicales,
que se representan a través de pentagramas, mientras que los
sonidos no musicales se representan a través de sonogramas.

Sin embargo, hay signos que todavía no se pueden representar

gráficamente, como los olores, por lo cual no pueden inscribirse
como marcas en el Perú.

3. PODRÁN REGISTRARSE COMO MARCAS LOS SIGUIENTES

SIGNOS

a. Las palabras o combinaciones de palabras.

b. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, sonidos.
c. Las letras, los números, la combinación de colores.
d. Las formas tridimensionales (envolturas, los envases, la forma
no usual del producto o su presentación).
e. Cualquier combinación de los signos o medios mencionados.
f. Los sonidos y los olores

4. TIPOS DE MARCAS:

Existen diversos tipos de marcas, entre ellas, las marcas

denominativas las marcas caducará de pleno derecho si no se
solicita su renovación en término cas denominativas con grafía
especial, las marcas figurativas, las marcas mixtas y las marcas
tridimensionales.

a) MARCA DENOMINATIVA: Conformada por una palabra o

combinación de palabras, por ejemplo:
DON VITORIO FIDEOS
FERRARI AUTOS

3
b) MARCA DENOMINATIVA CON GRAFÍA ESPECIAL: Conformada
por una palabra o combinación de palabras escritas con una letra
característica, que además puede ir acompañada de colores, por
ejemplo:

c) MARCA FIGURATIVA: Conformada únicamente por la figura o

imagen de un objeto determinado o abstracto, por ejemplo

d) MARCA MIXTA: Conformada por la unión de una palabra o

combinación de palabras y de
elementos figurativos, por ejemplo:

e) MARCA TRIDIMENSIONAL: Conformada por la forma de diversos

cuerpos con 3 dimensiones, como son los envoltorios, empaques,
envases, así como la forma o presentación de productos, siempre
que esta sea distintiva, por ejemplo:

4
 f) MARCAS
SONORAS: son aquellas que están integradas por un sonido o una
melodía que permita al consumidor asociarlos con un producto
determinado.

Como mencionamos, hay formas de representar gráficamente los

sonidos (está registrado, por ejemplo, el sonido de la corneta de
D’Onofrio), pero para los olores todavía no hay una tecnología o
método que lo represente gráficamente según los criterios peruanos .

5. FUNCIONES DE LA MARCA

A. FUNCIÓN INDICADORA DEL ORIGEN EMPRESARIAL

Es una función básica, presente en todas las marcas ya que todas

deben ser distintivas; es decir, deben individualizar un producto o
servicio frente al resto. Esta función implica que el consumidor
sabe que cada producto o servicio marcado tiene como
responsable al titular de la marca. Por ejemplo, cada gaseosa de
Coca Cola tiene como responsable por su producto a The Coca
Cola Company.

Algo importante de resaltar en este punto es que “el consumidor

puede desconocer el nombre del empresario que emplea la
marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será
siempre el mismo”.

B. FUNCIÓN INDICADORA DE CALIDAD

Puesto que proporcionan información sobre la calidad del

producto, que es constante, ya sea alta o baja. En tal sentido, si
consumo un producto o servicio de una empresa cuya calidad no
me satisface, será lógico pensar que los demás productos o
servicios de esa misma empresa, sin importar dónde los compre,
tendrán también una calidad inferior, o viceversa.

C. FUNCIÓN CONDENSADORA DE EVENTUAL GOODWILL O

REPUTACIÓN

5
 Según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge
en la marca que lo identifica debido a que las empresas invierten
mucho tiempo y recursos para lograr tener una buena reputación
que les ayude a incrementar sus ventas.

La buena reputación puede deberse a muchos factores como una

alta calidad o por brindar estatus social; por ejemplo, la marca
“Chanel No. 5”® es un perfume de reconocido renombre. Así, es
posible que una persona prefiera el olor de otro perfume menos
conocido, pero compra “Chanel No. 5”® porque,
psicológicamente, estima que le brinda un mayor estatus o mejor
presencia.
Cabe resaltar que esta función se denomina “eventual” porque no
todas las marcas alcanzan una buena fama o valoración por parte
de los consumidores.

D. FUNCIÓN PUBLICITARIA (SELLING POWER),

De acuerdo a la cual, eventualmente, una marca es capaz en sí

misma de fomentar la adquisición por parte de los consumidores,
incluso si la marca está desvinculada de su producto tradicional.
Por ejemplo, la marca Coca Cola puesta en una gorra es capaz
de hacer que la gente la compre aunque se trate de un producto
totalmente diferente a la bebida gaseosa.

6. IMPORTANCIA

No es obligatorio. Tampoco es un requisito para iniciar sus

actividades comerciales. Sin embargo, el registro le otorga seguridad
jurídica para que pueda desenvolverse en el mercado.

En efecto, el registro de su marca le permitirá tener derechos de

exclusiva sobre ella, constituyéndose en el mecanismo que le
otorgará la posibilidad de impedir que terceros registren o utilicen
signos confundibles con el suyo, aprovechándose de su esfuerzo.

 Porque facilitan que el consumidor o usuario identifique sus

productos o servicios, pudiendo de este modo transmitir su
experiencia a otros consumidores o usuarios.
 Porque permiten diferenciar sus productos o servicios de los
de la competencia.
 Porque ayudan a proyectar la imagen y reputación de su
empresa.

6
  Porque pueden convertirse en un importante activo
empresarial.
 Porque permiten crear con el consumidor fuertes relaciones
de confianza

7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO (SIN

OPOSICION)

No cumple
30 días plazo de Presentación
Resoluciòn
de la solicitud requisito formal
Publicación
Ordenende
el Diario
publicaciòn
El Peruano
oposición Notificación 60
días hábiles

8. PASOS QUE DEBERÍA OBSERVAR ANTES DE REGISTRAR UNA

MARCA

1. Elija la marca que desee proteger

Sea creativo, cree una marca fácil de recordar para su público

objetivo.

Si se trata de una denominación, que esta no sea demasiado larga;

y si se trata de un elemento y/o imagen ingeniosa (una fi gura, un
envase, una envoltura, un sonido, etc), que esta logre transmitir los
beneficios y valores de su empresa.

Verifique que su marca no incurra en una prohibición de registro

(artículos 135,136 y el supuesto del artículo 137 de la Decisión
486). No copie marcas ya existentes en el mercado.

7
2. Defina y clasifique los productos y/o servicios
Elija los productos y/o servicios que desee distinguir y clasifíquelos
según la Clasificación Internacional de Niza. El listado de productos
y servicios se encuentra en la parte final de la cartilla.

3. Realice la búsqueda de antecedentes

Las búsquedas de antecedentes fonéticos y/o figurativos son
reportes que detallan los datos de los signos distintivos similares o
idénticos al suyo que han sido solicitados o registrados con
anterioridad, en el Indecopi. Estas búsquedas son opcionales y sus
resultados son meramente referenciales, pero sirven para darle a
conocer la existencia de signos que, eventualmente, podrían entrar
en conflicto con el suyo.

4. Llene el formulario de solicitud

Llene tres ejemplares del formato de solicitud de registro, el mismo
que está colgado en la web del Indecopi, que deberá contener la
siguiente información:
a. Sus datos de identificación, incluyendo domicilio para que se le
envíe cualquier comunicación o notificación.

b. Los datos de identificación de su representante, de ser el caso

(de consignar un domicilio, éste será considerado para enviar
cualquier comunicación o notificación). Si actúa a través de un
representante deberá adjuntar el documento de poder en
instrumento privado; si el poder es otorgado por persona jurídica,
deberá indicar la calidad del poderdante, por ejemplo, si se trata
del gerente general, gerente administrativo, entre otros. No se
requieren legalizaciones. También se aceptará copia de la
Escritura Pública, Partida Registral, u otro documento análogo, en
el que consten las facultades con las que actúe su representante.

c. La indicación del signo que pretende registrar: si es un signo

denominativo, deberá consignar la denominación; si es un signo
con grafía especial, signo figurativo, signo mixto, signo
tridimensional u otros, deberá adjuntar 3 reproducciones de
aproximadamente 5x5 cm., en blanco y negro o a colores si
protegerá los mismos.

d. La indicación expresa de los productos y/o servicios para los

cuales solicita el registro de su marca, ordenados según sea la
clase. En un mismo expediente puede solicitar el registro de una

8
 marca para una o más clases de la Clasificación de Niza (solicitud
multiclase de marca de producto y/o servicio).

e. De ser el caso, la prioridad que reivindica, debiendo adjuntar

copia de la solicitud cuya prioridad invoca debidamente certificada
por la autoridad competente y traducida al español, si está en otro
idioma. La prioridad la puede invocar cuando tenga una solicitud
de registro de marca presentada en el extranjero, debiendo
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de
la Decisión 486.
5. Pague la tasa y presente la solicitud en Mesa de Partes
Cuando solicite el registro de su marca en una sola clase, debe
depositar la suma de S/. 534.99 nuevos soles. Si solicita el registro
en más de una clase, por cada clase adicional deberá abonar la
suma de S/. 533.30 nuevos soles.

Luego de realizar el depósito en los dos últimos bancos indicados,

debe canjear su comprobante en el módulo CAJA ubicado en la
sede central del Indecopi, o en las Mesas de Partes ubicadas en las
ORIs y OLIs detalladas al final de la cartilla.
Finalmente, adjunte el comprobante de pago a los tres ejemplares
de la solicitud de registro y preséntelos en cualquiera de las Mesas
de Partes del Indecopi.

IMPORTANTE:
Tome en cuenta que una vez presentada su solicitud en mesa de
partes, sólo se le asignará fecha de presentación si ésta contiene,
por lo menos:

 La indicación que solicita el registro de una marca.

 Sus datos de identificación o de la persona que presenta la
solicitud, o los que permitan efectuar las notificaciones
correspondientes;
 La marca cuyo registro solicita;
 La indicación expresa de los productos y/o servicios para los
cuales solicita el registro;
 El comprobante de pago de la(s) tasa(s) respectiva(s).

De no cumplir con alguno de estos requisitos se le otorgará un plazo

de sesenta (60) días hábiles para subsanarlos. Si cumple con
hacerlo se considerará esa como fecha de presentación de su
solicitud; si no cumple se tendrá por no presentada y se dispondrá
su archivamiento.

9
 Cabe precisar que la Dirección examinará también si su solicitud
cumple con otros requisitos formales previstos por la ley, tales como,
el poder, precisión de productos y/o servicios, entre otros. De no
cumplir con estos, se le notificará para que subsane tales omisiones,
bajo apercibimiento de declarar el abandono de su solicitud y
disponer su archivamiento.

9. LA ORDEN DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL EL

PERUANO

Cumplidos los requisitos formales de su solicitud, la Dirección emitirá

una orden de publicación que contendrá un extracto de la misma.

La orden de publicación llegará al domicilio que consignó en su

solicitud de registro, y con ésta deberá acercarse al Diario Oficial “El
Peruano” para coordinar su publicación (si el signo solicitado está
conformado por una denominación con grafía especial y/o color,
figurativa, mixta, tridimensional o con logotipo, debe adjuntar una
reproducción impresa idéntica a la presentada en su solicitud de
registro).

IMPORTANTE:
 Una vez recibida la orden de publicación, deberá verificar que
todos los datos contenidos en ella sean correctos.
 El plazo para efectuar la publicación es de treinta (30) días
hábiles, contado desde el día siguiente de notificada la orden
de publicación. Si no publica, o lo hace fuera del plazo
señalado, el expediente caerá en abandono y se archivará, no
existiendo la posibilidad de devolver la tasa de registro de
marca.
 Existe una sucursal del Diario Oficial El Peruano en las
instalaciones de la sede central del Indecopi, en donde puede
acercarse a realizar la publicación respectiva, hasta con dos
(2) días de anticipación al vencimiento del plazo de la orden
de publicación

10. EN QUÉ MOMENTO LA AUTORIDAD DECIDE SI PROCEDE O NO

MI REGISTRO

10
 Dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, quien
tenga legítimo interés podrá formular oposición a la solicitud.
Si se presenta una oposición, la Secretaría Técnica de la Comisión
de Signos Distintivos la comunicará al solicitante, quien contará con
un plazo de treinta (30) días hábiles para contestarla.

Si no se hubieran presentado oposiciones, o si habiéndose

presentado ya venció el plazo para contestarlas, se examinará si el
signo solicitado a registro reúne los requisitos de registrabilidad
establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, y si no se
encuentra incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los
artículos 135 y 136 de la citada norma. También se analizará el
supuesto establecido en el artículo 137 de la citada Decisión.

En virtud de ello, la Autoridad otorgará o denegará el registro

solicitado, según corresponda. Esta decisión puede ser impugnada
dentro de los quince días hábiles de notificada la resolución.

11. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD

Existen causales relativas y absolutas de irregistrabilidad.

a. Las causales absolutas son aquellas que impiden el registro

por razones de interés general, ya sea por ser signos son de
necesaria utilización para la generalidad de los competidores
en el mercado, por ser signos engañosos o por ser signo
ilícitos, contrarios a la moral, al orden público o a las buenas
costumbres.

b. Las causales relativas de irregistrabilidad son aquellas que

impiden su registro por la existencia de derechos previamente
adquiridos por terceros, ya sea sobre marcas, lemas, nombres
y/o enseñas comerciales, nombres de pila, seudónimos de
personas reconocidas sin autorización de su titular, infrinjan
derechos de autor etc. Art 136 Decisión 486 de la Comisión
Acuerdo de Cartagena.

Las prohibiciones que afectan a las solicitudes de registro

frecuentemente son:
 Cuando el signo no tiene la capacidad de identifi car un producto
o servicio que se solicita, es decir, es un signo CARENTE DE
DISTINTIVIDAD, por ejemplo:

11
 EXCLUSIV para distinguir bebidas alcohólicas

 Cuando el signo describe la calidad, la cantidad, el destino, el

valor, la procedencia geográfi ca, la época de producción u otros
datos, características o informaciones para los cuales ha de
usarse dicho signo, es decir, es un SIGNO DESCRIPTIVO, por
ejemplo:
AJUSTE SEGURO para distinguir toallas higiénicas 100%

ALGODON para distinguir prendas de vestir

 Cuando el signo consiste en una indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate, es
decir, es un SIGNO GENÉRICO, por ejemplo:
BUGGY para distinguir vehículos terrestres

 Cuando el signo consiste exclusivamente o se hubiera convertido

en una designación común o usual del producto o servicio de que
se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país, es decir,
es un SIGNO USUAL, por ejemplo:
LOMPA para distinguir pantalones

TABAS para distinguir zapatos

 Cuando el signo puede engañar a los medios comerciales o al

público, en particular sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades
o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se
trate, es decir, es un SIGNO ENGAÑOSO, por ejemplo
IRROMPIBLE para distinguir vasos de vidrio

SALUDABLE para distinguir cigarrillos

 Cuando el signo reproduce o imita escudos de armas, banderas,

emblemas, entre otros, sin la autorización correspondiente.

 Cuando se consigna como parte del signo una denominación de

origen protegida, por ejemplo PISCO

 Cuando el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a un signo

solicitado o registrado por un tercero (marca, nombre comercial,
lema comercial) en el Indecopi, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación.

12
  Cuando el signo solicitado afecte la identidad o prestigio de
personas jurídicas con o sin fi nes de lucro, o personas naturales,
en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título,
hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante (salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o de sus herederos).
 Cuando el signo solicitado infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero (salvo que medie el
consentimiento de éste).

12. DERECHOS CONFERIDOS:

Para determinar en qué clase se encuentran los productos y o

servicios que se pretende identificar con una marca hay que acudir a
la cual comprende 34 clases de productos y 9 de servicios.

Cada registro comprende una sola clase de productos y/o de

servicios, sin perjuicio de que se puedan presentar en una misma
solicitud el registro para diferentes clases, con la ventaja de obtener
descuentos en la tasa administrativa a partir de la segunda clase.

Es recomendable antes de radicar una marca o lema

comercial solicitar previamente antecedentes fonéticos y si es del
caso figurativos, para establecer la viabilidad del registro, no solo en
la clase de productos y servicios que se pretenden cubrir, sino en
aquellos que puedan tener alguna relación competitiva.

Es posible Búsqueda de antecedentes en línea. Este servicio le

permite al usuario conocer la existencia de una marca idéntica o
similar a las suya y que pueda impedir su registro. Está
principalmente dirigido a aquéllas personas o empresas que realizan
búsquedas frecuentes. Se requiere la suscripción previa de un
contrato.
Es aconsejable registrar las marcas solo para los productos y o
servicios que efectivamente se van a ofrecer en el mercado o que
eventualmente puedan llegar a producirse, conforme a la actividad
desarrollada por su titular, pues una de las obligaciones del titular es
la de usar la marca de manera efectiva en el mercado, so pena de
poder ser cancelada por terceros interesados en el signo, trascurridos
tres años desde la fecha de que quede en firme el acto administrativo
de concesión.

13
 Quien obtenga la cancelación de un registro de marca adquiere el
derecho preferente para solicitar el registro de la misma marca para
identificar idénticos productos o servicios, o limitados; este derecho
preferente debe ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que quede ejecutoriada la resolución que cancele el registro.

En Perú se protegen los lemas comerciales que son las frases de

propaganda que acompañan a las marcas, su vigencia y cobertura
está ligada a la marca.

13. VIGENCIA

La vigencia del registro de una marca es de 10 años, contados a partir

de la fecha en que se expide la resolución que otorga el registro, y
podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años.

IMPORTANTE:
Durante la vigencia de su registro la marca deberá ser utilizada en
la forma en la cual ha sido registrada para evitar que el registro
sea cancelado por falta de uso. Se acepta el uso que no altere el
carácter distintivo

14. RENOVACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Debe hacerlo dentro de los seis meses anteriores o seis meses

posteriores a la fecha de vencimiento del registro. En caso contrario,
la solicitud de renovación no será admitida a trámite. La marca
caducará de pleno derecho si no se solicita su renovación en
término.

15. ¿CÓMO SE DETERMINA LA IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE

LOS SIGNOS EN CONFLICTO?

Desde el artículo 45 al 49 del Decreto Legislativo N° 1075, se

señalan los criterios para determinar la semejanza entre los signos.
Los elementos básicos o principales para determinar la semejanza
entre cualquier tipo de signo son:

a. La apreciación sucesiva de los signos considerando su

aspecto de conjunto, y con mayor énfasis en las semejanzas
que en las diferencias.

14
 Aquí se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de sílabas, la
similitud de vocales y consonantes, los prefijos y sufijos, etc.,
así como, los gráficos y tipos de letras, si los hubieren.

Se debe tener claro que las marcas no se perciben en el

mercado de manera simultánea, sino que, normalmente, se
ven los signos de manera sucesiva (primero uno y después
otro), por eso, se toma como referencia el aspecto en conjunto
de ambos signos, porque el consumidor tendrá un recuerdo
más o menos vago (no detallado) del signo que ha visto.

b. El grado de percepción del consumidor medio.

Esto se refiere a que, en el análisis, la autoridad debe

colocarse en los zapatos de un consumidor promedio del
sector para determinar si los signos son confundibles.
Normalmente, si el producto es de consumo masivo (como,
por ejemplo, galletas), el grado de percepción del consumidor
medio es bajo, es decir, no presta una detenida atención. En
cambio, el promedio de los que compran bienes no masivos
(por ejemplo, automóviles), por lo general, tiene un grado de
atención elevado, ya que se presta mucha atención a los
vehículos, sus marcas y a sus principales características.

c. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de

comercialización o prestación, respectivamente.

En realidad, aunque la norma lo señala como un criterio para

determinar la semejanza de los signos, lo apropiado es
tomarlo en cuenta para determinar la semejanza de los
bienes, no de los signos.

Este criterio es muy importante para analizar el riesgo de

confusión pues, en ese caso, se toma en cuenta si los
productos o servicios son idénticos o similares, es decir, se
utiliza el Principio de Especialidad. Lo que se hace es
comparar entre los productos y servicios, su finalidad (¿para
qué se usa?), naturaleza (¿forman parte del mismo género?),
conexión (¿son sustitutos o complementarios?), canales de
comercialización (¿se venden en los mismos lugares?) y

15
 sectores de consumo a los que van dirigidos (¿los compran
las mismas personas?).

d. El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso,

publicidad y reputación en el mercado.

Los signos evocativos, por ser débiles, deben aceptar que

hayan signos algo semejantes; en el otro extremo, se
encuentran los signos de fantasía, en los cuales cualquier
semejanza parecerá un intento de copia. Los signos arbitrarios
no se consideran ni fuertes ni débiles.

En cuanto al uso, publicidad y reputación en el mercado,

constituyen criterios que causan extrañeza pues no son útiles
para el análisis de semejanza de signos y, por el lado de los
productos, la confundibilidad se da en abstracto; es decir, sin
tomar en cuenta elementos fácticos. La razón lógica para no
tomar en cuenta elementos fácticos es que, normalmente, el
signo no se está usando en el mercado antes de registrarlo.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el uso, publicidad y

reputación son intensos, pueden hacer más fuerte al signo y,
de hecho, por eso existe la figura del secondary meaning.
También por este motivo existe la figura de la marca notoria,
que tiene una protección reforzada o especial. Sin embargo,
incluir estos factores para determinar la confundibilidad entre
marcas normales no parece muy apropiado; quizás eso
explique por qué esta parte del enunciado no suele utilizarse.

e. Si el signo es parte de una familia de marcas.

La familia de marcas se refiere a que tres o más marcas de un

mismo titular comparten un mismo prefijo o sufijo; el mejor
ejemplo es el prefijo “nes” que acompaña a todas las marcas
de la empresa Société des Produits Nestlé S.A. Cabe señalar
que la partícula debe por sí sola debe identificar un origen
determinado, por lo tanto, si la partícula fuera, por ejemplo
genérica, no serviría para formar una familia de marcas.

Se toma en cuenta este criterio en la confundibilidad porque

las familias de marcas ayudan a mejoran la recordación y
identificación empresarial, de modo que, si el prefijo o sufijo es
copiado, afecta esa posibilidad de identificar la marca y puede
creerse que tiene un origen distinto al verdadero.

16
Además de los mencionados criterios generales, existen dos que
son también muy importantes, que, dependiendo del caso en
concreto, se suelen tomar en cuenta para los signos denominativos,
figurativos y mixtos:

a. La semejanza gráfica y fonética.

La semejanza gráfica se aprecia tanto en las palabras como en

los signos figurativos y mixtos; se trata de determinar el nivel
de semejanza en cuanto a su aspecto visual. En la semejanza
fonética se toma en cuenta la pronunciación, no es extraño que
a este elemento se le brinde preponderancia, ya que se
reconoce que en el mercado los consumidores hacen
referencia a las marcas por su designación verbal.
b. La semejanza conceptual.

Es posible que los signos en conflicto tengan o no tengan algún

significado. Por ejemplo, entre “Pino” y “Pito” existen
semejanzas gráficas, una menor semejanza fonética y ninguna
semejanza conceptual; por lo tanto, posiblemente podrían
coexistir para un mismo producto o servicio.

Esta prohibición se refiere a la protección reforzada o especial

que se brinda a las marcas notoriamente conocidas.

Se denominan “marcas notoriamente conocidas” a aquellas

que son ampliamente conocidas en su sector económico de
influencia en razón de factores como su uso intensivo o por la
gran cantidad de publicidad o inversión realizada, de modo que
superan el nivel de conocimiento que tiene una marca normal.
Por ejemplo, los productos de consumo masivo (imaginemos
galletas) deberán demostrar una notoriedad que abarque toda
o casi toda la población, pero los productos especializados
(imaginemos un dispositivo para buscar petróleo) solamente
deben demostrar amplio conocimiento entre los consumidores
y proveedores de su sector económico correspondiente. Los
datos que se aporten sobre la utilización o promoción de la
marca para demostrar notoriedad no necesariamente deben
restringirse a Perú, pues la información puede provenir de
cualquier país miembro de la Comunidad Andina o incluso de
algún país que no forme parte de ella.

17
No existe un procedimiento donde exclusivamente se solicite
que se declare la notoriedad de una marca, en cambio, la
notoriedad se utiliza como argumento en los procedimientos de
oposición (al registro), infracción (por el uso), en la nulidad y en
la cancelación de marca. Cabe resaltar que la condición de
marca notoria debe probarse en cada oportunidad en la que se
alega ya que es una condición variable en el tiempo.

Como hemos mencionado previamente, las marcas notorias

rompen el principio de especialidad; con lo cual, se les puede
proteger, incluso, si no existe relación entre los productos o
servicios que se encuentran en conflicto.

En consecuencia, con respecto al riesgo de confusión en las

marcas notorias, en teoría, según lo afirmado por la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI y el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, las marcas notorias se
protegen frente al riesgo de confusión, incluso, si los productos
y servicios en conflicto no están vinculados. En la práctica,
tanto la Dirección de Signos Distintivos como el Tribunal aún
consideran la relación entre productos o servicios como un
elemento importante para determinar el riesgo de confusión en
marcas notorias.

Las marcas notorias también se protegen contra el riesgo de

dilución y el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio.

El riesgo de dilución se refiere a la posibilidad de que un signo

notoriamente conocido pierda su fuerza distintiva (se diluya) a
consecuencia de que un signo igual o semejante al signo
notorio sea registrado para productos o servicios que no están
relacionados con los productos o servicios que identifica la
marca notoria. En pocas palabras, se reconoce que se rompe
la identificación del signo notorio con el producto/servicio
cuando el signo notorio se asocia con múltiples
productos/servicios.

El riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo es

la posibilidad de que un tercero se aproveche indebidamente
del prestigio que tiene un signo notoriamente conocido, cuando
el tercero registra un signo idéntico o similar al notorio, para
productos o servicios que no tengan conexidad con los que
identifica el signo notoriamente conocido. Por ejemplo, imagine
una marca notoria “x” para zapatillas y un competidor que

18
 desea registrar la marca “(x)” para vasos. Los vasos y las
zapatillas no guardan conexidad, pero podría ser que el
competidor esté pidiendo la marca “(x)” para vasos con el
objetivo de que la gente los compre pensando que tienen un
prestigio similar a las zapatillas de marca “x”.

16. DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA

El titular del signo puede usarlo, transferirlo, licenciarlo, prendarlo y

establecer prohibiciones sobre su uso.

a. Uso del signo: El titular puede utilizar su signo registrado y, de

hecho, no solamente tiene el derecho de usarlo sino que tiene la
obligación de usarlo pues existe el procedimiento de cancelación
por falta de uso.

En este procedimiento, un tercero solicita la cancelación de la

marca del titular por no haber sido usada en Perú, ni en ningún
país de la Comunidad Andina, sin motivo justificado en un lapso
de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio del
procedimiento de cancelación.

Cabe resaltar que se debe probar que el uso se realiza tal cual
fue registrado el signo, aunque se aceptan usos donde el signo
haya variado de manera no significativa.

b. Transferencia, prenda y licencia del signo: El titular puede

transferir el signo en propiedad, otorgar en garantía el signo o
licenciarlo, es decir, brindar autorizaciones para que terceros
puedan utilizarla, por ejemplo, en franquicias. El uso autorizado
de un signo se puede utilizar como defensa en un procedimiento
de cancelación por falta de uso.

c. Prohibiciones: El titular del signo puede impedir el registro de su

marca por un tercero y también impedir el uso de su marca por
parte de un tercero.

17. LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE MARCAS

En el caso de licencias, será el titular de la marca quien autorice a un

tercero el uso de su marca, a cambio de una contraprestación
económica en forma de regalías. Será el titular el que actúe como
licenciante y el tercero como licenciatario, existiendo para esto varias

19
 opciones: la licencia de marca podrá otorgarse sobre la totalidad o
parte de los productos o servicios para los que está registrada, y
sobre la totalidad o parte del territorio donde tiene vigencia su
registro. Además podrá ser una licencia exclusiva (cuando se
especifique expresamente el uso de la marca únicamente a la
persona a quién se le transfiere) o puede ser para varias personas de
manera simultánea, incluido el mismo titular (este es el caso de los
contratos de franquicia, como lo es la cadena de comida rápida “Mc
Donalds” que existe en diferentes países a nivel mundial). Es
necesario, conforme al Art. 162 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, que se registre ante el INDECOPI toda licencia de uso de
marca.

Por otro lado, existe la transferencia de marca que es un contrato por

medio del cual el titular de una marca transfiere todos los derechos
sobre ésta a una tercera persona a cambio de una contraprestación
económica, pudiendo ser celebrado entre personas naturales o
jurídicas al igual que la licencia. Entre las opciones que nos brinda la
transferencia de marca están la transferencia de la solicitud de una
marca o, la marca ya registrada (lo cual es más seguro y
recomendable para el adquirente ya que se entiende que esta marca
cumple con todos los requisitos necesarios) además es necesario
que dicha transferencia sea registrada ante INDECOPI. Es
importante tener en cuenta que, como la transferencia supone el
traspaso de todos los derechos que la marca conlleve, si recayera
alguna medida o gravamen sobre ésta también se transferirían, por lo
que sería importante actuar de manera diligente y revisar el
certificado de la marca en INDECOPI a fin de evitar futuros hechos
adversos.

En los casos de:

 Transferencias y licencias de uso: deberán constar por escrito con

expresa mención del (los) signo (s) y número(s) de certificado(s) de
registro, así como los demás datos necesarios para la inscripción.
 Para las transferencias de un nombre comercial, adicionalmente,
deberá acreditarse el traspaso de este conjuntamente con la
empresa o establecimiento que venía empleándolo.
 Para casos de transferencias, licencias de uso y garantías
mobiliarias de signos que sean bienes sociales o formen parte de
una comunidad de bienes, deberá intervenir el cónyuge o
concubino en el documento correspondiente, o se deberá presentar
declaración jurada manifestando contar con el consentimiento
respectivo.

20
 Cambios de titularidad resultantes de un contrato: bastará con que
el solicitante acompañe a su solicitud, de ser el caso, uno de los
siguientes elementos:
 Una copia del contrato, certificada por un notario público o por
cualquier otra autoridad pública competente, que certifique
que dicho documento está en conformidad con el contrato
original.
 Un extracto del contrato en el que figure el cambio de
titularidad, el mismo que deberá estar certificado por un
notario público o cualquier otra autoridad pública competente.
 Un certificado de transferencia no certificado con el contenido
establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de
Marcas de 1994, el que deberá estar firmado tanto por el
titular como por el adquiriente.
 Un documento de transferencia no certificado con el contenido
establecido en el Reglamento del Tratado sobre Derecho de
Marcas de 1994, el que deberá estar firmado tanto por el
titular como por el adquiriente.

 Cambios de titularidad por fusión: la comunicación de dicho acto

deberá contener los datos de los documentos por los que se
formalizó la fusión, los datos de su inscripción en Registros
Públicos.
 Garantías mobiliarias: podrán constar en instrumento privado y
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 19° de la Ley
de la Garantía Mobiliaria (N° 28677) y su reglamento.
 Cambios de nombre y domicilio: bastará con presentar declaración
jurada que haga referencia a la modificación cuya inscripción se
solicita. Para otros actos o contratos que modifiquen el registro de
signos distintivos, deberá adjuntarse copia de los documentos que
acrediten el acto, emitidos por una autoridad competente y con las
formalidades de ley. Cuando el cambio de titularidad no sea el
resultado de un contrato o de una fusión sino el producto de la
aplicación de una norma legal o de una decisión judicial, bastará
que se acompañe a la solicitud la copia del documento que
apruebe tal cambio. Dicha copia deberá estar certificada por un
notario público o por cualquier autoridad competente, en el sentido
de que guarde conformidad con el documento original emitido por
la autoridad pública correspondiente

Estas modalidades de prolongar la vida de las marcas registradas

son muy útiles y resultan ser una gran inversión para seguir
aprovechando marcas con un posicionamiento estable en el mercado
y que generan rentabilidad y aumentan el valor de los empresas que

21
 las obtienen, ya sea en licencias (cediendo el uso de la marca) o
como transferencia (transfiriendo todos los derechos sobre la marca),
lo que conlleva a que marcas de gran trayectoria y reconocimiento no
se circunscriban a un solo territorio sino que puedan expandirse, o
que puedan seguir siendo usadas por terceras personas cuando los
titulares de éstas no tengan interés en hacerlo por sí mismas o no
puedan hacerlo directamente.

CONCLUSIONES:

Los elementos de la propiedad intelectual tienen una protección legal

debidamente delimitada y diferenciable.
En la práctica mercantil es común encontrar situaciones en las que interactúan
diferentes elementos de la propiedad intelectual.
El campo de acción de las marcas se encuentra direccionado a su uso en el
mercado, por lo tanto, el elemento primordial a tomar en cuenta es la
diferenciación.
La marca es el elemento que permitirá enlazar los conceptos de prestigio y
origen empresarial.
Las empresas desarrollan estrategias agresivas en la protección de derechos
de propiedad intelectual. Por lo tanto, una fuerte estrategia para competir es
una adecuada protección de la propiedad intelectual.

La marca promueve y fomenta la contratación de productos o servicios

diferenciados al informar de sus características y su procedencia empresarial.
Proporciona al consumidor información sobre una claridad relativamente
constante del producto o del servicio y facilita su entrada y permanencia en el
mercado.
De simple indicador de procedencia empresarial, ha pasado a ser un signo
acreditativo de la calidad y un mecanismo publicitario de gran efectividad.
Desde la perspectiva de la empresa, la marca se presenta como un mecanismo
de diferenciación mediante el cual cada empresario puede dar a conocer sus
productos y servicios en el mercado

22
Desde el punto de vista de los consumidores, constituye un instrumento de
identificación y selección de productos y servicios, para una adecuada elección.
Favorecen la competencia

23