REIVINDICACIÓN

Definición
La acción reivindicatoria es aquella que corresponde al propietario no poseedor y
persigue la restitución del bien con sus acciones del poseedor de buena o mala fe. A
decir de Gunther Gonzáles precisa el referido autor que: "La reivindicatoria es el
remedio de tutela por excelencia de la propiedad"
Por su parte, Valencia Zea define la reivindicación señalando que, para todos los casos
en que la propiedad y la relación posesoria se encuentren disgregadas, la ley otorga al
propietario una acción o pretensión de propiedad denominada acción de reivindicación
y cuyo objeto principal es obtener la recuperación de la posesión que tiene otra persona.
Mientras que para Eugenio María Ramírez define la reivindicación precisando que: "En
principio, la palabra "reivindicación" tiene su origen en las voces latinas res que
significa "cosa" y vindicare, "reclamar aquello de que se ha desposeído a alguno"; vale
decir que, etimológicamente, esta acción persigue la restitución de una cosa. (. . .) En la
doctrina, la reivindicación es la acción que ejercita una persona para reclamar la
restitución de una cosa de la que pretende ser propietario.
La reivindicación es una acción que tutela al derecho de propiedad: sirviendo como
instrumento para prevenir, impedir o reparar una lesión al derecho de propiedad y al
ejercicio de las facultades que él supone. De manera, que no se puede concebir el
ejercicio de la propiedad, sin que puedan ser ejercidas algunas acciones necesarias para
su defensa o tutela, frente a las eventuales intromisiones ajenas.

Antecedentes de la reivindicación
"Es la acción por excelencia, destinada a conseguir la restitución de la posesión del bien
de la que se ha privado el propietario", por lo que "al no extinguirse la propiedad por el
no uso, la acción reivindicatoria es imprescriptible".
Por lo que, se basa y fundamenta en el derecho de propiedad, pero sus efectos recaen en
la posesión del bien. El reivindicante invoca su condición de dueño para obtener o
recuperar la posesión que le corresponde o de que ha sido privado. El reivindicante
funda la acción en su derecho de propiedad; lo que reclama no es la propiedad, sino la
posesión del bien.
Etimológicamente reivindicar proviene del latín "Reivindicare" que significa reclamar
con justicia la posesión de una cosa.
El derecho justinianeo conserva la reivindicatio, que a través del tiempo ha pasado al
derecho español y de él ha venido al derecho latinoamericano. La reivindicación sirve
para la protección de la propiedad contra una privación o detención posesoria. Se dirige
sobre todo a la recuperación de la cosa, la entrega de los frutos y la indemnización
correspondiente.

Bienes reivindicables:
a) Los inmuebles, inscritos o no inscritos: Deben estar en el registro de la
propiedad inmueble, la reivindicación procederá solamente si el derecho del
reivindicante está inscrito con anterioridad al del demandado.
Si fuesen inmuebles no inscritos, procederá la acción reivindicatoria en
cualquier circunstancia debiendo anotarse previamente la demanda, tal cual lo
dispone el artículo 2019 en su inciso 7°.
b) Los muebles inscritos en los registros de bienes muebles: los artículos 2043 y
2044 del código civil son inscribible en el registro los bienes muebles
identificables esto es, aquellos que por sus caracteres naturales o adquiridos sean
susceptibles de ser individualizados. La individualización ha de servir para
poder identificarlos en cualquier momento y consiguientemente los hace
susceptibles de reivindicación.
c) Los muebles perdidos: Aquellos en que sin voluntad del poseedor se pierde la
posesión, sin saber tampoco el lugar donde se encuentran.
Se trata de los objetos técnicamente extraviados, con relación a los cuales la ley
establece la obligación del hallador a de entregarlo a la municipalidad, la que
enunciara por avisos públicos el hecho del hallazgo y si en el plazo de 910 días
no se presenta el dueño, se vendrán en subasta pública, partiéndose el hallador y
el municipio el resultado de la subasta.
d) Los muebles adquiridos con infracción de la ley penal: Serán susceptibles de
reivindicación los muebles robados y los que son objeto de las diferentes formas
de apropiación ilícita, sancionada por los artículos 190-193 del código penal.
Esos muebles serán reivindicados por mucho que hayan sido adquiridos por
terceros de buena fe y por mucho que se haya hecho tradición de ellos. Por tanto
el titular del derecho de propiedad sobre esos muebles, podrá recuperarlos del
poder de quien los tenga, salvo que se hubiese operado la prescripción
adquisitiva de domino.
 e) Los derechos derivados de la propiedad intelectual: De estos derivan dos
clases de derechos: los patrimoniales que conceden al propietario los derechos
de aprovechamiento económico de su creación y los derechos morales que son
intransferibles, que lo autorizan a reivindicar la paternidad de la obra u oponerse
a su deformación, mutilación o modificación (Art. 32 Ley N° 13714). La propia
ley de derecho de autor, establece las vías civil y penal para el ejercicio de las
acciones pertinentes.

La acción reivindicatoria, conforme al título XIV del artículo 237 de la Decisión

486 de la comunidad andina régimen común sobre propiedad industrial
El artículo 237 de la Decisión 486 señala que “(…). Cuando un registro de marca se
hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente
pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho (…)”.
Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes
inmateriales, no es menos cierto que sobre éstos se pueden hacer diversos actos
dispositivos y, además, están expuestos a usurpación por parte de terceros no
autorizados. En este sentido, resulta perfectamente viable preveer una figura que
recupere o rescate derechos. En el derecho civil, la figura de la acción de reivindicación
tiene una naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar los plenos
derechos sobre un bien. Este supuesto encaja perfectamente en los derechos de
propiedad intelectual.
La figura de la reivindicación está prevista en algunas legislaciones. En la ley española
de marcas Ley 17/2001 de 7 de diciembre, por ejemplo, se prevé que “cuando el registro
de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con
violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar
ante los tribunales la propiedad de la marca (…)” (Artículo 2, numeral 2).
Sobre lo anterior se ha señalado lo siguiente: “El demandante dentro del procedimiento
respectivo tiene que demostrar que el solicitante de la marca actuó en fraude de los
derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual. "Con
este fin, el demandante deberá probar, por ejemplo, que entre él y el solicitante de la
marca existía una relación contractual o precontractual que imponía al solicitante un
deber de lealtad o fidelidad que infringió precisamente al solicitar la marca reivindicada.
Sería suficiente a este respecto que el reivindicante de la marca demostrase que había
mantenido contactos o iniciado negociaciones con el solicitante de la marca con la
finalidad de designar a éste distribuidor de los productos que el reivindicante se
proponía producir o importar..."

En el marco comunitario andino se estableció la figura pero bajo presupuestos

específicos que se determinarán a continuación. El artículo 237 diferencia claramente
entre dos supuestos de hecho: uno para las patentes y diseños industriales, y el otro para
las marcas.
 Para las patentes y diseños industriales: procede la acción reivindicatoria en dos
supuestos:
 Que la patente o el diseño industrial se hubiera solicitado u obtenido por
quien no tenía derecho a ello.
 O cuando se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
también tuviera derecho a ello. Para el primero se interpone con el propósito
de que la solicitud o el derecho que fue concedido sea transferida al
demandante; y para el segundo, con objeto de que se le reconozca como
solicitante o cotitular del derecho.
 Para las marcas: Únicamente procede en el supuesto en que el registro de la marca
se hubiera solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviera
dicho derecho. En este caso el afectado puede instaurar la acción reivindicatoria
con la finalidad de lograr que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del
derecho de marca. Como se puede apreciar, el legislador comunitario quiso limitar
la acción reivindicatoria en el campo de las marcas. Sin embargo, la normativa
comunitaria prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al solicitar el registro
de marca, lo que constituye la razón fundamental para la mencionada restricción.

Para los casos en que se solicite una marca de mala fe, la normativa comunitaria previo
una causal relativa e independiente de nulidad (artículo 172 de la Decisión 486); cuando
la marca sea solicitada sin autorización por el representante, distribuidor o un autorizado
para el uso, se estableció una causal relativa de irregistrabilidad (artículo 136 literal d)
de la Decisión 486); y, para los casos en que el registro se haya efectuado para
perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, se plasmó la causal
relativa de irregistrabilidad contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.
La acción reivindicatoria tiene las siguientes características:
i. Legitimación activa: La puede interponer el afectado, es decir, la persona que
también tuviera derecho a solicitar la marca o a obtenerla.
ii. Legitimación pasiva: se demanda al solicitante o al titular del signo distintivo

Objeto de la acción reivindicatoria

Con el ejercicio de la acción pretende la restitución de la solicitud o del derecho para
que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolicitante o cotitular del
derecho. Es preciso señalar que la acción reivindicatoria no persigue que se restituya el
derecho obtenido por quien actuó con fraude a los derechos de un tercero, tal como sería
el caso de la solicitud de mala fe.

Procedimiento de la acción reivindicatoria

Como no está regulado por la normativa comunitaria, de conformidad con el principio
de complemento indispensable se debe acudir a la normativa interna para determinar
mediante qué normas procesales se debe tramitar la mencionada acción.

Competencia para conocer la acción reivindicatoria en la Decisión 486.

La persona afectada podrá presentar acción reivindicatoria en relación con el registro de
un signo como marca ante la “autoridad nacional competente” pidiendo que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Cabe advertir que la “autoridad
nacional competente” para conocer de esta acción no se limita a la rama judicial, ya que
dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo
dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en
concordancia con el artículo 273 de la Decisión 486 que establece que: “Para los efectos
de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano
administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial” (lo subrayado es
nuestro).
Por lo tanto, para efectos de la normativa comunitaria y como primera instancia
administrativa para la acción reivindicatoria se entiende como “autoridad nacional
competente” al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial;
en este caso, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos.
Ello no obsta para que dicho pronunciamiento sea controvertido en otras instancias
posteriores.
ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS
Título XV Capítulo I
De los Derechos del Titular
Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá
entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que
infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la
inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente
podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la
acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás,
salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

En virtud al Decreto Legislativo Nº 1075 que aprueba Disposiciones Complementarias a

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen
Común sobre Propiedad Industrial, las entidades competentes son:
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es
competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a patentes de
invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y
esquemas de trazado de circuitos integrados, incluyendo los procedimientos
contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el
listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de
detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.
La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es competente para conocer
y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio,
nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y
denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía
administrativa sobre la materia. Asimismo, tiene a su cargo el registro de contratos que
contengan licencias sobre signos distintivos y el registro de contratos de Transferencia
de Tecnología.
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) conocerá y
resolverá los recursos de apelación en segunda y última instancia administrativa.
La acción por infracción, es la acción administrativa que tiene como objeto evitar y
sancionar el uso, fabricación, importación, introducción en el mercado,
comercialización o explotación de los productos protegidos, por parte de terceros sin
autorización.
Actos de infracción, constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan
los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se
realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra consagrada en

el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y mediante su ejercicio se
podrán atacar las infracciones a los derechos de propiedad industrial debidamente
reconocidos por la normatividad y conferidos con arreglo a la ley. Tal y como se
establece de forma clara en el artículo 238, "El titular de un derecho protegido en virtud
de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra
cualquier persona que infrinja su derecho. (…)", por lo que tal acción está concebida
para todos los titulares de un derecho protegido en virtud de la decisión.
En nuestra opinión, la acción por infracción puede utilizarse para la defensa de los
derechos que se ostentan y protegen por vía del secreto empresarial o industrial, pues
son derechos que han sido ubicados bajo el espectro de la propiedad industrial, siendo
derechos que se edifican bajo una notable actividad intelectual humana y que han sido
cobijados por la Decisión 486, consecuencialmente, al no haberse excluido por parte de
la norma como objeto de protección de la acción por infracción a derechos de propiedad
industrial referida, se debe entender que constituye una materia protegible mediante la
misma, ya que dichos derechos, a pesar de no contar con la misma estructura y
extensión de los derechos de propiedad intelectual, pueden igualmente ser objeto de
infracciones que deben ser mitigadas mediante mecanismos idóneos.

El artículo 239 contempla la acción de reparación que tiene el titular de una patente o
modelo de utilidad por el uso no autorizado durante el período comprendido entre la
fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la
fecha de concesión de la patente. En este artículo 239 se dispuso además lo siguiente:
El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente
concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el
demandado durante el período mencionado.

En nuestra opinión, esta norma constituye un hito para nuestro sistema de

responsabilidad patrimonial, enquistado en la tradicional función indemnizatoria.
Cuando la reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en
función del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido
por el infractor-demandado, claramente se está asignando a la responsabilidad una
función disuasoria y sancionatoria de la conducta del infractor.
En efecto, el beneficio obtenido por el infractor no es propiamente un daño al
patrimonio del titular del derecho de propiedad industrial porque no corresponde ni a un
daño emergente ni a un lucro cesante. Si daño emergente son todas las pérdidas o
erogaciones que debe hacer la víctima como consecuencia del hecho ilícito y lucro
cesante es la ganancia o provecho que deja de obtenerse por efecto del hecho ilícito, el
beneficio del agente de daños no representa ni un gasto que debe hacer el titular del
derecho lesionado ni tampoco una ganancia dejada de obtener, ya que no existe una
equivalencia entre el comportamiento económico del infractor con el comportamiento
del titular del derecho infringido. Ello ha dado paso a que se sugiera que el pago de los
beneficios obtenidos por el infractor al titular del derecho violado corresponde a la
teoría del enriquecimiento sin causa.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo
objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en
cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es
diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos
efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin
el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento
patentado, si:
a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer
mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente
utilizado.
 En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses
legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos
empresariales.

Cuando se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento se
invierte la carga de la prueba y es el denunciado el que debe probar que el
procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento
protegido. Este articulo contiene una presuncion de infraccion cuando el producto es
nuevo o existe una posibilidad sustancial de que haya sido fabricado mediante el
procedimiento patentado

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional

competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:
a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
b) la indemnización de daños y perjuicios;
c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de
publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer la infracción;
d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales
o medios referidos en el literal anterior;
e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en
el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la
indemnización de daños y perjuicios;
f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición
de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios
referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del
demandado o denunciado; o,
g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas
interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la
marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos
productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean
reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero
diferente.
Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional
competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

La norma comunitaria, Artículo 241 de la Decisión 486, establece un amplio catálogo

de pretensiones que pueden ser incoadas dentro de la demanda, pretensiones que la ley
denomina como medidas de protección destinadas al cumplimiento de distintos fines,
entre ellos: hacer cesar la infracción, impedir que se continúe con los actos que la
constituyen, evitar las consecuencias nocivas de la misma, adoptar medidas tendientes a
impedir que se concreten o materialicen las amenazas de una inminente infracción,
servir como mecanismo preventivo y procurar la indemnización de perjuicios, entre
otras. Las pretensiones catalogadas como medidas de protección que se podrán reclamar
en un procedimiento de infracción se encuentran reguladas de forma meramente
enunciativa y no taxativa en el citado artículo, pues la misma disposición así lo
establece al señalar que se "(…) podrá solicitar a la autoridad nacional competente que
se ordenen, entre otras  (…)" las medidas destinadas a la protección de los derechos.

Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte
desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan
ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios
infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

En virtud a este artículo, los países miembros podrán disponer, a menos que resulte
desproporcionado con la gravedad de la infracción, que las autoridades judiciales
puedan ordenar al infractor suministrar información sobre la identidad de los terceros
que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios
infractores, y sobre sus circuitos de distribución, con el fin de que el funcionario judicial
pueda dar aplicación cabal a las medidas de control sobre el producto infractor. En
nuestra opinión, aunque esta facultad le corresponde al juez, será necesario que la
autoridad nacional, probablemente, en desarrollo de la potestad reglamentaria, la
desarrolle internamente como prerrequisito para que el funcionario judicial pueda
imponerla en cada país de la Comunidad Andina.
Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará
en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos
de infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.

El daño emergente. Consiste, en el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse

cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado
su cumplimiento. Esto podría representarse, por ejemplo, en los gastos publicitarios en
que incurrió el titular del derecho de propiedad industrial para disminuir la confusión
generada por el infractor.
El lucro cesante. Consiste en la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o
retardado su cumplimiento. Esto se ve representado en las ganancias que deja de recibir
el titular del derecho de propiedad industrial debido a que se estaba cometiendo la
infracción.

La norma comunitaria establece que si la normativa interna del País Miembro lo

permite, se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Como no se
establecen parámetros indemnizatorios, el Tribunal estima que por analogía se deben
aplicar los presupuestos básicos previstos en el artículo 243 que regula el asunto en
relación con la acción por infracción de derechos de marcas. En relación con los
anteriores parámetros, el Tribunal ha manifestado en la Interpretación Prejudicial del 4
de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP2007 lo siguiente:
“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que
deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios
sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por
el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en
referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el
daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular
como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La
pérdida deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de
comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la
exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la
adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los
medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla,
deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde
(literal e) del artículo 241).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la
marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos,
de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias
a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la
ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño
indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia
de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su
favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para
ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya
concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del
derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y
clase de las licencias concedidas”.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la
fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco
años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la
fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco
años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de
prescripción venció, entonces la acción es improcedente.
Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos
tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber:
a) Infracción instantánea. Es un único acto el que configura el supuesto
calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener,
efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
b) Infracción continuada. Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo
de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción
individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son
ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso
unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
c) Infracción permanente. Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el
tiempo.
d) Infracción compleja. Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos
a la consecución de un único fin.

Baca Oneto, Victor Sebastian. La prescripción de las infracciones y su clasificación en

la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho & Sociedad”,
editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011 Nº 37.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computara necesariamente desde la
fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomo conocimiento del acto
infractor. En consecuencia y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad
industrial tomo conocimiento de una infracción al referido derecho el 10 de enero de
2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el
11 de enero de 2018.
En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezara a computar
dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:
 Infracción instantánea. El plazo se computa desde el mismo momento en que
se consumó el acto infractor (acto único)
 Infracción continuada. El plazo se computa desde la fecha de realización del
último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la
infracción.
  Infracción permanente. El plazo se computa desde el momento que cesa la
conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
 Infracción compleja. El plazo se computa desde la fecha de realización del
último acto que consuma la infracción.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio
del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o
demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad
industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer
una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de
propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que
busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.
El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de
la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le
vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.
En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el
conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de
ocurrencia o cese de la infracción.
Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de
infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de
propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más
de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción)
alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la
denuncia o demanda, así como la posibilidad del titular del derecho de acudir al plazo
de prescripción de cinco años.
En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de
infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de
dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede
defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es
que la infracción ocurrió, ceso o se consumó hace más de cinco años de presentada la
denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.

El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como
infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede
presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado
o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos
años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá
prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.

Las medidas cautelares

Se encuentran reguladas bajo los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. Sus principales características son:
1. Las cautelas tiene la naturaleza de inmediatas. Ellas pueden tener una de las
siguientes finalidades:
 Impedir la comisión de la infracción. Esta finalidad es concordante con el
hecho de que la acción por infracción puede ser preventiva, es decir, que se
puede ejercitar para cuando la infracción se encuentra en grado de preparación.
 Evitar sus consecuencias. Esta finalidad es para cuando la infracción ya se
cometió y se pretende detener o atenuar los efectos que pueda causar la misma.
 Obtener o conservar pruebas. Esta finalidad será de gran utilidad cuando la
obtención de la prueba de la infracción resulta de difícil recaudo o cuando la
movilidad de los productos infractores es muy rápida.
 Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y
perjuicios. La finalidad de asegurar la efectividad de la acción es inherente a la
práctica de medidas cautelares, pues sin practica de cautelas la efectividad de la
acción resulta menguada o inocua.
En cuanto a la finalidad de resarcimiento de los daños y perjuicios, llamamos la
atención de que esa finalidad indemnizatoria solo se puede predicar de los
bienes infractores y no de otros bienes del infractor, por así disponerlo el
artículo 249 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. En cuanto al momento para solicitar las cautelas, la Decisión establece que se
podrán solicitar con anterioridad el inicio de la acción, a la presentación de la
misma o durante su trámite.
Cuando la medid cautelar es practicada con anterioridad a la interposición de la
demanda, para que ellas mantengan su vigencia, el solicitante de la medida cautelar
previa, deberá acreditar dentro de los 10 días siguientes a la práctica de la misma
 que presento la demanda de infracción. De no ser así, el Juez procederá a levantar
las medidas cautelares.
3. En cuando a los tipos de medidas cautelares que se pueden solicitar el articulo 246
hace una enunciación que no es taxativa y abre las puertas para que se puedan
solicitar otras medidas cautelares que se juzguen convenientes para detener la
infracción.
Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta
infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de
publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer la infracción;
c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos,
materiales o medios referidos en el literal anterior;
d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando
fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta
infracción.
Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

4. Los presupuestos para el decreto de las medidas cautelares son:

a) Que medie una petición en tal sentido.
b) Que el solicitante acredite su legitimación para obrar, que se titular del derecho
de propiedad industrial infringido.
c) La existencia del derecho infringido, es decir el certificado de registro que lo
acredite como propietario del derecho de propiedad industrial o las pruebas que
demuestren la adquisición y el uso del nombre comercial.
d) Acreditación de la infracción mediante prueba que permita presumir
razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.
e) Una descripción detallada de los bienes objeto de las medidas cautelares y las
informaciones necesarias para la práctica de las mismas.

CAPITULO III
De las Medidas en Frontera en la Decisión 486 de la comunidad andina régimen
común sobre propiedad industrial
Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para
suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen
ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación
aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las
condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad
nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente
detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser
reconocidos.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente
podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional

competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías
retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.
Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para
proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional

competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará
al solicitante.
En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la
cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión
al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación
de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la
acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la
suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías
retenidas.
Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida
podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente
podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas,
que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni
sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente
calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización
expresa del titular de la marca.
Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva
del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional
competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente

capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y
formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

CAPITULO IV
De las Medidas Penales
Artículo 257.- Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales
para los casos de falsificación de marcas.