ESTRUCTURA DEL CONTRATO
La formalidad es una característica de este contrato ya que es uno de los mecanismos de
asegurar el secreto del procedimiento o del invento. De tal manera que la precisión de las
cláusulas deviene en necesarias. Las cláusulas que ambas parte pueden considerar, con
más o menos precisión o con más o menos énfasis, según el largo proceso de la
negociación donde nos encontremos son:
2.1 Los sujetos:
- El propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina creador
intelectual, proveedor, licenciante, cedente o exportador.
- El adquirente, a quien también se le denomina como cesionario, licenciado, usuario,
explotador, receptor o importador.
Debe señalarse que la relación de los sujetos es intuito personae, ya que el acto de
transferencia de tecnología a terceros implica el riesgo de pérdida del control que el
transferente poseía sobre ella.
2.2 Objeto:
El objeto del know-how puede versar sobre:
- Patentes, referido a explotación de patentes, siempre y cuando no hayan sido
divulgadas previamente en escala mundial.
- Diseño industrial, que incluye dibujos de construcción, proceso con indicación de
tiempos y tolerancias, sistemas de producción.
- Asistencia Técnica, que corresponde a cálculos para montaje, trabajos de programación,
adiestramiento de personal como es el caso de construcción y equipamiento
- Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y técnicas de mercadeo, como también
podía ser gerenciamiento.
No incluimos al copyright o “derecho exclusivo” como susceptible de incluirlo en un
contrato de Know-how, pues es particularmente para obras literarias o artísticas, que
corresponde a los llamados derechos de autor, cuyo fin no es, siempre, el ánimo de
reventa, no están dentro del ius commerce, son creaciones del espíritu, como obras
musicales, artísticas, literarias. Ahora bien, cuando estas mismas obras se orientan a lo
que se denomina “trabajos de arte aplicados” tales como joyería, porcelana, industria de
la decoración en todos sus aspectos, entonces se convierten en una manufactura con
contenido artístico y no son una creación intelectual propiamente dicha, sino la aplicación
de esa obra a la industria, hay una explotación en serie y se persigue la reventa, dejando
de ser entonces derechos de autor.
La patente es una figura jurídica que protege a su inventor o propietario de la competencia
de los demás. De esa manera diseño y procedimientos pueden ser patentados y
susceptibles de comercialización. Esas estipulaciones deben tener dos condiciones
básicas: ser un producto original, que no esté al alcance de todos, pues en ese caso sería
una res nullius, una cosa de todos, susceptible de ser captada o usada por el público,
como por ejemplo la técnica de extraer piedras, y ser luego susceptible de explotación
industrial. Como se ha señalado puede haber Know-how aún en el caso que la invención
sea patentable y siempre que no se haya divulgado internacionalmente, de allí que puede
darse el caso de un inventor que solicite una patente para la invención en que se basa el
Know-how.
Señalamos como uno de los objetos contractuales la transferencia de patentes, porque
aún la práctica lo sigue usando, sin embargo, es recomendable, en homenaje a la
perfección y mejor definición del contrato, que sólo se estimen el diseño industrial y la
asistencia técnica como expresión contractual tecnológica.
El diseño industrial se refiere al aspecto exterior (forma, color, tamaño) y no a su
funcionamiento, de tal manera que el primero es suceptible de patentarse y lo segundo es
estrictamente una cuestión o asunto del know-how. Luego en el contrato ha de precisarse
el diseño tal cual será explotado y tal cual, ha sido antes, registrado o patentado. Debe
cuidar bien el contratante, que un diseño no puede ser copiado o imitado y que las copias
no autorizadas o imitaciones no puedan ser vendidas o importadas.
Bueno es advertir que el registro pleno de un diseño industrial es bastante cuestionable,
ya que se pueden introducir modificaciones sutiles a punto de crear un nuevo modelo de
acuerdo con la ley.
Ello no debe desalentar a las partes, en todo caso hay que prever estar un paso más
adelante que los imitadores, introduciendo nuevos modelos cuando el anterior alcanza un
éxito que permite presuponer que será rentable para los plagiadores producirlos, aun
corriendo los riesgos de la competencia desleal.
La asistencia técnica tiene una papel preponderante en la gestión de cualquier empresa y
en el sistema económico del país receptor, pues los flujos de tecnología no se realizan
aislados ni en el vacío, sino que se vinculan con los sistemas generales de producción y
con las capacidades concretas de las empresas y de las naciones.
Tal asistencia proviene de fuentes públicas y privadas. La que merece nuestra atención,
porque además es la que suscita las mayores controversias, es la última ya que el
principal medio de transmisión está constituido por las empresas transnacionales que se
vinculan en gran medida con las industrias manufactureras y extractivas que utilizan
capital con relativa intensidad.
Pues bien, cuando el objeto contractual se refiere a estos casos de asistencia tecnológica
las partes, según su rol protagónico en el contrato, tratarán de actuar con distinto acento:
las empresas transnacionales buscarán lograr los convenios más redituables desde su
punto de vista. El comprador, pretenderá conseguir lo contrario en condiciones
usualmente de frecuente desigualdad en cuanto a su capacidad de negociación.
Igualmente, se ha de recordar como una especie de regla axiológica que cuanto más
capacidad tecnológica tenga un comprador tanto mayor será su habilidad para negociar
con su proveedor. En tanto que por el lado del comprador, la falta de capacidad puede ser
de dos tipos: carencia de información (acerca de posibles fuentes de oferta tecnológica) y
debilidad tecnológica (falta de pericia, de habilidad o de experiencia). Ambas situaciones,
defectos de información y debilidad tecnológica, se presentan juntas y afectan las
condiciones contractuales bajo las cuales se realiza su transferencia.
2.3 Precio
El pago o precio de este contrato se denomina royalty o “regalía”. Esta regalía puede
consistir en una cantidad fija mensual o anual, o en una parte proporcional al uso o
explotación que se haga de dicha patente, ya sea que se trate de un porcentaje de las
ventas totales, un porcentaje sobre cada mercancía producida, e incluso un porcentaje
sobre cierto tipo de unidades de medidas que salgan de la fábrica licenciada.
Hasta fines del decenio de los 80 los Estados interferían en los contratos internacionales
de transferencia de tecnología a través del control de la remesa de royalties, usualmente
con la acción de los bancos centrales a fin de equilibrar la balanza de pagos y evitar la
evasión de divisas. Pero a partir del año 1991, con la presión de la banca internacional se
liberalizaron los mercados y los países solo establecieron órganos de registro de remesa
de royalties pero con una menor interferencia, principalmente en Argentina y Perú.
Este porcentaje, como es obvio, es enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las
partes en cada caso y periodo durante el período de negociación contractual. Sin
embargo, muchas legislaciones establecen un límite máximo de ese porcentaje para
precisar no sólo los precios en el mercado interno y de exportación sino para asegurar su
balanza de pagos. En los países donde existe legislación, una regalía no puede exceder
del 5% del valor neto de las ventas que se determina por el valor de la facturación,
deducidos los descuentos, bonificaciones, devoluciones e impuestos internos. Asimismo,
existen parámetros sobre el período de vigencia del contrato y líneas de productos
exportables por patentes.
A pesar de estas normas, es necesario señalar que en la práctica y con frecuencia se
suscriben contratos paralelos, privados (side letter) entre las partes.
El procedimiento puede incluir la creación de una subsidiaria en el país, la cual
subcontrata con las empresas nacionales aisladas.
Muchas empresas latinoamericanas en su afán de introducir innovaciones tecnológicas a
su producción y, principalmente, por falta de información sobre otras alternativas técnicas,
se someten a contrataciones paralelas que, probablemente, en el momento les den
buenos beneficios, basados en las características monopólicas de este contrato – como
ya se explicó -; pero el problema surge en el mediano plazo – cuando no en el corto – al
momento de renovar la licencia, pues la empresa recipendiaria ha expandido un mercado
que no le pertenece y que puede ser simplemente transferido para otra o asumirlo la
propietaria del conocimiento tecnológico, si ésta decide producir en el país o durante un
tiempo no quiere que dicho país lo haga para orientar las exportaciones desde otras
regiones.
Al momento de determinar el precio, es menester precisar los costos. Lo mismo que
incluyen varios elementos que pueden agruparse según el International Institute for
Enviroment and Development (IIED), en tres categorías:
- Costos previos a la contratación, tales como los representados por la explotación del
mercado internacional con el fin de adquirir conocimientos técnicos no patentados (Know-
how), la creación de capacidades tecnológicas y de negociación interna (en el caso del
comprador) o la generación de los conocimientos objeto de la transacción (en el caso del
vendedor).
- Costos directos correspondientes al proceso mismo de la transferencia y al pago propio
del contrato.
- Costos indirectos correspondientes a los insumos y recursos atados al contrato de
transferencia de tecnología, venta de patente, o asistencia, según el caso.
Una circunstancia que merece advertirse es lo que ocurriría si el secreto base del contrato
cobra publicidad. La obligación del beneficiario de pagar regalías cesará para el futuro;
salvo si el objeto del contrato consiste en otras prestaciones del cedente que conserven
importancia para el beneficiario, como el entrenamiento de personal.
2.4 Forma de pago
Existen diversas formas de pagar el diseño o procedimiento tecnológico ya sea en lo que
corresponde al momento de pago o en el mecanismo de compensación. Cuando se trata
de un pago adelantado al momento de suscribirse el contrato, es que se está hablando de
una cláusula internacionalmente conocida como down payment out of pocket expenses.
Otras veces, cuando el precio y el pago pactado es una suma total, se conviene que vaya
variando conforme a índices preestablecidos ajustados periódicamente.
Otra forma es la cesión de acciones. Se puede establecer que al monto total o parcial de
la regalía se capitalice en la empresa receptora de la tecnología, mediante la emisión de
acciones liberadas. Este método implica ventajas e inconvenientes, ya que si el royalty se
capitalizase evita la salida de divisas al exterior, pero después aquellas divisas que no
salieron como regalías saldrán como dividendos.
En cualquiera de las formas, la empresa licenciada envía trimestral o mensualmente a la
empresa proveedora un informe contable del producto fabricado y las ventas efectuadas,
anotando mediante cuenta corriente el pago estipulado. A ello se une la auditoría que
usualmente efectúa, sin previo aviso, la proveedora.
La moneda con que se efectúa el pago es otro asunto a tratar en esta cláusula, siendo
ésta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el Estado extranjero haga
depender de una autorización la incorporación de este rubro, por lo que es desafortunado
un convenio en un determinado tipo de cambio como base para calcular las regalías; pero
se puede insertar, como término de garantía monetaria, que las regalías aumentarán en
proporción a la desvalorización monetaria.
2.5 Términos de “amarre”
El suministro de tecnología o explotación de patentes se hace, con alguna frecuencia,
sujeto a otras condiciones que van atadas al objeto principal del contrato. Son la
transferencia de insumos, equipos, bienes o repuestos, que si bien no es la contratación
directa, es la accesibilidad que ofrece el cedente de la tecnología para poder poner en
práctica el conocimiento que transmite.
Esta cláusula lógicamente es objetable, pero en ciertas circunstancias no se puede eximir
el receptor de la adquisición de productos intermedios o bienes de capital, ya sea porque
la persona o empresa establecida para aprovisionar es la única que se dedica a esta
actividad, o porque las características técnicas de los bienes accesorios suministrados lo
hacen necesario.
Es difícil de omitir esta cláusula por parte del comprador, en razón del desarrollo de la
tecnología, puede atenuarse fijando precios de los bienes accesorios: por ejemplo,
establecer que el precio de los bienes o materias primas será el establecido en el
mercado internacional y si no pudiera obtenerse éste, la autoridad administrativa nacional
encargado del Registro e propiedad sería la que los estime.
2.6 Paquete de licencias
También se le conoce como Package Licensing, a través de la cual el vendedor se
compromete a proveer la totalidad de la tecnología, para satisfacer plenamente el objeto
del contrato, de modo de permitir que el licenciado o adquiriente continúe la fabricación
autónoma hasta el fin del contrato.
Cuando se habla de la totalidad del contenido de la patente, nos estamos refiriendo a todo
aquello que está relacionado al uso de una licencia, pues la tecnología o información
técnica que se transfiere, muy difícilmente puede ser aplicada por sí sola sin la ayuda de
otros elementos comprendidos en otros derechos industriales. El desarrollo tecnológico,
reflejo del desarrollo de la cultura, es un conglomerado de conocimientos, donde es
intrincado determinar qué es lo totalmente nuevo o cuál es la consecuencia de otro
invento.
El comprador ha de tener presente esto para precisar el conocimiento tecnológico o el
invento en sí y todo aquello que permita su explotación, facilitando al receptor disponer de
una serie de conocimientos técnicos, no necesariamente vinculados entre sí pero básicos
para entender el objeto del contrato.
Asimismo, el vendedor ha de explicar cuál es el paquete de licencias necesarios para que
una patente pueda ser debidamente explotada y no caer en la nulidad del contrato por
imposibilidad de su ejecución.
2.7 Absorción de tecnología
Una de las mayores preocupaciones de los países receptores, es determinar la manera
cómo se pueden beneficiar sus empresas cuando compran tecnologías o sistemas.
Estos contrato tiene un efecto inmediato relacionado con el desplazamiento o promoción
de capacidades tecnológicas y las estructuras productivas locales. El Estado busca formar
técnicos y poseer tecnología propia para desprenderse de la influencia externa. Las
empresas también realizan esfuerzos para formar cuadros técnicos. Ello hace que los
contratos incluyan el período de entrenamiento y capacitación.
Se establecerá, entonces, quién asumirá los costos del entrenamiento y si éste va incluido
en la remuneración ya pactada. Pero no sólo es el entrenamiento sino, además, la forma
en que se va otorgando de manera exclusiva y sin retribución parte de la tecnología, a fin
de que una etapa del proceso industrial que se haga mediante el procedimiento se
entregue a la empresa usuaria en carácter de propiedad. De otra manera, sería un
contrato sin límite y sin beneficios en el largo plazo para quien en mérito a una tecnología
industrial desarrolla algunos aspectos propios de su producción.
2.8 Exclusividad
Estimamos que debe haber una exclusividad en el contrato. El licenciante debe
abstenerse de realizar contratación sobre la misma patente a dos receptores ubicados en
un mismo territorio, incluso a dos usuarios que estén actuando en un mismo mercado.
Esta es una cláusula de mayor cuidado para el comprador que para el vendedor y es la
que debe influir en el precio. No le serviría de mucho a un exportador tener licencia sobre
un producto que elaboran 3 ó 4 empresas de las que 2 ó 3 exportan al mismo mercado.
Sin embargo, si esto ocurriera el comprador debería exigir del proveedor las mejores
condiciones que pueda haber con terceros, ya sean éstas de carácter técnico o de
carácter económico. Esta cláusula es compatible con la obligación que pesa sobre el
usuario al no poder ceder o transferir a terceros, bajo cualquier título, sus derechos y
obligaciones derivados del contrato.
Stumpf dice que sería injusto sostener que el Know-how es transferible, ya que para el
cedente es importante saber quién explotó el invento para efecto de la rendición de
cuentas, el pago de las regalías, la calidad de los productos y muchas otras obligaciones.
Si el beneficiario pretende transmitir sus derechos tendrá que negociarse expresamente.
2.9 Cross licensing
De este modo se denomina a la cláusula que precisa la provisión de una tecnología,
conformada por más de un proceso o sistema en propiedad plural o diversa.
En algunas ocasiones, la tecnología para elaborar un producto es la suma de varios
procesos o etapas, las mismas que son propiedad de igual número de personas.
Entonces se requiere que los cedentes se asocien formando un pool para la adecuada
explotación o que, en el mejor de los casos, uno de ellos, el proveedor principal, contrate
a nombre y representación de los otros; o tal vez él sea el proveedor de su tecnología y
de la complementaria.
2.10 Restricciones
Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotación de una
tecnología. Algunas de ellas se refieren a la prohibición de exportar o la limitación de
cupos y mercados de exportación. Otras se refieren al pago de “regalías” en moneda
dura, o a la participación en el capital accionario por parte del vendedor.
El hecho de que el proveedor tenga la facultad de inspeccionar los estados financieros de
la sociedad, es otra restricción.
Por su lado, la proveedora tiene como responsabilidad mantener los patrones de calidad
de los productos al nivel mínimo de los fabricados en el país de origen.
Las diferentes restricciones y medidas de control que imponga el cedente, deben ser
negociadas como parte del beneficio derivado por el proveedor de la tecnología, así como
parte del costo real imputado del comprador.
2.11 Grant back
Mediante ésta cláusula el propietario de la tecnología resultaba propietario de las mejoras
e innovaciones producidas por el ejecutar, realizador o usuario, sin necesidad de
indemnización alguna.
Existen dos posiciones sobre el particular: la primera que da pleno valor y derecho al
licenciante, pues, se afirma, el usuario logra esa innovación cuando el mayor trecho del
camino ya fue allanado por el propietario de la tecnología, y en tal razón sería incorrecto
que quien hizo un esfuerzo menor resulte copropietario de algo que fue creado por quien
dedicó tiempo y denuedo en desarrollar la idea principal. La otra corriente sostiene que es
un factor motivante para el desenvolvimiento tecnológico de la empresa adquiriente y que
en muchas ocasiones hay una evidente innovación derivada de la experiencia práctica en
el proceso industrial. Es una forma de superar los paquetes tecnológicos y es, también,
una manera cómo las empresas inicialmente usuarias de tecnología pura pasan, después
de experimentar en su propio cuerpo, a formar un pool de tecnologías. Si el pool se
considera legítimo y éste no es más que una asociación de propietarios vinculados por
etapas a un mismo proceso nada tiene de particular que si otra empresa – inicialmente
usuaria y adquiriente – enriquece el proceso con una innovación, no pase a ser
copropietaria del mismo y luego parte del pool.
2.12 Confidencialidad (Secrecy agreement)
El objeto del contrato y sus detalles no pueden ser conocidos por terceros y el comprador
asume la total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su divulgación traería la
perdida de condiciones y ventajas respecto al precio de la tecnología.
El usuario del know-how debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar la
divulgación indeseada del conocimiento, sin embargo no se le puede responsabilizar,
plenamente del resultado concreto que devenga de factores extraños a su voluntad y que
vengan a interferir en la conservación del secreto.
Las partes deben establecer en el contrato la obligación recíproca de transferir el
mejoramiento y las innovaciones tecnológicas, de esa manera tendrán motivos para
preservar, a través de la confidencialidad, aquellas variaciones y la base de las
tecnologías que no estando protegidas por patentes, fueren transmitidos.(9)
Bibliografia UNITED NATIONS. Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-of-
techonology transactions. Viena, Unido, ID/98, 1973, pág. 17.
Tipos de contrato de know how
Existen dos clases de contrato de Know How:
- Contrato de Know How puro, en el que una empresa cede a otra la asistencia o
conocimientos técnicos necesarios para el proceso de producción. En este caso, los
conocimientos trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino que en principio
dichos conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona
experta en la materia.
- Contrato de Know How mixto, en el que una empresa, además de la transmisión de
tecnología cede a otra el derecho a la utilización de patentes, marcas, rótulos, nombres
comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho
exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente sobre
dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnología patentada. Existen tantos
contratos de transferencia de tecnología como objetos se pretendan
CONTRATO DE KNOW HOW
Conste por el presente documento el contrato de licencia de secreto industrial que
celebran de una parte, AAA, identificada con R.U.C. Nº..........., inscrita en la partida
electrónica Nº........ del Registro de Personas Jurídicas de ......, con domicilio en
......................, debidamente representada por su gerente general don …......, identificado
con D.N.I. N° ......., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida
electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL LICENCIANTE ; y, de otra parte,
BBB identificada con R.U.C. Nº......, inscrita en la partida electrónica Nº..... del Registro de Personas
Jurídicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente representada por su
gerente general don....................., identificado con D.N.I. N°..............., con poderes
inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se
denominará EL LICENCIATARIO ; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:
ANTECEDENTES: CLÁUSULA PRIMERA.- EL LICENCIANTE es una persona jurídica de
derecho privado constituido bajo el régimen societario de la sociedad anónima, cuyo
objeto social es la fabricación de sistemas computarizados de escritura digital
conformados por monitores interactivos provistos de sensores ópticos y por un lapicero
electrónico, los cuales al ser utilizados en conjunto permiten introducir información a la
computadora escribiendo directamente sobre el monitor. Dichos avances tecnológicos han
permitido la especialización en la producción de sistemas computarizados de escritura
digital; razón por la cual, actualmente es la única empresa que proporciona dichos
equipos en el mercado
CLÁUSULA SEGUNDA.- EL LICENCIATARIO es una empresa constituida bajo el
régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social es la fabricación de computadoras;
domiciliada en el territorio de la República, que gozará a partir de la firma de este contrato
de la autorización de EL LICENCIANTE para utilizar y aplicar en la fabricación de
computadoras, la tecnología industrial por este desarrollada; actividad que deberá
realizarse solo en el territorio que comprende la ciudad de Lima en la República de Perú
.OBJETO DEL CONTRATO: CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL
LICENCIANTE otorga a EL LICENCIATARIO la autorización para la utilización y aplicación de
las técnicas y procedimientos de fabricación de sistemas de escritura digital para
computadoras. El LICENCIANTE aclara que la tecnología que será materia de licencia es
de naturaleza eminentemente industrial y que al no haber sido de interés de su titular el
patentarla, deberá seguir manteniéndose en secreto
.
CLÁUSULA CUARTA.-En contraprestación, EL LICENCIATARIO se obliga a pagarle a
EL LICENCIANTE la cantidad de US $ ................. (........... Dólares Americanos), que se
cancelará en la forma siguiente:- US $ ..................... (............................. Dólares
Americanos), a la firma de este documento.- US $ ..................... (.................
Dólares Americanos) dentro de los ...... días contados a partir de la fecha de este contrato,
para lo cual en este acto EL LICENCIATARIO , acepta la letra de cambio N°....... por igual
importe. Adicionalmente, EL LICENCIATARIO pagará a EL LICENCIANTE una regalía de
$......... mensuales. Esta regalía se hará efectiva mediante pagos trimestrales.
EJECUCIÓN Y PLAZO DEL CONTRATO:CLÁUSULA QUINTA.-
Ambas partes acuerdan que el contrato, tendrá una duración de .... años, el cual
empezará a regir en forma inmediata desde la fecha de la firma por ambas partes;
vencido el cual cesarán los efectos de este acto, salvo que las partes acuerden la
prórroga del plazo.
CARACTERES DEL CONTRATO:CLÁUSULA SEXTA.-
La licencia materia del presente contrato, se otorga en condiciones de exclusividad a EL
LICENCIATARIO, en virtud de lo cual, podrá prohibir a EL LICENCIANTE la celebración de
contratos con terceros que transmitan la información que se le está licenciando, en el
territorio asignado.
