Contrato de Know How
Definicin
Know How = Es el saber cmo.
A pesar de los pocos estudios existentes en torno al contrato de Know How, se le
define como el acuerdo - que tiene relevancia contractual autnoma - con los cuales
un contratista comunica a otro contratista los conocimientos dirigidos a la solucin
de problemas tcnicos y que no se hallan cubiertos por patentes, a fin de que este
ltimo pueda efectivizarlos en su propia actividad empresarial.
Asimismo, Stumpf lo concepta como el contrato que trata sobre un saber (tcnico,
comercial, econmico) no protegido por derechos de tutela industriales, usualmente
mantenido como secreto, y cuya explotacin le permite al beneficiario no slo la
produccin y la venta de objetos sino tambin otras actividades empresariales.
Por su parte, Massaguer brinda una definicin ms extensa de esta figura
contractual, dndole mayor nfasis a las prestaciones que la misma genera. En ese
sentido, para el jurista espaol la "Licencia de Know How" - trmino empleado por
el autor en vez de contrato de Know How - es aquel negocio jurdico celebrado entre
personas fsicas o jurdicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de
un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario o
receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a
ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor,
se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado
normalmente en forma de suma de dinero calculada en funcin del volumen de
fabricacin o ventas de producto s o servicios realizados con el empleo del Know
How licenciado.
Por otro lado, el jurista argentino Cogorno define al contrato de Know How cuando
un proveedor se compromete a trasmitir un conocimiento tcnico ms o menos
secreto a un receptor que gozar de los beneficios del mismo y quien se obliga a no
devolverlo a terceros, a cambio de un precio denominado Royalty o Regala" . Sin
embargo, y adelantando nuestra posicin, nos alejamos de la definicin de Cogorno
al sealar que el conocimiento tcnico que se transmite contractualmente es ms o
menos secreto; y ello, porque el carcter de reservado del conocimiento tcnico
transmitido es una condicin sine qua non del Know How, y uno de los incentivos
que tienen los contratantes para vincularse. El conocimiento no es patentado por no
tener el grado inventivo requerido para ello o se desea tener el monopolio del invento
por un plazo ms amplio de proteccin.
Finalmente, para un mejor entendimiento se menciona un ejemplo simple el cual es:
A un automovilista se le par el motor en el medio del campo y pidi ayuda a un
herrero, ste le peg al rodado dos buenos martillazos. El auto arranc y el herrero
pidi un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista coment: tanto por dos
martillazos? El herrero replic: no, por haberlos dado, sino por haber sabido dnde
darlos. Esto es el Know How.
Ya sobre la esencia del Know How, se asegura que consiste en un secreto sobre
un conjunto de conocimientos de carcter industrial (de productos o procedi-
mientos), comercial o para la prestacin de un servicio, que proporcionan una
ventaja competitiva a quien los posee, y que esfuerza por no divulgarlos.
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Subtipos del Contrato de Know How
Contrato de Know How Puro:
Es puro cuando no existe patente ni marcas. Consiste en que una empresa cede a
otra la asistencia o conocimiento tcnicos necesarios para el proceso de produccin.
La empresa que transfiere la tecnologa suele comprometerse a no cederla a
terceras partes en el territorio en que se haya concedido en exclusiva, ni tampoco a
explotar dicha tecnologa directamente. Es el denominado pacto de exclusividad.
Un ejemplo seria las formulas cientficas que se transfieren a las empresas de
produccin.
Contrato de Know How mixto
Existe elementos patentados y no patentados. Consiste en el que una empresa,
adems de la transmisin de tecnologa cede a otra el derecho a la utilizacin de
patentes (marcas, rtulos, nombres comerciales, etc.) En estos casos, quien
transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos,
es decir, que es titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es lo
que se denomina tecnologa patentada.
Un ejemplo es la incursin de la Franquicia SERFRANSAC, la cual trabaja con el
nombre: Pardos Chickens, quien ofrece su know how, en cmo preparar este
alimento, la capacitacin de personal, asesora en las operaciones, asesora diaria
mensual, etc.
Elementos
Personales:
El licenciante o el Cedente: es el transferente o dador, es el titular de los
conocimientos tcnicos, herramientas, clculos, proyectos, etc. es el titular de la
habilidad tcnica, el que da su derecho a la explotacin del producto o formula.
El Licenciatario o usuario: es aquel que recibe los derechos del licenciante, se obliga
al pago convenido-regalas y mantener en estricta reserva los conocimientos
adquiridos, informar sobre las ventajas obtenidas y devolver al finalizar el contrato.
Es la persona que adquiere su explotacin comercial, esta entidad explota sus
derechos de participar en las ventajas del mismo.
Reales
El elemento real se interpreta en dos partes, la primera es el know how, la habilidad
tcnica o conocimiento especializado terico o practico, como lograr un objetivo
especfico, que es secreto de uso restringido y confidencial. El segundo se
denomina el precio, sin el precio no se puede lograr el desarrollo de la habilidad
tcnica, es preciso solicitar la habilidad, siempre a cambio de un precio,
Formal
El elemento formal se desarrolla con la libertad de forma no hay una forma
especfica de concretar este acuerdo, as como los dems contratos atpicos. En
cuanto a las obligaciones que genera este son de medio, la autorizacin de
explotacin y la puesta a disposicin, en cambio, los de resultado que se garantizan
son los tcnicos, que para este fin se determina el tiempo de comprobacin de
resultados y los criterios o sistemas de comprobacin.
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Caractersticas del Contrato de Know How
El contrato de transmisin de Know How reviste las siguientes caractersticas:
1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebracin de
negocio jurdico alguno;
2. Es un contrato atpico al no estar regulado en el ordenamiento jurdico;
3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos
esquemas negociables, por ejemplo, una cesin de Know How con opcin exclusivo
de venta del mismo o la concesin de los conocimientos tcnicos reservados
conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnologa adicional, etc.
4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las
partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptacin para el nacimiento del
mismo;
5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurdicas entre los
contratantes, aunque es factible la celebracin de un contrato modificativo o
regulatorio del mismo, tendiente a modificar, aadir o especificar algunos elementos
del contrato primigenio.
6. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer
por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebracin del contrato.
7. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucin inmediata, es
decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque
las partes pueden convenir que los efectos del mismo, sea despus de celebrado el
contrato.
8. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o
de goce, cuando slo se estipula el uso y disfrute del mismo.
9. En lo que respecta a su valoracin, este contrato puede ser oneroso o a ttulo
gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar
un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el
sacrificio.
Dentro de este arreglo, se dan varias observaciones, una de ellas es la gran ventaja,
ya que solo con comprar los secretos o habilidades de su titular, se da un provecho
por ejemplo adquirir una receta famosa de comida, o el avance de maquinaria.
Derechos y Obligaciones de las Partes
Derechos del licenciante o dador
Recibir el respectivo pago a su favor por su transmisin de conocimientos. Es
indispensable considerar, que uno de los presupuestos del contrato de know how
es el referido al pago de una contraprestacin por el aprovechamiento y uso del
know how, tambin conocida como regalas.
Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados. Con el determinado
fin de preservar la reserva y confidencialidad de los conocimientos otorgados, la
tutela de los mismos con anterioridad y posterioridad a la suscripcin del contrato
de know how. De este modo, la suscripcin de precontratos de know how, resulta
recomendable en la posibilidad que un posible beneficiario, quiera evaluar la calidad
del know how, objeto de contratacin; por ende, la posibilidad que voluntaria o
involuntariamente los conocimientos puedan ser filtrados y pierdan de este modo la
exclusividad que los caracterizara perjudicando al licenciante.
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Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos. La
informacin referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del
beneficiario, deben ser en referencia a rendicin de cuentas en mrito de la
produccin, del volumen de ventas, la calidad de los productos o servicios,
introduccin de mejoras, etc., debe ser una informacin constantemente en poder y
conocimiento de la parte licenciante, con la finalidad no de procurar que el servicio
o producto conserve su posicin en el mercado, y por ende en fe de la preservacin
de la oportunidad comercial.
Obligaciones del dador
Deber suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del Negocio.
Considerando que mediante el contrato de know how, el beneficiario adquiere el
derecho a utilizarlo, por consiguiente, el dador adquiere una obligacin correlativa,
que puede ser de dar y/o hacer, segn el objeto y caractersticas el know how.
Estaremos ante una obligacin de dar, cuando los elementos del know how se
plasmen en objetos, documentos, memorias, proyectos, f6rmulas, instrucciones o
cualquier otro tipo de elementos documentales tcnicos. Consideraremos una
obligacin de hacer, en aquellos supuestos en que el know how est constituido
bsicamente por instrucciones, tales como: instruccin y capacitacin, asistencia
tcnica de empleados del beneficiario, as como cualquier tipo de asesora
especializada con la finalidad de hacer uso de dichos conocimientos acorde a las
necesidades.
Obligaciones del beneficiario
Obligacin de pago. - El adquirente del know how asume como obligacin principal
frente al licenciante o dador, la del abono de la remuneracin acordada. No
obstante, dadas las peculiaridades de estos contratos, respecto a la obligacin de
pago existen varias modalidades: en primer lugar, las cantidades a abonar se
denominan regalas o royalties. En lo que refiere a la obligacin de pago, cabe la
precisin que el pago del royalty es efectuado durante la duracin del contrato, aun
cuando el conocimiento objeto de contrato caiga en dominio pblico, salvo que
hayan suscrito lo contrario en el contrato.
Obligacin de guardar reserva y proteger la exclusividad de los conocimientos
transmitidos. - Se le suele imponer por el transmitente en el respectivo contrato, ya
que su divulgacin significara la prdida de la eficacia. Por ende, la inclusin de
una clusula de esta naturaleza es de ndole obligatoria. La obligacin a cargo del
beneficiario de no divulgar el secreto en el que consista el know how estara, en
principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia establecido para el contrato en
su conjunto.
Obligacin de explotacin. - Es de gran inters para el dador que la tcnica o
conocimiento especializado que transmite sea explotada adecuadamente; por ello,
en las condiciones pactadas se deber convenir con el beneficiario a que durante
un perodo determinado se obligue a la explotacin del know how transferible. Por
otro lado, una clusula que prohba el uso del know how al beneficiario una vez
vencido el plazo de duracin del contrato , nos permite encontrar importantes
dificultades prcticas, ya que la devolucin de la documentacin tcnica
comunicada no implica el olvido de los conocimientos e informacin transmitida
durante la vigencia del contrato, siendo por ende pertinente la aplicacin de un
control en la etapa final del contrato, a fin de evitar excesos por parte del beneficiario
en referencia al know how otorgado por contratacin.
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Terminacin Del Contrato
El Contrato de Know How est sujeto a su vez, a las figuras tpicas de Terminacin
Contractual, as se considera pertinente los siguientes supuestos:
Terminacin Normal
Por expiracin del plazo de duracin pactado. - El contrato de Know how es por su
propia naturaleza, de duracin limada en el tiempo. De ah que, transcurrido el plazo
estipulado en el marco contractual, el beneficiario deber abstenerse de explotar los
conocimientos objeto del contrato.
Cuando el contrato sea mixto, o sea comunicacin de Know how y cesin o licencia
de patentes, se deber tener en cuenta las siguientes particularidades, como es el
distinguir claramente entre el Know how y la patente objeto del contrato.
Terminacin Anticipada
Por Resolucin Contractual. - Las obligaciones surgidas de este contrato quedarn
tambin extinguidas por resolucin. La resolucin es una ineficacia subsiguiente.
funcional. proviene de un hecho posterior a la celebracin del contrato, o sea una
vez celebrado el contrato produce todos sus efectos, pero si durante el desarrollo
de su ejecucin aparece una causal de resolucin, el contrato vlido se disuelve.
As tenemos el caso:
De la excesiva onerosidad de la prestacin: Que configurara la aplicacin de la
resolucin, al tratarse de un supuesto en que la obligacin de uno de los
contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestacin, debido
a que se producen acontecimientos que no existan ni se haban hecho presentes
en el momento de celebrarse el contrato y que adems ostentan caracteres
imprevisibles, extraordinarios. Por ejemplo: que el Know how otorgado haya sido
superado por otra invencin aparecida durante el perodo de vigencia. Otro tpico
caso es la prdida de confidencialidad de la informacin especializada implique el
menoscabo de ventajas que le proporcionaba y que motivaron el suscribir el contrato
a una de las partes.
Otro tpico caso. es la resolucin por incumplimiento de obligaciones: la cual puede
ser debida por el beneficiario, en los casos de que no le hayan comunicado el Know
how o se retrase dicha comunicacin, y por falta de saneamiento o por vicios ocultos
en el Know how transmitido, o por hechos propios del dador: a su vez la resolucin
a cargo del dador ser por la falta de pago de royalties pactados o retraso en la
remisin de los mismos: por comunicar a terceros la tecnologa objeto de la
transferencia: y en general. por no cumplir las condiciones pactadas.
Por Rescisin Contractual. - Es necesidad considerar que la Rescisin es un acto.
que deja sin efecto un contrato, por una razn que existe al momento de su
celebracin. En la rescisin el contrato no est viciado en su origen. pero podemos
decir que tiene un germen de nacimiento, que puede conducirlo a su disolucin. tal
es por ejemplo el caso de la lesin.
