DIRECTRICES DE

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
MARCAS COMERCIALES

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

2010
 Directrices Marcas
Parte 1 Introduccin
Parte 2 Informacin General
Parte 3 Tramitacin de la Marca
Parte 4 Examen Formal
Parte 5 Presentacin de la Solicitud
Parte 6 Solicitud de Marca
Parte 7 Normas acerca del Representante Legal
Parte 8 Representacin de la Marca
Parte 9 Tasas
Parte 10 Clasificacin de Marcas Comerciales
Parte 11 Procedimiento de Clasificacin
Parte 12 Notificaciones
Parte 13 Correccin y Agregacin de Nombres y Direccin
Parte 14 Requisitos de la marca comercial
Parte 15 Examen de fondo
Parte 16 Causales absolutas de rechazo
Parte 17 Causales relativas de rechazo
Parte 18 Establecimiento industrial y comercial
Parte 19 Frases de propaganda
Parte 20 Oposicin a la solicitud de registro
Parte 21 Procedimiento de oposicin
Parte 22 Prueba
Parte 23 Acuerdos de coexistencia
Parte 24 Limitacin de marca
Parte 25 Cesin de solicitud
Parte 26 Indicaciones Geogrficas y Denominaciones de Origen
Parte 27 Modos de finalizacin del procedimiento
Parte 28 Procedimiento de nulidad
Parte 29 Anotaciones posteriores al registro
Parte 30 Procedimiento de renovaciones de marcas

Parte Final Glosario

 ndice

Parte 1. Introduccin

I. Introduccin

II. Exencin de responsabilidad

III. Abreviaciones

Parte 2. Informacin General

I. Legislacin

II. Sitio web de INAPI

III. Presentacin de escritos

A. Escritos en general

B. Presentacin de solicitudes

IV. Formularios de presentacin

V. Bsquedas de marcas

A. Bsqueda a travs de consulta normal

B. Bsqueda a travs de consulta avanzada

VI. Atencin de pblico e informaciones

A. Presencial

B. Atencin telefnica

C. Correo electrnico

VII.Publicaciones en el Diario Oficial

VIII.Estado de las solicitudes

1
 A. Pgina Web

B. Dependencias INAPI: Estado diario y expedientes

C. Telfono

IX. Acceso a expedientes

X. Acceso a fallos y decisiones

XI. Copias de expedientes o partes

XII. Solicitud de certificados

XIII. Pago de derechos

XIV. Caja de INAPI

Parte 3. Tramitacin de la Marca

I. Introduccin
II. Etapas del procedimiento marcario
III. Organismos relacionados a la tramitacin
A. INAPI

B. Tribunal de Propiedad Industrial (TPI)

C. Corte Suprema

D. Subdireccin de Marcas

E. Conservador de Marcas

Parte 4. Examen Formal

I. Introduccin
II. Aspectos que evala el examen formal
III. Etapas del examen formal
A. Observaciones de forma

2
 B. Abandono
C. Reconsideracin
D. Publicacin

Anexo I Tarifa de publicaciones

Parte 5. Presentacin de la Solicitud

I. Documentos obligatorios
A. Otros documentos

II. Fecha de presentacin

A. Solicitudes en formulario pre-impreso

B. Solicitudes electrnicas

Parte 6. Solicitud de Marcas

I. Tipos de solicitud

II. Titular

III. Solicitante

I. Individualizacin del solicitante

II. Normas especiales segn tipos de solicitante

III. Tipos de solicitantes

1. Solicitante individual

2. Solicitud conjunta

3. Sociedades comerciales

4. Fundaciones y corporaciones

5. Organismos estatales

3
 6. Municipalidades

7. Universidades

8. Sucesiones

9. Gremios

10. Comunidades y Asociaciones Indgenas

11. Solicitante incapaz

IV. Domicilio

V. Rol nico Tributario (RUT)

VI. Prioridad

1. Ejercicio del derecho prioritario

VII. Identificacin de la marca

VIII. Clasificacin

IX. Firma

Parte 7. Normas acerca del Representante Legal

I. Representante segn exista Controversia o no

A. Procedimiento no contencioso

1. Forma de presentacin

2. Contenido

B. Procedimiento contencioso

1. Forma de presentacin

2. Patrocinio

4
 3. Poder

4. Contenido

C. Otros casos en que es obligatoria la representacin

1. Solicitud Conjunta de ms de un solicitante

2. Personas naturales o jurdicas con domicilio en el extranjero

II. Representante segn tipo de Persona

A. Persona natural

B. Persona Jurdica

1. Personera

2. Sociedades Comerciales

3. Fundaciones y corporaciones

4. Organismos gubernamentales

5. Municipalidades

6. Universidades

7. Sucesiones

8. Gremios

9. Comunidades y asociaciones indgenas

III. Representante segn el lugar de constitucin del poder

A. Poder otorgado en Chile

B. Poder otorgado en el extranjero

Anexo I Tabla sobre representantes

Anexo II Organismos Descentralizados que integran la Administracin del
Estado

5
 Anexo III Poder para tramitacin no contenciosa
Anexo IV Poder tramitacin no contenciosa y contenciosa

Parte 8. Representacin de la Marca

I. Marcas denominativas

A. Claridad de la Marca

1. Longitud de la marca

2. Caso de registro de un nombre propio

3. Denominacin y etiqueta

4. Transliteracin de la marca

5. Traduccin de la marca

6. Marcas en Ingls

7. Marcas en otros idiomas

8. Marcas en lenguas nativas

II. Etiquetas

A. Importancia de la etiqueta

B. Requisitos de la etiqueta

C. Disconformidad entre la etiqueta y la descripcin

D. Disconformidad entre denominacin y etiqueta

E. Marcas compuestas

F. Disconformidad entre etiqueta y cobertura

III. Marcas sonoras

IV. Descripcin de la Marca

6
 Parte 9. Tasas

I. Finalidad de las tasas

II. Clasificacin de las tasas

A. Tasas reguladas por la Ley 19.039 y su Reglamento

B. Tasas fijadas por el Director Nacional

III. Procedimiento de pago de las Tasas fijadas por la Ley 19.039

A. Si la tramitacin es presencial

1. Pago deficiente

B. Si la solicitud es electrnica

C. Fecha del pago

IV. Frases de propaganda

V. Procedimiento de renovaciones

A. Si la tramitacin es presencial

B. Si la solicitud es electrnica

VI. Plazo de gracia

VII. Procedimiento de reembolso o devolucin de tasas

A. Pago en exceso

B. Desistimiento de la marca

C. Abandono de la marca

VIII. Apelaciones

IX. Otras inscripciones

7
 Anexo I Tasas fijadas por la Ley 19.039
Anexo II Tasas fijadas por el Director conforme al D.E. 797 2006

Parte 10. Clasificacin de Marcas Comerciales

I. Introduccin

II. Finalidad de la Clasificacin

III. Clasificador internacional

IV. Clases

A. Formulario de productos

B. Formulario de servicios

C. Formulario de establecimiento comercial

D. Formulario de establecimiento industrial

Parte 11. Procedimiento de clasificacin

I. Forma de clasificar

II. Criterios de clasificacin

III. Principios generales de clasificacin

A. En caso de productos
1. Producto final
2. Producto compuesto o con usos mltiples
3. Materias primas, en bruto o semi-elaboradas
4. Productos elaborados para ser elementos o partes de otro
5. Productos que no pueden ser clasificados conforme a su funcin y se
encuentran compuestos por ms de una materia

8
 6. Estuches adaptados para los productos que van a contener
B. En caso de los servicios
1. Servicios en General
2. Servicios de arrendamiento
3. Servicios de asesora, informacin o consultora.
C. Criterios especiales
1. Servicios de logstica
2. Servicios de consultora
3. Servicios de informacin
4. Servicios de arrendamiento
5. Servicios prestados por corporaciones, clubes y fundaciones
6. Servicios prestaros a travs de internet
7. Servicios de retail o venta
D. Palabras que deben ser especificadas u omitidas
1. Partes y accesorios
2. Aparatos, instrumentos, equipos y sistemas
3. Productos y servicios
4. Relacionados y similares
5. Abreviaciones
IV. Examen de la clasificacin
A. Anlisis sobre claridad y precisin de la cobertura descrita.
B. Anlisis sobre exigencia de claridad y precisin.
C. Marca con posibilidad de cobertura mayor a la solicitada
D. Carga de correccin de la cobertura
E. Herramientas para examen de la cobertura
V. Casos de clasificaciones defectuosas
A. Especificaciones poco claras o incomprensibles
B. Productos o servicios mal clasificados
1. Eliminacin de un producto o servicio
2. Traspaso a otra clase de los productos o servicios mal clasificados
3. Adicin de clases a las ya solicitadas
C. Productos especificados en clase incorrecta
D. Disconformidad entre etiqueta y cobertura

9
 1. Disconformidad entre etiqueta y el titular
2. Etiqueta que contiene elementos genricos o descriptivos
VI. Proposicin de cobertura
VII. Frases de propaganda
VIII. Renovacin

Anexo I Relaciones de Clases

Anexo II Clases con nota explicativa
Anexo III Principales Cambios de la Novena Edicin

Parte 12. Notificaciones

I. Estado diario
A. Ubicacin
B. Contenido del estado diario
C. Horario
D. Resoluciones que se incluyen en el estadio diario
II. Notificacin por carta certificada
A. A quin se enva
B. Contenido de la carta certificada
C. Casos en que debe notificarse por carta certificada
III. Notificacin personal
A. A quin debe dirigirse
B. Forma en que se realiza la notificacin
IV. Valor legal de pgina web

Parte 13. Correccin y Agregacin de Nombres y Direccin

I. Error en el nombre y direccin

II. Cambio o adicin de nombres
A. Cambio en el titular

10
 B. Inclusin de ms personas como titulares
III. Modificacin de domicilio

Parte 14. Elementos de una marca para su registrabilidad

I. Signo

A. Tipos de signos distintivos

1. Marcas denominativas

2. Etiquetas

3. Combinaciones

II. Representacin grfica

III. Distintividad

A. Tipos de distintividad

Parte 15. Examen de Fondo

I. Esquema del examen de fondo

II. Causales de rechazo

A. Independencia de las causales

III. Bsqueda

IV. Observaciones de fondo

V. Notificacin

VI. Contestacin

VII. Resolucin definitiva

Parte 16. Causales absolutas de rechazo

11
I. Signos que no constituyen una marca

II. Falta de carcter distintivo

A. Marcas muy simples

B. Marcas consistentes en una letra o nmero

C. Marcas muy extensas

D. Signos no distintivos

1. Signos de internet y de lenguaje computacional e internet

1.1. Uso del signo @

1.2. Uso de www.

1.3. Uso de E-

1.4. Extensin de los nombres de dominio

2. Signos ortogrficos en general

3. Otros signos

III. Carcter descriptivo

A. Generalidades
B. Reglas para determinar si un trmino es descriptivo
1. La distintividad debe ser determinada en relacin a la cobertura
solicitada
2. Los elementos no distintivos no otorgan distintividad
3. La marca debe ser analizada como un todo
4. La distintividad debe ser evaluada en relacin al pblico consumidor

C. Marcas Evocativas
D. Marcas genricas

12
 1. Etiquetas Genricas
E. Marcas descriptivas de cualidad
F. Marcas descriptivas de destinacin
G. Marcas descriptivas de peso o medida
H. Marcas descriptivas de valor
I. Denominaciones tcnicas
J. Nombre de variedades vegetales
K. Denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud
L. Nombres de personas
1. Nombre
2. Seudnimo
3. Retrato
4. Requisitos para registrar el nombre de una persona
4.1. Nombre
4.2. Seudnimo
4.3. Retrato
4.4. Inscripcin del nombre de personaje histrico
4.5. Inscripcin de nombre inductivo a error
M. Palabras de uso comn
1. Caractersticas de los trminos de uso comn.
N. La forma o el color de los productos o de los envases, adems del color en si
mismo
O. Marcas descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia
1. Indicios de origen, nacionalidad o procedencia
2. Marcas indicativas de nacionalidad
3. Marcas indicativas de Regin
4. Marcas que contienen elementos geogrficos
P. Traducciones
Q. Adquisicin de distintividad a travs del uso
1. Caractersticas
1.1. Falta de distintividad intrnseca
1.2. Uso del signo
1.3. El uso debe ser dentro del mercado nacional

13
 1.4. La distintividad se determina dentro del pblico
consumidor
2. Medios de prueba

IV. Emblemas y smbolos especialmente protegidos

A. Depsito en concordancia con el art. 6 ter del Convenio de Paris
B. Emblemas
C. Signos y punzones oficiales
D. Emblema de la Cruz Roja
E. Smbolo Olmpico
F. Marcas que incluyen emblemas nacionales
1. Proteccin del emblema Suizo
G. Denominaciones y siglas Estatales
H. Cuando un pas o nacin tiene ms de un nombre o es designado con nombres
diferentes
1. Otros casos de pases con ms de un nombre:
2. Cuando el nombre del pas se expresa en otro idioma
I. Marcas distintivas que incluyen nombres de pases
J. Denominaciones y siglas de organizaciones internacionales
K. Denominaciones y siglas de los servicios Pblicas

V. Marcas contra la moral, orden pblico o buenas costumbres

VI. Marcas inductivas a error y engao
A. Error o engao respecto del producto
B. Error o engao respecto al origen

Parte 17. Causales relativas de rechazo

I. Causales relativas en relacin a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

A. Requisitos
B. Marca registrada o solicitada con anterioridad
1. Solicitud rechazada y apelada
2. Solicitud con juicio de oposicin y registro con nulidad pendiente

14
C. Confusin y peligro de confusin
D. Identidad o similitud de las marcas
1. Identidad con marcas registradas o solicitadas con anterioridad
1.1. Identidad del signo
1.1.1. Marcas denominativas y mixtas
1.1.2. Etiquetas
1.2. Identidad de la cobertura
2. Similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad
2.1. Forma de anlisis de la similitud
2.2. Determinacin de coberturas semejantes y relacionadas
2.2.1. Principio de especialidad marcaria
2.2.2. Relacin de cobertura
2.2.3. Factores para hacer relacin de cobertura
2.2.4. Productos de clases diferentes
2.2.5. Relacin entre productos y servicios
2.2.6. Relacin entre productos y establecimientos comerciales
2.2.7. Inexistencia de relacin de cobertura
2.3. Determinacin del grado de similitud de los signos en conflicto
2.3.1. Forma de realizar el examen
2.3.2. Criterios de similitud
a. La marca en su conjunto
b. Primera impresin
c. Elementos no distintivos
d. La marca como tal no se encuentra registrada
e. Elementos principales y accesorios
f. Grado de conocimiento de los consumidores
2.4. Casos de anlisis de similitud de elementos denominativos
2.4.1. Palabras que no se deben considerar
2.4.2. Letras y nmeros
2.4.3. Nmeros expresados en palabras
2.4.4. Dos letras
2.4.5. Tres letras
2.4.6. Siglas y acrnimos

15
 2.4.7. Signos que contienen otras marcas
2.4.8. Marcas con elementos similares pero con otro orden
2.4.9. Gnero
2.4.10. Diminutivo y superlativo
2.4.11. Plurales y singulares
2.4.12. Diferencias de una o dos letras
2.4.13. Nombres y apellidos
2.4.14. Similitud conceptual
a. Sinnimos
b. Palabras en otros idiomas
2.4.15. Cuasi identidad
2.4.16. Similitud fontica
a. Sonidos fonticamente semejantes
b. Expresiones separadas
c. Incorporacin o sustraccin de elementos que no
modifican su fontica
d. Marcas en idioma extranjero con semejanzas fonticas
2.5. Casos de anlisis de similitud de elementos figurativos
2.5.1. Diferencias no relevantes
2.5.2. Monopolio de un signo

II. Causales relativas en cuanto a otros derechos preexistentes

A. Marca famosa
1. Tratamiento de la marca notoria
2. Tratamiento de la marca famosa
3. Factores para determinar la fama y notoriedad
4. Sector pertinente del pblico
5. Prueba de la fama y notoriedad
6. Tratamiento jurisprudencia de la marca notoria
6.1. Marca notoria registrada en el extranjero
6.2. Marca notoria registrada en Chile
7. Tratamiento jurisprudencial de las marcas famosas

16
 B. Marca no registral
1. Caractersticas del uso
2. Prueba de la existencia de la marca no registral
3. Tratamiento jurisprudencia
C. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen
1. Casos de conflicto entre marcas e IG y DO
D. Conflicto de marcas con el derechos de autor
1. La expresin solicitada como marca es inductiva a error
2. La denominacin protegida bajo los derechos de autor es utilizada como
marca

Anexo I Elementos comunes entre marcas

Anexo II Similitud fontica
Anexo III Dos elementos figurativos
Anexo IV Marcas diferentes
Anexo V Marcas notorias extranjeras letra g)

Parte 18. Establecimiento Industrial y comercial

I. Forma de presentacin

II. Examen de forma

III. Examen de fondo

Parte 19. Frases de propaganda

I. Forma de presentacin

II. Examen de forma de las frases de propaganda

III. Examen de fondo de las frases de propaganda

Parte 20. Oposicin a la solicitud de registro

17
 I. Qu es la oposicin a la solicitud
II. Procedimiento contencioso
A. Naturaleza del procedimiento
B. Plazo de oposicin
C. Normas supletorias
D. Normas comunes a todo procedimiento
1. Comparecencia en juicio
1.1. Patrocinio
1.2. Mandato
1.3. Agente oficioso
1.4. Contenido del poder
1.5. 1.2.Sucesin procesal
2. Pluralidad de partes
3. Cargas pecuniarias a que estn sujetos los litigantes
3.1. Apelacin
4. Formacin del proceso, su custodia y comunicacin a las partes
4.1. Copias
4.2. Estampe de cargo y recibo

5. Actuaciones judiciales
5.1. Plazos y das hbiles
5.2. Suscripcin de resoluciones
5.3. Prrroga en plazos sealados por el tribunal
6. Rebeldas
7. Incidente: procedimiento de nulidad procesal
7.1. Requisitos
7.2. Plazo
8. Implicancias y recusaciones
8.1. Sujetos de implicancia y recusacin
8.2. Oportunidad
8.3. Procedimiento
8.4. Sancin

18
 9. Retiro y desistimiento de la demanda
III. Quin puede oponerse
IV. Representacin
V. Causales de oposicin
VI. Suspensin del procedimiento
VII. Renuncia de la oposicin

Parte 21. Procedimiento de oposicin a la solicitud de registro

I. Demanda de oposicin
A. Requisitos
1. Designacin del tribunal ante quien se entabla
2. El nombre, domicilio y profesin u oficio del demandante y de las
personas que lo representen
3. El nombre, domicilio y profesin u oficio del demandado
4. La exposicin clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se
apoya
5. La enunciacin precisa y clara, consignada en la conclusin, de las
peticiones que se sometan al fallo del tribunal
B. Casos de incumplimiento de alguna de las menciones
1. Marca oponente a nombre de una persona diferente que el oponente
2. Marca oponente y solicitud objeto de la oposicin a un mismo nombre
3. Casos de registros no vigentes

II. Notificacin y emplazamiento

III. Contestacin a la oposicin
A. Excepciones
1. Excepciones dilatorias
1.1. Falta de capacidad del demandante, o de personera o
representacin legal del que comparece en su nombre
1.2. Litis pendencia
1.3. Ineptitud del libelo

19
 1.4. Causal general
2. Excepciones perentorias
2.1. Excepcin de prescripcin
2.2. Excepcin de transaccin
2.3. Excepcin de cosa juzgada

Parte 22. Prueba

I. Requisitos
II. Resolucin que recibe causa a prueba
A. Contenido
B. Impugnacin
III. Plazo
A. Prrroga del plazo
IV. Medios de prueba
A. Medios habituales en materia de propiedad industrial
B. Instrumentos
1. Requisitos
2. Oportunidad
C. Confesin de parte
1. Oportunidad
2. Forma de rendirla
D. Inspeccin personal del tribunal
E. Informes de peritos
1. Casos en que procede
2. Gastos
F. Presunciones
V. Apreciacin de la prueba
VI. Citacin a or sentencia
A. Excepciones
1. Escritos
2. Medidas para mejor resolver

20
 Parte 23. Acuerdos de coexistencia

I. Contenido del acuerdo

II. Carta de consentimiento

III. Anlisis de una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia

Parte 24. Limitacin de marca

I. Limitacin del signo

II. Limitacin de oficio

III. Limitacin de cobertura

IV. Limitacin durante la tramitacin

V. Limitacin de la marca registrada

Parte 25. Cesin de solicitud y transferencia del registro

I. Requisitos de la cesin

II. Formalidades del documento de cesin

III. Transferencia de derechos

IV. Indivisibilidad del signo

V. Transferencia total o parcial

VI. Requisitos de la transferencia

Parte 26. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen

21
I. Introduccin

II. Caractersticas

III. Fuentes de las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen

A. La ley

B. Tratado internacional

C. Registro en Inapi

1. Procedimiento de registro

2. Registro de indicaciones geogrficas y denominaciones de

origen

3. Solicitante

4. Titular

5. Causales de irregistrabilidad

5.1. Causales absolutas

5.2. Causales relativas

6. Reglamento de uso y control

7. Presentacin

8. Informes

9. Resolucin

IV. Tipo de proteccin segn se trate de IG o DO para vinos y bebidas espirituosas y para
el resto de los productos

V. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras

22
 Anexo I Titulo V Ley 18.455 sobre denominacin de origen de vinos y destilados

Anexo II Decreto N464 Zonificacin Vitcola y Denominacin de origen

Anexo III Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras reconocidas

a travs de tratados

Parte 27. Modos de finalizacin del procedimiento

I. Resolucin final

A. Requisitos de la resolucin, no habiendo oposicin

II. Sentencia definitiva

A. Partes de la sentencias

B. Requisitos legales

1. Fundamento de la sentencia

2. Requisitos art. 170 CPC

III. Desistimiento de la solicitud

IV. Abandono del procedimiento

A. Examen preliminar

B. Pago de derechos

C. De acuerdo al Cdigo de Procedimiento Civil

Parte 28. Procedimiento de nulidad

I. Causales de nulidad
A. Causales de nulidad de marcas
B. Causales de nulidad de las transferencias

23
 II. Objeto de la nulidad
A. Nulidad de las frases de propaganda
III. Prescripcin de la accin de nulidad
A. Imprescriptibilidad por mala fe en obtencin del registro
B. Fundamentacin de la imprescriptibilidad
IV. Efectos de la nulidad
V. Procedimiento de nulidad
A. Demanda
B. Notificacin
C. Prueba
D. Citacin a or sentencia
E. Sentencia
F. Suspensin del procedimiento
VI. Flujo del procedimiento de nulidad de marcas

Anexo Casos de nulidad bajo la ley 19.039

Anexo II Casos de nulidad bajo el DL N958

Parte 29. Anotaciones posteriores al registro

I. Requisitos para las anotaciones

A. Requisitos del acto jurdico
B. Resolucin de aceptacin
C. Pago de derechos
II. Oponibilidad de los actos jurdicos relativos a la propiedad industrial
III. Transferencias
A. Transferencia parcial de una marca
B. Transmisin por causa de muerte
IV. Cambios de nombre
V. Gravmenes
VI. Embargo

24
VII. Medidas precautorias
VIII. Licencias
A. Licencia exclusiva
B. Licencia de producto o servicio
C. Contrato de franquicia
D. Reglamento de uso de marcas comerciales

Parte 30. Procedimiento de renovaciones de marcas

I. Plazo
II. Tasas
III. Efecto del no pago de los derechos
IV. Reclasificacin en la renovacin
A. Caso de marcas registradas con anterioridad al 11 de marzo de 2005

Parte Final. Glosario

25
 Parte 1
Introduccin

I. Introduccin

Estas directrices constituyen un esfuerzo de INAPI con el fin de hacer pblicas y

homogenizar las prcticas internas de resolucin que este Servicio realiza en cumplimiento de
las leyes y reglamentos que delimitan las funciones registrales de marcas comerciales -en
adelante marcas- y dems signos distintivos. Se trata, en consecuencia, de un documento vivo
que recoge, de forma sistemtica, la forma en que este Servicio cumple con esta tradicional
obligacin. .

INAPI tiene una doble condicin relacionada con las funciones administrativas y
jurisdiccionales que desempea. De esta forma, junto con ser un servicio descentralizado, a
cargo del registro de derechos de propiedad industrial, es tambin el tribunal de primera
instancia en los juicios de oposicin y de nulidad de marcas, indicaciones geogrficas y
denominaciones de origen.

El documento se divide en dos grandes secciones:

Examen formal

Examen de fondo y procedimiento contencioso

La primera seccin, acerca del examen formal, trata desde la presentacin de la solicitud
hasta su publicacin. Esta parte del procedimiento es llevado a cabo, en su mayor medida, por
el Conservador de Marcas.

La segunda seccin, acerca del examen de fondo y procedimiento contencioso, describe la

revisin de la existencia de causales de irregistrabilidad como tambin, la resolucin de
conflictos que puedan surgir.

26
II. Exencin de Responsabilidad

El presente documento recoge los usos generales aplicados por este Servicio en el
anlisis y procesamiento de las solicitudes para el registro de marcas, pero no constituye, ni
constituir, una fuente propia de derecho y no deroga ni modifica las disposiciones
normativas que regulan los derechos de propiedad industrial. En este sentido el presente
documento busca proporcionar lineamientos generales, no vinculantes, para ser tenidos en
cuenta al momento de presentar una solicitud de registro.

Toda solicitud para el registro, anotacin o renovacin de marca deber ser analizada
caso a caso, de acuerdo a las leyes y normativas vigentes y relevantes a cada situacin
particular.

INAPI est exento de toda responsabilidad por los errores u omisiones que se puedan
encontrar en estas directrices y de los perjuicios que eventualmente se pudieran ser alegados
fundados en el uso de la informacin contenida en este documento.

El acceso y uso de estas directrices est sujeto a los trminos ya expresados y su

utilizacin es de exclusiva responsabilidad del usuario.

27
III. Abreviaciones

Para facilitar la lectura de estas directrices, se han utilizado abreviaciones en el texto. A

continuacin se detallan con su correspondiente significado.

CC: Cdigo Civil

CCOM: Cdigo de Comercio
CPC: Cdigo de Procedimiento Civil
COT: Cdigo Orgnico de Tribunales
DFL: Decreto con Fuerza de Ley
DL: Decreto Ley
DNI: Director Nacional de INAPI
DPI: Departamento de Propiedad Industrial
INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial
LBGAE: Ley Orgnica Constitucional de Bases Generales de la Administracin del
Estado.
LOC: Ley Orgnica Constitucional
LOM: Ley Orgnica Constitucional de Municipalidades
LPI: Ley de Propiedad Industrial
RAE: Real Academia Espaola
RLPI: Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
RUT: Rol nico Tributario
TGR: Tesorera General de la Repblica
TPI: Tribunal de Propiedad Industrial
UTM: Unidad Tributaria Mensual

28
29
 Parte 2
Informacin General

I. Legislacin

La solicitud y registro de las marcas comerciales en Chile se encuentra regido por la

Ley 19.039 publicada el 25 de enero de 1991, modificada por la Ley 19.996 de 2005 y 20.160
de 2007, y su Reglamento del 2007. Los textos de estos cuerpos normativos se encuentran
disponibles en el sitio Web de INAPI: www.inapi.cl seccin Legislacin.

II. Sitio Web de INAPI

El sitio web de INAPI www.inapi.cl ofrece mltiples servicios al solicitante de una marca
comercial y, aunque an no es posible realizar el trmite completo para el registro de una
marca en lnea, merecen destacarse las siguientes prestaciones a las que se puede acceder
desde cualquier lugar del pas y del mundo:

Cuenta con una completa coleccin de leyes relativas a propiedad industrial.

Permite efectuar bsquedas de marcas solicitadas y/o registradas en Chile. Mediante

este servicio, cualquier persona puede consultar de forma gratuita y sin registro
previo si determinados signos se encuentran o no solicitados o registrados ante INAPI.
Esto puede hacerse con la opcin de buscar a travs de consultas normales, que cual
consiste en un buscador simple, o en consultas avanzadas a travs del cual se pueden
hacer bsquedas ms precisas.

Posibilidad de presentar y pagar solicitudes de marcas en lnea. Con este trmite se da

inicio al proceso de registro ante el INAPI

Posibilidad de revisar y pagar los extractos de las solicitudes para publicar en el Diario
Oficial. La Publicacin de toda solicitud es un requisito obligatorio dentro del proceso
de registro, los extractos deben ser aprobados por los propios solicitantes, por tanto

30
 esta opcin permite revisar a distancia y en caso de estar correctos permite efectuar el
pago sin necesidad de concurrir a las oficinas del Diario Oficial ni del banco u otra
oficina de pago.

Revisin de los estados diarios. Como es sabido, la gran mayora de las resoluciones
que dicta el INAPI son notificadas por el estado diario, que consiste en el resumen de
las resoluciones que cada da dicta este Instituto y que se publican en un lugar visible
de atencin al pblico. Sin perjuicio que la publicacin fsica que se hace en las
oficinas de INAPI es la nica con validez legal, estos listados se suben diariamente
la pgina Web de INAPI, pudiendo consultarse y descargarse desde el siguiente link:

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=10
0&lang=es.

Acceso al estado de tramitacin de la solicitud. Permite al solicitante revisar las

actuaciones y resoluciones dictadas respecto de su solicitud.

La informacin que se proporciona a travs de esta pgina Web es referencial, por lo

que es recomendable revisar el expediente de la solicitud en las oficinas de INAPI
peridicamente.

III. Presentacin Escritos

31
 A. Escritos en general

Todos los escritos de tramitacin deben presentarse en el mesn de atencin de

pblico, que funciona de 9.00 a 14.00 hrs, en Moneda 975, piso 13, Santiago. Sin perjuicio de lo
anterior, aquellos solicitantes de regiones pueden enviar sus escritos a travs del correo. Por
regla general la fecha de su presentacin en este ltimo caso, ser aquella en que sea recibida
en Oficina de Partes de INAPI (Resolucin exenta N11 de 2010)

Luego de las 14 horas, aquellos escritos referidos a juicios en quel INAPI acta como
tribunal de primera instancia o que tienen vencimientos pueden adems ser depositados en el
buzn especialmente dispuesto para estos efectos en el primer piso de Moneda 970, Santiago
(Resolucin exenta N7de 2008 y N11 de 2010)

B. Presentacin de solicitudes

Las solicitudes de registro de derechos de propiedad industrial pueden presentarse en

lnea, a travs e Internet, o presencialmente en las oficinas de INAPI

Las solicitudes presenciales se reciben en la Unidad de Atencin a Usuarios desde las

9.00 hrs. hasta las 14.00 hrs., asignndoseles nmero en dicho momento.

Las presentaciones en lnea se completan y se envan mediante formato electrnico

va Internet desde la pgina del Instituto. Para hacer uso de este servicio el usuario debe
previamente registrarse, este servicio es gratuito y tiene por objeto facilitar la identificacin
de quienes solicitan marcas.

De acuerdo al Art. 18 bis B de la Ley 19.039 para ser presentada una solicitud, debe
pagarse un derecho inicial de 1 UTM (Cuando se trata de productos o servicios de una sola
clase. En el caso de los establecimientos comerciales adems la tasa se incrementa por cada
regin solicitada). Cumplido ese requisito se les asigna nmero. En el caso de las solicitudes
presenciales el formulario que acredita el pago se presenta conjuntamente con el formulario
de la solicitud, por lo que inmediatamente se le otorga nmero. En el caso de las solicitudes

32
 hechas a travs de www.inapi.cl el pago se entiende afinado una vez que se recibe
confirmacin desde Tesorera General de la Repblica y en ese momento se asigna nmero.

En el caso de las solicitudes presentadas por Internet, de acuerdo al Art. 5 del Reglamento,
se les otorga nmero de solicitud en forma posterior a las presentadas de forma presencial. De
este modo, desde las 14.00 hrs. se les otorga nmero a las ingresadas en lnea entre las
00:00:01 hrs hasta las 24:00 hrs. del mismo da.

IV. Formularios de Presentacin

Los formularios para la presentacin de una solicitud de un derecho de propiedad

industrial pueden adquirirse en las cajas de INAPI ubicadas en Moneda 975 piso 13, durante
el horario de atencin de pblico, (9.00 a 14:00 hrs). El costo actual del formulario es de
$1.000 (mil pesos).

Los formularios, tambin se encuentran disponibles en la pgina web www.inapi.cl

pudiendo descargarse e imprimirse para ser presentados en las dependencias del Instituto. El
costo del formulario es de $1000 (mil pesos) y se paga al momento de presentar la solicitud.

Las solicitudes que son presentadas a travs de Internet estn exentas de pago del
formulario (Decreto Exento 797 de 4 julio de 2006. Art. 2, letra a).

Se recomienda que los formularios sean rellenados desde un computador o a mquina, pues
facilita su incorporacin correcta en la base de datos de INAPI.

V. Bsquedas de Marcas

Dentro de los servicios ofrecidos a travs de la pgina Web de INAPI, se encuentra el

de bsquedas de marcas previamente solicitadas y/o registradas. Esta prestacin es gratuita y
abarca todas las solicitudes presentadas independientemente de su estado de tramitacin
(por ejemplo, rechazada, aceptada o caducada).

33
 El solicitante tiene la posibilidad de utilizar dos tipos de bsquedas:

A. Bsqueda a travs de consulta normal

Este sistema utiliza filtros directos que entregan resultados generales y se puede
realizar la bsqueda considerando los siguientes factores:

Marcas, entendida como la o la denominacin en que consiste o trminos contenidos

en un signo registrado o que se desea registrar;
Nmero de solicitud;
Nmero de registro;
Fecha de registro;
Fecha de publicacin;
Fecha de presentacin.
Instancia administrativa, asociada a fecha, es decir;
Nmero de solicitud de anotacin; y
Nombre del Titular.

B. Bsqueda a travs de consulta avanzada

Este sistema de bsqueda es ms complejo y otorga la posibilidad de utilizar varios

filtros a la vez. Entre las variables que agrega este sistema de bsqueda, se pueden mencionar
los siguientes:

Clase de la marca
Tipo de marca (denominativa, mixta, etc.)
Tipo de solicitud (servicio, establecimiento de comercio, etc.)
Regin de la cobertura
Pas del Titular

VI. Atencin de Pblico e Informaciones

34
 La atencin al pblico se realiza principalmente en las oficinas de INAPI; sin embargo,
es posible tambin realizar consultas a travs de la Web de INAPI y telefnicamente.

A. Presencial

INAPI posee un sistema de atencin de pblico e informaciones en sus dependencias de

Moneda 975 piso 13, para lo cual dispone de 2 unidades diferenciadas segn el nivel de
complejidad de los requerimientos.

Mesn de Informacin: En este lugar se otorga informacin bsica respecto a cmo

presentar un formulario de solicitud, derechos (tasas) a pagar y acerca del estado de
tramitacin de una solicitud en trmite.

Departamento de Orientacin al Solicitante de Marcas: En este lugar, los

solicitantes pueden recibir informacin especializada acerca de cmo solicitar una
marca, como por ejemplo, en relacin a la clase que corresponde a su marca, a la
descripcin de los servicios que se incluyen en su solicitud o cualquier otra
informacin avanzada sobre cuestiones tcnicas relevantes al momento de presentar
una solicitud y durante su tramitacin.

B. Atencin Telefnica

Orientada especialmente para quienes residen en regiones o fuera del pas, permite
hacer consultas relativas a la forma de presentar una solicitud y orientacin para el uso de la
pgina Web de INAPI.

Quienes residan en la ciudad de Santiago deben utilizar preferentemente la agina Web o

acudir directamente a las oficinas de INAPI, para privilegiar el acceso a quienes no residen
en dicha ciudad

35
 C. Consultas a travs del correo del INAPI

Ingresando a la pgina Web de INAPI, seccin consultas bases de datos puede conocer
el estado de tramitacin de una solicitud, ya sea por nmero asignado o por los signos
contenidos en la marca.

Adicionalmente, sobre la opcin contacto, puede ingresar al siguiente link:

http://electron.inapi.cl/oirs/virtual.php, que permite enviar consultas, sugerencias, reclamos
y agradecimientos.

Finalmente, por medio del correo electrnico [email protected] se puede solicitar

informacin respecto a la tramitacin de las solicitudes de marcas.

VII. Publicaciones en el Diario Oficial

Cada viernes, el Diario Oficial publica una seccin especial con los extractos de las
solicitudes de derechos de propiedad industrial que han sido aceptadas a tramitacin (art. 4
LPI). El Diario puede ser adquirido en cualquier quiosco o puede ser consultado en lnea en
www.diariooficial.cl. Esto ltimo previa suscripcin del interesado ante el referido Diario.

A partir de la publicacin comienza a correr el plazo de 30 das hbiles para que

terceras personas presenten oposicin respecto de aquellas solicitudes de marcas que
consideren pueden afectar sus derechos.

La revisin de la propuesta de extractos y su pago puede hacerse en lnea, ingresando

a www.inapi.cl y luego pinchando sobre el vnculo Pago en Lnea Publicaciones de Marcas
(http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=214&Itemid=214&la
ng=es). Sin perjuicio de ello, los solicitantes pueden revisar y pagar directamente en las
oficinas del Diario Oficial, dispuestas especialmente para estos efectos en las dependencias de
INAPI.

36
VIII. Estado de las Solicitudes

Existen tres vas para verificar estado de tramitacin de una solicitud:

A. Pagina Web

Se puede conocer el estado de tramitacin de una marca a travs de la consulta en la

base de datos disponible en la pgina web de INAPI. En efecto, mediante esta base de datos se
puede acceder al estado de la solicitud, conociendo las ltimas resoluciones y revisar el estado
diario, que contiene el listado de las resoluciones referidas a las solicitudes que se tramitan
ante INAPI que cada da son subidas a la Web de INAPI.

La informacin que se proporciona a travs de esta pgina Web es referencial, por lo

que es recomendable revisar el expediente de la solicitud en las oficinas de INAPI
peridicamente.

B. Dependencias INAPI: Estado diario y expedientes

En INAPI se puede conocer el estado de las solicitudes tanto revisando el estado diario
que se publica en el rea de atencin a pblico y que contiene las resoluciones dictadas cada
da., como revisando directamente el expediente.

C. Telfono

En casos urgentes es posible llamar al telfono de atencin del Instituto con el fin de
recibir informacin acerca del estado de una solicitud. Cabe destacar que la informacin que a
travs de este servicio se proporciona es la misma que puede obtenerse desde la pgina Web
de INAPI.

IX. Acceso a Expedientes

37
 En INAPI es posible acceder a los expedientes de la tramitacin de marcas desde su
presentacin, que se encuentran disponibles en el Depto. Archivo del Instituto y solicitar el
expediente que sea necesario.

Debe darse un correcto uso del expediente, el que no podr salir de las dependencias
del Instituto. En este sentido, el art. 470 N5 del Cdigo Penal sanciona a aquellos que
cometan defraudaciones: sustrayendo, ocultando, destruyendo o inutilizando en todo o en
parte algn proceso, expediente, documento u otro papel de cualquiera clase.

X. Acceso a Fallos y Decisiones

Se puede acceder al contenido de fallos y resoluciones de INAPI gratuitamente en la

pgina www.inapi.cl, a travs de consulta bases de datos de marcas.

Adicionalmente, es posible solicitar copias del fallo. El precio en la actualidad es de

$2500 (dos mil quinientos pesos); sin perjuicio de que siempre es posible revisar el fallo en el
mismo expediente. Debe hacerse notal que las solicitudes que han terminado su tramitacin
son enviadas a una bodega externa de archivo, por lo que si se desea revisar en papel el fallo
de alguna de stas deber requerirse con una antelacin de a lo menos una semana.

XI. Copias de Expedientes o Partes

En el Depto. Archivo es posible solicitar copias de expedientes. Estas copias deben

pagarse previamente en caja de INAPI y normalmente se entregan dentro de las 24 horas
siguientes.

XII. Solicitud de Certificados

Los certificados se deben solicitar y pagar en la caja de INAPI. El valor de los certificados
es $9000 (nueve mil pesos) y tiene un plazo de entrega de hasta dos semanas.

Los ttulos y los certificados se pueden solicitar una vez que INAPI ha otorgado nmero de
registro a la marca concedida.

38
XIII. Pago de derechos

En el curso de la tramitacin de un registro de marca, se deben pagar diversas tasas

(tasa de inicio y tasa de registro) y derechos (publicacin en el Diario Oficial, copias de
resoluciones, certificados, etc., segn los requiera el solicitante).

El pago debe efectuarse en bancos y otros centros de pagos habilitados, que ingresan a
la cuenta nica fiscal. Para estos efectos INAPI, mediante su Caja, entrega al solicitante una
orden de pago. Esta debe ser pagada dentro del da de emisin de la orden. Posteriormente, se
debe presentar el comprobante de pago en el mesn de atencin a pblico, junto con el escrito
correspondiente.

La tasa de inicio, equivale a 1 UTM por cada clase que se solicite (en el caso de los
establecimientos comerciales dicha tasa deber multiplicarse por el nmero de regiones para
los que se solicite) y es requisito para dar curso a la solicitud. El pago final se realiza una vez
aceptada a registro la marca. INAPI otorgar finalmente nmero de registro slo una vez que
se ha acreditado ante dicho Instituto el pago final

Se entiende que la acreditacin ocurre cuando el solicitante acompaa ante el INAPI el

comprobante de pago (Art. 18 bis C de la Ley y Art. 10 del Reglamento). Cabe recordar que
este comprobante es destacado en el costado izquierdo donde se indica claramente COPIA
INAPI, en ningn caso se aceptan fotocopias.
En caso de extravo del comprobante COPIA INAPI a requerimiento escrito del
solicitante, INAPI podr oficial a Tesorera General de la Repblica para que en virtud de los
antecedentes que aporta el solicitante, se demuestre que el pago fue efectivamente realizado
dentro del plazo estipulado

XIV. Caja de INAPI

En el Instituto existe una caja pagadora en la que se pueden realizar los siguientes
trmites:

39
Emisin de las rdenes de pago, para que el solicitante realice el pago en un banco.
Compra de los formularios de solicitudes, que tienen un valor de $1000 (mil pesos). Aqu
tambin se hace el pago del derecho a formulario por quienes lo imprimieron
particularmente.
Solicitudes de ttulos y certificados.
Pago de copias de expediente.
Compra de copia de una sentencia.

Los pagos referidos a tasas par el registro de marcas deben realizarse personalmente o a
travs de Internet, en las oficinas de Tesorera General de la Repblica, bancos y dems
entidades autorizadas para recibir pagos referidos a formularios de la referida Tesorera.

40
 Parte 3
Tramitacin de la Marca

I. Introduccin

La tramitacin de la marca es el proceso destinado a la obtencin de un registro marcario.

Este proceso se compone de varias etapas que comienzan con la presentacin y finalizan,
eventualmente, con la concesin y registro de este signo distintivo.

41
 II. Etapas del Procedimiento Marcario

En el procedimiento de tramitacin de una marca comercial, se pueden distinguir

claramente las siguientes etapas:

Presentacin de Solicitud
Examen Formal
Publicacin Diario Oficial
Examen de Fondo
Resolucin Definitiva
Marca Registrada

III. Organismos relacionados a la Tramitacin

A. INAPI

Instituto Nacional de Propiedad Industrial es un organismo de

carcter tcnico y jurdico encargado de la administracin y atencin de los servicios de la
propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia.

INAPI se encuentra encargado, segn el Art. 3 de la Ley 20.254, de

todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la proteccin
registral otorgada por la ley a la propiedad industrial, correspondindole, entre otras, la
elaboracin, mantencin y custodia de los registros, anotaciones y transferencias; emisin de
ttulos y certificados; conservacin y publicidad de la documentacin, cuando sea procedente.

Funciones de INAPI:
Entre las principales se encuentra:

Funcin administrativa; y
Funcin judicial.

42
 La funcin administrativa consiste en la tramitacin de la solicitud
de marca desde su presentacin hasta su registro, en aquellos casos que no hay oposicin. Por
otro lado, INAPI tiene funciones jurisdiccionales en el caso que existan controversias, es decir,
en aquellos casos en los cuales la marca ha sido objeto de demanda de oposicin y nulidad.

B. Tribunal de Propiedad Industrial TPI

El art. 17 bis c) LPI, seala que el Tribunal de Propiedad Industrial

(TPI), es un rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia
directiva, correccional y econmica de la Corte Suprema.

El TPI funciona como tribunal de alzada y se encuentra en cargado

de conocer de las apelaciones que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas y
sentencias dictadas por el Director Nacional. Adems conoce de la queja disciplinaria, de
acuerdo al Art. 544 COT.

C. Corte Suprema

La Corte Suprema, segn el art. 17 bis c) LPI, conoce de los recursos

de casacin en el fondo contra de las sentencias definitivas de segunda instancia. Tambin
conoce de la queja disciplinaria interpuesta en contra del TPI, de acuerdo al Art. 544 COT.

D. Subdireccin de Marcas

La Subdireccin de Marcas se encuentra encargada de tramitar los procedimientos

relativos a la concesin el registro de marcas comerciales, denominaciones de origen e
indicaciones geogrficas. Adems, analiza y registra las solicitudes de renovacin de marcas y
las de anotaciones marginales, referidas a licencias de uso, prendas, cambios de nombres,
embargos, prohibiciones, transferencias (totales o parciales) y todo acto jurdico que se desee
hacer oponible a terceros

43
 Por otro lado, la Subdireccin de Marcas colabora estrechamente con el Director, a
travs de su Departamento Jurdico, en la tramitacin los juicios de oposicin y nulidades,
relacionados con solicitudes o registros marcarios.

E. Conservador de Marcas

Dentro de la tramitacin de una marca comercial, el examen formal de la solicitud de

marca corresponde a la funcin de Conservador de Marcas, que verificar que se haya
cumplido con las formalidades exigidas para la validez de la presentacin.

44
 Parte 4
Examen formal

I. Introduccin

El procedimiento de tramitacin marcario es eminentemente registral, es decir, los

derechos sobre una marca no nacen sino hasta la conclusin de un procedimiento destinado a
la concesin de un registro marcario.

En este sentido, el procedimiento se encuentra regulado por la Ley 19.039 y su

Reglamento. El procedimiento establecido en estos cuerpos normativos se concretiza en las
oficinas de INAPI, principalmente, a travs de dos exmenes a cargo de la oficina. Un examen
de forma y un examen de fondo.

El examen de forma est destinado a comprobar que la solicitud de marca comercial

cumple con los requisitos formales para su otorgamiento. Es necesario destacar que en esta
etapa del procedimiento no se analizan las causales de irregistrabilidad marcaria, establecidas
principalmente en los arts. 19 y 20 de la LPI. Sin embargo, en la prctica, cuando una persona
solicita como marca el nombre de una persona natural y no acompaa la declaracin jurada
que lo autoriza para ello, se observa de forma la solicitud por no cumplir con el requisito
exigido por el Art. 20 letra c) de la ley 19.039.

Este examen consistir esencialmente en la revisin de la denominacin, etiquetas (si

la hubiese), poderes, traduccin (y transliteracin, en su caso) y clasificacin de la solicitud de
marca comercial. Tambin se analiza la representacin grfica y registro sonoro en caso de
una marca sonora.

Se comprueba que los pagos correspondan a la cantidad de clases efectivamente

solicitadas.

45
 En caso que se haya invocado una prioridad, en esta etapa se analiza tambin si
acompaa materialmente un documento que acredite esta circunstancia y si fue invocada
dentro del plazo correspondiente.

Si producto del examen de forma se encontrasen errores o elementos incompletos,

estos deben ser notificados a los solicitantes o sus representantes, en su caso, para que
corrijan o enmienden la solicitud. El plazo para corregir estas observaciones es de 30 das, a
partir de la notificacin. Se trata de un plazo fatal, cuyo efecto, en caso que las observaciones
no sean subsanadas oportunamente, es que se entiende abandonada la solicitud (Art. 22 LPI).

El Conservador de Marcas acepta a tramitacin la solicitud si no contiene aspectos

formales observables o si stos ya han sido corregidos. Con la resolucin que acepta a
tramitacin, el solicitante, por otro lado, tiene el plazo de 20 das para pagar la publicacin del
extracto de la solicitud en el Diario Oficial. Se entiende que el encargo de la publicacin se
efecta cuando se paga ante el Diario Oficial, acto en que el solicitante aprueba el extracto que
ser publicado.

II. Aspectos que evala el Examen Formal

46
 El examen formal consiste en la verificacin que hace el Conservador de Marcas del
cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud. El examen formal, generalmente,
abarca los siguientes aspectos:

Individualizacin del solicitante, incluyendo su representacin. Esto es poderes debidamente

acompaados (ver art. 15 LPI);
Representacin grfica de la marca, en el formato solicitado (ver art. 10 RLPI que establece
dimensiones y nmero de copias);
Especificacin de los productos y servicios en relacin a la clasificacin;
Traduccin al espaol de las palabras incorporadas en el signo, cuando sea procedente, que
no estn en idioma espaol (art. 9 RLPI) y transliteracin, cuando corresponda.

Por otro lado, existen adems otros elementos que son revisados, como el caso de la
prioridad.

Esto es, en caso que sea invocada por el solicitante se revisa si se acompaa
materialmente documento que acredite esta circunstancia (por ejemplo, certificado de
registro emitido por oficinas extranjeras) y si fue invocada dentro de plazo.

Las palabras en idioma espaol se entendern en el sentido otorgado por el Diccionario de la

Real Academia de la Lengua Espaola www.rae.es. Por otro lado en caso de denominaciones
en otro idioma, como el ingls, se considerarn generalmente los diccionarios de Merriam
Webster http://www.merriam-webster.com/ y Oxford
http://www.askoxford.com/?view=uk

III. Etapas del Examen Formal

A. Observaciones de Forma

47
 En el caso que la solicitud no cumpla con algunos de los requisitos de forma que establece
la Ley o su Reglamento, se apercibir al interesado para que realice las correcciones o
aclaraciones pertinentes dentro del trmino de 30 das.

Las observaciones de forma se notifican por el estado diario y deben cumplirse dentro del
plazo de 30 das hbiles. La ley seala que, de no cumplirse las observaciones dentro de dicho
plazo se tendrn por abandonadas (art. 22 LPI ).
El no cumplimiento de las observaciones dentro de este plazo tiene un efecto establecido por
la ley vigente. Esto es que la solicitud se tendr por abandonada.

La forma de cumplir con las observaciones de forma es mediante un escrito dirigido al

Conservador de Marcas, en el cual se subsanen los errores u omisiones.

En todo escrito que se presente ante el INAPI se sugiere indicar, de forma destacada, el
nmero de solicitud y, de ser posible, el signo que se solicita. Para ello, es recomendable que
en el encabezado de cada escrito (presuma) se incorporen estos datos, al mismo tiempo que el
contenido sobre el cual versa el documento (por ejemplo, cumple lo ordenado, subsana
observacin, solicitud que indica, etc.).

De esta forma, se facilita que los escritos sean rpidamente procesados internamente,
para ser incorporados en los respectivos expedientes y, asimismo, que sean ingresados a la
base de datos correctamente.

B. Abandono

En el caso que el solicitante no cumpla con las observaciones dentro del plazo de 30 das
se tendr por abandonada la solicitud. Es decir, el abandono es el fin de la solicitud debido a la
inactividad del solicitante en el cumplimiento de una observacin.

48
 El Conservador slo se remite a comprobar y declarar un hecho, que corresponde al
incumplimiento dentro de un plazo fatal establecido en la LPI.

Los plazos establecidos en la LPI son fatales. Los sbados no son considerados das hbiles.
En la etapa no contenciosa, INAPI no est autorizado para conceder ampliaciones de plazo
para contestar las observaciones de forma ni tampoco cuenta con atribuciones para acoger
peticiones de suspensin del procedimiento.

C. Reconsideracin

El art. 22 LPI seala que, de la resolucin que declara abandonada la solicitud, se podr
reclamar ante el Director de INAPI, de acuerdo a las normas generales.

De no mediar la correccin o no aceptada la reclamacin, la solicitud se tendr por

abandonada. Esta resolucin, en todo caso, es apelable.

D. Publicacin

El examen formal finaliza con la resolucin que acepta a trmite y a partir de la cual
comienza a correr el plazo de 20 das para encargar o requerir la publicacin de un extracto
de la solicitud.

Este extracto es elaborado por INAPI, pero el solicitante debe aprobarlo y pagar dentro del
plazo establecido. Se entiende que el encargo y la aprobacin se produce a travs del pago de
la publicacin ante el Diario Oficial, para estos efectos cajas especiales del Diario Oficial se
encuentran en las oficinas de INAPI y, a partir de abril de 2010, se habilit su revisin,
aprobacin y pago a travs de internet.

Como se seal anteriormente, los extractos pueden ser revisados, aprobados y pagados
desde el sitio web de INAPI. Los extractos no pueden ser modificados una vez que ha sido
pagada su publicacin en el Diario Oficial, pues se entiende que a travs de este acto se aprob
el borrador de extracto propuesto por INAPI. Esto implica que el solicitante debe revisar

49
acuciosamente el borrador de extracto que elabora INAPI, pues el pago significa que aprueba
su contenido.

Se recomienda revisar la propuesta de extracto dentro de los primeros 10 das desde que
se dicta la resolucin que acepta a trmite la solicitud a travs de internet. En caso de tener
observaciones a la propuesta de extracto el solicitante debe acudir a las oficinas de INAPI y
presentar un formulario especificando la/s correccin/es y acompaando una copia de la
solicitud (se espera habilitar prximamente un servicio que permita requerir las correcciones
en lnea). Sin perjuicio de ello, en las dependencias de INAPI (Moneda 975 piso 13) existe
una oficina del Diario Oficial dispuesta especialmente para estos efectos.

Las tarifas de las publicaciones en el Diario Oficial se encuentran disponibles en el

siguiente link:

http://www.inapi.cl/images/stories/Documentos/marcas/tarifas2009.pdf

50
El examinador, conforme al art. 10 del RLPI debe comprobar que en la solicitud se acompaen los
siguientes documentos, segn corresponda:

1.- La etiqueta, de acuerdo a las especificaciones sealadas.

2.- Consentimiento escrito del titular del nombre o seudnimo de pertenecer a un tercero o declaracin
de consistir en un nombre de fantasa. (Declaracin jurada ante notario)
3.- Poder cuando corresponda.
4.- Acreditacin de personera, en caso de las personas jurdicas.
5.- Representacin grfica y registro sonoro en caso de una marca sonora.
6.- Comprobante del pago de los derechos.
7.- Las solicitudes deben traer una traduccin al espaol, cuando consistan o contengan expresiones de
lenguas extranjeras. En caso que las palabras incorporadas sean de alfabetos distintos al alfabeto
latino, las palabras, adems, debern ser transliteradas.

De los sealados anteriormente, slo el comprobante de pago debe encontrarse por obligacin en
todas las solicitudes, pues es un pre requisito para que sea presentada.

51
ANEXO I
Tarifa de Publicaciones

FORMULARIO COBERTURA PAGO INICIAL PUBLICACIN LTIMO PAGO TOTAL

Indicaciones Segn extensin Valor del

Geogrficas y 1 U.T.M. por del extracto + 2 U.T.M. por Extracto
$1.000
Denominaciones clase valor de etiqueta Clase + 3
de Origen en su caso U.T.M.

Valor del
Segn extensin
1 U.T.M. por 2 U.T.M. por Extracto
$ 1.000 Productos del extracto +
clase clase + 3
valor de etiqueta
U.T.M.
en su caso

Valor del
Segn extensin
1 U.T.M. por 2 U.T.M. por Extracto
$ 1.000 Servicios del extracto +
clase clase + 3
valor de etiqueta
U.T.M..
en su caso

Valor del
1 U.T.M. por Segn extensin 2 U.T.M. por
Establecimiento Extracto
$ 1.000 clase y 1 U.T.M. del extracto + clase y 2 U.T.M
Comercial + 3
por cada regin valor de etiqueta por cada regin
U.T.M.
en su caso

Valor del
Segn extensin 2 U.T.M.
Establecimiento 1 U.T.M. por el Extracto
$ 1.000 del extracto + por
Industrial establecimiento + 3
valor de etiqueta establecimiento
U.T.M.
en su caso

52
 Parte 5
Presentacin de la Solicitud

El procedimiento de tramitacin de una marca comercial se inicia el momento de la

presentacin de la solicitud. El art. 9 RLPI seala que una solicitud de marca comercial se debe
presentar en un formulario. Por su parte el art. 10 RLPI seala aquellos documentos que se
deben acompaar a la solicitud.

I. Documentos Obligatorios

Slo se aceptan a presentacin aquellas solicitudes que como mnimo acompaen:

Formulario en duplicado (art. 5 RLPI)

Comprobante de pago

A. Otros documentos

En el caso de marcas mixtas o etiquetas, se deben acompaar las respectivas etiquetas, en el

tamao sealado en el Reglamento (5x5 a 20x20 cms) y con una nitidez suficiente. Se
recomienda utilizar el formato de 10x10.
En el caso de marcas consistentes en el nombre propio, documento en el cual conste el
consentimiento, segn el art. 20 letra c) LPI (Declaracin jurada ante notario)
Poder en el caso de comparecer representado. Cuando ms de una persona sea el solicitante,
debern tambin designar un representante para estos efectos. En el caso de marcas sonoras,
la representacin grfica (pentagrama) y un registro sonoro
Documentos que acrediten la personera de quien comparece, en el caso de solicitantes
personas jurdicas.

53
II. Fecha de Presentacin

La fecha de presentacin es especialmente importante, porque fija el da de prioridad.

En efecto, nuestro sistema marcario se encuentra basado en el registro, por lo cual un factor
clave es el da de presentacin. El da de presentacin determina la preferencia que tiene la
solicitud respecto a las otras solicitudes que puedan presentarse con posterioridad y
eventualmente para efectos de presentar solicitudes ante terceros.

Por otro lado, la fecha de presentacin se determina de dos formas, las cuales dependen
del formato de presentacin:

A. Solicitudes en formulario pre-impreso

En las solicitudes debe quedar claramente establecido el da en que se present.

Adems, son timbradas en estricto orden de ingreso, asignndoseles un nmero correlativo
que individualizar la solicitud durante el resto del procedimiento

B. Solicitudes electrnicas

El art. 5 RLPI seala que las solicitudes transmitidas electrnicamente, que son
recibidas por INAPI entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., tienen como
fecha de ingreso la del da de la recepcin electrnica. La forma de asignar el nmero de
ingreso ser en forma correlativa, de acuerdo a la hora de recepcin, a partir del ltimo
nmero asignado a las solicitudes recibidas en formulario pre-impreso entre las 09:00:01
horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M. del mismo da.

Las solicitudes transmitidas electrnicamente que son recibidas por INAPI entre las
14:00:01 horas P.M. y las 24:00:00 horas P.M., tienen como fecha de ingreso la del da de la
recepcin electrnica. La forma de asignar el nmero de ingreso ser en forma correlativa
de acuerdo a la hora de recepcin, a partir del ltimo nmero asignado a las solicitudes

54
recibidas electrnicamente entre las 00:00:01 horas A.M. y las 14:00:00 horas P.M., del da
de la recepcin.

55
 Parte 6
Solicitud de Marcas

I. Tipos de Solicitud

Las marcas comerciales pueden presentarse en los siguientes formularios:

Formulario de productos
Formulario de servicios
Formularios de establecimiento comercial
Formulario de establecimiento industrial
Formulario de frase de de propaganda

Por otro lado, existen otros tipos de formularios:

Formulario de indicacin geogrfica y denominacin de origen (que corresponde a una

categora diferente de derecho de propiedad industrial, referido a los signos distintivos)
Formulario de gravamen, prohibicin y alzamiento
Formulario de cambio de nombre
Formulario de licencia
Formulario de transferencia parcial
Formulario de transferencia total

No existe un formulario especial para renovaciones. Para renovar una marca se debe
comprar el formulario del tipo de marca que se quiera renovar, por ejemplo: si se quiere
renovar una marca de servicios, se debe comprar un formulario de servicio e ingresar en el
nmero 6 el registro que se pretende renovar.

56
Todos los formularios se encuentran disponibles en www.inapi.cl y en las dependencias de INAPI.

Para determinar de qu tipo de formulario se trata es importante poner atencin al

encabezado del mismo:

57
 II. Titular

Nuestra LPI seala en su art. 2 que: Cualquier persona natural o jurdica, nacional o
extranjera, podr gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucin
Poltica, debiendo obtener previamente el ttulo de proteccin correspondiente.

Por lo tanto, nuestra legislacin no establece limitaciones especiales en cuanto a quienes

pueden ser sujeto o titular de un derecho de propiedad industrial, sealando que podrn ser
titulares:

Personas naturales
Personas jurdicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
Instituciones gubernamentales
Nacionales
Extranjeros

III. Solicitante

La Ley no establece requisitos para ser solicitante.

No existe ninguna obligacin de actuar representado por un agente, abogado u otro intermediario,
excepto para aquellas personas naturales o jurdicas que son residentes en el extranjero (art. 2 LPI).

Las exigencias relativas a la individualizacin del solicitante se aplican tanto a nacionales

como a extranjeros. La nica diferencia entre stos se encuentra en que este ltimo debe
siempre designar representante en Chile, sea que se trate o no de una persona natural,
jurdica o de instituciones gubernamentales.

A. Individualizacin del Solicitante

El solicitante debe indicar claramente su nombre o razn social, su direccin, rol nico
tributario (RUT) y del representante, si lo hubiere.

58
 Los solicitantes correspondientes a personas naturales deben identificarse con sus
nombres y apellidos. En el caso de las personas jurdicas, estas deben identificarse con su
razn social o su nombre de fantasa, segn aparezcan consignadas en la escritura que se
acompae ante INAPI.

B. Normas especiales segn tipos de solicitante

En un principio pueden ser solicitantes de una marca comercial, las personas naturales y
jurdicas, de acuerdo a las normas generales. En efecto, entre las personas que se encuentran
habilitadas para presentar una marca y comparecer como solicitantes se encuentran:

Personas naturales
Personas jurdicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
Instituciones gubernamentales

C. Tipos de solicitantes

Como se seal, es posible identificar tres grandes clases de solicitantes de marcas

comerciales:

Personas naturales
Personas jurdicas, tales como, instituciones sin fines de lucro, sociedades comerciales
Instituciones gubernamentales

Personas naturales

Solicitante individual
Dos o ms solicitantes en conjunto

Personas Jurdicas

Sociedades comerciales

59
Fundaciones y corporaciones
Organismos gubernamentales
Municipalidades
Universidades
Sucesiones
Gremios
Comunidades y Asociaciones Indgenas

1. Solicitante individual

El solicitante individual debe, como ya se seal, indicar obligatoriamente su nombre

completo, RUT, direccin, por ejemplo:

No podrn utilizarse como sustitutos del nombre, expresiones tales como,

seudnimos, apodos u otras denominaciones que no correspondan al nombre, tal como
aparece en el carnet de identidad. Por otro lado, los nombres extranjeros que en su idioma
original se escriban en otro tipo de alfabeto, de acuerdo al art. 9 RLPI, deben ser transliterados
al alfabeto latino, de forma que esta informacin pueda ser incorporada en las bases de datos
de INAPI.

De acuerdo a las reglas generales, las personas incapaces que deseen registrar una
marca debern actuar de acuerdo con las normas del derecho comn.

2. Solicitud conjunta

60
 En el caso que dos o ms personas soliciten una marca comercial en conjunto, deben
comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en comn (ver normas acerca
de la representacin). Adems, debe individualizarse en la solicitud cada uno de los
solicitantes y consignar un domicilio comn, por ejemplo:

3. Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, stas deben individualizarse conforme su

razn social o nombre comercial tal cual se consigna en su escritura y, eventualmente, se
puede sealar en la solicitud su nombre de fantasa. Por otro lado, se debe sealar de qu tipo
de sociedad comercial consiste.
En el caso de las sociedades comerciales extranjeras debe tenerse presente que se
respeta la forma social que poseen en su pas de origen, sin necesidad de traduccin en la
individualizacin de la persona jurdica que solicita.

61
 Es importante destacar, que las personas jurdicas con domicilio en el extranjero
carecen, de RUT. Es por esta razn, que se acepta utilizar el RUT del representante en Chile
para realizar los trmites que lo necesiten ante la oficina.

4. Fundaciones y corporaciones

Al igual que las sociedades comerciales, las fundaciones y corporaciones deben

mencionar, al igual que las sociedades comerciales, su nombre, tal como fue aprobado en sus
estatutos por el Ministerio de Justicia.

5. Organismos estatales

La Administracin del Estado estar constituida por los Ministerios, las Intendencias,
las Gobernaciones y los rganos y servicios pblicos creados para el cumplimiento de la
funcin administrativa, incluidos la Contralora General de la Repblica, el Banco Central, las
Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pblica, las Municipalidades y las
empresas pblicas creadas por ley.

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administracin del Estado, establece que los
servicios pblicos son rganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas,
de manera regular y continua. Estarn sometidos a la dependencia o supervigilancia del
Presidente de la Repblica a travs de los respectivos Ministerios.

El art. 28 LBGA establece que los servicios pblicos estn a cargo de un jefe superior,
denominado Director, quien es el funcionario de mayor jerarqua dentro del respectivo
servicio.

Los servicios pblicos pueden ser:

Centralizados
Descentralizados

62
 Los servicios centralizados actuarn bajo la personalidad jurdica y con los bienes y
recursos del Fisco y estarn sometidos a la dependencia del Presidente de la Repblica, a
travs del Ministerio correspondiente. Ser el representante el que indique la LBGA o la ley
que regule al ministerio correspondiente.

Los servicios descentralizados actuarn con la personalidad jurdica y el patrimonio

propios que la ley les asigne y estarn sometidos a la supervigilancia del Presidente de la
Repblica a travs del Ministerio respectivo. La descentralizacin podr ser funcional o
territorial. Por tanto, ellos podrn presentar solicitudes para el registro de marcas figurando
como solicitante quien sea la mxima autoridad del organismo descentralizado.

6. Municipalidades

El art. 1 de la Ley Orgnica de Municipalidades en adelante LOM- seala que: Las

municipalidades son corporaciones autnomas de derecho pblico, con personalidad jurdica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participacin en el progreso econmico, social y cultural de las respectivas comunas. En
consecuencia, en representacin de la Municipalidad puede solicitarla un derecho de
propiedad el alcalde, quien deber acompaar el acta del concejo municipal que instala el
concejo, para acreditar dicha investidura

7. Universidades

Segn el art. 1 DFL N 1 Ministerio de Educacin, la universidad es una institucin de

educacin superior de investigacin, raciocinio y cultura que, en el cumplimiento de sus
funciones, debe atender adecuadamente los intereses y necesidades del pas al ms alto nivel de
excelencia.

Por otra parte, la Ley 18.962 en su art. 30 distingue dos tipos de universidades:

Universidades estatales
Universidades privadas

63
 Las universidades estatales slo podrn crearse por ley. En cambio, las universidades
privadas corresponden a corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro. En
consecuencia, las primeras debern presentar solicitudes a travs del representante que la ley
establezca y las segundas debern regirse por las reglas generales sealadas para
corporaciones.

8. Sucesiones

Las sucesiones juegan un rol muy relevante para efectos de las anotaciones, las que se
realizan principalmente con el objetivo de traspasar los derechos de propiedad industrial
desde el causante a los herederos.

Para que una sucesin pueda ser solicitante, se debe presentar la resolucin que
declara la posesin efectiva.

No obstante lo anterior, el solicitante no ser la Sucesin YYY sino que, adems, se

agregarn, de forma detallada, los nombres de los herederos que forman parte de ella.

Si la solicitud se hace en forma posterior a la adjudicacin, se deber consignar el

porcentaje que corresponde a cada heredero en la propiedad del derecho.

9. Gremios

Segn el art. 1 del DL 2.757 de 1979, son asociaciones gremiales las organizaciones
que renan personas naturales, jurdicas, o ambas, con el objeto de promover la
racionalizacin, desarrollo y proteccin de las actividades que les son comunes, en razn de su
profesin, oficio o rama de la produccin o de los servicios, y de las conexas a dichas
actividades comunes.

Los gremios deben comparecer por quien/es hayan sido habilitados para
representarlos.

64
 10. Comunidades y Asociaciones Indgenas

Segn 9 de la Ley indgena N 19.253, Comunidad Indgena es toda agrupacin de

personas pertenecientes a una misma etnia indgena y que cumpla con los requisitos exigidos
en la ley.

La Comunidad Indgena constituida conforme a las normas indicadas

precedentemente, gozar del beneficio de la personalidad jurdica por el slo hecho de
depositar el acta constitutiva en la CONADI. La fecha que la oficina de partes correspondiente
estampe en dicha acta y en su copia, ser la de concesin del beneficio mencionado.

Se entiende por Asociacin Indgena, de acuerdo al art. 36 de la Ley 19.253, la

agrupacin voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indgenas que se
constituyen en funcin de algn inters y objetivo comn de acuerdo a las disposiciones de
este prrafo.

Conforme al art. 37 de la Ley 19.243, las Asociaciones Indgenas obtendrn

personalidad jurdica conforme al procedimiento establecido en el prrafo 4 del Ttulo I de
esta ley.

Las comunidades indgenas deben comparecer por quien haya sido designado como su
representante, acompaando copia notarial del documento en virtud del cual se confiere el
poder.

11. Solicitante incapaz

El art. 1447 del Cdigo Civil distingue en incapaces absolutos y relativos:

Incapaces absolutos

El art. 1447 del CC, seala que son incapaces absolutos los dementes, los impberes y
los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.

65
 Incapaces relativos

Son aquellos que si bien tienen voluntad jurdica, sta no es suficiente para obligarlos
por s solos. El Cdigo Civil seala como incapaces relativos a los menores adultos y los
disipadores, que se hallen bajo interdiccin de administrar lo suyo.

Las solicitudes de marcas cuyos solicitantes sean incapaces absolutos deben ser
presentadas por su tutor o curador. En cambio, los incapaces relativos pueden presentar las
solicitudes de marca por s mismos, con autorizacin de su representante jurdico, que en el
caso de los menores de edad seran, regularmente, sus padres.

IV. Domicilio

Los solicitantes deben designar un domicilio en Chile. En el caso de los solicitantes

extranjeros deben designar, a su vez, un representante que tenga domicilio en Chile.

La LPI extiende su proteccin a los chilenos y extranjeros sin hacer mayor distincin. Sin
embargo, la ley s fija normas especiales respecto al domicilio. Por ejemplo, el art. 22 RLPI en
relacin a las notificaciones. Por otro lado, el art. 2 LPI seala que: Las personas naturales o
jurdicas residentes en el extranjero debern, para los efectos de esta ley, designar un apoderado
o representante en Chile.

Para efectos de la solicitud el domicilio comprende:

Domicilio propiamente tal, que corresponde a la direccin

Pas
Ciudad
Comuna, en su caso

66
 El nmero de telfono y el correo electrnico no son obligatorios. Sin embargo, es
recomendable incorporarlos para efectos de facilitar eventuales contactos.

V. Rol nico Tributario (Rut)

Todos los solicitantes deben indicar sealar su RUT en la solicitud (art. 9 RLPI).

En caso que el solicitante sea extranjero y no posea RUT, INAPI permite que se pueda
sealar el RUT del representante en Chile para completar esta casilla, pues se trata de un dato
que se considera esencial para la tramitacin de una marca.

VI. Prioridad

La prioridad consiste, segn el art. 2 del RLPI, en el mejor derecho que un peticionario
pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en
el extranjero.

La prioridad, de acuerdo a nuestro sistema registral, consiste en que quien primero

presenta una solicitud, por regla general, ser quien obtenga el registro. Es decir, para

67
constituir una prioridad en Chile basta con presentar primero una solicitud nacional, esto es
concordante con el art.58 RLPI que seala que la fecha de prioridad en Chile de cualquier
derecho industrial, ser la de presentacin de la respectiva solicitud en INAPI.

En el caso que la solicitud nacional reivindique una prioridad extranjera, se debe

comprobar que esta prioridad no tenga ms de seis meses. El art. 20 bis de la LPI seala que:
En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado
tendr prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentacin en el pas
de origen, para presentar la solicitud en Chile.

La prioridad deber ser invocada al momento de la presentacin de la solicitud en Chile de

acuerdo al art. 60 del RLPI. Para este fin, se debe sealar el nmero, fecha y pas de la
prioridad en el formulario de marcas (numeral 7). Se permite invocar la prioridad al
momento de la presentacin y acompaar con posterioridad el certificado de la misma, dentro
de un plazo mximo de 90 das.

No se aceptaran prioridades reivindicadas en otro momento que no sea la

presentacin de la solicitud y debe acompaarse el certificado de prioridad original (o de
registro, en su caso), al momento de presentar la solicitud o dentro de los 90 das siguientes,
de acuerdo al art. 60 del RLPI.

68
 El requisito esencial para el reconocimiento de la prioridad es la identidad entre la solicitud
nacional y la solicitud prioritaria extranjero, es decir, deben ser idnticas en su denominacin, su
etiqueta, su cobertura.

Tambin se reconoce la prioridad en caso que la cobertura de la solicitud prioritaria sea ms

amplia pero no cuando la solicitud que sirve de antecedente ha sido solicitada o concedida para
menos productos o servicios que los solicitados en Chile.

En resumen, la prioridad ser vlidamente reconocida si cumple con los siguientes requisitos:

Si corresponde a una solicitud presentada previamente en cualquier pas miembro del

Convenio de Pas y/o del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la Organizacin Mundial del Comercio.
Si la solicitud en Chile ha sido presentada dentro de los 6 meses anteriores a la
presentacin nacional.
Si se invoca al momento de presentar la solicitud marcaria.
Si se acompaa certificado de prioridad original al momento de presentarse la
solicitud o dentro de los 90 das siguientes a la presentacin.
Si la marca es idntica en cuanto a denominacin y cobertura, con la salvedad antes
sealada.

1. Ejercicio del derecho prioritario

Si se posee prioridad y existe otra solicitud en trmite idntica o con semejanzas

determinantes, es necesario que el titular de la prioridad se oponga a la solicitud en curso y
as hacer valer su mejor derecho. La invocacin de la prioridad no determina
automticamente que el mejor derecho ser reconocido en forma automtica en otras
solicitudes o procesos en los que an no existe pronunciamiento sobre la concesin o no de un
registro sino que depender de lo que se resuelva en definitiva respecto de la solicitud que
invoca prioridad.

As lo ha expresado nuestra jurisprudencia en el fallo DNI N 141.977, de la solicitud

COBALT N 728.616, que seal que. a pesar de haber invocado la prioridad correctamente no

69
 objet a su debida oportunidad el registro oponente, tal como lo expresa el considerando
siguiente:

2.- Que previo a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto debatido, corresponde dejar
expresa constancia que, con relacin a las argumentaciones del demandado referidas a la
prioridad, si bien es cierto el solicitante la invoc a fs. 1, en tiempo y forma, tal como lo
exigen los artculos 60 y 61 del Reglamento de la Ley 19.039, tambin es cierto que no ha
objetado conforme a lo establecido la ley la solicitud 721395, hoy inscrita bajo registro N
762.131, el cual se encuentra actualmente vigente y libre de todo gravamen, razn por la
cual, dichos argumentos debern ser desechados.

VII. Identificacin de la Marca

El signo que se desea sea reconocido como marca comercial debe ser sealado claramente
en la solicitud. La denominacin (palabra o palabras) solicitada y, en su caso, la etiqueta
(elementos figurativos que componen el signo a distinguir), establecen el objeto de proteccin
de la marca.

Por su parte, la descripcin de los productos o servicios establece el alcance de esta

proteccin.

En el formulario de solicitud de marcas comerciales, se debe sealar el tipo de marca -

denominacin, etiqueta, mixta o sonora-, la denominacin solicitada - si corresponde -, se
debe incluir la etiqueta -si corresponde- y una descripcin de sta.

70
 Para la confeccin del extracto de la solicitud que se publica en el Diario Oficial es
fundamental indicar si se desea que la descripcin sea incorporada en el mismo. En caso, de
no sealarse una opcin y debido a que la descripcin de la etiqueta es obligatoria, se
entiende que el solicitante desea que el extracto contenga la descripcin de la misma

VIII. Clasificacin

La clasificacin debe especificarse en el formulario. En efecto, como ya se seal, la

descripcin de los productos y servicios define el mbito de proteccin de la marca comercial.

El formulario exige que se indique la clase, segn el Clasificador de Marcas Comerciales: el

Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de
junio de 1957 y sus posteriores modificaciones. En la actualidad INAPI aplica la octava versin
de este clasificador.

IX. Firma

La firma de la solicitud por parte del solicitante o su representante es la forma como el

acto de presentacin se perfecciona.

Abreviacin Tipo Social Pas

71
 ESTADOS UNIDOS
Corp., Inc. Corporation, Incorporated

LLC, LC, Ltd. Co Limited liability Company

LLLP Limited Liability Limited Partnership

LLP Limited Liability Partnership

LP Limited Partnership
PLLC Professional Limited Liability Company
PC o P.C Professional Corporations
Sole Proprietorship
General partnership
AG Aktiengesellschaf ALEMANIA
GmbH Gesellschaft mit beschrnkter Haftung
KG Kommanditgesellschaft
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
GmbH & Co. KG and GmbH & Co. Gesellschaft mit beschrnkter Haftung
KGaA
OHG Offene Handelsgesellschaft
GbR Gesellschaft Brgerlichen Rechts
Partenreederei
PartG Partnerschaftsgesellschaf
e.G. eingetragene Genossenschaft
SpA Sociedad por acciones CHILE
EIRL Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada
S.A. Sociedad Annima
LTDA Sociedad de responsabilidad limitada

Tipo de Solicitante Nombre Domicilio Rut

Persona natural Nombre completo Direccin Rut
Solicitud conjunta Nombres completos Una direccin comn Rut de cada uno de los

72
(dos o ms personas) solicitantes
Sociedades Razn social Direccin social Rut social
comerciales
Fundaciones y Razn social Direccin social Rut social
corporaciones
Ministerios o Nombre de la Direccin ministerio Rut
subsecretarias respectiva reparticin
Municipalidades Nombre de la Direccin de Rut de la munipalidad
Institucin municipalidad
Universidades Nombre de la Direccin casa central Rut de la universidad
Institucin
Sucesiones Nombre de la sucesin Nombre de la sucesin Nombre de la sucesin
Gremios Nombre de la Direccin social Rut
Institucin
Personas naturales y Nombre en caracteres Domicilio en el Rut del representante
jurdicas con domicilio latinos extranjero
en el extranjero

73
 Parte 7
Normas acerca del Representante Legal

La LPI establece como regla general que los trmites ante INAPI se pueden realizar
personalmente Art- 3 inc. 2 LPI-, teniendo los usuarios la facultad de nombrar a un tercero
como su representante ante el Instituto.

Sin embargo, en algunas situaciones, la constitucin de un representante tiene el

carcter de obligatorio.

I. Representante segn exista Controversia o no

Las caractersticas de contenido y forma del poder dependen segn se trate de un

procedimiento contencioso o no contencioso.

A. Procedimiento no contencioso

El procedimiento no contencioso consiste en la tramitacin de la solicitud de marca sin

que exista controversia. Una solicitud deviene en contenciosa cuando terceros, uno o ms,
presentan una oposicin a la solicitud. Asimismo, la accin de nulidad contra un registro es
por definicin contenciosa y por tanto se debe actuar a travs de representante.

En consecuencia, durante el perodo comprendido entre la presentacin de la solicitud

y la interposicin de la oposicin el procedimiento es considerado no contencioso.

1. Forma de presentacin

Como se mencion, en principio, es voluntario y no obligatorio que el solicitante

establezca un poder a favor de un tercero.

En caso que quiera hacerlo, tratndose de procedimientos no contenciosos, tampoco es

necesario que constituya patrocinio a un abogado habilitado.

74
 El poder est regulado por el art. 15 LPI que establece que debe otorgarse
alternativamente por:

Escritura pblica
Instrumento privado firmado ante notario u
Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento
de notario

2. Contenido

Debe contener lo necesario para realizar los trmites y pueden no incluirse facultades
para realizar actos en un procedimiento no contencioso.

Si la gestin es tramitar una marca, el poder debe ser concedido para:

Presentar solicitudes
Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura
Presentar pagos y documentos
En general realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro
marcario.
En caso de conferirse un mandato general, es recomendable incluir
expresamente la dificultad de desistirse, pues, en la prctica muchas veces el
representante se desiste de la marca, pero revisado el poder no cuenta con tal
facultad, por lo que el solicitante debe concurrir personalmente a ratificar o debe
ampliar el poder para luego ratificar lo obrado por un nuevo escrito.

B. Procedimiento contencioso

INAPI acta como tribunal de primera instancia en los procedimientos que exista
controversia art. 5 inc. final -. Dichos procedimientos son aquellos en que ha mediado
oposicin a la solicitud de registro y cuando se interpone una accin de nulidad.

75
 1. Forma de presentacin

En los procedimientos contenciosos, obligatoriamente se debe comparecer

representado por abogado habilitado y -agrega la LPI- conforme a lo dispuesto por la ley N
18.120 art. 5 inc. final LPI.

Por lo tanto, para las actuaciones en un procedimiento contencioso se requiere

constituir patrocinio, para que un abogado habilitado se encargue del curso y la estrategia
del procedimiento, y poder a fin de que el abogado pueda realizar los trmites que
correspondan.

2. Patrocinio

El patrocinio se constituye por el hecho de de poner el abogado su firma, indicando

adems, su nombre, apellidos y domicilio -art. 1 inc. final Ley 18.120-.

La sancin a la no constitucin correcta del patrocinio se seala en el mismo artculo

1: Sin estos requisitos no podr ser proveda y se tendr por no presentada para todos los
efectos legales. Las resoluciones que al respecto se dicten no sern susceptibles de recurso
alguno.

3. Poder

Se otorga, segn lo establece el art. 15 de la LPI, que establece que debe otorgarse
alternativamente por:

Escritura pblica
Instrumento privado firmado ante notario u
Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento
de notario

Por su parte, en el caso del mandato, el artculo 2 inc 4 de la ley 18.120 establece que:
Si al tiempo de pronunciarse el tribunal sobre el mandato, ste no estuviere legalmente

76
constituido, el tribunal se limitar a ordenar la debida constitucin de aqul dentro de un plazo
de tres das. Agrega el mismo inciso que, en caso de no constituirse legalmente dentro de los
tres das se tendr la solicitud por no presentada para todos los efectos legales. Las resoluciones
que se dicten sobre esta materia no sern susceptibles de recurso alguno.

Agencia Oficiosa

En todo caso, la ley 18.120 en su art. 8 establece que: Las normas de la presente ley no
modifican ni alteran las dems reglas contempladas en los Cdigos de Procedimiento Civil,
Procedimiento Penal, Orgnico de Tribunales y otras leyes especiales sobre la
comparecencia en juicio y personera o capacidad legal para interponer toda clase de
recurso por los interesados o quienes los representan. Por lo que es plenamente aplicable
la institucin del agente oficioso, establecido en el art. 6 CPC.

Por otro lado, el artculo 6 inciso final CPC establece respecto al agente oficioso que:
Podr, sin embargo, admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin
poder en beneficio de otra, con tal que ofrezca garanta de que el interesado aprobar lo
que se haya obrado en su nombre. El tribunal, para aceptar la representacin, calificar las
circunstancias del caso y la garanta ofrecida, y fijar un plazo para la ratificacin del
interesado.
Los agentes oficiosos debern ser personas capacitadas para comparecer ante el respectivo
tribunal, en conformidad a la Ley Orgnica del Colegio de Abogados, o, en caso contrario,
debern hacerse representar en la forma que esa misma ley establece.

Es decir, INAPI deber fijar un plazo para que el representado ratifique. Si no cumple
dentro de dicho plazo podr declararse el vencimiento, de acuerdo a las reglas de un
plazo judicial.

4. Contenido

El examinador, al momento de analizar el poder, debe revisar cuidadosamente las

facultades que el solicitante ha concedido al mandatario. En efecto, el poder debe ser

77
suficiente permitir al representante realizar todas las gestiones. Por lo que, adems de
contener lo necesario para tramitar una marca de manera no contenciosa, se debe agregar lo
propio de un procedimiento en que exista controversia.

Facultades trmite no contencioso:

Presentar solicitudes
Realizar aclaraciones y limitaciones de cobertura
Presentar pagos y documentos
En general realizar todas las gestiones necesarias para obtener el registro marcario

Facultad procedimiento contencioso:

Facultad de presentar oposiciones

Facultad para presentar apelaciones
Facultad de percibir
Recibir documentos
Desistimiento total o parcial de la solicitud

Es importante destacar que un motivo recurrente de observaciones consiste en la no

presentacin de un poder suficiente.

C. Otros casos en que es obligatoria la representacin

Adems de aquellos casos controvertidos, existen otras situaciones en que la persona

debe comparecer obligatoriamente representado por otra.

1. Solicitud conjunta de ms de un solicitante

En el caso que dos o ms personas soliciten una marca comercial, stos deben
comparecer obligatoriamente representados por un mandatario en comn Art. 16 RLPI-.

78
 El poder otorgado al mandatario se rige por las reglas generales, de acuerdo al art. 16
LPI.

La comunidad marcaria se regula por las reglas generales de derecho comn,

pudiendo existir pacto de indivisin u otra convencin que se podr anotar en forma marginal
al registro.

2. Personas naturales o jurdicas con domicilio en el extranjero

El art. 2 LPI seala en forma expresa que las personas naturales o jurdicas residentes
en el extranjero debern, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante
en Chile.

Para determinar la forma de otorgamiento del poder se debe seguir las reglas
descritas en Poder Otorgado en el Extranjero (ver detalle ms adelante).

II. Representante segn tipo de Persona

A. Persona Natural

Como se mencion, la regla general en materia de representacin se encuentra

establecida en el art. 3 LPI, que seala que: Las solicitudes podrn presentarse personalmente
o mediante apoderado. Es decir, comparecer representado es un acto completamente
voluntario.

En el caso que una persona natural decida comparecer representada por un apoderado,
debe hacerlo mediante un poder, de la manera establecida en el Art. 15 LPI.

Los requisitos que deben observarse en al momento de otorgar un poder, son los
necesarios para la validez de cualquier acto jurdico voluntad no viciada, objeto lcito y causa
lcita-. En cuanto al objeto y a la causa, se cumplen con el contenido que hemos ya asignado al

79
poder. Por ltimo, en relacin a la voluntad no viciada, es importante que quien otorga el
poder tenga la capacidad para hacerlo.

B. Persona Jurdica

Las personas jurdicas por su naturaleza consisten en entes ficticios que slo tienen vida
en el mundo del derecho. Por esta razn, siempre actan por medio de representantes, al
momento de manifestar su voluntad. A su vez, los representantes de las sociedades pueden
comparecer representados a la tramitacin de una marca ante INAPI, por ejemplo:

Solicitante: 125 S.A.

Representante de la persona jurdica (Personera): Juanito de los Palotes,

Gerente

Representante: Estudio de abogados

3. Personera

La personera es la capacidad que tiene una persona determinada de representar a

una persona jurdica. Es importante que las personas jurdicas acrediten su personera en
forma adecuada, es decir, acompaando los documentos sociales o gremiales de los cuales
emane la representacin.

Para efectos de determinar la personera, es importante distinguir de qu tipo de

persona jurdica se trata.

Sociedades comerciales
Fundaciones y corporaciones
Organismos gubernamentales

80
Municipalidades
Universidades
Sucesiones
Gremios
Comunidades y Asociaciones Indgenas
4. Sociedades comerciales

En el caso de las sociedades comerciales, es necesario hacer una distincin.

Sociedades annimas

La Ley de sociedades annimas N18.046- le otorga al directorio en la persona del

Presidente del Directorio- la representacin judicial y extrajudicial de la Sociedad Art. 40-.
Sin embargo, le otorga tambin al gerente o gerente general Art. 49 la representacin
judicial de la sociedad, estando investido de pleno derechos de las atribucin contenidas en el
art. 7 del CPC.

En todo caso, ste a su vez puede comparecer representado por un tercero. Generalmente, los
documentos a acompaar son la escritura de constitucin de la sociedad annima y el acta de
la junta de directorio donde se nombra al representante.

Sociedad Colectiva

La sociedad colectiva, por regla general es representada por cada uno de sus socios y por
los delegados nombrados para ello Art. 385 CCOM-. Por ello, en primer lugar, debe
analizarse la escritura social, con el fin de establecer si se establece un delegado para
representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, quien podr ser un socio o una
persona externa a la sociedad.

En caso que no se designe en la escritura social a alguien en particular como delegado

para representarla, se entender que cualquiera de los socios puede representar a la sociedad
por s solo Art. 386 CCOM-.

81
 Generalmente se acompaa el documento a travs del cual se constituye la sociedad
colectiva.

Sociedad por acciones

En este tipo de sociedades, la escritura social debe expresar quien la representar Art.
425 CCOM-, sea un socio o un tercero. Generalmente se acompaa la escritura social de
constitucin o aquella en que ste delega en un tercero.

Sociedad en comandita simple y por acciones

Segn lo dispuesto por el Art. 474 y 491 del CCOM, estas sociedades se rigen en cuanto a la
representacin, por las normas de la sociedad colectiva. Generalmente se acompaa el
documento a travs del cual se constituye la sociedad colectiva.

5. Fundaciones y corporaciones

Las fundaciones y corporaciones de derecho privado se rigen por las normas de la

representacin.

El Reglamento sobre Concesin de Personalidad Jurdica a Corporaciones y

Fundaciones seala, en su art. 11, que el presidente del Directorio lo ser tambin de la
corporacin, la representar judicial y extrajudicialmente y tendr las dems atribuciones que
los estatutos sealen. Por ello generalmente se debe acompaar documento de constitucin.

6. Organismos gubernamentales

En el caso de los organismos gubernamentales es necesario distinguir entre servicios

pblicos centralizados y descentralizados.

82
 En el primer caso, es decir, aquellos servicios pblicos descentralizados la persona
habilitada para presentar una solicitud de marca es el jefe superior de servicio, de acuerdo a
lo dispuesto por el Art. 29 de la LBGAE.

En cuanto a los rganos que conforman la administracin centralizada, en especial los

Ministerios y sus Subsecretaras, stos actan bajo la personalidad jurdica y con los bienes y
recursos del Fisco, por lo que la representacin extrajudicial la ejerce, por regla general, el
Presidente de la Repblica.

Conforme al Art. 5 de la Ley N 16.436, el Presidente de la Repblica podr proponer

en el proyecto anual de Ley de Presupuestos, delegaciones a Ministros o Subsecretarios.
Actualmente en dicha Ley no se incluye la delegacin para los efectos de solicitar el registro
de los derechos de propiedad industrial.

Por regla general basta con acompaar el decreto de nombramiento del jefe superior
del servicio, pues se entiende acreditada su facultad para representar ante el INAPI.

7. Municipalidades

Segn el art. 63 de la LOM, al alcalde le corresponde la representacin judicial y

extrajudicial de la municipalidad.

8. Universidades

En el caso de las universidades pblicas y privadas el representante es el rector, segn lo

expresan los estatutos de las universidades privadas y las leyes que establecen las
universidades del Estado.
Basta con presentar la resolucin en la cual se nombra al rector.

9. Sucesiones

83
 Las sucesiones no corresponden a personas jurdicas y no pueden ser consideradas
solicitantes hbiles. Sin embargo, en casos especiales pueden considerarse como titulares,
asimilndolas a comunidad, por ejemplo, para el caso de las anotaciones.

En este caso debe presentarse:

Certificado de posesin efectiva

Poder otorgado por los herederos a un apoderado comn
Puede agregarse, si se realiza posteriormente a la adjudicacin, el porcentaje de la
propiedad del derecho que corresponde a cada heredero.

10. Gremios

En el caso de las asociaciones gremiales, la representacin para todos los efectos

legales y judiciales corresponde al presidente del directorio, de acuerdo al art. 9 del Decreto
Ley 2.757 de 1979.

11. Comunidades y asociaciones indgenas

La ley 19.253 establece que las comunidades y asociaciones de indgenas cuentan con
personalidad jurdica.

El representante de la comunidad es el indicado en los estatutos de la comunidad o

asociacin.

La personalidad jurdica y personera se acreditan mediante el certificado pertinente

que expide la CONADI y mediante el instrumento en que consten estatutos.

III.Representante segn el lugar de constitucin del poder

84
 A. Poder otorgado en Chile

En caso de nombrar un representante, el poder que lo constituye debe ser otorgado

conforme a las reglas del art. 15 LPI. Es decir, los poderes podrn ser otorgados por escritura
pblica o por instrumento privado firmado ante notario o ante un Oficial de Registro Civil
competente, en aquellas comunas que no sean de asiento de notario.

B. Poder otorgado en el extranjero

En el caso de los poderes provenientes desde el extranjero, el art. 15 PLI seala que
podrn otorgarse o legalizarse ante el Cnsul de Chile respectivo, sin ninguna otra formalidad
posterior; o en la forma establecida en el artculo 345 del Cdigo de Procedimiento Civil.

Por su parte, el art. 345 del CC seala que los instrumentos pblicos otorgados en el
extranjero deben legalizarse para ser presentados en el pas. El proceso de legalizacin se
completa una vez que conste el carcter pblico y la verdad de las firmas de las personas que
los han autorizado, comprobadas las circunstancias anteriores por los funcionarios
extranjeros competentes.

Por su parte el art. 345 del CC seala que: La autenticidad de las firmas y el carcter de
estos funcionarios se comprobar en Chile por alguno de los medios siguientes:
1. El atestado de un agente diplomtico o consular chileno, acreditado en el pas de donde
el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
2. El atestado de un agente diplomtico o consular de una nacin amiga acreditado en el
mismo pas, a falta de funcionario chileno, certificndose en este caso la firma por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores del pas a que pertenezca el agente o del
Ministro Diplomtico de dicho pas en Chile, y adems por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Repblica en ambos casos; y

3. El atestado del agente diplomtico acreditado en Chile por el Gobierno del pas en donde
se otorg el instrumento, certificndose su firma por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Repblica.

85
Es importante tener presente al momento de revisar el poder que viene del
extranjero, se debe comprobar que se acompaen con los documentos necesarios que
acrediten esta circunstancia.

86
ANEXO I
Tabla sobre representantes

Solicitante Representante legal Proceso sin Proceso con

oposicin oposicin y
juicios de nulidad
Persona natural El mismo Cualquier persona Abogado
Dos o ms personas Cualquier persona, Cualquier persona Abogado
naturales incluso uno de los
solicitantes
Sociedad Annima Presidente del Directorio Cualquier persona Abogado
y/o Gerente General
Sociedad colectiva, Tercero delegado, socio Cualquier persona Abogado
Sociedad en comandita delegado, o cualquiera de
por acciones y simple los socios.
Sociedad por acciones Quien establezca la Cualquier persona Abogado
escritura social
Fundaciones y Presidente del directorio Cualquier persona Abogado
corporaciones

Ministerios y Ministro o eventualmente Cualquier persona Abogado

subsecretaras el Subsecretario
Municipalidades Alcalde Cualquier persona Abogado

Universidades Rector Cualquier persona Abogado

Sucesiones El delegado en el Poder Cualquier persona Abogado

Gremios Presidente del directorio Cualquier persona Abogado

Personas naturales o Cualquier persona con Cualquier persona Abogado

jurdicas con domicilio en residencia en Chile
el extranjero

87
ANEXO II
Organismos Descentralizados que Integran la Administracin del Estado (Fuente:
Dictamen Contralora N 70.891 de 2009)

I. Organismos con Autonoma de Rango Constitucional:

- Banco Central.
- Municipalidades.

II. Organismos que se relacionan directamente con el Presidente de la

Repblica:

- Consejo de Defensa del Estado.

- Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
- Comisin Nacional de Energa.
- Comisin Nacional del Medio Ambiente.

III. Organismos que se relacionan con el Presidente de la Repblica a travs de

los Ministerios:

Ministerio del Interior:

- Servicio Electoral.
- Gobiernos Regionales.

Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Agencia de Cooperacin Internacional de Chile.

Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin:

- Servicio Nacional del Consumidor.

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

88
- Corporacin de Fomento de la Produccin.
- Instituto Nacional de Estadsticas.
- Fiscala Nacional Econmica.
- Servicio Nacional de Turismo.
- Comit de Inversiones Extranjeras.
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Ministerio de Hacienda:

- Servicio de Impuestos Internos.

- Direccin de Compras y Contratacin Pblica.
- Direccin Nacional del Servicio Civil.
- Unidad de Anlisis Financiero.
- Superintendencia de Casinos de Juego.
- Servicio Nacional de Aduanas.
- Superintendencia de Valores y Seguros.
- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Educacin:

- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

- Junta Nacional de Jardines Infantiles.
- Comisin Nacional de Acreditacin.
- Comisin Administradora del Sistema de Crditos para Estudios Superiores.
- Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica.
- Consejo Nacional de Educacin.
- Consejo de Rectores.
- Universidad de Chile.
- Universidad de Santiago de Chile.
- Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacin.
- Universidad Tecnolgica Metropolitana.
- Universidad de Tarapac.
- Universidad Arturo Prat.

89
- Universidad de Antofagasta.
- Universidad de Atacama.
- Universidad de La Serena.
- Universidad de Valparaso.
- Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacin.
- Universidad de Talca.
- Universidad del Bo Bo.
- Universidad de La Frontera.
- Universidad de Los Lagos.
- Universidad de Magallanes.

Ministerio de Justicia:

- Servicio de Registro Civil e Identificacin.

- Defensora Penal Pblica.
- Corporacin de Asistencia Judicial de la Regin Metropolitana.
- Corporacin de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapac y Antofagasta.
- Corporacin de Asistencia Judicial de la Regin de Valparaso.
- Corporacin de Asistencia Judicial de la Regin del Bo Bo.
- Superintendencia de Quiebras.

Ministerio de Defensa Nacional:

- Defensa Civil.
- Caja de Previsin de la Defensa Nacional.
- Direccin de Previsin de Carabineros de Chile.
Ministerio de Obras Pblicas:
- Instituto Nacional de Hidrulica.
- Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Ministerio de Agricultura:
- Instituto de Desarrollo Agropecuario.
- Servicio Agrcola y Ganadero.

90
- Comisin Nacional de Riego.

Ministerio del Trabajo y Previsin Social:

- Direccin del Trabajo.

- Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo.
- Instituto de Previsin Social.
- Instituto de Seguridad Laboral.
- Direccin General del Crdito Prendario.
- Superintendencia de Seguridad Social.
- Superintendencia de Pensiones.
- Comisin del Sistema Nacional de Certificacin de Competencias Laborales.

Ministerio de Salud:

- Servicio de Salud Arica.

- Servicio de Salud Iquique.
- Servicio de Salud Antofagasta.
- Servicio de Salud Atacama.
- Servicio de Salud Coquimbo.
- Servicio de Salud Valparaso- San Antonio.
- Servicio de Salud Via del Mar-Quillota.
- Servicio de Salud Aconcagua.
- Servicio de Salud Libertador General Bernardo OHiggins.
- Servicio de Salud Maule.
- Servicio de Salud Concepcin.
- Servicio de Salud Arauco.
- Servicio de Salud Talcahuano.
- Servicio de Salud uble.
- Servicio de Salud Bo Bo.
- Servicio de Salud Araucana Sur.
- Servicio de Salud Araucana Norte.
- Servicio de Salud Valdivia.

91
- Servicio de Salud Osorno.
- Servicio de Salud Chilo.
- Servicio de Salud del Reloncav.
- Servicio de Salud Aysn del General Carlos Ibez del Campo.
- Servicio de Salud Magallanes.
- Servicio de Salud Metropolitano Central.
- Servicio de Salud Metropolitano Sur.
- Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente.
- Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
- Servicio de Salud Metropolitano Norte.
- Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
- Fondo Nacional de Salud.
- Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
- Instituto de Salud Pblica de Chile.
- Superintendencia de Salud.
- Hospital Padre Alberto Hurtado.
- Centro de Referencia de Salud de Maip.
- Centro de Referencia de Salud de Pealoln Cordillera Oriente.

Ministerio de Minera:

- Servicio Nacional de Geologa y Minera.

- Comisin Chilena del Cobre.
- Comisin Chilena de Energa Nuclear.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Servicio de Vivienda y Urbanizacin Metropolitano.

- Servicio de Vivienda y Urbanizacin XV Regin de Arica y Parinacota.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin I Regin de Tarapac.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin II Regin de Antofagasta.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin III Regin de Atacama.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin IV Regin de Coquimbo.

92
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin V Regin de Valparaso.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin VI Regin del Libertador General Bernardo OHiggins.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin VII Regin del Maule.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin VIII Regin del Bo Bo.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin IX Regin de La Araucana.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin XIV Regin de Los Ros.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin X Regin de Los Lagos.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin XI Regin de Aysn.
- Servicio de Vivienda y Urbanizacin XII Regin de Magallanes.

Ministerio Secretara General de Gobierno:

- Instituto Nacional de Deportes de Chile.

- Consejo Nacional de Televisin.

Ministerio de Planificacin:

- Servicio Nacional de la Mujer.

- Instituto Nacional de la Juventud.
- Fondo de Solidaridad e Inversin Social.
- Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena.
- Fondo Nacional de la Discapacidad.

Ministerio Secretara General de la Presidencia de la Repblica:

- Servicio Nacional del Adulto Mayor.

- Consejo para la Transparencia.

93
 ANEXO III
Poder para tramitacin no contenciosa

El presente poder de acuerdo al Art. 3 inc. 2 y 5 inc. final de la ley 19.039 faculta al mandatario
para realizar todos los trmites necesarios en un procedimiento no contencioso. Si se presenta
oposicin recurso u otra accin el solicitante deber constituir poder a favor de un abogado
habilitado segn lo dispuesto en la Ley 18.0120.

El/los suscritos, Sr./a/es , RUT:.

otorga(n) por el presente, poder al Sr (a) (es) . RUT:
.. para que el(los) referido (s) mandatario (s) actuando individualmente o de
manera conjunta, personalmente o mediante personas delegadas, estn habilitados para
actuar con las facultades suficientes para que representen a el(los) mandante(s) ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en cualquier solicitud, gestin o trmite
relacionado con el registro de derechos de propiedad industrial, tales como marcas
comerciales, frases de propaganda, indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, en
adelante, signos distintivos.

Para dar cumplimiento a lo sealado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al
mandato;
2. Requerir a INAPI el registro, renovacin, transferencia, de cualquiera de sus signos
distintivos;
3. Realizar convenciones tales como tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de
solicitudes y registros y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de
Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.
4. Solicitar las anotaciones relativas a inscripcin de contratos de licencias, transferencias o
cesiones de derechos de Propiedad Industrial, cambios de nombres, embargos, prendas y todo
tipo de medidas precautorias;
5. Solicitudes de registro de signos distintivos, renovaciones y anotaciones;
6. Interponer reclamos,

94
7. Desistirse de los procedimientos;
8. Formular declaraciones simples y juradas;
9. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitacin de la
solicitud;
10. Pagar todas las tasas y derechos y cualquier otro pago determinado por la ley, y solicitar la
devolucin de los mismos si fuera necesario;
11. Solicitar copiar autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;
12. Percibir;
13. Recibir los documentos y valores que correspondan;
14. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
15. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder, todas las dems facultades necesarias para realizar
trmites relativos a signos distintivos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en
procedimientos no contenciosos,

Otorgado y firmado en:

___________________ ________________
Firma Mandante Firma Notario

Ciudad:

Fecha:

95
 ANEXO IV
Poder para tramitacin no contenciosa y contenciosa

Este poder que incluye la representacin en aquellos procedimientos en los que existe
controversia debe ser otorgado a un abogado habilitado de acuerdo al Art. 5 inc. final de la ley
19.039.

El/los suscritos, Sr./a/es , RUT:.

otorga(n) por el presente, poder al Sr (a) (es) . RUT:
.. para que el(los) referido (s) mandatario (s) actuando individualmente o de
manera conjunta, personalmente o mediante personas delegadas, estn habilitados para
actuar con las facultades suficientes para que representen a el (los) mandante(s) ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Tribunal de Propiedad Industrial y la Corte
Suprema, en cualquier solicitud, gestin, trmite o litigio relacionado con el registro de
derechos de propiedad industrial, tales como marcas comerciales, frases de propaganda,
indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, en adelante, signos distintivos.

Para dar cumplimiento a lo sealado anteriormente se otorgan las siguientes facultades:

1. Realizar ante las autoridades mencionadas las gestiones necesarias para dar cumplimiento al
mandato;
2. Requerir a INAPI el registro, renovacin, transferencia, de cualquiera de sus signos
distintivos;
3. Realizar convenciones tales como tales como: ceder y aceptar cesiones y transferencias de
solicitudes y registros y suscribir cualquier tipo de contratos relativos a derechos de
Propiedad Intelectual y/o Industrial como licencias.
4. Solicitar las anotaciones relativas a inscripcin de contratos de licencias, transferencias o
cesiones de derechos de signos distintivos, cambios de nombres, embargos, prendas y todo
tipo de medidas precautorias;
5. Solicitudes de registro de signos distintivos, renovaciones y anotaciones;
6. Presentar, proseguir y contestar acciones de oposicin y nulidad;

96
7. Interponer recursos y reclamos, y las acciones que correspondan;
8. Desistirse de los procedimientos y renunciar a las acciones y recursos;
9. Presentar pruebas;
10. Formular declaraciones simples y juradas;
11. Hacer modificaciones en todos los documentos presentados, inclusive la limitacin de la
solicitud;
12. Pagar todas las tasas y derechos y cualquier otro pago determinado por la ley, y solicitar la
devolucin de los mismos si fuera necesario;
13. Solicitar copiar autorizadas del expediente o resoluciones y certificados;
14. Percibir;
15. Recibir los documentos y valores que correspondan;
16. Realizar transacciones judiciales y extrajudiciales;
17. Delegar el presente poder y revocar dichas delegaciones;

Se entienden incorporadas al poder, todas las dems facultades necesarias para realizar
trmites relativos a signos distintivos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
Tribunal de Propiedad Industrial y Corte Suprema.

Otorgado y firmado en:

___________________ ________________
Firma Mandante Firma Notario

Ciudad:
Fecha:

97
 Parte 8
Representacin de la Marca

Como ya se seal, la marca puede ser:

Denominativa
Mixta
Etiqueta
Sonidos

I. Marcas Denominativas

Segn el art. 19 LPI, se pueden incluir en las marcas denominativas los siguientes
elementos:

Nombres de personas
Letras
Nmeros
Palabras

Todas las marcas denominativas y mixtas en su elemento denominativo, deben ser

expresadas en:

Las denominaciones en caracteres latinos espaoles

Los nmeros en caracteres indo-arbigos y romanos (1,2,3..I,II,III,IV) Como los
nmeros romanos pueden ser confundidos como letras del alfabeto latino, se recomienta
utilizar caracteres indo-arbigos.
El formulario debe venir impreso, no se recomienda presentar formularios escritos a
mano, pues aumenta los riesgos de que la informacin no sea ingresada correctamente en la
base de datos de INAPI.

98
 No son reivindicables en su parte denominativa s en las marcas mixtas- elementos,
tales como:
- Color de letra
- Estilizacin de caracteres
- Mayscula o Minscula utilizados
- Puntuacin
- Signos de exclamacin

Por ejemplo: La marca mixta Tambor HXT 200 II. En este caso, no son elementos
reivindicables la coma, ni el tamao de las letras.

A. Claridad de la Marca

El art. 9 RPLI seala que, la marca debe ser especificada claramente. En efecto, las marcas
denominativas y mixtas deben incluirse en el formulario en forma clara, no importando la
utilizacin de letras maysculas o minsculas.

1. Longitud de la marca

No existe norma en la ley o en su Reglamento acerca de la longitud mnima o mxima

que debe tener una marca comercial. Existen, sin embargo, ciertas consideraciones que se
relacionan ms bien con la distintividad que con un tema formal.

Longitud mnima

Se entiende que el mnimo es dos caracteres en el caso de las marcas denominativas.

En caso de que la marca tenga slo un caracter, se recomienda que la marca sea presentada
como mixta, pues facilita que dicho carcter como conjunto pueda ser considerado distintivo.

99
 Longitud mxima

No existe longitud mxima, pero se entiende que su lmite se encuentra en la claridad

y distintividad de la marca. En efecto, probablemente, cuanto ms caracteres contengan ser
menos distintiva.

2. Caso de registro de un nombre propio

Se debe examinar la calidad del nombre propio que se solicita como marca, en orden a
dar cumplimiento a los requisitos legales en cuanto a esta materia.

Caso de nombre propio del solicitante

Al momento de analizar la solicitud consistente en un nombre propio el examinador

debe prestar especial atencin a los documentos que se acompaen acreditando que dicho
nombre pertenece al solicitante, especialmente si se trata de un seudnimo (se entiende que
si coincide el nombre propio con la marca no habra que probar esta circunstancia, por ser
evidente).

Nombre de un tercero

En el caso de que el nombre propio o seudnimo no pertenezca al solicitante debe

acompaarse la autorizacin sealada como requisito en la letra c) del art. 20 de la LPI. Por
ltimo, si la marca consiste en un nombre de fantasa, el solicitante debe acompaar una
declaracin jurada en tal sentido, como lo seala en art. 10 letra b) del RLPI.

Es importante destacar que el consentimiento para registrar el nombre de un tercero

puede ser otorgado mediante declaracin del titular del nombre con su firma autorizada ante
notario, no siendo necesario el otorgamiento de escritura pblica.

100
 3. Denominacin y etiqueta

En el caso de las marcas mixtas, este requisito implica que la denominacin en la

etiqueta debe ocupar un lugar destacado el cual sea plenamente identificable al momento del
examen de la etiqueta.

Este requisito implica tambin que la marca no puede ser presentada en forma difusa
que pueda confundirse con otras palabras.

En estos casos, el Reglamento seala las dimensiones mnimas y mximas (5x5 y

20x20 cms), as como tambin el nmero de copias mnimas

4. Transliteracin de la marca

El requisito de nombrar la marca en forma clara, en el caso de las marcas denominativas y

mixtas, de su componente denominativo, significa que las palabras deben encontrarse en
alfabeto latino, no pudindose incluir signos correspondientes a otros alfabetos en la parte
denominativa de la marca, por ejemplo, palabras en alfabeto rabe, cirlico o griego.

Este requisito es, por lo dems, consustancial al requisito de traducir al idioma espaol
aquellos trminos que comprendan o consistan en una marca que se desea registrar (art. 9
RLPI ).

Qu criterio adoptar cuando se presentan solicitudes como mixtas, en idiomas que no

usan letras del alfabeto latino. Ejemplo: Alfabeto cirlico o chino.

Por regla general se observarn, de forma que el solicitante las presente traducidas al
idioma espaol. Sin embargo, excepcionalmente, estos elementos en alfabetos distintos
del latino podrn ser considerados como elementos puramente figurativos y se proteger

101
 en ese caso el diseo mismo (no las palabras). Es decir, si el solicitante desea que la marca
sea registrada como mixta, se le exige transliterar las etiquetas y slo en esos casos las
palabras contenidas en dicha marca se entendern protegidas, de lo contrario ser slo el
diseo o dibujo conformado por la forma de representacin de dichas palabras en una
marca mixta.

Ejemplo: Solicitud N 785133 RYCEBCKON XPYCTAABHBIN 3ABOA

Se observ la marca para que acompaasen etiquetas en signos del alfabeto latino.

Existen tambin situaciones referidas a letras del alfabeto latino pero que no son parte
del alfabeto espaol: Normalmente se trata de caracteres que pertenecen al alfabeto latino,
pero no especficamente a la variante castellana de dicho alfabeto. Por ejemplo, las letras
(usada en el Alemn), (usada especialmente en el francs) y la " (usada en el portugus,
francs e idiomas eslavos).

En estos casos, dichas letras pueden formar parte de una etiqueta mixta, pero no
pueden ser usadas en una marca denominativa. Adems, en caso que se presente como marca

102
mixta, se solicitar aclarar el significado de los caracteres presentados, en orden a verificar su
pronunciacin en castellano.

Ejemplo: Solicitud N 419832 Cachaca Esprito do Brasil

En este caso, la marca debi solicitarse como Cachaca y no Cachaa para poder ser
aceptada a tramitacin.

Letras del alfabeto Latino aceptadas para marcas denominativas

Fuente: http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=abecedario (RAE)
Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

Ejemplos de letras del alfabeto latino no aceptadas para marcas denominativas

103
 5. Traduccin de la Marca

La traduccin consiste en la expresin en castellano de una palabra en otro idioma. En

un principio, el art. 9 RLPI seala que se debe acompaar una traduccin de la marca
comercial. En efecto, las marcas constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido,
debern presentarse con la traduccin al espaol.

Para determinar si es necesario acompaar una traduccin se deben distinguir

algunas situaciones.

6. Marcas en Ingls

Aunque es un requisito reglamentario claro, en el caso de las marcas solicitadas en

ingls no siempre se ha observado la falta de traduccin al espaol. Esto, pues el idioma ingls
se considera como un idioma conocido, fcilmente accesible y comprensible, por lo que slo
aquellas expresiones que presentan duda acerca de su significado son observadas para que el
solicitante clarifique su significado, presentando traduccin.

7. Marcas en otros idiomas

Generalmente, se pide la traduccin de las marcas presentadas en un idioma

extranjero. En efecto, para determinar el verdadero alcance de la marca y determinar su
posterior registrabilidad es necesario conocer el sentido real de las palabras que se presentan.

Palabras en otros idiomas de conocimiento comn

Sin embargo, existen una serie de palabras en idioma extranjero que se consideran de
uso y conocimiento comn e incluso han sido incorporadas en nuestra lengua, las cuales no es
necesario traducir, por ejemplo: grafiti, chef, gourmet, croissant, pizza.

Idiomas desconocidos en Chile o extintos

104
 Por otro lado, no es necesario pedir la traduccin de palabras que evidentemente
pertenecen a un lenguaje muy desconocido, como por ejemplo: el adele, que corresponde a un
idioma hablado en Togo y Gana, que es desconocido en Chile, o idiomas que han dejado de ser
utliizados, como por ejemplo: snscrito o copto. Sin embargo, existen algunos idiomas
muertos que an son utilizados comnmente en determinados mbitos, por ejemplo: el latn
en Derecho y en Medicina.

8. Marcas en lenguas nativas

Segn el ltimo censo de poblacin del ao 2002, en Chile habitan 692.192 personas
de origen indgena, lo cual representa el 4,6 % de la poblacin. Las principales etnias son la
mapuche, con el 87,3%; los aymara, que representan el 7,0%, y la atacamea, 3,0%.

Entre las lenguas indgenas que se hablan en Chile, se pueden mencionar:

Aymara
Quechua
Rapanui
Mapudungun

Respecto de estas lenguas indgenas, pueden sealarse dos cuestiones:

Son habladas preferentemente en determinadas zonas

El mapudungun es ampliamente el ms hablado

Para el anlisis de las denominaciones que contienen palabras en algn idioma

indgena es necesario pedir la traduccin, en el caso que no se domine aquella lengua.
Algunos diccionarios en lnea tilo:

Diccionario Idiomas
http://biblioteca.serindigena.org Lenguas indgenas utilizadas en territorio chileno

105
 /CWIS/SPT--
AdvancedSearch.php?Q=Y&F3=D
iccionario&RP=25&SR=0
www.wordreference.com Portugus, ingls, francs
http://translate.google.com/?hl=e
afrikaans chino finlands indonesio
s# albans coreano francs ingls
alemn criollo haitiano gals irlands
rabe croata gallego islands
armenio dans georgiano italiano
azerbaijani eslovaco griego japons
bielorruso esloveno hebreo letn
blgaro espaol hindi lituano
cataln estonio holands macedonio
checo euskera hngaro malayo

II. Etiquetas

Segn el art. 19 LPI, las etiquetas pueden consistir en los siguientes elementos:

Imgenes
Grficos
Smbolos
Combinaciones de colores

A. Importancia de la Etiqueta

La etiqueta presentada por el solicitante es esencial para la tramitacin de la marca y

por esto, debe ser acompaada de la forma como se quiere registrar.

El art. 10 RLPI respecto a los formatos electrnicos, la publicacin, registro, ttulo,

certificado y copias de la etiqueta; estas se harn conforme a la impresin que resulte del
soporte electrnico, que se tendr como el signo solicitado para todos los efectos. Igualmente
sucede en el caso de las solicitudes en las cuales el solicitante acompaa las etiquetas en
papel, debido a que esta ser utilizada para efectos de la publicacin, registro, ttulo,
certificado y copias y se tendr como el signo solicitado.

106
 B. Requisitos de la Etiqueta

Las marcas mixtas y etiquetas deben presentarse en:

Seis diseos en papel

Tamao mnimo de 5 centmetros por 5 centmetros
Tamao mximo de 20 centmetros por 20 centmetros, salvo casos especialmente
calificados por el Director Nacional, de acuerdo a lo establecido en el art. 10 del RLPI.

Por otro lado, las etiquetas deben contener los colores exactos en los cuales se desea
registrar. Esto es determinante para efectos de la emisin posterior de titulo, que se entregar
conforme a la etiqueta entregada.

Solicitudes electrnicas

En caso de las solicitudes electrnicas, las etiquetas deben acompaarse en soporte

electrnico y en los formatos admitidos por el Instituto.. En el caso de INAPI, los soportes
compatibles son *.gif; *.jpg; *.bmp; *.doc.

Es importante recalcar que la publicacin, registro, ttulo, certificado y copias de la

etiqueta, se harn conforme a la impresin que resulte del soporte electrnico, que se tendr
como el signo solicitado para todos los efectos.

Descripcin de la etiqueta

sta debe ser clara, concisa y completa de manera que cualquier examinador pueda
reproducir la marca sin necesidad de recurrir a la etiqueta.
.

Todas las marcas deben ser descritas, pero el publicar la descripcin es opcional.
Si el solicitante nada indica, pero describe la etiqueta, se entiende que desea
efectuar la publicacin con esa descripcin.

107
 C. Disconformidad entre la etiqueta y la descripcin

En caso que no exista plena concordancia entre la etiqueta y la descripcin,

por ejemplo: se presenta la marca Tambor HXT 2000 II (solicitud N 123), para productos
computacionales, clase 9 y se acompaa una etiqueta con su respectiva descripcin: Palabras
TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12,
letra mayscula, bajo estas los nmeros 2000 y II, en color rojo y en cursiva.

Solucin 1: El solicitante podra enmendar esta observacin agregando a la descripcin el

elemento faltante para subsanar la disconformidad: marca Tambor HXT 2000 II solicitud N
123, para productos computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta con su respectiva
descripcin como: Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en
color negro, letra arial 12, letra mayscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior
blanco, sealando hacia la derecha, ms bajo se encuentran los nmeros 2000 y II, en color
rojo y en cursiva.

Solucin 2: el solicitante podra acompaar una etiqueta nueva, en la cual elimine el elemento
no descrito

108
 Tambin puede suceder que la descripcin contenga elementos que no existen en la
etiqueta, en este caso al igual que el anterior, existen dos posibilidades de solucin:

Solucin 1: El solicitante puede eliminar el elemento descrito que no se encuentre en la

etiqueta, por ejemplo: marca Tambor HXT 2000 II solicitud N 123, para productos
computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta con su respectiva descripcin como:
Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra
arial 12, letra mayscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior blanco, sealando
hacia la derecha, ms bajo se encuentran los nmeros 2000 y II, en color rojo y en cursiva.

Solucin 2: El solicitante podra acompaar una etiqueta nueva, en la cual haya incluido el
elemento no descrito, por ejemplo: marca Tambor HXT 2000 II solicitud N 123, para
productos computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta con su respectiva descripcin
como: Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro,
letra arial 12, letra mayscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior blanco, sealando
hacia la derecha, ms bajo se encuentran los nmeros 2000 y II, en color rojo y en cursiva.

109
 Se puede dar el caso en que el solicitante utilice un lenguaje impreciso para describir
la etiqueta o las referencias son muy vagas, como por ejemplo: el solicitante puede
describir la marca Tambor HXT 2000 II solicitud N 123, para productos computacionales,
clase 9 y acompaa una etiqueta con su respectiva descripcin como: Palabras TAMBOR
y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras, en color negro, letra arial 12, letra
mayscula, bajo esto una flecha, ms bajo se encuentran los nmeros 2000 y II, en color
rojo y en cursiva.

Solucin: El solicitante podra enmendar esta observacin agregando a la descripcin el

elemento faltante o aclarando el elemento impreciso: marca Tambor HXT 2000 II solicitud N
123, para productos computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta con su respectiva
descripcin como: Palabras TAMBOR y HXT con una coma interpuesta entre ambas palabras,
en color negro, letra arial 12, letra mayscula, bajo esto una flecha de bordes negro e interior
blanco, sealando hacia la derecha, ms bajo se encuentran los nmeros 2000 y II, en color
rojo y en cursiva.

D. Disconformidad entre Denominacin y Etiqueta

Otro caso, es cuando no existe concordancia o una plena concordancia entre la

etiqueta y la denominacin solicitada, por ejemplo: la marca Tambor 2000 II solicitud N 123,
para productos computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta con su respectiva
descripcin como: Palabras TAMBOR y HXT, con una coma interpuesta entre ambas palabras,
en negrillas, letra arial 12, letra mayscula, bajo estas los nmeros 2000 y II, en color rojo y en
cursiva.

110
Solucin 1: El solicitante podra enmendar esta observacin agregando a la denominacin
solicitada el elemento faltante, en este caso HXT, para subsanar la disconformidad: marca
Tambor HXT 2000 II solicitud N 123, para productos computacionales, clase 9 y acompaa
una etiqueta con su respectiva descripcin como: Palabras TAMBOR y HXT, con una coma
interpuesta entre ambas palabras, en negrillas, letra arial 12, letra mayscula, bajo estas los
nmeros 2000 y II, en color rojo y en cursiva.

Solucin 2: el solicitante podra acompaar una etiqueta nueva, en la cual elimine el elemento
no incluido en la denominacin.

E. Marcas Compuestas

Las marcas deben ser incluidas en la etiqueta, de la misma forma como se han incluido
en la denominacin, esto es especialmente vlido para las marcas compuestas. Para estos
efectos una marca compuesta es aquella que se compone de ms de dos elementos. Por
ejemplo: Se solicita la marca TAMBOR HXT 2000 II, esta denominacin debe estar incluida en
la etiqueta de la misma forma:

111
No podra acompaarse etiquetas, tales como:

F. Disconformidad entre Etiqueta y Cobertura

En el caso que la etiqueta indique otros productos o servicios que los descritos en la
cobertura, es necesario pedir al solicitante que aclare la marca, al tenor de las etiquetas o que
acompae etiquetas nuevas: por ejemplo: si la marca YYY N 123, para productos
computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta como la siguiente:

YYY
Bebidas Gaseosas

112
Solucin 1: El solicitante, por regla general deber eliminar la frase bebidas gaseosas, pues si
ampliara la cobertura de los productos solicitados a bebidas gaseosas de la clases 32, podra
estar ampliando su prioridad.

Solucin 2: El solicitante podra acompaar una etiqueta nueva, marca YYY, N 123, para
productos computacionales, clase 9.

YYY
Productos Computacionales

Solucin 3: La tercera solucin es que acompae una nuevas etiquetas slo con la expresin
YYY, marca YYY, N 123, para productos computacionales, clase 9.

El signo pedido y los productos y/o servicios para los cuales se solicita proteccin definen el
objeto protegido y es muy relevante para efectos de la prioridad. Por ello, una vez presentada
una solicitud, la posibilidad de correccin se encuentra limitada.

La solicitud puede corregirse respecto de la cobertura hasta antes de que sta sea publicada.
Sin embargo, esta posibilidad es limitada y slo es posible para efectos de acotar la cobertura
originalmente pedida, es decir, para eliminar productos o servicios. No es posible incorporar
nuevas clases (productos o servicios en categoras distintas de las originalmente requeridas
en la solicitud).

La modificacin del signo solicitado slo puede realizarse cuando existe un error manifiesto y
se desprenda de manera evidente de los antecedentes acompaados en el formulario. Una
marca que ha sido solicitada como denominativa no puede luego ser transformada a mixta ni a
etiqueta.

113
 En consecuencia, es muy recomendable que, de forma previa, a la presentacin de una marca,
se definan muy claramente estos dos elementos: signo y productos y servicios que pretende
distinguir.

III. Marcas Sonoras

Las marcas sonoras deben acompaarse por un registro sonoro y una descripcin
grfica de la misma, segn lo dispuesto en el art. 10 letra e) del RPLI.

Registro Sonoro

Debe acompaarse un registro sonoro compatible con el sistema informtico de

INAPI, por lo que slo son aceptados los formatos: mp3 y wav.

Por ejemplo:

http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_mp3.asp?Archivomp3=715104.mp3

Descripcin Grfica

La representacin grfica generalmente aceptada, corresponde a un pentagrama, en

que se indique la meloda, ritmo y armona. Esta descripcin es relevante a los efectos de la
publicacin en el Diario Oficial, pues es el pentagrama y no el archivo con la msica, lo que se
incorpora en la publicacin.

Por ejemplo: La marca sonora Pascua Feliz Para Todos solicitud N 715.104 fue
representada grficamente a travs de su meloda y se acompao un archivo sonoro de la
marca solicitada.

114
 A. Representacin Grfica

Existen sonidos que es muy difcil que puedan representarse por medio de una
escritura musical en un pentagrama, por ejemplo: el sonido de un animal o del motor de un
vehculo.

Estos casos, pueden representarse grficamente por medio de una onomatopeya, en el

caso que sea posible, y complementada con una descripcin o simplemente con una
descripcin bien detallada.

Ejemplo de onomatopeya:

La marca contiene el sonido miau caracterstico de los gatos, tiene una duracin de
un segundo.

Ejemplo de sonido no meldico no representable por medio de onomatopeya:

La marca contiene el sonido del motor de un auto, tiene una duracin de un segundo.
Junto a esto puede acompaarse un pentagrama en que se indique el tono en que se encuentra
el sonido.

Se recomienda visitar la pagina de OMPI que trata la representacin de marcas no

tradicionales http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_20/sct_20_2.pdf

115
 Segn el art. 20 de la LPI, slo se admiten las solicitudes de marcas compuestas por
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales
como imgenes, grficos, smbolos, combinaciones de colores, sonidos, as como tambin,
cualquier combinacin de estos signos.
En nuestra legislacin no existe regulacin sobre marcas, tales como, las olfativas,
tridimensionales, de color, hologramas, ttulos de libros y pelculas, signos animados y
multimedia, de posicin, gestual, gustativas y de textura.

IV. Descripcin de la Etiqueta

Las marcas que deben ser descritas son:

Marcas mixtas
Etiquetas

La descripcin de las etiquetas debe ser:

Clara
Concisa

Claridad: La descripcin debe representar fielmente a la etiqueta. Para esto debe el lenguaje
debe permitir que cualquier persona pueda reproducir la etiqueta, con la sola lectura de la
descripcin.

Concisa: La descripcin de la marca debe ser de una extensin que no dificulte su

entendimiento.

Todas las etiquetas deben ser descritas en forma clara y concisa.

Es necesario detallar fielmente los colores:

116
Esto se puede realizar mediante la indicacin de los pantones u otros denominadores que
permitan su comparacin objetiva). En efecto la descripcin debe representar fielmente a la
etiqueta.

Los elementos que deben ser considerados al momento de la descripcin son, entre
otros: Colores, estilizados, maysculas y minscula, smbolos, tipos de lneas e inclusin de
otros elementos.

117
 Parte 9
Tasas

Las tasas son prestaciones en dinero que deben pagar los solicitantes en diferentes etapas
de los procesos marcarios.

I. Finalidad de las Tasas

Las tasas han sido establecidas con la finalidad de solventar los gastos en que la
administracin del Estado incurre en el proceso de tramitacin marcaria. Estos gastos cubren
los servicios (anlisis, bsquedas, base de datos) o productos (resoluciones, registro,
certificados) que INAPI entre al solicitante.

II. Clasificacin de las Tasas

Las tasas se pueden dividir en dos categoras:

Tasas fijadas por la Ley 19.039 y su Reglamento.

Tasas fijadas por el Director

A. Tasas reguladas por la Ley 19.039 y su Reglamento

Las tasas fijadas por ley, son aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial en
su cuanta y se relacionan con la concesin del derecho. Por su parte, en la ley estas tasas
ascienden, normalmente, a 3 UTM por clase (ver anexo N 1).

B. Tasas fijadas por el Director Nacional

Existen ciertas tarifas que pueden ser fijadas por los Jefes de Servicio, en nuestro caso el
Director Nacional, que estn destinadas a solventar los gastos que incurra la administracin
en la ejecucin de ciertos procedimientos.

118
 El DL 2136-1978 y su ltima modificacin del 2009 Autoriza Cobro del Valor de
Documentos que Indica, Proporcionados por los Servicios Pblicos, las recaudaciones a este
ttulo correspondern ingresos propios de la institucin recaudadora, en nuestro caso de
INAPI.

Para ms detalles acerca de las tasas cobradas en virtud de este decreto exento, ver el
anexo 2.

III. Procedimiento de pago de las tasas fijadas por la Ley 19.039

Conforme a la Ley 19.039, los siguientes derechos deben pagar tasas:

Marcas comerciales, ya sean, que distingan productos, servicios, establecimientos

comerciales, industriales y frases de propagandas.

Indicacin geogrfica y denominaciones de origen.

Estos derechos de propiedad industrial deben pagar la suma de tres Unidades

Tributarias Mensuales UTM- , por cada clase de productos o servicios contenidos en la
solicitud. Para efectos de pago, esta suma se divide en dos cuotas, la primera debe ser pagada
al momento de presentarse la solicitud y la otra, dentro del plazo de 60 das, a partir de la
notificacin de la resolucin que concedi el registro.

A. Si la tramitacin es presencial

Se debe pedir una orden de pago en las dependencias de INAPI. Las rdenes de pago
correspondientes a los derechos que se sealan en el artculo 18 de la Ley sern emitidas por
INAPI, por medios fsicos o electrnicos.

Pagar en cualquier banco de la plaza o en la Tesorera General de la Repblica.

Acreditar el pago a travs del comprobante de pago, que se debe acompaar al

momento de presentar la solicitud, sin este documento la solicitud no ser recibida.

119
 1. Pago Deficiente

En algunas oportunidades el pago efectuado puede resultar deficiente, no cubre todas las
clases solicitadas. En efecto, esta situacin puede presentarse, principalmente, en los
siguientes casos:

ltimo pago insuficiente

Puede suceder que el solicitante acompae el ltimo pago incompleto, es decir, insuficiente
para cubrir todas las clases solicitadas, por ejemplo: si la marca YYY solicitud N 123 para
gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase 25, se concedi para ambas clases, el pago que debera
acompaarse debera ser equivalente a 4 UTM, en cambio, se acompaa uno por 2 UTM.

Lo explicado anteriormente, se entiende como una renuncia tcita a la o las clases no

cubiertas por el pago.

Pago insuficiente producto de una observacin

El primer pago insuficiente puede presentarse cuando producto de una observacin a la

cobertura de la solicitud el solicitante se ve ante la opcin de obtener otra clase, por ejemplo:

Se presenta la marca YYY solicitud N 123 para distinguir pastelera y confitera. tortas,
pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchufles, trufas, cocadas, gomitas,
galletas, queques, helados, alimentos para bebes, clase 30. En este caso, alimentos para bebe
no corresponde a la cobertura de la clase 30, por lo que al solicitante se le da la opcin de
agregar una clase ms, como: alimentos para bebe, clase 5.

Por lo anterior, si opta por agregar la clase 5 a la cobertura, deber pagar una clase ms.

B. Si la solicitud es electrnica

120
 En el caso que la solicitud se haga por medio de la tramitacin en lnea disponible en la
pgina www.inapi.cl, el pago se hace mediante internet y no es necesario acreditar el pago en
INAPI.

C. Fecha del Pago

En relacin al pago en el trmite presencial debe distinguirse tres fechas:

Fecha de la orden de pago

La fecha de la orden de pago, corresponde simplemente a la fecha de su emisin. La principal

caracterstica es que esta orden de pago se expresa en pesos actualizado conforme al valor la
UTM del mes de la emisin, por ejemplo:

La primera cuota de la marca YYY solicitud N 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario, clase
25, ser de 2 UTM, que expresado en pesos sera de 73.726 calculado conforme a la UTM de
diciembre de 2009. Por lo anterior, la orden de pago debe pagarse dentro del mes que fue
considerado para el clculo.

Fecha del pago

La fecha de pago corresponde al momento en la cual esta orden fue cancelada en la institucin
financiera respectiva o en la TGR. Como ya se seal, esta fecha debe coincidir con el mes de
emisin de la orden de pago, sino se cumple con esto ltimo debe solicitarse una nueva orden
de pago.

Fecha de acreditacin del pago

La fecha de acreditacin de pago es el momento en que se acompaa el comprobante

de pago al expediente. Esta fecha no es tan relevante en el pago de la primera cuota de

121
 presentacin, debido a que el comprobante de pago se acompaa al momento de presentar la
solicitud, no existiendo plazo fatal entre el pago y la presentacin de la solicitud.

En cambio, en el caso del ltimo pago, es esencial que, una vez pagado, se acredite este
hecho en el expediente, dentro del plazo de 60 das, contados desde la fecha en que quede
ejecutoriada la resolucin que autoriza la inscripcin en el registro respectivo. La forma de
acreditar el pago es presentando el comprobante original que acredita que se ha pagado la
tasa final o de registro.

No basta con realizar el pago, sino que es necesario que el solicitante lo acredite
en el expediente, adjuntando copia del mismo, de lo contrario se tendr por
abandonada la solicitud.

IV. Frases de Propaganda

El art. 18 bis b LPI establece que La inscripcin de marcas comerciales, indicaciones

geogrficas y denominaciones de origen, estarn afectas al pago de un derecho equivalente a
tres unidades tributarias mensuales. Lo anterior, se hace extensible a las frases de
propaganda. Este pago se debe realizar en dos momentos, una UTM al comienzo del trmite y
dos UTM al final del trmite.

Las frases de propaganda solamente se encuentran afectas a la disposicin del art. 18

bis b, no encontrndose sujetas al pago por clase sealado en el art. 23 bis a, para marcas para
productos y servicios y establecimientos comerciales e industriales.

En concordancia con lo anterior, una frase de propaganda se puede registrar, adherida

a una marca inscrita en muchas clases, pagando en total 3 UTM.

122
V. Establecimientos comerciales

En virtud de lo dispuesto en el art. , adems, el pago se recarga por cada regin para la cual
se solicita proteccin. En consecuencia el pago por cada clases debe multiplicarse por el
nmero de regiones para la cual se solicita el registro.

VI. Procedimiento de Renovaciones

La duracin del registro marcario es de 10 aos renovables indefinidamente por periodos

iguales. Para poder renovar una marca es necesario, por otro lado, pagar una tasa de
renovacin al final de cada periodo.

El monto de la tasa de renovacin corresponde al doble de la tasa de registro, es decir, 6

UTM por cada clase para la cual haya sido registrada.

Es necesario destacar que las indicaciones geogrficas o denominaciones de origen no

estarn afectas al pago de renovacin, debido a que el registro las de indicaciones geogrficas
o denominaciones de origen tiene una duracin indefinida.

A. Si la tramitacin es presencial

Se debe pedir una orden de pago en las dependencias de INAPI. En efecto, segn el art.
90 RLPI las rdenes de pago correspondientes sern emitidas por INAPI, por medios
fsicos o electrnicos, debiendo acreditarse el hecho del pago, ya sea material o
electrnicamente.

Pagar en cualquier banco de la plaza o en la Tesorera General de la Repblica.

No es suficiente pagar, sino se debe acreditarse el pago a travs del comprobante de

pago, que se debe acompaar al momento de presentar la solicitud, sin este
documento la solicitud no ser recibida.

123
 B. Si la solicitud es electrnica

Se debe acceder a tramitacin en lnea.

En este caso, la acreditacin del pago se produce de forma automtica, es decir, no es

necesario acudir a las dependencias de INAPI.

VII. Plazo de Gracia

Para el caso de las renovaciones, el art. 18 bis b) de la Ley, establece que el pago podr
efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con una sobretasa
de 20% por cada mes o fraccin de mes contados a partir del primer mes de expiracin del
plazo establecido en el artculo 24 de esta ley, el cual es de 30 das.

Plazo 30 das 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes

Monto 6 UTM 7,20 UTM 8,40 UTM 9,60 UTM 10,80 12 UTM 13,2 UTM
UTM

Es importante destacar, que la renovacin se puede pedir siempre hasta 30 das

despus del vencimiento de la marca. En cambio, el pago podr realizarse con la
sobretasa antes sealada, dentro de lo seis meses siguientes. Es decir, la presentacin
de la renovacin no ser vlida despus de los 30 das contados desde el vencimiento
de la marca.

VIII. Procedimiento de Reembolso o Devolucin de Tasas

El art. 18 bis b LPI establece el principio bsico de los rembolsos o devoluciones de tasas.
En efecto, el artculo antes sealado establece que: Aceptada la solicitud, se completar el
pago del derecho y, si es rechazada, la cantidad pagada quedar a beneficio fiscal. En efecto, la
ley permite que las tasas queden a beneficio fiscal, cuando la marca es aceptada y cuando es
rechazada.

124
 Por lo anterior, existen situaciones que no son ni aceptacin ni rechazo de la marca, en
las cuales el solicitante tiene la facultad de solicitar la devolucin de las tasas ya pagadas,
entre estas situaciones, podemos mencionar:

Pago en exceso
Desistimiento de la marca
Abandono de la marca

A. Pago en Exceso

La primera causal de rembolso corresponde al pago en exceso realizado por el

solicitante. En efecto, muchas veces, el solicitante ya sea por error o por descuido paga una o
ms clases de que las que le corresponderan,

Por ejemplo: En el caso de la marca YYY solicitud N 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario,
clase 25, el solicitante slo debe pagar 2 UTM en el primer pago, que es lo que corresponde
por ambas clases. Si, en cambio, paga 3 UTM, puede solicitar el rembolso de la UTM pagada en
exceso.

B. Desistimiento de la Marca

El desistimiento de la marca consiste en la renuncia voluntaria de la solicitud de marca

comercial. En este sentido, el desistimiento puede ser total o parcial.

Desistimiento total: Corresponde a la renuncia que afecta a toda la cobertura de una

solicitud de marca comercial. En este caso, el solicitante puede pedir la devolucin de todas
las tasas pagadas,

Por ejemplo: En el caso de la marca YYY solicitud N 123 para gafas de sol, clase 9 y vestuario,
clase 25. El solicitante puede pedir la devolucin de las 2 UTM pagadas.

125
 Desistimiento parcial: Corresponde a la renuncia que afecta a parte de la cobertura
(clase de productos o de servicios). En este caso, la renuncia parcial puede recaer o no
completamente en una clase; sin embargo, slo podr solicitar devolucin cuando, como
resultado de la limitacin de cobertura, se elimine una de las clases para las cuales se est
solicitando la marca.

Por ejemplo: En el caso de la marca YYY solicitud N 123 para gafas de sol, radio transistores,
computadores, clase 9 y vestuario, clase 25. El solicitante puede desistirse parcialmente de los
radio transistores y los computadores, caso en el cual no podr pedir rembolso de ninguna
tasa, debido a que no se afectan el nmero de clases. Es decir, la clase 9 y 25 permanecen
inalterables:

En el caso de la marca YYY solicitud N 123 para gafas de sol, radio transistores, computadores,
clase 9 y vestuario, clase 25. Otro caso, corresponde a la renuncia de una clase completa o a
todos los elementos de que contiene una clase. En efecto, aqu se altera el nmero de clases,
por lo tanto, el solicitante puede pedir devolucin de la clase desistida.

C. Abandono de la Marca

El abandono de la marca se produce cuando el solicitante no cumple alguna formalidad

de tramitacin, de acuerdo a lo establecido en el art. 22 LPI.

En este caso, el solicitante puede solicitar la devolucin de todas las tasas pagadas.

Ejemplo en que se declara el abandono:

Caso en que de acuerdo al Art. 22 LPI, en que luego del examen formal se solicita que se
realicen correcciones dentro de 30 das. En caso que no se realicen las correcciones dentro
del plazo, la solicitud se tendr por abandonada.

Es importante destacar, que toda solicitud de rembolso de tasas debe hacerse a travs
de los formularios disponibles en la caja de INAPI (ver anexo 3).

126
IX. Apelaciones

Segn el art. art 18 bis c, la presentacin de apelaciones estar afecta a una consignacin
de dos UTM. El comprobante de pago debe acompaarse al momento de la presentacin de la
apelacin. En el caso que la apelacin sea acogida, el dinero ser devuelto. Por otro lado, si la
apelacin es rechazada y la resolucin o sentencia apelada es confirmada, el dinero de la
consignacin quedar a beneficio fiscal.

Para que el dinero sea devuelto es necesario que al formulario del anexo 3 se acompae la
resolucin de alzada y la copia del comprobante de pago.

X. Otras Inscripciones

La LPI en su art. 18 bis d, por su parte, establece que se encontrarn sujetas al pago de una
UTM, la inscripcin de los siguientes actos:

Transferencias de dominio
Licencias de uso
Prendas
Cambios de nombre
Cualquier otro tipo de gravmenes, como por ejemplo, embargos

La sancin a la no inscripcin de estos actos, es la inoponibilidad a terceros.

127
ANEXO I
Tasas Fijadas por la Ley 19.039

Tipo de Derecho o Tasas Oportunidad

Actuacin
Marcas de productos 3 UTM por clase Primer pago: 1 Al momento de presentar la
UTM solicitud
Segundo pago: Dentro de los 60 das contados
2 UTM desde la concesin
Marcas de servicios 3 UTM por clase Primer pago: 1 Al momento de presentar la
UTM solicitud
Segundo pago: Dentro de los 60 das contados
2 UTM desde la concesin
Marcas de 3 UTM por clase y 3 Primer pago: 1 Al momento de presentar la
establecimiento UTM por Regin UTM y 1 UTM solicitud
comercial por Regin
Segundo pago: Dentro de los 60 das contados
2 UTM y 2 por desde la concesin
Regin
Marcas de 3 UTM por clase Primer pago: 1 Al momento de presentar la
establecimiento UTM solicitud
industrial Segundo pago: Dentro de los 60 das contados
2 UTM desde la concesin
Indicacin geogrfica 3 UTM Primer pago: 1 Al momento de presentar la
e indicacin de origen UTM solicitud
Segundo pago: Dentro de los 60 das contados
2 UTM desde la concesin
Frase de propaganda 3 UTM por frase de Primer pago: 1 Al momento de presentar la
propaganda UTM solicitud
Segundo pago: Dentro de los 60 das contados
2 UTM desde la concesin
Renovacin de 6 UTM por marca En una sola Hasta 6 meses desde el
cualquier derecho* independientemente oportunidad vencimiento de la marca,
de la cantidad de siempre y cuando se haya
clases solicitado hasta 30 das desde el
vencimiento

128
 Anotaciones de 1 UTM En una sola Dentro de los 60 das contados
transferencias de oportunidad desde la concesin
dominio, licencias de
uso, prendas y
cambios de nombre y
cualquier otro tipo de
gravmenes
Apelacin 2 UTM En una sola Al momento de presentar la
oportunidad apelacin
* Las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen no se renuevan.

129
ANEXO II
Tasas Fijadas por el Director

Tipo de Servicio Valor en Pesos Valor en Caso de

Urgencia*
Formulario de presentacin de
marcas comerciales,
denominaciones de origen e 1.000 ---------
indicaciones geogrficas y de
anotaciones marginales

Ttulos de registro de marcas

comerciales, denominaciones de 9.000 18.000
origen e indicaciones geogrficas.
Certificacin de registro de marcas
comerciales, denominaciones de 9.000 18.000
origen e indicaciones geogrficas.
Certificacin de anotaciones
marginales de marcas comerciales, 9.000 18.000
denominaciones de origen e
indicaciones geogrficas.
Otras certificaciones relacionadas
con los derechos de propiedad 9.000 18.000
industrial.
Fotocopia del libro de registro,
fotocopia simple de fallo del 2.500 5.000
Instituto y del Tribunal de
Propiedad Industrial.
Certificacin de fallos del Instituto 3.000 6.000
y del Tribunal de Propiedad
Industrial.
Fotocopia simple de solicitudes y
antecedentes de marcas
comerciales, denominaciones de 200 --------
origen e indicaciones geogrficas y
documentos legales de

130
 anotaciones marginales

Fotocopia simple de leyes,

reglamentos y decretos 200 --------
relacionados con la propiedad
industrial.
Fotocopias no relacionadas con la 200 --------
propiedad industrial.
*El plazo para entregar este tipo de documentos es de 24 horas.

131
 Parte 10
Clasificacin de Marcas Comerciales

I. Introduccin

Para solicitar una marca comercial en Chile de acuerdo al Art. 23 LPI y Art. 9 RLPI- es
necesario clasificar los bienes y servicios, en alguna de las 45 clases- 34 de productos y 11 de
servicios- que comprende el Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas de Niza (Clasificacin de Niza).

La clasificacin y su examen es un proceso complejo debido a que las categoras o

clases son de carcter especfico. Es por esto que el presente documento pretende ofrecer al
examinador un amplio recuento de los principales problemas que se presentan en la prctica.

Chile no ha adherido al Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de Marcas de Niza (Clasificacin de Niza), que administra la OMPI, pero lo utiliza
pues se trata de un parmetro de amplia utilizacin a nivel mundial, que permite hacer ms
efectivo el ejercicio de bsqueda y comparacin entre productos o servicios, a los efectos de
determinar si eventualmente pudiesen existir conflictos o no derivados de la igualdad o
similitud entre productos y servicios.

II. Finalidad de la Clasificacin

La Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de

Niza tiene el objetivo de ordenar los productos y servicios solicitados, con el fin de facilitar la
bsqueda de marcas registradas similares o parecidas a la solicitada.

Por otro lado, la cantidad de clases determina el nmero de tasas que el solicitante
debe pagar. En efecto, el artculo 23 bis A. de la Ley 19.039 establece que: Para los efectos del
pago de derechos, la solicitud o inscripcin de una marca para productos y servicios se tendr
como una solicitud o registro distinto por cada clase, cualquiera sea el nmero de productos o
servicios especficos incluidos en cada una.

132
III. Clasificador Internacional

El examinador, por su parte, debe comprobar que la correcta clasificacin de las

solicitudes se encuentre en concordancia con la ltima versin vigente en Chile del
Clasificador de Niza, el cual fue adoptado por el Decreto N 897 del Ministerio de Economa,
Fomento y Reconstruccin publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1971. El RLPI
se encuentra en concordancia al sealar en su definicin del art. 2: Clasificador de Marcas
Comerciales: el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de
Niza del 15 de junio de 1957 y sus posteriores modificaciones.

Actualmente la versin del Clasificador utilizado por INAPI corresponde a la Octava Edicin.
Esta clasificacin debe ser considerada tambin al momento de presentar solicitudes para la
renovacin de marcas.

Para efectos de examen es necesario destacar que la Clasificacin de Niza ha sufrido

mltiples modificaciones en cada una de sus versiones. Por lo anterior, en el caso de las
solicitudes nuevas debe atenerse a la ltima versin vigente en Chile.

En cuanto a las solicitudes de renovacin es necesario, muchas veces, reclasificar la

marca, de acuerdo a la ltima versin del clasificador. Por ejemplo, los servicios mdicos se
encontraban en la clase 42 hasta la 7 versin del Clasificador mientras hoy se encuentra en la
clase 43. En estos casos la renovacin se otorgara slo previa reclasificacin.

IV. Clases

Para revisar la clasificacin, el examinador debe remitirse a los puntos 4 y 5 del formulario
para los distintos tipos de solicitud.

A. Formulario de Productos

133
B. Formulario de Servicios

C. Formulario de Establecimiento Comercial

D. Formulario de Establecimiento Industrial

134
La clases constituyen una referencia para los efectos de determinar la similitud o parecido
de los productos o servicios descritos. En efecto, los productos o servicios no podrn
considerarse similares entre s en razn de que, en cualquier registro o publicacin de la
Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificacin de Niza.
Por otro lado, y siguiendo la misma lgica: Los productos o servicios no podrn
considerarse diferentes entre si por razn de que, en cualquier registro o publicacin de la
Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificacin de Niza.

135
 Parte 11
Procedimiento de Clasificacin

I. Forma de Clasificar

El art. 9 del RLPI seala que se debe indicar en la solicitud la Enumeracin de los
productos y/o servicios que llevarn la marca y la(s) clase(s) del Clasificador Internacional para
las cuales se solicita proteccin. En el caso de establecimiento comercial o industrial se deben
especificar los productos del giro del negocio y las clases a las que pertenecen y la o las regiones
para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento
comercial.

La descripcin de la cobertura debe ser clara, con el fin que los examinadores no
tengan problemas para realizar la bsqueda de marcas similares o parecidas, pero muy
especialmente para que terceros puedan analizar eventuales conflictos con marcas u otros
derechos preexistentes.

Debe ser suficiente para permitir que cualquier persona con un conocimiento acerca
del servicio o producto ofrecido pueda determinar la naturaleza de stos, sin necesidad de
explicaciones adicionales.

Es preferible que las descripciones se construyan a partir de un lenguaje simple; sin

embargo, debe permitirse la inclusin de un lenguaje tcnico en el caso de ciertos
servicios y productos.

II. Criterios de Clasificacin

Los solicitantes deben indicar claramente los productos y servicios que distingue la
marca solicitada y la clase en la cual se encuentran.

La especificacin clara y precisa de la cobertura -es decir, de los bienes y servicios que
comprende- es determinante para posibles casos de infraccin de la marca misma conforme al

136
 art. 28 LPI, debido a que normalmente la cobertura define el mbito de proteccin de la marca
registrada. Por otra parte, la cobertura debe ser clara y precisa debido a los posibles casos de
colisin marcaria con solicitudes posteriores, como se ver posteriormente.

Por lo anterior, al momento del examen debe tenerse en consideracin que no se

pueden permitir descripciones muy generales que afecten la precisin y claridad. De este
modo, no se permiten expresiones como:

todos los productos, todos los servicios, todos los productos de la clase o todos los
servicios de la clase.

Lo sealado anteriormente para las solicitantes de productos o servicios es igualmente

vlido para los establecimientos comerciales e industriales. En efecto, en ambos casos se debe
sealar los productos o servicios que se pretende distinguir.

Se debe considerar al momento del examen, que los productos o servicios descritos
deben interpretarse en relacin a la clase solicitada, por ejemplo, artculos de vestuario,
clase 25, no comprende todos los artculos de vestuario sealados en otras clases, como
sera los de la clase 9, donde se encuentran el vestuario para la proteccin contra
accidentes.

III. Principios Generales de Clasificacin

Es importante que al momento de la clasificar los bienes y servicios, se recurra

directamente al texto del Clasificador Internacional y se recomienda utilizar el lenguaje del
Clasificador.

Sin embargo, en caso que no se encuentre el producto o servicio que se pretende

clasificar expresamente indicado en el texto, se puede recurrir a los siguientes criterios de
clasificacin que se encuentran en el texto oficial de la Octava Versin del Clasificador
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de Niza.

137
 A. En caso de productos

1. Producto final

stos se clasifican segn su funcin o su destino.

En el caso, que no se encuentre la funcin o destino en ninguno de los ttulos del

clasificador, se clasificar el producto final por analoga con otros productos finales similares
que figuren en la lista alfabtica.

Por ltimo, si no existe ninguno, se utilizarn otros criterios, tales como la materia de
la que est hecho o su modo de funcionamiento.

2. Un producto compuesto o con usos mltiples

Se pueden clasificar en todas las clases que correspondan a cada una de sus
funciones o de sus destinos.

En el caso que las funciones o destinos no se mencionan en ningn ttulo de las clases,
se aplicarn los criterios mencionados en la letra anterior, por ejemplo: un radio-despertador.

3. Materias primas, en bruto o semi-elaboradas

Se clasificaran tomando en consideracin la materia de la que estn compuestas, por ejemplo:

materias plsticas en bruto, clase 1.

4. Productos elaborados para ser elementos o partes de otro

Deben clasificarse segn su individualidad y no en la misma clase del producto

que formarn parte.

138
 Sin embargo, se clasifican en la clase de estos ltimos cuando no puedan,
normalmente, tener otras aplicaciones. Por lo tanto, se aplica el criterio establecido en la letra
a), por ejemplo: cadenas de elevador, clase 7, se encuentran en la misma clase que los
elevadores, clase 7.

5. Productos que no pueden ser clasificados conforme a su funcin y se

encuentran compuestos por ms de una materia.

La clasificacin se hace, en principio, en funcin de la materia predominante.

6. Estuches adaptados para los productos que van a contener.

Estos se clasifican, en principio, en la misma clase que el producto.

B. En caso de los servicios

1. Servicios en general.

Se clasifican de acuerdo a las ramas de las actividades definidas por los ttulos de
las clases de servicios y sus notas explicativas. De lo contrario se clasifican por analoga con
otros servicios similares que figuren en la lista alfabtica.

2. Servicios de arrendamiento

Se clasifican en las mismas clases en que se clasifican los servicios que se prestan
con la ayuda de los objetos arrendados, por ejemplo: el arrendamiento de automviles
pertenece a la clase 39, donde se encuentran los servicios de transporte.

3. Servicios de asesora, informacin o consultora

Se clasifican en la misma clase que los servicios sobre los que versa el
asesoramiento, la informacin o la consulta, por ejemplo: consultas y asesoras en materia de

139
telecomunicaciones correspondera en la clase 38, consultora en materia de recursos
humanos en la clase 35.

C. Criterios Especiales

Existen ciertas clasificaciones de productos y servicios que normalmente presentan

problemas.

1. Servicios de logstica

Los servicios de logstica propiamente tal, no existen como un servicio, sino que
generalmente comprenden una serie de actividades relacionadas con el transporte. Por lo
anterior, normalmente se deben clasificar como servicios de transporte clase 39.

2. Servicios de consultora

Los servicios de consultora o asesora se clasifican, generalmente, en la clase en

la cual se clasifica la materia de la consultora o asesora. Es decir, el medio como este servicio
es entregado es irrelevante, lo importante es la materia sobre lo que versa la consultora o
asesora, por ejemplo: los servicios de consultora o asesora en publicidad pertenecen a la
clase 35; la consultora o asesora en telecomunicaciones a la clase 38.

Servicios Clase
Consultora en direccin de negocios
Consultora en materia de recursos humanos
Consultora en organizacin y direccin de
negocios 35
Servicios de consultora comercial y en gestin
Asesora en economa

Consultora en materia de seguros

Consultora en materia inmobiliaria
Consultora financiera 36
Servicios de asesora en inversiones

140
Servicios de consultora en materia de
construccin
37

Servicios de consultora en el mbito de la

telecomunicacin
Servicios de consultora, informacin y 38
asesoramiento en el campo de las
telecomunicaciones
Servicios de informacin y asesora relacionados
con servicios de telecomunicaciones

Servicios de consultora en materia de transporte

Servicios de consultora en materia de 39
organizacin de viajes.

Servicios de consultora en materia de educacin

Servicios de consultora en materia esparcimiento
y entretencin 41

Servicios de consultora en materia jurdica

Servicios de consultora en materia de anlisis y de
investigacin industrial 42
Consultora en propiedad intelectual
Servicios de consultora en materia de diseo y
desarrollo de ordenadores y software
Consultora en ahorro de energa
Servicios de consultora y asesora en el campo del
hardware y software informticos
Servicios de consultora en materia mdica
Servicios de consultora en materia de higiene 44

Consultora en materia de seguridad

45

141
 3. Servicios de informacin

Los servicios de informacin se clasifican, generalmente, en la clase en la cual se

clasifica la materia de la informacin. Es decir, el medio por el cual el servicio es entregado es
irrelevante, lo importante es la materia sobre lo que versa la informacin.

Servicios Clase
Agencias de informacin comercial
Informacin sobre negocios
Bsqueda de informacin en archivos informticos
para terceros 35
Informacin y asesoramiento comerciales al
consumidor
Informaciones e informes de negocios

Facilitacin de informacin relativa a precios y

disponibilidad de instrumentos de deuda
Informacin en materia de seguros 36
Informacin financiera para inversores
Servicios de asesora, consultora, investigacin e
informacin en relacin con las finanzas
Servicios de informacin acerca de valores y
acciones

Informacin sobre construcciones

Instalacin, mantenimiento y reparacin de
equipos para el tratamiento de la informacin y los 37
ordenadores, as como sus perifricos
Informacin sobre reparaciones

Acceso multiusuario a redes informticas globales

142
de informacin para la transferencia y divulgacin
de una amplia gama de informacin 38
Agencias de informacin [noticias]
Difusin y transmisin de informacin a travs de
redes o Internet
Facilitacin de acceso multiusuario a redes
informticas para la transferencia y difusin de
una amplia gama de informacin
Servicios de informacin relacionados con las
telecomunicaciones

Informacin sobre almacenamiento

Servicios de informacin y asesoramiento sobre 39
viajes y transporte

Informacin sobre tratamiento de materiales 40

Informacin sobre actividades de entretenimiento
Informacin sobre educacin 41

Facilitacin de informacin de tecnologa cientfica

Informacin meteorolgica 42
Servicios de informacin en propiedad intelectual
Servicios de informacin de restaurantes 43
Servicios de informacin y asesoramiento en
materia de salud 44

Servicios de informacin en materia de seguridad

45

4. Servicios de arrendamiento

143
 Los servicios de arrendamientos se encuentran clasificados, principalmente, en la
misma clase de los servicios provistos. Es decir, al igual que los servicios de asesora,
consultora e informacin.

Servicios Clase
Arrendamiento de distribuidores automticos
Arrendamiento de espacios publicitarios
Arrendamiento de fotocopiadoras
Arrendamiento de mquinas y aparatos de oficina 35
Arrendamiento de material publicitario

Arrendamiento de apartamentos
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de distribuidores de efectivo o 36
cajeros automticos
Arrendamiento de de oficinas

Arrendamiento de excavadoras, gras y mquinas

para la construccin
Arrendamiento de mquinas de limpieza 37
Arrendamiento de excavadoras

Arrendamiento de aparatos de telecomunicacin

Arrendamiento de aparatos para el envo de
mensajes 38
Arrendamiento de telfonos
Arrendamiento de tiempo de acceso a redes
informticas mundiales
Arrendamiento y explotacin de sistemas y
aparatos de telecomunicaciones

Arrendamiento de almacenes
Arrendamiento de automviles 39

Arrendamiento de aparatos de aire acondicionado

144
 Arrendamiento de mquinas de tejer 40

Arrendamiento de aparatos de radio y televisin

Arrendamiento de aparatos y accesorios
cinematogrficos
Arrendamiento de equipos de buceo
Arrendamiento de canchas de tenis 41
Arrendamiento de cintas de vdeo pregrabadas,
discos de vdeo, pelculas cinematogrficas,
aparatos de video

Arrendamiento de ordenadores y actualizacin de

software informtico 42
Arrendamiento de servidores web

Arrendamiento de alojamiento temporal 43

Arrendamiento de construcciones transportables
Arrendamiento de sillas, mesas, mantelera y
cristalera

Arrendamiento de aparatos mdicos

Arrendamiento de material para explotaciones
agrcolas 44
Arrendamiento de instalaciones sanitarias

Arrendamiento de instalaciones sanitarias 45

Arrendamiento de prendas de vestir

5. Servicios prestados por corporaciones, clubes y fundaciones

Los servicios prestados por las corporaciones, clubes y fundaciones se clasifican

de acuerdo a la naturaleza del servicio, por ejemplo, si el club presta servicios de entretencin,
se deben clasificar dentro de la clase 41. Por otro lado, especial mencin se debe hacer de los

145
servicios de beneficencia y los servicios relacionados con la ayuda humanitaria y de caridad
que generalmente se encasillan en la clase 45.

6. Servicios prestados a travs de internet

Servicios Prestados a travs de Internet

Es necesario aclarar que internet corresponde a un medio para prestar un servicio no a un servicio
en si, por lo tanto, se rige por las reglas aplicables a los otros medios de prestar los servicios.

Por otro lado, no existe el servicio de pgina web, sino que los servicios pueden
prestarse a travs de una pgina web. Es importante destacar que en el caso que la cobertura
se describa como servicio de pgina web, el examinador debe solicitar que al solicitante que
aclare los servicios, por ejemplo:

La marca YYYX solicitud N 123 para distinguir servicios de telecomunicaciones en

general, entrega de informacin va medios computacionales, servicios de acceso a redes
globales de informacin, servicios de comunicaciones y transmisiones de datos por medio de
internet world wide web y otras bases de datos o formas de transmisin de datos o mensajes por
medio de terminales de computacin, portal web.

En este caso la expresin portal web debe aclararse con el fin de sealar en forma
inequvoca el servicio de la clase 38 al cual se refiere. Por otro lado, tambin el solicitante,
siguiendo las reglas generales, puede eliminar la frase.

7. Servicios de Retail o Venta

Los servicios de retail o venta de la clase 35 deben especificar los productos que
se relacionan a estos servicios, por ejemplo: no es posible solicitar la cobertura para venta de
productos al menudeo. Tampoco basta con la expresin todos los productos de la clase, sino
que deben detallarse los productos.

146
 D. Palabras que deben ser Especificadas u Omitidas

Como ya se mencion, la descripcin de la cobertura debe ser clara y precisa. Para cumplir
con este fin es necesario especificar ciertas palabras:

1. Partes y Accesorios

Las palabras partes y accesorios no pueden aceptarse en la descripcin sin una

especificacin, por ejemplo: se debe pedir especificacin si la cobertura es descrita como
partes de la clase 07. En este caso una redaccin alternativa sera partes de motores de la
clase 07.

2. Aparatos, Instrumentos, Equipos y Sistemas

No se puede admitir en la descripcin la palabra aparatos sin estar acompaada de

otros elementos que sirvan para especificar la cobertura. Se debe sealar sobre cules tipos
de aparatos se est solicitando proteccin, por ejemplo: no se permite aparatos clase 09,
pero si aparatos de seguimiento, control y regulacin de vlvulas y partes de vlvulas, clase 09.

3. Productos y Servicios

Como ya se ha sealado, la descripcin de cobertura que contenga expresiones de este

tipo deben ser clarificadas, por ejemplo, no es posible aceptar a tramitacin una marca
solicitada para productos de la clase 09 o servicios de la clase 35, pero si productos
electrnicos de la clase 09 o servicios de marketing de la clase 35.

4. Relacionados y Similares

Al momento de analizar la cobertura es necesario destacar que deben excluirse

coberturas que incluyan trminos tales como, y los dems productos relacionados o y los
dems productos similares. En estos casos se debe pedir que los solicitantes especifiquen los
servicios solicitados.

147
 5. Abreviaciones

Las abreviaciones deben ser evitadas debido a que pueden tener ms de un significado
o el significado puede variar con el transcurrir el tiempo.

IV. Examen de la Clasificacin

Para el anlisis de la cobertura de la solicitud de marca se recomienda:

A. Anlisis sobre claridad y precisin de la cobertura descrita

En el caso que no sea clara o precisa, se debe solicitar:

Que se clarifique la cobertura dentro de 30 das hbiles, en el caso que no indique claramente
los productos o servicios, como por ejemplo: Todo lo relacionado a transmisin electrnica de
datos, para la clase 38 o Productos del campo, clase 29.

Que se rectifique cobertura dentro de 30 das hbiles, en el caso que el solicitante presente
productos o servicios en una clase diferente a la que corresponde segn el Clasificador.

Por ejemplo: Servicios mdicos y cosmetolgicos en la clase 41 debiendo sealar la clase 43.

B. Anlisis sobre exigencia de claridad y precisin

La interpretacin debe realizarse con moderacin poniendo atencin al caso concreto.

De este modo el examinador no podr exigir clarificar una cobertura a un nivel tan detallado
que obligue a detallar el producto o servicio casi en su individualidad o subclase.
Por ejemplo: no se podr pedir que se indique especficamente qu especies de papas
se pretende proteger en la clase 31, basta con sealar la referencia a papas o incluso
vegetales de la clase 31.

148
 C. Marca con posibilidad de cobertura mayor a la solicitada

Si la solicitud seala un tipo de producto o servicio que se encuentra correctamente

clasificado, pero a su vez podra encasillarse en otras clases, debe entenderse bien
clasificados, no debindose exigir alguna aclaracin.

Por ejemplo: en el caso que se soliciten como productos los aceites de la clase 01, se
debe entender que el solicitante no desea registrar la marca para otras clases, como sera la
clase 02, que incluye otros tipos de aceite, por lo que no debera ser observada.

D. Carga de correccin de la cobertura

La carga de corregir la cobertura de la solicitud en caso de errores recae siempre en el

solicitante, por lo que es inadmisible que los examinadores corrijan de oficio las solicitudes.

E. Herramientas para examen de la cobertura

Para efectos del examen de la cobertura se puede recurrir directamente a las pginas de
la OMPI al link http://www.wipo.int/classifications/nice/en/nice_archives.html en la cual se
encuentra la 8 versin oficial del Clasificador de Niza en ingls y francs. Por otro lado, la
pgina de la OEPM posee un buscador en espaol que puede ser til.

http://oami.europa.eu/euroace/euroaceservlet?action=search&langid=es#

Se debe tener en cuenta al utilizar un buscador internacional que estos se encuentran actualizados a
la ltima versin del clasificador correspondiente a la novena edicin, en tanto que INAPI utiliza la
octava edicin para la recepcin de todas sus solicitudes.

V. Casos de Clasificaciones Defectuosas

Las coberturas de las solicitudes son revisadas por un examinador, el cual se encuentra
encargado de velar por la correcta clasificacin de la cobertura de la solicitud.

149
 Es necesario destacar que existen, principalmente, dos clases de defectos que se pueden
encontrar en la solicitud:

Especificaciones poco claras o incomprensibles

Productos o servicios mal clasificados

A. Especificaciones poco Claras o Incomprensibles

En el caso de expresiones que son poco claras o incomprensibles, el examinador debe

solicitar que aclare los productos o servicios, por ejemplo:

La marca YYY solicitud N 123, para servicios de apoyo social y servicios legales, clase
42. En este caso se debe pedir aclaracin de los servicios de apoyo social, que no
corresponden a clase 42, para que verifique cobertura y rectifique los servicios.

En el caso de la aclaracin es necesario destacar que los servicios de apoyo social,

debido a que estos podran clasificarse en la clase 45.

Otro caso, de descripciones defectuosas se produce cuando se utilizan palabras

ininteligibles

Por ejemplo:
Publicaciones peridicas, no peridicas, diarios, revistas, libros, folletos, catlogos, brochures e
impresos en general, papel, cartn y artculos de estas materias, no comprendidos en otras
clases; productos de imprentica destinados a la utilizacin en la enseanza, clase 16..

En este caso, es posible pedir aclaracin al solicitante acerca del significado de la

palabra o en su caso, la rectificacin de la misma.

Es importante destacar que muchas veces se pretende ocultar la naturaleza descriptiva de un trmino
utilizando coberturas muy amplias. En este caso, el examinador debe solicitar que la cobertura sea
aclarada o especificada con el fin de determinar la verdadera cobertura.

150
 B. Productos o Servicios mal Clasificados

Las solicitudes se encuentran mal clasificadas cuando los productos o servicios

descritos corresponden totalmente a otras clases. Por esta razn, existen tres alternativas en
el caso que los productos o servicios pertenezcan a otras clases, que son las siguientes:

1. Eliminacin de un Producto o Servicio

Como se seal se puede presentar la situacin en la cual un producto o servicio no

corresponda a la clase en la cual se encuentra descrita, por esta razn el solicitante puede
eliminarlos de la clase descrita, por ejemplo, si la solicitud indica: Pastelera y confitera.
tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues, cuchufles, trufas, cocadas,
gomitas, galletas, queques, helados, alimentos para bebs, clase 30. El solicitante puede pedir
que se elimine alimentos para bebs que corresponden a productos de la clase 5.

Servicios de telefona celular, servicios de telefona local y larga distancia, servicios de

telecomunicaciones satelitales, servicios de publicidad, servicios de telecomunicaciones por fibra
ptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38. El solicitante
puede pedir que se elimine servicios de publicidad que corresponden a servicios de la clase
35.

2. Traspaso a Otra Clase de los Productos o Servicios mal Clasificados

En el caso que un producto y servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra

descrita y la solicitud cuente con ms de una clase, puede el solicitante pedir que los
productos o servicios mal clasificados sean trasladados a las clases respectivas, siempre y
cuando, dentro de la misma solicitud se hayan pedido la clases a la cual pertenecen estos, por
ejemplo:

Se solicita la marca YYY registro N 123, para distinguir:

151
Pastelera y confitera. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues,
cuchufls, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, alimentos para bebs, clase 30.
En este caso, el solicitante puede pedir, luego de que se le hayan presentado las
observaciones, que se trasladen los productos alimentos para bebs a la clase 5.

Productos farmacuticos y veterinarios; productos higinicos para la medicina; sustancias

dietticas para uso mdico, alimentos para bebes; emplastos, material apara apsitos; material
para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la
destruccin de animales dainos; fungicidas, herbicidas, clase 5.

En el caso de los servicios ocurre algo similar:

Se solicita la marca YYY registro N 123, para distinguir:

Servicios de telefona celular, servicios de telefona local y larga distancia, servicios de

telecomunicaciones satelitales, servicios de publicidad, servicios de telecomunicaciones por fibra
ptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38.

El solicitante puede pedir que se trasladen los servicios de publicidad que

corresponden a servicios de la clase 35.

Servicios de suscripciones a revistas y peridicos, servicios de publicidad, servicios de compra y

venta al pblico de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicacin
interactiva de datos, mensajes, imgenes, textos y combinaciones de estos, por medios
computacionales, world wide web y otras redes, clase 35.

3. Adicin de clases a las ya solicitadas

En el caso que un producto y servicio no corresponda a la clase en la cual se encuentra

descrita y el solicitante no pueda trasladar los productos y servicios a las clases que
correspondan por no haber sido solicitadas, el solicitante podr pedir la inclusin de una o

152
ms clases que comprendan a los productos o servicios mal clasificados, pagando las
respectivas tasas.

Por ejemplo:

Pastelera y confitera. tortas, pan de pascua, galletas, queques, sustancias, merengues,

cuchufles, trufas, cocadas, gomitas, galletas, queques, helados, alimentos para bebs, clase 30.
En este caso, el solicitante puede agregar a la cobertura alimentos para bebe, clase 5.

Servicios de telefona celular, servicios de telefona local y larga distancia, servicios de

telecomunicaciones satelitales, servicios de publicidad, servicios de telecomunicaciones por fibra
ptica, servicios de telecomunicaciones digital de datos, voz, video, clase 38. En este caso, el
solicitante puede agregar a la cobertura servicios de publicidad, clase 35.

Es necesario destacar que no siempre se podr solicitar una clase extra:

No es posible solicitar una nueva clase, cuando los productos o servicios se encuentran bien
clasificados en la o las clases y siempre y cuando no se seale que corresponden
especficamente para productos o servicios de una determinada clase.

La adicin de una clase slo se podr hacer en el contexto del examen de forma y nunca podr
hacerse despus de la aceptacin a tramitacin.

Siempre se deben pagar las tasas por las nuevas clases.

Por ejemplo, no podrn agregarse clases, en los siguientes casos:

Si la marca YYY solicitud N 123, que distingue productos metlicos no comprendidos

en otras clases, clase 6. Se entiende que no es posible extender la cobertura ms all de lo
sealado por el solicitante, por tanto, nunca podr solicitarse, por ejemplo, hilos de aleaciones
metlicas, clase 9.

153
 Se podra, eventualmente, agregar una clase si la marca YYY solicitud N 123, que
distingue materiales metlicos para vas frreas, cables e hilos metlicos no elctricos,
cerrajera y ferretera metlica, hilos de aleaciones metlicas, clase 6. Se entiende que es
posible extender la cobertura ms all que la clase 6, debido a que los hilos de aleaciones
metlicas, corresponden a la clase 9.

Se podra, eventualmente, agregar una clase o ms clases a la marca YYY solicitud N

123, que distingue productos metlicos de todas las clases, clase 6. Se entiende que es posible
extender la cobertura ms all que la clase 6, debido a que los productos metlicos de todas
las clases no se restringen a la clase 6.

Por otro lado, si la marca YYY solicitud N 123, distingue slo materiales metlicos,
clase 6. Se entiende que no es posible extender la cobertura ms all que la clase 6, debido a
que la cobertura se restringe slo a los productos de la clase solicitada.

C. Productos Especificados en Clase incorrecta

En el caso que los productos objeto de la solicitud se encuentren claramente descritos

sin ninguna duda, es posible que el solicitante pida que estos productos se asignen a la clase
correcta.

Por ejemplo:

Productos farmacuticos, clase 43. En este caso, se puede solicitar que los productos sean
clasificados en la clase 5.

En este caso, si es pertinente, el solicitante deber acompaar un nuevo formulario.

D. Disconformidad entre Etiqueta y Cobertura

En el caso que la etiqueta indique otros productos o servicios que los descritos en la
cobertura, es necesario pedir al solicitante que aclare la marca al tenor de las etiquetas o que

154
acompae etiquetas nuevas, por ejemplo: si la marca YYY N 123, para productos
computacionales, clase 9 y acompaa una etiqueta como la siguiente:

YYY
Bebidas Gaseosas

Solucin 1: El solicitante podra enmendar esta observacin de la siguiente forma marca YYY
N 123, para bebidas gaseosas, clase 32

Solucin 2: el solicitante podra acompaar una etiqueta nueva, marca YYY N 123, para
productos computacionales, clase 9

YYY
Productos Computacionales

1. Disconformidad entre Etiqueta y el Titular

Si se solicita la marca YYY S.A. N 123, se solicita para productos computacionales,

clase 9, solicitada por Juan Garca (persona natural) y se acompaa una etiqueta como la
siguiente:

155
 YYY S.A.
Productos Computacionales

En este caso, es necesario pedir al solicitante que aclare titular al tenor de las etiquetas
o que acompae etiquetas nuevas, pues se estara haciendo uso de una persona jurdica. Las
soluciones pueden ser las siguientes:

Solucin 1: Si el solicitante decide aclarar titular al tenor de las etiquetas, puede enmendar
esta observacin de la siguiente forma: marca YYY N 123, productos computacionales, clase 9,
solicitada por YYY S.A. Es decir, se solicita rectificacin del titular para conformarlo con el
que se seala en la etiqueta.

YYY S.A.
Productos Computacionales

Solucin 2: Por otro lado, si el solicitante decide acompaar una etiqueta nueva, puede hacerlo
de la siguiente forma: marca YYY N 123, para productos computacionales, clase 9

156
 YYY
Productos Computacionales

2. Etiqueta que Contiene Elementos Genricos o Descriptivos

Las etiquetas pueden contener elementos genricos y descriptivos siempre y cuando no induzcan a
error o confusin respecto a la naturaleza u origen del producto

En relacin a esto, se pueden presentar dos casos:

La etiqueta no contenga elementos genricos que no induzcan a error o confusin

La etiqueta contenga elementos genricos que no induzcan a error o confusin

En el caso que la etiqueta no contenga elementos genricos que no induzcan a error o

confusin, no existe problema en aceptar a tramitacin la marca.

Por ejemplo:

marca YYY N 123, para productos computacionales, clase 9. En este caso, no habra
problemas, debido a que la etiqueta no induce a error o confusin. En efecto, la marca es
solicitada para productos computacionales y por otro lado, la etiqueta contiene los trminos
de la cobertura, los cuales se pueden considerar genricos en su conjunto.

157
 YYY
Productos Computacionales

En el caso que la etiqueta contenga elementos genricos que no induzcan a error o

confusin, pueden existir eventualmente problemas para aceptar a tramitacin la marca.

Por ejemplo:

marca YYY N 123, para productos computacionales, clase 9. En este caso, se presentan
algunos problemas, debido a que la etiqueta puede inducir a error o confusin. En efecto, la
marca es solicitada para productos computacionales y por otro lado, la etiqueta contiene
referentes a productos de limpieza.

YYY
Productos de Limpieza

VI. Proposicin de Cobertura

El examinador, puede proponer una cobertura que podr ser libremente aceptada por
el solicitante, cuando producto de mltiples observaciones el solicitante es pertinaz en su
error o errores.

158
VII. Frases de Propaganda

En el caso de de las frases de propaganda o slogans, es necesario destacar que al estar

compuesta las frases de propaganda por una marca base, ya registrada, y una frase de carcter
publicitario, de acuerdo al art. 23 del Reglamento, stas estn indisolublemente unidas a una
marca registrada previamente, art. 19 LPI y no pueden transferirse, cederse sin registro
principal, de acuerdo al art. 19 bis B.

Por lo anterior, la cobertura de las frases de propaganda debe coincidir con la de la

marca registrada y en ese sentido, el anlisis de los servicios y productos que distingue la
frase de propaganda debe coincidir o por lo menos no contener una cobertura ms amplia que
la marca registrada, por ejemplo; ENTEL, EN TELECOMUNICACIONES NADIE SABE MS,
solicitud N 869.582 para ser usada en servicios de telecomunicaciones, clase 38, debe tener
una cobertura idntica con el registro base ENTEL registro N 625.943.

VIII. Renovacin

En el caso de las renovaciones, se presentan algunas situaciones particulares. La

primera de ellas es lo referente a la reestructuracin de la clase con la 8 versin del
Clasificador de Niza. Entre otras, una de las ms grandes modificaciones es la de la clase 42, la
cual hasta antes del 2002 comprenda los servicios de las clases 43, 44 y 45.

En efecto, la clase 42 comprenda los servicios de provisin de comida y bebidas,

hospedaje temporal, servicios mdicos, higinicos y de belleza, servicios veterinarios y agrcolas,
servicios legales, investigacin cientfica e industrial, programacin de computadores y servicios
que no podan ser clasificados en otras clases.

Actualmente, los antiguos servicios se han distribuidos entre esta y la clase 43, 44 y
45:

Clase 42: Servicios cientficos y tecnolgicos as como servicios de investigacin y diseo

relativos a ellos; servicios de anlisis y de investigacin industrial; diseo y desarrollo de
ordenadores y software; servicios jurdicos.

159
Clase 43: Servicios de restauracin (alimentacin); hospedaje temporal.

Clase 44: Servicios mdicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para
personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer
necesidades individuales; servicios de seguridad para la proteccin de bienes y de personas.

El examinador puede exigir al solicitante que reclasifique la cobertura de acuerdo a la

divisin antes sealada. Y en los casos en que el registro fue concedido respecto a todos los
productos/servicios de la clase, se debe al momento de la renovacin, especificar todos los
productos o servicios.

160
ANEXO I
Relaciones de Clases

Normalmente, la bsqueda de productos o servicios debe remitirse a la clase a la cual

pertenecen, sin embargo, pueden existir productos o servicios pertenecientes a otras clases
que se relacionan estrechamente.

Clase Clase Productos o servicios relacionados en otra clase

relacionada
Clase 1 16 Adhesivos:

Clase 16: adhesivos o pegamentos para la papelera o la casa1.

Clase 2
Clase 3 5, 21, 35, 42 y Productos de la clase 3:
44
Clase 5: Productos de la clase 52.

Productos de belleza y cosmticos:

Clase 35: servicios de venta al por mayor o menor de productos de

belleza y cosmticos.
Clase 42. Servicios de belleza (7 versin)
Clase 44: servicios de belleza.

Detergente:

Clase 21: ropa impregnada con detergente de limpieza (8 versin)

Preparaciones para el cabello:

Clase 42: Servicios para el cuidado del cabello (7 versin)

1
Fallo DN N 139.994 marca ISOFIT. Sol. N 708.845.
2
Fallo DN N 137.021 marca BOTOX. Sol. N 691.904.

161
 Clase 44: Servicios para el cuidado del cabello (8 versin)

Pasta de dientes:

Clase 21: Cepillos de dientes, hilo dental

Clase 4 39 Combustible, petrleo, aceite y gas:

Clase 39: distribucin de combustible

Clase 5 3, 10, 30, 32 Productos clase 5:

Clase 3: Productos clase 33.

Productos farmacuticos:

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, dentales y

veterinarios4.

Comida diettica (para uso mdico) y para nios:

Clase 30: comida diettica y comida a base de cereales

Bebidas dietticas y para nios e infantes:

Clase 32: bebidas analcohlicas

Clase 6 19, 35 Construcciones de metal y materiales de estas estructuras, partes y

repuestos, materiales de construccin resistentes de metal:

Clase 39: construcciones no metlicas, materiales de construccin no

metlicas, partes y repuestos, materiales de construccin resistente
que no sean de metal.

3
Fallo DN N 137.021 marca BOTOX. Sol. N 691.904.
4
Fallo DN N 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N 726.045.

162
 Todos los productos contenidos en la clase 6:

Clase 35: Servicios de importacin, exportacin y representacin de

toda clase de productos5.

Clase 35: Venta de toda clase de productos 6.

Clase 7 35 Mquinas bencineras y sus partes:

Clase 35: Servicio de venta de mquinas bencineras y sus partes 7.

Clase 8 14 Cascanueces:

Clase 14: cascanueces de metales preciosos (8 versin)

Clase 9 16, 21, 25, Hardware, software:
28, 35, 38, 40,
41, 42, 44 Clase 16: manuales de computadores
Clase 42: servicios computacionales, programacin de computadores

Juegos electrnicos, aparatos de entretenimientos adaptados para el

uso en un dispositivos externos:

Clase 28: juegos electrnicos y aparatos de entretenimientos,

adaptados para el uso en un dispositivo externo

Cronmetros:

Clase 21: cronmetros (7 versin)

Lentes pticos y de sol:

Clase 25: Productos de la clase 258.

Clase 42: servicios pticos (7 versin)

5
Fallo DN N 139.605 marca PERI LOGISTICS. Sol. N 709.299.
6
Idem.
7
Fallo DN N 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N 723.203.
8
Fallo DN N 139.541 marca FX. Sol. N 664.042.

163
 Clase 44: servicios pticos (8 versin)

Aparatos fotogrficos, das positivas y rollos fotogrficos:

Clase 16: fotografas y lbumes de fotografas

Clase 40: revelado e impresin fotogrfica, procesamiento de rollos,
duplicado de fotos

Pelculas pre grabadas, cintas de video y audio:

Clase 41: Produccin de pelculas, programas de radio, televisin

Aparatos de telecomunicacin, telfonos, telgrafos, aparatos de

comunicacin:
Clase 35: venta de aparatos de telecomunicacin
Clase 38: servicios de telecomunicaciones

Clase 10 5 Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, dentales y

veterinarios:

Clase 5: Productos farmacuticos9.

Clase 11 7, 35, 37 Mquinas regadoras para la agricultura:

Clase 07: mquinas regadoras para la agricultura ( 7 versin)

Productos de la clase 11, incluidas maquinarias y suministros

industriales:

Clase 35: Servicios de importacin, exportaciones, representacin y

distribucin de todo tipo de maquinarias y suministros industriales
de la clase 11, clase 3510.

Clase 35: Servicios de reparacin de todo tipo de productos incluidos

en la clase 11, clase 3511.

9
Fallo DN N 139.122 marca DENTONICS MASTER-DENT. Sol. N 726.045.
10
Fallo DN N 139.604 marca FIBERTOWER. Sol. N 716.085.
11
Idem.

164
 Clase 12 35, 42 Vehculos:

Clase 35: venta de vehculos

Clase 13
Clase 14 20, 35

Joyera, metales preciosos y aleaciones no incluidos en otras clases:

Clase 35: servicias de venta de joyas, metales preciosos

Clase 15
Clase 16 6, 9, 35, 40, Papel higinico y papel en general:
41, 42
Clase 35: servicios de venta de papel y papel higinico 12.

Libros, publicaciones, material escrito, revistas:

Clase 41: publicaciones y servicios de publicacin13.

Libros, material de instruccin impreso:

Clase 41: servicios de educacin y entrenamiento 14.

Manuales de computadores (libros, material de instruccin,

publicaciones y material impreso relacionado con computadores)

Clase 9: hardware y software

Clase 42: servicios computacionales, programacin de computadores

12
Fallo DN N 139.652 marca REAL DATA. Sol. N 731.593.
13
Fallo DN N 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N 710.083.
14
Fallo DN N 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N 710.083.

165
 Fotografas y lbumes de fotografa:

Clase 9: aparatos fotogrficos, pelculas fotogrficas

Clase 40: Procesamiento de pelculas fotogrficas, revelado e
impresin de pelculas fotogrficas, duplicado de fotografas

Clase 17 1 Goma liquida:

Clase 1: goma lquida (8 versin)

Clase 18 6, 14, 35 Accesorios de harnees:

Clase 14: accesorios de harnees de metales preciosos 8 versin)

Herraduras:

Clase 6: herraduras de metal (8 versin)

Productos de cuero, maletas, mochilas, monederos, paraguas,

artculos de viajes:

Clase 35: servicios de venta de productos de cuero, maletas,

mochilas, monederos, paraguas, artculos de viajes

Monederos, monederos de malla de metal:

Clase 14: monederos de metales preciosos (8 versin)

Clase 19 20 Construcciones no metlicas, materiales de construccin no

metlicos, partes y accesorios, materiales no metlicos resistentes.

Clase 6: construcciones metlicas, materiales de construccin

metlicos, partes y accesorios, materiales de construccin resistentes
metlicos

Clase 20 37, 42 Muebles:

166
 Clase 37: decoracin de interiores, amoblado
Clase 42: diseo de interiores

Clase 21 3, 14, 16 Canastas para uso domstico, contenedores de uso domstico o

cocina, utensilios de cocina:

Clase 14: canastas de metales precisos

Bolsas para dulces:

Clase 14: bolsas de metales preciosos para dulces (8 versin)

Candelabro.

Clase 14: candelabro de metales preciosos (8 versin)

Servicios de caf, cucharas de caf:

Clase 14: servicios de caf y cuchara de metales preciosos

(8versin)

Aceitera y vinagrera:

Clase 14: aceiteras y vinagreras de metales preciosos (8 versin)

Cucharas, platos, bowls, servicios:

Clase 14: Cucharas, platos, bowls, servicios de metales preciosos (8

versin)

Frascos, jarras, ollas:

Clase 14: Frascos, jarras, ollas de metales preciosos (8 versin)

Porta servilleta, anillos para servilletas, rieles y anillos para toallas:

167
 Clase 14: Porta servilleta, anillos para servilletas, rieles y anillos para
toallas de metales preciosos (8 versin)

Urnas y floreros:

Clase 14: Porta Urnas y floreros de metales preciosos (8 versin)

Acuarios domsticos, tanques para acuarios domsticos, terrarios

domsticos:

Clase 16: Acuarios domsticos, tanques para acuarios domsticos,

terrarios domsticos (8 versin)

Cepillos de dientes, hilo dental:

Clase 3: pasta de diente

Clase 22
Clase 23
Clase 24 40 Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles:

Clase 40: fabricacin de cortinas

Clase 25 35, 40, 42 Ropa:

Clase 40: modificacin de vestuario, sastrera, impresin de poleras

Ropa, calcetines y atuendos para la cabeza:

Clase 35: servicios de venta de ropa, calcetines y atuendos para la
cabeza

Clase 26 14 Cajas para agujas, estuches para agujas:

Clase 14: cajas de metales preciosos para agujas, estuches de metales

preciosos para agujas (8 versin)

Clase 27 37 Alfombra, papel de muros:

168
 Clase 37: reparacin e instalacin de alfombras, instalacin de papel
de muros

Clase 28 9, 16 Mquinas de entretenimiento automticas o operadas por monedas,

caleidoscopios:

Clase 9: Mquinas de entretenimiento automticas o operadas por

monedas, caleidoscopios (7 versin)

Juegos electrnicos y aparatos de entretenimiento ( no adaptados

para ser utilizados en una pantalla o monitor externo):

Clase 09: Juegos electrnicos y aparatos de entretenimiento

adaptados para ser utilizados en una pantalla o monitor externo

Cartas y papel picado (challas):

Clase 16: cartas y papel picado(challas) (7 versin)

Clase 29 30, 42, 43 Comidas preparadas:

Clase 42: locales de comida rpida, restoranes, cafs, servicios de

catering, comida para llevar (7 versin)

Clase 43: locales de comida rpida, restoranes, cafs, servicios de

catering, comida para llevar (7 versin)

Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack, purs,

frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y cocidas,
nueces, crustceos, mariscos15:

Clase 30: masas, miel, melaza, almbar, postres y helados sin fines
mdicos, comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines 16.

15
Fallo DN N 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N 728.845.
16
Fallo DN N 139.613 marca PRADO. Sol. N 735.234.

169
 Productos de la clase 29:

Clase 39: Almacenaje, embalaje, distribucin y transporte 17.

Clase 30 5, 29, 32, 35, Productos de repostera:

42, 43
Clase 35: venta de productos de repostera

Caf, t, cocoa, caf artificial:

Clase 32: bebidas no alcohlicas

Comidas preparadas, helados:

Clase 42: locales de comida rpida, restoranes, cafs, servicios de

catering, comida para llevar (7 versin)

Clase 43: locales de comida rpida, restoranes, cafs, servicios de

catering, comida para llevar, heladeras18. (8 versin)

Clase 39: distribucin a domicilio19.

Preparaciones y comida diettica, comida a base de cereales:

Clase 5: comida diettica, para invlidos e infantes

Hierbas culinarias en conserva:

Clase 29: Hierbas culinarias en conserva (8 versin)

Masas, miel, melaza, almbar, postres y helados sin fines mdicos,

comidas preparadas, snacks, salsas, pasteles, budines20:

17
Fallo DN N 136.985 marca PRODALSA. Sol. N 679.900.
18
Fallo DN N 139.295 marca MUNCHIES. Sol. N 726.221.
19
Fallo DN N 136.927 marca ROCCOS NEW YORK STYLE PIZZA Sol. N 683.497.
20
Fallo DN N 139.394 marca LOS VOLCANES DEL SUR. Sol. N 728.845.

170
 Clase 29: Grasa, jaleas, postres, yogurts, alimentos preparados, snack,
purs, frutas y verduras secas, en conserva, congeladas, fritas y
cocidas, nueces, crustceos, mariscos21.

Productos de la clase 30:

Clase 39: Almacenaje, embalaje, distribucin y transporte 22.

Clase 31 35 Productos de la clase 31:

Clase 35: Importacin, exportacin y representacin23.

Clase 32 5, 30, 33 Cerveza:

Clase 33: bebidas alcohlicas24.

Bebidas no alcohlicas:

Clase 5: bebidas diettica, para invlidos e infantes

Clase 30: Caf, t, cocoa, caf artificial

Clase 33 32 Bebidas alcohlicas:

Clase 32: cerveza25.

Clase 34 14 Ceniceros para fumadores, cajas de cigarrillos, fundas para

cigarrillos, cajas de fsforos, cajas de rap, botes de tabaco:

Clase 14: Ceniceros de metales preciosos para fumadores, cajas de

cigarrillos de metales preciosos, fundas para cigarrillos de metales
preciosos, cajas de fsforos de metales preciosos, cajas de rap de

21
Fallo DN N 139.613 marca PRADO. Sol. N 735.234.
22
Fallo DN N 136.985 marca PRODALSA. Sol. N 679.900.
23
Fallo DN N 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N 700.201.
24
Fallo DN N 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N 724.403.
25
Fallo DN N 139.096 marca VINOS LAS TACAS Sol. N 724.403.

171
 metales preciosos, botes de tabaco de metales preciosos (8 versin)

Clase 35 3, 9, 12, 14, Publicidad:

16, 18, 25, 30,
31, 36, 38, 41, Clase 38: radiodifusin
42 Clase 41: produccin de filmes, programas de radio y televisin

Organizacin y conduccin de exhibiciones y competencias para

fines comerciales y publicitarios:

Clase 41: Organizacin y conduccin de conferencias, convenciones,

seminarios y exhibiciones de y competencias de carcter educacional
y recreacional

Consultara, anlisis, asistencia, direccin e investigacin en

negocios, anlisis y proyecciones econmicas:

Clase 36: servicios financieros; direccin, planificacin, anlisis e

investigacin financiera, servicios bancarios

Servicios de consultora profesional en relacin a marketing,

direccin de negocios, administracin financiera, funcionamiento de
oficinas:

Clase 42: Servicios de consultora profesional en relacin a

marketing, direccin de negocios, administracin financiera,
funcionamiento de oficinas (7 versin).

Clase 42: Servicios de diseo26.

Arriendo de expendedores automticos, test psicolgico para

seleccin de personal:

Clase 42: Arriendo de expendedores automticos, test psicolgico

para seleccin de personal (7 versin)

26
Fallo DN N 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N 735.352.

172
 Servicios de venta relacionados con los siguientes productos:

Clase 3: productos de belleza, cosmticos.

Clase 7: Mquinas bencineras y sus partes 27.
Clase 9: aparatos de telecomunicaciones, telfonos, aparatos de
comunicaciones
Clase 12: vehculos
Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones, productos recubiertos
con metales preciosos no incluidos en otras clases, joyera
Clase 16: libros
Clase 18: productos de cuero, monederos, maletas de mano,
billeteras, paraguas
Clase 25: ropa, calzado, atuendos para la cabeza
Clase 30: productos de repostera

Importacin, exportacin y representacin:

Clase 31: Productos de la clase 3128.

Difusin de material publicitario, folletos, prospectos e impresos:

Clase 16: Productos de papel y celulosa29.

Clase 36 35 Servicios financieros; direccin, planificacin, anlisis e investigacin

financiera, servicios bancarios:

Clase 35: Consultara, anlisis, asistencia, direccin e investigacin en

negocios, anlisis y proyecciones econmicas

Clase 37 20, 27, 42 Servicios de construccin:

Clase 42: servicios de arquitectura, servicios de ingeniera,

consultora profesional

27
Fallo DN N 139.124 marca PRESSMANN. Sol. N 723.203.
28
Fallo DN N 139.409 marca PATAGONIAN BEEF. Sol. N 700.201.
29
Fallo DN N 139.629 marca BIGBANG INTERACTIVE. Sol. N 738.563.

173
 Reparacin e instalacin de alfombras, instalacin de papel de
muros:

Clase 27: Alfombra, papel de muros

Decoracin de interiores, amoblado de interiores:

Clase 20: muebles

Clase 42: diseo de interiores

Servicios de consultora profesional en relacin a construccin de

edificios, reparacin y servicios de instalacin:
Clase 42: Servicios de consultora profesional en relacin a
construccin de edificios, reparacin y servicios de instalacin (7
versin)

Clase 38 9, 35, 41, 42 Radiodifusin:

Clase 35: publicidad

Clase 41: produccin de filmes, programas de radio y televisin,
entretenimiento en vivo

Servicios de consultora profesional relacionado a

telecomunicaciones:

Clase 42: Servicios de consultora profesional relacionado a

telecomunicaciones (7 versin)

Provisin de acceso a internet, arriendo de acceso a redes globales de

computacin, provisin de acceso a base de datos:

Clase 42: servicios computacionales, programacin de computadores

Servicios de telecomunicaciones:

174
 Clase 9: Aparatos de telecomunicacin, telfonos, telgrafos,
aparatos de comunicacin

Clase 39 4, 30, 42, 43 Preparacin de tours, vacaciones, preparacin de transporte y

organizacin de excursiones:

Clase 42: provisin de alojamiento, servicios de hotel , agencias de

viajes con provisin de alojamiento (7 versin)

Clase 43: provisin de alojamiento, servicios de hotel , agencias de

viajes con provisin de alojamiento

Distribucin de combustible, servicios de expendio de combustible:

Clase 4: combustible, gas, petrleo, aceite

Consultora profesional relativo a transporte, empaque y

almacenamiento de productos, preparacin de viajes:

Clase 42: Consultora profesional relativo a transporte, empaque y

almacenamiento de productos, preparacin de viajes (7 versin)

Distribucin a domicilio, Almacenaje, embalaje y transporte 30:

Clase 29: Productos de la clase 29.

Clase 30: Productos de la clase 3031.

Clase 40 9, 16, 24, 25, Modificacin de vestuario, sastrera, impresin de poleras:

37, 42
Clase 25: ropas

Fabricacin de cortinas:

Clase 24: Cortinas, tapiz, muros colgantes de textiles

30
Fallo DN N 136.985 marca PRODALSA. Sol. N 679.900.
31
Fallo DN N 136.927 marca ROCCOS NEW YORK STYLE PIZZA Sol. N 683.497.

175
 Arriendo de mquinas para tricotear:

Clase 42: Arriendo de mquinas para tricotear ( 7 versin)

Procesamiento de pelculas fotogrficas, revelado e impresin de

pelculas fotogrficas, duplicado de fotografas:

Clase 9: Aparatos fotogrficos, das positivas y rollos fotogrficos

Clase 16: Fotografas y lbumes de fotografa

Servicios de consultora profesional relacionada al tratamiento de

materiales:

Clase 42: Servicios de consultora profesional relacionada al

tratamiento de materiales (7 versin)

Clase 41 9, 16, 35, 38, Organizacin y conduccin de conferencias, convenciones,

42, 44, 45 seminarios y exhibiciones de y competencias de carcter educacional
y recreacional:

Clase 35: Organizacin y conduccin de exhibiciones y competencias

para fines comerciales y publicitarios

Servicios de educacin y entrenamiento:

Clase 16: Libros, material de instruccin impreso 32.

Entretenimiento en vivo:

Clase 9: Pelculas pre grabadas, cintas de video y audio

Clase 38: servicios de radidifusin

Produccin de pelculas, programas de radio, televisin:

32
Fallo DN N 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N 710.083.

176
 Clase 9: Pelculas pre grabadas, cintas de video y audio
Clase 35: publicidad
Clase 38: radiodifusin

Servicios de consultora profesional relativos a educacin,

entrenamiento, entretencin, actividades culturales y deportivas (7
versin)

Servicios de publicacin:

Clase 16: Libros, material de instruccin impreso 33.

Servicios de casino de juegos:

Clase 45: Servicios de club de encuentros, consultas en materia de

seguridad, alquiler de vestuario y trajes de noche34.

Clase 42 9, 16, 20, 37, Servicios de arquitectura. Servicios de ingeniera:

38
Clase 37: servicios de construccin y obras de ingeniera civil

Servicios de computacin y programacin en computacin:

Clase 38: Provisin de acceso a internet, arriendo de acceso a redes
globales de computacin, provisin de acceso a base de datos
Clase 9: software y hardware
Clase 16: Manuales de computadores (libros, material de instruccin,
publicaciones y material impreso relacionado con computadores)

Diseo de interiores:

Clase 20: muebles.

Clase 37: decoracin de interiores, amoblado de interiores.

33
Fallo DN N 139.545 marca VIDACTIVA Sol. N 710.083.
34
Fallo DN N 136.995 marca CASINO RANCAGUA. Sol. N 696.068.

177
 Servicio de diseo en general:

Clase 35: Servicios de publicidad35.

Clase 43 29, 30, 39, 42 Locales de comida rpida, restoranes, cafs, servicios de catering,
comida para llevar, heladeras:

Clase 42: locales de comida rpida, restoranes, cafs, servicios de

catering, comida para llevar. (7 versin)

Clase 29: comidas preparadas

Clase 30: comidas preparadas, helados36.

Provisin de alojamiento, servicios de hotel , agencias de viajes con

provisin de alojamiento:

Clase 39: Preparacin de tours, vacaciones, preparacin de

transporte y organizacin de excursiones
Clase 42: Provisin de alojamiento, servicios de hotel , agencias de
viajes con provisin de alojamiento (7 versin)

Clase 44 3, 9, 42 Servicios de belleza y de cuidado del cabello:

Clase 3: productos de belleza, cosmticos, preparaciones de cuidado

del cabello
Clase 42: Servicios de belleza y de cuidado del cabello 87 versin)

Servicios pticos:

Clase 9: lentes pticos

Clase 42: servicios pticos (7 versin)

Clase 45 42 Servicios de arbitrajes, de manejo de propiedad intelectual, servicios

legales (9 versin):

35
Fallo DN N 139.562 marca DE LA CALLE Sol. N 735.352.
36
Fallo DN N 139.295 marca MUNCHIES. Sol. N 726.221.

178
 Clase 42: Servicios de arbitrajes, de manejo de propiedad intelectual,
servicios legales (8 versin)

Servicios de club de encuentros, consultas en materia de seguridad,

alquiler de vestuario y trajes de noche:

Clase 41: Servicios de casino de juegos 37.

37
Fallo DN N 136.995 marca CASINO RANCAGUA. Sol. N 696.068.

179
ANEXO II
Clases con Nota Explicativa

Productos

CLASE 1

Productos qumicos destinados a la industria, ciencia, fotografa, as como a la

agricultura, horticultura y silvicultura.
Resinas artificiales en estado bruto, materias plsticas en estado bruto.
Abono para las tierras.
Composiciones extintoras.
Preparaciones para el temple y soldadura de metales.
Productos qumicos destinados a conservar los alimentos.
Materias curtientes.
Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Nota explicativa

La clase 1 comprende esencialmente los productos qumicos destinados a la industria,

ciencia y agricultura, incluyendo aquellos que forman parte de la composicin de productos
pertenecientes a otras clases.

Esta clase comprende principalmente:

El compost, el pajote (abono).

La sal para conservar, salvo la de conservar alimentos.

Esta clase no comprende, en particular:

Las resinas naturales en estado bruto (cl. 2).

Los productos qumicos destinados a la ciencia mdica (cl. 5).

180
 Los fungicidas, herbicidas y los productos para la destruccin de animales
dainos (cl. 5).
Los adhesivos (pegamentos) para la papelera o la casa (cl. 16).
La sal para conservar los alimentos (cl. 30).
El pajote (cobertura de humus) (cl. 31).

CLASE 2

Colores, barnices, lacas.

Preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera.
Materias tintreas.
Mordientes.
Resinas naturales en estado bruto.
Metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Nota explicativa

La clase 2 comprende esencialmente las pinturas, colorantes y productos de proteccin contra

la corrosin.

Esta clase comprende principalmente:

Los colores, barnices y lacas para la industria, la artesana y el arte.

Los colorantes para el tinte de vestidos.
Los colorantes para alimentos y bebidas.

Esta clase no comprende, en particular:

Las resinas artificiales en estado bruto (cl. 1).

Los colorantes para la colada y el blanqueo (cl. 3).
Los tintes cosmticos (cl. 3).
Las cajas de pintura (material escolar) (cl. 16).

181
 Las pinturas y barnices aislantes (cl. 17).

CLASE 3

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada.

Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.
Jabones.
Perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones para el cabello.
Dentfricos.

Nota explicativa

La clase 3 comprende esencialmente los productos de limpieza y aseo.

Esta clase comprende principalmente:

Los desodorantes de uso personal (perfumera).

Los productos higinicos que sean productos de aseo.

Esta clase no comprende, en particular:

Los productos qumicos para la limpieza de chimeneas (cl. 1).

Los productos desengrasantes utilizados en procedimientos de fabricacin (cl. 1).
Los desodorantes que no sean de uso personal (cl. 5).
Las piedras de afilar o las muelas de afilar manuales (cl. 8).

CLASE 4

Aceites y grasas industriales.

182
 Lubricantes.
Productos para absorber, regar y concentrar el polvo.
Combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado.
Bujas y mechas para el alumbrado.

Nota explicativa

La clase 4 comprende esencialmente los aceites y grasas industriales, los combustibles y las
materias de alumbrado.

Esta clase no comprende, en particular:

Algunos aceites y grasas industriales especiales (consultar la lista alfabtica de productos).

CLASE 5

Productos farmacuticos y veterinarios.

Productos higinicos para la medicina
Sustancias dietticas para uso mdico, alimentos para bebs.
Emplastos, material para apsitos.
Material para empastar los dientes y para moldes dentales.
Desinfectantes.
Productos para la destruccin de animales dainos.
Fungicidas, herbicidas.

Nota explicativa

La clase 5 comprende esencialmente los productos farmacuticos y otros productos para uso
mdico.

Esta clase comprende principalmente:

183
 Los productos higinicos para la medicina y la higiene ntima, que no sean productos de
aseo.
Los desodorantes cuyo destino es un uso diferente al personal.
Los cigarrillos sin tabaco para uso mdico.

Esta clase no comprende, en particular:

Los productos para la higiene que sean productos de aseo (cl. 3).
Los desodorantes para uso personal (perfumera) (cl. 3).
Las vendas ortopdicas (cl. 10).

CLASE 6

Metales comunes y sus aleaciones.

Materiales de construccin metlicos.
Construcciones transportables metlicas.
Materiales metlicos para vas frreas.
Cables e hilos metlicos no elctricos.
Cerrajera y ferretera metlica.
Tubos metlicos.
Cajas de caudales.
Productos metlicos no comprendidos en otras clases.
Minerales.

Nota explicativa

La clase 6 comprende esencialmente los metales comunes en bruto y semielaborados,

as como los productos simples fabricados a partir de aquellos.

Esta clase no comprende, en particular:

La bauxita (cl. 1).

184
 El mercurio, antimonio, los metales alcalinos y los metales alcalino- trreos (cl.1).
Los metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl. 2).

CLASE 7

Mquinas y mquinas herramientas.

Motores (excepto motores para vehculos terrestres).
Acoplamientos y rganos de transmisin (excepto aquellos para vehculos terrestres).
Instrumentos agrcolas que no sean manuales.
Incubadoras de huevos.

Nota explicativa

La clase 7 comprende esencialmente mquinas, mquinas-herramientas y motores.

Esta clase comprende principalmente:

Las partes de motores (de todo tipo).

Las mquinas y los aparatos elctricos para la limpieza.

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertas mquinas y mquinas-herramientas especiales (consultar la lista alfabtica de

productos).
Las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (cl. 8).
Los motores para vehculos terrestres (cl. 12).

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente.

Cuchillera, tenedores y cucharas.
Armas blancas.

185
 Maquinillas de afeitar.

Nota explicativa

La clase 8 comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano

accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones.

Esta clase comprende principalmente:

La cuchillera, los tenedores y las cucharas de metales preciosos.

Las maquinillas de afeitar, las mquinas de barbero (instrumentos de mano) y los
cortauas, elctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

Algunos instrumentos especiales (consultar la lista alfabtica de productos).

Las herramientas e instrumentos accionados por un motor (cl. 7).
La cuchillera quirrgica (cl. 10).
Los corta- papeles (c. 16).
Las armas de esgrima (cl. 28).

CLASE 9

Aparatos e instrumentos cientficos, nuticos, geodsicos, fotogrficos,

cinematogrficos, pticos, de pesar, de medida, de sealizacin, de control (inspeccin), de
socorro (salvamento) y de enseanza; aparatos e instrumentos para la conduccin,
distribucin, transformacin, acumulacin, regulacin o control de la electricidad.

Aparatos para el registro, transmisin, reproduccin del sonido o imgenes.

Soportes de registro magnticos, discos acsticos.
Distribuidores automticos y mecanismos para aparatos de previo pago.

186
 Cajas registradoras, mquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la
informacin y ordenadores.
Extintores.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

Los aparatos e instrumentos de investigacin cientfica para laboratorios.

Los aparatos e instrumentos utilizados para la navegacin de un barco, tales como
aparatos de medida y de transmisin de rdenes.
Los siguientes aparatos e instrumentos elctricos:

Algunas herramientas y aparatos electrotrmicos, tales como soldadores elctricos y

planchas elctricas, que, si no fueran elctricos, perteneceran a la clase 8.

Los aparatos y dispositivos que, si no fueran elctricos, perteneceran a otras clases, tales
como: vestidos calentados elctricamente, encendedores para automviles.

Los chivatos.
Las mquinas de oficina de tarjetas perforadas.
Los aparatos para esparcimiento concebidos para ser utilizados exclusivamente con un
receptor de televisin.
Los programas de ordenador y el software de todas clases cualquiera que sea su soporte de
grabacin o difusin, es decir, grabados en soporte magntico o descargados de una red
informtica remota.

Esta clase no comprende, en particular los siguientes aparatos elctricos:

Los aparatos electromecnicos para la cocina (trituradoras y mezcladoras para alimentos,
licuadoras, molinillos de caf elctricos, etc.) y otros aparatos e instrumentos accionados por
un motor elctrico, clasificados todos en la clase 7.
Las maquinillas de afeitar, maquinillas de barbero (instrumentos de mano) y

187
cortaas elctricos (cl. 8).
Cepillos de dientes y cepillos elctricos (cl. 21).
Aparatos elctricos para la calefaccin de locales o para calentar lquidos, para cocinar,
para la ventilacin, etc. (cl. 11).
La relojera y otros instrumentos cronomtricos (cl. 14).
Los relojes de control (cl. 14).

CLASE 10

Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, dentales y veterinarios,

miembros, ojos y dientes artificiales.
Artculos ortopdicos.
Material de sutura.

Nota explicativa

La clase 10 comprende esencialmente los aparatos, instrumentos y artculos mdicos.

Esta clase comprende principalmente:

El mobiliario especial de uso mdico.

Ciertos artculos de higiene en caucho (consultar la lista alfabtica de productos).
Las vendas ortopdicas.

CLASE 11

Aparatos de alumbrado, de calefaccin, de produccin de vapor, de coccin, de

refrigeracin, de secado, de ventilacin, de distribucin de agua e instalaciones
sanitarias.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

188
 Los aparatos de aire acondicionado.
Los calentadores, las bolsas de agua caliente, los calienta- camas, elctricos o no elctricos.
Los almohadones y cubiertas calentadas elctricamente, que no tengan una utilizacin
mdica.
Los hervidores elctricos.
Utensilios de cocina elctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

Los aparatos de produccin de vapor (partes de mquinas) (cl. 7).

Los vestidos calentados elctricamente (cl. 9).

CLASE 12

Vehculos.
Aparatos de locomocin terrestre, area o acutica.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

Los motores para vehculos terrestres.

Los acoplamientos y rganos de transmisin para vehculos terrestres.
Los aerodeslizadores.

Esta clase no comprende, en particular:

Determinadas partes de vehculos (consultar la lista alfabtica de productos).

Los materiales metlicos para vas frreas (cl. 6).
Los motores, acoplamientos y rganos de transmisin, que no sean de vehculos terrestres
(cl. 7).
Las partes de motores (de todo tipo) (cl. 7).

189
 CLASE 13

Armas de fuego.
Municiones y proyectiles.
Explosivos.
Fuegos de artificio.

Nota explicativa

La clase 13 comprende esencialmente las armas de fuego y los productos pirotcnicos.

Esta clase no comprende, en particular:

Las cerillas (cl. 34).

CLASE 14

Metales preciosos y sus aleaciones y artculos de estas materias o de chapado

no comprendidos en otras clases.
Joyera, bisutera, piedras preciosas.
Relojera e instrumentos cronomtricos.

Nota explicativa

La clase 14 comprende esencialmente los metales preciosos, los productos fabricados

en estas materias y, en general, la joyera, la bisutera y la relojera.

Esta clase comprende principalmente:

Los artculos de bisutera, autnticos y falsos.

Los gemelos y agujas de corbata.

Esta clase no comprende, en particular:

190
 Ciertos productos en metales preciosos (clasificados segn su funcin o destino), por
ejemplo, los metales en hojas o en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas (cl.
2); las amalgamas dentales en oro (cl. 5), la cuchillera, los tenedores y cucharas (cl. 8), los
contactos elctricos (cl. 9), las plumas de escribir de oro (cl. 16).
Los objetos de arte que no sean en metales preciosos (clasificados segn la materia de la
que estn formados).

CLASE 15

Instrumentos de msica

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

Los pianos mecnicos y sus accesorios.

Las cajas de msica.
Los instrumentos de msica elctricos y electrnicos.

Esta clase no comprende, en particular:

Los aparatos para el registro, la transmisin y la amplificacin y reproduccin del sonido (cl.
9).

CLASE 16

Papel, cartn y artculos de estas materias no comprendidos en otras clases.

Productos de imprenta.
Artculos de encuadernacin.
Fotografas.
Papelera.
Adhesivos (pegamentos) para la papelera o la casa.

191
 Material para artistas.
Pinceles.
Mquinas de escribir y artculos de oficina (excepto muebles).
Material de instruccin o de enseanza (excepto aparatos).
Materias plsticas para embalaje (no comprendidas en otras clases).
Caracteres de imprenta.
Clichs.

Nota explicativa

La clase 16 comprende esencialmente el papel, los productos de papel y los artculos

de oficina.

Esta clase comprende principalmente:

Los corta- papeles.

Las mquinas multicopistas.
Las hojas, sacos o bolsas de materias plsticas, para el embalaje.

No comprende, en particular:

Determinados productos de papel o cartn (consultar la lista alfabtica de productos).

Los colores (cl. 2).
Las herramientas manuales para los artistas (por ejemplo: esptulas, cinceles de escultores)
(cl. 8).

CLASE 17

Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no

comprendidos en otras clases.
Productos en materias plsticas semielaboradas.
Materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar.
Tubos flexibles no metlicos.

192
Nota explicativa

La clase 17 comprende esencialmente los aislantes elctricos, trmicos o acsticos y

las materias plsticas semielaboradas, en forma de hojas, placas o barras.

Esta clase comprende principalmente:

La goma para el recauchutado de neumticos.

Las materias de relleno de caucho o de materias plsticas.
Las barreras flotantes antipolucin.

CLASE 18

Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras

clases.
Pieles de animales.
Bales y maletas.
Paraguas, sombrillas y bastones.
Fustas y guarnicionera.

Nota explicativa

La clase 18 comprende esencialmente el cuero, sus imitaciones, los artculos de viaje

no comprendidos en otras clases y la guarnicionera.

Esta clase no comprende, en particular:

Los artculos de vestir (consultar la lista alfabtica de productos).

CLASE 19

Materiales de construccin no metlicos.

193
 Tubos rgidos no metlicos para la construccin.
Asfalto, pez y betn.
Construcciones transportables no metlicas.
Monumentos no metlicos.

Nota explicativa

La clase 19 comprende esencialmente los materiales de construccin no metlicos.

Esta clase comprende principalmente:

Las maderas semielaboradas (por ejemplo: vigas, planchas, paneles).

Las maderas contrachapadas.
El vidrio de construccin (por ejemplo: losas, tejas de vidrio).
Los granulados de vidrio para la sealizacin de las carreteras.
Los buzones de mampostera.

Esta clase no comprende, en particular:

Los productos para la conservacin o la impermeabilizacin del cemento (cl.1).

Los ignfugos (cl 1).
La pez negra para zapateros (cl. 3).

CLASE 20

Muebles, espejos, marcos.

Productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caa, junco, mimbre,
cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, mbar, ncar, espuma de mar, sucedneos de todas
estas materias o de materias plsticas.

Nota explicativa

194
 La clase 20 comprende esencialmente los muebles y sus partes y los productos de
materias plsticas que no se incluyen en otras clases.

Esta clase comprende principalmente:

Los muebles metlicos y los muebles para el camping.

Los artculos de cama (por ejemplo: colchones, somieres, almohadas).
Los espejos y espejos de mobiliario o de tocador.
Las placas de matrcula no metlicas.
Los buzones, que no sean de metal ni de mampostera.

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos espejos especiales clasificados segn su funcin o destino (consultar la lista

alfabtica de productos).
Los mobiliarios especiales de laboratorios (cl. 9).
Los mobiliarios especiales para uso mdico (cl. 10).
La ropa de cama (cl. 24).
Los edredones (colchas de pluma) (cl. 24).

CLASE 21

Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos

ni chapados).
Peines y esponjas.
Cepillos (con excepcin de los pinceles).
Materiales para la fabricacin de cepillos.
Material de limpieza.
Viruta de hierro.
Vidrio en bruto o semielaborado (con excepcin del vidrio de construccin).
Cristalera, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

195
Nota explicativa

La clase 21 comprende esencialmente los pequeos utensilios y aparatos para el

menaje y la cocina, accionados manualmente, as como los utensilios de tocador, la cristalera
y los artculos de porcelana.

Esta clase comprende principalmente:

Los utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, como por ejemplo: bateras de cocina,
cubos, barreos de hojalata, de aluminio, de materias plsticas o de otro tipo, pequeos
aparatos para picar, moler, exprimir, etc., accionados manualmente.
Los apagavelas que no sean de metales preciosos.
Los peines elctricos.
Los cepillos de dientes elctricos.
Los salvamanteles y posavasos (vajilla).

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos productos de cristal, porcelana y loza (consultar la lista alfabtica de productos).

Los productos de limpieza, jabones, etc. (cl. 3).
Los pequeos aparatos para cortar, moler, exprimir, etc., accionados elctricamente
(cl. 7).
Las maquinillas y aparatos de afeitar, cortadoras de pelo, instrumentos de metal para
manicura y pedicura (cl. 8).
Los utensilios de coccin elctricos (cl. 11).
Los espejos de tocador (cl. 20).

CLASE 22

Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaa, toldos, velas, sacos (no comprendidos
en otras clases).
Materias de relleno (con excepcin del caucho o materias plsticas).
Materias textiles fibrosas en bruto.

196
Nota explicativa

La clase 22 comprende esencialmente los productos de cordelera y de vela, las

materias de relleno y las materias textiles fibrosas en bruto.

Esta clase comprende principalmente:

Las cuerdas y bramantes de fibra textil natural o artificial, de papel o de materia plstica.

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertas redes y sacos especiales (consultar la lista alfabtica de productos).

Las cuerdas para instrumentos de msica (cl. 15).
Los velos de vestir (cl. 25).

CLASE 23

Hilos para uso textil.

CLASE 24

Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases.

Ropa de cama y de mesa.

Nota explicativa

La clase 24 comprende esencialmente los tejidos y las mantas.

Esta clase comprende principalmente:

La ropa de cama de papel.

197
Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos tejidos especiales (consultar la lista alfabtica de productos)

Las mantas elctricas para uso mdico (cl. 10) y que no sean para uso mdico (cl. 11).
La ropa de mesa de papel (cl. 16).
Las mantas para caballos (cl. 18).

CLASE 25

- Vestidos, calzados, sombrerera.

Nota explicativa

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos vestidos y calzados especiales (consultar la lista alfabtica de productos).

CLASE 26

Puntillas y bordados, cintas y lazos.

Botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas.
Flores artificiales.

Nota explicativa

La clase 26 comprende esencialmente los artculos de mercera y de pasamanera.

Esta clase comprende principalmente:

Las cremalleras.

Esta clase no comprende, en particular:

198
 Ciertos corchetes especiales (consultar la lista alfabtica de productos).
Ciertas agujas especiales (consultar la lista alfabtica de productos).
Los hilos para uso textil (cl. 23).

CLASE 27

Alfombras, felpudos, esteras, linleum y otros revestimientos de suelos.

Tapiceras murales que no sean de materias textiles.

Nota explicativa

La clase 27 comprende esencialmente los productos destinados a recubrir o revestir,

con el fin de acondicionar, los suelos o las paredes ya construidos.

CLASE 28

Juegos, juguetes.
Artculos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.
Decoraciones para rboles de Navidad.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

Los artculos de pesca.

Los aparatos para deportes y juegos diversos.

Esta clase no comprende, en particular:

Las velas para rboles de Navidad (cl. 4).

Los equipos de inmersin (cl. 9).
Los aparatos de esparcimiento creados para utilizarse solamente a travs de un

199
receptor de televisin.
Las lmparas (guirnaldas) elctricas para rboles de Navidad (cl. 11).
Las redes de pesca (cl. 22).
Los trajes de gimnasia y deporte (cl. 25).
La confitera y la chocolatera para rboles de Navidad (cl. 30).

CLASE 29

Carne, pescado, aves y caza.

Extractos de carne.
Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
Jaleas, mermeladas, compotas.
Huevos, leche y productos lcteos.
Aceites y grasas comestibles.

Nota explicativa

La clase 29 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen animal, as

como las legumbres y otros productos hortcolas comestibles preparados para el consumo o
la conservacin.

Esta clase comprende principalmente:

Las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche.

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabtica de

productos).
Los alimentos para bebs (cl. 5).
Las substancias dietticas para uso mdico (cl. 5).
Las salsas para ensalada (cl.30).
Los huevos para incubar (cl.31).

200
 Los alimentos para los animales (cl.31).
Los animales vivos (cl. 31).

CLASE 30

Caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf.

Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelera y confitera, helados
comestibles.
Miel, jarabe de melaza.
Levadura, polvos para esponjar.
Sal, mostaza.
Vinagre, salsas (condimentos).
Especias.
Hielo.

Nota explicativa

La clase 30 comprende esencialmente los productos alimenticios de origen vegetal

preparados para el consumo o la conserva, as como los coadyuvantes destinados a mejorar el
gusto de los alimentos.

Esta clase comprende principalmente:

Las bebidas a base de caf, cacao o chocolate.

Los cereales preparados para la alimentacin humana (por ejemplo: copos de avena o de
otros cereales).

Esta clase no comprende, en particular:

Ciertos productos alimenticios de origen vegetal (consultar la lista alfabtica de productos).

La sal para conservar que no sea para alimentos (cl. 1).
Las infusiones medicinales y sustancias dietticas para uso mdico (cl. 5).
Los alimentos para bebs (cl. 5).

201
 Los cereales en bruto (cl. 31).
Alimentos para animales (cl. 31).

CLASE 31

Productos agrcolas, hortcolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases.

Animales vivos.
Frutas y legumbres frescas.
Semillas, plantas y flores naturales.
Alimentos para los animales.
Malta.

Nota explicativa

La clase 31 comprende esencialmente los productos de la tierra que no hayan sufrido

preparacin alguna para el consumo, los animales vivos y las plantas vivas, as como los
alimentos para los animales.

Esta clase comprende principalmente:

Las maderas en bruto.

Los cereales en bruto.
Los huevos para incubar.
Los moluscos y los crustceos vivos.

Esta clase no comprende, en particular:

Los cultivos de microorganismos y las sanguijuelas para uso mdico (cl.5).

Las maderas semielaboradas (cl. 19).
Los cebos artificiales para la pesca (cl. 28).
El arroz (cl. 30).
El tabaco (cl. 34).

202
CLASE 32

Cervezas.
Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas.
Bebidas y zumos de frutas.
Siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Nota explicativa

La clase 32 comprende esencialmente las bebidas no alcohlicas, as como las cervezas.

Esta clase comprende principalmente:

Las bebidas desalcoholizadas.

Esta clase no comprende, en particular:

Las bebidas para uso mdico (cl. 5).

Las bebidas lacteadas, o en las que predomina la leche (cl.29).
Las bebidas a base de cacao, caf o chocolate (cl. 30).

CLASE 33

Bebidas alcohlicas (con excepcin de las cervezas).

Nota explicativa

No comprende en particular:

Las pociones medicinales (cl. 5).

Las bebidas desalcoholizadas (cl. 32).

203
CLASE 34

Tabaco.
Artculos para fumadores.
Cerillas.

Nota explicativa

Esta clase comprende principalmente:

Los sucedneos del tabaco (que no sean para uso mdico).

No comprende en particular:

Los cigarrillos sin tabaco para uso mdico (cl. 5).

Ciertos artculos para fumadores de metales preciosos (cl. 14) (consultar la lista
alfabtica de productos).

Servicios

CLASE 35

Publicidad.
Gestin de negocios comerciales.
Administracin comercial.
Trabajos de oficina.

Nota explicativa

La clase 35 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por

organizaciones cuya finalidad principal es:

204
1) La ayuda en la explotacin o la direccin de una empresa comercial, o
2) La ayuda en la direccin de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial
o comercial, as como los servicios de empresas de publicidad que se encargan esencialmente
de comunicaciones al pblico, de declaraciones o de anuncios por todos los medios de
difusin y en relacin con toda clase de mercancas o de servicios.

Esta clase comprende principalmente:

Reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (con excepcin de su

transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con
comodidad.
Los servicios que comportan el registro, la transcripcin, la composicin, la compilacin, o la
sistematizacin de comunicaciones escritas y de grabaciones, as como la explotacin o la
compilacin de datos matemticos o estadsticos.
Los servicios de las agencias de publicidad, as como servicios tales como la distribucin de
prospectos, directamente o por correo, o la distribucin de muestras.

Esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios, tales como los que
conciernen a los emprstitos bancarios o la publicidad por radio.

Esta clase no comprende, en particular:

La actividad de una empresa cuya funcin primordial sea la venta de mercancas, es decir,
de una empresa comercial.

Los servicios tales como las evaluaciones e informes de ingenieros que no estn en relacin
directa con la explotacin o direccin de los negocios de una empresa comercial o industrial
(consultar la lista alfabtica de servicios).

CLASE 36

Seguros.

205
 Negocios financieros.
Negocios monetarios.
Negocios inmobiliarios.

Nota explicativa

La clase 36 comprende esencialmente los servicios prestados en los negocios

financieros y monetarios y los servicios prestados en relacin con contratos de seguros de
todo tipo.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios relacionados con los negocios financieros o monetarios a saber:
Los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relacin con ellos, tales
como agencias de cambio o servicios de compensacin.
Los servicios de institutos de crdito que no sean bancos, tales como asociaciones
cooperativas de crdito, compaas financieras individuales, prestamistas, etc.
Los servicios de los "trust de inversin", de las compaas "holding".
Los servicios de corredores de valores y de bienes.
Los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios.
Los servicios prestados en relacin con la emisin de cheques de viaje y de cartas de crdito.
Los servicios de administradores de inmuebles, es decir, los servicios de alquiler, de
valoracin de bienes inmuebles o de financiacin.
Los servicios relacionados con los seguros, tales como servicios prestados por agentes o
corredores que se ocupan de seguros, los servicios prestados a los aseguradores y a los
asegurados y los servicios de suscripcin de seguros.

CLASE 37

Construccin.
Reparacin.
Servicios de instalacin.

206
Nota explicativa

La clase 37 comprende esencialmente los servicios prestados por empresarios o

subcontratistas en la construccin o la fabricacin de edificios permanentes, as como los
servicios prestados por personas u organizaciones que se ocupan de la restauracin de
objetos a su estado primitivo o de su preservacin sin alterar sus propiedades fsicas o
qumicas.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios relacionados con la construccin de edificios, carreteras, puentes, presas o

lneas de transmisin y los servicios de empresas especializadas en el campo de la
construccin, tales como las de pintores, fontaneros, instaladores de calefaccin o tejadores.
Los servicios anexos a los servicios de construccin tales como inspecciones de
proyectos de construcciones.
Los servicios de construccin naval.
Los servicios de alquiler de herramientas o de material de construccin.
Los servicios de reparacin, a saber, los servicios que se ocupan de poner cualquier objeto
en buen estado despus del desgaste, los daos, el deterioro o la destruccin parcial,
(reparacin de un edificio o de cualquier objeto existente que se ha deteriorado respecto de su
condicin primitiva).
Los diversos servicios de reparacin, tales como los referentes a la electricidad,
mobiliario, instrumentos y herramientas, etc.
Los servicios de conservacin que tratan de mantener un objeto en su condicin
original, sin cambiar ninguna de sus propiedades (en lo que concierne a la distincin
entre esta clase y la clase 40, ver nota explicativa de la clase 40).
Esta clase no comprende, en particular:
Los servicios de almacenaje de mercancas tales como vestidos o vehculos (cl. 39).
Los servicios relacionados con el teido de tejidos o ropas (cl. 40).

207
 CLASE 38

Telecomunicaciones.

Nota explicativa

La clase 38 comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona al

menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos
que:
1) Permiten a una persona conversar con otra.
2) Transmiten mensajes de una persona a otra y
3) Ponen a una persona en comunicacin oral o visual con otra (radio y televisin).
Esta clase comprende principalmente:

Los servicios que consisten esencialmente en la difusin de programas de radio o de

televisin.

Esta clase no comprende, en particular:

Los servicios de publicidad por radio (cl. 35).

CLASE 39

Transporte.
Embalaje y almacenaje de mercancas.
Organizacin de viajes.

Nota explicativa

La clase 39 comprende esencialmente los servicios prestados transportando personas

o mercancas de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire u oleoducto) y los
servicios necesariamente relacionados con esos transportes, as como los servicios
relacionados con el depsito de mercancas en un almacn o en otro edificio con vista a su
preservacin o custodia.

208
Esta clase comprende principalmente:

Los servicios prestados por compaas que explotan estaciones, puentes, transbordadores,
(ferries), etc. utilizados por el transportista.
Los servicios relacionados con el alquiler de vehculos de transporte.
Los servicios relacionados con el remolque martimo, la descarga, el funcionamiento de
puertos y de muelles y el salvamento de buques en peligro y de sus cargamentos.
Los servicios relacionados con el funcionamiento de los aeropuertos.
Los servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancas antes de su
expedicin.
Los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de
mercancas por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los
horarios y los medios de transporte.
Los servicios relativos a la inspeccin de vehculos o de mercancas antes del transporte.

Esta clase no comprende, en particular:

Los servicios relativos a la publicidad de las empresas de transporte, tales como la

distribucin de prospectos o la publicidad por radio (cl. 35).
Los servicios relacionados con la emisin de cheques de viaje o de cartas de crdito por
intermediarios o agencias de viaje (cl. 36).
Los servicios relativos a los seguros (comerciales, de incendio o de vida) durante el
transporte de personas o mercancas (cl. 36).
Los servicios prestados por el mantenimiento y la reparacin de vehculos, pero no el
mantenimiento ni la reparacin de objetos en relacin con el transporte de personas y de
mercancas (cl. 37).
Los servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o
por intermediarios (cl. 42).

CLASE 40

Tratamiento de materiales.

209
Nota explicativa

La clase 40 comprende esencialmente los servicios, no enumerados en otras clases,

prestados por el tratamiento o la transformacin mecnica o qumica de sustancias
inorgnicas u orgnicas o de objetos.
Por necesidades de la clasificacin, la marca se considera como una marca de servicio
nicamente en los casos en que el tratamiento o la transformacin se haga por cuenta de otra
persona. Por idnticas necesidades de la clasificacin, la marca se considera como una marca
de fbrica en todos los dems casos en que la sustancia o el objeto se comercialice por aquel
que la haya tratado o transformado.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios relacionados con la transformacin de un objeto o de una sustancia y todo

tratamiento que implique una modificacin de sus propiedades esenciales (por ejemplo, el
teido de un vestido); un servicio de mantenimiento, a pesar de que normalmente est
comprendido en la clase 37, ser clasificado en consecuencia en la clase 40, si implica dicha
modificacin (por ejemplo, el cromado del parachoques de un automvil).
Los servicios de tratamiento de materiales que pueden intervenir en el curso de la
fabricacin de una sustancia o de un objeto cualquiera que no sea un edificio, por ejemplo, los
servicios que se refieren al corte, a la manufactura, al pulimento por abrasin o al
revestimiento metlico.

Esta clase no comprende, en particular:

Los servicios de reparacin (cl. 37).

CLASE 41

Educacin.
Formacin.
Esparcimiento.
Actividades deportivas y culturales.

210
Nota explicativa

La clase 41 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por

instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, as como los
servicios destinados a divertir o entretener.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios de educacin de individuos o de doma de animales, bajo todas sus formas.
Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversin o el recreo de los
individuos.
Los servicios de presentacin al pblico de obras de arte plstico o de literatura con fines
culturales o educativos.

CLASE 42

Servicios cientficos y tecnolgicos as como servicios de investigacin y diseo

relativos a ellos.
Servicios de anlisis y de investigacin industrial.
Diseo y desarrollo de ordenadores y software.
Servicios jurdicos.

Nota Explicativa

La clase 42 comprende esencialmente los servicios prestados por personas, a ttulo

individual o colectivo, en relacin con aspectos tericos o prcticos de sectores complejos de
actividades; tales servicios son prestados por representantes de profesiones como qumicos,
fsicos, ingenieros, informticos, juristas, etc.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigacin e
informes en los campos cientfico y tecnolgico.
Los servicios de investigacin cientfica con fines mdicos.

211
Esta clase no comprende en particular:

Las investigaciones y evaluaciones en asuntos comerciales (cl. 35).

Los servicios de tratamiento de textos y de gestin de ficheros informticos (cl. 35).
Las evaluaciones en materia financiera y fiscal (cl. 36).
Los servicios de extraccin minera y petrolera (cl. 37).
Los servicios de instalacin y reparacin de ordenadores (cl. 37).
Los servicios prestados por representantes de profesiones tales como mdicos,
veterinarios, sicoanalistas (cl. 44).
Los servicios de tratamientos mdicos (cl. 44).
Los servicios prestados por jardineros paisajistas (cl. 44).

CLASE 43

Servicios de restauracin (alimentacin);

Hospedaje temporal.

Nota Explicativa

La clase 43 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o

establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo as como los
servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u
otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios de reserva de alojamiento para viajeros, prestados principalmente por

agencias de viaje o corredores;
Las residencias para animales.

Esta clase no comprende en particular:

212
 Los servicios de alquiler de bienes inmuebles como casas, apartamentos, etc. destinados a
un uso permanente (cl. 36);
Los servicios de organizacin de viajes prestados por agencias de turismo (cl. 39);
Los servicios de conservacin de alimentos y bebidas (cl. 40);
Los servicios de discotecas (cl. 41);
Los pensionados (cl. 41);
Las casas de reposo y de convalecencia (cl. 44).

CLASE 44

Servicios mdicos;
Servicios veterinarios;
Cuidados de higiene y de belleza para personas o animales;
Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Nota Explicativa

La clase 44 comprende esencialmente los cuidados mdicos, de higiene corporal y de

belleza prestados por personas o establecimientos a personas o animales; comprende
igualmente los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la
silvicultura.

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios de anlisis mdicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como
exmenes radiogrficos y tomas de sangre);
Los servicios de inseminacin artificial;
Las consultas en materia de farmacia;
La cra de animales;
Los servicios relacionados con el cultivo de plantas tales como la jardinera;
Los servicios relacionados con el arte floral tales como la composicin floral as como
Los servicios prestados por jardineros paisajistas.

213
Esta clase no comprende en particular:

Los servicios de destruccin de animales dainos (que no sean de los de la agricultura, la

horticultura y la silvicultura) (cl. 37);
Los servicios de instalacin y reparacin de dispositivos de riego (cl. 37);
Los servicios de transporte en ambulancias (cl. 39);
Los servicios de matadero de animales y de taxidermia (cl. 40);
Los servicios de tala y aserrado de madera (cl. 40);
Los servicios de doma de animales (cl. 41);
Los servicios prestados por clubes de cultura fsica (cl. 41);
Los servicios de investigacin cientfica con fines mdicos (cl. 42);
Las residencias para animales (cl. 43);
Las residencias para personas mayores (cl. 43);

CLASE 45

Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer

necesidades individuales; servicios de seguridad para la proteccin de bienes y de personas.

Nota Explicativa

Esta clase comprende principalmente:

Los servicios de investigacin y vigilancia relativos a la seguridad de personas y de

colectividades;
Los servicios prestados a personas en relacin con acontecimientos sociales tales como
servicios de acompaamiento en sociedad, agencias matrimoniales, servicios funerarios.

Esta clase no comprende en particular:

Los servicios profesionales que prestan una ayuda directa a las operaciones o funciones de
una empresa comercial (cl. 35);

214
 Los servicios relacionados con negocios financieros o monetarios y los servicios
relacionados con los seguros (cl. 36);
Los servicios de acompaamiento de viajeros (cl. 39);
Los servicios de transporte blindado (cl. 39);
Los servicios de educacin de personas, bajo cualquiera de sus formas (cl. 41);
Los servicios de cantantes o de bailarines (cl. 41);
Los servicios jurdicos (cl. 42);
Los servicios prestados por terceros que aseguran cuidados mdicos, de higiene y de belleza
para personas o animales (cl. 44);
Algunos servicios de alquiler (consultar la lista alfabtica de servicios y la nota general b)
relativa a la clasificacin de servicios).

215
ANEXO III
Principales Cambios de la Novena Edicin

La ltima versin del Clasificador de Niza corresponde a la 9 Edicin. La Novena

Edicin comenz a regir a partir del 1 de enero del 2007.

Los principales cambios que introdujo la ltima edicin, fueron:

Los servicios legales pasaron de la clase 42 a la clase 45. Actualmente, la clase 42

qued reducida solamente a los servicios computacionales, cientficos, tecnolgicos,
ingeniera y diseo.
Productos fabricados de metales preciosos son clasificados de acuerdo a su funcin,
por ejemplo; los cascanueces eran clasificados en la clase 8 si no eran de metales preciosos y
en la 14 si eran de metales preciosos, en cambio hoy, todos pertenecen a la clase 8.
Los acuarios y accesorios se encontraban en la clase 16 como material de aprendizaje,
en cambio con la 9 versin, los acuarios se clasifican en la clase 21, en la cual se encuentran
los objetos fabricados de vidrio. Por otro lado, los accesorios como gravilla para acuario se
encuentra en la clase 19 y luces para acuario en la clase 11.

216
 Parte 12
Notificaciones

Las notificaciones son actuaciones de los tribunales que son requisitos para que las
resoluciones tengan efecto y consisten en dar conocimiento de las resoluciones a quienes la
ley establece que pueden afectarles.

INAPI como tribunal debe realizar distintos tipos de notificaciones para dar a conocer las
resoluciones que dicta, dependiendo de qu resolucin se trata.

Las notificaciones que generalmente se utilizan son las que se realizan mediante: el estado
diario, cartas certificadas, ambas contenidas en la LPI, y la notificacin personal, regulada por
el art. 40 y siguientes del CPC.

I. Estado Diario (Art.13 inc. 1 LPI)

La LPI ha establecido en el art. 13 a la notificacin por el estado diario como la de uso

general en los procedimientos de registro.

Este artculo expresa que deben notificarse por medio del estado diario: todas las
notificaciones que digan relacin con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de
propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el
[Inapi].

A. Ubicacin

El estado diario se encuentra fsicamente en el rea de atencin de pblico de INAPI

ubicada en Moneda 975 piso 13.

Adems puede encontrarse en la pgina web www.inapi.cl en el apartado de

Notificaciones diarias en formato PDF.

217
 B. Contenido del Estado Diario

El estado diario consta en distintas hojas de papel que se adhieren al mural de la oficina de
atencin de pblico de INAPI.

Se encuentra autorizado por la Secretaria Abogada de la Subdireccin de Marcas, cuando

es de causas contenciosas, y el Conservador de Marcas, en causas no contenciosas, y contiene
la informacin relativa a las resoluciones que se dictan diariamente.

Modelo de estado diario:

INAPI RESOLUCIN DE NOTIFICACIN DE MARCAS PAG: N x

MARCAS Hora: hh:mm Fecha: dd/mm/aa

COMERCIALES

Solicitud Representante Tipo Marca Observacione

s
Estado de la
solicitud
222.222 ESTUDIO YYY Mixta YYY Corrigiendo
de oficio
Acptase cobertura
tramitacin para la clase
(Publicacin) 43.
444.444 ESTUDIO YY Denominativa YY

Acptase
Tramitacin
(Publicacin)
555.555 ESTUDIO ZZ Mixta ZZ Cumpla
debidamente
Con Observac. con
Tramitac. P/30 observacin

218
 das. anterior en lo
referente a las
etiquetas

Firma Conservador de Marcas

C. Horario

Las Subdireccin de Marcas ha establecido que las listas que conforman el estado diario
deben estar disponibles para el pblico, a las 9:00 hrs. de cada da.

D. Resoluciones que se incluyen en el estadio diario

En general, se publican en el estado diario todas las resoluciones dictadas por INAPI en
orden a dar la mayor publicidad a las resoluciones dictadas, an cuando algunas slo se
entiendan notificadas por otros medios -como la carta certificada o notificacin personal-.

Como se mencion anteriormente, la ley establece que por regla general todas las
resoluciones dictadas por INAPI se notifican por medio del estado diario. No obstante lo
anterior, se mencionan expresamente algunas resoluciones que se detallan a continuacin.

Se notificar por el estado diario la evacuacin de un informe pericial. art. 86 RLPI.

Si bien la resolucin que autoriza la inscripcin de un derecho de Propiedad

Industrial, se notificar por carta certificada, se incluir en el estado diario. art. 22. RLPI

La notificacin de la resolucin que recae sobre la demanda de nulidad se notifica al

demandante por el estado diario. art. 40 inc.2 CPC

II. Notificacin por Carta Certificada

Esta notificacin consiste en el envo al domicilio sealado por el solicitante en el

expediente de la resolucin y documentos respectivos.

219
 sta se entiende efectuada tres das despus del depsito de la carta en el correo. Art. 13
inc. 3.

A. A quin se enva

El RLPI establece en su art. 22 que la carta se enviar a la direccin que figure en la

solicitud o cartula del expediente o en la base de datos computacionales en el momento de su
emisin.

Generalmente, las cartas estn dirigidas al representante.

B. Contenido de la carta certificada

El RLPI establece en su art. 22 que la resolucin que autoriza la inscripcin de cualquier

derecho de propiedad Industrial se notificar a travs de carta certificada que consistir en
una tarjeta o documento impreso- y pasa a detallar su contenido mnimo.

En la prctica INAPI sigue el modelo propuesto por dicho artculo para las notificaciones
por carta certificada en general.

El contenido es el siguiente:

El hecho de haberse dictado por INAPI una resolucin y su fecha.

Nmero de solicitud.

Nombre y direccin del solicitante o de su representante.

Direccin de la pgina web donde puede consultarse el estado de la solicitud.

En algunos casos se exigen requisitos adicionales, como se seala en el siguiente punto.

220
 C. Casos en que debe notificarse por carta certificada

La LPI establece que la notificacin por carta certificada debe efectuarse en los
siguientes casos:

Oposicin a la solicitud de registro. En este caso adems debe realizarse el envo de la

copia ntegra de la oposicin y su provedo. art. 13 inc 2 LPI.

Cuando se hubiere dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, art. 13

inc. 2 LPI. En los casos que no hubiere oposicin, las observaciones se notifican tambin
mediante carta certificada para favorecer la informacin de los solicitantes.

La resolucin que declara el abandono de la solicitud por no enterarse el pago de los

derechos respectivos despus de 60 das de ejecutoriada la sentencia que ordena el registro
del derecho de propiedad industrial. art. 18 bis E LPI

Resolucin que autoriza la inscripcin de cualquier derecho de Propiedad Industrial.

Art. 22 LPI.

Notificacin del rechazo de la solicitud: Actualmente la ley no contempla que esta

resolucin se deba notificar por carta certificada, por lo que se entiende notificada desde su
inclusin en el estado diario. A pesar de lo anterior, INAPI ha adoptado la prctica del envo de
la carta certificada a los solicitantes cuya solicitud fue rechazada, para asegurar su
conocimiento en orden al ejercicio eventual del recurso de apelacin.

III. Notificacin Personal (art. 13 inc. 3)

La LPI establece que la notificacin de la demanda de nulidad de un registro se

efectuar en los trminos sealados en los artculos 40 y siguientes del Cdigo de Procedimiento
Civil, artculos que regulan la notificacin personal y subsidiaria.

221
 En todo caso, la notificacin de la resolucin que recae sobre la demanda de nulidad se
notifica al demandante por el estado diario. art. 40 inc.2 CPC

A. A quin debe dirigirse

Debe hacerse al titular del derecho. Por esta razn la Ley exige que los solicitantes
extranjeros fijen un domicilio. En todo caso, si el titular no tiene ni domicilio ni residencia en
Chile, bastar con notificar al apoderado o representante que exige la ley en su art. 2 LPI.

B. Forma en que se realiza la notificacin

Esta notificacin se aplica en los trminos establecidos en los artculos 40 y siguientes del
CPC, aplicndose por lo tanto la notificacin subsidiaria del art. 44 del mismo cdigo.

Es al titular del registro afectado por la demanda, a quien la notificacin se debe hacer de
manera personal, entregndose la copia ntegra de la resolucin y de la demanda de nulidad.
art. 40 inc. 1 CPC.

La notificacin personal se debe hacer por medio de un receptor judicial. Al momento de

realizarse, se debe dejar constancia de la notificacin, tal como establece el art. 43 CPC.

Receptores

Los receptores son ministros de fe pblica, a quienes la ley les encarga el hacer saber a las
partes, fuera de las oficinas de los secretarios de los tribunales, las resoluciones de los
tribunales. art. 390 COT

Tienen como obligacin dar cumplimiento a la tarea encomendada por el juez en este
caso el Director Nacional- y dejar constancia de la diligencia en el proceso. art. 393 COT.

El Presidente de la Repblica fija anualmente los aranceles de los receptores judiciales. art.
393 inc. Final. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=127932 . El pago debe ser
realizado por el demandante contra el recibo de la correspondiente boleta de honorarios.

222
 Una vez que se dicte por el Director Nacional la resolucin que acoge la demanda de
nulidad a tramitacin, esta quedar disponible para que el receptor judicial solicite el
expediente para llevar a cabo la notificacin.

La notificacin se realizar de acuerdo a las reglas contenidas en los artculos 40 y

siguientes del CPC:

Tipo de Lugar Horario

notificacin
Notificacin Lugares y recintos Cualquier da y hora
personal art. de libre acceso
40 y 41 pblico. Art. 41 inc. 1
CPC.
Morada o lugar Entre 6.00 y 22.00 hrs.
donde pernocta
notificado. Lugar
donde
ordinariamente
trabaja. Otro recinto
privado donde se
permita acceso a
receptor. Art. 41
inc.2 CPC.

Tipo de Requisitos Cmo se realiza

notificacin

Notificacin Bsqueda en Se entrega copia de resolucin y de solicitud a

subsidiaria domicilio o cualquier persona adulta presente en domicilio o
art. 44 trabajo 2 das lugar de trabajo
distintos
Acreditacin Si no hay nadie o no se puede entregar, se fijar
de que persona se en la puerta un aviso que de noticia de la demanda y
encuentra en otras especificaciones.

223
 lugar del juicio
Acreditacin La persona adulta que recibe copias debe
de su domicilio o suscribir constancia. Art. 45 CPC.
lugar de trabajo.
Debe enviarse a notificado aviso del trmite por
carta certificada dentro de plazo establecido por ley.
art. 46 CPC.

IV. Valor legal de Pgina Web

INAPI publica diariamente en su pgina web www.inapi.cl las resoluciones que se han
dictado, para facilitar la informacin al pblico.

No obstante lo anterior, debe hacerse presente que INAPI no garantiza que las
publicaciones en la pgina web estn desprovistas de errores, y se recalca que la notificacin
de las resoluciones se realiza oficialmente por los medios establecidos por la ley. art. 38 CPC.

224
 Parte 13
Correccin y Adicin de Nombres y Direccin

Posteriormente a la presentacin de la solicitud, es posible que se haga necesaria su

modificacin, ya sea porque fue presentada con errores en el nombre o domicilio del titular, o
debido a que el titular o el domicilio han sufrido variaciones.

I. Error en el Nombre y Direccin

En aquellos casos en que el solicitante ha errado en cuanto al nombre del titular o a su

direccin, pueden darse dos situaciones.

El error puede ser observado en el examen de forma

En este caso, debe estarse a lo dispuesto en el examen de forma, donde debe

responderse a los requerimientos expresados en las observaciones.

El error puede no ser detectado en el examen de forma

Si el solicitante cometi un error al completar la solicitud y no recibe ninguna

observacin en forma posterior al examen de forma, debe entonces solicitar la modificacin
de los aspectos que no corresponden a la realidad, segn las normas expresadas a
continuacin.

II. Cambio o Adicin de Nombres

Los casos en que se hace necesario cambiar o agregar nombres a la solicitud son los
siguientes:

225
 A. Cambio en el titular

Es posible que mientras se tramita la solicitud, el solicitante ceda sus derechos a un

tercero.

En este caso se debe presentar un escrito acompaando la cesin de derechos de toda

la solicitud. Una vez presentada, el examinador debe analizar cuidadosamente los documentos
en orden a comprobar:
La adecuada identificacin del cedente y cesionario

La identificacin correcta de la solicitud con su respectiva cobertura

En el caso que se realice a travs de representante, si el poder posee las facultades

suficientes

De acuerdo al Art. 14, las cesiones deben constar en instrumento privado suscrito ante
notario. En caso que el titular sea extranjero debe ceirse a las normas del lugar del
otorgamiento, sin perjuicio de lo cual el documento deber ser autenaplicarse la regla
general establecida en el Ttulo XI del CPC.

B. Inclusin de ms personas como titulares

Cuando se solicite la inclusin de ms de una persona como titulares de la solicitud de

una solicitud de derecho marcario se atender a lo dispuesto en el prrafo anterior y adems
se debe cumplir con lo ordenado por art. 16 RLPI en relacin a que deber nombrarse un
mandatario comn.
As tambin deber realizarse el cambio de domicilio correspondiente al del mandatario
comn.

III. Modificacin de Domicilio

226
Existen ciertos casos en que debe modificarse el domicilio especificado en la solicitud.
En estas situaciones se debe acompaar el documento que acredite el acto, contrato u
hecho en virtud de la cual este vari.

Cambio de titular
Nombramiento o cambio de apoderado
Cambio de razn social del titular con cambio de domicilio
Cambio del domicilio del titular

227
 Parte 14
Requisitos de la marca comercial

Bajo la denominacin de marca comercial, se comprende todo signo que sea

susceptible de representacin grfica capaz de distinguir productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales en el mercado art 19 LPI-.

Por otra parte, el DL N 958 en su art. 22, defina marca comercial como: todo signo
especial y caracterstico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de
un comercio o una empresa cualquiera. La LPI antes de la modificacin del ao 2005 sealaba
que bajo la denominacin de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y
caracterstico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales.

De estas definiciones es posible extraer los principales elementos necesarios para que una
marca comercial pueda constituirse como tal y se pueda registrar, los cuales son:

Signo
Representacin grfica
Distintividad

I. Signo

El mismo art. 19 LPI seala lo que la ley comprende como signo. En efecto, el art. 19
LPI enumera de forma taxativa a las palabras, elementos figurativos y sonidos. Al mismo
tiempo seala ejemplo de cada una de esas categoras: Tales signos podrn consistir en
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales
como imgenes, grficos, smbolos, combinaciones de colores, sonidos, as como tambin,
cualquier combinacin de estos signos.

228
 Agrega por otro lado, que tambin podrn inscribirse las frases de propaganda o
publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto,
servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.

El DL N 958 en su art.22, estableca que la marca puede consistir en una palabra,

locucin o frase de fantasa, en una cifra, letra, monograma, timbre, sello, vieta, franja,
emblema, figura, fotografa o dibujo cualquiera; o en una combinacin de estos diversos signos
con cierto carcter de novedad. Como se puede apreciar la definicin, si bien coincida en lo
esencial, es decir, en las marcas denominativas y figurativas, deja de lado otro tipo de signos.

Por ltimo, la Seccin 2.1 ADPIC establece, en relacin a los signos capaces de
constituir una marca comercial, que podr constituir una marca de fbrica o de comercio
cualquier signo o combinacin de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de
una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrn registrarse como marcas de fbrica o
de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los nmeros,
los elementos figurativos y las combinaciones de colores, as como cualquier combinacin de
estos signos. Cuando los signos no sean intrnsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podrn supeditar la posibilidad de registro de los mismos al
carcter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrn exigir como
condicin para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

A. Tipos de signos distintivos

1. Marcas denominativas

Siguiendo lo sealado en el art. 19 LPI, se pueden incluir en las marcas

denominativas los siguientes elementos:

Nombres de personas
Letras
Nmeros
Palabras

229
 2. Etiquetas:

Segn el art. 19 LPI, las etiquetas pueden consistir en los siguientes

elementos:

Imgenes
Grficos
Smbolos
Combinaciones de colores

3. Combinaciones:
Se establece en el Art. 19 que los signos tambin pueden consistir en una
combinacin de los signos nombrados anteriormente. A este tipo de signos distintivos se les
denomina comnmente marcas mixtas.

II. Representacin grfica

Para ms detalles acerca de la representacin grfica de la marca ver Parte 8

Representacin de la Marca.

Tipo de signo Representacin Grfica Descripcin

Denominativa Denominacin -----------------
Mixta Etiqueta En palabras
Etiqueta Etiqueta En palabras
Sonora Pentagrama Formato fsico

III. Distintividad

El concepto de distintividad implica que el signo tenga la facultad de poder de

diferenciar los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Es por esto, que la
distintividad implica que la marca puede cumplir su papel propio de identificar un producto o
servicio con un origen empresarial determinado.

230
 Como ya se seal, la distintividad constituye un elemento esencial de una marca
comercial que se encuentra recogido no slo en nuestra LPI, sino tambin en diversos
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro pas, tal es el caso de la
Convencin de Paris y los ADPIC.

En efecto, la Convencin de Paris seala, en su art. 6 quinquies, que: Las marcas de

fbrica o de comercio reguladas por el presente artculo no podrn ser rehusadas para su
registro ni invalidadas ms que en los casos siguientes: B. (ii) cuando estn desprovistas de todo
carcter distintivo

Por otro lado, los ADPIC sealan, en su art. 15, que: Podr constituir una marca de
fbrica o de comercio cualquier signo o combinacin de signos que sean capaces de distinguir los
bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

A. Tipos de distintividad

La capacidad de distinguir un determinado origen empresarial depende, principalmente,

de dos factores:

La capacidad del signo mismo para poder distinguir un origen empresarial

La relacin de este signo con otros existentes

En relacin a los dos elementos antes sealados, se distinguen, normalmente, dos tipos de
distintividad:

Distintividad intrnseca o abstracta: Es aquella que se refiere a la capacidad del

signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen empresarial. La falta
de distintividad intrnseca se encuentra expresada en las causales absolutas de
rechazo.

231
 Distintividad extrnseca o concreta: Es aquella que se relaciona con la existencia de
otros signos similares o idnticos con anterioridad. La falta de distintividad extrnseca
se encuentra recogida en las causales relativas de rechazo.

Parte 15
Examen de Fondo

Como ya se seal, el procedimiento de registro de una marca comercial se compone de

dos exmenes:

Examen formal, el cual ya fue explicado

Examen de fondo

El examen de fondo corresponde a aquel realizado por el Director Nacional con el fin
de determinar la existencia de causales para el rechazo de oficio de la peticin. Este examen se
realiza, de acuerdo al Art. 22, una vez vencido el plazo para deducir oposiciones.
Dentro de este examen, tambin pueden analizarse aspectos formales, salvo aquellos
sobre los que hubiere conocido el Director Nacional por va de reclamacin en el examen
forma, de acuerdo al Art. 22 LPI.

I. Esquema del examen

232
II. Causales de rechazo

Para efectos didcticos, las causales de rechazo de una marca comercial pueden ser
catalogadas en dos tipos, segn si el oponente demandante debe acreditar un inters o no
para que su oposicin pueda ser analizada:

Causales absolutas de rechazo

Causales relativas de rechazo

Las causales absolutas se refieren a la capacidad del signo para constituir una marca
comercial, por lo que se relacionan directamente con la distintividad intrnseca o abstracta. En
cambio, las causales relativas dicen relacin con la existencia de otros derechos en forma
anterior, es decir, se relacionan en forma directa con la distintividad extrnseca o concreta.

A. Independencia de las causales

El examen de fondo de una marca comercial se centra en la existencia de causales de

irregistrabilidad. Sin embargo, puede suceder que una solicitud de marca comercial pueda
adolecer de dos o ms causales a la vez, por lo tanto, es obligacin del examinador sealar
todas las causales existentes, las que deben ser invocadas en forma independiente. Es
importante destacar, que las causales no se excluyen entre s, sino que pueden ser invocadas

233
 en forma conjunta, bastando que una de ellas sea finalmente acogida para que se rechace la
marca.

Si existe ms de una causal de irregistrabilidad de una marca, estas deben ser invocadas
conjunta y fundadamente en forma independiente.

III. Bsqueda

Para realizar el examen de fondo es necesario, por un lado, determinar las causales
absolutas a travs del examen de la marca a la luz de la legislacin vigente, pero por otro lado,
es necesario determinar la existencia de marcas registradas o solicitadas con anterioridad
para establecer la existencia de causales relativas.

Es por esto, que es necesario hacer una bsqueda en las bases de datos de INAPI de
todas las marcas y solicitudes preexistentes que posean una semejanza o similitud tanto en su
denominacin como en su cobertura. Esta bsqueda se realiza en principio en la clase que
cubre la cobertura de la marca solicitada, sin embargo, igualmente se puede realizar una
bsqueda grafica y fontica en las clases relacionadas, con el fin de determinar la existencia de
marcas semejantes o idnticas que puedan inducir a error o confusin. Normalmente esto se
produce cuando existen antecedentes previos de rechazo o de observaciones.

IV. Observaciones de fondo

Una vez realizada la bsqueda y analizada la solicitud a la luz de las causales de

irregistrabilidad, el examinador puede tomar dos caminos, dependiendo de la existencia o no
de causales de irregistrabilidad marcaria:

Conceder la marca solicitada

Observar la marca solicitada

La concesin consiste en un acto del Director Nacional por el cual otorga la marca
solicitada. La resolucin de concesin de la marca comercial se notifica por el estado diario y

234
por carta certificada (art. 22 RLPI), momento desde el cual comienza a correr el plazo para
realizar el segundo pago de tasas, dentro del plazo de 60 das.

Por otro lado, las observaciones de fondo a la solicitud de marca se deben fundar a lo
menos en una causal de irregistrabilidad, sin desmedro de la posibilidad de invocar ms de
una. La invocacin de una causal de rechazo por parte de un examinador debe ser fundado, es
decir, se debe dejar expresa constancia de la causal legal que concurre, conjuntamente con los
hechos que la fundamentan cuando ello sea necesario (Por ejemplo, cuando la causal de
observacin radica en que la marca consiste o incluye un nombre de pas basta con que la
observacin indique que se observa por la causal de la letra a) del Art. 20 LPI, que es la que se
refiere expresamente a esa causar de irregistrabilidad).

La resolucin que establece la existencia de causales de irregistrabilidad se puede

dividir en:

Individualizacin de la marca con su nmero de solicitud

Sealamiento de la causal de irregistrabilidad (fundamentos de derecho de la
resolucin) y en los casos en que no sea evidente del tenor de la propia solicitud,
indicacin del antecedente de hecho que constituye la causal de observacin.

235
 En la parte de fundamentos de derecho se debe consignar claramente la causal legal
fundante de la observacin de fondo.

En cuanto a los fundamentos de hecho, se debe sealar claramente aquellos que

sustentan la invocacin de las causales legales. A modo de ejemplo, la fundamentacin de las
causales se debe hacer del modo siguiente:

Causal legal Fundamento de hecho Observaciones

Letra a) Se debe sealar el Existe una completa base de datos disponible
emblema o denominacin, en
por ejemplo: el nombre http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/se
del pas o la bandera de arch-struct.jsp dependiente de la OMPI

236
 este.
Letra b) Las denominaciones En este caso se puede recurrir a referencias
tcnicas o cientficas, el en enciclopedias, diccionarios. En el caso del
nombre de las variedades nombre de las variedades vegetales,
vegetales, las normalmente se debe solicitar informe al SAG.
denominaciones comunes
recomendadas por la
Las denominaciones comunes recomendadas
Organizacin Mundial de
por la Organizacin Mundial de la Salud se
la Salud y aquellas
pueden buscar en
indicativas de accin
http://www.who.int/medicines/publications
teraputica.
/druginformation/innlists/en/index.html

Se debe indicar
precisamente la
denominacin conflictiva.
Letra c) El nombre, el seudnimo o Siempre se debe solicitar una autorizacin de
el retrato de una persona parte del titular del nombre o sus herederos
natural cualquiera, salvo en caso que este hubiese fallecido, a menos
consentimiento dado por que sea el nombre del solicitante.
ella o por sus herederos, ni
hubiera fallecido.
Sin embargo, siempre debe observarse en
caso que constituya infraccin a las letras e),
f), g) y h).
Letra d) Las que reproduzcan o Existe una completa base de datos disponible
imiten signos o punzones en http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-
oficiales de control de struct.jsp dependiente de la OMPI.
garantas adoptados por
un Estado, sin su Es necesario, recurrir, en el caso chileno, a
autorizacin; y las que leyes especiales.
reproduzcan o imiten
medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en

237
 exposiciones nacionales o
extranjeras, cuya
inscripcin sea pedida por
una persona distinta de
quien las obtuvo.
Letra e) Se debe indicar el signo Es importante consignar que los elementos
descriptivo, carente de carentes de distintividad, descriptivos o
distintividad o comn en comunes pueden ser encontrados en
la clase e indicar la fuente. diccionarios, enciclopedias o documentos
tcnicos.

Como primeras fuentes siempre es

conveniente recurrir a fuentes reconocidas
como el diccionario de la RAE.

Letras f) y k) Se debe sealar Estas letras, muchas veces, se invocan

expresamente el signo que conjuntamente con otras causales, aunque si
induce a error o engao o existen casos en los cuales se configuran en
contrarias al orden forma independiente.
pblico, a la moral o a las
buenas costumbres

Letras h), g) y j) Se debe sealar Es necesario recordar que las marcas

expresamente el signo que provenientes registradas en el extranjero
induce a error o engao. deben acompaar a lo menos un certificado
de registro.

En las causales de la letra h) y f) no es

En el caso que
necesario otra prueba que el registro, a
corresponda a una marca
menos que se invoque una marca no registral.
comercial se debe sealar
En cambio en la causal de la letra g) e inciso
el nmero de registro o
2 de la letra h) se debe probar fama y
solicitud.

238
 notoriedad.

En el caso de una
indicacin geogrfica o
denominacin de origen se
debe sealar la expresin
en conflicto y el origen de
esta.

Letra i) Se debe sealar a qu

forma se asemeja,
normalmente esto es
evidente.

V. Notificacin

Una vez identificada un motivo relativo u absoluto de rechazo, este se debe notificar.
La notificacin se realizar de dos oportunidades dependiendo de si existe o no oposicin:

Si no existe oposicin: Por carta certificada una vez finalizado el examen de

fondo (art. 22 LPI).
Si existe oposicin: Conjuntamente con la oposicin (art. 22 LPI).

VI. Contestacin

El solicitante deber contestar las observaciones dentro del plazo de 30 das a partir
de la notificacin por carta certificada y conjuntamente con la oposicin en el caso que estas
existieran.
En la contestacin deben indicarse todos los descargos y motivos por los cuales el
solicitante estima que la causal legal no es aplicable.

239
VII. Resolucin definitiva

La resolucin definitiva puede consistir en una aceptacin o concesin de la marca

solicitada o en un rechazo de la misma.

En el caso de la concesin de la marca, el solicitante tiene el plazo de 60 das hbiles

para pagar la segunda parte de las tasas (art. 18 bis e) LPI).

En caso de rechazo, la resolucin definitiva debe indicar la causal legal en la cual se

fundamenta el rechazo y una referencia a los fundamentos de la misma.

La solicitud no podr ser rechazada por una causal diferente de las contenidas en las
oposiciones o en las observaciones del Director Nacional. El art. 22 LPI seala que: Vencido
el plazo sealado y habindose cumplido con las dems diligencias ordenadas en el
procedimiento, el [Director Nacional] dictar su resolucin final pronuncindose sobre la
aceptacin o rechazo de la solicitud. En este caso, la solicitud no podr ser rechazada por una
causal diferente de las contenidas en las oposiciones o en las observaciones del [Director
Nacional].

240
 Parte 16
Causales Absolutas de rechazo

Son aquellas que se refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios
de un determinado origen empresarial. Es por esto, que la falta de distintividad intrnseca se
encuentra expresada en las causales absolutas de rechazo.

Es posible sealar como causales absolutas, las siguientes:

Signos que no constituyen una marca

Falta de carcter distintivo
Moral y orden pblico
Carcter engaoso
Emblemas y smbolos especialmente protegidos

I. Signos que no constituyen una marca

Como ya se seal, nuestra ley considera como signos susceptibles de constituir marcas
comerciales a slo algunas categoras de ellos. Por lo cual, todos los signos que la ley no regula
expresamente no pueden ser inscritos como marcas comerciales:

Tipo de Signo Ley 19.039

Nombres de personas Protegida
Letras Protegida
Nmeros Protegida
Imgenes Protegida
Grficos Protegida
Smbolos Protegida
Combinaciones de colores Protegida
Sonidos Protegida
Colectivas Protegida
Tridimensionales No Protegida

241
 Hologramas No Protegida
Ttulos de pelculas y libros38 No Protegida
Signos animados o de multimedia No Protegida
Marcas de posicin No Protegida
Marcas gestuales No Protegida
Olfativas No Protegida
Gustativas No Protegida
Textura o tctiles No Protegida

II. Falta de carcter distintivo

En trminos amplios, signos que carecen de distintividad son aquellos que no sirven
para cumplir el fin propio de una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial
de un determinado bien o servicio.

Dentro de los signos que carecen de distintividad se puede encontrar los trminos
genricos y los descriptivos, sin embargo, existen otro tipo de causales de carencia de
distintividad que no son las antes sealadas, como es el caso de las marcas muy simples o
demasiado complejas y los trminos comunes.

A. Marcas muy simples

Las expresiones o signos muy simples no pueden convertirse en marcas comerciales

porque carecen de distintividad. De hecho, muchas de estas figuras constituyen elementos
que no poseen nada que las pueda distinguir o son elementos bsicos que son partes
componentes de otros signos y expresiones.

Por ejemplo, la ETIQUETA, sol N 750358, para distinguir servicios en el sector de la

agricultura, horticultura y silvicultura, clase 44. El DNI rechaz la marca en forma definitiva,

38
Pueden protegerse como marcas, pero no existe una categora especial que las proteja.

242
debido a que la marca no cumpla el requisito de distintividad necesario para ser marca
comercial.

En otra Resolucin Definitiva, el DNI rechaz la ETIQUETA, sol N 697.343, para

distinguir todos los productos de las clases 01, 06, 07, 08, 09, 16, 18, 19 y 20, debido a la
causal del art.20 letra e) de la Ley 19.039.

B. Marcas consistentes en una letra o nmero

Se considera que una sola letra no puede constituir un signo susceptible de amparo
marcario, debido a que se entiende que deben quedar a disposicin de cualquier persona, ya
que corresponden a signos elementales de todas las marcas denominativas.

Sin embargo, se ha aceptado como signos susceptibles de amparo marcario a aquellas

marcas constituidos por una letra, pero acompaadas de un diseo distintivo.

Por ejemplo: La letra S, si se presenta tan slo en su aspecto denominativo debiera

ser rechazada por carecer de la distintividad necesaria para constituir marca comercial,
conforme al art. 19 de la Ley 19.039. Sin embargo, se debe aceptar si se acompaa de un
diseo distintivo:

Marca S registro N 874.248 para distinguir calzado y vestuario, clase 25.

243
Y a su vez, por la misma razn, puede convivir pacficamente con otras representaciones o
diseos diferentes que representen a la misma letra.

Marca S registro N 818144 para distinguir productos de la clase 25.

Marca S registro N 682955 para distinguir productos de la clase 25.

En las marcas muy simples constituidas por slo una letra lo distintivo radica en el diseo
que acompaa la representacin de esta letra, no en la letra en s. Esto es concordante con
lo sealado en el art. 23 RLPI: La marca comercial que consista en una letra o nmero,
necesariamente deber estar representada en forma grfica, con un diseo caracterstico que
le otorgue distintividad.

C. Marcas muy extensas

Las marcas deben estar compuestas por signos capaces de distinguir un origen
empresarial. Esta cualidad de los signos se pierde si se pretende registrar marcas que posean
una gran extensin.

Por ejemplo, no se podra conceder, en el caso de una marca denominativa o mixta,

una marca compuesta por:

244
 Chile, frtil provincia y sealada en la regin antrtica famosa, de remotas naciones
respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce es tan granada, tan soberbia,
gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jams regida ni a extranjero sometida. (Canto
Primero de La Araucana de Alonso de Ercilla y Zuiga)

En el caso de una marca sonora, no se podra registrar una cancin completa.

D. Signos no distintivos

Existen una serie de signos de utilizacin comn que carecen de distintividad, entre
los que se pueden mencionar:

Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet

Signos ortogrficos en general
Otros signos

1. Signos de Internet y de lenguaje computacional e Internet

Existen ciertas extensiones y signos que se han convertido de uso comn con la
masificacin de Internet. Entre los signos que podemos mencionar:

@
WWW
E-
Extensin de los nombres de dominio

1.1. Uso del signo @

El signo arroba corresponde a un smbolo utilizado en las direcciones de correo

electrnico y de uso extendido en el mundo de las comunicaciones a travs de Internet.

245
 En efecto, la jurisprudencia de INAPI ha recogido esta postura reiteradamente, por
ejemplo, en el caso de la solicitud @, N 805901 para distinguir, entre otros, aparatos e
instrumentos cientficos, nuticos, geodsicos, fotogrficos, cinematogrficos, pticos, de
pesar, de medida, de sealizacin, de control (inspeccin), de socorro (salvamento) y de
enseanza; aparatos para la conduccin, distribucin, transformacin, acumulacin,
regulacin o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisin, reproduccin
del sonido o imgenes, clase 9.

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley
19.039, toda que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en el sentido
amplio. En efecto, el signo solicitado, esto es, el signo @, denominado ARROBA, es un
trmino que, en la primera acepcin contemplada en el Diccionario de la Real Academia
espaola significa: Smbolo (@) usado en las direcciones de correo electrnico, por lo que
el signo pedido carece de distintividad y es una expresin de uso comn en el mercado, lo
que da lugar a concluir, de manera racionalmente fundada, que el signo solicitado no es
susceptible de proteccin marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del
artculo 20 de la Ley 19.039.

Otras solicitudes en que se ha aplicado dicho criterio son las siguientes:

@ CARTRIDGE, solicitud N 535.455 que distingue todos los productos de la clase 9.

@ BUSINESS ON DEMAND, solicitud N 616.250 para distinguir servicios de consultas

computacionales y servicios de sistemas de diseos computacionales para terceros,
todo en el campo de aplicaciones interactivas comerciales para las redes
computacionales globales, clase 42.

246
 SM@RT WEB, solicitud N 563.372 que distingue, entre otros, servicios de
comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofnicas, telex, radioemisoras y
televisin; servicios de telecomunicaciones, tales como servicios pblicos y privados
de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones nacionales e internacionales,
clase 38.

1.2. Uso de www.

El trmino www o World Wide Web, que en castellano significa Red Global
Mundial, es una expresin utilizada en casi todas las direcciones electrnicas. El trmino
www es de amplio uso y se entiende que carece de distintividad para diferenciar cualquier
producto o servicio.

Por otro lado, el trmino www de ninguna manera ayuda a otorgar distintividad a un
trmino no distintivo. De esta forma, si una marca descriptiva es solicitada para distinguir
computadores, no se puede entender que por el hecho de agregar el trmino www, la palabra
descriptiva pueda dejar de serlo, as fue ratificado en el caso de la marca WWW.E-
NOTEBOOK.CL, solicitud N 796452 para distinguir establecimiento comercial de compra y
venta de ordenadores, equipos electrnicos de transmisin de imgenes y sonidos, sus partes
y piezas en la Regin Metropolitana.

En el mismo sentido, si el elemento principal de una marca solicitada es descriptivo de

un servicio que se pretende distinguir, la adicin de www no le concede distintividad a la
expresin para diferenciar esos servicios, como en el caso de la solicitud
WWW.SUMEJORCREDITO.COM, N 492.754 para distinguir servicios de asesoras para la

247
organizacin y direccin de negocios, tales como; importaciones, exportaciones,
representaciones, comercio exterior, finanzas, inversiones, mercados futuros, corretaje
inmobiliario y capital, administracin de fondos, operaciones y transacciones de bolsa,
operaciones de crdito y de acciones, clase 35.

1.3. Uso de la E-

La letra E, o su equivalente fontico en castellano I, es utilizada en trminos

generales para indicar que un determinado servicio se presta a travs de internet u on-line,
por lo que normalmente carece de distintividad. En efecto, al igual que los otros elementos ya
sealados-como www y @- no otorgan distintividad a un trmino de por s descriptivo, como
en el caso de la marca E-COMMERCE, solicitud N 454.365 para distinguir servicios de diseo
y desarrollo de programas computacionales y software; servicios de asesora profesional y
consultora en ingeniera en forma integral, clase 42.

De igual forma, se rechaz la marca E-TRAVEL, solicitud N 461.428 para distinguir

servicios de agencia de viajes, clase 39, debido a que se consider como descriptiva de los
servicios que pretenda distinguir.

Otros casos similares son:

E-CALIDAD GESTION ON LINE, solicitud N 718.282 para distinguir servicios de

consultora en gestin de calidad, clase 42.

248
 E-PAY, solicitud N 694.352 para distinguir, entre otros, publicidad, gestin de
negocios comerciales; administracin comercial; trabajos de oficina, clase 35.

1.4. Extensin de los nombres de dominio

Las extensiones de nombres de dominio, no otorgan distintividad a un signo solicitado

por ser estos de utilizacin comn en el mbito de Internet.

Dentro de las extensiones de nombre de dominio tenemos los nombres de dominios

genricos y territoriales.

Dominios genricos, globales o internacionales corresponden a los dominios bsicos

de internet y son utilizados en forma global. Ejemplos de dominios genricos son:
.com, .net, .edu, .biz, .info, .biz, .org.

Dominios territoriales o geogrficos son aquellos que le corresponden a cada pas y

que administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.

Extensin de nombre de dominio Entidad que identifica

.com Organizaciones comerciales
.edu Instituciones de educacin superior
.biz Uso financiero
.net Previsto para empresas de internet
.info Para empresas dedicadas a la difusin de
informacin

249
 .org Organizaciones sin nimo de lucro
.cl Chile
.es Espaa
.eu Unin europea
.ar Argentina
.pe Per
.br Brasil
.kr Corea del Sur
.fr Francia
.de Alemania
.it Italia
.mx Mxico

Un caso en el cual la marca solicitada se rechaz en base a carecer de distintividad fue:

FR, solicitud N 800.552, para distinguir, entre otros, los servicios transmisin de
televisin por cable; transmisin por radio; transmisin por televisin; comunicacin
por telefona celular, clase 38.

2. Signos ortogrficos en general

Los signos ortogrficos y gramaticales en general, no son distintivos. En efecto, al igual

que las letras, corresponden a signos que son elementos bsicos de nuestro idioma, por lo
tanto, no poseen el grado de distintividad suficiente para ser apropiados.

Por ejemplo: los signos de interrogacin y de puntuacin, como los siguientes.

() -

: ; ,

250
 -

3. Otros signos

Dentro de esta categora es posible encontrar signos matemticos y de uso comn.

$ % &

III. Carcter descriptivo

Dentro de los signos que carecen de distintividad se encuentran los signos descriptivos.
Nuestra legislacin seala los casos de expresiones descriptivas, principalmente, en el art. 20
letra e) LPI.

A. Generalidades

Nuestra legislacin seala que no se pueden registrar como marcas comerciales

aquellas expresiones o signos empleados para indicar:

Gnero
Naturaleza
Origen, nacionalidad, procedencia

251
 Destinacin
Peso, valor
Calidad
Uso general en el comercio

B. Reglas para determinar si un trmino es descriptivo

La determinacin de si un signo es descriptivo o no es uno de los grandes

desafos de un examinador. En efecto, de la correcta determinacin depender la concesin o
rechazo de la solicitud de marca. A continuacin se sealan algunas reglas que sirven de
ayuda para determinar si un trmino es descriptivo:

La distintividad debe ser determinada en relacin a la cobertura solicitada

Los elementos no distintivos no tienen la capacidad de diferenciar a un producto o
servicio respecto de otros de manera de no producir confusiones entre ellos
La marca debe ser analizada como un todo
La distintividad debe ser evaluada en relacin al pblico consumidor

1. La distintividad debe ser determinada en relacin a la cobertura

solicitada

La distintividad de una marca comercial debe ser siempre determinada en relacin al

caso concreto, o ms bien a la cobertura del signo que se solicita. En efecto, signos que pueden
ser totalmente descriptivos para una clase, pero pueden no serlo en otra y por lo tanto,
convertirse en marca comercial.

Un ejemplo de esto es la palabra manzana o Apple en ingls, no es distintiva para los

productos de la clase 29, como en el caso de APPLEBEST solicitud N 152.533 que pretenda
distinguir algunos productos de la clase 29, la cual fue rechazada por ser descriptiva, pero sin
embargo, la misma denominacin APPLE puede ser considerada distintiva para otra clase de
productos, como por ejemplo; la solicitud APPLE, N 477.772 que distingue, entre otros,
productos discos, cintas grabadoras; aparatos e instrumentos acsticos en general, maquinas

252
fonogrficas, sus partes y accesorios, clase 9, fue concedida sin ningn problema para
distinguir ese tipo de productos.

2. Los elementos no distintivos no otorgan distintividad

Generalmente, los segmentos o elementos no distintivos no le conceden distintividad a

una expresin descriptiva. En efecto, agregar un elemento no distintivos a una denominacin
de por si descriptiva, slo crea un conjunto no distintivo.

En efecto, la denominacin PIZZA EXPRESS solicitud N 782.773 para distinguir bar,

cantina, saln de t, restaurante, restaurantes de autoservicio rpido y permanente (snack
bar), restaurantes autoservicios, procuracin de alimentos y bebidas preparados para el
consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por fallo DNI N 144.769 por ser de carcter
descriptivo de cualidad de los servicios y se consider que el conjunto no era distintivo.

En el caso de la marca MEDICENTER, solicitud N 748.962, para distinguir, entre otros,

servicios de centro mdico, servicios mdicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia,
servicios de enfermera, centro de atencin dental, servicios de atencin de salud al enfermo,
servicios de banco de sangre, ciruga esttica, clase 44, tambin se resolvi que la unin de
dos segmentos no distintivos no es suficiente para crea una marca distintiva.

3. La marca debe ser analizada como un todo

La marca, para efecto de la determinacin de la distintividad debe ser analizada como

un todo. Es decir, la denominacin puede estar compuesta por algunos elementos no
distintivos sin embargo, como conjunto puede ser perfectamente registrable. En todo caso, es
necesario sealar que no todos pueden ser descriptivos, a no ser que proceda la institucin de
la adquisicin de distintividad a travs del uso, conforme al art. 19 LPI.

As lo seala el art. 19 bis c) LPI: Los registros de marcas que contengan signos,
figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, races o segmentos de uso comn o que
puedan tener carcter genrico, indicativo o descriptivo, se entendern que confieren

253
proteccin a la marca en su conjunto y se concedern dejndose expresa constancia de que no
se otorga proteccin a los referidos elementos aisladamente considerados.

Por ejemplo, le es plenamente aplicable lo sealado en el artculo antes transcrito, a la

solicitud EDUCAP, N 811.046 para distinguir servicios educacionales en general,
universidades, centros de formacin tcnica, instituto de capacitacin, colegios de enseanza
bsica y media, centros de estudios, organizacin de seminarios y conferencias, clase 41, la
cual se encuentra compuesta por el segmento no distintivo EDU, pero que en combinacin con
el elemento CAP forman una marca distintiva.

4. La distintividad debe ser evaluada en relacin al pblico consumidor

El pblico consumidor corresponde a aquel sector de la poblacin que consume y

tiene acceso a determinados productos y servicios. Lo anterior, en contraposicin a pblico en
general que comprende un espectro ms amplio de personas

Por ejemplo, el pblico consumidor de herramientas e instrumentos de mano

impulsados manualmente; cuchillera, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de
afeitar, clase 8, es diferente al pblico consumidor de Aparatos e instrumentos quirrgicos,
mdicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artculos ortopdicos;
material de sutura, clase 10.

Producto/Servicio Pblico consumidor Pblico en general

Instrumentos agrcolas, Agricultores Toda la poblacin
clase 7
Instrumentos de msica, Msicos Toda la poblacin
clase 6
Construccin naval, clase 37 Armadores Toda la poblacin

254
 C. Marcas evocativas

Las marcas evocativas, son aquellas que consisten en signos que sugieren o insinan el
producto o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al
producto o servicio, pero si trata de realizar una asociacin entre ellos.
Un ejemplo de marca evocativa es BIOTERRA solicitud N 761.556 para distinguir
servicios de tratamiento de residuos orgnicos e inorgnicos, clase 40. En fallo DNI N
141.699 se seal:

2.- Que procede sea rechazada la oposicin fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley
19.039, toda vez que no se dan en la especie los supuestos exigidos por dicha norma. En
efecto, la marca pedida, BIOTERRA, es ms bien evocativa, pues slo sugiere o da una idea
acerca del tipo de servicio a distinguir, sin llegar a indicarlo o describirlo, por lo que posee
suficiente distintividad para obtener la proteccin pedida.

Otro caso, es el de la marca SERVIFREN solicitud N 575011 para distinguir estacin

de servicio de frenos para vehculos motorizados en general, clase 37.

3. Que la oposicin fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley 19.039 procede

rechazar, por cuanto la marca pedida no resulta ser genrica, descriptiva o indicativa
de destinacin en relacin a la cobertura que se pretende distinguir, a lo ms resulta
ser una marca evocativa, toda vez que sugiere o da la idea acerca de un tipo de servicio,
sin contar con una idea precisa acerca de dicho servicio, siendo por ende plenamente
registrable y susceptible de amparo marcario.

Otro ejemplo, es la marca DECOMUEBLES solicitud N 799.750 para distinguir

muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho,
caa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, mbar, ncar, espuma de mar,
sucedneos de todas estas materias o de materias plsticas, clase 20.

2.- que corresponde rechazar la oposicin fundada en la infraccin de la letra e) del

artculo 20 de la Ley 19.039, por cuanto la marca pedida no resulta ser de uso comn,
genrico, indicativo o descriptivo para la cobertura que pretende distinguir. En efecto, al
analizar el signo de que se trata, no se advierte una vinculacin directa e inequvoca entre
el signo pedido y la cobertura solicitada, por lo que no existen en autos antecedentes que
se estimen suficientes para considerar que la expresin en comento se encuentra en
alguno de los supuesto contemplados en la causal legal invocada.

255
 A modo de ejemplo podemos mencionar como evocativas:
INNOVADENT, registro N 851.451 para servicios odontolgicos, clase 44.
CEREALBAR CRUNCH, solicitud N 811.432, para distinguir productos de galletera,
pastelera y confitera, productos en base a cereales, clase 29.
ANYTIME FITNESS, solicitud N 802.448, para distinguir servicios de actividades
deportivas y culturales, gimnasio, educacin fsica eventos deportivos centros
deportivos, clase 41.
TEXFINA, solicitud N 795.882, para distinguir tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, clase 24.
ENERCLEAN, solicitud N 792.318, para distinguir servicios de instalacin,
reparacin, limpieza industrial y mantencin de equipos de climatizacin y energa,
clase 37; asesoras y desarrollos de proyectos de ingeniera, climatizacin y
energticos, clase 42.
VIPLENA, solicitud N 741.309, para distinguir productos farmacuticos, veterinarios
e higinicos, substancias dietticas de uso mdico; emplastos, material para apsitos,
clase 5.
GUAU-AU, solicitud N 810.001 para distinguir, entre otros, alimentos para animales,
productos agrcolas, hortcolas, forestales y granos, frutas y legumbres frescas, con
excepcin de variedades vegetales, clase 31.

Las marcas evocativas son plenamente registrables. Se entiende que estas slo sugieren
algo, pero no describen ningn producto o servicio.

256
 D. Signos genricos

Son aquellos signos consisten en el nombre mismo de los productos o servicios o que
representan un producto, por lo que no pueden ser considerados como capaces de ser
utilizados como marcas comerciales. La marca genrica es por definicin irregistrable, por
coincidir el signo con el objeto que pretende distinguir. La concesin de una marca genrica
significara retirar del dominio pblico denominaciones que deben permanecer al alcance de
todos los productores.

Por ejemplo, por fallo DNI N 141.570 se determin que la palabra KANI KAMA
corresponda: Al nombre genrico de un producto alimenticio elaborado en base a una pasta de
pescado llamada surimi.

2.- Que, en relacin con la demanda interpuesta fundada en la letra e) del artculo 20 de la
Ley 19.039, este tribunal ha llegado a la conclusin de que dicha accin deber ser acogida,
por cuanto los documentos aportados por el demandante logran acreditar en forma
fehaciente que la expresin KANIKAMA corresponde al nombre genrico de un producto
alimenticio elaborado a base a una pasta de pescado llamada surimi. En efecto, el surimi ms
conocido en occidente es el kanikamaboko, llamado comnmente KANIKAMA, el cual tiene
un alto contenido de protenas y, a su vez, un bajsimo nivel de colesterol y grasa. Su nombre
viene del idioma japons, pas en el cual ha alcanzado un xito que traspasa las fronteras y
es usado comnmente para denominar uno de los ingredientes utilizados en la elaboracin
de la comida tpica del Japn. Asimismo, que dicha expresin ha sido usada en oriente desde
mucho antes de ka solicitud que dio origen al registro que se trata de anular, y que atendida
la expansin de la comida japonesa hoy da- la expresin KANIKAMA es conocida y
utilizada comnmente en relacin con los productos de la clase 29 en el resto de los pases
del mundo.

En efecto, los signos o trminos genricos distinguen, generalmente, una clase o

categora a la que pertenece el producto o servicio que pretende distinguir, por ejemplo; el
DNI en el fallo N 142.651 se estableci que la marca solicitada AMERICAN GLOVES,
corresponde a un conjunto altamente descriptivo:

257
 4.- Que considerando la observacin de fondo que rola a fojas 22, corresponde rechazar de
oficio la marca solicitada para distinguir guantes de la clase 25, por infraccin de la letra e)
del artculo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de
distintividad para la cobertura recin transcrita. En efecto, analizando el conjunto pedido,
puede advertirse que ste se compone, por un lado, de la palabra AMERICAN, la que
traducida del idioma ingls al castellano, significa americano o americana, y la palabra
GLOVES, que traducida del idioma ingls al castellano, significa guantes, porqu en su
conjunto la marca solicitada podra traducirse como GUANTES AMERICANOS,
circunstancias que pone de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente
descriptivo para distinguir guantes de la clase 25.

Otros ejemplos

La palabra MINIMARKET, solicitud N 788.761 fue encontrada descriptiva (genrica), por

fallo DNI N 147315, para los servicios de comercializacin de toda clase de productos de las
clases 01 a 34. En este mismo sentido, la marca ECUATORIAN FOOD, solicitud N 723084, fue
encontrada genrica, por fallo DNI N 146.143, para servicios de distribucin, entrega y
empaquetado de productos alimenticios, clase 39.

La denominacin MAMUSHKA solicitud N 616.493 para distinguir juegos didcticos de

la clase 28, fue rechazada por fallo DNI N 142.213 que estableci que la marca corresponda
al nombre de unas muecas tradicionales rusas.

1. Etiquetas genricas

Las etiquetas tambin pueden ser consideradas como genricas si consisten en una
representacin del producto que pretenden distinguir. Esta causal puede coincidir muchas
veces con la establecida en el art. 20 letra i) LPI, por ejemplo, una etiqueta ser genrica si es
solicitada para distinguir cuerdas y a su vez, se observa la figura de una cuerda, como en el
caso de la solicitud N 740.228 para distinguir hilos, cuerdas y redes de todo tipo y naturaleza,
clase 22 que fue rechazada por la letra e) del art. 20.

258
 Tambin, puede suceder que la marca sea solicitada para ciertos productos, como es el
caso de los caracteres de imprenta y a su vez, la etiqueta contenga caracteres de imprenta,
como en la solicitud N 727.233, que fue denegada, para distinguir material, impreso;
fotografas, artculos de escritorio; material de instruccin y enseanza (excepto los
aparatos); materiales plsticos para empaquetar (incluido en la clase 16); caracteres de
imprenta o impresin libros impresos o de impresin, clase 16.

E. Marcas descriptivas o indicativas de cualidad

Segn el Diccionario de la Real Academia Espaola de la Lengua, cualidad de algo

corresponde a cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las
personas, a los seres vivos en general o a las cosas.. En este sentido, las denominaciones
indicativas de cualidad sealan ciertas propiedades de los productos o servicios.

259
 Algunos ejemplos de expresiones descriptivas de cualidad:

Bueno- malo- grande- bonito- feo- pequeo- abstracto- difcil- brillante- fcil- listo-
nuevo- simptico- joven- viejo- agotado- alto- ancho- rpido- lento- dulce- cido-
caliente- moderno- generoso- cruel

Dentro de esta lista se pueden agregar los colores, como por ejemplo:

Azul, verde, rojo, amarillo, marrn,

naranjo, gris.

Se debe hacer presente que palabras indicativas de cualidad pueden, en conjunto con
otras palabras o en un determinado contexto, si ser distintivas y eventualmente
susceptibles de registro.

Un ejemplo de una denominacin descriptiva de cualidad se puede encontrar en el

fallo DNI N 147.327 que seal que la denominacin FINISSIMA solicitud N
752.203, era carente de distintividad, para distinguir harinas, preparaciones hechas de
cereales, y fideos, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposicin N 1, fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley
N 19.039, toda vez que la marca solicitada, FINISSIMA, deriva del adjetiva fina, el cual
significa segn el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Espaola, delicado y buena
calidad en su especia., y resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto, tal
como seala el oponente, no procede que el signo pedido se entregue en uso exclusivo y
excluyente a nadie en particular para distinguir harinas, preparaciones hechas de cereales, y
fideos de la clase 30, pues corresponde a una expresin indicada de la cualidad y descriptiva
de los productos a distinguir.

Por su parte, la marca solicitada PEGA TODO, N 788.330 para distinguir, entre otros,
adhesivos para la papelera o la casa, clase 16, fue rechazada por consistir en una
marca descriptiva de una cualidad de los productos.

260
2.- Que corresponde acoger la oposicin N 1 y N 2, fundadas en la letra e) del Art. 20
de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada, PEGA TODO, resulta ser carente de
distintividad. En efecto, tal como sealan los oponentes, no procede que el signo pedido
se entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir
productos de la clase 16, pues dicha expresin resulta ser indicativa de cualidad y
descriptiva de los productos a distinguir.

La palabra BITTERSWEET, solicitud N 775865, fue encontrada descriptiva por fallo

DNI N 142.939, para preparaciones hechas de cereal, pan, pastelera y confitera,
helados comestibles, harinas, clase 30.

2. Que, corresponde acoger la oposicin, fundada en la infraccin a la letra e) del artculo

20 de la Ley N 19.039, toda vez que, el signo pedido, resulta ser carente de distintividad.
En efecto, el signo solicitado BITTERSWEET corresponde a una expresin indicativa del
producto que se pretende distinguir, pues es una palabra existente en el idioma ingls,
que traducida el castellano significa AGRIDULDE. Que conforme a lo antes expuesto, se
advierte que el signo solicitado no es susceptible de proteccin marcaria, de conformidad
con lo dispuesto en la letra e) del Art.20 de la Ley N 19.039, toda vez que siendo
indicativo y de uso general en el comercio de los productos de la clase 30, no procede que
se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

La palabra RICAMASA, solicitud N 816382 fue encontrada descriptiva por fallo DNI
N 147039, para harina de maz pre cocida, clase 30. Igualmente, la marca KESANO,
solicitud N 815.058, fue encontrada descriptiva, por fallos DNI N 147.050, para
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelera y confitera, helados
comestibles y comidas preparadas, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley
19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en la clase
pedida. En efecto, el signo solicitado, est compuesto por el prefijo KE, el cual, en este
caso, no confiere distintividad alguna a la marca y por la palabra SANO, el cual es un
trmino que, segn el Diccionario de la Real Academia espaola significa: Seguro, sin
riesgo: Que es bueno para la salud, por lo que el signo pedido carece de distintividad y es
261
una expresin de uso comn en el mercado, lo que da lugar a concluir, de manera
racionalmente fundada, que el registro solicitado no es susceptible de proteccin
marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artculo 20 de la Ley 19.039.
 Por otro lado, la palabra HIPER CHOC, solicitud N 775.910, fue rechazada por
Resolucin Definitiva por corresponder a un trmino descriptivo de cualidad
superior para distinguir caf, t, cacao, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf;
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelera y confitera, helados
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, clase 30.

3.- Que, corresponde acoger las oposiciones N 1 y N 2, fundadas en la letra e) del artculo
20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazada la marca pedida para distinguir chocolates
de la clase 30, dado que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en relacin a la
cobertura que pretende distinguir. En efecto, segn el Diccionario de la Real Academia, la
palabra HIPER significa superioridad o exceso y el elemento CHOC resulta ser un apcope
de la palabra CHOCOLATE, que denomina a aquella pasta hecha con cacao y azcar
molidos, a la que generalmente se aade canela o vainilla, la marca pedida resulta ser
indicativa de la cobertura que pretende distinguir y por tanto, no es susceptible de amparo
marcario.

Otros ejemplos

Mediante fallo DNI N 147.364 que recay sobre la solicitud N 715.358 SUPER HIPER
ACIDO, se estableci que la marca corresponda a un conjunto descriptivo de una
cualidad, para distinguir confites, clase 30.

2.- Que corresponde acoger la oposicin, fundada en la letra e) del Art.20 de la Ley N 19.039,
toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad. En efecto, segn el
Diccionario de la Lengua de la Real Academia Espaola, el elemento SUPER significa, en grado
sumo; el elemento HIPER significa superioridad o exceso y el elemento ACIDO que tiene 262
sabor como agraz o de vinagre, motivo por el cual, no procede que el signo pedido se entregue
en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular para distinguir confites de la clase 30, pues
corresponde a una expresin indicativa de cualidad y descriptiva de los productos a distinguir.
 Mediante fallo DNI N 146.097 que recay sobre la solicitud N 725462 HIPERFRIO, se
estableci que la marca corresponda a una denominacin descriptiva de cualidad,
para distinguir servicios de instalacin, montaje, mantencin, reparacin y servicio
tcnico de todo tipo de aparatos elctricos, refrigeracin, clase 37.

La denominacin PIZZA EXPRESS solicitud N 782.773 para distinguir bar, cantina,

saln de t, restaurante, restaurantes de autoservicio rpido y permanente (snack
bar), restaurantes autoservicios, procuracin de alimentos y bebidas preparados para
el consumo, fuente de soda, clase 43, fue rechazada por fallo DNI N 144.769 por ser
de carcter descriptivo de cualidad de los servicios.

La marca DEBOLSILLO solicitud N 722.316 para distinguir edicin de libros en forma

de edicin de bolsillo, as como en los formatos que en un futuro sustituyan a este tipo
de edicin, tales como edicin en tapa blanda, clase 41, fue rechazada por
corresponder a un trmino descriptivo de los servicios solicitados.

F. Marcas descriptivas de destinacin

Las marcas descriptivas de destinacin, son aquellas que sealan la forma de

utilizacin de un producto o servicio, pero tambin pueden sealar la forma de aplicacin o la
funcin de los productos o servicios.

Un ejemplo de una denominacin descriptiva de destinacin se puede

encontrar en el fallo DNI N 141.584 que seal que la denominacin ALIVIA
solicitud N 762.432, era descriptiva, para distinguir, entre otros, productos
farmacuticos y veterinarios; productos higinicos para la medicina;
sustancias dietticas para uso mdico, alimentos para bebes, emplastos,

263
 material para apsitos, material para empastar los dientes y para improntas
dentales, clase 5.

2.- Que corresponde acoger la primera oposicin, deducida por Cooperativa Agrcola y
Lechera de La Unin, fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley 19.039 y sus
modificaciones, puesto que la marca pedida resulta ser carente de distintividad respecto
de la cobertura pedida. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que ste
se compone precisamente de un trmino cuyo significado es, conforme al Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Espaol, disminuir o mitigar las enfermedades, las fatigas
del cuerpo o las aflicciones del nimo, lo cual pone de manifiesto un signo abiertamente
descriptivo de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento
que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario, por lo que no procede se
entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

La palabra BEBELINE, solicitud N 744.057, fue encontrada descriptiva por

fallo DNI N 141.610, para exclusivamente ropa y calzados para bebes, clase
25.

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin de la letra e) del artculo
20 de la Ley N19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad
para la cobertura solicitada. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que
ste se compone de las palabras BEBE y LINE, esta ltima que traducida del idioma ingls al
espaol significa lnea, por lo que el signo pedido indicara en forma directa que los
productos que pretende distinguir pertenecen en una lnea de o para bebs, expresin
ampliamente utilizada en el comercio de diversos productos y por lo tanto de uso comn en
el mercado en general, lo cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo de
los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar
origen a un signo susceptible de amparo marcario.

264
 Mediante fallo DNI N 143.920 que recay sobre la solicitud N 717.817,
DARVISION, se estableci que la marca corresponda a un conjunto descriptivo
de destinacin de los productos solicitados que correspondan a lentes,
anteojos, gafas o productos pticos, clase 9.

5.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y considerando la observacin de fondo

formulada por este Instituto y fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley de Propiedad
Industrial, ser rechazada de oficio la marca pedida, dado que se trata de una expresin
indicativa de la naturaleza de los productos que pretende distinguir. En efecto, una de las
muchas acepciones del verbo DAR es causa, ocasionar, mover, y la palabra VISION no es otra
cosa que la accin y efecto de ver, por cuanto la marca pedida resulta indicativa en relacin
con los productos de la clase 09 pedidos, que incluyen precisamente lentes y anteojos entre
otros relacionados.

Otros casos que se pueden mencionar son:

VISITE PILOTO, solicitud N 810.900 para distinguir, entre otros servicios, marketing;
publicidad y promocin de toda clase de bienes y servicios por todo tipo de medio;
comercializacin de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una
comunicacin interactiva de datos, mensajes, sonidos, imgenes, textos y
combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes
de datos, clase 35.

PARRILLEROS, solicitud 726.457 para distinguir servicio de informacin de

restoranes y gastronoma en general a travs de un sitio web, clase 42.

HAGALO USTED MISMO, solicitud N 737.560 para distinguir construccin, reparacin

y servicios de instalacin, clase 37; transporte, clase 39; educacin, formacin y
esparcimiento, clase 41.

G. Marcas descriptivas de peso o medida

Las marcas descriptivas en cuanto al peso consisten en aquellas denominaciones que

sealan una cantidad o proporcin.

265
 Un caso de marcas descriptivas en cuanto a medida, se puede encontrar en la
marca MAS SALUD, solicitud N 794.675 para distinguir productos
farmacuticos, clase 5, la cual rechazada por fallo DNI N 146.041 que seal
que el conjunto descriptiva.

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin de la letra e) del artculo
20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad. En
efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que ste se compone, por un lado,
del adverbio MAS, que entre otras acepciones que contempla el diccionario de la Real
Academia Espaol, denota la idea de exceso, aumento, ampliacin o superioridad en
comparacin expresa o sobreentendida, y por otro lado se compone de la palabra SALUD,
esta ltima expresin comnmente utilizada en el comercio de los productos de la clase 05
y que alude a aquel estado en que el ser orgnico ejerce normalmente todas sus funciones;
circunstancias que ponen de manifiesto que el conjunto solicitado resulta abiertamente
descriptivo de una cualidad de los productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento
o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

Mediante fallo DNI N 143.831 que recay sobre la solicitud N 747.458, MAIIS
CAFE, se estableci que la marca corresponda a un conjunto descriptivo del
producto solicitado que corresponda a caf, clase 30.

266
4.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger la oposicin planteada fundada en
la letra e) del artculo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser
carente de distintividad en la clase pedida. En efecto, el signo solicitado, esto es, la palabra
MAIIS expresin portuguesa que en el espaol significa MAS, es un adverbio de
comparacin que, en la primera acepcin contemplada en el Diccionario de la Real
Academia Espaol significa: idea de exceso, aumento, ampliacin o superioridad en
comparacin expresa o sobreentendida, y la palabra CAF que indica exactamente el
producto que se quiere amparar en la clase 30, razones por las cuales el signo pedido
carece de distintividad y es una expresin de uso comn en el mercado, lo que da lugar a
concluir, de manera racionalmente fundada, que el signo solicitado no es susceptible de
proteccin marcaria.

Mediante fallo DNI N 143.103 que recay sobre la solicitud N 779.401,

CITRIC, 100% EXPRIMIDO, se estableci que la marca corresponda a un
conjunto descriptivo de zumos de frutas y vegetales en general; bebidas no
alcohlicas; preparaciones para hacer bebidas; extractos de frutas sin alcohol;
productos para la fabricacin de aguas gaseosas, bebidas isotnicas y nctar de
frutas, clase 32.

267
 2.- Que corresponde acoger la oposicin N 1, fundada en la infraccin a la letra e) del Art.
20 de la Ley N 19.039, toda vez que el signo pedido, CITRIC, resulta ser carente de
distintividad en la clase pedida. En efecto, tal como seala el oponente, el signo solicitado
corresponde a una expresin indicativa del producto que se pretende distinguir, pues es la
traduccin al ingls de la palabra CITRICO, que significa, segn el Diccionario de la Real
Academia Espaola, entre otras acepciones LIMON y, el complemento: 100 % EXPRIMIDO,
es una forma de extraer el zumo de los ctricos, entre los cuales se encuentra el limn, de
acuerdo a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es susceptible de
proteccin marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del Art. 20 de la Ley N
19.039, toda vez que siendo indicativo, descriptivo y de uso general en el comercio de los
productos de la clase 32, no procede que se entregue en monopolio a nadie en particular.

Por ltimo, mediante Resolucin Definitiva el DNI decidi que la marca CAFE
100% solicitud N 638.972, corresponda a una expresin descriptiva para
distinguir caf, sucedneos del caf y cacao, clase 30.

H. Marcas descriptivas de valor

Las marcas descriptivas de valor consisten en expresiones que sealan aspectos del
precio de un producto o servicios. Por otro lado, estas denominaciones pueden consistir en
referencia comparativa a la calidad de los productos o servicios, como por ejemplo, extra,
mejor, ms barato.

Un ejemplo de esto, es la marca TOP BEEF solicitud N 779.299 que distingue

carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y
productos lcteos; aceites y grasas comestibles, clase 29, la cual fue rechazada
porque la denominacin se entendi que indicaba una calidad superior de los
productos que intentaba distinguir.

268
6.- Que, no obstante lo anteriormente expuesto, corresponde acoger ambas oposiciones,
fundamentadas en la letra e) del artculo 20 de la Ley N 19.039, por cuanto la expresin
TOP BEEF resulta ser carente de distintividad en cuanto a la cobertura que pretende
amparar. En efecto, la palabra TOP alude a la superior calidad de los productos que se
pretende distinguir, por lo que resulta indicativa de la cualidad de dichos productos; y la
expresin BEEF, traducida del ingls al espaol, significa CARNE DE VACA, la cual resulta
una expresin descriptiva de los productos a distinguir.

Mediante Resoluciones Definitivas el DNI ha decidido en reiteradas

oportunidades el rechazo de marcas que incluyan o se encuentren
exclusivamente compuestas por trminos o palabras descriptivas de valor, por
ejemplo, la marca TU SALUD EN EL MEJOR LUGAR solicitud N832.725, para
distinguir servicios de explotacin y direccin de empresas comerciales en el
mbito de la salud; publicidad y marketing en forma integral, promociones;
compra y venta y promocin a travs de internet; importadora y exportadora
con representaciones; contratacin de personal, clase 35.

Igualmente, fueron rechazadas la marca BESTCARS (MEJORES AUTOS),

solicitud N 736.672 para distinguir, entre otros, los servicios de importacin,
exportacin y representacin de productos, servicios de publicidad,
organizacin de ferias y exposiciones con fines de publicidad y de promocin,
venta al por mayor y/o al detalle de vehculos en general, automviles nuevos
y usados accesorios y sus partes, clase 35; la denominacin ~QUEBARATO!
solicitud N 787.150 para distinguir, entre otros, los servicios de publicidad en
lnea en red de computadores (informacin, asesora, consultora); bancos de
datos computacionales (sistematizacin de informaciones en-) (informacin,
asesora, consultora); servicio de comparacin de precios (ompi)
(informacin, asesora, consultora); telemarketing (informacin, asesora,
consultora); atencin al cliente (s.a.c.; servicio de orientacin al consumidor),
clase 35; la expresin VUELOSBARATOS solicitud N 769.166 para distinguir,
entre otros, los servicios de publicidad relacionados con la industria de viajes,
servicios de provisin de espacios publicitarios en pginas web para anunciar
bienes y servicios, clase 35.

I. Denominaciones tcnicas

269
 Denominaciones tcnicas o cientficas corresponden a ciertas expresiones que
constituyen trminos especializados de una ciencia o arte. Las denominaciones tcnicas
pueden comprenden palabras que tengan significados precisos en diferentes reas de la
tcnica o ciencia, que tal vez para el pblico en general no tengan ese significado o carezcan de
significado del todo.

Nuestra legislacin establece que las denominaciones tcnicas o cientficas no pueden

ser marcas comerciales, segn el art.20 letra b) y e). En efecto, estas palabras constituyen
palabras descriptivas.

Un caso de este tipo de denominaciones corresponde a la marca IMS, solicitud N

760.803 para distinguir, entre otros, servicios de telefona celular, servicios de
telefona local y larga distancia, servicios de telecomunicaciones satelitales, servicios
de telecomunicaciones por fibra ptica, servicios de telecomunicaciones digital de
datos, voz, video, servicios inalmbrico de telecomunicaciones de datos, voz, video,
servicio de acceso a internet, servicios de multimedia, clase 38.

El fallo DNI N 141.528 seal que la sigla IMS corresponde a una sigla tcnica, tal
como lo seala el considerando abajo transcrito:

270
 3.- Sin perjuicio de lo anterior y considerando la observacin de fondo que rola a fojas 29
de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infraccin a la letra e) del
artculo 20 de la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de
distintividad en sentido amplio. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir
que ste se compone de la sigla IMS, que corresponde a un estndar de convergencia en los
servicios de redes de datos de nueva generacin, que hereda el protocolo IP, con altos
anchos de banda, bajos costos por bit, rpida evolucin y eficiencia; conservando la
confiabilidad, escalabilidad, ubicuidad, funcionalidad y facilidad de uso en la red de voz, lo
cual pone de manifiesto un conjunto abiertamente descriptivo de los servicios a distinguir,
y de uso comn en el comercio de dichos servicios, sin que cuente con otro elemento o
segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo marcario.

En el caso de la marca WIFIMAX, solicitud N 755.957 para distinguir, entre otros

servicios, empresa de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones en general,
pblico o privados, incluyendo transmisin local, de larga distancia e internacional, de
voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisin inalmbrica, va enlace de
comunicacin satelital, terrestre o submarino, servicios de comunicacin personal a
saber, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial
teleconferencia; servicios de anfitrin electrnico para brindar conexiones de
telecomunicaciones, clase 38.

Mediante fallo DNI N 146.047 se estableci que la expresin WIFIMAX

corresponde a un trmino tcnico, tal como lo seala el considerando 2, de la
sentencia.

2.- Que corresponde acoger la oposicin, fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley N
19.039, y rechazar la marca solicitada para los servicios pedidos relacionados con
telecomunicaciones, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en
sentido amplio. En efecto, tal como seala el oponente, el elemento principal y ms
destacado del signo solicitado corresponde a una expresin indicativa de la forma de
prestar el servicio que se pretende distinguir, pues WIFI es un vocablo de uso general en el
comercio para designar un sistema de envo de datos sobre redes computacionales que
utiliza ondas de radio en lugar de cables, y la incorporacin de la expresin MAX no otorga
suficiente distintividad al signo solicitado, pues tambin es indicativo de la cualidad de los
servicios que se pretende distinguir.

Otros casos en los cuales las solicitudes han sido rechazadas por corresponder a
denominaciones tcnicas son:

271
 USB TV, solicitud N 779.650 para distinguir, entre otros, hardware y software
operativo de ordenador, dispositivo de almacenamiento de datos; memoria de
ordenador, hardware y software de ordenador para ver contenido descargado;
hardware y software de ordenador para transmitir contenido descargado; hardware y
software de ordenador para transmitir el contenido digital entre dispositivos de
almacenamiento personal, clase 9.

J. Nombre de variedades vegetales

Segn el art. 2 de la Ley 19.342, Variedad Vegetal corresponde a un conjunto de

plantas de un solo taxn botnico, o sea el elemento distintivo, del rango ms bajo conocido
que.
Por otro lado, el art. 21 de la misma Ley seala que: El obtentor deber proponer un
nombre para la variedad, el que ser su designacin genrica. En particular, deber ser
diferente de cualquiera denominacin que designe una variedad preexistente de la misma
especie botnica o de una especie semejante.

Por ltimo, el mismo art. 21 de la ley 19.342 seala que el nombre de una variedad no
puede ser registrado como marca comercial, lo que es concordante con lo establecido en el
art. 20 letra b) de la Ley 19.039.

Para determinar si una denominacin corresponde al nombre de una variedad vegetal

en el trmite de concesin de una marca, actualmente INAPI enva las solicitudes que
corresponden a la clase 31, la cual incluye los vegetales, al SAG para que informe si la
denominacin corresponde o no al nombre de una variedad vegetal.

Algunos ejemplos de expresiones solicitadas que coincidan con nombres de variedades

vegetales:
YELLOWBERRIE solicitud N 678.506 para distinguir productos agrcolas, frutas,
plantas y flores, clase 31.
CHIA, solicitud N 679.359 para distinguir todos los productos de la clase 31.

272
 MARILYN, solicitud N 818.357 para distinguir fruta fresca, clase 31.
PIKU, solicitud N 819.978 para distinguir plantas vivas, clase 31.

K. Denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de

la Salud

Las Denominaciones comunes internacional recomendadas (DCI) por la Organizacin

Mundial de la Salud corresponden a expresiones que son utilizadas para identificar el nombre
genrico de una sustancia activa usada para la fabricacin de medicamentos.

Las denominaciones comunes recomendadas por la OMC se publican peridicamente y

actualmente existen unas 8.000 de ellas. Para tener acceso a un listado actualizado de estas
denominaciones se puede acceder al siguientes link:
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html

Un caso de denominacin comn internacional, fue el de la LIDOCAINA solicitud N

232.057, que designa a un tipo de anestsico.

L. Nombres de personas

El art. 20 letra c) de la Ley 19.039 seala que no se podrn registrar: El nombre, el

seudnimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o
por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los
nombres de personajes histricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 aos de su
muerte, siempre que no afecte su honor.

273
 En principio los nombres de personas corresponden a expresiones descriptivas no
susceptibles de apropiacin, que sin embargo, excepcionalmente pueden registrase
cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 20 letra c) LPI.

Antes de referirse a los requisitos propios que establece el art. 20 letra c) LPI, es necesario
aclarar algunos conceptos:

Nombre
Seudnimo
Retrato

1. Nombre

Es una denominacin que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto de

dos partes:

Nombre propio
Nombre patronmico

El nombre propio corresponde a una denominacin que identifica a una persona como
individuo. Por otro lado, nombre patronmico o de familia corresponde a aquella
denominacin que identifica a una persona como perteneciente a un determinado origen.

Mientras el nombre propio es designado libremente por los padres o la persona que
inscribe a el menor, el nombre patronmico se encuentra inexorablemente ligado a los
progenitores, es por esto que el Reglamento de la Ley 4.808, en su Art. 126 seala que: Si el
nacido es hijo legtimo, se le pondr a continuacin el apellido del padre y en seguida el de la
madre.

2. Seudnimo

274
 Segn el Diccionario de la RAE seudnimo corresponde a: Nombre utilizado por un
artista en sus actividades, en vez del suyo propio. En efecto, el seudnimo es una expresin
original que utiliza un artista para ocultar su verdadera identidad.

3. Retrato

Segn el Diccionario de la RAE retrato corresponde a: Pintura o efigie principalmente

de una persona.

4. Requisitos para registrar el nombre de una persona

Si bien la Ley establece una prohibicin de registrar nombres de personas como

marcas comerciales. La misma Ley no es categrica, y estableci algunas excepciones en cuyos
casos el nombre de una persona se puede registrar.

El mismo art. 20 letra c) LPI seala que se podr registrar el nombre de una persona
en los siguientes casos:

El propio solicitante requiere el registro de su nombre como marca. Basta con la sola
presentacin de la solicitud.

Si la persona no es el solicitante y est viva, solamente con el consentimiento de ella.

Si la persona no se encuentra viva:

- El consentimiento de sus herederos

- En el caso de un personaje histrico, cualquier persona podr registrar su nombre

despus de 50 aos de fallecido este. Siempre y cuando no afecte su honor.

275
 No podrn registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccin a las
letras e), f), g) y h). Es decir, sean denominaciones descriptivas o genricas, induzcan a
error o confusin con una marca comercial.

A. Nombre

Como ya se seal, el nombre de una persona se compone de dos elementos; el

nombre propio y el nombre patronmico o apellido. La letra c) del art. 20 de la Ley 19.039
seala que no se puede registrar el nombre de una persona, lo que de acuerdo a nuestra
jurisprudencia abarcara ambos elementos del nombre.

En efecto, en la solicitud N 794.316 de la marca DALI para distinguir servicios de

corretaje de propiedades, todos los negocios inmobiliarios. servicios de
administracin de inmuebles, servicios de alquiler, de estimacin de bienes inmuebles,
clase 36, el DNI mediante fallo N 147.373 seal que slo la denominacin DALI no
era suficiente para configurar la letra c), como abajo se seala:

2.- Que corresponde rechazar la oposicin planteada, fundada en la letra c) del artculo 20
de la Ley N 19.039, toda vez que dicha norma prohbe registrar como marca comercial el
nombre, el seudnimo, o el retrato de una persona natural cualquiera. En efecto, al ser el
nombre un atributo de la personalidad que sirve para distinguir legalmente a una persona
de las dems, comprende dos elementos: a) el nombre propio, individual o de pila; y b) el
nombre propiamente tal, que corresponde al patronmico o apellido. De esta definicin, se
desprende que el sentido y alcance de la expresin utilizada por el artculo 20 letra c)
comprende tanto el nombre de pila como el patronmico, por lo que no se dan los
presupuestos que permitan configurar en la especie la causal de irregistrabilidad alegada.

Por otro lado, como ya se seal no es necesario pedir autorizacin en el caso de una
marca consistente en un nombre cuando esta es solicitada por su titular como en el
caso de HUGO CASANOVA, solicitud N 789.194 para distinguir vinos, clase 33, que
coincide con el nombre de su titular.

276
 B. Seudnimos

En cuanto a los seudnimos, es necesario destacar que su inscripcin en el Registro de

Derechos Intelectuales de la Direccin de Bibliotecas, Archivos y Museos, no es garanta de
que este pueda ser registrado como marca comercial. El seudnimo corresponde a una
categora especial de obra protegida conforme a la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual que
puede o no coincidir con un derecho marcario.

La jurisprudencia ha sealado, en el caso de la nulidad de una marca comercial en

base a un seudnimo inscrito en el Registro de Derechos Intelectuales de la Direccin de
Bibliotecas, Archivos y Museos, que no basta la coincidencia entre la marca y el seudnimo,
sino el titular del seudnimo (demandante de nulidad) debe probar que la existencia de la
marca registrada infringe algunas de las letras e), f), g) o h) del art. 20 de la Ley 19.039. En
consecuencia, si no se prueba esta circunstancia adicional, no es posible dar lugar a la accin
de nulidad, como se transcribe a continuacin:

2.- Que, en relacin con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra c) del
artculo 20 de la Ley 19.039, este tribunal se ha formado la conviccin de que la referida
accin deber ser rechazada, por cuanto el slo hecho de ser el demandante titular del
seudnimo MAT RIX ante el Registro de Propiedad Intelectual no resulta causal suficiente
para acoger la demanda tendiente a obtener la nulidad de un registro debidamente inscrito
ante este Departamento, a menos que el actor logre acreditar que con el referido registro
se ha infringido las causales de irregistrabilidad contempladas en las letras e), f), g) y h)
del artculo 20 de la ley 19.039, circunstancias que no han sido acreditadas por el actor,
dado que este ltimo no acompa documento alguno tendiente a acreditar los puntos de
pruebas rolantes a fs. 56, de manera que no es posible tener por configurados los
supuestos contemplados en la causal de nulidad alegada por el actor.

C. Retrato

277
 Como ya se mencion, al igual que en el caso del nombre o seudnimo, siempre es
necesaria una autorizacin para el registro de un retrato. En efecto, en el caso que no se
acompae esta autorizacin otorgada de acuerdo a la formalidad ya sealada (extendida ante
notario), la solicitud debe ser rechazada.

Un ejemplo de esto ltimo, es la ETIQUETA solicitud N 717.533 para distinguir

adhesivos para papelera, para propsitos domsticos y de auto ejecucin, clase 16, la
cual fue desistida, sin cumplir con la autorizacin respectiva.

Otro caso que fue rechazado por no acompaar la autorizacin respectiva, es el de la

marca CLAUDIO ARRAU LEON, solicitud N 213.726 para distinguir corporacin,
fundacin, universidad, instituto, conservatorio, jardn infantil, concursos culturales,
editorial, cine, teatro, museo, servicios de grabacin y difusin cassettes, discos,
videos, clase 41.

D. Inscripcin del nombre de personaje histrico

Los nombres, seudnimos o retratos de personajes histricos pueden ser registrados,

una vez transcurridos 50 aos desde su muerte. Por lo tanto, cualquier persona puede
solicitar aquellas denominaciones como marcas comerciales.

Sin embargo, como ya se mencion, estas denominaciones podrn ser inscritas,

siempre y cuando:
No afecten el honor de estos personajes

278
 No constituya infraccin a las letras e), f), g) y h)

Por ejemplo, en la solicitud de marca ALBERT EINSTEIN solicitud N 696.756 para

distinguir colegios, institutos, preuniversitarios, universidades, academias, centros culturales,
jardines infantiles, clase 41. El DNI seal por fallo N 141.618, que la causal de
irregistrabilidad del art. 20 letra c) de la Ley 19.039 no se configuraba, por cuanto haban
transcurrido ms de 50 aos desde la muerte de Albert Einstein, como abajo se seala:

2.- Que corresponde rechazar la oposicin fundada en la infraccin de la letra c) del Art. 20
de la Ley 19.039, por cuanto no existen antecedentes en autos que permitan configurar los
supuestos contenidos en dicha causal, toda vez que el connotado fsico Albert Einstein
falleci en fecha 18 d Abril de 1955, habiendo transcurrido 53 aos desde su muerte, lapso
de tiempo que determina la exclusin en la aplicacin de la causal de irregistrabilidad
alegada. A lo que debe agregarse que, tratndose de un personaje histrico, no se ha
acreditado que el registro de la marca pedida afecte su honor.

Una situacin diferente es la que se configura en la solicitud de marca PADRE

HURTADO solicitud N 734.470 para distinguir vinos y licores en general, clase 33. En este
caso al momento de presentacin de la solicitud de marcas haban transcurrido ms de 50
aos desde la muerte de Alberto Hurtado, por lo que se cumple el requisito general para
registrar el nombre de un personaje histrico. Sin embargo, el DNI estim por fallo N
144.221 que la marca afectaba el honor de San Alberto Hurtado, por lo que no se cumpla con
el requisito negativo de no afectar el honor del personaje histrico, tal como seala ms abajo:

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin de la letra c) del artculo
20 de la Ley 19.039, dado que, la expresin solicitada, como ha sealado la misma
demandada, corresponde a un personaje histrico SAN ALBERTO HURTADO y, si bien es
cierto que en la especie han transcurrido ms de 50 aos desde la muerte de la persona
cuyo nombre se trata, tambin los es que no ha mediado autorizacin del mencionado
personaje ni de sus herederos para constituirse en una marca comercial. A lo que debe
agregarse que el signo pedido afecta el honor del nombre PADRE HURTADO y, constituye
un descrdito para su imagen atendida la cobertura pedida, usada, en trminos generales
para distinguir bebidas alcohlicas, a lo que debe sumarse la especial naturaleza de la obra
a travs de la cual se ha hecho ampliamente reconocido el PADRE HURTADO, la cual se
opone a la difusin o propaganda para este tipo de productos.

E. Inscripcin de nombre inductivo a error

279
 Por otra parte, como ya se mencion, la marca consistente en un nombre, aunque
cumpla con los requisitos, ya sea presentado por el mismo titular o bajo su autorizacin o en
el caso de un personaje histrico, una vez transcurrido 50 aos desde su muerte no podr ser
registrado si infringe algunas de las causales sealadas en las letras e), f), g) u h).

Un ejemplo de esto se puede encontrar en la solicitud N 456.669 marca MARCELO

RIOS para distinguir escuela de tenis, gimnasio, discoteque, clase 41. El DNI mediante
fallo N 110.589 seal que la solicitud si bien fue presentada por el solicitante que
tena un nombre coincidente con el del famoso ex tenista, no poda ser concedida
debido a que infringira el art. 20 letras f) y j), tal como se seala abajo:

Sin perjuicio de lo ya expuesto, procede rechazar de oficio

la marca pedida en virtud de lo dispuesto en la letra c) del artculo 20 de la Ley 19.039, por
cuanto del examen de la marca pedida es posible advertir que se configura en la especie la
causal de irregistrabilidad sealada, dado que el inciso final de dicha disposicin seala
que no podrn registrarse el nombre de personas cuando ello constituye infraccin, entre
otras, a la letra f) del artculo 20 de la Ley 19.039, por lo que, atendida la cobertura
solicitada y la renombrada dama tanto a nivel nacional como internacional del tenista
Marcelo Ros, es posible concluir que se vern inducidos los destinatarios a error o engao
respecto al origen empresarial y procedencia de los servicios a distinguir en la solicitud de
autos.

Atendido lo ya expuesto, procede acoger la oposicin

basada en la letra j) del artculo 20 de la Ley 19.039, por cuanto el solicitante no pudo al
menos desconocer los hechos expuestos en el prrafo precedente, lo que constituye una
prctica atentatoria de los principios de la competencia leal y la tica mercantil.

M. Palabras de uso comn

Las palabras de uso comn corresponden a denominaciones que carecen de

distintividad debido a un uso extensivo por muchos titulares de derechos a la vez.

280
 En efecto, existen ciertas palabras, entre las cuales se encuentran especialmente los
prefijos y sufijos, que han perdido distintividad ya sea para identificar productos o servicios.

El fallo DNI N 146.658 marca BIOPROBIOTIC, seala en relacin al prefijo BIO, que:
La adicin del segmento BIO que significa vida, no es suficiente para otorgarle
distintividad a la marca.

Es importante destacar que estos trminos, eventualmente, pueden ser parte de

marcas distintivas. Los registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores,
vocablos prefijos, sufijos, races o segmentos de uso comn o que puedan tener carcter
genrico, indicativo o descriptivo, se entendern que confieren proteccin a la marca en su
conjunto y se concedern dejndose expresa constancia de que no se otorga proteccin a los
referidos elementos aisladamente considerados (art. 19 bis c) LPI).

Trmino comn Clase

UNI 2
BIO 5
TECNO 9
NUTRI 5
SERVI Todos los servicios
DERMA 5
EXPO 41
BI 5
DIGI 9
FLUO 5
MULTI Todos
PRO Todos
AGRO 29-31
EURO Todos
CREDI 35-36
NEO 5
ECO Todos
DATA 9

281
 AUDIO 9
TECH-TEC 9
MUNDO Todos los servicios
INTERNACIONAL Todos las clases
NACIONAL Todos las clases
DE Todos los productos
DEL Todos los productos
DECO 20

1. Caractersticas de los trminos de uso comn

Los trminos de uso comn, como ya se mencion, corresponden a expresiones que

carecen de distintividad, de los cuales es posible mencionar las siguientes caractersticas:

La calidad de trmino de uso comn debe ser evaluada de acuerdo a la clase que
pretende distinguir la marca solicitada

Los trminos de uso comn corresponden a trminos que nunca han tenido
distintividad o la han perdido

Si bien los trminos de uso comn carecen de por s de distintividad, sin embargo, si
pueden integrar marcas distintivas

Algunos ejemplos de marcas compuestas por este tipo de denominaciones:

NUTRIMINERALES, solicitud N 721.715 para distinguir productos lcteos y sus

derivados, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en
conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, aceites y
grasas comestibles, clase 29.

282
4.- Que considerando la observacin de fondo que rola a fojas 21, corresponde rechazar de
oficio la marca solicitada por infraccin a la letra e) del artculo 20 de la Ley 19.039, toda
vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad en sentido amplio. En efecto,
analizando el signo pedido puede advertirse que ste se compone por un lado del
segmento NUTRI, expresin que resulta de uso comn en el comercio de productos de la
clase 29 y que por si misma carece de fuerza distintiva suficiente, y por la otra la expresin
MINERALES, que corresponden a sustancias inorgnicas presentes en diversos alimentos y
que son necesarios para la reconstruccin de tejidos, reacciones enzimticas, contraccin
muscular, reacciones nerviosas y coagulacin sangunea. Lo cual en atencin a la cobertura
solicitada, pone de manifiesto un conjunto abiertamente indicativo de la naturaleza de los
productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a
un signo susceptible de amparo marcario.

MEDICENTER, solicitud N 748.962, para distinguir, entre otros, servicios de centro

mdico, servicios mdicos, servicios de primeros auxilios y de urgencia, servicios de
enfermera, centro de atencin dental, servicios de atencin de salud al enfermo,
servicios de banco de sangre, ciruga esttica, clase 44.

4.- Que, corresponde sea ratificada la observacin de fondo formulada por este Instituto,
fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y rechazada de
oficio la marca pedida, dado que ella resulta carente de distintividad en relacin con la
cobertura que pretende amparar. En efecto, conforme a la base de datos de este Instituto,
los segmentos MEDI y CENTER forman parte de numerosos registros que distinguen tanto
los servicios solicitados en autos como otros relacionados a ellos, de manera que stos
resultan expresiones de uso comn en relacin con la cobertura amparada, razn por la
cual no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

La solicitud de marca ARROCES DEL MUNDO, N 756.854 para distinguir arroz, sus
subproductos y derivados, clase 30.

283
 2.- Que corresponde acoger a oposicin, fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley N
19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser carente de distintividad en relacin con
la cobertura pedida. En efecto, el elemento ARROCES, hace alusin a la expresin ARROZ,
que es descriptiva e indicativa del producto que se pretende proteger en la clase pedida. En
efecto, tal como seala la oponente, la marca pedida corresponde a una frase que ya ha sido
usada como propaganda por otras empresas del rubro y aparece claramente como una
frase comn en su clase. Adems, la adicin del elemento DEL MUNDO no le otorga al
signo pedido suficiente distintividad para constituir una marca comercial. De acuerdo a lo
ya expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 inciso final de la Ley N
19.039, careciendo la marca solicitada de los requisitos legalmente exigidos, no procede
que se entregue el uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

En el caso de la solicitud de marca DE INTERNACIONAL, solicitud N 752.038 para distinguir

publicaciones peridicas, no peridicas, diarios, revistas, libros, folletos catlogos e impresos
en general, papel, cartn y artculos de estas materias, papelera en general y artculos de
oficina (excepto muebles), materias plsticas para embalaje, papel, cartn y artculos de estas
materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta. Fotografas, clase 16, la
cual fue rechazada por el fallo DNI N 141.122.

4.- Que, sin perjuicio de lo anterior y considerando la observacin de fondo formulada por
este Departamento, segn certificacin de fs. 21, corresponde rechazar de oficio la marca
solicitada, por cuanto el segmento INTERNATIONAL o su traduccin al castellano
INTERNACIONAL corresponden a expresiones de uso comn, que forman parte de un sin
nmero de registras en la clase 16, sin que la adicin de la preposicin DE logre dar origen
a un signo dotado de la distintividad necesaria para ser constitutiva de marca comercial.

Otros casos que se pueden mencionar:

IDEAS DE HOGAR, solicitud N 707.049 para distinguir establecimiento comercial para

la compra y venta de productos de todas las clases con exclusin de las clases 01, 05,
10, 11, 16, 29, 30, 31, 32 y 33 en la Regin Metropolitana.

DONNA, solicitud N 736.050 para distinguir artculos absorbentes de fluidos

corporales, artculos de proteccin ntima femenina, toallas higinicas, protectores
diarios, tampones, paos hmedos y secos para la higiene femenina, clase 5.

284
 N. La forma o el color de los productos o de los envases, adems del color
en s mismo

Nuestra legislacin no reconoce la proteccin a las marcas tridimensionales, por esto,

contempla como causal de irregistrabilidad absoluta la forma de los productos o envases, as
como el color en s mismo. Es importante destacar, que esta prohibicin es amplia, por lo que
incluye aquellas formas que reivindican aspectos funcionales como aquellas que no.

Un caso de marcas que se encuentra del supuesto de la letra I), es la etiqueta, solicitud
N 707.734, para distinguir, entre otros productos, cacao, extractos del cacao y cacao
en polvo para ser usados en artculos nutricionales y artculos de lujo; chocolate;
chocolates en polvo para hornear y para bebidas, masas y coberturas de chocolate, a
saber chocolate para hacer caramelos y para untar, cubrir y decorar, barras de
chocolate, confitera de chocolate, a saber chocolates pequeos (pralins), trufas de
chocolate; figuras huecas y solidas de chocolate; chocolates rellenos con lquidos, clase
30.

En este caso, se puede observar claramente la figura de un conejo de pascua

sin que se reivindiquen aspectos funcionales. La marca evidentemente se encuentra
estrechamente relacionada con la cobertura que distingue precisamente chocolates,
que se entiende que comprende conejos de pascua.

Otro ejemplo es la marca etiqueta, solicitud N 679.653 para distinguir aparatos e

instrumentos quirrgicos, mdicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes

285
 artificiales artculos ortopdicos, material de sutura, clase 5. En este caso, se puede
apreciar que el solicitante no slo pretendi reivindicar aspectos ornamentales o
simplemente grficos de la etiqueta sino tambin aspectos netamente funcionales
como es la forma de un instrumento. Si se observa la figura, se puede distinguir una
especie de taladro, el cual puede corresponder a un aparato o instrumento quirrgico
reivindicado en la cobertura.

De igual forma que la forma o color de los envases o productos, sucede con la
reivindicacin del color en s mismo.

Si bien los casos en que se han presentado son menos numerosos, si se puede
mencionar algunos ejemplos, como la marca etiqueta solicitud N 740.369 para
distinguir placas y hojas de acero, clase 6. En este caso se puede observar que slo se
pretendi reivindicar el color, sin otro aditivo distintivo, por lo que se configura
plenamente la causal sealada en la letra I).

286
 A modo de ejemplo, podemos mencionar las siguientes marcas que han sido
rechazadas por infringir la letra I) y la letra E):

Etiqueta, solicitud N 697.576, para distinguir anteojos pticos, para el sol, para
disparar, protectores, gafas, accesorios principalmente marcos, lentes, estuches y
otras cubiertas protectoras para los artculos anteriormente mencionados, clase 9.

Etiqueta, solicitud N720.463, para distinguir telfonos, telfonos mviles;

acumuladores, bateras, accesorios para telfonos mviles, a saber, soportes,
accesorios manos libres, cables de carga, unidades de carga, estaciones de carga,
cascos, dispositivos de ratn, tarjetas inteligentes; ordenadores de comunicacin;
software; cmaras, clase 9.

Etiqueta, solicitud N 738.927, para distinguir caf, extractos de caf, preparaciones y

bebidas hechas a base de caf; caf helado; substitutos del caf, extractos de
substitutos del caf, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del caf;
chicoria; te, extractos de te; preparaciones y bebidas hechas a partir de te; t helado;
preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir
de cacao; preparaciones bebidas hechas a base de chocolate, clase 30.

287
 Etiqueta, solicitud N 739.857, para distinguir preparaciones para blanquear y otras
sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
preparaciones abrasivas; jabones; perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones
para el cabello; dentfricos, clase 3.

Etiqueta, solicitud N 807.878 para distinguir juegos, naipes y juegos de cartas, clase
28.

O. Marcas descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia

Nuestra legislacin (art. 20 letra e) LPI), seala expresamente que las marcas que
indiquen origen, nacionalidad y procedencia se considerarn de carcter descriptivo. El
origen, nacionalidad y procedencia dicen relacin estrechamente con el lugar de produccin
de los bienes y servicios.

Las expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia constituyen

expresiones que se encuentran excluidas de proteccin marcaria. En efecto, este tipo
de expresiones se relaciona estrechamente con un lugar geogrfico determinado, pero
no constituyen indicaciones geogrficas o denominaciones de origen, las cuales son
rechazadas por otra causal legal correspondiente a la actual letra j) del art. 20 de la
Ley 19.039.

Normalmente, las expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia se

encuentran acompaadas de otras expresiones que pueden ser carentes de

288
 distintividad o no. En el caso que sean distintivas, normalmente, no existe problemas
para otorgar la marca como un conjunto, en cambio, si carecen de distintividad,
normalmente, se debe evaluar si el conjunto creado posee o no distintividad.

Constituyen expresiones descriptivas de origen, nacionalidad o procedencia, palabras

tales como:

Nombres de pases: Si bien es cierto existe una causal de irregistrabilidad que comprende el
nombre de los pases, como es la letra a) del art.20, es necesario destacar que el nombre del
pas ms un elemento no distintivo puede ser altamente indicativo de nacionalidad, origen o
procedencia. (VIVICHILE solicitud N 726.913, fallo DNI N 143.352)

CELULOSA ARGENTINA, solicitud N 556290 para distinguir todos los productos de la

clase 16.

Regiones: Segn el Instituto Nacional de Estadsticas (INE), regin: Es el territorio

jurdicamente determinado para fines de Gobierno y Administracin Interior y Descentralizada
del Estado que constituye el primer nivel de estructuracin del pas, para dicho efecto. Se divide
en provincias y debe contar con una ciudad capital, que constituye la sede de su autoridad
(Intendente y Gobierno Regional) y de la dems institucionalidad propia de esta unidad
territorial.

Bajo el nombre de regiones se entiende en el caso de Chile, el perteneciente a algunas

de las 15 regiones del pas.

Un caso que se puede mencionar es la marca MIELES DE LA ARAUCANIA, solicitud N

657.821 para distinguir miel y sus derivados, clase 30.

Ciudades: Entidad urbana que posee ms de 5.000 habitantes, segn el INE.

289
Pueblos: Segn el INE corresponde a la entidad urbana con una poblacin que flucta entre
2.001 y 5.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes y cumple el requisito de actividad
econmica.

Aldeas: Segn el INE corresponde a al asentamiento humano, concentrado con una poblacin
que flucta entre 301 y 1.000 habitantes; excepcionalmente se asimilan a Aldeas, los centros de
turismo y recreacin entre 75 y 250 viviendas concentradas, que no alcanzan el requisito para
ser considerados como pueblo.

Caseros: Segn el INE corresponde a al asentamiento humano con nombre propio que posee 3
viviendas o ms cercanas entre s, con menos de 301 habitantes y que no forma parte de otra
entidad.
Adjetivos: La forma adjetiva de los sustantivos que designan algn lugar geogrfico se
entiende, generalmente, descriptivo del origen. Se incluyen de esta categora los gentilicios,
por ejemplo: chileno, argentino, santiaguino, temuquense.

AJI CHILENO, solicitud N 409.549 para distinguir todos los productos de la clase 29.

CORDERO PUMANQUINO, solicitud N 797.926 fue rechazada por Resolucin

Definitiva por corresponder a un trmino descriptivo para distinguir carne de cordero
texel, clase 29 y cordero texel vivo, clase 31.

COBRE CHILENO, solicitud N 481149 para distinguir todos los productos de la clase
16.

EUROPEAN DESIGNS, solicitud N 732.364 para distinguir productos metlicos de

cerrajera, a saber, perillas para puertas, manillas para puertas y juegos de manillas,
tiradores para puertas y juegos de tiradores, bisagras y cerrojos para puertas;
cerraduras, cerraduras de llave y botn, llaves y llaves ciegas, cubrejuntas, timbres

290
 para puertas no elctricos, aldabas, ojos de puerta sin aumento, nmeros para
domicilios, tiradores de cajones, manillas de cajones, chapas de intercambio y bisagras
para gabinetes, clase 6.

Zonas: Las zonas geogrficas consisten en divisiones territoriales ms bien difusas que se
encuentran generalmente determinadas por su latitud o longitud, por ejemplo: zona norte,
zona sur, zona costera.

A modo de ejemplo, se puede mencionar la solicitud de marca DESTINOS AUSTRALES

N 736.947 para distinguir servicio para viajeros, prestados por agencias de viaje o
intermediarios incluyendo informacin relativas a tarifas, horarios, medios de
transporte y reserva de pasaje, arriendo de vehculos, clase 39, la cual incluye como
uno de sus elementos la palabra austral que hace referencia a la zona austral.

6.- Que corresponde acoger la oposicin deducida fundada en la infraccin de la letra e) del
Art. 20 de la Ley N 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de
distintividad para distinguir los servicios solicitados, en efecto tal como lo seala el
oponente el signo solicitado corresponde a una expresin indicativa de la naturaleza de los
servicios que pretende distinguir, pues analizado el signo pedido se puede advertir que
ste se compone de la palabra DESTINOS, el cual proviene de destinar y significa, segn el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, consignacin, sealamiento o aplicacin de
una cosa o de un lugar para determinado fin, meta o punto de llegada; y por otra parte, de la
palabra AUSTRALES, que proviene de austral o australis, y que segn el mismo diccionario
es un adjetivo que significa perteneciente o relativo al sur, lo cual pone de manifiesto un
conjunto abiertamente indicativo y descriptivo de los servicios a distinguir, sin que cuente
con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de amparo
marcario.

Zonas geogrficas chilenas

291
 N Nombre de la Regin Capital Zona
XV Arica y Parinacota Arica Norte Grande de Chile
I Tarapac Iquique Norte Grande de Chile
II Antofagasta Antofagasta Norte Grande de Chile
III Atacama Copiap Norte Chico de Chile
IV Coquimbo La Serena Norte Chico de Chile
V Valparaso Valparaso Zona Central de Chile
RM Metropolitana Santiago Zona Central de Chile
VI OHiggins Rancagua Zona Central de Chile
VII Maule Talca Zona Central de Chile
VIII Bio bio Concepcin Zona Central de Chile
IX Araucana Temuco Zona Sur de Chile
XIV Los Ros Valdivia Zona Sur de Chile
X Los Lagos Puerto Montt Zona Sur de Chile
XI Aisn Coihaique Zona Austral de Chile
XII Magallanes Punta Arenas Zona Austral de Chile

1. Indicios de Origen, nacionalidad o procedencia

Para determinar si una expresin consistente en el nombre geogrfico se est

utilizando como indicativa de origen, nacionalidad o procedencia, se puede tomar en
consideracin una serie de expresiones:

De: Esta preposicin denota generalmente origen acompaada del respectivo

nombre geogrfico, por ejemplo: de Chile, de Mendoza, de Rancagua.

292
 Del: Esta palabra denota pertenencia que sumado al nombre geogrfico,
generalmente, crean un conjunto indicativo de procedencia, por ejemplo: del Maule,
del Per, del Norte, del Sur.

Genitivo sajn: El genitivo sajn, actualmente, es ampliamente utilizado para indicar

pertenencia u origen, por ejemplo: Chiles dogs, Argentinas footwear.

Palabra Traduccin Idioma

Aus de Alemn
Von de Alemn
Of de Ingls
from de Ingls
Di de Italiano
Da de Portugus
De de Portugus
de de Francs

2. Marcas indicativas de nacionalidad

Denominaciones compuestas por trminos que hacen referencia a la nacionalidad de

un producto o servicio sin la adicin de un elemento distintivo, deben ser rechazadas.

En efecto, ejemplo de lo sealado constituye la marca SWISSGEAR solicitud N

754504 para distinguir, entre otros, joyera, relojera, fantasa, bisutera, clase 14;
cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras
clases; pieles de animales; bales y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y
guarnicionera, clase 18, la cual fue rechazada parcialmente por el fallo DNI N
156.570 para los productos de las clase 14 y 18, por estar compuesta de elementos no
distintivos, como se puede apreciar abajo:

293
 6.- Que sin perjuicio de lo anterior procede acoger la oposicin N 2, fundada en la letra e)
del artculo de la Ley 19.039, en lo que dice relacin con los productos pedidos en autos de
las clases 14 y 18, por cuanto la expresin SWISSGEAR resulta ser carente de distintividad
en relacin con la cobertura antes sealada. En efecto, esta ltima se compone de las
expresiones SWISS y GEAR, las cuales traducidas al espaol, significan respectivamente
suizo y entre otros, engranaje, arneses, por lo que la marca pedida podra traducirse como
engranaje o arns suizo.

En el caso de la marca VINICHILE, solicitud N 726.913, para distinguir vinos, clase 33.
La denominacin solicitada se encontraba compuesta de las expresiones que en su
conjunto eran carentes de distintividad. En efecto, por fallo DNI N 143.352, se
entendi que el conjunto indicaba procedencia, tal como lo seala el considerando
abajo transcrito:

3.- Que corresponde acoger la oposicin, fundada en la letra e) del Art. 20 de la Ley N
19.039, toda vez que, el signo pedido resulta ser carente de distintividad. En efecto, tal
como seala el oponente, el signo pedido resulta ser indicativo del producto que se
pretende distinguir y de su origen, nacionalidad y/o procedencia, pues el segmento VINI es
una palabra italiana que traducida al castellano significa vino y el segmento CHILE es la
denominacin del Estado de Chile. Que conforme a lo ante expuesto, se advierte que el
signo solicitado no es susceptible de proteccin marcaria, de conformidad con lo dispuesto
en la letra e) del Art. 20 de la Ley N 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso
general en el comercio de los productos de la clase 33, no procede que se entregue su uso
exclusivo y excluyente a nadie en particular.

Otro caso, es el de marca CHILECABALLOS, solicitud N 738.498 para distinguir, entre

otros, crianza de animales, cuidado de animales, servicios veterinarios, clase 44, la
cual fue rechazada por descriptiva de los servicios solicitados.

3. Marcas indicativas de regin

Como ya se mencion, las denominaciones pueden indicar un origen en una regin

determinada, como es el caso de la marca ANDES WAGYU, solicitud N 776.777 para distinguir
carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y
cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lcteos, aceites y grasas
comestibles, clase 29. En este caso, el fallo DNI N 147.569 estableci que la marca solicitada

294
que se compona de dos elementos; Wagyu que corresponda a un trmino genrico para
carnes y Andes, que corresponda a un trmino indicativo de origen, como abajo se seala:

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin a la letra e) del artculo
20 de la Ley 19.039, toda vez que, con la documentacin acompaada, no objetada por el
demandado, se ha acreditado que el signo pedido, ANDES WAGYU, resulta ser carente de
distintividad. En efecto, el conjunto solicitado es una expresin indicativa del producto que
se pretende distinguir, pues la expresin WAGYU corresponde a un tipo de carne japonesa
de buey o ternera, con un tipo de carne caracterstica, y el elemento ANDES, es indicativo
de origen. Que conforme a lo antes expuesto, se advierte que el signo solicitado no es
susceptible de proteccin marcaria, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del
artculo de la Ley N 19.039, toda vez que siendo indicativo y de uso general en el comercio
de los productos de la clase 29, no procede que se entregue su uso exclusivo y excluyente a
nadie en particular.

En el caso de la marca DEL PACIFICO SUR, solicitud N 742.336 para distinguir

pescados y mariscos, clase 29, la cual fue rechazada por fallo DNI N 141.530, el cual
estableci que corresponda a conjunto abiertamente indicativo del origen de los
productos que pretenda distinguir, en este caso, pescados y mariscos.

4.- Sin perjuicio de lo anterior y considerando la observacin de fondo que rola a fojas 16
de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada por infraccin a la letra e) del
artculo 20 de la Ley N 19.039, toda vez que sta resulta ser carente de distintividad en
sentido amplio para distinguir los productos pedidos de la clase 29, pues la palabra DEL,
segn el diccionario de la Real Academia Espaola, constituye una contraccin de la
proposicin DE y el artculo EL, en que la primera de aquellas denota de dnde es, viene o
sale alguien o algo, lo que unido a los restantes elementos del signo pedido, esto es
PACFICO Y SUR, hacen que la marca solicitada resulte un conjunto abiertamente indicativo
del origen de los productos que pretenden distinguir, y por tanto, no procede que se
entregue en uso exclusivo y excluyente a nadie en particular.

Entre otras marcas que han sido rechazadas por la misma causal, es posible
mencionar:

La marca DIARIO REGIONAL, solicitud N 757.738 para distinguir servicios de

publicidad; publicidad radiada y televisada; servicios de promocin y venta a travs de
internet; importaciones y exportaciones; representacin de toda clase de artculos y

295
 productos nacionales y extranjeros, clase 35; servicios de telecomunicaciones;
transmisin electrnica de datos, imagen y documentos va red informtica
computacional, clase 38.

CECINAS FINAS DEL MAULE, solicitud N 809.157 que distingue carnes, pescados,
aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas
comestibles; especialmente cecinas y embutidos de la clase, clase 29.

4. Marcas que contienen elementos geogrficos

Es necesario destacar que existen ciertas denominaciones que consisten en

expresiones geogrficas que en si no implican ninguna referencia geogrfica. En efecto,
aquellas expresiones poseen un significado arbitrario y diverso al geogrfico.

Por ejemplo, la marca TALCA, PARS Y LONDRES, solicitud N 821.708 para distinguir
cerveza, ale, porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas, zumos
de frutas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, clase 32. La existencia de
esta marca no implica en absoluto que los productos provengan de algunas de estas
ciudades.

Igualmente sucede con la marca ENTRE TONGOY Y LOS VILOS, registro N 668.274
para distinguir servicios de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos
encargados de procurar alimentos o bebidas preparados para el consumo, clase 42
(43).

Por otro lado, la marca DE JAPON A TONGOY, solicitud N 793.762 que distingue
servicios de restaurante, bar, saln de t, cafetera, servicios de procuracin de
alimentos y bebidas en general, drive-in autoservicios y servicios de comida rpida,
clase 43, que tambin fue concedida.

296
 Por otro lado, existen marcas que si bien contienen elementos geogrficos, estos no se
consideran como indicativos de procedencia, es decir, su utilizacin es de carcter arbitrario.

En efecto, marcas tales como CERRO SOMBRERO, solicitud N 810.570 para distinguir
empresa constructora, servicio de construccin, reparacin y preservacin de
edificios, viviendas y todo tipo de bienes e inmuebles y obras civiles en general,
servicios de arriendo de maquinarias e inspeccin de los mismos, clase 37, no han sido
consideradas como descriptivas, a pesar de estar compuesta por la denominacin
CERRO SOMBRERO que corresponde a una pequea localidad del sur de Chile.

Otra marca que no ha sido considerada como descriptiva a pesar de contener

elementos referentes a una regin determinada es AREASUR, solicitud N 808.797
para distinguir servicio de asesora habitacional, negocios de asesora para
adquisicin de vivienda, colocacin de crditos hipotecarios, intermediacin de
viviendas sociales e inversin en viviendas sociales, corretaje de propiedades, clase
36.

Las marcas que contienen elementos geogrficos no se considerarn descriptivos, siempre

y cuando se desprenda que su utilizacin es de carcter arbitraria.

P. Traducciones

Es importante sealar que las marcas descriptivas son aquellas que expresan, entre
otros, gnero, cualidad, calidad, cantidad y que estas marcas se pueden presentar en
diferentes idiomas, no slo en castellano.

297
 Para lograr una correcta compresin del trmino extranjero es necesario hacer una
traduccin.

Un ejemplo, es la marca XOCOLATIER, solicitud N 757247, para distinguir chocolates

y bombones, clase 30, fue considerada descriptiva para los productos solicitados en
virtud de la traduccin en castellano.

2.- Que corresponde acoger la oposicin planteada, fundada en la letra e) del artculo 20 de
la Ley 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad para la
cobertura solicitada. En efecto, analizando el signo pedido se puede advertir que ste se
pronuncia como la palabra CHOCOLATIER, la cual traducida desde el idioma francs
significa, chocolatero, lo cual pone de manifiesto que es abiertamente descriptivo de los
productos a distinguir, sin que cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a
un signo susceptible de amparo marcario, configurndose en la especie la causal de
irregistrabilidad alegada por el oponente de autos.

BLACK MINT, solicitud N 781.613 para distinguir caf, te, cacao, azcar, arroz,
tapioca, sag, sucedneos del caf, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelera y confitera, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos
para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pastas
alimenticias en general.

3.- Que, sern acogidas las oposiciones N 1 y N 2, fundadas en la letra e) del artculo 20
de la Ley de propiedad Industrial, y rechazada la marca pedida para distinguir mentas de la
clase 30, dado que la expresin BLACK MINT, traducida del ingls al espaol, significa
MENTA NEGRA, la cual se refiere a una variedad de la menta que procede de dos tipos de
especie, la menta de agua y la hierbabuena, utilizada comnmente en la industria
alimenticia, por lo cual la expresin solicitada resulta ser descriptiva de los productos que
pretende amparar, como lo son precisamente las mentas y otros productos de confitera
comprendidos en la clase 30.

SANTE, solicitud N 740.427 para distinguir abones y espumas de bao slidos y

lquidos, sales de bao aromticas, perfumes, aceites esenciales, lociones para el
cabello, shampoo y blsamo lquidos y slidos, pastillas efervescentes, aceites para
masajes, cremas para manos, pies, cara, ojos y cuerpo, blsamos labiales, perfumera y
cosmticos en general, clase 3.

298
 2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin de la letra e) del artculo
20 de la Ley N 19.039, toda vez que la marca pedida resulta ser carente de distintividad
para la clase solicitada. En efecto, analizado el conjunto pedido, puede advertirse que ste
se compone de la palabra SANTE, la que, en francs, segn la acepcin del Diccionario
Espasa Grand: espaol-francs francais-espagnol, 2000 (Espasa-Calpe). Significa SALUD,
expresin comnmente utilizada en el comercio de los productos de belleza para referirse
a las propiedades benficas de los mismos, circunstancia que pone de manifiesto que el
signo solicitado resulta abiertamente descriptivo de los productos a distinguir, sin que
cuente con otro elemento o segmento que logre dar origen a un signo susceptible de
amparo marcario.

SCUDERIA, solicitud N 825.314 para distinguir aceites y grasas industriales;

lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles
(incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujas y mechas para el
alumbrado, clase 4.

2.-Que corresponde acoger la oposicin fundada en la letra e) del artculo 20 de la Ley de

Propiedad Industrial, dado que la palabra SCUDERIA, traducida del italiano al espaol,
significa ESCUDERIA, la cual, segn la definicin del Diccionario de la Real Academia,
denomina al conjunto de automviles de un mismo equipo de carreras y corresponde a
una palabra de uso comn en el rubro del automovilismo deportivo, por lo cual no procede
que se entregue en monopolio a nadie en particular.

Otros casos que se pueden mencionar son:

GAZ, solicitud N 729.663 para distinguir furgones y camionetas, clase 12.

Q. Adquisicin de distintividad a travs del uso

De acuerdo al art. 19 LPI, cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos,

podr concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional. El significado secundario implica que gran parte del pblico consumidor identifica la
marca solicitada con un determinado origen empresarial.

299
 Por su parte, el art. 15 de los ADPIC seala que: Cuando los signos no sean
intrnsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrn
supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carcter distintivo que hayan adquirido
mediante su uso.

1. Caractersticas
Para que proceda la institucin de la adquisicin de distintividad a travs del uso se
deben cumplir los siguientes requisitos:

Slo se da por falta de distintividad intrnseca

Uso del signo
El uso debe ser dentro del mercado nacional
La distintividad se determina dentro del pblico consumidor

1.1. Falta de distintividad intrnseca

La institucin de la adquisicin de distintividad a travs de uso procede slo por

causas de falta de distintividad intrnseca. Es decir, por marcas irregistrables por ser
descriptivas, marcas demasiado simples o complejas y trminos comunes (que no sean
genricos).

1.2. Uso del signo

La Ley no establece una definicin de uso, sin embargo, es posible concluir que el uso a
que se refiere el art. 19 LPI, es en trminos amplios, cualquier utilizacin en el trfico
econmico, en concordancia con el art. 19 bis d), por lo que incluira actos jurdicos, tales
como:

Venta de productos con la marca

Publicidad de la marca comercial

300
 1.3. El uso debe ser dentro del mercado nacional

El mercado nacional hace referencia a que el mbito de circulacin de las mercaderas

corresponde a las fronteras de nuestro pas. Por su parte, mercado nacional se contrapone a
mercado internacional que corresponde a un trmino que implica la existencia de mercados
exteriores.

1.4. La distintividad se determina dentro del pblico consumidor

Para que un signo adquiera distintividad es necesario que el pblico consumidor del
producto identifique el signo, no con su significado habitual, sino con un determinado origen
empresarial. En efecto, basta que el signo adquiera este segundo significado entre el pblico
consumidor del producto o servicio, es decir, aquella parte de la poblacin que consume y
tiene acceso a esos productos y servicios. Lo anterior, en contraposicin a pblico en general
que comprende un espectro ms amplio de personas, por ejemplo:

Producto/Servicio Pblico consumidor Pblico en general

Instrumentos agrcolas, Agricultores Toda la poblacin
clase 7
Instrumentos de msica, Msicos Toda la poblacin
clase 6
Construccin naval, clase 37 Armadores Toda la poblacin

Caso N1 Homecenter

301
 En el caso de la marca EASY HOMECENTER, solicitud N 312.414 para distinguir
establecimiento comercial para la venta de productos de las clases 6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 24 y
27, el fallo DNI N 86.929 seal que la expresin HOMECENTER corresponda a una
expresin que haba llegado a adquirir notoriedad para el rubro de los establecimientos
comerciales, tal como lo seala el considerando 3, abajo transcrito:

3.- Considerando: Que, respecto de las reclamaciones formuladas por el oponente, cabe
sealar que son admisibles, toda vez que no es posible desconocer que las expresiones
Home Center, constituyen una marca que se ha posicionado en el mercado y que ha
llegado a adquirir caractersticas de notoriedad en el rubro de un establecimiento
comercial de venta de todo tipo de artculos y productos y servicios relacionados, para
distribucin, almacenaje, representacin de una amplia gama de productos y servicios de
construccin, reparacin, instalacin y mantencin en general, prestaciones que presentan
una estrecha relacin con la cobertura del privilegio pedido, en consecuencia es posible
concluir que la convivencia de estos signos en el mercado no ser pacfica y los usuarios
inducidos a incurrir en error o confusin en cuanto a la procedencia o cualidad de los
servicios.

Caso N2 NUTRABIEN

La marca NUTRABIEN corresponde a una denominacin que hoy se encuentra

registrada para distinguir productos alimenticios. Sin embargo, la denominacin NUTRABIEN
antes de ser aceptada a registro haba ya sido rechazada por falta de distintividad, conforme a
la letra e) del art. 20 de la Ley 19.039, en la solicitud N 653.877 de 20 de julio del 2004.

Sin embargo, en la solicitud N 713.919 de 13 de diciembre del 2005 para distinguir

galletas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelera y confitera, clase 30, el DNI
estableci que la marca NUTRABIEN, haba adquirido distintividad a travs del uso.

302
 El Tribunal, por su parte, fij como hecho sustancial, pertinente y controvertido que la
existencia de distintividad del signo solicitado. Entre las pruebas presentadas por el
solicitante podemos sealar:

Copias de pgina web de la empresas

Fotografas de publicidad

Fotocopias de publicaciones en peridicos sobre la empresa

Grficos de ventas de la empresa

El fallo DNI N 137.897 recoge, por su parte, estas argumentaciones, de acuerdo al

razonamiento expuesto en el considerando transcrito ms abajo, acoge a registro la marca
solicitada:

303
 Que en relacin la segunda oposicin, fundada en la infraccin a la letra e) del Art.
20 de la Ley N 19.039, y de las observaciones de fondo formuladas por este Departamento
a fojas 26, corresponde sean acogidos los argumentos del solicitante, en cuanto a que la
marca NUTRABIEN!, an estando estructurada sobre la base de dos elementos no
distintivos, como son NUTRA y BIEN, debe aplicarse en la especie lo dispuesto en el
artculo 19 de la Ley N 19.039, modificada por la Ley N 19.996, que permite conceder el
registro de aquellos signos, que an no siendo intrnsecamente distintivos, hayan
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. En efecto, conforme a la
documentacin acompaada o el actor y no objetada por los demandantes ni en cuanto a
su integridad, ni en cuanto a su autenticidad, el demandado pudo acreditar
fehacientemente, con impresos de la pgina web www.nutrabien.cl, fotografas de furgones
de reparto, fotografas de promociones en las estaciones de servicio Esso, y copias de
artculos publicados en prensa escrita, en peridicos como Estrategia, El Mercurio, La
Tercera, y en Revista Capital, as con copia de bsqueda hecha en el buscador
www.google.cl, que el signo pedido ha adquirido distintividad por medio del uso relevante
en el mercado nacional, desde una data muy anterior a la solicitud de autos. Cabe destacar
en especial, que consta del reportaje publicado en la Revista Capital, en abril de 1997, que
ya en el ao 1992 las ventas de Nutrabien alcanzaron los 100 mil dlares, en 1996 llegaron
a un milln 600 mil dlares, y en abril de 1997 Nutrabien ya se encontraba en todas las
grandes cadenas de supermercados de santiago y provincias, adems de la bombas de
bencina, cafeteras de hospitales y clnicas y toda la red de kioscos de universidades y
colegios del pas. Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que ha quedado
demostrado que el conjunto NUTRA BIEN! Ha adquirido lo que en doctrina se denomina un
significado secundario o secondary meaning, en ingls, esto es, que el pblico
consumidor asocia en forma exclusiva la citada marca, con un determinado origen
comercial o fuente, en el caso de autos, con el negocio de la empresa solicitante. En este
tipo de casos, la marca puede ser registrada, toda vez que la asociacin que efecta la
generalidad del pblico consumidor evidencia, de hecho, el carcter distintivo de la marca
en cuestin, que sobrepasa el significado primario u obvio de los trminos que la
componen.

Caso N3 Escuela Moderna de Msica

En el caso de la ESCUELA MODERNA DE MUSICA, solicitud N 837.423 para distinguir,

entre otros servicios, educacin pre bsica, bsica, secundaria, universitaria, tcnico-
profesional y de post-grado, organizacin de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias,
exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de
entretencin, clase 41, la solicitud fue observada de fondo por constituir una marca
descriptiva, conforme al art. 20 letra e) LPI.

304
 Como argumento, en la contestacin de las observaciones de fondo el solicitante aleg
que su marca haba adquirido un uso secundario, de acuerdo al art. 19 inc final de la Ley
19.039.

Por ltimo, se resolvi que se encuadraba dentro de la citada norma legal.

2. Medios de prueba

Los medio de prueba para demostrar la adquisicin de distintividad se encuentran

establecidos en el art. 12 LPI que seala que se admitirn todos los medios de prueba
habituales en este tipo de materias, y de los sealados en el Cdigo de Procedimiento Civil con
exclusin de la testimonial.

Especialmente, se deben considerar:

Encuestas

Publicidad

Facturas y boletas

Papelera

La prueba debe ser tasada de acuerdo a la sana crtica o en conciencia, es decir, de

acuerdo a las reglas lgicas y de la experiencia, conforme al art. 16 LPI.

Los principales elementos que deben ser considerados al momento de apreciar la

prueba son:

Tiempo de uso

Volumen de comercializacin

305
 Intensidad del uso

En cuanto al tiempo de uso, en nuestra legislacin no establece regla, sin embargo, se

entiende que mientras ms carente de distintividad es una expresin, ms tiempo es
necesario para que esta adquiera distintividad. Por otro lado, el factor tiempo debe ser
cotejado con el volumen de comercializacin, generalmente, a mayor volumen de
comercializacin y uso de la marca, menor es el tiempo necesario para adquirir distintividad.

La prueba de la distintividad no es idntica a la prueba de la fama y notoriedad.

Distintividad y fama y notoriedad son conceptos diferentes.

IV. Emblemas y smbolos especialmente protegidos

Nuestra legislacin establece en las letras a) y d) del art.20 de la Ley 19.039 que:

No se podrn registrar:
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado,
de las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos estatales.
d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantas adoptados
por un Estado, sin su autorizacin; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida por
una persona distinta de quien las obtuvo.

Estas disposiciones se encuentran conforme al art 6 ter del Convenio de Paris que
establece la proteccin de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los
pases de la Unin, signos y punzones oficiales de control y de garanta adoptados. Agrega,
despus, que se aplicar tambin a las siglas o denominaciones de las organizaciones
internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios pases de la Unin sean
miembros.

306
 A. Depsito en concordancia con el art. 6 ter del Convenio de Paris

El mismo artculo en su nmero 3 establece la obligacin de las partes de comunicarse

recprocamente, mediacin de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado,
signos y punzones oficiales, no extendindose la obligacin a las denominaciones de los
estados.

Para cerciorarse si la expresin que se pide como marca corresponde a un emblema

nacional, es recomendable visitar la pgina http://www.wipo.int/ipdl/es/search/6ter/search-struct.jsp
que corresponde a un buscador en la base de datos de emblemas de la OMPI.

Los emblemas o smbolos que se pueden buscar por medio de este recurso son:

Escudo de armas
Banderas
Emblema de estado
Emblema
Signo/Punzn
Denominacin
Sigla

B. Emblemas

Los emblemas de un estado corresponden a diversos objetos que representan

simblicamente a un pas.

Los smbolos habituales de un pas consisten, principalmente en:

Bandera
Escudo

307
 Escarapela
Estandarte

En el caso de Chile, nuestros emblemas nacionales se encuentran definidos en el Art. 1

del Decreto Supremo N 1.534 de 1967 del Ministerio del Interior como: El Escudo de Armas
de la Repblica, la Bandera Nacional, la Escarapela o Cucarda y el Estandarte Presidencial o
Bandera Nacional Presidencial.

Escudo Nacional Bandera Nacional

Escarapela Estandarte Presidencial

En caso de los emblemas patrios de otros estados, se debe acudir a la legislacin

propia de cada uno de ellos. Es muy importante destacar que el rechazo debe proceder en
cualquier caso que se incluya un emblema patrio, con independencia de los otros elementos
contenidos en las etiqueta.

Es necesario recordar, como ya se mencion, el art. 6 ter del Convenio de Pars establece un
sistema de registro y notificacin de emblemas

Ejemplo de emblemas de otros pases son:

Escudos de Australia

308
 C. Signos y Punzones oficiales

Los signos y punzones oficiales comprenden una amplia gama de distintivos utilizados
por el estado para control y calidad.

En nuestra legislacin podemos mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes:

La Ley Chilena de Agricultura Orgnica 20.089, sus Reglamentos y Normas Tcnicas,

establece el siguiente sello orgnico:

El Servicio Nacional de Turismo, entrega el llamado Sello de Calidad Turstica, si

verifica el cumplimiento de alguna de las 48 normas oficiales de la Repblica de Chile
(NCh) sobre calidad turstica.

309
La Comisin Nacional del Medio Ambiente, entrega el Sello de Certificacin Ambiental
de Establecimientos Educacionales.

El Consejo Nacional de Certificacin Escolar entrega el Sello de Calidad de Gestin

Escolar en el caso que los establecimientos escolares cumplan con un proceso de
certificacin externo:

Ejemplos de sellos y punzones extranjeros:

Punzn del Banco Central Brasileo

310
 Punzn de la Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos

D. Emblema de la Cruz Roja

El emblema de la Cruz Roja se encuentra protegido a travs de unos convenios

especiales llamados Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 y sus protocolos. Por su
parte, a nivel nacional, la Ley N 6.371 del 1 de septiembre de 1939 sobre la Proteccin del
Emblema de la Cruz Roja, establece normas que limitan el uso de los emblemas, la cual fue
ratificada y ampliada por la Ley N 19.511.

Estos convenios y protocolos sealan como figuras protegidas:

Cruz roja
Media luna roja
El len y sol rojos
Marco rojo cuadrado

311
 Es importante destacar que la nica forma aceptada para registrar algunos de estos
smbolos como marca comercial es mediante solicitud presentada por la Cruz Roja o bajo
su autorizacin expresa

E. Smbolo Olmpico

Por su parte el Tratado de Nairobi sobre la proteccin del Smbolo Olmpico, vigente
en Chile desde 14 de diciembre de 1983, protege la utilizacin de este smbolo. En efecto,
seala en su art. 1 que los estados se encuentran obligados a:

Rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilizacin
como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el
Smbolo Olmpico, como lo define la Carta del Comit Olmpico Internacional, salvo que sea con
la autorizacin del Comit Olmpico Internacional

312
 Es importante destacar que la nica forma aceptada para registrar algunos de estos
smbolos como marca comercial es mediante solicitud presentada por el Comit Olmpico
Internacional o bajo su autorizacin expresa

F. Marcas que incluyen emblemas nacionales

La inclusin de un emblema nacional dentro de la marca solicitada, configura la causal

de irregistrabilidad establecida en la letra a) del art. 20 LPI, as lo ha manifestado
reiteradamente nuestra jurisprudencia.

Un caso de proteccin de un emblema es la marca MASSSWISS MASTER, solicitud N

363.566 para distinguir productos de la clase 8. La etiqueta de la marca solicitada
incluye smbolos y emblemas de la Confederacin Suiza, por lo que la marca se
rechaz mediante fallo DNI N 144.672, tal como abajo se transcribe:

2.- Que corresponde acoger las oposiciones N 1, N 2 y N 3, fundadas en la infraccin de

la letra a) del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que el signo pedido incluye en su etiqueta
el smbolo de la cruz helvtica o cruz de la confederacin Suiza, que a su vez constituye la
representacin grfica del escudo del Estado Suizo, circunstancias que obstan al registro
del signo pedido por configurarse a su respecto la causal de irregistrabilidad alegada.

Otro caso es el de marca FUENTE SUIZA sol N 786.615, para distinguir servicios de
comunicaciones y telecomunicaciones en general, comunicaciones a travs de

313
 internet, pginas web, correo electrnico o comunicaciones por cualquier medio
computacional o electrnico. servicios de transmisin de datos, imgenes y voz,
comunicaciones mediante un sistema oral y visual por medio de terminales de
computacin u otros medios anlogos, clase 38, la cual fue rechazada en definitiva en
base a la letra a) del Art. 20, por cuanto incluye un emblema extranjero.

Es necesario destacar que el hecho de que una marca posea los colores u algunos
elementos pertenecientes a los emblemas nacionales, no siempre es razn suficiente para
denegar la solicitud de marca. En efecto, se pueden mencionar algunos ejemplos en los cuales
las marcas se aceptaron, no obstante de estar compuesta por colores o elementos que
pertenecen a los emblemas:

ECO CHILE, solicitud N 463.917 para distinguir todos los productos de la clase 9. La
cual incluye los colores de nuestra bandera y en una disposicin similar dentro de la
etiqueta.

ETIQUETA, solicitud N 808729 para distinguir preparaciones para blanquear y otras

sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;
(preparaciones abrasivas) jabones; perfumera, aceites esenciales, cosmticos,

314
 lociones para el cabello; dentfricos, clase 3. La cual tiene los colores y disposicin
similar a nuestra escarapela.

1. Proteccin del emblema Suizo

Por ltimo, en la Ley N 19.511, que modifica la ley n 6.371, de 1939, que protege el
emblema de la cruz roja, seala en su art. 5 que:

En razn del homenaje rendido a la Confederacin Suiza, por la adopcin de los colores
federales invertidos, se prohbe, en todo tiempo, el empleo por particulares o por Sociedades, de
las armas de la Confederacin Suiza o de signos que constituyan una imitacin, sea como marca
de fbrica o de comercio o como elementos de estas marcas, o en formas de publicidad o en
condiciones que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo.".

G. Denominaciones y siglas Estatales

La denominacin consiste en el nombre que posee un estado, ya sea en su idioma

original o en idioma castellano. Por otro lado, la sigla corresponde a una palabra formada por
el conjunto de letras inciales de una denominacin estatal, por ejemplo:

Denominacin estatal: Estados Unidos de Norteamrica (United States of America)

Sigla: USA (United States of America).

Ejemplo:
Es el caso de la marca ARUBA, solicitud N 789.672 para distinguir cervezas; aguas
minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas;

315
 siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, clase 32, que fue rechazada por
corresponder al nombre de un pas.

6.- Sin perjuicio de lo sealado precedentemente y considerando la observacin de fondo

que rola a fojas 15 de autos, corresponde rechazar de oficio la marca solicitada, toda vez
que el signo pedido corresponde a la denominacin con la cual se designa al Estado de
ARUBA, por lo que en virtud de la causal contemplada en la letra a) de la Ley N 19.039, no
procede su registro como marca comercial.

Igualmente sucede en el caso de la sigla de un estado. En efecto, como ya se mencion las

siglas estatales corresponden a un conjunto de letras inciales de una denominacin estatal,
las cuales deben ser rechazadas en el caso que se presente.

As sucedi con la marca USA ON LINE, solicitud N 736.154 para distinguir partes,
piezas, accesorios, perifricos y dems componentes para computadoras, monitores,
impresoras, scaners y otros artefactos electrnicos de reproduccin de audio y video
anlogos o digitales, clase 9, la cual fue rechazada por que emplea sigla de un pas y el
termino descriptivo on line falto de distintividad.

Algunos ejemplos de denominaciones de pases que han sido rechazadas por esta
causal son:

CHILECHILI, solicitud N 695974 para distinguir salsa de aji, clase 30.

CENTRO MEDICO ALEMANIA, solicitud N 643392 para distinguir, entre otros,

servicios profesionales en el rea mdica y dental, clnicas y centros mdicos, en
general, servicios de laboratorios mdicos para toma de muestras, y rayos x, en
clase 44.

316
 H. Cuando un pas o nacin tiene ms de un nombre o es designado con
nombres diferentes

En este caso, se considera que todos los nombres son denominaciones vlidas del
estado, por lo cual deben ser rechazadas como marcas comerciales.

Por ejemplo: la marca mixta HANGUK sol N 782.281. La denominacin HANGUK es el

nombre con que los coreanos designan a su pas Corea. Fue rechazada por las letra a) y e) del
Art. 20.

1. Otros casos de pases con ms de un nombre:

Nueva Zelanda
Oficialmente se denomina New Zealand en ingls y Aotearoa en maor.

Suiza
Es denominada Confederacin Suiza, Confederatio Helvetica en latn, Schweiz y
Schweizerische Eidgenossenschaft en alemn, Confdration suisse en francs,
Confederazione svizzeera en italiano y Confederaziun svizra en romanche.

317
 2. Cuando el nombre del pas se expresa en otro idioma

Cuando la denominacin de un pas se expresa de forma diferente en otros idiomas,

por ejemplo: Deutschland, Germany o Alemania. En todos estos casos la solicitud debera ser
rechazada.

Pas Ingls Espaol Francs Alemn

Chile Chile Chile Chili Chile
Estados Unidos United States Estados Unidos tats-Unis Vereinigte
Staaten
Alemania Germany Alemania Allemagne Deutschland
Francia France Francia France Frankreich
Suiza Switzerland Suiza Suisse Schweiz
Holanda Netherlands Holanda Pays-Bas Niederlande

I. Marcas distintivas que incluyen nombres de pases

A diferencia de la inclusin de un emblema en la etiqueta, si la denominacin de un

pas se incluye en una marca, eventualmente se podra conceder. siempre y cuando la
expresin no induzca a error o confusin respecto al origen, algunos ejemplos de este tipo de
marcas son:

TVN CHILE, solicitud N 812.441 para distinguir programas hablados, radiados y

televisados, clase 38.

318
 KENYA KOSMETIKA, solicitud N 807.728 para distinguir, entre otros, jabones,
perfumera, aceites esenciales; cosmticos; lociones para el cabello; dentfricos;
aerosol refrescante de aliento; preparaciones para afeitar; antitranspirantes;
mascarillas de belleza; bolsitas para perfumar la ropa; bronceadores; bloqueadores de
rayos solares; enjuagues bucales; colorantes y tintes para el cabello, sprays para el
cabello; calcomana decorativas para uso cosmtico; kits de cosmticos, clase 3.

BELLA ITALIA, solicitud N 797456 para distinguir verduras en conserva, secas y

cocidas; aceites y grasas comestibles; pur de tomates, tomates pelados, zumo de
tomate para uso culinario, clase 29.

Por ltimo, se debe consultar continuamente fuentes de informacin actualizadas

(Internet) por cuanto continuamente se forman y desaparecen pases y si estos nuevos pases
son reconocidos por Chile, por ejemplo: Osetia de Sur, Abkazia, Taiwn.

J. Denominaciones y siglas de organizaciones internacionales

En el caso de las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales es

necesario destacar que se entiende como organizacin internacional cualquier asociacin de
estados que tenga presencia internacional.

319
 Un caso de rechazo por consistir en una sigla de una organizacin internacional
corresponde a la marca MERCOSUR, solicitud N 366.461 para distinguir todos los
productos de la clase 12, la cual fue rechazada por pertenecer al Mercado Comn del
Sur.

Igual suerte sigui, la marca OEA, solicitud N 871075 para distinguir productos
farmacuticos, veterinarios e higinicos, sustancias dietticas de uso mdico;
emplastos, material para apsitos, material para empastar los dientes y para
improntas dentales; desinfectantes; productos para la destruccin de animales
dainos; fungicidas, herbicidas, clase 5.

K. Denominaciones y siglas de los servicios Pblicas

El art. 25, LOC de Bases Generales de la Administracin del Estado, establece que los
servicios pblicos son rganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas,
de manera regular y continua. Estarn sometidos a la dependencia o supervigilancia del
Presidente de la Repblica a travs de los respectivos Ministerios( para mayor informacin ver
3.3.5).

Es importante destacar que el registro de denominaciones o siglas de servicios

pblicos se ha aceptado, siempre y cuando, la solicitud sea presentada por el servicio
pblico respectivo.

Un caso es la solicitud CARABINEROS EN ACCION, solicitud N 793.717 para distinguir

servicios de produccin y montaje de programas hablados, radiados y televisados;
produccin de cine y televisin, servicios de organizacin de eventos y fiestas, clase
41, la cual fue rechazada por infraccin a la letra a) del art. 20 de la Ley 19.039, por
cuanto la marca fue solicitada por un tercero que no tena relacin con Carabineros de
Chile, tal como seala el considerando abajo descrito:

320
 2.- Que corresponde acoger la oposicin deducida fundada en la infraccin de la letra a) del
artculo 20 de la Ley N 19.039, puesto que la expresin CARABINEROS que se contiene en
el signo pedido corresponde a una forma en que se designa a Carabineros de Chile segn se
establece, entre otras normas, en la Constitucin Poltica de la Repblica de Chile, captulo
XI y en la Ley 18.961, Orgnica Constitucional de Carabineros de Chile por lo que en virtud
de la causal de irregistrabilidad alegada, no procede su registro como marca comercial.

POLICIA INVESTIGACIONES CHILE, solicitud N 816.180 para distinguir servicios de

administracin de derechos de autor, servicios de anlisis qumico; asesoramiento en
propiedad intelectual; servicios de reconstitucin de bases de datos; peritajes
geolgicos, investigaciones bacteriolgicas, biolgicas, geolgicas, legales, qumicas,
judiciales, tcnicas, certificacin de obras de arte, clase 41, la cual fue concedida a
Polica de Investigaciones de Chile.

SERVICIO ELECTORAL-REPUBLICA DE CHILE, solicitud N 467.709 para distinguir

publicaciones peridicas y no peridicas y dems productos de la clase 16.

V. Marcas contra moral, orden pblico o buenas costumbres

Las marcas contrarias a la moral, orden pblico o buenas costumbres deben ser
rechazadas por infraccin del art. 20 letra k) de la Ley 19.039. Si bien los conceptos de moral,
orden pblico y buenas costumbres son de contenido no muy preciso, se entiende que se
comprenderan dentro de este tipo de marcas aquellas que hacen apologa de actos ilegales,
como por ejemplo; terrorismo, delincuencia comn.

321
 Por ejemplo, la marca KO CAINE, solicitud N 799.513 que distingue bebidas, jugos,
zumos, agua mineral, cervezas, clase 32, fue rechaza por infringir la letra k) del art. 20
por constituir Ko Caine, una marca fonticamente idntica a Cocaine, la cual
corresponde al nombre de una sustancia prohibida por ley.

2.- Que, finalmente procede acoger la oposicin fundada en la letra k) del artculo 20 de la
Ley N 19.039, que recoger lo dispuesto en el artculo 10 bis del Convenio de Pars referido
a la proteccin contra la competencia desleal, por cuanto la expresin KO CAINE es
fonticamente idntica a la palabra COCAINE, que significa COCAINA en espaol, palabra
que denomina a una droga adictiva que se obtiene de las hojas de la coca, y constituye
una sustancia prohibida por la ley y por ende, resulta una expresin contraria a la moral,
las buenas costumbres y el orden pblico, por lo que no procede conceder su uso exclusivo
y excluyente a nadie en particular.

Otro caso, es el de la marca MARIHUANA, solicitud N 591564 para distinguir

publicidad, gestin de negocios comerciales, servicios de propagandas o publicidad
radiada o televisada, o por cualquier medio de comunicacin, clase 35, que fue
rechazada por infringir e) y j) (actual k), por cuanto corresponde al nombre de una
sustancia ilegal.

VI. Marcas inductivas a error y engao

El art. 20 letra f) seala que, no se podrn registrar los signos que: se presten para
inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los productos,
servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas

322
coberturas tengan relacin o indiquen una conexin de los respectivos bienes, servicios o
establecimientos.

La Ley prohbe el registro de una marca que abiertamente induzca a error o engaos
respecto su origen, calidad o al producto o servicio mismo. En efecto, las marcas, como ya se
mencion, pueden tener una naturaleza descriptiva en una clase, pero esa misma palabra
puede no serlo en otra clase. Sin embargo, existe una clase de marca que si bien son
descriptivas para un tipo de producto o servicio, pueden inducir a error o engao para otro
tipo de productos y/o servicios.

A. Error o engao respecto al producto

Por ejemplo, la palabra MEDICINA (MEDICINE) que sera descriptiva para productos
de la clase 5, en la cual se encuentra precisamente las medicinas, se entendi que
corresponda a una denominacin inductiva a error o engao para productos de la
clase 1, en la cual se encuentran productos qumicos y en especial para distinguir
adhesivos (pegamentos) para la industria, composiciones para la reparacin de
neumticos, masillas para neumticos, productos para la conservacin de caucho;
disoluciones de caucho; sustancias para pegar de uso industrial, clase 1.

En efecto el fallo N 146.638 que recay sobre la solicitud N 802.010 destaca la

infraccin a la letra f) del art. 20 de la Ley 19.039.

3.- Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, ser acogida la oposicin fundada en la
letra f) del artculo 20 de la Ley N 19.039, dado que la palabra MEDICINE, traducida del
ingls al espaol, significa MEDICAMENTO, e indica medicamentos de la clase 05, en
circunstancias que se ha solicitado para distinguir productos que no son medicamentos o
productos relacionados, por lo que el consumidor puede incurrir fcilmente en errores o
confusiones respecto del gnero y naturaleza de los productos a distinguir.

323
 Por otro lado, puede suceder que el elemento inductivo a error o engao no se
encuentre en la parte denominativa de la marca, sino en la etiqueta, por ejemplo:

En el caso de la ETIQUETA, solicitud N 694.263 para distinguir todos los productos

de la clase 25, en la cual se rechaz la marca solicitada por incluir la palabra
EYEWEAR que significa anteojos o Lentes que corresponden a productos
pertenecientes a la clase 9 y no a la 25 como fue solicitada. Por lo tanto, se entendi
que la marca era inductiva a error o engao respecto al gnero de los productos que
pretenda distinguir.

3.- Que se debe rechazar de oficio la marca pedida en virtud a la infraccin de la letra f) del
artculo 20 de la ley 19.039, por cuanto el signo pedido agrega en la etiqueta que se
pretende registrar, el elemento denominativo EYEWWEAR, que en espaol significa
LENTES, lo cual es inductivo a error o confusin en relacin a la cualidad, el gnero o el
origen de los productos a distinguir de acuerdo a la clase cuya cobertura se solicita.

B. Error o engao respecto al origen

La marca tambin puede ser inductiva a error o engao respecto a su origen. En

efecto, muchas veces el lugar de origen o de produccin de los bienes y servicios determina la
decisin de compra de parte de pblico consumidor, de hecho, existen lugares que tienen una
reputacin ya establecida respecto a determinados productos, por ejemplo; PARIS para
productos de belleza, SUIZO o SUIZA para relojes, PERSA para alfombras.

Un caso es el de la solicitud SWISSEX, N 526.573, la cual mediante fallo DNI N

141.150 fue rechazada para distinguir productos de la clase 14, en la cual se
encuentran los relojes, por corresponder a una marca inductiva a error o engao
respecto a su origen geogrfico.

324
4.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, corresponde acoger la oposicin basada
en la infraccin de la letra f) del Art. 20 de la Ley 19.039, ya que, de conformidad con el
prrafo segundo, el elemento SWISS significa nativo de Suiza, por lo que teniendo en
especial consideracin la cobertura que se pretende amparar, la marca pedida podra
resultar una expresin a todas luces indicativa respecto de la procedencia o cualidad de los
productos que a distinguir, sin que la adicin al signo pedido del segmento EX resulte
suficiente para desvirtuar la aplicacin de la causal de irregistrabilidad alegada.

Un caso que se encuentra pendiente en segunda instancia es el la marca

FEMMEPARIS, solicitud N 757.390, para distinguir preparaciones para blanquear y
otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y
raspar, jabones, perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones para el cabello,
dentfricos, clase 3, por cuanto la marca al incluir el trmino PARIS, sera inductiva a
error con respecto a su origen.

325
 ANEXO I
Jurisprudencia del Art. 20 LPI
Causales de irregistrabilidad

20 A: Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones
internacionales y de los servicios pblicos estatales.

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

CENTRO MEDICO DE 752.147 20 a) y e), uso de nombre 146.583 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou

CHILE de estado t_Pdf.asp?ArchivoPdf=752147.pd
f
JAPON 234.357 39,distribuic 20 a), uso de nombre de S/I 1993 http://www.inapi.cl/index.php?o
in estado ption=com_wrapper&view=wrap
per&Itemid=55&lang=es

FUENTE SUIZA 786.615 38, 20 a), utilizacin de escudo S/I 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
Comunicaci y nombre de pas t_JPG.asp?ArchivoJpg=786615.jpg
ones

326
20 B: Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones tcnicas o cientficas, el nombre de las variedades vegetales, las
denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accin teraputicas.

Denominaciones tcnicas

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

USB TV 779.650 9, Hardware 20 e), descriptiva S/I 2007 S/I

y software denominacin tcnica

IMS 760.803 38, telefona 20 e), descriptiva 141.528 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou

denominacin tcnica t_Pdf.asp?ArchivoPdf=760803.pd
f

327
MUTUAL INFORMA 778.758 36, servicios 20 e), descriptiva 142.795 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
relacionado denominacin tcnica t_Pdf.asp?ArchivoPdf=778758.pd
s con los f
seguros

TU MUNDO PDA 699.528 43, equipos 20 e), descriptiva S/I 2005 S/I
computacio denominacin tcnica
nales y
celulares
TELEFONICA PVR 786.921 38, 20 e), PVR: denominacin 147.481 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
Televisin tcnica, es genrico t_Pdf.asp?ArchivoPdf=786921.pd
f

328
ANEXO II
Recomendaciones OMS

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

LIDOCAINA 232.057 10, aparatos 20 b), denominacin S/I 1993 S/I

mdicos comn de
recomendaciones OMS.

329
ANEXO III
Variedades vegetales

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

ALOE FRUTA 825.459 20 aloe en 20 e), descriptiva de 146.960 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou

jalea; 32, variedad vegetales t_Pdf.asp?ArchivoPdf=825459.pd
zumo de f
aloe
BIOAGAVE 812.991 5, fibra 20 e), descriptiva de 146.944 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
diettica variedad vegetales t_Pdf.asp?ArchivoPdf=812991.pd
f

YELLOWBERRIE 678.506 31, frutas 20 e), descriptiva de S/I 2005 S/I

variedad vegetales

CHIA 679.359 31, todos 20 e), descriptiva de S/I 2005 S/I

los variedad vegetales
productos

330
20 C Nombres: El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o
por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los nombres de personajes histricos
cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 aos de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo, no podrn
registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccin a las letras e), f), g) y h).

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

ALFREDO HASBUN 792.146 19, Se establece criterio de 146.809 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou

Establecimien nombre propio ms t_Pdf.asp?ArchivoPdf=792146.pd
to industrial patronmico para f
de fabricacin configurar la causal del art.
de cemento 20 c).
TRUMP 758.821 36, servicios Se establece criterio de 146.989 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
inversiones nombre propio ms t_Pdf.asp?ArchivoPdf=758821.pd
inmobiliarias patronmico para f
configurar la causal del art.
20 c).
DALI 794.316 36, servicio Se establece criterio de 147.373 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
de corretaje nombre propio ms t_Pdf.asp?ArchivoPdf=794316.pd
de patronmico para f
propiedades configurar la causal del art.
20 c).

331
SEBASTIAN FERRER 804.328 35, gestin de Se establece criterio de 147.248 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
negocios nombre propio ms t_Pdf.asp?ArchivoPdf=804328.pd
comerciales patronmico para f
configurar la causal del art.
20 c).
PADRE HURTADO 734.470 33, vinos y 20 c), afeccin al honor. 144.221 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Ou
licores en 20 f), confusin con otras t_Pdf.asp?ArchivoPdf=734470.pd
general marcas. f

332
ANEXO IV
Jurisprudencia del Art. 20E GENERICAS, DESCRIPTIVAS
Las expresiones o signos empleados para indicar el gnero, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso,
valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta
clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carcter distintivo o describan los productos, servicios o
establecimientos a que deban aplicarse

Indican gnero

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

AUDIO BOOSTER 801.747 9, para 20 e), genrico. 144.575 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

[Transmisor de aparatos _Pdf.asp?ArchivoPdf=801747.pdf
sonido] para
transmisin
y
reproducci
n del sonido
DON RON 828.330 33, licores 20 e), genrico. 147.494 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
_Pdf.asp?ArchivoPdf=828330.pdf

333
MOTOSTORE 751.568 12, 20 e), genrico. 146.937 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
[Tienda de establecimie _Pdf.asp?ArchivoPdf=751568.pdf
motocicletas] nto
comercial
INTELLIGENT 810.833 9, productos 20 e), genrico Indicativa 146.797 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
SENSOR [Sensor tecnolgicos de productos. _Pdf.asp?ArchivoPdf=810833.pdf
inteligente]

XLCOMPLETOS 757.679 43, servicios 20 e), genrico Indicativa 147.015 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
de de productos. _Pdf.asp?ArchivoPdf=757679.pdf
alimentos

SECURITY SAFETY 730.147 45, servicios 20 e), genrico. 142.037 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
[Seguridad de _Pdf.asp?ArchivoPdf=730147.pdf
Seguridad] seguridad

BANCO DE SANGRE 745.483 44, servicios 20 e), genrico. 141.966 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
CORDON UMBILICAL mdicos, _Pdf.asp?ArchivoPdf=745483.pdf
tomas
mdicas
SAN GUCHITO 783.594 43, 20 e), genrico. 146.817 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
elaboracin _Pdf.asp?ArchivoPdf=783594.pdf
de
alimentos

334
HOT ROLL 825.221 29 y 30, 20 e), genrico. 147.081 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
alimentos _Pdf.asp?ArchivoPdf=825221.pdf

CREDITO NICO 810.942 35, para 20 e), genrico. 147.189 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
servicios de _Pdf.asp?ArchivoPdf=810942.pdf
ventas de
productos
de todas las
clases
CUBO 806.373 31, alimento 20 e), genrico indicativa 147.731 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
CONCENTRADO para de productos. _Pdf.asp?ArchivoPdf=806373.pdf
animales

SUPERMERCADOS 783.136 35, 20 e), genrico Indicativa 147.328 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

organizaci de productos _Pdf.asp?ArchivoPdf=783136.pdf
n de ferias

335
Descriptivas de destinacin

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

KESANO (rechazada) 815.058 30, Art. 20 e), descriptiva de 147.050 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
comidas destinacin _Pdf.asp?ArchivoPdf=815058.pdf
preparadas

MATERNA 760.936 5, Art 20 e), descriptiva de 141.867 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

(rechazada) alimentos destinacin _Pdf.asp?ArchivoPdf=760936.pdf
para bebs
FRUTO (rechazada) 792.729 32, jugos Art 20 e), descriptiva de 147.706 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
de fruta destinacin _Pdf.asp?ArchivoPdf=792729.pdf

336
Descriptivas de cualidad

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

THERMICA 815.224 02, 20 e), descriptiva de cualidad 146.808 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

pinturas _Pdf.asp?ArchivoPdf=815224.pdf

FINISSIMA 752.203 30, harinas 20 e), descriptiva de cualidad 147.327 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
_Pdf.asp?ArchivoPdf=752203.pdf

PEGATODO 788.330 16, 20 e), descriptiva de cualidad 146.981 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

adhesivos _Pdf.asp?ArchivoPdf=788330.pdf
para la
papelera o
la casa
WELLNESS SPORT 816.903 32, 20 e), de cualidad o 147.366 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
bebidas y destinacin _Pdf.asp?ArchivoPdf=816903.pdf
jugos

TERMORREGULADOR 779.266 32, 20 e) , descriptiva de 147.704 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

bebidas cualidad _Pdf.asp?ArchivoPdf=779266.pdf

337
CONCRETE HARD 758.823 19, 20 e), descriptiva de cualidad 141.968 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
hormign, _Pdf.asp?ArchivoPdf=758823.pdf
cemento
RICAMASA 816.382 30, harina 20 e), descriptiva de cualidad 147.039 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
de maz _Pdf.asp?ArchivoPdf=816382.pdf
precocida

338
Descriptivas de valor

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

GRAN CHOC 775.911 30, cacao 20 e), descriptiva de valor 147.363 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
_Pdf.asp?ArchivoPdf=775911.pdf

HIPER CHOC 775.910 30, cacao 20 e), descriptiva de valor 147.364 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
_Pdf.asp?ArchivoPdf=775910.pdf

YOGA A LUKA 796.457 35, 38, 41, 20 e), descriptiva de valor S/I 2008 S/I
enseanza
de yoga
QU BARATO! 787.150 35, 20 e), descriptiva de valor S/I 2008 S/I
publicidad

339
Descriptivas de cantidad

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

CAF 100% 638.972 30, Caf 20 e), descriptiva de cantidad S/I 2004 S/I

100% FUTBOL 819.450 35, venta de 20 e), descriptiva de cantidad S/I 2008 S/I
toda clase de
productos
TRIPLE TEST 384.914 10, aparatos 20 e), descriptiva de cantidad S/I 1997 S/I
e
instrumento
s quirrgicos

340
Descriptivas que constituyes palabras de uso comn

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

BIOHOME 798.131 19,material 20 e), palabras de uso 146.579 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

es de comn. _Pdf.asp?ArchivoPdf=798131.pdf
construcci
n no
metlicos
FLEXICUOTA 719.834 36, 20 e), palabras de uso 141.901 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
servicios comn. _Pdf.asp?ArchivoPdf=719834.pdf
financieros

SCUDERA 825.314 04, 20 e), palabras de uso 146.576 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

combustibl comn. _Pdf.asp?ArchivoPdf=825314.pdf
es y
lubricantes

341
20 e) De origen nacionalidad o procedencia

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

FRUTOS DEL SUR 777.497 29, fruta, 20 e), descriptiva genrica y 146.959 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
verduras y de procedencia. _Pdf.asp?ArchivoPdf=777497.pdf
legumbres
en
conserva
TALCA, PARIS Y 821.708 32, bebidas Ciudades no indican origen, 146.936 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
LONDRES sino uso arbitrario. _Pdf.asp?ArchivoPdf=821708.pdf

DEL PACIFICO SUR 742.336 29, Es indicativo de origen. 141.530 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
pescados y _Pdf.asp?ArchivoPdf=742336.pdf
mariscos

PATAGONIA 801.565 29, 20 f) y h) 147.017 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

AUSTRAL mermelada _Pdf.asp?ArchivoPdf=801565.pdf
s,
conservas

342
Marcas en relacin con derecho de autor

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

ALTAZOR 804.764 44, clnica Se acepta inscripcin de 146.553 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

odontolgi creacin. _Pdf.asp?ArchivoPdf=804764.pdf
ca

CANTALAO 744.366 41, Se acepta inscripcin de 146.608 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

actividades creacin. _Pdf.asp?ArchivoPdf=744366.pdf
culturales

343
ANEXO V
Jurisprudencia de etiquetas

Etiquetas
20 F Marcas inductivas a error en cuanto al producto o su origen

Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relacin o indiquen una
conexin de los respectivos bienes, servicios o establecimientos..

Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

802.010 1, 20 f), consumidor puede 146.638 2009 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

pegamento confundirse respecto _Pdf.asp?ArchivoPdf=802010.pdf
naturaleza de productos.

344
752.474 41, 20 f), motivo de confusiones, 142.624 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out
entretenim en cuanto al origen _Pdf.asp?ArchivoPdf=752474.pdf
iento por empresarial de los rubros
medio de
televisin

526.573 11. 20 f), procedencia. 141.150 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

_Pdf.asp?ArchivoPdf=526573.pdf

694.263 25, todos 20 F, inductiva a error, pues 142.987 2008 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

los si bien es clase 25, aparece _Pdf.asp?ArchivoPdf=694263.pdf
productos eyewear [anteojos], que es
clase 9

345
Marca N Solicitud Clase Jurisprudencia N Fallo Ao Fallo Vnculo

682.377 25, todos 20 f) y h), semejanza en 139.368 2007 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_

los relacin a etiqueta clase 25. Pdf.asp?ArchivoPdf=685377.pdf
productos

692.630 Establecimi Se concede y estima que no 136.659 2005 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_

ento hay semejanza con etiqueta Pdf.asp?ArchivoPdf=692630.pdf
comercial clase 39.
de
productos
clases 04,
16,20, 21,
24 y 27
696.685 41, 20 f) y h), semejanzas 136.487 2006 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_
servicios determinantes con etiqueta Pdf.asp?ArchivoPdf=696685.pdf
de
enseanza igual cobertura.
de idiomas

346
699.872 25, Se otorga pues se distingue 137.349 2006 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out_
vestuario claramente de etiqueta de Pdf.asp?ArchivoPdf=699872.pdf
igual cobertura.

744.174 25, 20 F y H. 140.512 2007 http://web1.inapi.cl/dpi_web/Out

vestuario Semejante a etiqueta con _Pdf.asp?ArchivoPdf=744174.pdf
igual cobertura.

347
 Parte 17
Causales Relativas de Rechazo

Aunque la LPI vigente no distingue entre las diversas casuales de irregistrabilidad,

desde un punto de vista didctico se puede sealar que las causales relativas de
rechazo son aquellas que requieren que el oponente acredite que la solicitud
presentada afecta sus intereses. Sin perjuicio de ellos, INAPI puede formular
observaciones de fondo asociadas a dichas causales.

Causales relativas de rechazo

Marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Motivos relativos de rechazo

Otros derechos preexistentes

Los motivos de rechazo relativo implican que exista algn tipo de derecho preexistente al
momento de la presentacin de la solicitud de marca, con el cual la nueva marca se identifica o
confunde. Las causales relativas, por esto, pueden recaer en relacin a dos tipos de derechos:

Marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Otros derechos preexistentes

Los motivos relativos de rechazo son objeto de examen de oficio de fondo, en conjunto
con las causales absolutas de irregistrabilidad y al igual que estas, las causales relativas de
rechazo pueden ser fundamento de una demanda de oposicin o nulidad.

348
 Las causales relativas de irregistrabilidad se encuentran establecidas en la ley en las
letras f), g) y h) del art. 20.

I. Causales relativas en relacin a marcas registradas o solicitadas con

anterioridad

El art. 20 letra h) LPI seala que, no podrn registrarse como marcas comerciales:

Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen de forma que puedan

confundirse con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con anterioridad para productos,
servicios o establecimiento comercial o industrial idnticos o similares, pertenecientes a la
misma clase o clases relacionadas

A. Requisitos

Marca registrada o solicitada con anterioridad

Causal irregistrabilidad Confusin

Letra h), art. 20 LPI

Identidad o similitud de las marcas

349
 Sin embargo, para que se configure la causal de irregistrabilidad es necesario hacer
mencin a los tres requisitos previos que exige la letra h) del art. 20 de la Ley 19.039, para que
las expresiones idnticas o similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad no
puedan registrarse.

Para que una marca idntica o similar sea irregistrable, se deben cumplir con tres
requisitos; en primer lugar, la letra h) hace referencia a la marca registrada o solicitada con
anterioridad; en segundo lugar, se refiere a la existencia de confusin; y en tercer lugar, existir
identidad o similitud entre los signos en conflicto.

Marca registrada o solicitada con anterioridad

Confusin o Peligro de Confusin
Identidad o similitud de las marcas

B. Marca registrada o solicitada con anterioridad

La marca registrada o solicitada con anterioridad corresponde a aquellas marcas que

tienen una fecha de presentacin (o de prioridad, en su caso) anterior a la solicitud objeto de
examen. Por otro lado, prioridad, segn el art. 2 del Reglamento, consiste en el mejor derecho
que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud, por haberlo requerido con
anterioridad en Chile o en el extranjero.

Como ya se seal, nuestro sistema marcario es de carcter registral, por lo tanto,

cualquier persona que presente su solicitud con prioridad a otra, podr obtener la marca
registrada.

Se entiende que la marca se encuentra registrada desde el momento de la acreditacin

de pago, que puede realizarse dentro de plazo de 60 das posteriormente a que quede
ejecutoriada la resolucin que acepta el registro, de acuerdo al 18 bis E LPI. Despus del pago,
se le concede nmero de registro.

350
 Por otra parte, la solicitud de marca corresponde a aquella que se encuentra
presentada y se le ha concedido nmero. La presentacin solamente es vlida si se ha
realizado ante INAPI, en forma presencial o en lnea.

1. Solicitud rechazada y apelada

Las solicitudes se encuentran rechazadas, ya sea, en forma administrativa, producto

del examen de fondo en base a una causal de irregistrabilidad o cuando producto de un juicio
de oposicin, la marca ha sido denegada a registro.

El solicitante le asiste el derecho a apelar dentro del plazo de 15 das a partir de la

notificacin del rechazo, de acuerdo al art. 17 bis b) LPI. Es necesario agregar que la marca
apelada debe ser considerada como precedente para efecto de determinar alguna causal
relativa de rechazo.

En efecto, la marca apelada, si bien se encuentra rechazada en primera instancia,

puede ser revocada la resolucin o fallo de primera instancia por el TPI, siendo en definitiva
aceptada a registro.

2. Solicitud con juicio de oposicin y registro con nulidad pendiente

Las marcas con juicio de oposicin pendiente deben ser consideradas como
precedentes al momento de determinar la existencia de causales de fondo. De todos modos, el
efecto se produce al dictarse la sentencia definitiva, o resolverse la eventual apelacin. La
demanda de oposicin no altera la naturaleza de la solicitud, sino hasta que se encuentra
firme y ejecutoriado el fallo o resolucin adversa.

De igual manera sucede con las marcas registradas que han sido objeto de una
demanda de nulidad. En efecto, la demanda de nulidad no altera la naturaleza de marca
registrada del signo objeto de la demanda.

351
 Es necesario sealar, que tanto el juicio de oposicin como el de nulidad se traban al
momento de la notificacin de la demanda. En el caso de la oposicin mediante la notificacin
por carta certificada y la de nulidad mediante notificacin del art. 40 y siguientes del CPC.

C. Confusin o Peligro de Confusin

El art. 20 letra h) de la Ley 19.039 establece que sern irregistrables, las marcas que se
encuentren en las siguientes situaciones:

h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial idnticos o similares, pertenecientes a la misma clase o
clases relacionadas.

Por su parte, la disposicin contenida en la letra h) se ve complementada por lo

sealado en la letra f) del art. 20 LPI, que establece que no se podrn registrar los signos que:
se presten para inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los
productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases
cuyas coberturas tengan relacin o indiquen una conexin de los respectivos bienes, servicios o
establecimientos.

A diferencia de la letra h), la letra f) no exige que exista otra marca registrada para que
se configure el error o engao.

El art. 20 letras f) y h) establecen un concepto esencial para entender las causales

relativas de irregistrabilidad y que consiste en el trmino confusin o peligro de confusin.
En efecto, la letra h) antes sealada, menciona que son irregistrables las marcas iguales o que
grafica o fonticamente se asemejen en forma que puedan confundirse.

352
 La confusin o el peligro de confusin implican la prdida de distintividad extrnseca,
es decir, con respecto a otros signos. Por otra parte, confusin consiste en la creencia de parte
del pblico consumidor de un mismo origen empresarial de productos o servicios que no lo
tienen.

Riesgo de confusin implica la posibilidad que el pblico consumidor pueda creer que
los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.

D. Identidad o similitud de las marcas

De esta disposicin legal es posible extraer que no se pueden registrar, las

expresiones, idnticas o similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, siempre
que puedan confundirse. Es decir, esta causal se configura frente a dos clases de marcas:

Expresiones idnticas a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Expresiones similares a marcas registradas o solicitadas con anterioridad

1. Identidad con marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Para que una expresin se considere idntica debe concurrir una doble
identidad:

Identidad de los signos y/o coberturas

Similitud de los signos y/o coberturas

Identidad del signo

Identidad marcaria

Identidad de cobertura

353
 Marcas idnticas consisten en aquellas que coinciden en sus aspectos grficos,
fonticos y conceptuales y adems, coinciden sus coberturas, correspondientes a productos,
servicios o establecimiento comercial o industrial que distinguen.

Es importante destacar que en el caso de las marcas idnticas se presume la

concurrencia de confusin, tal como lo seala el art. 19 bis d), que si bien se refiere a la
utilizacin de una marca ajena por parte de un tercero, se hace plenamente extensible a este
caso:

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idntica para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales idnticos, se presumir que existe confusin.

No es necesaria la prueba de la confusin en el caso de marcas en conflicto idnticas

Para que se cumplan los supuestos de la norma, se deben cumplir dos requisitos:

Identidad del signo

Identidad de la cobertura

1.1. Identidad de signo

Identidad consiste en la coincidencia en todos los factores de dos objetos o como

establece el diccionario de la RAE; cualidad de lo idntico. Por lo anterior, las marcas deben
ser completamente idnticas, ya sea grfica, fontica o conceptualmente para que se d el
supuesto del artculo y produzca confusin.

Para determinar la identidad del signo es necesario analizar los tipos de marcas, como
ya se seal, estas pueden ser:

1.1.1. Marcas denominativa y mixtas

354
 Son aquellas que se encuentran integradas slo por palabras, letras o nmeros
y sus combinaciones. Las marcas denominativas son idnticas cuando el signo es reproducido
sin la adicin o sustraccin de ningn elemento adicional. Las marcas mixtas son aquellas
compuestas de palabras, signos y adems elementos figurativos.

Como ya se seal, lo esencial de la identidad de los signos denominativos es:

Coincidencia plena de los elementos constituyentes de la marca

Coincidencia plena en el orden y disposicin de los mismos

Algunos casos que se pueden mencionar son:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicitada Marca fundante de

definitiva oposicin/nulidad
N 886.510 Fallo DNI N DOT DOT
146.473
N 813.251 Fallo DNI N QUE VUELVAN LOS QUE VUELVAN LOS
148.004 LENTOS LENTOS
N 786.078 Fallo DNI N HARRIER HARRIER
147.741

Es importante destacar que la identidad de las marcas denominativas debe determinarse

sin considerar los signos de puntuacin, mayscula o minscula, cursiva u otra
caracterstica de estilo que no afecten su configuracin.

Por otro lado, diferencias mnimas convierten la marca de idntica a similar, como por
ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicitada Marca fundante de

definitiva oposicin/nulidad
N 762.816 Fallo DNI N THE POLICE POLICE

355
 146.283
N 744.415 Fallo DNI N CARDIOME CARDIOMEX
146.320
N 800.615 Fallo DNI N LAZARO LAZZARO
146.350
N 795.264 Fallo DNI N ISERCON ISERCO
146.227
N 778.139 Fallo DNI N AIRTECH AIRTEX
144.451

Como se puede apreciar, las marcas dejan de ser idnticas:

Si se le agrega un elemento ms a la denominacin

Si altera el orden de los elementos

1.1.2. Etiquetas

Son aquellas que se encuentran integradas slo por elementos figurativos. Son
idnticas las marcas de etiquetas cuando estas coinciden tanto en su posicin, color, forma y
diseo.

Lo esencial de la identidad de los signos etiquetas es:

Coincidencia en diseo, forma, posicin y color.

Coincidencia en el aspecto general de los signos

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicitada Marca fundante de

definitiva oposicin/nulidad

356
 N 490.395 Fallo DNI N
146.363

No se consideran diferencias relevantes que daen la identidad aquellas que se refieran al

tamao de la etiqueta, siempre y cuando conserven el mismo diseo forma, posicin y
color.

1.2. Identidad de cobertura

Como ya se seal, el art. 9 del RLPI seala que se debe indicar en la solicitud la
Enumeracin de los productos y/o servicios que llevarn la marca y la(s) clase(s) del
Clasificador Internacional para las cuales se solicita proteccin. En el caso de establecimiento
comercial o industrial se deben especificar los productos del giro del negocio y las clases a las
que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para
distinguir un establecimiento comercial.

La cobertura de las marcas ser idntica en dos casos:

Cuando las marcas comprenda exactamente los mismos productos o servicios

Los productos y servicios deben ser idnticos sin ninguna variacin, por ejemplo, si se
solicita medicamentos para humanos, clase 5, la marca registrada debe cubrir los mismos
productos para que la cobertura sea considerada como idntica.

Cuando la marca registrada o solicitada con anterioridad comprenda todos los

productos o servicios de una o ms clases, que incluyan los que describe la marca
solicitada

357
 La cobertura de la marca solicitada puede ser igualmente medicamentos para
humanos, clase 5, la marca registrada puede cubrir productos farmacuticos, clase 5, lo que
incluye completamente medicamentos para humanos, la cobertura, por lo tanto, se
considerar como idntica, debido a que la cobertura de la segunda marca cubre todos los
casos de medicamentos para humanos.

En el caso de los establecimientos comerciales adems debe coincidir la regin

respecto de la cual se solicita.

2. Similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Similitud o identidad del signo

Marcas similares

Similitud o identidad de la cobertura

Marcas semejantes son aquellas que tienen un grado de parecido tal que no son
capaces de distinguir un origen empresarial diferentes. En efecto, la similitud se determina a
travs de una apreciacin global de, tanto los elementos denominativos como figurativos de
una marca comercial.

Es importante destacar, que la confusin del pblico es en relacin de un determinado

origen empresarial, es decir, que los productos o servicios de dos marcas de distinto titular

358
poseen un mismo origen empresarial. Esto provoca que el fin de la marca no se cumpla, es
decir, de identificar a los bienes y servicios como provenientes de una fuente.

Entonces, se puede resumir los elementos determinantes para establecer si las marcas
en conflicto, pueden o no generar peligro de confusin en dos:

La cobertura debe ser idntica, similar o relacionada en el caso de las marcas que no
son famosas y notorias.
Similitud de los signos se determina mediante una apreciacin global de la marca
comercial, tanto en sus elementos grficos como figurativos se determina la similitud
de los signos.

2.1. Forma de anlisis de la similitud

Los siguientes pasos deben ser seguidos para determinar la existencia de error o
confusin:

Determinacin de coberturas semejantes y relacionadas

El hecho que las coberturas de los signos en conflicto sean idnticas, similares o
relacionadas es esencial para determinar la existencia de peligro de error o confusin. En
efecto, si no existe una relacin entre los productos o servicios solicitados, normalmente, no
existir problema para la convivencia entre los signos, aunque entre estos sean idnticos.

En conclusin, si la cobertura de los signos no es idntica, semejante o relacionada se

hace prcticamente innecesario determinar el grado de similitud de los signos, por cuanto,
normalmente, no existir conflicto entre ellos.

Determinar el grado de similitud de los signos en conflicto

359
 Una vez que se ha establecido, aunque sea una relacin de cobertura entre los signos,
es posible proseguir con el examen de determinacin del grado de similitud de los signos
solicitados.

El grado de similitud entre los signos en conflicto es de carcter esencial, debido a que,
generalmente, entre mayor es el grado de similitud entre los signos en conflicto, mayor es la
probabilidad de error o confusin.

2.2. Determinacin de coberturas semejantes y relacionadas

Como ya se seal, un supuesto esencial para la existencia de error o confusin es la

existencia de coberturas similares, semejantes o relacionadas. En el primer caso, como ya se
explic, las coberturas de los signos en conflicto coinciden completamente, en los ltimos dos
casos, es decir, en coberturas semejantes o relacionadas los productos o servicios que los
signos distinguen no son idnticos.

El error o confusin no se da, generalmente, en el caso del conflicto de signos con

cobertura diferente y no relacionada, por lo que un elemento importante de determinar es
cuando nos encontramos ante coberturas semejantes o relacionadas.

2.2.1. Principio de especialidad marcaria

Uno de los principios base del derecho marcario es el principio de especialidad que
consiste en la exclusividad del uso de la marca comercial slo para determinados productos o
servicios que la marca cubre. El principio de especialidad marcaria es el lmite externo de la
proteccin marcaria.

Lo anterior se manifiesta en el art. 32 RLPI que seala que: la marca confiere a su

titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trfico econmico en la forma que se
le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o
industriales comprendidos en el registro.

360
 En base a este principio es posible que signos independientes de su parecido puedan
convivir, siempre y cuando su cobertura no colisione.

2.2.2. Relacin de cobertura

La determinacin de la similitud de la cobertura de los signos en conflicto es

determinante para establecer la existencia de error o confusin. Como ya se seal, el
Clasificador Internacional de Productos o Servicios de Niza establece 45 clases, 34 de
productos y 11 de servicios.

La clases constituyen una mera referencia para los efectos de determinar la similitud o
parecido de los productos o servicios descritos. En efecto, como seala el Art. 9 N 2 letra a)
del Tratado sobre los ADPIC los productos o servicios no podrn considerarse similares entre s
por razn de que, en cualquier registro o publicacin de la Oficina, figuran en la misma clase de
la Clasificacin de Niza.

Por otro lado, y siguiendo la misma lgica, el Art. 9 N 2 letra b) del mismo tratado
expresa: Los productos o servicios no podrn considerarse diferentes entre s por razn de que,
en cualquier registro o publicacin de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificacin
de Niza.

Por lo anterior, siempre se debe acudir a la descripcin de los productos o servicios

para determinar la existencia de coberturas semejantes o relacionadas.

La relacin de cobertura, en principio, es una excepcin al principio de especialidad

marcaria. En efecto, a travs de la relacin de cobertura es posible vincular productos o
servicios que en un principio no se encontraban directamente relacionados.

Por ejemplo, en el caso de la marca DATAVISIN, se puede apreciar que a pesar de que
los signos no poseen una cobertura semejante, se ha concluido que las coberturas se
encontraban relacionadas.

361
3.- Que corresponde acoger la oposicin N 1, fundada en la infraccin a la letra h) del Art. 20
de la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser idntica a la previamente
registrada por el oponente, encontrndose las marcas en conflicto en clases relacionadas.

Marca solicitada Fallo/Resol Cobertura Cobertura

ucin solicitada fundante de
definitiva oposicin/nulidad
DATAVISION N Fallo DNI N Establecimiento comercial Servicios de
752.900 141.241 para la compra y venta de arriendo de equipos
artculos computacionales y de audiovisuales.
comunicaciones, grabacin,
video, imagen y sonido en la
regin metropolitana.
5 comercial debe
especificar la/s regin/es

2.2.3. Factores para hacer relacin de cobertura

La relacin de cobertura consiste, como ya se indic, en el vnculo que existe entre

productos o servicios diferentes, que pueden pertenecer o no a la misma clase. Esta relacin
de cobertura, por lo tanto, es necesaria realizarla en el caso concreto, comparando los
productos o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

Entre los factores que se deben tomar en el momento de realizar esta relacin de
cobertura, podemos mencionar:

Naturaleza
Finalidad de los bienes y servicios
Los canales de comercializacin
Los consumidores de los productos o servicios

362
 Si corresponde a bienes que compitan

Estos factores normalmente coinciden con los utilizados por el Clasificador

Internacional (ver capitulo 11) para agrupar los productos o servicios en clases. Estos
criterios se pueden encontrar en forma individual o en conjunto con otros criterios, por
ejemplo:

Marca solicitada Fallo/Resoluci Cobertura solicitada Cobertura fundante

n definitiva de
oposicin/nulidad
BLUE NOTE N Fallo DNI N Todos los productos de la clase Discos fonogrficos
689.828 142.481 15. grabados, aparatos e
instrumentos
acsticos en general,
maquinas
fonogrficas, sus
partes y accesorios,
clase 9.

En este caso, los productos de la clase 15 (instrumentos musicales) y discos

fonogrficos grabados, aparatos e instrumentos acsticos en general, maquinas fonogrficas,
sus partes y accesorios, clase 9, tienen una finalidad semejante, se comercializan,
generalmente, por los mismo canales de comercializacin y por ltimo, pueden coinciden en
los consumidores de los productos.

Ejemplos:

En el caso de la marca SOLUFLEX N 747.575, Fallo DNI N 146.669, se entiende que

los productos farmacuticos, medicinales y medicamentos destinados a la defensa y
proteccin de la salud humana y veterinaria, clase 5, tienen una destinacin semejante
a Aparatos, instrumentos, artculos quirrgicos, mdicos, dentales, veterinarios,
miembros, ojos y dientes artificiales, artculos ortopdicos, material de sutura, vendas
ortopdicas, mobiliarios de uso mdico, artculos de higiene, clase 10.

363
2.- Que, corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin a la letra f) del Art. 20 de
la Ley 19.039, toda vez que la marca solicitada resulta ser idntica a al previamente
registrada por el oponente y si bien es cierto que el mbito de proteccin solicitado es
diferente, no es menos, que se encuentra relacionado con los campos operativos del signo
del actor, por lo que se puede presumir que de concederse la marca pedida, ello ser
motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el pblico consumidor, en cuanto a la
naturaleza y procedencia de los productos que se quiere distinguir.

ISOFIT, solicitud N 708.845, fallo N 139.694, que estableci que exista una relacin
de cobertura entre adhesivos de la clase 16 y la clase 1. En este caso, existe una
relacin de cobertura en cuanto a la destinacin.

FX, solicitud N 664.042, fallo N 139.541, que estableci que exista una relacin de
cobertura entre artculos pticos protectores, principalmente, gafas, anteojos de
prescripcin, lentes antideslumbrantes, lentes de sol, y antiparras para motociclistas,
sus componentes y accesorios, principalmente, repuestos para lentes, marcos, patillas
y puentes; estuches adaptados especialmente para lentes de sol y gafas y sus
componentes y accesorios; gafas protectoras para deportes, clase 25 y los productos
de la clase 25 (en la cual se encuentran la ropa y vestuario). Se puede observar una
relacin de cobertura en cuanto a los canales de comercializacin y los consumidores
de los productos o servicios

VINOS LAS TACAS, solicitud N 724.403, fallo N 139.096, que estableci que exista
una relacin de cobertura entre vinos, clase 33 y cerveza, clase 32. En este caso, se
puede apreciar una relacin de competencia entre los bienes que en ciertas
circunstancias pueden ser sustitutivos.

PRADO, solicitud N 735.234, fallo N 139.613, que estableci que exista una relacin
de cobertura entre caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf,
harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelera y confitera, helados
comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza,
vinagre, salsas, especias. Hielo, clase 30 y cerveza, clase 32 y todos los productos de la
clase 29. En este caso, existe una relacin de cobertura en cuanto a la destinacin.

364
 2.2.4. Productos de clases diferentes

La relacin a la relacin de clases de productos y servicios es importante destacar que

se aplican plenamente los criterios antes sealados.

Marca Fallo/Resolucin Cobertura Cobertura Criterio

solicitada definitiva solicitada fundante de utilizado
oposicin/nulidad
BOTOX N Fallo DNI N Todos los productos Todos los Destinacin de
691.904 137.021 de la clase 3. productos de la los productos y
clase 5. canales de
comercializacin
DENTONICS Fallo DNI N Aparatos e Drogas para fines Destinacin de
MASTER-DENT 139.122 instrumentos industriales, los productos y
N 726.045 quirrgicos, mdicos, Cientficos y canales de
dentales y artsticos; cidos, comercializacin
veterinarios, lcalis, reactivos,
miembros, ojos y sales y compuestos
dientes artificiales; artificiales diversos
artculos ortopdicos; medicinas y
material de sutura, productos qumicos
clase 10. farmacutico en
general; sustancias
naturales
medicinales;
venenos,
insecticidas y
desinfectantes;
sueros medicinales,
inyecciones y
vacunas;
anestsicos y
calmantes, clase 5.
ONA N Fallo DNI N Aguas minerales y Todos los Bienes de
753.244 141.126 gaseosas y otras productos de la carcter
bebidas no clase 33. sustitutivos y de

365
 alcohlicas; bebidas y competencia
zumos de frutas;
siropes y otras
preparaciones para
hacer bebidas;
cervezas, clase 32.
DE LA CALLE Fallo DNI N Servicios de diseo Todo tipo de Servicios de
N 735.352 139.562 de artes graficas, servicios naturaleza
dibujo y diseo relacionados con semejante
industrial, estilismo y publicidad, clase
diseo industrial, 35.
decoracin y diseo
de interiores y
exteriores. Asesoras,
consultas e
informaciones, por
cualquier medio, en
materia de artes
graficas, diseo y
obras de arte, clase
42.

2.2.5. Relacin entre productos y servicios

Con respecto a la relacin de cobertura entre productos y servicios, solo cabe

sealar que se aplican los criterios generales de relacin de cobertura.

Marca Fallo/ Cobertura Cobertura fundante Criterio utilizado

solicitada Resolucin solicitada de oposicin
definitiva /nulidad

366
PERI Fallo DNI N Para distinguir: Revestimientos para Productos y
LOGISTICS 139.605 importacin, concreto y piezas de lo servicios con
N 709.299 exportacin y mismo, incluyendo consumidores
representacin de reforzamientos comunes y
toda clase de (tambin hechos de semejantes canales
productos, excepto metal) andamiajes de
de la clase 6. Venta estructurales, comercializacin
de toda clase de andamiajes para
productos, excepto fachadas y andamios, y
de la clase 6, por sus partes (tambin
cualquier medio hechos de metal);
interactivo. piezas prefabricadas de
Servicios de acero para murallas y
publicidad, cielos rasos; soportes
promociones y de metal, as como
negocios clase 35. tambin todos los
productos contenidos
en la clase 6.
FIBERTOW Fallo DNI N Servicios de Todos los productos de Productos y
ER N 139.604 importacin, la clase 11. servicios con
716.085 exportacin, consumidores
representacin y comunes y
distribucin de todo semejantes canales
tipo de maquinarias de
y suministros comercializacin
industriales
servicios de
instalacin,
conservacin y
reparacin de todo
tipo de maquinarias,
reparacin de
bombas, instalacin
y reparaciones de
instalaciones
elctricas,

367
 instalacin de
vlvulas y tuberas,
clase 37.

2.2.6. Relacin entre productos y establecimientos comerciales

En el caso de los productos y establecimientos comerciales, se ha entendido que no es

posible hacer una relacin de cobertura, debido a que los establecimientos comerciales no
protegen los productos que expenden.

2.- Que corresponde rechazar la demanda de oposicin, fundada en la letra f) del artculo
20 de la ley N 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un
Establecimiento Comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24, en la Regin
Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 26 inciso 2 del Reglamento de
la Ley N 19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no
protege los artculos que en ellos se expendan o fabriquen, a menos que se inscribiere,
adems, para amparar dichos productos, por lo que no se advierte cmo el signo pedido
podra ser inductivo a error o confusin, en relacin a la cualidad, el gnero o el origen de
los rubros a distinguir.

Marca solicitada Fallo/Resolu Cobertura Cobertura fundante

cin solicitada de
definitiva oposicin/nulidad
DISTRIHOGAR N Fallo DNI N Tejidos y productos textiles no Establecimiento
767.896 147.744 comprendidos en otras clases; comercial de compra y
ropa de cama y de mesa, clase 24. venta de los productos
de la clase 24.

368
 2.2.7. Inexistencia de relacin de cobertura

Como se ya se mencion, la relacin de cobertura es determinante para la existencia

de peligro de error o confusin. Es ms, incluso marcas que son muy parecidas pueden
convivir, mientras no exista relacin de cobertura.

Marca solicitada Fallo/Resolu Cobertura solicitada Cobertura fundante

cin de
definitiva oposicin/nulidad
VERSCHAE N Fallo DNI N Empresa constructora. Direccin y Servicios de alquiler
773.818 144.273 supervisin de obras servicios de de vehculos de
pintura albailera, reparacin, transportes y renta-
instalacin, mantencin. Servicio car, clase 39.
de conservacin manteniendo el
objeto en su condicin original sin
cambiar sus propiedades, clase 37.
NEXTTIME N Fallo DNI N Programas de ordenador y Aparatos e
821.303 147.622 software, clase 9. instrumentos de
control (inspeccin),
aparatos de control de
horario de accesos,
aparatos de control de
horario de produccin,
clase 9.

2.3. Determinar el grado de similitud de los signos en conflicto

2.3.1. Forma de realizar el examen

En este caso, para determinar su parecido es necesario seguir los siguientes pasos:

369
 Determinar si algn elemento de la expresin solicitada es parte integrante de una marca
registrada o solicitada con anterioridad.
Una vez determinado, la existencia de elementos registrados o solicitados con
anterioridad, se debe analizar si estos elementos corresponden a expresiones distintivas
o no.
Si corresponden a expresiones no distintivas o que no hayan adquirido distintividad, no
deben ser tomadas en consideracin para el anlisis de similitud.
Por el contrario, si corresponden a partes distintivas, se debe hacer el examen de
similitud.

2.3.2. Criterios de similitud

Como ya se seal, lo determinante para evaluar la existencia de de similitud de las

marcas son:

La marca en su conjunto o impresin global

Primera impresin
Elementos no distintivos
La marca tal como se encuentra registrada
Elemento principal
Grado de conocimiento de los consumidores

a. La marca en su conjunto

El ms importante elemento para determinar la existencia de la confusin grfica de

las marcas solicitadas es la similitud de los signos. En efecto, la similitud de los signos
determina, generalmente, la apreciacin general de los signos y por lo tanto mientras ms
parecidos sean los signos ms probabilidad existen que el pblico consumidor pueda verse
inducido a confusin respecto al origen empresarial.

Para determinar la similitud de los signos es importante que los signos sean
considerados al momento del anlisis como un conjunto. En el caso de los signos consistentes
en una sola palabra, esta no debe ser dividida o cercenada. Por otro lado, si la marca consiste

370
en varias palabras stas deben ser consideradas como un conjunto para realizar el examen
similitud. Sin perjuicio de ello, generalmente en este anlisis se prescinde de los elementos
descriptivos o genricos incluidos en el conjunto.

b. Primera impresin

Es importante destacar que para efecto de realizar el examen de similitud el concepto

de primera impresin. La primera impresin corresponde a aquella impresin superficial que
tiene el pblico consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el
conjunto del signo.

Estos dos criterios, es decir, la marca analizada como conjunto y la primera impresin,
se expresan claramente en el caso de la ETIQUETA N 675.365 que mediante fallo DNI N
141.532 determino la similitud de los siguientes signos:

Etiqueta solicita Etiqueta fundante

oposicin

2.- Que procede acoger la oposicin formulada por el actor, fundada en la infraccin a la
letra h) del artculo 20 de la Ley N 19.039, toda vez que en el anlisis comparativos de los
elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la
configuracin de los dibujos empleados, se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les
otorgan una particular fisonoma, que los hace fcilmente confundibles, al no lograr el
signo pedido una clara diferenciacin con el signo inscrito a lo que debe agregarse que la
impresin de conjunto que dejan despus de una ojeada superficial es marcadamente
semejante, circunstancias que permiten suponer que de otorgarse la marca pedida, ello
indudablemente impedir su coexistencia pacfica en el mercado.

371
 c. Elementos no distintivos

Como ya se mencion, existen elementos dentro de las expresiones solicitadas que

carecen de distintividad y que pueden ser parte de los signos solicitados sin que sean
reivindicados en s. Si bien es cierto que el signo solicitado debe analizarse como conjunto,
tambin es cierto que el estudio de la expresin debe ser centrado en las partes ms
distintivas y relevantes en relacin a la cobertura solicitada.

En efecto, por ejemplo, ser elemento relevante, en el primer conflicto, la palabra

MANGO y en el segundo POLICE.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N783.822 Fallo DNI N A MANGO MANGO
144.447
N762.816 Fallo DNI N THE POLICE POLICE
146.283

d. La marca tal como se encuentra registrada

Es importante sealar que para efecto del examen de similitud tanto la marca
registrada o solicitada con anterioridad debe ser analizada tal cual se encuentra registrada o
solicitada. Conforme al art. 29 del RLPI seala que: Las marcas registradas debern utilizarse
en la misma forma en que ha sido aceptado su registro, por lo tanto cualquier referencia a
posibles variantes de uso de la marca, se encuentran fuera de su proteccin legal.

Por otra parte, el mismo artculo seala que Las disminuciones o ampliaciones del
tamao de la marca figurativa o mixta no incidirn en la proteccin, por lo tanto, como se
mencionar ms adelante, no estas no sern consideradas modificaciones relevantes para el
examen de similitud.

e. Elementos principales y accesorios

372
 Es necesario destacar que a pesar que todos los elementos que pertenecen a la marca
deben ser considerados para realizar el examen de similitud, no es menos cierto que no todos
los elementos se consideran igualmente relevantes para efecto de este examen. Es por esto,
que podemos distinguir entre elementos principales y accesorios de una marca cuando el
signo se compone de ms de un elemento.

Esta distincin tiene mucha relacin entre elementos distintivos y no distintivos que
ya se ha tratado. Los elementos accesorios, generalmente, coincidirn con elementos no
distintivos y los principales con distintivos.

Por ejemplo, en la solicitud DENTONICS MASTER-DENT, N 726.045 fallo DNI N

139.122, se resolvi que el elemento principal del signo pedido corresponda a la palabra
MASTER y que elementos accesorios eran las palabras DENTONICS y DENT.

CONSIDERANDO: que corresponde acoger la primera y segunda oposicin deducidas,

fundadas en la infraccin a las letras f) y h) del Art. 20 de la Ley 19.039, modificada por la
Ley 19.996, toda vez que el elemento MASTER, que aparece destacado en la etiqueta del
signo pedido, coindica plenamente con el signo o elemento principal de los signos inscritos
por los oponentes, sin que la adicin de los elementos DENTONICS y DENT al signo pedido,
logren otorgarle suficiente fisonoma e individualidad frente al signo registrado, por lo que
es posible suponer fundadamente que, de concederse la marca solicitada, ello
indudablemente ser motivo de toda clase de errores o confusiones en cuanto al origen
empresarial, cualidad o gnero de los productos a distinguir.

Por otro lado, los elementos principales y accesorios en una etiqueta, generalmente, es
la figura ms destacada dentro de esta. Por ejemplo, la marca COLUMBIA, registro N 652.278.

373
 f. Grado de conocimiento de los consumidores

El grado de conocimiento del pblico consumidor debe ser la del consumidor medio,
es decir, alguien bien informado del producto o servicio a adquirir.

Sin embargo, hay productos que requieren un consumidor ms informado para poder
distinguirlos, tal es el caso de los productos farmacuticos, los cuales poseen nombres
tcnicos que normalmente dominan u otros tipo de rubros, como por ejemplo, de maquinaria
especializada.

2.4. Criterios de anlisis de similitud de elementos denominativos

Para determinar la similitud de los elementos denominativos, todos los criterios de

anlisis anteriormente sealados se aplican y especialmente, se debe tener especial
consideracin con la apariencia de los signos, la pronunciacin y cobertura de la marca
solicitada

2.4.1. Palabras que no se deben considerar

Para hacer la comparacin entre los signos en conflicto, es necesario tomar en

consideracin los elementos distintivos para la cobertura solicitada. Generalmente no se
pueden considerar expresiones tales como, trminos comunes, palabras comunes,
denominaciones descriptivas para la clase.

Por ejemplo, para el anlisis de similitud de la siguiente marca:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 807.726 Fallo DNI N ROSTROS DE CHILE ROSTRO
147.111

374
 Slo es posible considerar la palabra ROSTROS, no DE CHILE que corresponde a un
conjunto descriptivo de procedencia o de origen, que no le otorga distintividad alguna a la
palabra ROSTROS.

Algo similar sucede en las siguientes marcas:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N783.822 Fallo DNI N A MANGO MANGO
144.447
N762.816 Fallo DNI N THE POLICE POLICE
146.283
N 732.547 Fallo DNI N GAS BLUE JEANS GAS
142.562

En los casos anteriores, no se considera para efecto del examen de similitud la letra
A, THE y BLUE JEANS. En los primeros casos corresponden a trminos carentes de
distintividad de por s, como es el caso de la letra A que hace referencia al singular y THE
que corresponde a LA en espaol. Por ltimo, la palabra BLUE JEANS, no hace diferente a la
marca oponente, por cuanto coincide con la cobertura de la marca.

Otro ejemplo, es el de la solicitud WWW.MUNDOTECNOLOGICO.CL, N 714.986. El

fallo DNI N 143.241 seal como irrelevantes para realizar el examen de similitud, las
expresiones www y cl, por carecer de distintividad.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 714.986 Fallo DNI N WWW.MUNDO PARIS MUNDO
143.241 TECNOLOGICO.CL TECNOLOGICO

375
 2.- Que corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la infraccin de la letra h)
del Art. 20 de la Ley N 19.039, puesto que los signos en controversia presentan
semejanzas determinantes que impedirn una sana y pacfica coexistencia en el mercado.
En efecto, al confrontar los signos en conflictos, se advierte que la marca solicitada
contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la supresin al signo
pedido del elemento PARIS, ni la adicin de las letras www. ni cl, resulten suficientes
para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonoma propios, y desde e
punto de vista fontico, resulta ser fcilmente confundible con el signo inscrito por el
oponente.

2.4.2. Letras y nmeros

En el caso de los nmeros y letras, generalmente estos elementos no son registrables

individualmente en su forma denominativa, como ya se seal, debido a que por constituir
elementos bsicos de todos los signos denominativos, su monopolio no puede ser entregado a
las manos de unos pocos.

Sin embargo se entiende que las letras y los nmeros pueden ser registrados cuando
son presentados como marcas mixtas acompaadas de un diseo original. En efecto, las letras
y nmeros pueden ser presentados como etiquetas y por lo mismo es posible presentar una
misma letra o nmero con diseo diferente de distintos propietarios. Lo anterior se encuentra
ratificado por el art.23 inc. 2 RLPI que seala que: La marca comercial que consista en una
letra o nmero, necesariamente deber estar representada en forma grfica, con un diseo
caracterstico que le otorgue distintividad.

Por lo anterior, es posible encontrar marcas que se encuentren compuesta

exclusivamente de una letra o un nmero, pero con diferentes elementos figurativos que le
conceden a la marca una fisonoma propia, pertenecientes a diferentes titulares.

Por ejemplo, las marcas abajo sealadas:

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad

376
 Marca: T Fallo DNI N
N 806.509 144.262

Marca: K Fallo DNI N

N 770.296 146.498

Marca: B Fallo DNI N

N 781.043 146.281

Marca: H Fallo DNI N

N 774.076 142.383

Igual criterio existe para la concesin de las marcas compuesta de slo nmeros. En
efecto, un diseo original que le conceda fisonoma propia que la diferencia de otras marcas
registradas o solicitadas con anterioridad.

Etiqueta solicita
Solicitud
Marca: 1
N
719.367

377
 Marca: 1
N
626.398

2.4.3. Nmeros expresados en palabras

Los nmeros expresados en palabras tienen el mismo valor para efecto de determinar
la similitud de las expresiones, por ejemplo: la marca puede contener el nmero 80 o la
denominacin OCHENTA y ambas tendrn el mismo valor.

No es lo suficientemente distintivo, generalmente, la expresin del nmero en

palabras como para crear una marca que pueda distinguirse de la anteriormente inscrita o
solicitada.

Algunos casos que se puede mencionar son los siguientes:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 766.696 Fallo DNI N FIESTA DE LOS LA FIESTA DE LOS
144.191 OCHENTA 80
N833.876 Fallo DNI N 60 SIXTY
147.805
N739.978 Fallo DNI N MISS 60 MISS SIXTY
142.188

2.4.4. Dos letras

378
 Generalmente, se entiende que la combinacin de dos letras posee la distintividad
suficiente como para constituir una marca comercial, independientemente de la adicin de
elementos figurativos o no.

Por esta razn, no pueden convivir dos marcas compuestas por las mismas letras en
una misma disposicin para la misma cobertura, a diferencia de las marcas compuestas por
una letra o nmero.

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad
Marca: EA Fallo DNI N
N 718.241 144.957

2.4.5. Tres letras

En el caso de las marcas compuestas por tres letras, es necesario sealar que la
modificacin de una letra del conjunto, generalmente, es suficiente para crear un conjunto
distintivo. Sin embargo, es necesario sealar que este criterio es morigerado en el caso que
existan semejanzas grficas y fonticas marcadas que hagan presumir peligro de confusin.

Tal es el caso de la marca abajo sealada, que fue rechazada por sus semejanzas
determinantes:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N776.713 Fallo DNI N VDS BDS
146.594

En cambio, la marca CCA fue encontrada diferente a CCU.

379
 Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicin/nulidad
N 758.458 Fallo DNI N CCA CCU
146.482

2.4.6. Siglas y acrnimos

Una sigla corresponde a una palabra formada por el conjunto de letras inciales de una
expresin compleja. Por otro lado, un acrnimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una
palabra.

Las siglas y acrnimos son distintivos, a menos que tengan una significacin tcnica
(ver causales absolutas de rechazo).

Un caso de rechazo de un acrnimo motivado por la existencia de una marca

registrada ACADEMIA NACIONAL DE CAPACITACION ANACAP, la cual coincide casi
plenamente con la marca INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION INACAP. En este caso se
estim que la diferencia de una letra no fue suficiente para crear una expresin diferente.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 751.604 Fallo DNI N ACADEMIA INSTITUTO
141.636 NACIONAL DE NACIONAL DE
CAPACITACION CAPACITACION
ANACAP INACAP

Otros casos similares son los siguientes:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 792.078 Fallo DNI N CIP SIP

380
 144.798
N705.437 Fallo DNI N RED PRIVADA C.T.I. COMPAA
141.469 NACIONAL CTI TECNO INDUSTRIAL
S.A.
N716.416 Fallo DNI N HMV LOGISTICA & HMV
142.218 TRANSPORTE
N724.008 Fallo DNI N TCC TC TRANSPORTES
147.484 CARVAJAL

2.4.7. Signos que contienen otras marcas

Son aquellos signos que contienen ntegramente o parcialmente a otras marcas

registradas o solicitadas con anterioridad.

En el caso de incluir el signo solicitado a la marca registrada dentro de su

denominacin, se consideran, generalmente, como marcas semejantes, por ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N769.357 Fallo DNI N SMARTCORNER SMART
142.154

SMARTCORNER, incluye ntegramente a la marca registrada SMART, sin que la palabra

CORNER le conceda distintividad, como lo seala el fallo DNI N 142.154:

2.- Que corresponde acoger la oposicin planteada, fundada en la letra h) el Art. 20 de la

Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo
pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, sin que la
adicin del elemento CORNER resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un
grado de identidad y fisonoma propios, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la relacin de coberturas
existente, no podrn coexistir pacficamente los signos en pugna en el mercado.

381
 Tambin puede existir similitud en el caso que el signo solicitado unifique dos
palabras que se encuentran separadas en una marca registrada, como por ejemplo, el signo
FUMEX-AGROFOL, incluye ntegramente a la marca AGRO FOL.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 753.477 Fallo DNI N FUMEX-AGROFOL AGRO FOL
141.538

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la letra h) del artculo 20 de la Ley N
19.039, toda vez que el elemento AGROFOL del signo pedido, coincide idnticamente con el
signo inscrito por el actor, sin que la adicin al signo pedido del elemento FUMEX, logre
otorgarle suficiente fisonoma e individualidad frente al signo fundante de la demanda de
oposicin.

En todo caso, compartir elementos en comn no siempre significa que el signo

solicitado es inductivo a error o engao respecto al origen empresarial. En efecto, se puede
presentar casos en los cuales el signo solicitado sea distintivo y no inductivo a error a pesar de
los elementos en comn, tal es el caso de la marca ENTRE TONGOY Y LA FLORIDA solicitud
N 742.470 la cual se encontr diferente de la expresin ENTRE TONGOY Y LOS VILOS.

Mediante fallo DNI N 147.064 se estim que las diferencias entre ambos eran

2.- Que corresponde rechazar la oposicin planteada, fundada en la letra h) del artculo 20
de la Ley N 19.039, por cuanto, an encontrndose las marcas en pugna en la misma clase,
de la confrontacin de ellas, es posible advertir diferencias tanto grficas como fonticas
que permiten distinguirlas entre s, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto
comparten el elemento ENTRE TONGOY, tambin es cierto que los respectivos
complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonoma e
identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es
perfectamente posible una coexistencia pacfica en el mercado.
determinantes:

2.4.8. Marcas con elementos similares pero con otro orden

382
 Cuando los elementos componentes de la marca solicitada son idnticos o similares a
la marca registrada, el cambio de orden de los elementos no convierte la expresin solicitada
en distintiva.

Por ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 764.038 Fallo DNI N ACEROCENTRO CENTROACERO
143.907
N 793.942 Fallo DNI N MAX STAR STARMAQ
144.473

La marca ACEROCENTRO no fue posible registrarla, debido a que se compona de los

mismos elementos que la marca oponente, pero en un orden diferente. Si bien es cierto que la
marca debe ser analizada como conjunto, como un todo, tambin es cierto que las marcas que
slo alteran el orden de los elementos son altamente similares.

2.- Que, con relacin a la nica oposicin deducida, fundada en la letra h) del Articulo 20 de
la Ley 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este tribunal se ha
formado la conviccin que sta accin deber ser acogida, atendiendo a que se advierten
semejanzas determinantes, tanto grficas como fonticas que podran impedir la sana
coexistencia de ambas marcas en el mercado. En efecto, la sola inversin de las palabras
ACERO y CENTRO en la marca pedida, no logra dotarla de una identidad y fisonoma
propia.

En este caso, la marca solicitada MAX STAR, corresponde a una marca integrada por
los dos elementos constituyentes de la marca registrada STARMAQ, con la salvedad que uno
de los elementos es slo semejante fonticamente. En este caso, al igual que en el caso
anterior de elementos idnticos, la inversin no es suficiente para crear un signo distintivo.

383
 2.- Que corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la infraccin de la letra h)
del artculo 20 de la Ley N 19.039, puesto que los signos en controversia presentan
semejanzas determinantes que impedirn una sana y pacfica coexistencia en el mercado.
En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca solicitada contiene
en lo fundamental a la marca registrada por el oponente, si que la modificacin al signo
pedido de la letra X por Q resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de
identidad y fisonoma propios, y desde el punto de vista fontico resulta ser fcilmente
confundible con el signo inscrito por el oponente.

2.4.9. Gnero

El gnero constituye la referencia gramatical que indica que un individuo pertenece al

sexo masculino o femenino. Para efecto del anlisis de semejanzas, las diferencias de sexo,
generalmente, no son determinantes para crear una expresin diferente que sea registrable.

Por ejemplo, el fallo DNI N 144.364 seala que la diferencia del gnero entre la
denominacin DOMINGO y DOMINGA no es determinante como para considerar a la primera
como una marca distintiva.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 727.634 Fallo DNI N DOMINGO DOMINGA
144.364

En efecto, la diferencia de una letra la A por la O no logra otorgar una fisonoma

propia a la marca solicitada, como abajo se expresa:

2.- Que corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la infraccin a la letra h) del
Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que, es posible advertir semejanzas tanto grficas como
fonticas que no permitirn que se distingan las marcas entre si, coincidiendo el signo
solicitado en parte importante con el signo DOMINGA, previamente registrado por el actor,
sin que la sustitucin de la vocal A por la O, en la marca solicitada, logre otorgarle
suficiente fisonoma e individualidad frente a dicho signo.

Otros casos que se pueden mencionar son:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

384
 definitiva oposicin/nulidad
N740.102 Fallo DNI N PIETRA SAN PIETRO
144.138
N 771.252 Fallo DNI N ELLA'S ELLE
142.346
N776.212 Fallo DNI N DOA ANGELA ANGEL
143.279
N 781.700 Fallo DNI N HACIENDA SANTA DE MARTINO
143.279 MARTINA
N 782.562 Fallo DNI N DIRECTA LTDA DIRECTO
146.689 PROPIEDADES

2.4.10. Diminutivo y superlativo

En el caso de los diminutivos y superlativos, es necesario destacar que las expresiones

en diminutivo o superlativo, generalmente, no son suficientemente diferentes como para
crear una expresin distintiva.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 798.809 Fallo DNI N DON MAX DON MAXIMILIANO
146.399

2.4.11. Plurales y singulares

No se consideran diferencias sustantivas para efecto de determinar la similitud el

nmero. En efecto, generalmente, no se considera suficiente para crear un signo diferente que
la expresin se plural o singular.

385
 Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicin/nulidad
N 755.176 Fallo DNI N AMIGO AMIGOS
141.626

2.- Que corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la letra h) del artculo 20 de
la Ley N 19.039 y rechazar la marca pedida para distinguir caf, cacao, sucedneos del
caf, preparaciones hechas de cereales, clase 30, puesto que adems de ser las coberturas
de los signos en pugna coincidentes, es posible advertir cuasi identidad entre ellos, lo que
no permitir que se distingan las marcas entre si. En efecto, la sola supresin de la letra S
final en la marca pedida, no logra dotar al signo solicitado de una identidad y fisonoma
propia y distintiva, que resulte suficiente para dar origen a marcas diferentes.

Otros ejemplos son:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 777.421 Fallo DNI N BAGUAL BAGUALES
143.086
N 736.834 Fallo DNI N TIROLEZ EL TIROLES
143.208
N 733.386 Fallo DNI N PRODUCTORA ONAS ONA
733.986
N 748.766 Fallo DNI N LOS PORTEOS PORTEA
143.643

2.4.12. Diferencias de una o dos letras

Es necesario destacar que la diferencia de una o dos letras entre el signo solicitado y la
marca registrada o solicitada con anterioridad, generalmente, no crean un signo distintivo. En
este sentido, las marcas que slo se diferencian en una letra poseen, generalmente, una gran
similitud grfica y fontica.

386
 Por ejemplo, la diferencia de una letra muchas veces deriva en una cuasi identidad
fontica que hace casi presumible el peligro de error o confusin, tal es el caso del signo
TSUNAMI solicitud N 765.721 que mediante fallo DNI N 143.959 fue encontrada semejante
a la marca TZUNAMI.

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin a la letra h) del Art. 20 de
la Ley 19.039, y rechazar la marca pedida para distinguir pubs, discoteque, produccin de
eventos musicales y deportivo clase 41; servicios de restaurant, restaurantes autoservicio,
cafetera y saln de t, fuente de soda, bar, servicios de procuracin de alimentos y bebidas
preparadas, servicios de comida rpida, clase 43, puesto que los signos en cuestin
presentan semejanzas que impedirn una coexistencia pacfica en el mercado. En efecto, al
confrontar los signos de que se trata, se advierte que ellos coinciden en seis de siete letras
en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la
registrada por el oponente, sin que la sustitucin de ka letra S por Z, en el signo pedido,
resulte suficiente para crear un signo con un grado de identidad y fisonoma propios, y
desde el punto de vista fontico, resultan ser fcilmente confundibles.

En el caso del signo BULGARI solicitud N 802.110, el signo solicitado fue encontrado
casi idntico a la marca registrada BVLGARI al constituir signos fcilmente confundibles desde
el punto de vista grfico y fontico. El fallo DNI N 146.447 seala que:

2.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en la infraccin a la letra h) del artculo
20 de la Ley 19.039, puesto que los signos en cuestin presentan semejanzas
determinantes que impedirn una coexistencia pacfica en el mercado. En efecto, al
confrontar los signos de que se trata, se advierte que ellos coinciden en seis de siete letras
en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada contiene en lo fundamental a la
registrada por el oponente, sin que la sustitucin de la letra V por U, en el signo pedido
resulte suficiente para crear un signo con un grado de identidad y fisonoma propios, y
desde el punto de vista fontico, resultan ser fcilmente confundibles.

2.4.13. Nombres y apellidos

Como se ha sealado, el nombre de una persona se compone de dos elementos; el

nombre propio y el nombre patronmico o apellido. La letra c) del art. 20 de la Ley 19.039
seala que no se puede registrar el nombre de una persona, lo que de acuerdo a nuestra
jurisprudencia abarcara ambos elementos del nombre. Por lo anterior, no existe problema

387
para solicitar como marca comercial un nombre u apellido en forma aislada sin la autorizacin
de algn titular. Por otro lado, como ya se indic, en el caso que la expresin se componga de
un nombre y apellido se debe cumplir con el requisito establecido en el art. 20 letra c).

Normalmente en el caso de conflicto de dos expresiones compuestas por algn

nombre o apellido, se debe atender al caso concreto para determinar si corresponden a signos
que puedan o no confundirse, por ejemplo, en el caso de la solicitud JUAN PABLO VALDIVIESO
& ASOCIADOS N 767.457 que fue rechazada por fallo DNI N 144.426, en base a la marca
VALDIVIESO & ASOCIADO, se seal que el trmino principal era VALDIVIESO, por cual la
adicin de los elementos JUAN PABLO no eran relevantes al momento de determinar la
distintividad extrnseca.

2.- Que corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la infraccin de la letra h)

del artculo 20 de la Ley N 19.039 y se rechaza la marca solicitada para distinguir servicios
de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, clase 36 puesto que los signos en
controversia presentan semejanzas determinantes que impedirn una sana y pacfica
coexistencia en el mercado. En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que
la marca solicitada contiene ntegramente a la registrada por el oponente, sin que la
adicin de los elementos JUAN PABLO, al signo pedido, resulte suficiente para crear un
signo distintivo, con un grado de identidad y fisonoma propia.

En el caso de slo un nombre propio sin ningn complemento, el examen se debe

realizar como sin ninguna consideracin especial, tal como sucedi en el caso de la marca
BENITO, N 731.645 la cual fue rechazada por fallo DNI N 142.578, el cual estableci la
similitud entre los nombres en conflicto.

3.- Que corresponde acoger la oposicin N 1 deducida, fundada en la letra h) del Art. 20 de
la Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo
pedido presenta semejanzas determinantes con el elemento principal del signo inscrito por
el oponente, sin que la sustraccin del elemento SAN resulte suficiente para crear un signo
distintivo, con un grado de identidad y fisonoma propios, y desde el punto de vista
fontico, resultan ser fcilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, dada la relacin de coberturas
existentes, no podrn coexistir pacficamente los signos en pugna en el mercado.

388
 Otros casos en los cuales DNI estim que existan semejanzas determinantes entre las
expresiones solicitadas, es posible mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 821.383 Fallo DNI N CRISTALES CRISTALES
147.703 RODRIGO CARMONA
CARMONA
N 735.382 Fallo DNI N GALLO-MONT GALLO
146.428
N800.615 Fallo DNI N146.350 LAZARO LAZZARO
N777.739 Fallo DNI N ROBERTA ROBERTA TONINI
142.986
N 771.954 Fallo DNI N JONACH JONAS
142.525
N 765.899 Fallo DNI N BARTONS BARTON &
147.678 GUESTIER

2.4.14. Similitud conceptual

Para determinar el grado de similitud de una marca con respecto a otras, si bien son
muy relevantes aspectos grficos y fonticos, el aspecto conceptual puede tener tambin gran
importancia. La similitud conceptual se relaciona ms bien con evocacin de la misma idea,
objeto u caracterstica que produzca error o confusin.

La ley no seala directamente a la similitud conceptual como una causal de

irregistrabilidad, sin embargo, se puede entender que se encuentra plenamente acogida en las
letras f), g), y h) del art. 20 LPI.

La similitud conceptual en nuestra jurisprudencia la encontramos en dos niveles:

Sinnimos

389
 Palabras con igual significado en diferente idioma

a. Sinnimos

Segn el diccionario de la RAE, los sinnimos corresponden a palabras que tienen una
misma o muy parecida significacin.
Por ejemplo en el caso de la solicitud N 785.283. La expresin solicitada TEMPO tiene
un significado muy parecido a TIEMPO, esto sumado al parecido grfico y fontico determin
que el DNI rechazara la marca.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 785.283 Fallo DNI N TEMPO TIEMPO
144.443

b. Palabras en otros idiomas

En el caso de las palabras en otros idiomas, es necesario destacar que se debe atener al
significado de la expresin. Las marcas en otros idiomas deben, en principio, ser consideradas
en su significado traducido al espaol. Sin embargo, el caso de las marcas que
improbablemente puedan ser relacionada con su significado en espaol, no se debe
considerar su significado en nuestro idioma.

En el caso de marcas que tengan un parecido grfico, fontico y conceptual con el

espaol, como lo son, generalmente, los idiomas romances, especialmente el italiano y
portugus, se debe tener especial cuidado, debido a que existen palabras que son muy
semejantes al espaol, que eventualmente pueden inducir a error o confusin si son utilizadas
para productos semejantes por personas diferentes. Algo parecido sucede con el ingls, a

390
pesar de pertenecer a una familia idiomtica diferente (germnica), el ingls es ampliamente
conocido por la poblacin que continuamente utiliza expresiones en ese idioma.

Por ejemplo, un caso de una expresin en ingls es el la solicitud LAKES &

VOLCANOES, que posee un parecido con la marca en espaol LAGOS Y VOLCANES.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N749.958 Fallo DNI N143.318 LAKES & LAGOS Y VOLCANES
VOLCANOES

Lo anterior, se encuentra expresado en el siguiente considerando:

2.- Que, con relacin a la nica oposicin deducida, fundada en la letra h) del Artculo 20 de
la Ley N 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este tribunal se
ha formado la conviccin que sta accin deber ser acogida, atendiendo a que se
advierten semejanzas determinantes, tanto grficas como fonticas y conceptuales, que
podran impedir la eventual coexistencia de ambas marcas en el mercado. En efecto, la
expresin LAKES & VOLCANOES significa precisamente LAGOS y VOLCANES en ingls, por
lo cual el signo resulta susceptible de amparo marcario.

Un caso de una expresin en idioma romance es el de la marca SANTA MAGDALENA, la

cual fue rechazada por la marca MAGDALAINE, que a pesar de encontrarse en francs, se
entendi que posea semejanzas que las hacia fcilmente confundibles.

391
 Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicin/nulidad
N734.565 Fallo DNI N142.579 SANTA MAGDELAINE
MAGDALENA

4.- Que corresponde acoger la oposicin N 2, fundada en la letra h) del Art. 20 de la Ley
19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido
presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, dado que a
palabra MAGDALENA corresponde a la traduccin al espaol del nombre francs
MAGDELEINE y que la adicin de la palabra SANTA, que es de uso comn en la clase 33, no
resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonoma
propios y puedan ser fcilmente confundibles, circunstancias que permiten suponer
fundadamente que de otorgarse la marca solicitada no podrn coexistir pacficamente los
signos en pugna en el mercado.

Otros casos de expresiones en idiomas diferentes que poseen un significado similar, es

posible mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 780.909 Fallo DNI N ACQUA DI ROCIO AGUA DE ROCIO
147.098 VICTORIO &
LUCCHINO
N735.385 Fallo DNI N LO Q'EL VIENTO SE GONE WITH THE
147.038 LLEVO WIND
N749.958 Fallo DNI N143.318 LAKES & LAGOS Y VOLCANES
VOLCANOES
N735.666 Fallo DNI N TORO NEGRO BLACK BULL
146.311

392
 N778.020 Fallo DNI N146.344 KRITERIO CRITEIRION
N774.293 Fallo DNI N142.792 THE PACIFIC COLEGIO DEL
SCHOOL PACIFICO
N752.324 Fallo DNI N IL CASTELLO DE EL CASTILLO
141.712 SAN PIETRO
N778.062 Fallo DNI N NEOGRAPH NEW GRAPH
146.366
N748.767 Fallo DNI N CLAVE CLAVIS
143.208

2.4.15. Cuasi identidad

Las marcas cuasi-idnticas son aquellas que se diferencian slo en aspectos menores,
por lo tanto se encuentran al lmite de la identidad. Se debe tener presente, como ya se
mencion, que mientras ms parecidos son los signos en conflicto, mayor es la probabilidad
de error o confusin.

Un caso que se puede mencionar es el signo SUSHITA, solicitud N 743.301, el DNI

resolvi mediante fallo N 141.439, seal que era semejante con la marca SUSHI-TA, como
transcribe en el siguiente considerando:

2.- Que, corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la infraccin de la letra h)

del Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que el signo pedido, coincide desde un punto de vista
grfico y fontico en parte importante con el signo previamente inscrito por el actor, sin
que la supresin al signo pedido de un guin, logre otorgarle suficiente fisonoma e
individualidad frente al signo registrado por el actor.

Otros casos de cuasi-identidad que es posible mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 763.266 Fallo DNI N MERCE.DES MERCEDES

393
 142.290
N 816.271 Fallo DNI N INTER LINK INTERLINK
147.822
N 777.951 Fallo DNI N NOVO CHILE NOVOCHILE
144.508
N 791.106 Fallo DNI N TO-MAG TOMAG
144.219

2.4.16. Similitud fontica

En cuanto a las semejanzas fonticas, es necesario destacar que existen expresiones

que si bien se escriben de manera distinta, su expresin sonora coincide o es similar.

a. Sonidos fonticamente semejantes

Respecto al alfabeto espaol, existen ciertas letras que se pronuncian de la misma

forma que otras, por lo que no otorgan el carcter distintivo a una marca. En el caso del
espaol hablado en Chile, existen ciertas particularidades propias que hacen an ms
probable ciertos errores o confusiones, como la similitud en la pronunciacin de ciertas letras,
por ejemplo, C-Z, Y-LL, S-Z que en muchos pases tienen pronunciacin diferente.

Letra con sonidos equivalentes en Chile Letra con sonidos equivalentes en Chile
C Z
Y LL
C K
S Z
W G
I Y

394
 CH SH

Por ejemplo, el caso de la marca LA KOSA solicitud N 774.469 para distinguir

preparaciones hechas con harina, masas, clase 30, fue rechazada por fallo DNI N 146.984 en
base a la marca LA COSA, debido a que la sola sustitucin de la letra C por la K en la marca
solicitada no es suficiente para crear un signo diferente, especialmente desde el punto de vista
fontico.

2.- Que, corresponde acoger la oposicin deducida, fundada en la infraccin de la letra h)

del artculo 20 de la Ley N 19.039, puesto que los signos en controversia presentan
semejanzas determinantes que impedirn una sana y pacfica coexistencia en el mercado.
En efecto, al confrontar los signos en conflicto, se advierte que ellos coinciden en cinco
letras de un total de seis, ubicadas en el mismo orden y secuencia; la marca solicitada
contiene en lo fundamental a la registrada por el oponente, sin que la sustitucin al signo
pedido de la letra C por la letra K, resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un
grado de identidad y fisonoma propios, y, particularmente desde el punto de vista
fontico, el signo solicitado resulta fcilmente confundibles con la marca inscrita por el
actor.

b. Expresiones separadas

Otro caso, se puede dar en las marcas que son compuestos de dos o ms elementos
separados que pueden leerse en forma similar a una marca registrada o solicitada con
anterioridad.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N814.372 Fallo DNI N FRESC CO FRESSCO
146.493
N733.577 Fallo DNI N GASSUR GAS SUR S.A.
141.232

c. Incorporacin o sustraccin de elementos que no modifican su

fontica

395
 La inclusin de la letra H en ciertas expresiones no modifica su fontica lo que provoca
que no se pueda crear una marca distintiva, tal es el caso de la marca RAKO, solicitud N
792.410, la cual fue rechazada por Fallo DNI N 144.502 que estableci que la sustraccin de
la letra H en la marca pedida no crea un signo distintivo:

2.- Que, con relacin a la nica oposicin deducida, fundada en la letra h) del Artculo 20 de
la Ley N 19.039, y luego del examen de las marcas en aparente conflicto, este Tribunal se
ha formado la conviccin que sta accin deber ser acogida, atendido a que se advierten
semejanzas determinantes, tanto grficas como fonticas, que podran impedir la sana
coexistencia de las referidas marcas en el mercado. En efecto, la sola sustitucin de la vocal
E por la A en la marca pedida, no resulta suficiente para crear un signo claramente
diferenciable del signo oponente.

Por otro lado, la inclusin de una letra, puede no modificar la fontica de una
expresin, por ejemplo el elemento DEKORA se estim que era semejante a la marca DKORA.

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N770.580 Fallo DNI N DEKORA DEKKRA DKORA
146.384

5.- Que adems y considerando la observacin formulada por este Instituto, corresponde
rechazar de oficio la marca solicitada por infraccin al artculo 20 letra h) de la Ley 19.039,
toda vez que el elemento DEKORA del signo pedido, coincide desde un punto de vista
grfico y fontico en parte importante con el signo inscrito por el actor, sin que la
sustitucin del apstrofe por una letra E, ni le sustitucin del elemento DK por el elemento
DEKKRA al signo pedido, logren otorgarle suficiente fisonoma e individualidad frente al
signo fundante de la observacin, circunstancias que permiten suponer fundadamente que
no podrn coexistir pacficamente los signos en pugna en el mercado.

Otros casos que se pueden mencionar, en los cuales la sustraccin de una letra no
altera su pronunciacin, son:

396
 Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante
definitiva oposicin/nulidad
N751.804 Fallo DNI N COSTA SMERALDA COSTA ESMERALDA
142.282
N736.387 Fallo DNI N TCOM TYCOM
142.315
N732.021 Fallo DNI N TRUCO TRUCCO
141.373

d. Marcas en idioma extranjero con semejanzas fonticas

Muchas veces puede presentase marcas en idioma extranjero que tienen similitud
fontica con otras registradas o solicitadas con anterioridad. Estos casos pueden consistir en
castellanizacin de palabras en idioma extranjero como por ejemplo TYSON - TAISON o
expresiones en el mismo ficticias o en otro idioma extranjero, como VIGER o BIGGER.

Estas palabras pueden o no tener significado, lo relevante aqu es la similitud fontica.

Algunos casos que se pueden mencionar son:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 759.726 Fallo DNI N TAISON TYSON
147.142
N804.932 Fallo DNI N SKOOZI SCOOZI
146.221
N799.059 Fallo DNI N NORTH FRUIT NORTFRUT
145.923
N775.772 Fallo DNI N FRESHY FRECHY
146.004
N669.422 Fallo DNI N LOLLY TOONS LOONEY TUNES

397
 142.504
N774.635 Fallo DNI N FAR FARR
143.358
N747.845 Fallo DNI N COOLMATE PLUS COLGATE
141.012
N778626 Fallo DNI N DERMAOBIOTIC DERMABIOTICO
143.646
N768.564 Fallo DNI N BIGGER VIGER
143.481

2.5. Casos de anlisis de similitud de elementos figurativos

Las marcas figurativas y mixtas en su parte figurativa, deben ser analizadas conforme
a los criterios generales de determinacin de similitud y especialmente por tres de ello:

Apreciacin global
Primera impresin
Elemento relevante o principal

La apreciacin global, como se seal, corresponde a que los signos deben ser
considerados al momento del anlisis como un conjunto. Por su parte, la primera impresin
corresponde a aquella impresin superficial que tiene el pblico consumidor de los signos en
el mercado y que se centra, generalmente, en el conjunto del signo.

398
 Estos dos criterios se expresan claramente en la ETIQUETA solicitud N 675.365 que
mediante fallo DNI N 141.532 determino la similitud de los siguientes signos:

Etiqueta solicita Etiqueta fundante

oposicin

2.- Que procede acoger la oposicin formulada por el actor, fundada en la infraccin a la
letra h) del artculo 20 de la Ley N 19.039, toda vez que en el anlisis comparativo de los
elementos figurativos, se advierte que ellos son claramente semejantes, ya que en la
configuracin de los dibujos empleados, se aprecia que ambos poseen rasgos tales que les
otorgan una particular fisonoma, que los hace fcilmente confundibles, al no lograr el
signo pedido una clara diferenciacin con el signo inscrito, a lo que debe agregarse que la
impresin de conjunto que dejan despus de una ojeada superficial es marcadamente
semejante, circunstancias que permiten suponer que de otorgarse la marca pedida, ello
indudablemente impedir su coexistencia pacfica en el mercado.

En el caso de la ETIQUETA solicitud N 712.482, claramente el fallo DNI N 141.993

que determin la similitud de los siguientes signos abajo acompaados, consider la
apreciacin global y la primera impresin para establecer la similitud:

Etiqueta solicita Etiqueta fundante

oposicin

En las marcas mixtas o que poseen ms de un elemento en la etiqueta, es necesario

centrarse en los elementos ms relevantes y principales, tal es el caso del signo solicitado
AQUALUNG, N 821.841, que mediante Fallo DNI N 146.898 se rechaz debido a la similitud
con la etiqueta de la marca VECEKA.

399
 Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicin/nulidad
Marca: Fallo DNI N
AQUALUNG 146.898
N 821.841

2.- Que corresponde acoger la oposicin N 1, fundada en la letra h) del artculo 20 de la

Ley 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo
pedido presenta semejanzas determinantes con el signo inscrito por el oponente, dado que
los elementos figurativos de ambos signos incorporan un tanque de oxigeno para buceo en
verde y amarillo de igual diseo, circunstancias que permiten presumir fundadamente que
de otorgarse la marca solicitada, no podrn coexistir pacficamente los signos en pugna en
el mercado.

2.5.1. Diferencias no relevantes

Existen ciertas diferencias no relevantes para el anlisis de similitud de dos signos

figurativos, tales diferencias se relacionan estrechamente con elementos que no alteran la
esencia de la figura ni transforman un signo semejante en no semejante.

Esas diferencias las podemos resumir en las siguientes:

Cambio de posicin

Los cambios de posicin de marcas no son relevantes para crear un signo distintivo en
el caso que los signos sean semejantes o similares. El cambio de posicin corresponde a un
aspecto accidental que no altera la similitud de los signos.

400
 Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante
definitiva oposicin/nulidad
N Fallo DNI
744.175 N142.066

N 742077 Fallo DNI N

142.433

N Fallo DNI N
773.546 143.001

Cambio de color

Igualmente que los cambios de posicin, los cambios de color no consisten en

modificaciones que creen un signo nuevo y diferente al registrado o solicitado con
anterioridad. El cambio de color, sin embargo, podra consistir en un cambio esencial en el
caso de marcas consistente en combinaciones de colores.

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad
N Fallo DNI N
705.448 143.110

401
 N Fallo DNI
708.294 N137.564

N Fallo DNI N
760.904 142.030

N Fallo DNI
687.244 N139.878

Cambio en las lneas

Por ltimo, el caso del cambio en la constitucin de las lneas de los signos en conflicto
no es suficiente para que el elemento solicitado se considere como diferente y distintivo.

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad
N741.275 Fallo DNI
N143.374

2.5.2. Monopolio de un signo

La jurisprudencia ha sido reiterada en orden a no considerar como marcas

semejantes, dos etiquetas por el hecho de incluir dos figuras representando un mismo
elemento si son evidentemente diferentes. En este sentido, la jurisprudencia ha manifestado

402
que por el hecho de incluir como uno de sus elementos una determinada figura, no le concede
al titular de la marca el monopolio de todas las formas de representacin de esa figura.

Tal es el caso, de la ETIQUETA, N 698.699 que por fallo DNI N 137.448 se determin
que perfectamente podan convivir ambas etiquetas.

Etiqueta solicita Etiqueta fundante

oposicin/nulidad

El fallo por su parte seala las razones:

CONSIDERANDO: Que corresponde rechazar la oposicin fundada en las letras f) y h)

del artculo 20 de la Ley 19.039, por cuanto en el anlisis comparativo de los elementos
figurativos se advierte que, an cuando el signo registrado posee la figura de un perro, este
hecho no otorga al titular de la marca inscrita proteccin sobre todas las formas posibles
de representar este animal, a lo que debe agregarse que la conformacin de la misma el
dibujo da origen a un conjunto que podr ser fcilmente reconocible por el pblico
consumidor, eliminado con ellos toda posibilidad de error o confusin que pudiere
suscitarse entre el pblico consumidor.

Otros casos similares, en los cuales el DNI se ha expresado en el mismo sentido son:

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad

403
N699.872 Fallo DNI
N137.349

N 558.761 Fallo DNI N

144.494

N 692630 Fallo DNI N

136.659

404
II. Causales relativas en cuanto a otros derechos preexistentes

Marcas registradas o solicitadas con anterioridad

Motivos relativos de rechazo

Otros derechos preexistentes:

Marca famosa y notoria

Marca no registral
I.G. y D.O.
Derechos de autor

La solicitud de marca, por su parte, puede colisionar no slo con marcas registradas o
solicitadas con anterioridad, sino tambin con otro tipo de derechos que puedan provocar
error o confusin en el pblico consumidor. En efecto, las causales relativas de rechazo no se
limitan a marcas registradas o solicitadas con anterioridad, sino tambin:

Marca famosa y notoria

Marca no registral
Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen
Derechos de autor

405
 A. Marca famosa y notoria

El grado de notoriedad es uno de los factores relevantes al momento de evaluar el

peligro de error o confusin. En efecto, mientras ms notoria sea una marca comercial, el
mbito de proteccin es ms amplio.

Como se ha sealado, uno de los principios rectores del Derecho Marcario es el de la

especialidad de las marcas comerciales, lo cual significa que la proteccin de una marca
comercial se extiende slo a lo que se encuentra protegido en su cobertura. Lo anterior tiene
una excepcin en el caso de las marcas que son notorias, famosas o renombradas. Mientras
ms notoria sea una marca comercial, menos relevante ser la especialidad de las coberturas.

Para efecto de determinar que el grado de notoriedad podemos distinguir algunos

tipos de marcas:
Marcas notorias
Marcas famosas o renombradas

Las marcas notorias son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los
consumidores. Por otro lado, las marcas famosas o renombradas son aquellas que son
internacionalmente o mundialmente conocidas. En nuestra legislacin no se hace distincin
entre ambas y son tratadas de la misma forma.

1. Tratamiento de la marca notoria

La marca notoria como ya se seala es aquella que es conocida en un gran espectro de

consumidores en un rubro especfico. El conocimiento debe ser dentro de las fronteras
nacionales con independencia de si se encuentra registrada o no.

El Convenio de Paris, en su art. 6 bis seala que 1) Los pases de la Unin se

comprometen, bien de oficio, si la legislacin del pas lo permite, bien a instancia del interesado,
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de comercio que

406
constituya la reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una
marca que la autoridad competente del pas del registro o del uso estimare ser all notoriamente
conocida.

Adems, seala que 2) Deber concederse un plazo mnimo de cinco aos a partir de la
fecha del registro para reclamar la anulacin de dicha marca y 3) No se fijar plazo para
reclamar la anulacin o la prohibicin de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Estas disposiciones fueron recogidas en nuestra legislacin en la letra g) del art. 20 LPI
que establece el tratamiento de las marcas famosas y notorias. Por su parte, el art. 27 LPI
seala que la accin de nulidad prescribir en el plazo de 5 aos y que ser imprescriptible en
los casos de mala fe, acogiendo de esta forma la disposicin contenida en los nmeros 2 y 3
del art. 6 bis del Convenio de Paris.

2. Tratamiento de la marca famosa

Una de las caractersticas de las marcas famosas y renombradas es que corresponde

una excepcin al principio de especialidad de las marcas, es decir, se puede entender que
existe error o confusin en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relacin
de cobertura, no considerando el principio de especialidad.

3. Factores para determinar la fama y notoriedad

La Recomendacin Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre la Proteccin de las

Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por La Asamblea de la Unin de Pars para la
Proteccin de la Propiedad Industrial y por La Asamblea General de la Organizacin Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la Trigsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas
de los Estados Miembros de la OMPI 20 29 de septiembre de 1999, seala entre los criterios
que pueden ser utilizar para determinar el grado de fama o notoriedad:

El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del

pblico.
La duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier utilizacin de la marca.

407
 La duracin, la magnitud y el alcance geogrfico de cualquier promocin de la marca,
incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentacin, en ferias o exposiciones, de
Los productos o servicios a los que se aplique la marca.
La duracin y el alcance geogrfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de
registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilizacin o el reconocimiento de la
marca.
La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la
medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por
autoridades competentes.
El valor asociado a la marca.

4. Sector pertinente del pblico

La ley, siguiendo el art. 16.2 ADPIC, seala en su art. 20 letra g) que la fama y
notoriedad se determinar en el sector pertinente del pblico que habitualmente consume
esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o
industriales en Chile.

El concepto de pblico pertinente como se puede apreciar se reduce al crculo de

consumidores de esos productos o servicios. En este sentido, tiene un significado semejante a
pblico consumidor, es decir, a aquel sector de la poblacin que consume y tiene acceso a
determinados productos y servicios.

5. Prueba de la fama y notoriedad

Nuestra jurisprudencial, por otro lado, ha determinado que los medios de prueba
adecuados para determinar el grado de conocimiento en el sector pertinente del pblico,
pueden ser:

Registro extranjeros en clases semejantes o relacionadas

Publicaciones en revistas especializadas
Publicaciones publicitarias
Folletos publicitarios

408
 Facturas y guas de despacho
Balances anuales

Los registros extranjeros se utilizan, generalmente, para probar la duracin, la

magnitud y el alcance geogrfico de cualquier utilizacin de la marca. Por otra parte, las
publicaciones en revistas especializadas, publicaciones y folletos publicitarios son
acompaadas, generalmente, para probar el grado de conocimiento o reconocimiento de la
marca en el sector pertinente del pblico. Por ltimo, las facturas y guas de despacho y
balances anuales son utilizados, generalmente, para probar el valor asociado a la marca.

6. Tratamiento jurisprudencial de la marca notoria

La marca notoria ha sido tratada extensamente en el mbito jurisprudencial,

especialmente en casos de marca notoria extranjera.

6.1. Marca notoria registrada en el extranjero

La marca notoria, como ya se mencion, se encuentra protegida en la letra g) del art.

20 LPI, que seala que no podrn protegerse como marcas: Las marcas iguales o que grfica o
fonticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el
extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del pblico
que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos
establecimientos comerciales o industriales, en el pas originario del registro.

Es importante destacar que los requisitos para configurar la causal contenida en la

letra g) son las siguientes:

Identidad o similitud grfica o fontica

Identidad de productos o servicios
Fama y notoriedad en el sector pertinente del pblico en el pas originario
Existencia de un registro en el extranjero

409
 Es importante destacar que esta causal no permite hacer rechazar las marcas que son
de coberturas distintas o no relacionadas.

En el caso de la marca FERRARI, solicitud N 770.799 fallo DNI N 144.965, se

cumplen con todos los requisitos de la citada norma legal. En efecto, el fallo antes
individualizado seal que la expresin solicitada corresponda a la famosa y notoria marca
italiana.

El oponente en este caso, acompa copias de certificados de registro en el extranjero

de la marca FERRARI para la clase 9 y impresiones diversas impresiones de pginas web en
las cuales se haca referencia a la marca.

Por ltimo, el fallo concluy que:

2.- Que resulta atendible acoger la oposicin fundada en la letra g) del artculo 20 de la Ley
19.039, y en infraccin al Artculo 6 bis del Convenio de Pars para la Proteccin de la
Propiedad Industrial, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que
conforme a la documentacin acompaada por el actor y no objetada por el demandado,
especialmente de los certificados que dan cuenta de registros de si marca en el extranjero,
especialmente en la Unin Europea, en la OMPI y en Brasil, entre otros pases, para
distinguir productos de la clase 9, se acredit fehacientemente que a oponente es la
creadora de la marca FERRARI. Que con la dems documentacin acompaada, esto es
impresiones de sitios de Internet, el demandante acredit la fama y notoriedad, a lo cual
debe sumarse la circunstancia que las marcas son idnticas, circunstancias todas que
impiden pronunciarse favorablemente acerca de la marca pedida.

6.2. Marca notoria registrada en Chile

Como se mencion, tanto las marcas registradas en Chile como las registradas en el
extranjero pueden gozar de fama y notoriedad, sin embargo, los requisitos para que se
configuren las causales del inc. 1 y 2 de la letra g) del art. 20 LPI y los efectos de estas son
diferentes.

410
 Segn el art. 20 letra g) inc. 2, las marcas notorias en Chile, podrn impedir el registro
de otras marcas, si cumplen los siguientes requisitos:

Gocen de fama y notoriedad

Identidad o similitud grfica o fontica
Productos o servicios distintos o no relacionados, a condicin que stos guarden algn
tipo de conexin con los productos, servicios, o establecimiento comercial o industrial
Probabilidad que esa proteccin lesione los intereses del titular de la marca notoria
registrada
Fama y notoriedad en el sector pertinente del pblico en Chile

En el caso de la marca ESPN N 718.722, que fue resuelta por fallo DNI N 141.369
aplic esta disposicin y seal que a pesar que la marca fundante de la oposicin no se
encontraba registrada en la misma clase o una clase relacionada que la expresin solicitada,
no impeda que se configurara el peligro de confusin.

En efecto, el solicitante slo demostr tener registros en Chile en clases diferentes al

de la cobertura de la solicitud del signo solicitado.

As lo seala el fallo antes identificado, como abajo se transcribe:

3.- Que corresponde acoger la oposicin fundada en el inciso 2 de la letra g) del artculo
20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artculo 16 N 3 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que dispone la aplicacin mutatis mutandis del artculo 6 bis del Convenio de Paris,
ya que resulta totalmente aplicable a este caso especfico, toda vez dicha norma
circunscribe su aplicabilidad a bienes o servicios que no sean idnticos ni similares a los
solicitados, lo cual se cumple en el caso de autos, pues la marca impugnada se pide para
distinguir una cobertura dismil e inconexa con la cobertura de la marca presentada por el
actor.

Tambin se menciona que la marca oponente goza de notoriedad tanto en Chile como
en el extranjero:

411
 4.- Atendido lo ya expuesto en los considerandos anteriores, procede adems acoger la
oposicin basada en la letra f) del artculo 20 de la Ley 19.039, que hace aplicable lo
dispuesto en el artculo 8 del Convenio de Paris, referido a la proteccin que deben
brindar los pases de la Unin del nombre comercial, ya que de concederse la marca pedida
a quien no es el verdadero creador de la marca ESPN, ello podra dar motivo de toda suerte
de errores o confusiones entre el pblico consumidor, en cuanto a la procedencia de los
productos que se quiere distinguir, atendida la existencia, fama y notoriedad de la marca y
nombre comercial del oponente.

7. Tratamiento jurisprudencial de las marcas famosas

Si bien es cierto, existe el art. 20 letra g) seala como requisito para impetrar la causal
legal la existencia de un registro en Chile o en el extranjero, puede suceder que en algunos
casos, que a pesar no acompaarse los registros o acreditar la fama y notoriedad en alguna
forma documental, la marca posea una fama tan indiscutible que la concesin de la expresin
a otra persona que no sea el titular induzca a error u engao.

Un caso de marca famosa extranjera fue YOUTUBE.CL, N 754.456 que fue rechazada
por fallo DNI N 147.646. El oponente, el verdadero creador y titular del famoso sitio web
Youtube, no logr acreditar la fama y notoriedad del signo, a pesar de haber acompaado
registros en la clase 35, por lo que no se configuraba la causal del art. 20 letra g) LPI:

2.- Que procede rechazar la oposicin deducida, fundada en la infraccin de la letra g) del
artculo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, que recoge lo dispuesto por el artculo 6 bis
del Convenio de Pars sobre las marcas notoriamente famosas, toda vez que si bien el actor
logr acreditar poseer registros en el extranjero, en relacin a la marca YOUTUBE para
distinguir servicios de la clase 35, no logr acreditar; sin embargo la fama y notoriedad que
hubiese alcanzado el referido signo en relacin con dichos servicios, lo que impide
pronunciarse favorablemente por la oposicin planteada.

Sin embargo, el DNI estim que a pesar de no acompaar registros en el extranjero, la

marca poda considerarse como famosa, por lo cual posea una proteccin especial y que de
concederse la marca solicitada a un tercero, esto inducira a error o engao respecto al origen.
Por lo mismo, se configur claramente la causal de irregistrabilidad de la letra f) del art. 20
LPI, tal como lo expresa el siguiente considerando:

412
 3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger oposicin planteada, fundada en la
letra f) del artculo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artculo 8del
Convenio de Pars sobre la proteccin del nombre comercial, por cuanto, es de pblico
conocimiento que el elemento distintivo del signo solicitado, YOUTUBE, corresponde al
nombre un sitio web de alojamiento de videos en donde las personas pueden ver y subir
diferentes tipos de videos, y forma parte de la memoria colectiva de nuestro pas, por lo
que es posible presumir de manera racionalmente fundada que, de concederse la marca
pedida, ello sera inductivo a error o confusin en el pblico consumidor en relacin al
origen de los productos a distinguir, lo que no har posible una coexistencia pacfica en el
mercado.

B. Marca no registral

El art. 20 letra h) LPI establece que:Esta causal ser igualmente aplicable respecto de
aquellas marcas no registradas que estn siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a
la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Esta disposicin fue introducida por la
ley 19.996.

Antes de esta modificacin legal, normalmente se reconoca la marca no registrada a

travs de la utilizacin del art. 20 letra f) LPI, debido a que conceder la marca solicitada no
considerando una marca no registral anterior induca a error o engao respecto al origen
empresarial.

1. Caractersticas del uso

Como se seal, el uso que habilita a la proteccin de la marca no registrada tiene

ciertas caractersticas:

Real y efectivo
Dentro del trfico comercial incluyendo operaciones comerciales
Dentro del territorio nacional
Anterior a la fecha de solicitud de marca comercial

413
 En cuanto al uso real y efectivo significa que se encuentre siendo utilizado para
distinguir productos o servicios, es decir, como signo distintivo.

Por otro lado, la marca es un derecho que desarrolla su vida dentro de un determinado
mbito, que es el trfico econmico. Este trfico econmico incluye las operaciones
comerciales de acuerdo al art. 19 bis d), por lo que el uso de la marca no registrada debe
desarrollarse dentro de este mbito.

El art. 20 letra g), por su parte, restringe este reconocimiento (de la marca no
registral) a aquellas que son utilizadas dentro del territorio de chileno.

Por ltimo, es importante destacar que a pesar de no existir un plazo para la data de
este uso, se entiende que debe ser a lo menos anterior a la fecha de solicitud de la marca.
Normalmente, mientras ms tiempo de uso real y efectivo tenga un signo, es ms probable
que sea considerada como una marca no registral.

2. Prueba de la existencia de la marca no registral

Los hechos que se deben probar para la existencia de una marca no registral son:

Uso Real y efectivo

Dentro del trfico comercial incluyendo operaciones comerciales
Dentro del territorio nacional
Anterior a la fecha de solicitud de marca comercial

Tambin es importante destacar dos hechos que si bien no necesariamente indican la

existencia de una marca no registral, si pueden estar unidas a esta:

Que la marca coincida con un nombre social que sea utilizado como marca
Que el demandante haya solicitado la marca con anterioridad

414
 El nombre comercial no es marca comercial y corresponde a una categora separada de
signo distintivo. Sin embargo, muchas veces el nombre comercial coincide con la marca
comercial y es utilizado para identificar productos y servicios.

Por otro lado, el demandante puede haber solicitado la marca con anterioridad al
solicitante y la presentacin no prosper o la marca no se renov.

Los hechos anteriores podrn probarse por:

Publicidad
Escritura social
Facturas y guas de despacho
Balances anuales

3. Tratamiento jurisprudencial

Existe jurisprudencia en relacin a la existencia de la marca no registral desde antes

de la reforma introducida con la ley 19.996, la cual agreg el nuevo inciso 2. Como ya se
mencion, con anterioridad a esta reforma se reconocan las marcas no registrales a travs del
art. 20 letra f).

Un ejemplo de reconocimiento de una marca no registral, es el caso de la solicitud

DATASOFT, N 727.603. En esta oportunidad, la Sociedad de Computacin Datasoft Sociedad
Annima, la cual, como segn consta en el expediente, fue creada por escritura pblica el ao
1989, utilizaba la denominacin DATASOFT para identificar productos de la clase 9 dentro del
trfico comercial, sin embargo, otra empresa no relacionada a la Sociedad de Computacin
Datasoft Sociedad Annima solicit la marca.

Es por esto que la Sociedad de Computacin Datasoft Sociedad Annima se opuso al

registro y en el marco de este proceso logr demostrar que la denominacin era parte de su
razn social y que est a su vez era utilizada para distinguir productos de la clase 9. Tambin
logr demostrar que ya haba solicitado antes la expresin DATASOFT como marca comercial
para distinguir los mismos productos, solicitud que no prosper.

415
 2.- Que corresponde acoger la oposicin, fundada en la infraccin a la letra h) inciso 2 del
Art. 20 de la Ley 19.039, toda vez que de acuerdo a la documentacin acompaada por el
actor, y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente
ha sido el creador y usuario de la marca DATASOFT, lo que se demuestra, entre otros
antecedentes, con la fotocopia de la escritura pblica de constitucin de la sociedad
SOCIEDAD DE COMPUTACIN DATASOFT SOCIEDAD ANNIMA!, de fecha 25 de abril de
1989, fotocopias de contratos referidos a los servicios que presta el actor, abundante
cantidad de fotocopias de facturas emitidas por el actor entre fechas 6 de julio de 1989 y
28 de marzo de 2007 y fotocopias de diversos anuncios publicitarios de servicios de la
empresa DATASOFT.

3.- Que por las mismas razones expuestas precedentemente, corresponde acoger la
oposicin fundada en la infraccin de la letra f) del artculo 20 de la Ley N 19.039, que
recoge lo dispuesto en el artculo 8 del Convenio de Pars, referido al deber de proteccin
de los pases de la Unin respecto de los nombres comerciales, ya que de concederse la
marca pedida, ello podra dar motivo a toda suerte de errores o confusiones entre el
pblico consumidor, en cuanto a la procedencia de los servicios que se quiera distinguir.

Otro caso que se puede mencionar es el de la marca LA PAMPA, solicitud N 653.533,

registro N 713.254 que fue anulado por fallo DNI N 144.925. En el cual se reconoci la
calidad de marca no registral a una denominacin utilizada en el mercado desde el ao 2000.

2.- Que, en relacin con la demanda de nulidad interpuesta fundada en la letra f) del
artculo 20 de la Ley N 19.039, y luego del estudio de los antecedentes aportados por el
actor y no objetados por el demandado, este tribunal se ha formado la conviccin que dicha
accin deber ser acogida. En efecto, con lo ejemplares de avisos publicitarios aparecidos
en diversas publicaciones, entre otras pruebas acompaadas por el actor, ha quedado
acreditado fehacientemente que este ltimo adopt el uso de la expresin LA PAMPA como
marca comercial, a lo menos desde el ao 2000, esto es, con una fecha anterior a la
solicitud que dio origen al registro cuya nulidad se demanda, para denominar servicios de
restaurante, los cuales ha prestado en la ciudad de Temuco, especficamente en calle
Caupolicn, en donde goza de buen nombre y clientela. Lo anteriormente expuesto, unido a
la identidad grfica y fontica entre la expresin LA PAMPA usada por el actor y el signo
registrado por el demandado, permite concluir que no es posible mantener la vigencia del
registro impugnado, por cuanto ello podra suscitar toda suerte de errores o engaos entre
el pblico consumidor, especialmente e cuanto al origen empresarial de los servicios que
distinguen con el registro cuya nulidad se demanda.

416
 C. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen

El Art. 20 letra j) LPI establece que son irregistrables las marcas () que puedan
inducir a error o confusin en el pblico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del
producto que pretende distinguir en Chile una Indicacin Geogrfica o Denominacin de Origen.

Las indicaciones geogrficas pueden ser creadas o reconocidas ya sea por ley, tratados
internacionales o por el registro en INAPI.

1. Casos de conflicto entre marcas e I.G y D.O

Es posible mencionar una serie de otras marcas rechazadas en primera instancia por
incluir una indicacin geogrfica o una denominacin de origen, entre las que podemos
mencionar:

OVALLE, solicitud N 718244, para distinguir vinos, clase 33. El cual fue rechazada por
constituir una denominacin de origen, conforme al Decreto N 464 del Ministerio de
Agricultura.

2.- Que, ser acogida la nica oposicin deducida, fundada en la letra j) del artculo 20 de la
Ley N 19.039, por cuanto la expresin OVALLE efectivamente corresponde a una
denominacin de origen, como lo seala el artculo 1 N 2 inciso tercero del Decreto N 464
del Ministerio de Agricultura, que establece zonificacin vitcola y fija normas para su
utilizacin, razn por la cual no s posible conceder la marca para la cobertura solicitada en
autos.

Es importante destacar que el rechazo en base a una denominacin de origen o indicacin

geogrfica slo se debe considerar cuando la cobertura de la solicitud de marca coincide
con los productos que distingue la denominacin de origen o indicacin geogrfica, por
ejemplo: No existira problema, para conceder la marca Ovalle para tuercas.

417
 D. Conflicto de marcas con el derecho de autor

Los derechos de autor sobre una obra literaria o sobre un personaje, generalmente, no
afectan la existencia o nacimiento de un derecho marcario por parte de un tercero. En efecto,
los derechos de autor sobre una obra o personaje son independientes de la proteccin del
derecho marcario. Sin embargo, pueden existir dos casos en los cuales esta obra puede
impedir el registro de una marca:

Cuando la expresin solicitada como marca sea inductiva a error

Cuando la denominacin protegida bajo los derechos de autor se utilice como
marca

1. La expresin solicitada como marca es inductiva a error

La denominacin solicitada que coincide con una expresin protegida por derechos de
autor, puede ser rechazada si es inductiva a error u engao respecto a su origen empresarial,
como en el caso de la marca QUICO, solicitud N 810964 que fue solicitada para distinguir
ropa, calzado y sombrerera, clase 25, la cual fue rechazada mediante fallo DNI N 147.080
que estableci que la marca solicitada corresponda a una expresin de creacin del oponente
y que de ser concedida puede inducir a error u engao.

418
 2.- Que corresponde acoger oposicin planteada, fundada en la letra f) del artculo 20 de la
Ley 19.039, por cuanto, es un hecho pblico y notorio que el signo solicitado corresponde a
la imagen y nombre de uno de los personajes principales de la serie de televisin de origen
mexicano EL CHAVO DEL 8, creacin del oponente, don Roberto Gmez Bolaos, difundida
tanto a nivel nacional como internacional desde hace ms de veinte aos. Todo lo anterior
ha sido profusamente cubierto en los medios de comunicacin, Internet, libros, etc., y
forma parte de la memoria colectiva de nuestro pas, por lo que es posible presumir de
manera racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello sera inductivo a
error o confusin en el pblico consumidor en relacin al origen de los productos a
distinguir, lo que no har posible una coexistencia pacfica en el mercado.

Por otro lado, la expresin KRUSTY BURGER, solicitud N 783.860 fue rechazada por
fallo DNI N 147.639 para distinguir servicios de restaurante, clase 43, debido a que
corresponda a un personaje de personaje de una serie de televisin.

3.- Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde acoger oposicin planteada, fundada en la
letra f) del artculo 20 de la Ley 19.039, por cuanto, es de pblico conocimiento que tanto
KRUSTY como el payaso que aparece como elemento figurativo central de la etiqueta
pedida, corresponden al nombre y diseo de uno e los personajes principales de la serie de
televisin de origen norteamericano LOS SIMPSONS, transmitida y distribuida
mundialmente por TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, tanto a nivel
nacional como internacional, desde hace ms de diez aos. Todo lo anterior ha sido
profusamente cubierto en los medios de comunicacin, Internet, libros, etc., y forma parte
de la memoria colectiva de nuestro pas, por lo que es posible presumir de manera
racionalmente fundada que, de concederse la marca pedida, ello sera inductivo a error o
confusin en el pblico consumidor en relacin al origen de los rubros a distribuir, lo que
no har posible una coexistencia pacfica en el mercado.

En el caso de la marca GASPARIN solicitud N 668.951, fallo DNI N 142.327, es

posible apreciar el rechazo de la solicitud en baso a la existencia de un personaje infantil. En
efecto, se estim que la concesin de la marca solicitada sera inductiva a error o confusin
respecto al origen empresarial.

419
3.- Que no obstante lo anterior, se acoger la oposicin basada en la infraccin de la letra f) del
Art. 20 de la Ley 19.039, ya que la etiqueta solicitada es semejante a la imagen o figura del
famoso personaje GASPARIN, cuyo creador es el oponente en autos. Este hecho se acredit
con la prueba acompaada en autos y consta adems el registro N 624.875 y la solicitud N
282.246 que present el oponente en Chile, ambas marcas de carcter mixtas, cuyas etiquetas
se insertan a continuacin, que contienen la figura del personaje y acreditan su creacin.

Que en vista de lo anterior, de otorgarse una marca que contiene la figura del
personaje GASPARN a quien no es su verdadero creador, ello ser motivo de toda suerte de
errores o confusiones entre el pblico consumidor, en cuanto a la procedencia de los servicios
que se quiere distinguir.

Otros casos que es posible mencionar, en los cuales se ha alegado la existencia de

derechos de autor, son:

CANITROT, solicitud N 756.705, para distinguir vinos y licores de la clase 33, que fue
rechazada mediante fallo DNI N 142.390, por corresponder a un personaje creado en
el contexto de un programa de televisin.

MELODIA PASCUA FELIZ PARA TODOS, solicitud N 715.104, para distinguir, entre
otros, servicio de difusin de publicidad por cualquier medio de toda clase de

420
 productos y servicios. agencia de publicidad. servicio de propaganda o publicidad
radiada y televisada, clase 35.

2. La denominacin protegida bajo los derechos de autor es utilizada como

marca

En otras ocasiones, existen personajes u obras que son utilizadas como marca en el
extranjero o en Chile. En estos casos se suele rechazar la marca solicita en base al art. 20 letra
f), g) o h) LPI.

Un caso a mencionar es la marca KRIPTONITA, solicitud N 641.173 que pretenda

distinguir todos los productos de la clase 25, la cual fue rechazada por el fallo DNI N 142.755
por cuanto la expresin KRIPTONITE adems de ser una creacin del oponente,
corresponda a una marca registrada en algunos pases, segn considerando abajo transcrito:

2.- Que procede acoger la oposicin, fundada en la infraccin de la letra g) del artculo 20
de la Ley 19.039, referido a las marcas notoriamente conocidas, ya que de acuerdo a la
documentacin acompaada por el actor, y no objetada por el demandado, se pudo
acreditar fehacientemente que el oponente ha sido el creador de la marca KRIPTONITE, lo
que se demuestra con el registro de inscripcin de la marca en numerosos pases, entre
Comunidad Econmica Europea en el ao 2001, en Estados Unidos, en el ao 1983, y
Ecuador, en el ao 2001, acreditndose con ello la data de la creacin; igualmente para
acreditar la fama y notoriedad de la marca el actor acompa informe de artculos
publicados a travs del mundo acerca de kriptonite y fotografas de productos de la clase
25 con el logo KRIPTONITE, circunstancias todas que impiden pronunciarse
favorablemente acerca de la marca pedida.

421
ANEXO I

Elementos comunes entre marcas

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N795.125 Fallo DNI N JAHUEL ALTO JAHUEL
144.380
N 719.947 Fallo DNI N YAGAN AUSTRAL YAGAN
142.647
N769.357 Fallo DNI N SMARTCORNER SMART
142.154
N725.533 Fallo DNI N UNIVERSIDAD DE INSTITUTO
142.870 PROVIDENCIA PROFESDIONAL DE
PROVIDENCIA
N 760.110 Fallo DNI N PUERTA NORTE CASINO PUERTA
143.288 NORTE
N 714.986 Fallo DNI N WWW.MUNDO PARIS MUNDO
143.241 TECNOLOGICO.CL TECNOLOGICO
N716.483 Fallo DNI N LARA ACCESORIES LARA BOUTIQUE
143.143
N 730.536 Fallo DNI N CASTILLO DEL CONDOR
141.344 CONDOR
N 746.604 Fallo DNI N LA VITRINA EN VITRINA
141.227
N 753.477 Fallo DNI N FUMEX-AGROFOL AGRO FOL
141.538
N 730.843 Fallo DNI N ADILASERJET LASERJET
141.447
N 757.364 Fallo DNI N DOMO DON DOMO
141.764
N 733.165 Fallo DNI N FYREPEL OSX OSX
141.795

422
N 713.059 Fallo DNI N BASHAUS BASH
142.013
N 743.206 Fallo DNI N NECTA DAY, UNA AL UNO AL DIA
141.829 DIA

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 772.465 Fallo DNI N HERBOLIFE HERBALIFE
144.680
N 786.043 Fallo DNI N SERVIMAQUI LTDA SERVIMAQUITEC
144.278
N787.128 Fallo DNI N MOUNT EVEREST EVEREST
143.909
N 832.837 Fallo DNI N ACRYLUX ACRILEX
147.696
N 795.043 Fallo DNI N DEL INCA INCA
147.654
N 746.504 Fallo DNI N FUJITOYO TOYO
144.932
N769.357 Fallo DNI N PROBIOFARM BIOPHARM
144.832
N 768.901 Fallo DNI N NEXT PRESIDENT PRESIDENT
142.524
N725.533 Fallo DNI N FORTIDENT FORTADENT
142.443
N746.968 Fallo DNI N ECOTRAN ECOTRIN
141.237
N724.330 Fallo DNI N FIPROLINE FIPROKILL
141.506
N 791.388 Fallo DNI N DENTOFLEX DENTO
144.549
N763.674 Fallo DNI N NEOCELL NEOGEL
142.867

423
ANEXO II
Similitud Fontica

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 791.357 Fallo DNI N SCABISAN SCABIZAN
147.132
N791.357 Fallo DNI N BILAXTEN BILATEN
147.096
N794.887 Fallo DNI N LANOVO LENOVO
146.835
N726.710 Fallo DNI N GESTIONA GESTION
146.786
N831.477 Fallo DNI N TETANOL TETRANOL
147.619
N790.622 Fallo DNI N SIPALCO SIPALCOL
144.644
N778.139 Fallo DNI N AIRTECH AIRTEX
144.451
N730.074 Fallo DNI N KAWA IKAWA
144.438
N765.721 Fallo DNI N TSUNAMI TZUNAMI
143.959
N790.235 Fallo DNI N FLUOCORT FLUICOR
143.921
N841.862 Fallo DNI N BIOCHLOR BIOCLOR
147.782
N802.110 Fallo DNI N BULGARI BVLGARI
146.447
N783.334 Fallo DNI N SALMOSAN SALMESAN
146.379

424
 N780.252 Fallo DNI N AVANTIS ADVANTIS
146.466
N795.264 Fallo DNI N ISERCON ASERCO
146.227
N746.797 Fallo DNI N ANDESCORP ANDECORP
146.245
N 816.923 Fallo DNI N MEDGEL MEDIGEL
145.839
N 769.117 Fallo DNI N SERVIMAS SERVIMAD
143.265
N 748.527 Fallo DNI N INVYSA INDISA
143.254
N 740.897 Fallo DNI N ZEON XEON
141.680
N759.817 Fallo DNI N LINAFRUT LINFRUT
141.650
N726.537 Fallo DNI N ZAIRA ZARA
143.813
N 763.829 Fallo DNI N PRECAL PRECLAR
142.002
N 755.050 Fallo DNI N MESAVANT METAVANT
141.860
N744.077 Fallo DNI N RAGHUE RAHUE
146.651
N733.902 Fallo DNI N PINOSOL PINE-SOL
143.129

Otros casos de similitud fontica son:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N777.421 RD DNI 15-10-2008 MALICIA MALIZIA
N824.474 Fallo DNI N NOLI NOLY

425
 145.830
N747.332 Fallo DNI N ZAGA SAGA
143.025
N748.373 Fallo DNI N WANTES GUANTE
141.343
N773.457 Fallo DNI N TEGSA TECSA
143.233
N752.798 Fallo DNI N VT! NEW BT
143.084
N754.462 Fallo DNI N DAGUSTO DATELGUSTO
141.549
N734.563 Fallo DNI N KOMPLOT COMPLOT
141.028
N767.666 Fallo DNI N FARMABELLA FALABELLA
143.482
N 814.877 Fallo DNI N R&R RYR
146.495

Diferencia de una o dos letras

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N796.957 Fallo DNI N BLANDFORD BRADFORD
146.929
N831.477 Fallo DNI N TETANOL TETRANOL
147.619
N821.303 Fallo DNI N NEXTTIME NETTIME
147.622
N777.257 Fallo DNI N RHINO RINO
147.573
N790.622 Fallo DNI N SIPALCO SIPALCOL
N778.139 Fallo DNI N AIRTECH AIRTEX

426
 144.451
N730.074 Fallo DNI N KAWA IKAWA
N 790.235 Fallo DNI N FLUOCORT FLUICOR
N770.954 Fallo DNI N AUTOMX AUTOMAX
143.887
N841.862 Fallo DNI N BIOCHLOR BIOCLOR
147.782
N780.252 Fallo DNI N AVANTIS ADVANTIS
146.466
N774.415 Fallo DNI N CARDIOME CARDIOMEX
146.320
N795.264 Fallo DNI N ISERCON ASERCO
146.227
N783.334 Fallo DNI N SALMOSAN SALMESAN
146.379
N746.797 Fallo DNI N ANDESCORP ANDECORP
146.245
N816.923 Fallo DNI N MEDGEL MEDIGEL
145.839
N769.117 Fallo DNI N SERVIMAS SERVIMAD
143.265
N748.527 Fallo DNI N INVYSA INDISA
143.254
N789.518 Fallo DNI N IMAGEN FILM IMAGEM FILM
144.582
N 763.829 Fallo DNI N PRECAL PRECLAR
142.002
N 755.050 Fallo DNI N MESAVANT METAVANT
141.860
N 796.085 Fallo DNI N SESSIONS S SESIONES
146.586
N780.078 Fallo DNI N PROTEK PROTEX
146.600

427
N731.536 Fallo DNI N ACTIVEX ACTIV
143.243
N721.692 Fallo DNI N HIPNOTICO HPNOTIQ
143.289

428
ANEXO III
Dos elementos figurativos

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad
N Fallo DNI N
685.377 139.368

N Fallo DNI
694.263 N142.987, 2
TPI.

N Fallo DNI
734.486 N141.412

N Fallo DNI
756.449 N140.883

N Fallo DNI N
720.543 143.089

N Fallo DNI
758.778 N141.460

429
N Fallo DNI N
733.722 141.815

430
ANEXO IV
Marcas diferentes

Solicitud Fallo/Resolucin Etiqueta solicita Etiqueta fundante

definitiva oposicin/nulidad
N Fallo DNI N
696.685 136.487 rev.TPI,
27-07-2007.

N704.554 Fallo DNI

N138.889

N Fallo DNI N
708.234 137.527

N719.768 Fallo DNI N

143.034

N721.258 Fallo DNI

N140.100

N750.415 Fallo DNI

N143.636

N755.722 Fallo DNI

N143.804. Rev.
TPI.

431
ANEXO V
Marcas notorias extranjeras letra g)

Solicitud Fallo/Resolucin definitiva Marca solicita

N 601.368 Fallo DNI N 144.627 POLYGAL
N 461.406 Fallo DNI N 144.487 RED BULL
N 743.750 Fallo DNI N 144.204 GREEN PEEL
N 797.162 Fallo DNI N 147.743 LIBY
N 786.078 Fallo DNI N 147.751 HARRIER
N 784.473 Fallo DNI N 147.779 CREATIVE RECREATION
N 788.749 Fallo DNI N 147.656 SHANTUI
N 754.456 Fallo DNI N 147.646 YOUTUBE.CL
N 790.658 Fallo DNI N 146.478 VIEJO TONEL

N 777.211 Fallo DNI N 146.392 4US

N 784.275 Fallo DNI N 146.339 SOMBRERO NEGRO
N 765.818 Fallo DNI N 146.307 AVIATOR
N 754.862 Fallo DNI N 146.347 PRUNE
N 778.947 Fallo DNI N 146.194 R ROCKRIDERS
N 770.842 Fallo DNI N 146.111 LES PAUL
N 762.037 Fallo DNI N 146.203 TOKIDOKI
N 755.391 Fallo DNI N 755.391 LEXUS
N 753.714 Fallo DNI N 146.061 GAMMA
N 726.612 Fallo DNI N 146.195 FOSSIL
N 770.799 Fallo DNI N 144.965 FERRARI
N 730.152 Fallo DNI N 144.967 JOHN LOBB
N 678.631 Fallo DNI N 144.929 BAWLS
N 738.182 Fallo DNI N 144.870 FLORICIENTA
N 732.874 Fallo DNI N 144.842 DR. EDWARD BACH
N 594.060 Fallo DNI N 144.840 MAZAK
N 557.625 Fallo DNI N 144.841 LUMINA
N 726.110 Fallo DNI N 142.610 EUROCEL

432
N 696.975 Fallo DNI N 142.419 KERA CARE
N 736.462 Fallo DNI N 142.310 BOOSTER
N 732.074 Fallo DNI N 142.319 DURAROCK
N 762.375 Fallo DNI N 143.013 BPE
N 641.173 Fallo DNI N 142.755 KRIPTONITA
N 741.182 Fallo DNI N 143.410 VALMONT
N 749.925 Fallo DNI N 143.222 ALFAGUARA
N 739.827 Fallo DNI N 143.130 DAYUN
N 718.722 Fallo DNI N 141.369 ESPN
N 727.376 Fallo DNI N 141.211 TREKUSA
N 735.791 Fallo DNI N 141.097 TOY STORY
N 703.932 Fallo DNI N 141.467 DB 07
N 690.234 Fallo DNI N 141.470 BKT
N 693.254 Fallo DNI N 143.478 BMV
N 767.678 Fallo DNI N 143.532 TALEA

433
 Parte 18
Establecimiento Industrial y comercial

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales corresponden a

expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que transa o
produce ciertos bienes.

Las marcas de establecimientos comerciales e industriales a diferencia de los otros

tipos de marcas, se encuentran destinadas ms bien a proteger la actividad de transar o
producir ms que el nombre de los productos mismos que transan o producen (art. 26 inc. 2
LPI).

Los establecimientos comerciales o industriales de fabricacin o comercializacin

deben encontrase asociados a productos especficos y determinados de una o varias clases,
conforme al art. 23 LPI. Sin embargo, como ya se mencion la marca registrada para un
establecimiento comercial o industrial no protege los artculos que en ellos se expendan o
fabriquen, a menos que se inscribieren, adems, para amparar dichos productos en forma
particular.

Por otro lado, una particularidad de las marcas de establecimiento comercial, que las
diferencia de los otros tipos de marca, es que el mbito de proteccin slo cubren las regiones
que se solicitan. En efecto, el art. 27 LPI seala que: Los registros de marcas que protejan
establecimientos comerciales servirn slo para la regin en que estuviera ubicado el
establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la
misma marca, lo indicar en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente
a una solicitud y a una inscripcin por cada regin.

Por ltimo, los registros de marcas que distinguen productos, servicios y

establecimientos industriales tendrn validez para todo el territorio de la Repblica (art. 27
LPI).

434
I. Forma de presentacin

Las solicitudes de establecimiento comercial e industrial deben presentarse en el

formulario destinado para estos efectos.

En el caso de las solicitudes de establecimiento comercial, presenta dos

particularidades, las cuales consisten en sealar expresamente:

Las regiones que cubre la solicitud

Los productos que se pretenden distinguir con el signo

En el caso de las solicitudes de establecimiento industrial, no se aprecian mayores

particularidades en el formulario y al igual que los establecimientos comerciales se debe
especificar los productos que se pretenden distinguir con el signo

435
 II. Examen de forma

El examen de forma de las solicitudes de establecimientos comerciales e industriales

se debe regir por las mismas reglas sealadas para los otros tipos de marca.

III. Examen de fondo

El examen de fondo de las solicitudes de marcas de establecimientos comerciales e

industriales se rige por las mismas normas que los dems tipos de marcas. Existen, sin
embargo, ciertas particularidades que dicen relacin con la posibilidad de colisin con otros
derechos. En este sentido, se ha entendido que no es posible hacer una relacin de cobertura
entre productos y establecimientos comerciales, debido a que los establecimientos
comerciales no protegen los productos que expenden, as lo seala el art. 26 inc. 2 LPI.

436
Por el contrario, si la marca se encuentra registrada previamente para un producto podra
excluirse para un establecimiento comercial si existiera colisin de clases.

Esto se encuentra ratificado en diversos fallos del DNI, entre los que se puede
mencionar:

Marca solicitada Fallo/Resol Cobertura Cobertura

ucin solicitada fundante de
definitiva oposicin/nulidad
DISTRIHOGAR N Fallo DNI N Tejidos y productos textiles no Establecimiento
767.896 147.744 comprendidos en otras clases; comercial de compra
ropa de cama y de mesa, clase y venta de los
24. productos de la clase
24.

Este fallo destaca la aplicacin del art. 26 inc. 2 LPI:

2.- Que corresponde rechazar la demanda de oposicin, fundada en la letra f) del artculo
20 de la ley N 19.039, toda vez que el registro invocado por el actor distingue un
Establecimiento Comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no
comprendido en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24, en la Regin
Metropolitana, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 inciso 2 del Reglamento de
la Ley N 19.039, la marca registrada para un establecimiento comercial o industrial no
protege los artculos que en ellos se expenden o fabriquen, a menos que se inscribiere,
adems, para amparar dichos productos, por lo que no se advierte cmo el signo pedido
podra ser inductivo a error o confusin, en relacin a la cualidad, el gnero o el origen de
los rubros a distinguir.

437
438
 Parte 19
Frases de Propaganda

Las frases de propaganda o publicitarias no se encuentran definidas ni en la ley ni en

su Reglamento. Sin embargo, para efectos didcticos, se puede decir que las frases de
propaganda corresponden a expresiones que acompaan a una marca comercial y que se
encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a travs de exaltar cualidades o
atribuir sentimientos positivos. stas debern ser presentadas nicamente como
denominaciones y no deben estar incluidas dentro de una etiqueta.

Las frases de propaganda deben cumplir con los siguientes requisitos:

Deben estar adscritas a una marca registrada

Deben ser de carcter promocional

Las marcas comerciales deben adscribirse a una marca registrada, conforme al art. 23
LPI. La ley no impone requisitos para la calidad de la marca registrada, es decir, la marca
registrada puede ser denominativa o mixta, sin embargo, no puede ser simplemente figurativa
debido a que la denominacin de la marca registrada debe incluirse dentro de la frase de
propaganda. Esto es confirmado por lo sealado en el art. 23 del RLPI.

La frase de propaganda, por otro lado, es totalmente dependiente de la marca

registrada. Esta dependencia se manifiesta en dos mbitos.

La vida frase de propaganda depender de la vida de la marca registrada. Es por esto

que la caducidad o nulidad de la marca comercial conlleva la caducidad o nulidad de la
frase de propaganda, conforme al art. 19 bis a) LPI. INAPI en este caso, debe cancelar
la frase de propaganda de oficio. Adems, el art. 19 bis b) LPI seala que las frases de
propaganda no se pueden ceder o transferir, salvo que se cedan o transfieran con el
registro principal al cual se adscriben.

439
 La cobertura de la frase de propaganda no podr ser ms amplia que cobertura de la
marca registrada. No pueden existir frases de propaganda que distingan productos o
servicios de naturaleza diferente a aquella distinguida por la marca registrada.

I. Forma de presentacin

Las frases de propaganda deben presentarse en el formulario destinado para estos

efectos. En el cual se debe indicar la denominacin solicitada y la cobertura. Tambin debe
indicarse el registro al cual se adscribe.

440
 II. Examen de forma de las frases de propaganda

El anlisis formal de las frases de propaganda no se diferencia en general del examen

de forma de una marca denominativa.

Por lo anterior, remitirse a examen de forma de marcas que fue desarrollado con anterioridad.

Aspectos a del registro citado Observacin

Vigencia La frase de propaganda debe adscribirse a un
registro vigente
Titularidad Debe coincidir la titularidad del registro y de
la frase de propaganda
Denominacin La denominacin de la marca registrada
debe incorporarse en forma idntica en la
frase de propaganda
Cobertura La cobertura de la frase de propaganda debe
estar completamente incluida en la del
registro citado

III. Examen de fondo de las frases de propaganda

El examen de las frases de propaganda no difiere en esencia del examen general

aplicable a otros tipos de marca denominativos. Sin embargo, es necesario explicar algunos
puntos de los cuales difiere.

Las causales generales de irregistrabilidad son plenamente aplicables. Sin embargo,

normalmente se consideran distintivas, debido a que la frase de propaganda generalmente
incorpora una marca registrada. No obstante, esto no es absoluto, por lo que se debe analizar
caso a caso y podra de todos modos considerarse una frase de propaganda descriptiva o
genrica para los productos o servicios que pretende distinguir, por ejemplo; podra

441
eventualmente presentarse una frase de propaganda muy extensa, que a pesar de incluir una
marca registrada, no sea capaz de servir como un signo distintivo.

Algunos casos de frases de propaganda encontradas distintivas son:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita

definitiva
N 766.578 RD del 03/08/2007 JUEGA Y APRENDE CON LA CUARTA EL
DIARIO POPULAR / PACK PREESCOLAR
N 765.152 RD del 02/10/2007 SNAPPLE MADE FROM THE BEST STUFF
ON EARTH

Por otro lado, en el anlisis de las causales relativas de rechazo se debe tener en
cuenta que las frases de propaganda se deben examinar de la misma forma que las marcas
denominativas, por ejemplo:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin/nulidad
N 784.765 Fallo DNI N DESAFIO CRUZ VERDE LIDER, PRECIOS
144.286 PRECIOS BAJOS SIN BAJOS SIEMPRE
COMPETENCIA

En el fallo es posible apreciar que el anlisis de una solicitud de frase de propaganda

no se diferencia del realizado a una marca denominativa.

2.- Que corresponde rechazar la oposicin fundada en la letra h) del artculo 20 de la Ley
19.039, por cuanto, de la confrontacin de los signos en aparente conflicto, es posible
advertir diferencias tanto grficas como fonticas que permiten distinguirlos entre si, ya
que si bien que las marcas comparten el segmento PRECIOS BAJOS, los respectivos
complementos son distintos, los cuales logran dotar a cada conjunto de una fisonoma e
identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que ser
perfectamente posible una coexistencia pacfica en el mercado.

442
 Parte 20
Oposicin a la solicitud de registro

I. Qu es la oposicin a la solicitud

La oposicin a la solicitud de registro de una marca comercial es una accin mediante la

cual un tercero interesado pide que una solicitud de registro no se convierta en marca
registrada, por considerar que incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad, conforme
a lo sealado en el art. 5 LPI.

La oposicin a la solicitud de marca comercial se concreta por medio de una demanda

presentada ante INAPI, que resuelve el DNI en primera instancia, conforme al art. 17 LPI. Con
ello, se da inicio al denominado juicio de oposicin, en que el Director Nacional de INAPI falla
como tribunal de primera instancia.

II. Procedimiento contencioso

Como ya se ha sealado, el procedimiento de obtencin de una marca comercial es un

procedimiento de carcter administrativo que se lleva a cabo en INAPI. Sin embargo, el
procedimiento de tramitacin de una demanda de oposicin es de carcter contencioso y
judicial.

A. Naturaleza del procedimiento

La notificacin de la oposicin marca el momento en el cual este procedimiento

administrativo modifica su naturaleza para convertirse en un procedimiento judicial.

El tribunal es INAPI y el juez que debe resolver el conflicto es el DNI, conforme al art. 5
y 17 LPI.

443
 B. Plazo de oposicin

La LPI, establece en el art. 5 inc 1 LPI que [l]a oposicin deber presentarse dentro del
plazo de 30 das contado desde la fecha de la publicacin del extracto respectivo.

Es necesario destacar que los plazos establecidos en la LPI, segn el art. 11 LPI, son
fatales y de das hbiles, tomndose el sbado como inhbil. Por lo que el plazo de 30 das
hbiles, no incluye el sbado, por lo que equivale aproximadamente a 6 semanas.

Transcurridos los 30 das sin que se presente oposicin, se extingue para los terceros
cualquier posibilidad de oponerse o participar del procedimiento, el cual sigue conservando
su carcter no contencioso y de naturaleza administrativa. En consecuencia, si no se
presentan oposiciones, INAPI realizar el examen de fondo de la solicitud.

C. Normas supletorias

Las normas supletorias corresponden a las disposiciones legales o reglamentarias

aplicables en el caso que exista un vaco legal o en el caso que la LPI se remita a otros cuerpos
legales. En el caso que exista un vaco legal en el trmite de un procedimiento administrativo,
generalmente, se recurre en forma supletoria a la ley 19.880 de Procedimiento
Administrativo.

Debido a la naturaleza contenciosa del procedimiento de oposicin y al actuar como

tribunal de INAPI, se aplican supletoriamente a la LPI, las normas del CPC.

D. Normas comunes a todo procedimiento

444
 Estas normas estn reguladas en el libro I del CPC, entre los art. 1 y 252 y de acuerdo al
art. 3 CPC tienen aplicacin en el procedimiento de propiedad industrial, salvo que exista una
norma expresa en contrario.

1. Comparecencia en juicio

1.1. Patrocinio

El art. 5 inc. final LPI establece que en los casos que INAPI acte como tribunal de
primera instancia, se deber comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo
dispuesto por la ley N18.120.

La ley 18.120 establece que el patrocinio- de acuerdo a su art. 1- se entiende

cumplido:

Al estampar su firma el abogado e indicando su nombre, apellidos y domicilio.

El mismo artculo establece como sancin que en caso de no cumplirse los requisitos,
el escrito se tendr por no presentado.

1.2. Mandato

Junto con el patrocinio por parte de un abogado, es necesario de acuerdo al

art. 6 CPC- que se otorgue un mandato a ste para que pueda representar al interesado en el
procedimiento contencioso.

Dicho artculo establece que las formas para constituirlo y que se aplican a las
actuaciones ante INAPI son las siguientes:

Mediante escritura pblica otorgada ante notario o ante oficial

del Registro Civil a quien la ley confiera esta facultad

445
 El que conste de una declaracin escrita del mandante,
autorizada por el secretario del tribunal que est conociendo de
la causa.

Sin embargo, la LPI establece una forma particular para constituir el poder en su Art. 15 LPI.
Vase la Parte 7 que trata las normas sobre el representante legal.

1.3. Agente Oficioso

No obstante que es necesaria la declaracin del mandante para constituir el mandato,

la ley establece como excepcin en los incisos 2 y 3 CPC, que podr admitirse la
comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder en beneficio de otra, con tal que
ofrezca garanta de que el interesado aprobar lo que se haya obrado en su nombre.

Dicho artculo establece adems, que la persona que comparezca, debe estar
capacitada para comparecer ante el tribunal y el tribunal en caso de acceder a la peticin,
fijar un plazo para ratificacin del interesado.

1.4. Contenido del poder

De acuerdo al art. 7 CPC, el poder se entender conferido para:

Litigar durante la totalidad del juicio en que se presente

Tomar parte en los trmites e incidentes del juicio y en todas
las cuestiones que por va de reconvencin se promuevan hasta la
ejecucin completa de la sentencia definitiva
El mandatario podr delegar el poder a menos que se le
prohba.

1.5. Sucesin procesal

446
 El art. 5 CPC establece que en el caso que la parte que obre por s misma muera
durante el juicio, el procedimiento se suspender.

Posteriormente se notificar a sus herederos para que comparezcan a hacer uso de los
derechos transmitidos en el plazo de contestacin de la demanda que tratndose de marcas-
son 30 das en el caso de demanda de oposicin y nulidad, de acuerdo al art. 9 CPC y 18 bis i)
respectivamente.

En el procedimiento contencioso de marcas, esta situacin puede darse cuando muere

el solicitante en forma posterior a la notificacin de la demanda de oposicin.

2. Pluralidad de partes

La ley establece en el art. 19 CPC que si dos o ms partes entablan una demanda o
gestin judicial y deducen las mismas acciones, debern obrar conjuntamente, constituyendo un
solo mandatario. El artculo seala que lo anterior se extiende a los demandados cuando
opongan las mismas excepciones o defensa.

La obligacin sealada anteriormente tiene como excepcin de acuerdo al art. 20

CPC- el caso en que haya incompatibilidad de intereses entre quienes litigan en conjunto.

3. Cargas pecuniarias a que estn sujetos los litigantes

3.1. Apelacin

El art. 18 bis c) establece que la presentacin del recurso de apelacin estar afecta al
pago de 2 UTM.

Este derecho ser restituido en los siguientes casos:

Si el recurso es aceptado por el TPI de acuerdo a 18 bis c)-

447
 En caso que la apelacin se presente en subsidio de otro recurso y este primer
recurso sea acogido. En este caso, la apelacin se ve como no presentada, por
lo que se justifica la devolucin

4. Formacin del proceso

4.1. Copias

El art. 31 CPC establece que junto con cada escrito, deben acompaarse copias de l
para las partes a quienes debe notificarse la providencia que recae sobre el escrito.

Se establece en el mismo artculo que la excepcin son los escritos que tengan por
objeto apersonarse en el juicio, acusar rebeldas, pedir apremios, prrroga de trminos,
sealamiento de visitas, su suspensin y cualesquiera otras diligencias de mera tramitacin.

La sancin a la no presentacin de copias, es que no le correr plazo a la parte

contraria.

4.2. Estampe de cargo y recibo

El art. 32 CPC seala que se debe estampar un timbre a los escritos presentados, que
indique la fecha en que fue presentado. Adems deber darse recibo del escribo a quienes lo
solicitan, de forma gratuita.

5. Actuaciones judiciales

5.1. Plazos y das hbiles

448
 De acuerdo al art. 11 LPI, los plazos de das establecidos en los procedimientos de
propiedad industrial son fatales y de das hbiles, considerndose el sbado como inhbil.

Un plazo es fatal de acuerdo al art. 64 CPC- en los casos que la posibilidad de ejercer
un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo.

5.2. Suscripcin de resoluciones

El art. 13 LPI seala que todas las providencias y resoluciones en procesos

contenciosos sern suscritas por DNI y el secretario abogado de INAPI.

5.3. Prrroga en plazos sealados por el tribunal

En los casos que INAPI seale un plazo para el cumplimiento de alguna diligencia, ste
podr de acuerdo al art. 67 CPC- conceder una prrroga, siempre que:

Se pida con anterioridad al vencimiento del trmino

Quien la solicita alegue una justa causa

6. Rebeldas

En los casos en que una parte deba realizar una diligencia, y cumplindose el plazo
respectivo, no la realice de acuerdo al art. 78 CPC- el tribunal, de oficio o a peticin de parte,
declarar evacuado dicho trmite en su rebelda y proveer lo que convenga para la prosecucin
del juicio ().

7. Incidente: procedimiento nulidad procesal

De acuerdo al art. 83 CPC, en los casos en que exista un vicio en el procedimiento que
cause un dao a alguna de las partes y que slo sea reparable con la declaracin de nulidad,

449
podr declararla el tribunal de oficio o a peticin de parte. En la declaracin de nulidad del
acto viciado, fijar cules son los actos que quedan nulos de acuerdo a su relacin con el acto
anulado.

El art. 83 CPC se encarga de regular los requisitos del incidente y el plazo para
reclamarlo.

7.1. Requisitos

Vicio en el procedimiento
Perjuicio a alguna de las partes
El perjuicio es reparable slo con la declaracin de nulidad
No puede reclamarla quien origin el vicio o lo ha convalidado expresa o tcitamente

7.2. Plazo

La nulidad debe solicitarse dentro de 5 das desde que aparezca el vicio o desde que se
acredite que quien la reclama tuvo conocimiento de l.

8. Implicancias y recusaciones

El COT establece causales de implicancias y recusacin en el prrafo 11 De la

implicancia y recusacin de los jueces y de los abogados integrantes del ttulo VII La
competencia.

De acuerdo a dichas normas, el juez siempre que se configura una causal- deja de
tener competencia para el conocimiento de una causa determinada. Las causales tienen que

450
ver con conflictos de intereses y otras circunstancias que pueden mermar la objetividad del
juez al momento de decidir sobre el asunto controvertido.

8.1. Sujetos de implicancia y recusacin

De acuerdo al art. 113 CPC, puede inhabilitarse a los jueces y a los peritos, en los casos
que les sean aplicables las causales del COT.

Adems como lo seala el art. 117 CPC- puede solicitarse la inhabilitacin de los
funcionarios subalternos, por las mismas causales sealadas anteriormente.

8.2. Oportunidad

Tal como lo seala el art. 114 CPC, la declaracin de implicancia o recusacin, cuando
se funde en una causa legal, debe pedirse antes de toda gestin que ataa al fondo del negocio,
o antes de que comience a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa
alegada exista ya y sea conocida de la parte. En los casos en que no sea conocida o la causa sea
posterior, debe solicitar la declaracin tan pronto se conozca la causal que se configura,
justificndose la circunstancia de que se tuvo conocimiento con retraso o la causal se
configur una vez ya comenzado el procedimiento.

8.3. Procedimiento

En los casos de los tribunales unipersonales como es el caso de INAPI- debe hacerse
valer la solicitud de inhabilitacin ante el mismo juez, en este caso el DNI, segn el art- 115
CPC, pidindole que se inhiba del conocimiento de la causa que corresponda.

Los dems aspectos del procedimiento, estn tratados en el Ttulo XII del CPC De las
implicancias y recusaciones del Libro Primero Disposiciones comunes a todo procedimiento.

8.4. Sancin

451
 De acuerdo al art. 122 CPC, en el caso que se deseche la implicancia o recusacin, se
proceder a condenar en costas al que la haya reclamado y se le impondr una multa.

9. Retiro y desistimiento de la demanda

El art. 148 CPC establece que el actor puede retirar la demanda antes de que sea
notificada al demandado sin tramite alguno y conservando sus acciones.

De acuerdo al artculo anterior, una vez que la demanda ha sido notificada al

demandado, el actor puede desistirse de ella hasta el final del juicio, pero previo incidente y
extinguindose las acciones que se haban intentado.

A su vez, el art. 10 bis LPI establece que el desistimiento a la demanda puede

presentarse una vez citadas las partes a or sentencia.

III. Quin puede oponerse

El art. 5 LPI establece que cualquier interesado podr formular oposicin a la solicitud de
marca () e indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. (). De acuerdo al Art. 23
CPC, debe haber un derecho comprometido y no slo meras expectativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el inters necesario para otorgar la legitimacin activa a quien
quiera oponerse, est dado por la infraccin a las causales de irregistrabilidad. Es decir, no
slo puede ser oponente/demandante el titular de una marca que se vea afectada por una
solicitud, sino que es posible que invocar otras causales.

Ejemplos:

Marca solicitada Cobertura Solicitud Oponente (o Cobertura/Argumento

452
 Marca)
VELAXX Clase 5, productos 820425 VALAX Infraccin 20 h), se
qumico asemeja a marca
farmacuticos; registrada
productos para el anteriormente, clase 5,
tratamiento de productos
patologas del farmacuticos de uso
sistema nervioso humano
central de la clase 5
MINIMARKET Clases 1 a 5, 788761 COPEC S.A. Infraccin 20 e), la
comercializacin de marca es indicativa del
todos los productos gnero que pretende
proteger
PADRE Clase 33, vinos y 734470 FUNDACIN Infraccin 20 c), afecta
HURTADO licores DE honor
BENEFICENCIA
HOGAR DE
CRISTO

IV. Representacin

Si bien la regla general en los procedimientos ante INAPI, es que cualquier persona puede
realizar las solicitudes personalmente, la ley establece en el art 5 inc. final, que [e]n los
procedimientos que exista controversia, en los cuales el [INAPI] acte como tribunal de primera
instancia, se deber comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto
por la ley n 18.120.

Ver Parte N7 sobre normas acerca del representante legal.

V. Causales de oposicin

453
 Como se mencion las causales para oponerse son las contenidas en el art. 20 de la LPI.

Ver Parte N16 sobre causales absolutas de oposicin y parte N17 sobre las relativas.

VI. Suspensin del procedimiento

El art. 12 LPI establece que ser aplicable la suspensin del procedimiento establecida por
el art. 64 del CPC, la cual puede ser acordada por las partes por un plazo mximo de 90 das en
cada instancia y tambin una vez en la Corte Suprema en caso de intentarse el recurso de
casacin en el fondo.

En caso de acordarse dicha suspensin, y se encontraren plazos corriendo, estos se

suspendern y seguirn corriendo una vez cumplido el tiempo acordado.

VII. Desistimiento de la oposicin

En caso que el demandante decida desistirse de la oposicin, de acuerdo a las normas

generales, podr hacerlo a travs de la presentacin de un escrito en el cual manifiesta la
voluntad de renunciar a la oposicin.

El desistimiento debe tramitarse segn lo sealado anteriormente en el punto II.9. sobre

Retiro y desistimiento de la demanda.

Una vez que se haya aceptado el desistimiento de la oposicin, se continuar con el

procedimiento de naturaleza administrativo.

454
455
 Parte 21
Procedimiento de oposicin a la solicitud de registro

I. Demanda de oposicin

La oposicin debe realizarse mediante una demanda presentada ante INAPI, en la cual
se indique la solicitud a la que se opone y los argumentos para que dicha solicitud sea
rechazada.

A. Requisitos

La demanda en concordancia con el art. 3 CPC, que rige la supletoriedad del

CPC- debe cumplir con los requisitos establecidos en el art. 254 CPC:

Designacin del tribunal ante quien se entabla

El nombre, domicilio y profesin u oficio del demandante y de las personas que lo

representen

El nombre, domicilio y profesin y oficio del demandado

La exposicin clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya

La enunciacin precisa y clara, consignada en la conclusin de las peticiones que se
sometan al fallo del tribunal

1. Designacin del tribunal ante quien se entabla

El tribunal de primera instancia, en este caso, se identifica con el DNI, por lo

cual la demanda debe ir dirigida a l. En este sentido, el art. 17 LPI establece que el juicio de
oposicin se sustancia ante el Director Nacional.

456
 2. El nombre, domicilio y profesin u oficio del demandante y de las
personas que lo representen

Como se mencion, en el procedimiento contencioso, es obligatoria la

representacin por parte de un abogado habilitado, por lo que deben incluirse la
individualizacin de:

Demandante: El cual corresponde a quien tiene el inters en el rechazo de la

marca solicitada.

Representante del demandante en los casos que corresponda: En los casos que
el demandante sea una persona jurdica, debe presentarse la demanda a travs
de representante judicial. Ver parte N7 sobre normas acerca del
representante

Abogado habilitado: Se debe incluir los datos del abogado habilitado y en

especial su domicilio, debido a que, generalmente, las notificaciones se
realizan en ese domicilio.

3. El nombre , domicilio y profesin y oficio del demandado

El nombre del demandado y su profesin u oficio en el caso de ser una persona

natural. No es necesario, en todo caso, sealar el domicilio que por regla general ya se ha
indicado al momento de presentar la solicitud, por lo que bastara con una remisin a ella.

Ejemplo:
Vengo en formular oposicin a la solicitud de registro N819.998, de la Marca
IPECH, denominacin, solicitada para distinguir distintos servicios de la clase
41, por CEPECH S.A., sociedad individualizada en la misma solicitud.

() me opongo al registro de la solicitud N 781.973 correspondiente a la

marca denominativa PROSTYLE presentada por Rodrigo Jos Abuhadba
Abuhadba, cuya individualizacin consta en autos ()

457
 4. La exposicin clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se
apoya

Para poder oponerse, de acuerdo al Art. 23 CPC, deben verse afectados derechos
del demandante y no slo meras expectativas; sin embargo, en el caso de juicios de
oposicin de marcas, dependiendo de la causal invocada, no es necesario acreditar
que los derechos del demandante se vern afectados, sino que sealar la causal
legal en que se funda la accin. En este sentido es posible diferenciar las causales
del Art. 20 LPI entre:

Causales absolutas o relativas: En la demanda se debe sealar que causales de

irregistrabilidad se configuran en la solicitud que ameritan su rechazo. A su
vez, deben exponerse claramente los argumentos de hecho que sostienen
dicha configuracin.

Derechos afectados si corresponde: Respecto a los derechos que se ven

afectados, estos deben individualizarse en la demanda, agregando la
informacin necesaria para acreditar su titularidad. Estos derechos, pueden
constituir o no marcas registradas con anterioridad.

A modo de referencia se mencionan algunos derechos:

Derecho Titular derecho Documento que acredita

derecho
Marca registrada nacional Titular marca Nmero de registro de marca
nacional
Marca registrada extranjera Titular marca Certificado de registro en el
extranjero

458
 Nombre de estados Cualquier persona (causal No es necesario presentar
absoluta) documentos.
Derechos de la personalidad Titular del nombre o alguien Certificado de nacimiento, en
que defienda su honor en caso el caso de los que defienden el
de estar el titular fallecido honor, esto no es necesario.

5. La enunciacin precisa y clara, consignada en la conclusin de las

peticiones que se sometan al fallo del tribunal

Por regla general, se solicita el rechazo de la marca solicitada. Es posible, sin embargo,
solicitar el rechazo respecto de alguna de las clases solicitadas, o pedir que se otorgue sin
proteccin alguna de las palabras que conforman la marca.

B. Casos de incumplimiento de alguna de las menciones

1. Marca oponente a nombre de una persona diferente que el oponente

Es necesario destacar que el incumplimiento de algunas de las menciones puede conllevar

el rechazo de la oposicin. En efecto, la jurisprudencia ha sido reiterada en el sentido de
rechazar aquellas oposiciones en las cuales el sujeto activo no corresponde al titular del o los
registros invocados como fundamentos de la oposicin.

Tal es el caso de la marca ZALAQUETT N 778.396 cuya oposicin fue rechazada debido a
que la marca fundante del la misma se encontraba a nombre de una persona diferente a la del
oponente. As lo seala el fallo DNI N 146.374 que establece que:

2.- Que, resulta pertinente sealar y dejar expresa constancia que los registros invocados
como fundamento de la oposicin, figuran actualmente registrados a nombre de una
persona distinta de quien comparece como demandante, especficamente a nombre de
Etiquetas Zalaquett Chile S.A., que no ha comparecido a ratificar la oposicin de autos. Por
lo que la oposicin fundamentada en dichos registros y en el artculo 20 letra f) de la Ley
19.039 deber rechazarse.
459
 Algo parecido sucedi en el caso de la marca LUCCHETTI SLOW, N 815.755, que fue
objeto de una oposicin fundada en la solicitud SLOWCARB N 800.043, que al momento del
fallo DNI N 146.168 se encontraba a nombre de otra persona diferente al oponente.

2.- Que resulta pertinente sealar y dejar expresa constancia que la solicitud invocada
como fundamento de la oposicin figura actualmente a nombre de una persona distinta de
quien comparece como demandante, especficamente a nombre de SOCIEDAD COMERCIAL
BOLSA DE MARCAS.COM S.A., que no ha comparecido a ratificar la oposicin de autos. Por
lo que la oposicin fundamentada en dicho registro y en el artculo 20 letras f), h) y k) de la
Ley 19.039 deber rechazarse.

Otros casos similares que se puede mencionar:

Solicitud Fallo/Resolucin Marca solicita Marca fundante

definitiva oposicin
N 736.952 Fallo DNI N DEXA 21-VET DEXALGEN
146.199
N 729.099 Fallo DNI N PELAYO DON PELAYO
146.201
N 811.372 Fallo DNI N PROALIM PROASIN
145.925
N 775.388 Fallo DNI N OXINAL MOXIDAL
144.956

2. Marca oponente y solicitud objeto de la oposicin a un mismo nombre

Por otro lado, si por alguna razn se unifican en una misma persona el solicitante y
oponente, no procede que el INAPI se pronuncie sobre el fondo. As se puede observar en el
caso de la marca SFERA CENTROS, N 773.423 que fue objeto de una oposicin fundada en la
marca SFERA N 670.420. El DNI seal a travs de fallo N 146.402 que no procede un
pronunciamiento de fondo en el caso que ambas calidades coincidan.

2.- Que resulta pertinente sealar y dejar expresa constancia que como consecuencia de la
transferencia del registro N 670.420 que se efectu con fecha 09 de abril de 2009, se ha
reunido en una misma persona tanto la calidad de solicitante como de oponente, motivo
460
por el cual resulta inoficioso un pronunciamiento de fondo en relacin con las causales de
irregistrabilidad alegadas por el oponente.
 3. Casos de registros no vigentes

Puede suceder, por otro lado, la oposicin se base en la existencia de una solicitud
previa, que al momento del fallo de la oposicin se encuentre denegada mediante una
sentencia ejecutoriada, por lo que no se pueda configurar la causal de irregistrabilidad
relativa. Un ejemplo de esto es el de la marca QUIEN ES QUIEN G&A N 770.238 que fue objeto
de una oposicin fundada en la solicitud QUIEN ES QUIEN N 701.387, la que al momento del
fallo se encontraba rechazada, tal como lo expresa el siguiente considerando:

2.- Que corresponde rechazar la oposicin fundada en la infraccin de la letra h) del

artculo 20 de la Ley N 19.039, toda vez que, con relacin a la solicitud 701.387, invocada
como nico fundamento de la oposicin, resulta pertinente sealar que se encuentra
actualmente denegada por resolucin administrativa de fecha 28 de octubre de 2005, por
lo que no se renen los requisitos para tener por configurada la causal de irregistrabilidad
invocada.

Otros ejemplo de esto son:

Marca JOMAR N 769.849 que fue objeto de una oposicin fundada en la

solicitud JURMAR N 522.808, el cual se encontraba caducado al momento del
fallo.

2.- Que resulta pertinente sealar que el registro N 522.808 invocado como fundamento
de la demanda de oposicin, no se encuentra actualmente vigente, por haber expirado su
plazo de duracin, al no haber sido renovado de conformidad con el artculo 24 de la Ley
N 19.039. Por lo que la oposicin fundamentada en dicho registro y en el artculo 20 letras
f) y h) de la Ley 19.039 deber rechazarse.

Marca CAFE DEL POETA N 769.705 que fue objeto de una oposicin fundada
en la solicitud DEL POETA N 515.828, el cual se encontraba caducado al
momento del fallo.

461
 2.- Que resulta pertinente sealar que el registro invocado como fundamento de la
demanda de oposicin, no se encuentra actualmente vigente, por haber expirado su plazo
de duracin, al no haber sido renovado de conformidad con el artculo 24 de la Ley N
19.039. Por lo que la oposicin fundamentada en dicho registro y en el artculo 20 letras f)
y h) de la Ley N 19.039 deber rechazarse.

II. Notificacin y emplazamiento

Una vez admitida la oposicin por parte de INAPI, se proceder a notificar al solicitante de
la o las oposiciones presentadas y de las observaciones de fondo realizadas por INAPI,
conforme al art. 24 inc. 3 RLPI.

La notificacin, como seala el Art. 13 LPI, se har por medio de carta certificada dirigida
al domicilio indicado en la solicitud y se entender realizada tres das despus del depsito de
la carta en el correo.

El solicitante de la marca tendr un plazo de 30 das desde la notificacin para contestar la

oposicin y presentar sus descargos de las observaciones de fondo segn corresponda, de
acuerdo al art. 24 inc. 4 RLPI. El solicitante tendr un plazo de 45 das en el caso de las
solicitudes de indicaciones geogrficas o denominaciones de origen.

III. Contestacin a la oposicin

Dentro del plazo de 30 o 45 das establecidos por los artculos 9 LPI y 24 RLPI
dependiendo de si el derecho solicitado es una marca o una Indicacin geogrfica o
denominacin de origen, el solicitante debe presentar la contestacin de la demanda, la cual
puede incluir lo siguiente:

462
 Argumentos que desvirtan a las causales de irregistrabilidad: El solicitante
debe fundamentar en los hechos y el derecho que su solicitud cumple con los
requisitos legales.

Excepciones

Solicitud de puntos de prueba: El solicitante puede pedir que se reciba la causa

a prueba para acreditar hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos.

A. Excepciones

Las excepciones son alegaciones o defensas opuestas por el solicitantes y que pueden
buscar corregir los vicios del procedimiento en el caso de las dilatorias- o dejar sin efecto la
demanda atacando el fondo del asunto controvertido en el caso de las perentorias-.

1. Excepciones dilatorias

stas se encuentran tratadas en el Ttulo VI De las excepciones dilatorias del Libro

Segundo Del juicio ordinario del CPC, en el que se encuentran enumeradas en el art. 303 CPC
y que son aplicables a los procedimientos de propiedad industrial.

El art. 304 CPC, establece adems que podrn oponerse del mismo modo que las
excepciones anteriores, la excepcin de cosa juzgada y la de transaccin.

Las excepciones dilatorias, de acuerdo al art. 305 CPC deben oponerse todas en un
mismo escrito y dentro del trmino del emplazamiento (). Tambin seala que, en caso que
no se opongan oportunamente, despus slo podrn invocar en el juicio como defensas o
alegaciones.

Segn el art. 307, estas excepciones se tramitarn como incidentes, y la resolucin que
las deseche ser apelable slo en el efecto devolutivo

463
 En el caso que se desechen las excepciones dilatorias presentadas o se hayan subsanado
los defectos -tal como seala el art. 308 CPC- el demandado tendr 10 das para contestar la
demanda.

Las excepciones sealadas en el art. 303 CPC son las siguientes:

Incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda

Falta de capacidad del demandante, o de personera o representacin legal del que
comparece en su nombre
Litis pendencia
Ineptitud del libelo por razn de falta de algn requisito legal en el modo de proponer
la demanda
Las que en general se refieran a la correccin del procedimiento sin afectar al fondo de
la accin deducida

1.1. Falta de capacidad del demandante, o de personera o

representacin legal del que comparece en su nombre

La ley ha establecido requisitos para la capacidad de demandar, la representacin de

personas jurdicas y representacin judicial. (Para ms informacin ver Partes N4,5,6 y 7)

En los casos en que no se haya cumplido con dichas normas, podr oponerse la
respectiva excepcin dilatoria, con el fin de que no se contine con el procedimiento hasta que
se subsane el defecto.

1.2. Litis pendencia

Para que exista litis pendencia, deben cumplirse con ciertos requisitos que configuran
el litigio pendiente que impide que la accin presentada prospere por identificarse con ella.

464
 Estos requisitos son:

Que exista un proceso pendiente, ante el mismo tribunal o ante otro

Identidad legal de personas
Identidad de objeto
Identidad de causa de pedir

1.3. Ineptitud del libelo

El art. 18 bis g) LPI seala cuales son los requisitos de la demanda de nulidad y a su
vez, por aplicacin supletoria del CPC, la demanda de oposicin debe cumplir con los
requisitos del art. 253 CPC.

La excepcin dilatoria podr oponerse en caso que la demanda incumpla con alguno
de los requisitos establecidos en los artculos anteriormente nombrados.

1.4. Causal general

Las excepciones dilatorias nombradas en el art. 303 CPC son enunciativas, es decir, no
estn limitadas a dicha enumeracin sino que existen mientras cumplan con el requisito de
que se refieran a la correccin del procedimiento son afectar al fondo de la accin deducida, y
establece como causal las que en general se refieran a la correccin del procedimiento sin
afectar al fondo de la accin deducida.

Por ejemplo, en el caso que se provea una demanda de oposicin que ha sido
interpuesta fuera del plazo indicado por el art. 5 LPI, podr oponerse una excepcin dilatoria
en su contra.

2. Excepciones perentorias

Las excepciones perentorias buscan dejar sin efecto la accin que se ha intentado,
atacando su existencia.

465
 Las excepciones perentorias que son aplicables a los procedimientos de propiedad
industrial son:

Excepcin de prescripcin
Excepcin de transaccin
Excepcin de cosa juzgada

2.1. Excepcin de prescripcin

De acuerdo al art. 27 LPI, la accin de nulidad que puede presentarse en contra del
registro de una marca, prescribir en el trmino de 5 aos desde la fecha del registro. Sin
embargo, dicha prescripcin no se aplicar respecto de los registros obtenidos de mala fe.

En el caso que se presente una demanda de nulidad que est fuera del plazo de los cinco
aos, se podr oponer la excepcin de prescripcin, no obstante que el demandante invoque
la imprescriptibilidad por el registro obtenido de mala fe, elemento que l deber probar.

2.2. Excepcin de transaccin

El art. 2466 CC establece que [l]a transaccin es un contrato en que las partes terminan
extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual.

En el marco de los derechos de propiedad industrial, pueden darse variados casos en

que partes celebren el contrato de transaccin:

En el marco de una oposicin, las partes pueden limitar el uso de la marca a ciertas
coberturas para dar por terminado el juicio.
El usuario de una marca no registral puede celebrar una transaccin con quien
registrar dicha marca, con el fin de precaver un litigio eventual.

En los casos en que a pesar de la transaccin, alguien presente una demanda de

oposicin o nulidad basada en argumentos resueltos por dicho contrato, entonces el

466
demandado podr oponer la excepcin de transaccin, con el fin de enervar la accin que
carece de fundamento.

2.3. Excepcin de cosa juzgada

De acuerdo al art. 177 CPC, la excepcin de cosa juzgada puede ser alegada por un
litigante, en los casos en que ya ha habido un pronunciamiento sobre una materia por parte de
los tribunales y no proceda revisarla nuevamente.

El artculo antes nombrado, requiere que las dos causas cumplan con una triple
identidad, es decir:

Identidad legal de las personas

Identidad de la cosa pedida

La cosa pedida en materias de propiedad industrial puede ser lo siguiente:

- Identidad con solicitud presentada anteriormente sobre el mismo signo y cobertura

- Identidad con demanda de nulidad presentada anteriormente en contra del mismo

registro

Identidad de la causa de pedir

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio

De este modo, se configurar identidad de la causa de pedir, por ejemplo, si

una demanda de nulidad que se presenta, se basa en las mismas causales legales que una
anterior.

467
 Ejemplo:

En la solicitud N 595835, marca D DAGORRET para clase 25, el demandante de

oposicin alega que se configura la excepcin de cosa juzgada, pues INAPI ya se pronunci
anteriormente rechazando la misma marca, para igual cobertura, la que haba solicitada por el
mismo titular.

Por esta razn, INAPI acogi la excepcin y rechaz la marca.

4.- Que tendiendo presente lo expuesto en el considerando anterior, debe sealarse

que la excepcin de cosa juzgada corresponde a una institucin procesal
reconocida por el artculo 175 del Cdigo de Procedimiento Civil, y que segn el
artculo 177 del mismo cuerpo normativo, consiste en que el litigante que haya
obtenido en juicio y todos aquellos a quienes aproveche el fallo, tienen derecho a
alegar que existe sentencia firme o ejecutoriada dictada en otro proceso seguido
entre las mismas partes, que se refiere al mismo objeto pedido, habindose
invocado la misma causa de pedir; por lo que se requiere de tres requisitos
copulativos: A) Identidad legal de persona; B) Identidad de cosa pedida y C)
Identidad de causa de pedir. Que con relacin al requisito de identidad legal de
personas, debe tenerse en consideracin que mediante solicitud N391162, don
Pedro Dagorret Goity pidi la marca mixta D DAGORRET, para distinguir todos los
productos de la clase 25, cuya etiqueta era exactamente idntica a la solicitada por
el mismo en estos autos, y que el oponente, tanto en aquella ocasin, como ahora,
es Pedro Dagorret S.A., por lo que concurre en la especie el primer requisito
necesario para considerar que se configura la excepcin de cosa juzgada, cual es, la
identidad legal de personas. Que adems la misma demandante en autos, se opuso
a la mencionada solicitud N 391162, de manera que la cosa pedida entonces y
ahora, es que se rechace a registro la marca mixta D DAGORRET , para distinguir
todos los productos de la clase 25. Por lo expuesto, debe concluirse que, con
relacin a los productos de la clase 25, concurre en la especie el segundo requisito
necesario para considerar que se configura la excepcin de cosa juzgada, cual es, la
identidad de la cosa pedida. Finalmente, la causa de pedir, definida en el inciso final
del Artculo 177 del Cdigo de Procedimiento Civil, como el fundamento inmediato
del derecho deducido en juicio, y que consiste en el hecho material o jurdico que
sirve de fundamento al derecho ejercido, es la marca que sirve de fundamento a la
demanda, la cual, tanto en un juicio como en otro, es PEDRO DAGORRET, registrada
entonces por la demandante bajo el N 459724, hoy renovada y vigente bajo el
N733125, que distingue todos los productos de las clases 16, 18 y 25. Esta
identidad no slo apunta a la marca en s, sino tambin a su cobertura, razn por la
que, con relacin a los productos de la clase 25, concurre tambin en la especie el
tercer y ltimo requisito para estimar configurada la cosa juzgada alegada, que es
la identidad de causa de pedir.

468
 Parte 22
Prueba

La ley, en su art.10 establece que en forma posterior al traslado otorgado al solicitante

para contestar la oposicin y las observaciones si las hubiere, se recibir la causa a prueba en
el caso que existiesen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

I. Requisitos

El trmino probatorio se abrir en la medida que existan hechos que revistan ciertas
caractersticas que justifiquen su prueba. Los requisitos son los siguientes:

Sustanciales: Los hechos son sustanciales en cuanto son esenciales a la

decisin final del litigio. Es decir, son necesario para poder decidir.

Pertinentes: Los hechos tienen que concernir al pleito.

Controvertidos: Debe haber discrepancia en torno a la existencia del hecho o

sus caractersticas.

II. Resolucin que recibe causa a prueba

A. Contenido

Una vez vencido el plazo para interponer oposiciones, en el caso que existan
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, INAPI dictara una resolucin abriendo el
trmino probatorio. En esta resolucin se fijan los puntos de prueba, es decir, los hechos que
deben ser probados.

469
 Por ejemplo:

Efectividad de poseer la marca notoriedad

Efectividad de confusin entre dos marcas

Efectividad de mala fe en el solicitante de marcas

B. Impugnacin

La resolucin que recibe la causa a prueba, tal como establece el art. 319 CPC, es
impugnable mediante la presentacin del recurso de reposicin ante el DNI. A travs de la
reposicin se puede pedir la modificacin de los hechos controvertidos fijados, la eliminacin
o agregacin de algunos hechos.

En subsidio de la reposicin puede intentarse el recurso de apelacin, para el caso que

el primer recurso no sea acogido.

III. Plazo

El trmino probatorio tendr una duracin de 30 das para las marcas y 45 das
para las Indicaciones de origen y denominaciones geogrficas.

A. Prrroga del plazo

Existe la posibilidad de ampliar el plazo por 30 das en casos calificados por el

DNI, segn el art. 10 LPI. A su vez, el art. 321 CPC, establece dos circunstancias en que debe
otorgarse la prrroga:

IV. Medios de prueba

470
 El art. 12 LPI establece que se podr hacer uso de los medios de prueba habituales en
la materia de propiedad industrial y de los medios que establece el CPC con exclusin de la
prueba de testigos.

En resumen, estos medios de prueba son los siguientes:

Medios habituales en materia de propiedad industrial

Instrumentos

Confesin de parte

Inspeccin personal del tribunal

Informes de peritos

Presunciones

A. Medios habituales en materia de propiedad industrial

Los medios de prueba habituales en materia marcaria se relacionan con la

prueba de ciertos elementos caractersticos de esta rama del derecho, especficamente: la
fama, notoriedad, uso anterior y probabilidad de confusin.

Algunos de estos medios caractersticos son:

Productos que llevan la marca

Envases, envoltorios

Medios grficos, multimedia o audiovisuales en que aparezca la marca:

Publicaciones escritas o electrnicas, videos, spots, fotos

Encuestas:

471
 En la solicitud N 736165, Fallo N 147553, marca SAHNE NUSS, se
acompaaron encuestas para probar el grado de conocimiento de la marca.

B. Instrumentos

Instrumentos pblicos (342 CPC): Dentro de los documentos pblicos se

entienden:

- Documentos originales

- Copias segn requisitos que establece la ley

- Copias que sin requisitos, no sean objetadas como inexactas por la parte contraria
dentro de los tres das siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas.

- Las copias que objetadas, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales o
con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria

- Los documentos electrnicos suscritos mediante firma electrnica avanzada

Instrumentos pblicos otorgados fuera de Chile 345 CPC

Instrumentos privados: Estos se tendrn por reconocidos conforme al art. 346

CPC, cuando:

472
 - As lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el
instrumento o la parte contra quien se hace valer

- Igual declaracin se ha hecho en un instrumento pblico o en otro juicio diverso

- Puestos en conocimiento de la parte contraria no se alega su falsedad o falta de

integridad dentro de los seis das siguientes a su presentacin, debiendo el
tribunal, para este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimiento tcito
del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo

- Se declare la autenticidad del instrumento por resolucin judicial

1. Requisitos

Tal como seala el art. 10 bis LPI, los documentos que se acompaen, deben
presentarse en espaol. En caso que los documentos originales, estn escritos en otro idioma,
INAPI podr exigir su traduccin.

2. Oportunidad

Tal como seala el art. 348 CPC, los instrumentos pueden presentarse en primera
instancia hasta el vencimiento de trmino probatorio. En segunda instancia, hasta antes de la
vista de la causa.

C. Confesin de parte o absolucin de posiciones

El art. 385 CPC establece que en caso de que alguna parte lo solicite, o el tribunal lo
ordene, el litigante que corresponda deber declarar bajo juramento sobre hechos que
pertenezcan al juicio.

1. Oportunidad

473
 Conforme a la disposicin antes mencionada, la confesin podr solicitarse dos veces,
desde la contestacin de la demanda hasta el vencimiento del trmino probatorio. Se puede
requerir una vez ms en caso que se alegaren nuevos hechos en el juicio. Por su parte, se
podr solicitar en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa.

2. Forma de rendirla

El art. 388 CPC, seala que la confesin de parte puede rendirse ante el secretario del
tribunal u otro ministro de fe, como un receptor.

D. Inspeccin personal del tribunal

Cuando INAPI lo estime necesario, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 403 CPC, podr
decretar la inspeccin personal por parte del DNI, de los lugares cuya observacin se estime
relevante para el curso del proceso.

No existen casos en que se haya dictado este medio de prueba. Sin embargo, la
inspeccin personal del tribunal puede aplicarse a materia marcaria, art. 20 letra g) y h) LPI.

E. Informes de peritos

El CPC establece la institucin del peritaje en el prrafo 6 del Ttulo XI Los medios de
prueba y expresa que deber orse a los peritos cuando la ley lo establezca o en una serie de
circunstancias que detalla.

1. Casos en que procede

474
 En el procedimiento de patentes, el peritaje es un elemento de esencial que siempre
debe realizarse, no as en el procedimiento marcario donde slo puede realizarse, tal como lo
establece el art. 411 CPC en los siguientes casos:

Sobre puntos de hecho para cuya apreciacin se necesiten conocimientos

especiales sobre alguna ciencia.

Sobre puntos de derecho referentes a alguna legislacin extranjera

2. Gastos

Los gastos que implique el peritaje sern de cargo de la parte que los haya solicitado,
salvo que el tribunal lo estime necesario para el procedimiento.

F. Presunciones

Las presunciones son razonamientos que permiten alcanzar un hecho desconocido, a

partir de un hecho que se vincula lgicamente con l y que se conoce.

Las presunciones, como seala el art. 1712 CC, pueden ser legales o judiciales. Las
ltimas pueden utilizarse como medio de prueba para resolver un procedimiento contencioso
marcario.

Se establece que las presunciones judiciales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Graves: Debe ser manifiesta y tener un nexo causal claro entre los hechos
conocidos y desconocidos

Precisas: Debe ser exacta en cuanto al resultado y al razonamiento, sin

dejar espacio a la indeterminacin

475
 Concordantes: No debe existir contradiccin en el resultado y el hecho
conocido

El art. 426 CPC establece que si la presuncin tiene gravedad y precisin suficientes,
puede constituir plena prueba.

V. Apreciacin de la prueba

Una vez rendida la prueba, esta debe ser apreciada por el juez con miras a la decisin
del conflicto. La LPI establece en su art. 16, que la forma de apreciar la prueba ser segn las
reglas de la sana crtica. Por su parte, la sana crtica es un sistema judicial que consiste en el
apreciar la prueba de acuerdo a la lgica y las reglas de la experiencia.

El Art. 456 del Cdigo del Trabajo seala que el tribunal, al apreciar la prueba segn
las reglas de la sana crtica deber expresar las razones jurdicas y las simplemente lgicas,
cientficas, tcnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime.

VI. Citacin a or sentencia

Tal como seala el art. 10 bis LPI, una vez finalizado el trmino probatorio, se dictar
la resolucin que cita a las partes a or sentencia. Una vez dictada no se admitirn escritos ni
pruebas de ningn gnero.

A. Excepciones

La ley en el mismo art. 10 bis LPI, establece dos clases de excepciones:

Escritos permitidos
Medidas para mejor resolver

476
 1. Escritos

Se establece como excepcin la presentacin de escritos que sin constituir prueba,

tienen una influencia importante en el transcurso del juicio. Se podrn acompaar, conforme
al art. 10 bis LPI, los siguientes escritos:

Cesiones de solicitud: En virtud de una cesin de solicitud entre las partes

litigantes, puede darse por terminado el juicio

Avenimientos: Se puede realizar un acuerdo entre los litigantes con miras a

conseguir un acuerdo y dar por terminado el juicio. Dicho acuerdo puede
realizarse ante INAPI o mediante escritura pblica contrato de transaccin
acompandola al expediente. Con el avenimiento o transaccin, se da por
terminado el juicio, sin necesidad de que se dicte sentencia definitiva.

Desistimiento: Tanto el solicitante como el demandante puede desistir de la

solicitud o demanda. Frente al desistimiento de la solicitud, se da por
terminado el juicio y la solicitud. En cambio, ante el desistimiento de la
demanda de oposicin, slo se termina el juicio, procediendo INAPI a dictar la
resolucin que corresponda, sea acogiendo o rechazando la solicitud.

Limitacin de la peticin: Tanto el solicitante como el demandante de

oposicin pueden limitar la peticin realizada ante INAPI. El solicitante puede
restringir la cobertura de la marca solicitada o las palabras para las que busca
proteccin, y el demandante puede limitar su demanda a la impugnacin de
determinadas coberturas.

477
 2. Medidas para mejor resolver

Las medidas para mejor resolver, tratadas en el art. 159 CPC, son diligencias que
decreta de oficio el tribunal, en forma posterior a la prueba, en orden a formarse la conviccin
necesaria para poder tomar una decisin respecto al conflicto.

Las Medidas para mejor resolver son las siguientes:

Agregacin de cualquier documento que se estime necesario

Confesin judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que no se hayan probado y
sean de influencia en la cuestin
Inspeccin personal del tribunal
Informe de peritos
La presentacin de otros procesos judiciales que tengan relacin con el conflicto

Plazo: Desde la notificacin de la resolucin que ordene las medidas, stas deben cumplirse
en un plazo de 20 das.

Termino especial de prueba: Podr INAPI abrir un trmino especial de prueba en el caso
que dentro del plazo de cumplimiento de las medidas para mejor resolver, se hace necesario
esclarecer nuevos hechos que aparezcan como indispensables para dictar sentencia. El
trmino especial podr durar como mximo 8 das y no podr ser prorrogado.

Impugnacin de las medidas para mejor resolver: Slo podrn ser apelables las siguientes
medidas que dicte INAPI:

Informe de peritos

Apertura de trmino especial de prueba

478
 Parte 23
Acuerdos de coexistencia

Los acuerdos de coexistencia corresponden a convenciones por las cuales el titular de

una marca comercial registrada o solicitada con anterioridad, autoriza el registro de un signo
semejante o similar posterior, siempre que no transgreda los derechos adquiridos por
terceros con anterioridad o induzcan a confusin al pblico consumidor (art. 20 letra h) inciso
3 LPI).

Los derechos de terceros adquiridos con anterioridad, pueden consistir en signos que
tengan mejor derecho como por ejemplo, marcas prioritarias. Por otro lado, dentro de las
marcas que inducen a confusin al pblico consumidor se pueden encontrar a las marcas
idnticas, es decir, las que coinciden absolutamente en todos sus aspectos.

I. Contenido del acuerdo

El acuerdo de coexistencia deber consignar claramente:

Individualizacin de las partes, tanto del titular como del solicitante

Individualizacin de la marca registrada o solicitada con anterioridad

Autorizacin expresa de registro

El acuerdo de coexistencia puede incluir limitaciones de la cobertura de la solicitud u

otro compromiso de parte del solicitante.

En cuanto a sus formalidades, se exigen las dispuestas en el art. 14 LPI.

II. Carta de consentimiento

La carta de consentimiento, por su parte, consiste en una autorizacin escrita que

otorga el titular de los derechos de una marca para que otra similar o semejante se registre. La

479
 carta de consentimiento no podr invocarse si transgrede los derechos adquiridos por
terceros con anterioridad o induce a confusin al pblico consumidor.

III. Anlisis de una carta de consentimiento o un acuerdo de coexistencia

Los examinadores deben analizar los siguientes puntos:

Si el acuerdo de coexistencia cubre los productos y/o servicios que fueron solicitados

Si el acuerdo de coexistencia es vlido para Chile o si la marca sobre la cual recae el

acuerdo se encuentra registrada en Chile

Se debe revisar si la persona que firma el acuerdo tiene capacidad para hacerlo
(representacin)

Si el acuerdo de coexistencia individualiza correctamente la marca

Por ltimo, se debe observar si el acuerdo exige alguna actividad de parte del
solicitante para que este tenga efecto, por ejemplo; que limite su solicitud.

480
 Parte 24
Limitacin de marca

La limitacin de una marca comercial consiste en la restriccin del mbito de

proteccin de la marca, ya sea durante el trmite de obtencin de registro o una vez
concedido ste.

Como se desprende, la limitacin de la marca comercial puede recaer en dos

elementos de la marca:

Signo

Cobertura

I. Limitacin del signo

El signo, como ya se ha sealado, consiste en una expresin distintiva que a su vez

puede ser:

Denominativo

Figurativo

Mixto

En el caso de un signo las limitaciones se pueden expresar a travs de la presentacin

de un escrito por parte del solicitante, en la cual se deja expresa constancia que no intenta
solicitar una proteccin exclusiva sobre determinado elemento de la denominacin o de la
etiqueta.

Las limitaciones del signo se utilizan principalmente para dejar claramente

establecido que no se busca proteccin de elementos no distintivos del signo. En el caso que se
pretenda excluir de proteccin elementos que induzcan a error o confusin con otro signo

481
 registrado o solicitado con anterioridad, la limitacin, generalmente, no tendr efecto (art. 19
bis d).

II. Limitacin de oficio

No todas las limitaciones son de carcter voluntarias. El examinador se encuentra

obligado a establecer ciertas limitaciones, as lo consigna el art. 19 bis c) que seala que: Los
registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, races
o segmentos de uso comn o que puedan tener carcter genrico, indicativo o descriptivo, se
entendern que confieren proteccin a la marca en su conjunto y se concedern dejndose
expresa constancia de que no se otorga proteccin a los referidos elementos aisladamente
considerados.

Es decir, al otorgar marcas que contengan elementos de uso comn o descriptivos, el

examinador debe dejar expresa constancia que la proteccin otorgada a estos elementos es
como conjunto y que la proteccin no se concede a dichos elementos aisladamente
considerados.

III. Limitacin de cobertura

La limitacin de cobertura consiste en la eliminacin tcita o expresa de una parte de

la cobertura por el solicitante. Como ya se indic, la cobertura de una marca comercial puede
consistir en productos o servicios que el signo distingue.

La cobertura define el mbito de proteccin de la marca comercial, de ah su

importancia (ver clasificacin).
La limitacin de cobertura puede ser:

Tcita

Expresa

482
 Limitacin de cobertura tcita: Consiste en aquella que se produce por la presentacin
de una cobertura ms restringida por parte del solicitante, dejando sin validez en forma tcita
la anterior cobertura.

Limitacin de cobertura expresa: Consiste en la eliminacin que hace el solicitante de

ciertos productos o servicios especficos. Esta limitacin de cobertura se expresa a travs de la
presentacin de un escrito en el cual se mencionen los productos y servicios a eliminar.

IV. Limitacin durante la tramitacin

La limitacin de cobertura durante el trmite de obtencin de registro se puede hacer

en cualquier momento hasta el otorgamiento de nmero de registro en el caso de las
solicitudes no contenciosas y hasta antes del fallo en el caso de las solicitudes objeto de una
oposicin, as lo seala el art. 10 bis inc. 2 LPI: Citadas las partes para or sentencia, no se
admitirn escritos ni pruebas de ningn gnero, excepto aquellas referentes a las cesiones de
solicitud, avenimientos, desistimiento o limitacin de la peticin.

V. Limitacin de la marca registrada

La limitacin de cobertura de una marca registrada o cancelacin voluntaria parcial se

debe hacer mediante instrumento privado suscrito ante notario y se anotarn en extracto al
margen del registro respectivo (art. 14 LPI).

483
 Parte 25
Cesin de solicitud y transferencia del registro

La cesin de una solicitud consiste en el cambio de titularidad de la solicitud de marca

comercial por parte del titular de la misma a cualquier titulo.

I. Requisitos de la cesin

La cesin debe cumplir los siguientes requisitos:

Se debe hacer por instrumento privado suscrito ante notario, sin desmedro que pueda
hacerse por escritura pblica
Se debe dejar constancia en el expediente
En caso que el acto se realice en el extranjero, debe legalizarse ante el cnsul
correspondiente, de acuerdo al Art. 15 LPI.

La cesin debe cumplir, a lo menos, con la formalidad de suscribirse ante notario en

instrumento privado. Sin embargo, podr suscribirse de igual forma a travs de escritura
pblica (art. 14 LPI).
La constancia en el expediente se cumple acompaando materialmente el contrato de
cesin, debidamente autorizado ante Notario, o copia de la misma autorizada ante notario, el
cual exprese esta circunstancia (art. 14 LPI).

II. Formalidades del documento de cesin

La cesin es un hecho del cual se debe dejar constancia en el expediente y requiere

que se analicen especialmente los siguientes elementos:

Individualizacin de las partes

Individualizacin de la solicitud
Poderes si se acta a travs de representante

484
 Autorizacin del Ministro de Fe

La individualizacin de las partes debe contener las referencias completas del titular
que cede su solicitud y la del cesionario como sucesor del titular.

La individualizacin de la solicitud debe contener, a lo menos, el signo objeto de la

solicitud y su nmero.

En el caso que el titular comparezca representado, el mandatario debe acompaar un

poder suficiente para realizar la gestin de transferencia. Si el cesionario tiene domicilio en el
extranjero debe designar un representante con domicilio en Chile.

III. Transferencia de derechos

La transferencia de marca consiste en el cambio de titular de la marca por medio del

traspaso que voluntariamente hace el titular de la misma.

IV. Indivisibilidad del signo

En relacin a la imposibilidad de transferir parte del signo significa que una expresin
no podr ser escindida con motivo de una transferencia parcial del signo. Esto es lgica del
principio de indivisibilidad de la marca comercial (art. 14 LPI).

V. Transferencia total o parcial

La transferencia puede ser total o parcial, es decir, se puede transferir parte de la

cobertura del signo, dejando intacto el signo mismo, como ya se mencion. En efecto, esto
permite se transfiera parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o ms
de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto
del registro como propiedad de su titular (art. 14 LPI).

La transferencia parcial tiene la limitacin que no se podr realizar si existe una

relacin de cobertura entre los registros divididos. El art. 14 inciso 2 de la LPI seala que

485
 puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o ms de
las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del
registro como propiedad de su titular. Segn el art. 64 RLPI, el registro original ser dividido
e inscrito bajo la numeracin correlativa que corresponda, pero conservar la prioridad y
antigedad del registro original para todos los efectos.

En la inscripcin original se dejar constancia de la divisin y de los nuevos nmeros

asignados al registro dividido.

VI. Requisitos de la transferencia

La transferencia debe cumplir los siguientes requisitos:

Se debe hacer por instrumento privado suscrito ante notario, sin desmedro que pueda
hacerse por escritura pblica
Se debe anotar al margen de la inscripcin
En caso que el acto se realice en el extranjero, debe legalizarse ante el cnsul
correspondiente, de acuerdo al Art. 15 LPI.

La transferencia debe anotarse al margen de la inscripcin, produciendo sus efectos

con respecto a terceros slo a partir de dicha anotacin, previa aceptacin y pago de los
derechos correspondientes (art. 64 LPI).

486
 Parte 26
Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen

I. Introduccin

Las indicaciones geogrficas IG- y denominaciones de origen DO- corresponden a

signos distintivos que se encuentran protegidos por nuestra legislacin. A diferencia de las
marcas comerciales, las indicaciones geogrficas corresponden a signos distintivos que,
generalmente, pertenecen a un colectivo e identifican a bienes que posean caractersticas
especiales y que provengan de un determinado origen geogrfico.

En dicho sentido, a diferencia de las marcas por regla general sern utilizados por una
pluralidad de personas, versus el caso de las marcas que en principio y por regla general es de
uso exclusivo de su titular. Otra diferencia con respecto de las marcas es que, a diferencia de
stas, consisten en trminos que consisten o son indicativos de la procedencia geogrfica de
un lugar (situacin que en el caso de las marcas constituira un impedimento para el registro).

La LPI en su art. 92, define indicacin geogrfica como aquella que identifica un
producto como originario del pas o de una regin o localidad del territorio nacional, cuando la
calidad, reputacin u otra caracterstica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su
origen geogrfico.

Por su parte, denominacin de origen, segn el mismo art. 92, corresponde a aquella
que identifica un producto como originario del pas, o de una regin o de una localidad del
territorio nacional, cuando la calidad, reputacin u otra caracterstica del mismo sea imputable
fundamentalmente a su origen geogrfico, teniendo en consideracin, adems, otros factores
naturales y humanos que incidan en la caracterizacin del producto.

II. Caractersticas

De su definicin se puede desprender las caractersticas de las denominaciones de

origen e indicaciones geogrficas.

487
 Recae sobre un producto: No sera posible entonces registrar indicaciones
geogrficas o denominaciones de origen que recaigan sobre un servicio
Identifica un origen: Este origen puede ser un pas , regin o localidad

El producto debe tener caractersticas especiales: En el caso de las indicaciones

geogrficas estas caractersticas especiales son atribuibles al origen geogrfico,
mientras que en el caso de las denominaciones de origen, adems del origen
geogrfico, se debe tener en consideracin otro tipo de factores como naturales y
humanos. En consecuencia, toda DO es una IG, pero no toda IG puede ser reconocida
como DO.

Esas caractersticas se deban o se asocien a ese lugar determinado: Es decir, que

con documentos tcnicos, encuestas u otros estudios se acredite que las caractersticas
especiales del producto se deben a que se producen un una zona determinada o, al
menos, que el pblico le atribuya dichas caractersticas especiales a ese determinado
lugar de procedencia (lo que se denomina reputacin).

III. Fuentes de las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen

Las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen pueden tener tres fuentes:

La Ley
Tratado Internacional
Registro en INAPI

A. La Ley

El art. 28 de las Ley N 18.455 que Fija Normas Sobre Produccin, Elaboracin y
Comercializacin de Alcoholes Etlicos, Bebidas Alcohlicas y Vinagres seala que se
establecen como denominaciones de origen al pisco, pajarete y vino asoleado.

488
 En el caso del PISCO segn el mismo art. 28 de la citada ley establece que la
denominacin queda reservada para el aguardiente producido y envasado, en unidades de
consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por destilacin de vino genuino potable, proveniente
de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones.

A su vez, PAJARETE corresponde a la denominacin reservada para el vino generoso

genuino producido y envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, provenientes de
vides plantadas en dichas Regiones.

Y por ltimo, Vino Asoleado es aquella denominacin que queda reservada para el vino
generoso genuino producido y envasado, en unidad de consumo, en el rea de secano
comprendida entre el Ro Mataquito por el Norte y el Ro Bo-Bo por el Sur, provenientes de
vides plantadas en el rea mencionada.

Por su parte, Ttulo V Ley 18.455 sobre las denominaciones de origen, seala en su art.
55 que un reglamento especfico determinar las condiciones, caractersticas y modalidades
que debern cumplir las zonas vitcolas y las denominaciones de origen de vinos y destilados.
Esta disposicin se plasm en el decreto 464 del Ministerio de Agricultura que estableci las
zonas vitcolas o denominaciones de origen.

B. Tratado Internacional

Diversos tratados y acuerdos comerciales suscritos por Chile han reconocido

indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras, que son consideradas por
INAPI en el proceso de anlisis de nuevas solicitudes de marcas o de IG. En el anexo 2 se
acompaan un listado completo de las indicaciones geogrficas reconocidas por Chile.

C. Registro en INAPI

LIMN DE PICA es la primera IG registrada ante INAPI. A septiembre de 2010 otras 11

IG y DO se encuentran en tramitacin.

489
 1. Procedimiento de registro

El art. 94 LPI seala que el reconocimiento de una indicacin geogrfica o

denominacin de origen se har por INAPI, mediante la incorporacin de la misma en un
Registro de Indicaciones Geogrficas y Denominaciones de Origen.

2. Registro de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen

El registro de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen consiste en el

documento pblico en el cual se encuentran consignadas las indicaciones geogrficas y
denominaciones de origen reconocidas por INAPI, y cuya custodia se encuentra a cargo del
Conservador de Marcas conforme al art. 75 LPI.

El registro de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen deber contener las

siguientes menciones obligatorias, de acuerdo al art. 77 LPI:

La indicacin geogrfica o denominacin de origen reconocida.

La zona geogrfica delimitada de produccin, extraccin, transformacin o
elaboracin cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicacin o denominacin.
Los productos a los cuales se aplicar la indicacin geogrfica o denominacin de
origen y las cualidades o caractersticas esenciales que stos deben tener.
La calificacin, de conformidad con el mrito de los antecedentes acompaados, de
tratarse de una indicacin geogrfica o de una denominacin de origen.
El nmero de solicitud
Una referencia a la existencia del reglamento de uso y control

3. Solicitante

Cualquier persona natural o jurdica podr solicitar el Registro de una Indicacin

Geogrfica o Denominacin de Origen, siempre que represente a una parte significativa de los

490
productores, fabricantes o artesanos y cualquiera sea la forma jurdica, a travs de la cual se
organicen.

Los predios o establecimientos de extraccin, produccin, transformacin o

elaboracin de estos productores, fabricantes o artesanos se deben encontrar dentro de la
zona de delimitacin establecida por la indicacin geogrfica o denominacin de origen
solicitada.

Tambin, podrn solicitar una indicacin geogrfica o denominacin de origen las

autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones
geogrficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas
competencias.

4. Titular

El titular de una indicacin geogrfica y denominacin de origen siempre debe

representar o estar constituido por una parte significativa de productores, fabricantes o
artesanos cualquiera sea su forma jurdica.

Sin embargo, todos los productores, fabricantes o artesanos que desempean su

actividad dentro de la zona geogrfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre
los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrn derecho a usar la indicacin
geogrfica o denominacin de origen en relacin con los productos sealados en el Registro,
siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas, conforme al art.
103 LPI.

5. Causales de irregistrabilidad

Las causales de irregistrabilidad que afectan a las indicaciones geogrficas y

denominaciones de origen, para efectos de la determinacin de quien puede alegarlas pueden
distinguirse entre absolutas y relativas. Sin embargo, es necesario destacar que las

491
indicaciones geogrficas y denominaciones de origen son signos distintivos diferentes a las
marcas comerciales y que poseen, por lo mismo, causales de irregistrabilidad propias.

5.1. Causales absolutas

Las causales absolutas, al igual que en el caso de las marcas comerciales, atacan a la
capacidad misma de las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen de convertirse
en signo distintivos.
El art. 95 LPI seala que no podrn reconocerse como indicaciones geogrficas o
denominaciones de origen los signos o expresiones que:
No se conformen a las definiciones de indicacin geogrfica o denominacin de origen,
es decir, no cumplan los requisitos antes sealados:

A partir de la definicin podra sealarse que no podran registrarse como IG ni DO, aquellas
que:

Recaigan sobre un servicio

No identifiquen un origen

No logre acreditar que el producto tenga caractersticas especiales debidas o

asociadas a su procedencia geogrfica

A stas circunstancias, derivadas, del no cumplimiento de los requisitos contenidos en

la definicin, deben sumarse las establecidas al art.96 de LPI, que pueden interponerse por
cualquier persona, sin necesidad de acreditar un inters directo:

Que sean contrarios a la moral o al orden pblico

Inducir a error o confusin en el pblico consumidor, respecto de la procedencia de la

Indicacin Geogrfica o Denominacin de Origen o de los atributos de los productos
que pretenden distinguir

492
 Que sean indicaciones comunes o genricas para distinguir el producto de que se trate,
entendindose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia
o por el pblico en general, salvo que hayan sido reconocidas como Indicaciones
Geogrficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados internacionales
ratificados por Chile.

Adems no podrn protegerse, o perdern la proteccin si la tuvieran las indicaciones

geogrficas o denominaciones de origen extranjeras, cuando dejen de estar protegidas
o hayan cado en desuso en su pas de origen, conforme al art. 96 LPI.

Estas causales podrn ser invocadas tanto a travs de una demanda de oposicin o
nulidad (art. 101 LPI).

5.2. Causales relativas

Respecto a las IG o DO extranjeras, el Art. 96 LPI establece que no podrn admitirse a registro:

Si en el pas de origen dejen de estar protegidas o hayan cado en desuso. Adems se

especifica que pueden llegar a dejar de protegerse en nuestro pas por estas causales.

En el caso que las DO o IG se identifiquen con vinos y bebidas espirituosas tanto en

relacin a bienes como a servicios, cuando hayan sido usadas en forma continua por
nacionales o residentes en Chile para distinguir los mismos productos o servicios,
desde antes del 15 de abril de 1994, cumpliendo los dems requisitos establecidos por
la ley.

6. Reglamento de uso y control

El reglamento de uso y control consiste en un conjunto de normas que regula la

utilizacin de la indicacin geogrfica o denominacin de origen en relacin a la forma y
condiciones de produccin de los bienes que usaran este signo distintivo, conforme al art. 76
LPI.

493
 En efecto, el reglamento de uso y control establece las condiciones de uso de la misma
y su incumplimiento priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones establecidas en
la ley 19.039 (art. 96 bis a) LPI).

Por ltimo, el art. 99 LPI seala que el reglamento de uso y control se debe aprobar en
la resolucin final. En todo caso, el reglamento de uso y control no es necesario que sea parte
del registro, en cuyo caso se debe sealar el lugar pblico donde se encuentra accesible a los
interesados. Se cumplir con este requisito, ya sea que est disponible en formato fsico o
electrnico, conforme al art. 77 LPI.

7. Presentacin

La presentacin de una indicacin geogrfica y una denominacin de origen se debe

hacer en los formularios provedos por INAPI para este efecto y que contiene las siguientes
menciones mnimas, conforme al art. 97 LPI:

Individualizacin del solicitante

La denominacin correspondiente a la indicacin geogrfica o denominacin de origen
El rea geogrfica de produccin, extraccin, transformacin o elaboracin del
producto que se distinguir con la indicacin o denominacin, delimitndola a los
caracteres geogrficos y la divisin poltico-administrativa del pas
La descripcin detallada del producto o los productos que distinguir la indicacin o
denominacin solicitada, as como sus caractersticas o cualidades esenciales del
mismo
Estudio tcnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes,
en el sentido que las caractersticas o cualidades que se le atribuyen al producto son
imputables fundamental o exclusivamente a su origen geogrfico
Un proyecto de reglamento especfico de uso y control de la indicacin o
denominacin solicitada

494
495
 8. Informes

El art. 97 LPI seala que es necesario presentar un estudio tcnico, elaborado por un
profesional competente, que aporte antecedentes, en el sentido que las caractersticas o
cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su
origen geogrfico. Para estos efectos no slo se consideran suficientes los estudios cientficos
que demuestren el vnculo entre el lugar y el producto, sino que tambin encuestas de
opinin, estudios demoscpicos u otros que muestren que el pblico relevante asocia
determinadas caractersticas positivas de un producto a una procedencia geogrfica
determinada.

496
 Adicionalmente, el art. 98 LPI seala que tratndose de solicitudes de indicaciones
geogrficas o denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y
agroindustriales, se requerir adems, para el registro de las mismas, un informe favorable
del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en el
artculo 97. En el caso de las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras
relativas a los mencionados productos, se requerir un informe del Ministerio de Agricultura.

Este informe debe emitirse en el plazo de ciento veinte das, a contar de la fecha de
requerimiento del mismo por el Director Nacional.

9. Resolucin

La resolucin que conceda el registro de una indicacin geogrfica o denominacin de origen

debe contener, conforme al art. 99 LPI, lo siguiente:

La indicacin geogrfica o denominacin de origen reconocida.

La zona geogrfica delimitada de produccin, extraccin, transformacin o

elaboracin cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicacin o denominacin.

Los productos a los cuales se aplicar la indicacin geogrfica o denominacin de

origen y las cualidades o caractersticas esenciales que stos deben tener.

La calificacin, de conformidad con el mrito de los antecedentes acompaados, de

tratarse de una indicacin geogrfica o de una denominacin de origen.

Asimismo, tal resolucin aprobar y ordenar el registro del reglamento especfico de uso
y control de la indicacin geogrfica o denominacin de origen reconocida.

IV. Tipo de proteccin, segn se trate de IG o DO para vinos y bebidas espirituosas y

para el resto de los productos

497
 De forma consistente con el Acuerdo sobre los ADPIC, la proteccin que se confiere
para las IG/DO referidas a vinos y bebidas espirituosas es distinta que la que se confiere para
las IG/DO para el resto de los productos.

En el caso de las IG/DO para vinos, se confiere la denominada proteccin reforzada,

que es una excepcin a la regla general, que impide que trminos iguales o similares se
utilicen aunque ello no induzca al pblico a confusin respecto de su real procedencia, se
protegen no slo en el idioma en que han sido reconocidas sino que tambin en todas sus
traducciones (y transliteradas) y, como corolario de lo anterior, no podran registrarse como
marcas ni como IG/DO signos iguales o similares aunque claramente se indique su real
procedencia o se utilicen expresiones tipo, estilo, mtodo que sirven para clarificar que
no se trata de la IG/DO previamente protegida.

V. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras

En cuanto a las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras,

cuyos titulares deseen reconocimiento en Chile de ellas, deben someterse al mismo trmite
antes descrito para los nacionales, con ciertas particulares.

Todas las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen extranjeras deben

cumplir con las definiciones del art. 92 LPI (art. 78 RLPI).

El reglamento de uso y control ser el mismo que tienen en su pas de origen,

debidamente traducido. En el evento de no existir un documento equivalente, bastar con una
relacin detallada del mtodo de produccin efectuada en idioma espaol (art. 78 RLPI).

498
ANEXO I
Ttulo V Ley 18.455 sobre denominacin de origen de vinos y destilados

Esta ley establece distintas zonas de denominacin de origen de vinos y destilados. En

su normativa, seala adems de los lmites geogrficos que determinan la denominacin de
origen, ciertos requisitos sobre la composicin de los productos.

Articulo 55- Un reglamento especfico determinar las condiciones, caractersticas y

modalidades que debern cumplir las zonas vitcolas y las denominaciones de origen de vinos y
destilados.

Articulo 56- En la elaboracin de pisco slo podr emplearse alcohol de vino proveniente de
las siguientes variedades de uva de la especie Vitis vinfera L. plantadas en las Regiones III y IV:

a) Chasselas Musque Vrai

b) Moscatel Amarilla
c) Moscatel Blanca Temprana
d) Moscatel de Alejandra o Italia
e) Moscatel de Austria
f) Moscatel de Frontignan
g) Moscatel de Harfiburgo
h) Moscatel Negra
i) Moscatel Rosada o Pastilla
j) Moscato de Canelli
k) Muscat Orange
l) Pedro Jimnez
m) Torontel

Articulo 57- Sin perjuicio de otras calificaciones contempladas en la Ley y este Reglamento,
sern considerados falsificados los siguientes productos:

499
a) Cualquier bebida alcohlica con denominacin de origen que haya sido producida, elaborada
o envasada fuera de las regiones y reas establecidas por la ley o que se establezcan por Decreto
Supremo.
b) Aquellas bebidas alcohlicas con denominacin de origen en cuyo proceso de produccin o
elaboracin hayan intervenido total o parcialmente materias primas procedentes de regiones o
reas distintas a las establecidas en la ley o que se establezcan por Decreto Supremo.
c) Los piscos elaborados con variedades de uvas distintas a las sealadas en el artculo 56 de
este reglamento.

Articulo 58- Se dar el nombre de Pisco Sour al cctel producido y envasado en las Regiones III
y IV, preparado con pisco, zumo de limn o saborizante natural del mismo. Adems podr
contener aditivos autorizados tales como estabilizantes, espesantes, emulsionantes, enturbiantes
y colorantes.
Su graduacin alcohlica mnima ser de 20 grados Gay-Lussac y su contenido mnimo
de impurezas ser de 3,5 gramos por litro.
Se acepta que esta bebida se prepare con zumo de otras frutas ctricas o saborizantes
naturales de las mismas, pero en tal caso al producto deber nominarse Pisco Sour, seguido del
nombre de la fruta que corresponda.

500
Anexo II
Decreto N 464 Zonificacin Vitcola y Denominacin de origen

Extrado del Decreto N 464 Zonificacin Vitcola y Denominacin de origen, disponible en www.sag.gob.cl

501
ANEXO III
Indicaciones Geogrficas y Denominaciones de Origen extranjeras reconocidas a travs
de Tratados

Lista de Indicaciones Geogrficas en China

Vino Shaoxing
Anxi Tieguanyin (t)

Lista de Indicaciones Geogrficas Canadienses

Wisky canadiense

Lista de Indicaciones Geogrficas Europeas

http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/UE_TN_0203_Otros_Vinos_y_Bebidas
_Espirituosas.pdf

Lista de Denominaciones de Origen Coreanas

Ginseng coreano (respecto del Ginseng)
Kimchi coreano (respecto del Kimchi)
Boseong (respecto del t)

Lista de Indicaciones Geogrficas Japonesas

Satsuma

502
 Parte 27
Modos de finalizacin del procedimiento

Los procedimientos de registro relativos a la propiedad industrial pueden finalizarse

de diversas formas, dependiendo de si existe o no presentacin de oposicin por parte de
terceros, o concurren otras determinadas circunstancias.

I. Resolucin final, no habiendo oposicin

En aquellos casos en que no existe oposicin a la solicitud de registro, el

procedimiento tiene naturaleza administrativa y finaliza a travs de una resolucin
administrativa dictada por el DNI, que acta como jefe del organismo administrativo, que
otorga o rechaza el objeto de la solicitud.

A. Requisitos de la resolucin

En primer lugar, el art. 24 inc., final RLPI establece que en caso que se rechace la
solicitud, las causales no pueden ser otras que las indicadas en las observaciones del fondo
notificadas previamente por INAPI.

La ley no establece la exigencia de que la resolucin definitiva sea fundada. Por lo

anterior, tanto en la notificacin de las observaciones de fondo como en las resoluciones
definitivas administrativas no contenciosas, INAPI cita la causal legal que es fundamento del
rechazo.

Ver parte 15, sobre Examen de Fondo.

503
II. Sentencia definitiva

En los procedimientos en que INAPI acta como tribunal de primera instancia

mediante el DNI, como en los procedimientos en que media oposicin y la nulidad, la
resolucin que pone fin al conflicto es la sentencia definitiva.

A. Partes de la sentencia

Las sentencias definitivas, segn la doctrina se conforman de la siguientes tres partes:

Expositiva o enunciativa: En ella, se individualizan las partes y se establece cul

es el contenido del litigio.
Considerativa: Es el fundamento de la decisin. En ella se contienen las razones
de hecho y derecho por medio de las cuales el tribunal concluye la decisin.

Decisoria o resolutiva: Es la parte destinada a decidir el asunto controvertido.

B. Requisitos legales

El art. 17 LPI establece que la sentencia definitiva debe ser fundado y respecto a la
forma, cumplir en lo pertinente lo establecido por el art. 170 CPC. Adems, tal como establece
el art. 24 inc. final RLPI, en caso de rechazarse la solicitud, las causales no podrn ser otras
que las sealadas en las observaciones de fondo o en la oposicin.

1. Fundamento de la sentencia

Adems de los requisitos del artculo 170 del CPC, la LPI exige que las sentencias
definitivas sean fundadas. En relacin con las tres partes de la sentencia definitiva, el
fundamento se expresa en la considerativa y su fin es evitar decisiones arbitrarias por parte

504
del juez. De este modo, la sentencia deber expresar los razonamientos que han llevado al juez
a emitir cierta decisin, basado en los hechos y el derecho aplicable. Por otra parte, si las
partes han presentado pruebas, para cumplir con el requisito de fundar la sentencia, la prueba
debe ser valorada segn las reglas de la sana crtica.

2. Requisitos art. 170 CPC

Los requisitos de dicho artculo que INAPI utiliza son:

Designacin de las partes litigantes: Es necesario incluir sus nombres y

apellidos.

Enunciacin de las peticiones o acciones intentadas por el

demandante: Debe constar su fundamento y detallarse brevemente.

Enunciacin de excepciones o defensas del solicitante: Tambin debe

constar su fundamento y detallarse brevemente.

Expresar las normas legales, principios o principios de equidad en los

cuales se funda la resolucin

Decisin del asunto controvertido: Debe existir una pronunciacin

respecto de todas las acciones y excepciones presentadas. Pueden
omitirse aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.

Vistos:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.
Marca:
Cobertura:
Solicitante:

2. ANTECEDENTES DE LA OPOSICIN.
(o Nulidad)
Oponente: (o demandante en caso
de nulidad)
Causal invocada:

505
 3. DE LAS OBSERVACIONES DE FONDO
(Se indica si las hubo y en caso
afirmativo se seala cules).

4. DE LA CONTESTACIN DEL
DEMANDADO.
(Resumen de la contestacin)

5. DE LA PRUEBA RENDIDA
(Se expresa si se recibi la causa a
prueba y en caso que as hubiera
sido, se reproducen los puntos de
prueba y se nombran los
documentos que se presentaron).

CONSIDERANDO:
(Se expresan los argumentos de hecho
y derecho para acoger o rechazar la
pretensin, la enunciacin de las
leyes en virtud de las cuales se
decide y la decisin respecto de
todas las acciones y excepciones
hechas valer).

RESUELVO:
(Se seala si se acoge o rechaza la
pretensin y la suerte del registro).

III. Desitimiento de la solicitud

Es posible que el titular, desista de su solicitud de registro. Dicha manifestacin de

voluntad se debe hacer mediante un escrito ante INAPI. En estos casos, el procedimiento se da
por terminado, sin perder la posibilidad el solicitante de intentar nuevamente la solicitud.

IV. Abandono del procedimiento

Hay casos, en que a raz de la inactividad del solicitante, puede darse por terminado el
procedimiento. La inactividad puede expresarse de distintas formas:

A. Examen preliminar

506
 Si luego del examen preliminar, INAPI de acuerdo al art. 22 LPI para marcas y art. 45
LPI para patentes- apercibe al solicitante para que realice las correcciones, modificaciones
correspondientes o acompae documentos dentro de 30 das para marcas y 60 das para
patentes, y el solicitante no realiza lo dispuesto, la solicitud se tendr por abandonada.

Asimismo, el slo hecho de que la solicitud no cumpla con las exigencias legales o
reglamentarias, har que se tenga por abandonada.

El solicitante puede pedir la suspensin del procedimiento en el caso que se

necesite la realizacin de otros trmites para salvar la objecin de que ha sido objeto. Dichos
trmites deben iniciarse dentro de los 60 das siguientes a partir de la fecha en que sea
legalmente posible. En caso de que no fuere as, se tendr por abandonada la solicitud.

De acuerdo a art. 22 LPI, la resolucin que declara el abandono podr ser reclamada
ante el DNI.

B. Pago de derechos

En caso que la resolucin o sentencia definitiva acepte el registro del derecho de

propiedad industrial -de acuerdo al art.art. 18 bis e)- existir un plazo de 60 das para
acreditar ante INAPI el pago de los derechos correspondientes. Este plazo se cuenta desde que
quede la resolucin queda ejecutoriada (Cuando transcurrido el plazo para apelar, no se
present recurso alguno, o apelada una sentencia, una vez que baja del TPI y se dicta por
INAPI un resolucin que ordena cumplir lo ordenado).

La acreditacin del pago se realiza adjuntando materialmente el comprobante de pago

en original (se identifica como COPIA INAPI). En los casos de pagos en lnea no es necesario
presentar documento para acreditar el pago, pues se realiza por directamente por INAPI.

En caso que no se proceda al pago, dentro del plazo, la solicitud se tendr por
abandonada.

C. De acuerdo al Cdigo de Procedimiento Civil

507
 El Ttulo XVI del CPC regula la institucin del abandono del procedimiento, por medio
de la cual se entender abandonado el procedimiento en el caso que las partes cesen la
actividad en el juicio durante seis meses. Este plazo se cuenta desde la fecha de la ltima
resolucin recada en alguna gestin destinada a el avance del procedimiento.

508
 Parte 28
Procedimiento de nulidad

La accin de nulidad est destinada a cancelar el registro de un derecho de propiedad

industrial en los casos sealados por la ley o a dejar sin efecto una transferencia, tal como
establece el art. 17 LPI.

I. Causales de nulidad

A. Causales de nulidad de marcas

En la actualidad el art. 26 LPI establece como causales para la nulidad del registro de
marcas comerciales, la infraccin de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el art. 20
LPI. Dichas causales tambin son aplicables a las indicaciones geogrficas y denominaciones
de origen, de acuerdo a los arts. 101 y 102 LPI

Para mayor detalle, estas causales estn tratadas en la parte de causales de oposicin.

Ejemplo:

Caso RED BULL, Solicitud 461406, clase 41 que distingue discoteque.

La demanda fue realizada por los titulares del a marca RED BULL, bebida energtica que
se comercializa especialmente en discoteques y bares, desde 1987 en Australia y que ha
alcanzado fama mundial a lo largo de los aos.

() se ha acreditado fehacientemente que la marca RED BULL goza de fama y notoriedad para
el rubro de bebidas energticas, servicios de discoteca y clubes nocturnos, por lo que resulta
posible suponer de manera racionalmente fundada que de mantenerse la vigencia del registro de
la marca impugnada, el pblico consumidor podra verse expuesto a toda suerte de errores o

509
engaos especialmente en cuanto a la verdadera procedencia empresarial de los servicios que se
pretenden distinguir.

Caso Marca figurativa

Etiqueta, Solicitud N 490395, clase 25 para distinguir ropa de vestir y dems artculos
clase 25.

Fue demandada de nulidad por los titulares de la siguiente etiqueta, Registro

N496066, clase 25 que distingue ropa, calzado, vestimenta, vigente a la fecha del registro de
la etiqueta demandada.

Que en relacin con la demanda de nulidad interpuesta, fundada en la letra h) del

artculo 20 de la ley 19039, este tribunal se ha formado la conviccin de que la referida accin
deber ser acogida, por cuanto en el anlisis comparativo de los elementos figurativos, se
advierte que ellos presentan identidad, tanto en la forma como en el color de que se compone
cada uno de ellos ()

Adems establece, respecto a la contravencin de la causal j) del art. 20 LPI que el

argumento ser acogido () ya que, conforme a los antecedentes que obra en autos, resulta
evidente que en la especia no se est frente a una simple coincidencia de la marca, sino
derechamente frente a la apropiacin del demandado de una marca ajena, especialmente
teniendo en consideracin el giro del demandado y la circunstancia que la etiqueta del registro
cuya nulidad se demanda y la registrada previamente por el actor () son idnticas. Tal hecho
constituye una actitud contraria a los principios de competencia leal y tica mercantil, la cual
deber ser sancionada con la declaracin de nulidad del registro objeto de esta demanda.

510
 B. Causales de nulidad de las transferencias

Por aplicacin de los art. 17 y 18 bis o), la nulidad de una anotacin de transferencia
se tramita de la misma manera que la de registros marcarios.

Las causales para la declaracin de la nulidad de la anotacin de transferencia de un

registro estn contenidas en las normas sobre la nulidad expresadas en la LPI y en el Cdigo
Civil y puede sealarse como causal genrica el incumplimiento de los requisitos legales para
realizar la anotacin de transferencia.

Entre estos requisitos se encuentran:

Normas sobre representacin: art. 15 LPI

Personera: Se requiere acreditar las facultades que tiene una persona natural
respecto a una persona jurdica.

Para ms informacin, ver Parte 7 sobre representacin y personera.

Ejemplo:

Caso PICASSO, Solicitud N 52638, para distinguir todos los productos de la clase 12.

La demanda fue presentada por los miembros de la sucesin de Pablo Picasso, dueos
de los derechos de autos sobre sus obras en contra de la transferencia del registro marcario,
en razn del incumplimiento de las normas sobre representacin en dicho procedimiento.

El tribunal estableci lo siguiente:

() la escritura pblica segn el artculo 403 del Cdigo Orgnico de Tribunales, requiere
para gozar de la calidad de tal, ser otorgada por el competente notario y ser incorporada a su

511
 protocolo o registro pblico., lo cual no se realiz por el demandado, por lo que la demanda de
nulidad de la transferencia () deber ser acogida ().

II. Objeto de la nulidad

Al momento de anularse el registro, hay que establecer que es lo que efectivamente queda
sin efecto.

A. Nulidad de las frases de propaganda

Las frases de propagandas son un elemento accesorio a la marca, por lo que corren la
misma suerte que ella. De este modo, con su nulidad, las frases de propaganda tambin son
anuladas.

Por otra parte, puede solicitarse la nulidad del registro de una frase de propaganda, sin
afectar a la marca.

III. Prescripcin de la accin de nulidad

La LPI en su art. 27 establece que el plazo de prescripcin de la accin de nulidad es de

5 aos para las marcas comerciales, trmino que se cuenta desde la fecha del registro (no
desde la sentencia que acepta la solicitud).

A. Imprescriptibilidad por mala fe en obtencin del registro

La prescripcin de la accin de nulidad, de acuerdo al art. 27 inc 2 LPI, cuenta con una
excepcin que nuestra legislacin recoge del Convenio de Pars, por la cual la accin no
prescribe. Para que proceda la excepcin el registro marcario debe haber sido obtenido de
mala fe.

Es importante destacar que el caso de haber obtenido de mala fe un registro marcario,

puede no constituir por s solo una causal de nulidad, sino que otorga la posibilidad de

512
alegarla no obstante del cumplimiento el plazo de prescripcin, por lo que el demandante
debe hacer presente en la demanda la causal de nulidad que se configura.

B. Fundamentacin de la imprescriptibilidad

Una vez presentada la demanda de nulidad, el titular del registro podr oponer la
excepcin de prescripcin para enervar la demanda.

Por lo anterior es necesario que el demandante de nulidad - en el caso que el registro

que pretende dejar sin efecto, tenga ms de 5 aos desde su registro y este haya sido obtenido
de mala fe - haga presente en la demanda esta circunstancia, exponga los hechos que
configuran la mala fe y estar dispuesto a ofrecer, en su oportunidad, las pruebas
correspondientes.

Ejemplo:

Caso DOCKERSSUN, Solicitud N 523.501, clase 9 para distinguir armazones de lentes,

lentes pticos y lentes en general.

La demanda realizada por Levi Strauss & Co, duea de la marca Dockers. El
demandado interpuso la excepcin de prescripcin por haber pasado ms de 5 aos desde la
inscripcin, lo que fue desechado por el tribunal por las siguientes razones:

() es posible concluir que la adquisicin del registro cuya nulidad se impugna ha sido
efectuada de mala fe, atendido a que la marca DOCKERSUN se ha basado de manera evidente en
un signo hecho famoso y notorio por una persona distinto del demandado, circunstancia que
permite presumir el nimo e inters de este ltimo de aprovecharse de la fama y reconocimiento
internacional de la marca DOCKERS ()

Otros casos en los cuales el DNI ha declarado la imprescriptibilidad de la accin son:

Solicitud Registro Fallo/Resolucin Marca impugnada

513
 definitiva
N 588.696 N 661.675 Fallo DNI N ROSSIGNOL
147.742
N 469.654 N 573.269 Fallo DNI N R
147.387

En cambio el DNI ha sealado en el caso IRON MAIDEN, N 668.056, fallo DNI N 147.381,
que el Convenio de Pars ha establecido dos requisitos para que proceda la
imprescriptibilidad de la accin:
Que se trate de una marca que tenga el carcter de famosa y notoria

Que el registro impugnado haya sido registrado o utilizado de mala fe

3.- Que, si bien es un hecho indiscutido que el registro impugnado se concedi originalmente
con fecha 16 de diciembre de 1994, y que la demanda de nulidad se notific al demandado de
autos con fecha 27 de enero de 2007, habiendo ya transcurrido ampliamente el plazo de 5
aos establecido en el artculo 27 de la Ley 19.039, procede hacer las siguientes
consideraciones respecto a las alegaciones del demandante de nulidad, en cuanto a que debe
aplicarse el artculo 6 bis de Convenio de Pars y en consecuencia no fijarse plazo para
reclamar la nulidad en estos autos.

a) Que, el convenio de Pars exige la concurrencia de dos requisitos copulativos para que
no opere la prescripcin de la accin de nulidad, esto es, i) que se trate de una marca
que tenga el carcter de famosa y notoria, ii) que el registro impugnado haya sido
registrado o utilizado de mala fe.

b) Que el demandante no acompa, dentro del trmino legal, prueba alguna tendiente a
acreditar los requisitos sealados en la letra anterior, segn el auto de prueba rolante
a fs. 33.

514
 Algunos casos en los cuales el DNI ha declarado la prescripcin son los siguientes:

Solicitud Registro Fallo/Resolucin Marca impugnada

definitiva
N 255.560 N 417056 Fallo DNI N SANTA ISABEL
142.369
N 373.087 N 498.105 Fallo DNI N MAGNUM
141.181

IV. Efectos de la nulidad

De acuerdo al art. 18 bis n) LPI, una vez declarada la nulidad de un registro, ste se
tendr sin valor desde la fecha de su vigencia, es decir, desde que se le otorg nmero de
registro. Asimismo, las frases de propaganda asociadas a una marca registrada podrn
tambin ser anuladas.

Para efectos de cancelar el derecho, sea que la nulidad se pronuncie sobre todo el
registro o sobre parte del registro, se anotar la nulidad al margen de la inscripcin.

Es importante hacer notar que el art. 30 inc. final LPI, establece que para perseguir la
responsabilidad civil y penal del anterior titular por uso de la marca, deben transcurrir 180
das desde la declaracin de nulidad.

V. Procedimiento de nulidad

La LPI establece un procedimiento de tramitacin de la accin de nulidad, el

cual tiene la particularidad de ser un procedimiento que se aplicar en los dems
procedimientos en los que el DNI tenga competencia, de acuerdo al art. 18 bis o) LPI.

515
 A. Demanda

Para solicitar la nulidad del registro de marcas comerciales, debe presentarse

una demanda de nulidad ante INAPI.

La LPI en su art 18 bis g) inc. 2 establece los requisitos de la demanda de nulidad, la

cual debe contener:

Nombre, domicilio y profesin del demandante

Nombre, domicilio y profesin del demandado

Nmero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizacin del derecho
respectivo

Razones de hecho y derecho en las que se fundamenta la demanda

B. Notificacin

Tal como establece el art- 13 inc. 3 LPI, la notificacin de la demanda de nulidad debe
hacerse de acuerdo a lo establecido por los artculos 40 y siguientes del CPC, es decir, debe
notificarse personalmente, o de la manera subsidiaria que establece dicho cdigo.

De acuerdo al art. 18 bis i), la demanda debe notificarse al titular de la marca

comercial o a su representante de acuerdo a si el titular ha fijado domicilio o no- para que
dentro de 30 das evace la contestacin.

516
 C. Prueba

De acuerdo al art. 18 bis l) LPI, una vez que se haya cumplido el plazo de 30 das para
la contestacin del demandado, el DNI podr recibir la causa a prueba en el caso que existan
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

Respecto a la calidad de estos hechos, ver Parte Prueba en Procedimiento de oposicin.

El trmino probatorio tendr una duracin de 30 das, los que pueden ser ampliados a
otros 30 en casos calificados por el DNI y al igual que en la oposicin, y de acuerdo al art. 12
LPI, las partes podrn valerse de todos los medios de prueba que son habituales en los
conflictos de propiedad industrial, estando excluida la prueba de testigos.

Asimismo la documentacin que se presente, de acuerdo al art. 10 bis, debe ser

presentada en espaol. En caso de que los documentos originalmente estn en otro idioma, e
INAPI lo solicite, debern traducirse al espaol.

La prueba presentada ser apreciada segn las reglas de la sana crtica de acuerdo al
art. 16 LPI.

D. Citacin a or sentencia

De acuerdo al art. 18 bis m) LPI es aplicable al procedimiento de nulidad la norma del

art. 10 bis LPI que establece que una vez citadas las partes a or sentencia, no se admitirn
escritos, salvo excepciones, como: cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o
limitacin de la peticin.

517
 E. Sentencia

La sentencia que se dicte se pronunciar sobre la demanda de nulidad. En caso de

acogerla, individualizar el registro a cancelar. Adems, deber de acuerdo al art. 17 LPI
cumplir con los requisitos para la sentencia establecidos en el art. 170 LPI.

F. Suspensin del procedimiento

En este juicio, de acuerdo al art. 12 LPI, tiene lugar la suspensin del procedimiento de
comn acuerdo que regula el art. 64 CPC, que puede extenderse hasta por 90 das.
Este plazo se cuenta desde la presentacin del escrito.

VI. Flujo del procedimiento de nulidad de marcas

Demanda de nulidad

Notificacin personal art. 40 y ss CPC

Traslado a titular o representante

derecho PI por 30 das. art. 18 bis I LPI

En caso de haber hechos que lo ameriten,

se recibe causa a prueba por 30 das.
(Prorrogables a otros 30) art. 18 bis L LPI

Citacin a or sentencia. No se admiten

escritos salvo excepciones. art 10 bis

Dictacin de la sentencia

518
ANEXO I
Casos de nulidad bajo la ley 19.039

Solicitud Registro Fallo/Resolucin Marca impugnada

definitiva
N 461.406 N 720.844 Fallo DNI N RED BULL
144.487
N 490.395 N 587.941 Fallo DNI N ETIQUETA
146.363
N 675804 N 728.955 Fallo DNI N PRODAL
146.000
N 594060 N 667.105 Fallo DNI N MAZAK
144.840
N 692.862 N 741.634 Fallo DNI N STUDIO 54
143.779
N 541.308 N 625.431 Fallo DNI N SERDEX
143.476
N 392.897 N 592.606 Fallo DNI N ESMEC
143.477
N 433.866 N 545.846 Fallo DNI N TRADING CARD POP
143.092 UP
N 568.664 N 649.882 Fallo DNI N EL DIARIO
142.378 FINANCIERO

Anexo II
Casos de nulidad bajo el DL N 958

Solicitud Registro Fallo/Resolucin Marca impugnada

definitiva
N 408.564 N 516.659 Fallo DNI N DAKOTA
144.149
N 691.664 N 737.639 Fallo DNI N LE COQ
143.685

519
 Parte 29
Anotaciones posteriores al registro

Una vez registrada una marca, se pueden celebrar actos jurdicos que tienen efecto
sobre el registro., tales como la transferencia de registro, constitucin de gravmenes sobre el
derecho marcario o el otorgamiento de una licencia.

De acuerdo al art. 14 LPI, los derechos de propiedad industrial son transmisibles por
causa de muerte y podrn ser objeto de toda clase de actos jurdicos, los que debern constar, al
menos, por instrumento privado suscrito ante notario y se anotarn en extracto al margen del
registro respectivo.

El art. 64 RLPI agrega que el acto jurdico que tenga como objeto el derecho marcario,
se anotar al margen de la inscripcin, produciendo sus efectos con respecto a terceros slo a
partir de dicha anotacin, previa aceptacin y pago de los derechos correspondientes.

De esta manera, se observa que existen requisitos para realizar las anotaciones de
modo que tengan efecto sobre terceros y adems diferentes tratamientos segn sea el acto
jurdico que tenga lugar.

I. Requisitos para las anotaciones

El acto jurdico que tenga como objeto derechos de propiedad industrial, debe cumplir
con ciertos requisitos para anotarse el margen del registro y as producir efectos frente a
terceros.

A. Requisitos del acto jurdico

El acto jurdico debe constar a lo menos, por instrumento privado suscrito

ante notario de acuerdo al art. 14 LPI.

Lo anterior es un requisito mnimo, por lo que no obsta a que el instrumento

sea protocolizado o que conste en una escritura pblica.

520
 B. Resolucin de aceptacin

INAPI, de acuerdo al art. 64 RLPI, revisar los antecedentes del acto jurdico y en caso
que se encuentren ajustados a derecho, resolver aceptando la anotacin. La resolucin de
aceptacin no es suficiente por s misma para que se proceda a la anotacin, tambin es
necesario el pago de los derechos correspondientes.

C. Pago de derechos

La ley, en su art. 18 bis d), establece que para la inscripcin de las transferencias de
dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravmenes que
puedan afectar () a una marca comercial ()
se efectuar previo pago de un derecho equivalente a una unidad tributaria mensual.

De acuerdo al art. 64 RLPI, slo se realizar la anotacin al margen del registro para
hacer constar el acto jurdico, una vez que se curse el pago de los derechos que correspondan.

Es necesario que se acredite el pago de los derechos, dentro de los 60 das siguientes a
que quede ejecutoriada la resolucin que acepta el requerimiento de la anotacin, tal como
establece el art. 18 bis e) LPI.

II. Oponibilidad de los actos jurdicos relativos a propiedad industrial

Los contratos que se celebren en relacin a derechos de propiedad industrial slo

obligarn a las partes a quienes lo celebren y no producirn efecto sobre terceros salvo que se
proceda a la inscripcin del acto en el registro de INAPI, de acuerdo a lo establecido en el art.
18 bis d) LPI.

521
III. Transferencias

Una vez registrada la marca, el titular puede enajenarla mediante cualquier ttulo
traslaticio de dominio, sea compraventa, donacin u otra, de acuerdo a las normas generales,
y especialmente el art. 565 CC.

En forma posterior a la celebracin del contrato, debe realizarse su inscripcin para

proceder a la transferencia en el registro de INAPI de acuerdo al art. 14 LPI.

En caso que el titular de la marca sea una persona jurdica, especficamente una
sociedad, tambin se inscriben como transferencias las siguientes operaciones:

Fusin por absorcin o incorporacin

Escisin o divisin de sociedades.

A. Transferencia parcial de una marca

Si bien el art. 14 inc. 2 establece que las marcas son indivisibles y no pueden
transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o caractersticas del signo
distintivo amparados por el ttulo, no obstante lo anterior, se establece que en los casos que
una marca tenga ms de una cobertura o clase, s podr transferirse parcialmente un registro
respecto de una cobertura determinada. El art. 65 RLPI agrega no debe existir relacin de
cobertura entre los registros divididos.

As tambin el registro original de la marca se dividir y se inscribir con un nuevo

nmero, pero manteniendo la prioridad y antigedad del registro original. Lo que tiene
efectos, principalmente, en la prescripcin de la accin de nulidad y la renovacin de la marca.

B. Transmisin por causa de muerte

522
 El art. 64 inc 2 LPI seala que en los casos en los casos en que por sucesin por causa
de muerte, se herede un derecho de propiedad industrial, deber anotarse dicha transmisin
mediante inscripcin al margen del registro.

La misma norma establece que resulta necesario que se acompae la posesin efectiva
respectiva. Adems, de acuerdo al art. 64 RLPI debe cumplirse con los requisitos del pago de
derechos y con la aceptacin por parte de INAPI.

IV. Cambios de nombre

En aquellos casos en que el titular del registro marcario sea una persona jurdica, se
puede dar el caso que sta cambie su razn social o su naturaleza jurdica. Por ejemplo; puede
pasar de ser una sociedad de personas a una de responsabilidad limitada o annima.

Si bien la misma persona jurdica sigue siendo la propietaria, es necesario que se

realice el cambio del nombre en los registros de INAPI.

Para esto, de acuerdo al art. 64 RLPI, deben presentarse los documentos en que consta
el cambio de la razn social. Los documentos dependen de la naturaleza de la persona jurdica.

Al momento de la presentacin del requerimiento de anotacin, debe estarse a lo

dispuesto en la Parte 7 sobre representacin de personas jurdicas.

Documentos que se necesitan para acreditar el cambio de nombre:

En general, adems de la copia autorizada ante notario de la escritura de modificacin

de la persona jurdica, se admite como documento suficiente el emitido por autoridad
competente del pas de que se trate. Por ejemplo, un certificado del registro de comercio
donde se anotan las modificaciones de la persona jurdica, una certificacin del notario que ha
teniendo a la vista los documentos pertinentes de la sociedad. Por el contrario, se estima que
no constituira un documento suficiente para acreditar el cambio de nombre, la declaracin

523
 jurada ante notario, en este sentido, realizada por el gerente, director u otro representante de
la empresa.

Documentos que se necesitan para acreditar el cambio de nombre

Empresa individual de responsabilidad limitada Escritura de modificacin de la empresa

protocolizada
Sociedad de responsabilidad limitada Escritura de modificacin de la sociedad
protocolizada
Sociedad Annima Escritura de modificacin de la sociedad
protocolizada
Corporacin Escritura de modificacin de la
corporacin protocolizada
Fundacin Escritura de modificacin de la fundacin
protocolizada

V. Gravmenes

Los titulares de derechos de propiedad industrial, pueden gravarlos para garantizar

cualquier tipo de obligaciones o por cualquier otra razn, como en el caso del usufructo. De
acuerdo al art. 18 bis d), es posible inscribir tanto una prenda como cualquier otro gravamen,
como el usufructo o la propiedad fiduciaria.

Los alzamientos de los gravmenes se solicitan a travs de un formulario

especialmente dispuesto para estos efectos y no pagan derechos de inscripcin. El alzamiento
produce efectos desde su aceptacin por INAPI.

VI. Embargo

Los derechos de propiedad industrial, son bienes incorporales que forman parte del
patrimonio de su titular. Al no estar incluidos dentro de los bienes inembargables del Art. 445
CPC, pueden ser embargados dentro de un juicio ejecutivo de acuerdo al art. 443 CPC.

524
 En la tramitacin de un juicio ejecutivo, una vez que el deudor sea requerido del pago
y no realice en ese momento el pago, ser notificado del embargo de sus bienes, en los
trminos del Ttulo I Del juicio ejecutivo en las obligaciones de dar del libro tercero De los
juicios especiales del CPC, siendo el receptor quien realiza la notificacin, adjuntando al
formulario de anotacin el documento de traba del embargo y la resolucin del tribunal que la
ordena, la cual debe contener individualizacin precisa de los registros objeto de la medida.

VII. Medidas precautorias

Es posible, que para asegurar el resultado de una accin determinada ya sea un juicio
de nulidad en contra del registro marcario, un juicio ejecutivo u ordinario en contra del titular
de la marca o cualquiera otra que corresponda- el demandante pueda solicitar respecto del
registro, una medida precautoria de acuerdo al Ttulo V De las medidas precautorias del libro
segundo Del juicio ordinario del CPC.

El art. 66 RLPI seala que Decretada una medida precautoria se anotar en el registro
respectivo teniendo por antecedente, copia de la resolucin que concedi la medida.
Las medidas precautorias que son aplicables a las marcas, son las siguientes:
Nombramiento de uno o ms interventores:

El art. 290 2 CPC, establece como medida precautoria el nombramiento de uno o ms

interventores, lo que es aplicable en las marcas, de acuerdo al art. 293 N3 CPC, en el
caso del comunero o socio que demanda la cosa comn, o que pide cuentas al
comunero o socio que administra.

Las facultades del interventor estn sealadas en el art 294 CPC y son principalmente:

Llevar la cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervencin, pudiendo
para el desempeo de este cargo imponerse de los libros papeles y operaciones del
demandado.

525
 Pese a que es posible el nombramiento de un interventor respecto de algn titular de
una marca, es de poca muy rara ocurrencia que esta circunstancia se anote respecto de las
marcas registradas a nombre de dicho titular.

Prohibicin de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

El art 290 N4 CPC establece esta medida precautoria, que puede versar sobre
el objeto del juicio o no. En el caso de que el objeto sobre el que recae la medida no
sea el que se disputa en el juicio, solo es necesario de acuerdo al art. 296 CPC-, que las
facultades del demandado no ofrezcan garanta suficiente de poder responder al
resultado del juicio que puede versar sobre otro objeto.

El art. 297 CPC establece que en el caso de los bienes muebles, slo tendr
efecto respecto de terceros cuando tengan conocimiento de la prohibicin al momento
en que contraten, no obstante la responsabilidad del demandado. En el procedimiento
esto se cumple con la anotacin de la prohibicin al margen del registro, de acuerdo al
art. 64 RLPI.

Cabe hacer notar que, en los casos en que se ha solicitado anotar como gravamen la
declaracin de quiebra del titular de una marca, se ha procedido a su inscripcin como
medida precautoria, asimilndola a la prohibicin de celebrar actos y contratos para que en
definitiva se logre el objetivo deseado con la quiebra.

VIII. Licencias

Los titulares de derechos marcarios pueden disponer del uso de la marca y por lo tanto,
celebrar el contrato de licencia, por medio de los cual se obligan a ceder el uso de una marca,
por un plazo y condiciones determinados al licenciatario, quien se obliga por su parte, a pagar
un precio y a cumplir las condiciones establecidas.

Este tipo de contratos debe anotarse al margen del registro de INAPI.

526
 Para que pueda anotarse al margen, de acuerdo a las normas del Art. 14 LPI, debe haberse
celebrado ante un notario para que pueda inscribirse en INAPI, de acuerdo a las normas del
art. 14 LPI.

Existen diversos tipos de contratos que versan sobre la autorizacin de uso de las marcas
a terceros, entre los cuales destacan:

A. Licencia exclusiva

Este tipo de licencia, es aquella por la cual se le otorga a un licenciatario la exclusividad

en el uso de una marca, con exclusin de otros terceros y del mismo dueo de la marca.

B. Licencia de producto o servicio

Por medio de esta licencia, el titular de la marca otorga a un tercero el derecho de

incluir la marca en los productos que dicho tercero produce o en los servicios que presta.

C. Contrato de franquicia

Por este contrato, el titular de la marca otorga a quien suscribe el contrato, el marco
dentro del cual operar, lo que incluye las marcas, los productos y el know-how entre otros
elementos.

Como es posible observar, la autorizacin de uso de marca es slo una parte del
contrato de franquicia, y basta la inscripcin de este contrato para hacer valedera la licencia
de marca frente a terceros.

D. Reglamento de uso de marcas comerciales

En el caso que se licencia se celebre un contrato que permita a un tercero el uso de la

marca, puede acordarse parmetros dentro del cual podr usarse la marca. Este reglamento
puede tambin anotarse al margen del registro.

527
El formulario para anotar las licencias, es nico, con independencia del tipo de licencia de que
se trate.

528
 Parte 30
Procedimiento de Renovaciones de Marcas

De acuerdo al Art. 24 LPI, las marcas tienen una duracin de 10 aos desde la fecha de
su registro, y pueden renovarse indefinidamente, por perodos de cada 10 aos.

I. Plazo

De acuerdo al Art. 24 LPI, el titular tendr el derecho a pedir su renovacin ()

durante su vigencia o dentro de los 30 das siguientes a la expiracin de dicho plazo.

Como establece el Art. 11 LPI los plazos establecidos por la LPI son fatales, por lo que
si no se realiza la solicitud de renovacin dentro del plazo antes indicado, se pierde el derecho
a renovar la marca.

Si bien la ley no declara desde cundo puede solicitarse la renovacin, INAPI

recomienda que las solicitudes de renovacin se presenten dentro de los seis meses
anteriores al vencimiento del registro.

II. Tasas

El Art. 18 bis B LPI regula el pago de derechos en la renovacin, estableciendo que est
afecta al pago de un derecho equivalente a 6 UTM.

El pago del derecho puede realizarse desde la solicitud de renovacin hasta los 6
meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro.

En caso que se pague el derecho en forma posterior el vencimiento, se le aplicar una

sobretasa del 20% por cada mes o fraccin de mes contados a partir del primer mes de
expiracin del plazo establecido en el artculos 24 de esta ley

529
Monto del derecho Mes de pago posterior Sobre tasa Total
a vencimiento
derecho
1 20% 7,2 UTM
2 40% 8,4 UTM
3 60% 9,6 UTM
6 UTM
4 80% 10,8 UTM
5 100% 12 UTM
6 120% 13,2 UTM

III. Efectos del no pago de los derechos

El no pago de los derechos de renovacin producirn la caducidad de la marca y de las

frases de propaganda adscritas, de acuerdo al Art. 19 bis A.

IV. Reclasificacin en la renovacin

Puede ocurrir que desde que la marca fue registrada o renovada por ltima vez, hayan
ocurrido cambios en el Clasificador Internacional, por lo que es necesario adaptar el registro
que se renueva a la nueva clasificacin.

En estos casos, el Art. 3 inc. 2 Transitorio Ley 19.996 establece:

Cuando, a consecuencia de una modificacin de la Clasificacin Internacional, cambien de clase

uno o ms productos o servicios, al momento de solicitarse la renovacin de una marca
registrada podr mantenerse la proteccin para todos los productos o servicios amparados en el
registro original, aun cuando ello implique obtener proteccin en una o ms clases adicionales.

De este modo, el legislador mantiene la proteccin sobre los productos o servicios de

la cobertura de la marca registrada, y permite que se amplen las clases en caso de que sea
necesario en virtud de la modificacin del clasificador.

530
 En aquellos casos en que al renovarse aumente el nmero de clases de la marca, de
acuerdo al Art. 23 bis A LPI, para efectos del pago se tendr como una solicitud o registro
distinto por cada clase

A. Caso de marcas registradas con anterioridad al 11 de marzo de 2005

Las marcas registradas antes de esta fecha en que comenz a regir la ley 19.996, no
deban cumplir con el actual requisito de especificar los productos y servicios de la cobertura,
sino que bastaba con sealar una clase.

Al respecto, el Art. 3 inc. 1 Ley 19.996 seala : La solicitud de renovacin de una

marca registrada con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cuya solicitud y registro
se hubieran hecho para una o ms clases del Clasificador Internacional, deber especificar los
productos o servicios especficos y determinados, con la indicacin de la o las clases del
Clasificador Internacional a que pertenecen.

531
 GLOSARIO

Abandono (solicitud): se produce cuando el solicitante no cumple alguna formalidad de

tramitacin de acuerdo a lo establecido en el art. 22 LPI. Es decir, el abandono es el fin de la
solicitud debido a la inactividad del solicitante en el cumplimiento de una observacin.

Abandono (procesal): Se produce cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado
en su prosecucin durante seis meses, contados desde la fecha de la ltima resolucin recada
en alguna gestin til para dar curso progresivo a los autos (art 152 CPC).

Acuerdo de coexistencia: Corresponden a convenciones por las cuales el titular de una

marca comercial registrada o solicitada con anterioridad, autoriza el registro de un signo
semejante o similar posterior, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros
con anterioridad o induzcan a confusin al pblico consumidor (art. 20 letra h) LPI).

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) (TRIPs): Corresponde a una convencin internacional firmada en 1994,
anexo al convenio que crea la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) que pretende
establecer estndares mnimos de proteccin de la propiedad intelectual.

Adquisicin de distintividad o secondary meaning: Consiste en la institucin por la cual

las marcas que no son intrnsicamente distintivas pueden llegar a serlo, por medio del uso
dentro del mercado nacional. El significado secundario implica que gran parte del pblico
consumidor identifica la marca solicitada con un determinado origen empresarial.

Agente de propiedad industrial: Persona, que puede o no ser abogado, que se dedica a
tramitar derechos de propiedad industrial en lugar de otro. En Chile no existe la obligacin de
tener un agente de propiedad industrial.

Apelacin (recurso): Recurso que es interpuesto por la parte agraviada por una resolucin
para ser conocido por el tribunal de alzada (en caso de INAPI el TPI) para que este, enmiende
conforme a derecho, la resolucin del inferior.

532
Base de datos (Bsqueda de marcas): las bases de datos de INAPI comprende todas las
solicitudes presentadas independientemente del estado de tramitacin (por ejemplo,
rechazada, aceptada o caducada). Por su parte, INAPI dentro de los servicios ofrecidos por la
pgina web, se encuentra el de bsquedas de marcas previamente solicitadas, el cual es
gratuito.

Carta de consentimiento: Consiste en una autorizacin escrita que otorga el titular de los
derechos de una marca para que otra similar o semejante se registre.

Causales absolutas: Constituyen impedimentos que adolecen las marcas comerciales para su
registro y que provienen de la incapacidad del signo mismo de constituir un signo distintivo.

Causales relativas: Son aquellos que implican que exista algn tipo de derecho preexistente
al momento de la presentacin de la solicitud de marca.

Certificado de registro: Documento que emitido por INAPI que acredita el otorgamiento de
un derecho de propiedad industrial (art. 3 RLPI).

Cesin de solicitud: Consiste en el cambio de titularidad de la solicitud de marca comercial

por parte del solicitante a cualquier titulo.

Clase: Tipo o categora de productos o servicios en los cuales se divide el Clasificador

Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza.

Clasificador de Marcas Comerciales: Corresponde al Clasificador Internacional de

Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sus
posteriores modificaciones, el cual ha sido adoptado por la mayora de los pases (art 2 RLPI).

Competencia desleal: Toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que,
por medio ilegtimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado (art. 3 ley 20.169).

Confusin: Consiste en la creencia de parte del pblico consumidor de un mismo origen

empresarial de productos o servicios que no lo tienen, lo que tambin ocurre con la identidad.

533
Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial: Convencin
internacional que data de 1883 cuya finalidad es la proteccin de las diferentes formas de
propiedad industrial.

Denominaciones comunes internacionales: Corresponden a expresiones que son utilizadas

para identificar el nombre genrico de una sustancia activa usada para la fabricacin de
medicamentos

Denominacin de origen: Segn el art. 92 LPI, se entiende por denominacin de origen

aquella que identifica un producto como originario del pas, o de una regin o de una localidad
del territorio nacional, cuando la calidad, reputacin u otra caracterstica del mismo sea
imputable fundamentalmente a su origen geogrfico, teniendo en consideracin, adems,
otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterizacin del producto.

Derechos de autor: Corresponde a un tipo de propiedad intelectual, que consiste en un

conjunto derechos exclusivos que la ley concede al creador de una obra intelectual.

Diario Oficial: El Diario Oficial de la Repblica de Chile es el rgano oficial del Estado
encargado de la publicacin de las normas jurdicas que rigen en el pas.

Dibujo industrial: El art. 62 LPI seala que bajo la denominacin de dibujo industrial se
comprende toda disposicin, conjunto o combinacin de figuras, lneas o colores que se
desarrollen en un plano para su incorporacin a un producto industrial con fines de
ornamentacin y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.

Diseos y modelo industrial: El art. 62 LPI, se comprende toda forma tridimensional

asociada o no con colores, y cualquier artculo industrial o artesanal que sirva de patrn para
la fabricacin de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma,
configuracin geomtrica, ornamentacin o una combinacin de stas, siempre que dichas
caractersticas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera
que resulte una fisonoma nueva.

534
Diseo industrial: El art. 62 LPI seala que bajo diseo industrial se comprende toda forma
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artculo industrial o artesanal que sirva
de patrn para la fabricacin de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su
forma, configuracin geomtrica, ornamentacin o una combinacin de stas, siempre que
dichas caractersticas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal
manera que resulte una fisonoma nueva.

Distintividad extrnseca: Corresponde a aquella que se relaciona con la existencia de otros

signos similares o idnticos con anterioridad. La falta de distintividad extrnseca se encuentra
recogida en las causales relativas de rechazo.

Distintividad intrnseca: La distintividad intrnseca o abstracta corresponde a aquella que se

refiere a la capacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determinado origen
empresarial. La falta de distintividad intrnseca se encuentra expresada en las causales
absolutas de rechazo.
Dominio pblico: Comprende todas aquellas creaciones que no se encuentran protegidas por
algn derecho de propiedad intelectual o industrial o aquellas cuya proteccin se encuentra
caducada.

Dominios genricos, globales o internacionales: corresponden a los dominios bsicos de

internet y son utilizados en forma global. Los dominios genricos son: .com, .net, .edu, .biz,
.info, .biz, .org.

Dominios territoriales o geogrficos: son aquellos que le corresponden a cada pas y que
administra libremente, como por ejemplo: .cl, .ar, .pe.

D.O: Abreviacin de denominacin de origen.

Examen de fondo: Consiste anlisis de la solicitud de marca comercial con el fin de

determinar la existencia de causales de irregistrabilidad.

Examen formal: Consiste en la verificacin que hace el Conservador de Marcas del

cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud.

535
Examinador: Funcionario de INAPI, generalmente abogado que se encuentra encargado de
realizar los exmenes de forma y fondo de la solicitud de marca.

Expresin marca registrada: Corresponde a la inscripcin visible necesaria para hacer

valer las acciones penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y
que se use en el comercio, tambin se podr utilizar con el mismo efecto o M.R. Sin
embargo, la omisin de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).

Franquicia: Es un tipo especial de licencia por el cual una parte entrega a otra el uso de una
marca comercial y que puede estar asociada a la transmisin de un determinado know how y
asesora tcnica o contable a cambio de un royalty o cantidad de dinero.

Frase de propaganda: Corresponden a expresiones que acompaan a una marca comercial y

que se encuentran destinadas, en principio, a promocionar un bien a travs de exaltar
cualidades o atribuir sentimientos positivos.

Gravamen: Corresponde a las cargas o otras medidas que afectan a las marcas o su
enajenacin, tales como la prenda o embargo.

Infraccin: Violacin de los derechos de propiedad industrial. En el caso de marcas

comerciales las infracciones penales se encuentran en el art. 28 LPI.

I.G: Abreviacin de indicacin geogrfica.

INAPI: Servicio pblico funcionalmente descentralizado, con personalidad jurdica y

patrimonio propios, de duracin indefinida, cuyo domicilio ser la ciudad de Santiago y
corresponde a un organismo de carcter tcnico y jurdico encargado de la administracin y
atencin de los servicios de la propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre
la materia. Le corresponder, asimismo, promover la proteccin que brinda la propiedad
industrial y difundir el acervo tecnolgico y la informacin de que disponga (ley 20.254).

Indicacin geogrfica: Segn el art. 92 LPI, se entiende por indicacin geogrfica aquella que
identifica un producto como originario del pas o de una regin o localidad del territorio

536
nacional, cuando la calidad, reputacin u otra caracterstica del mismo sea imputable,
fundamentalmente, a su origen geogrfico (art 2 RLPI).

Ley 19.039: Corresponde a la ley de propiedad industrial que comprende las marcas, las
patentes de invencin, los modelos de utilidad, los dibujos y diseos industriales, los
esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados, indicaciones geogrficas y
denominaciones de origen.

Licencia: consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial autoriza a un
tercero para el uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Licencia exclusiva: Consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial
autoriza solamente a una determinada persona con exclusin de cualquier otra, para el uso de
un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Licencia no exclusiva: Consiste en un contrato por el cual el titular de una marca comercial
autoriza solamente a una determinada persona con la posibilidad de autorizar a otros, para el
uso de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Limitacin de cobertura: Consiste en la restriccin del mbito de proteccin de la marca, ya

sea durante el trmite de registro o una vez concedido este.

Mala fe: Conducta destinada a engaar a otros o no cumplir con sus obligaciones legales o
contractuales.

Marca colectiva: Corresponde a una expresin registrada por una asociacin o grupo con la
finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios (art. 19
bis).

Marca famosa: son aquellas que son internacionalmente conocida o mundialmente

conocidas.

537
Marca genrica: Son aquellos signos que no pueden ser considerados como capaces de ser
utilizados como marcas comerciales. Dentro de las marcas genricas es posible encontrar
desde el nombre mismo de los productos o servicios hasta marcas que representan un
producto o servicio.

Marca notoria: son aquellas que son conocidas por un amplio porcentaje de los
consumidores.

Marca principal: Es aquella que se encuentra registrada y que sirve de base para otras
solicitudes, ya sea de marcas propiamente tal o de frases de propaganda.

Marcas arbitrarias: son aquellas que se encuentran constituidas por expresiones que poseen
un significado, pero que son utilizadas de forma distintivas para distinguir productos o
servicios no relacionados con su significado, por ejemplo: Apple (manzana) para
computadores.

Marcas carentes de distintividad: son aquellas que no sirven para cumplir el fin propio de
una marca comercial que es el distinguir un origen empresarial de un determinado bien o
servicio.

Marcas denominativas: son aquellas que se componen slo de palabras, nmeros o letras.

Marcas descriptivas: Corresponden a las expresiones o signos empleados para indicar el

gnero, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de
los productos, servicios o establecimientos (art. 20 letra e) LPI).

Marcas extraregistrales: consiste en aquel signo distintivo que se encuentra real y

efectivamente siendo usado dentro del territorio nacional y que no se encuentra registrado
(art. 20 letra h) LPI).

Marcas de establecimiento comercial: Consisten en aquellos signos distintivos destinados a

distinguir un origen empresarial cuya actividad es la de transar determinados tipos de
productos.

538
Marcas de establecimiento industrial: Consisten en aquellos signos distintivos destinados a
distinguir un origen empresarial cuya actividad es la de producir determinados tipos de
productos.

Marcas evocativas: Son aquellas que consisten en signos que sugieren o insinan el producto
o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al producto
o servicio, pero si trata de realizar una asociacin entre ellos.

Marcas figurativas: son aquellas que se componen slo de elementos figurativos, es decir,
constan slo de etiquetas sin reivindicar palabras, nmeros o letras.

Marcas mixtas: son aquellas que se componen de elementos denominativos tales como
palabras, nmeros o letras y de elementos figurativos.

Marcas sonoras: Son aquellos sonidos con la capacidad de distinguir un determinado origen
empresarial y que pueden registrarse como marca comerciales.

Modelo de utilidad: El art. 54 LPI seala que corresponden a instrumentos, aparatos,

herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que sta
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcin a que son destinados un beneficio,
ventaja o efecto tcnico que antes no tena.

M.R : Corresponde a la inscripcin visibles necesaria para hacer valer las acciones penales a
que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el comercio,
tambin se podr utilizar con el mismo efecto o la expresin marca registrada. Sin
embargo, la omisin de este requisito no afecta la validez de la marca registrada (art. 25 LPI).

NIC Chile: Corresponde a la organizacin encargada de administrar los nombres de dominio

en alguna categora en Internet en Chile. La sigla NIC significa "Network Information Center",
o Centro de Informacin de Redes.

539
Nombre: Es una denominacin que identifica a una persona, el cual se encuentra compuesto
de dos partes; nombre propio y nombre patronmico.

Nombre de dominio: corresponde a una expresin que puede o no tener significado que
identifica a una pgina web.

Nombre social: Corresponde a la denominacin legal con el cual una sociedad conduce sus
negocios.

Nulidad: Es la declaracin destinada a cancelar el registro de un derecho de propiedad

industrial en los casos sealados por la ley o a dejar sin efecto una transferencia, tal como
establece el Art. 17 LPI.

OMPI: La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo

especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, que tiene como finalidad
fomentar la proteccin de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperacin
de los Estados, en colaboracin, cuando as proceda, con cualquier otra organizacin
internacional (art. 3 del Convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual).

Patente: Corresponde al derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccin de una
invencin. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estn determinados
por esta ley 19.039.

Persona jurdica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurdicas pueden ser
corporaciones y fundaciones de beneficencia pblica (art. 545 CC).

Poder: Documento legal por el cual una persona autoriza a otra a representarlo en los
trmites ante INAPI.

540
Prioridad: el mejor derecho que un peticionario pueda tener para presentar una solicitud,
por haberlo requerido con anterioridad en Chile o en el extranjero. La reivindicacin de la
prioridad es el derecho que asegura, a quin tenga una solicitud en el extranjero, para
presentarla tambin en Chile, dentro del plazo que la ley o un tratado internacional ratificado
por Chile establezca (art 2 RLPI).

Probabilidad o riesgo de confusin: Implica la posibilidad que el pblico consumidor pueda

creer que los productos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.

Propiedad Industrial: Corresponde a la rama del derecho que protege, principalmente, las
creaciones en el campo de la industrial o comercio. En Chile la propiedad industrial,
comprende principalmente, comprenden las marcas, las patentes de invencin, los derechos
del obtentor de variedades vegetales, los modelos de utilidad, los dibujos y diseos
industriales, los esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados, indicaciones
geogrficas y denominaciones de origen (art. 1 LPI).

Propiedad Intelectual: En Chile se designa con esta expresin a los derechos de autor (Ver
derechos de autor).

Publicacin: Tramite consistente en la publicacin de un extracto de la solicitud de marca

comercial en el Diario Oficial (art. 4 LPI), debe contener el nmero de solicitud, nombre
completo o razn social del solicitante, marca solicitada y etiqueta, en su caso e indicacin de
la cobertura solicitada. La Desde la fecha de publicacin del extracta comienza a correr el
plazo de 30 das para interponer oposiciones.

Pblico consumidor: corresponde a aquel porcentaje de la poblacin que consume y tiene

acceso a determinados productos y servicios.

Pblico en general: corresponde a la referencia al total de la poblacin sin distincin de

aquellos que tienen o no acceso a determinados productos y servicios.

541
Reclamacin (recurso): Recurso que posee el solicitante que conoce el Director Nacional de
INAPI para solicitar que se deje sin efecto la resolucin de abandono que declar el
Conservador de Marcas.

Regala o royalty: retribucin, remuneracin o pago peridico que el licenciatario debe al

titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aqul (art.
3 RLPI).

Renovacin: Consiste en el trmite por el cual el titular de una marca comercial puede
solicitar la prolongacin de la duracin de la vigencia de su derecho, pagando una tasa.

Resolucin definitiva: Corresponde a la decisin administrativa que pone fin al

procedimiento de registro de una marca comercial, esta resolucin puede conceder la marca o
rechazarla.

Retrato: Segn el Diccionario de la RAE retrato corresponde a: Pintura o efigie

principalmente de una persona.

Secreto empresarial: Todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales,

cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja
competitiva (art. 86 LPI).

Seudnimo: Segn el diccionario de la RAE, corresponde al nombre utilizado por un artista en

sus actividades, en vez del suyo propio.

Smbolo : Corresponde a la inscripcin visible necesarias para hacer valer las acciones
penales a que se refiere la ley 19.039, que debe llevar toda marca inscrita y que se use en el
comercio, tambin se podr utilizar con el mismo efecto M.R o la expresin marca
registrada. Sin embargo, la omisin de este requisito no afecta la validez de la marca
registrada (art. 25 LPI).

Solicitud: formulario en papel o electrnico generado por el Departamento, en el cual consta

la informacin bsica relativa al solicitante y al derecho que reclama (art 2 RLPI).

542
Tasas: son prestaciones en dinero que deben pagar los solicitantes en diferentes etapas de los
procesos marcarios.

Tribunal de la Propiedad Industrial (TPI): El art. 17 bis c) LPI, seala que el Tribunal de
Propiedad Industrial (TPI), es un rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la
superintendencia directiva, correccional y econmica de la Corte Suprema. El TPI funciona
como tribunal de alzada y se encuentra en cargado de conocer de las apelaciones que se
interpongan en contra de las resoluciones definitivas y sentencias dictadas por el Director
Nacional.

Transferencia: Consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que
voluntariamente hace el titular de la marca.

Transferencia total: consiste en el cambio de titular de la marca por medio del traspaso que
voluntariamente hace el titular de la marca.

Transferencia parcial: consiste en el traspaso de una o ms de las coberturas para las que se
encuentra inscrita y no relacionada, una marca comercial, permaneciendo el resto del registro
como propiedad de su titular (art. 14 LPI).

Variedad vegetal: Segn el art. 2 de la Ley 19.021, corresponde a un conjunto de plantas de

un solo taxn botnico, o sea el elemento distintivo, del rango ms bajo conocido que.

543