Propiedad Intelectual

IX Ciclo
Docente: Maritza Y. Agero Miano
Abogada. Magster en Polticas y Gestin de la Ciencia Tecnologa e Innovacin - Universidad Cayetano
Heredia. Miembro del Instituto Interamericana de Derecho de Autor - IIDAUTOR (Argentina).
Becaria OMPI / SGAE, Agencia Coreana de Cooperacin Internacional (KOICA), Agencia Japonesa de
Cooperacin Internacional (JICA), Ministerio de Cultura de Espaa, Universidad de California, Davis. Icann
Fellow.

Metodologa y cronograma controles

de lectura

Qu es la Propiedad Intelectual?

Definicin
Connotacin de la PI: Amplio grupo de
doctrinas legales que regulan el uso de
diferentes tipos de ideas e insignias.
Set de diversas titularidades.
Exclusividad. Facultad.
Permite generar incentivos al desarrollo y
cumple otras funciones importantes: ahorro
en costos de bsqueda de informacin,
afianzadora de calidad e influencia en el
lenguaje.

Presentacin general de diversas

formas de PI.

[Link]

[Link]

Presentacin del Sistema de PI

Generalidades.
Debate sobre Propiedad Intelectual: balance
entre el acceso e incentivos que se quiere
generar.
Crticas al sistema de Propiedad Intelectual.

Teoras de la naturaleza de la PI
Teora del derecho de propiedad: (Locke) creador tiene
un derecho de dominio sobre el objeto creado. Especie
de recompensa por el trabajo realizado.
Teora de los bienes inmateriales: distincin entre el
soporte material que lo contiene y el bien inmaterial.
Teora del derecho de la personalidad: el fundamento es
una proteccin al creador y no a la obra en s misma
(Ejemplo: Derechos morales).
Teora Utilitaria: (Bienestar). Incentivos. Sistema de
recompensa a creacin y sus frutos.

Aproximaciones al estudio de la propiedad intelectual

Perspectiva utilitaria: la meta es la

maximizacin del bienestar balance entre
incentivos y acceso a las innovaciones.
Perspectiva laborista: la meta es reconocer a
los creadores aquello que les corresponde, por
derecho natural, por ser fruto de su esfuerzo.
Perspectiva humanista: el reconocimiento de
los derechos se orienta a la satisfaccin de
necesidades
humanas
permitiendo
la
expresin de deseos y aspiraciones.

Fundamento Econmico de la PI
El objetivo econmico de la propiedad
intelectual es crear incentivos que
maximicen la diferencia entre el valor de la
propiedad intelectual que se crea y usa y el
costo social de su creacin incluyendo el
costo de administracin del sistema.

Crticas al sistema de PI
Imputacin esttica: los titulares de derechos de propiedad
intelectual actan como monopolistas.
Imputacin dinmica: el enforcement agresivo de los derechos
de propiedad intelectual congela la innovacin.
Imputacin del bloqueo: la proliferacin de derechos de
propiedad intelectual genera un escenario en el mucha
propiedad fragmentada genera un uso menor al deseado.
Imputacin de la complejidad: el sistema es tan complicado y
costoso de operar que es mejor dejarlo de lado.

Propiedad Intelectual: particularidades

Exclusividad - definicin del mbito del derecho.

Adquisicin del derecho.
Duracin del derecho.
Consideracin del inters pblico.
Negociabilidad del derecho.
Regulacin internacional.
Enforcement del derecho de exclusiva.
Proyeccin esencialmente negativa del Der.
Propiedad Intelectual (ius prohibendi).

Comparacin entre PI y Propiedad

Propiedad Intelectual

Propiedad Tradicional

Temporalidad limitada como regla, luego

dominio pblico (Excepciones) y se
convierten en bienes comunes.

Temporalidad indefinida como regla

(Perpetuidad)

Excepciones estructurales

Propiedad Absoluta como regla

Dominio Pblico considerado

Dominio Privado como regla

Funcin econmica

Funcin econmica

Consumo Rival

Costos de Exclusin

(Un acto de consumo excluye otro acto de

consumo).

Imposibilidad que mismo bien pueda ser

consumido por 2 personas al mismo tiempo
(ej. 1: Manzana, libro)
(ej. 2: Aire, mar)

Si es alto: bien de uso pblico (ej.: Banco de

peces en el mar).
Bajos cuando pueden ser identificados y
tienen lmite fsico identificable.

Casa? Automvil? Propiedad Intelectual?

Ideas?

Variables a Considerar
en la determinacin de
la naturaleza del bien

Rivalidad en el
Consumo

No hay Rivalidad
en el Consumo

Posibilidad de
Exclusin

Bien privado

Monopolio Natural

(ej. un libro)

(ej. Carretera de peaje

no congestionada)

Recurso Comn

Bien pblico

(ej. Carretera sin peaje

congestionada)

(ej. Conocimientos)

No existe
posibilidad de
Exclusin

El problema de los bienes pblicos

Existencia de Free Riders (personas que reciben el beneficio de un bien sin
pagar por dicho beneficio).
Generacin de externalidades no consideradas en la produccin de bienes
pblicos.

El costo social de produccin es menor que el costo privado (para la

sociedad puede ser rentable producir los bienes pero nadie est dispuesto
a hacerlo por la imposibilidad de capturar el valor derivado de la
inversin efectuada
Como consecuencia de este problema, los privados carecen de incentivos
para la produccin de bienes pblicos.
El derecho de propiedad intelectual debe ser diseado de modo que se
produzca un balance entre los incentivos que quieren generarse y el
acceso a los conocimientos creados sobre la base de dicho incentivo.

Problemas asociados al fomento de la innovacin

El problema: para estimular las innovaciones la
gente debe ser recompensada. Sin embargo, para
que los productos generados puedan ser
comercializados, debe revelarse informacin a los
potenciales inversionistas. Una vez revelada la
informacin, existe el riesgo de que el inversionista
no pague o, incluso, decida tomar la informacin y
generar/invertir en un producto competitivo.
La competencia convierte la informacin privada
valiosa en informacin pblica.

Propiedad Intelectual
IX Ciclo
Docente: Maritza Y. Agero Miano

Resumen

Comparacin entre PI y Propiedad

Propiedad Intelectual

Propiedad Tradicional

Temporalidad limitada como regla, luego

dominio pblico (Excepciones) y se
convierten en bienes comunes.

Temporalidad indefinida como regla

(Perpetuidad)

Excepciones estructurales

Propiedad Absoluta como regla

Dominio Pblico considerado

Dominio Privado como regla

Funcin econmica

Funcin econmica

Consumo Rival

Costos de Exclusin

(Un acto de consumo excluye otro acto de

consumo).
Imposibilidad que mismo bien pueda ser
consumido por 2 personas al mismo tiempo
(ej. 1: Manzana, libro)
(ej. 2: Aire, mar)

Si es alto: bien de uso pblico (ej.: Banco de

peces en el mar).
Bajos cuando pueden ser identificados y
tienen lmite fsico identificable.

Casa?

Ideas?

El problema de los bienes pblicos

Existencia de Free Riders (personas que reciben el beneficio de un bien sin
pagar por dicho beneficio).
Generacin de externalidades no consideradas en la produccin de bienes
pblicos.
El costo social de produccin es menor que el costo privado (para la
sociedad puede ser rentable producir los bienes pero nadie est dispuesto
a hacerlo por la imposibilidad de capturar el valor derivado de la
inversin efectuada
Como consecuencia de este problema, los privados carecen de incentivos
para la produccin de bienes pblicos.
El derecho de propiedad intelectual debe ser diseado de modo que se
produzca un balance entre los incentivos que quieren generarse y el
acceso a los conocimientos creados sobre la base de dicho incentivo.

Tragedia de los comunes (Hardin) :

Sobreexplotacin. No hay derechos de
propiedad privada sobre un bien y termina
agotndose. (Ejemplos: calles,
parques).scasos

Tragedia de los anticomunes (Heller):

demasiada propiedad en varias manos.
Desaprovechamiento por no acuerdo.

Propiedad Intelectual
IX Ciclo
Sesin 3: Signos Distintivos
Docente: Maritza Y. Agero Miano

Temas a abordar en la presente sesin

Qu es un Signo Distintivo?
La marca.
Funciones de la marca.
Clasificacin de las marcas.

Qu es un Signo Distintivo?

Qu es una marca?

Colores

Envases

Nmeros

[Link]
(Segundos 10- 12)
Sonidos

Olores

Historia del Derecho de Marcas (I)

Edad Antigua - Grecia / Roma

Usadas como medio de indicacin y autenticacin de origen. Signos indicativos

del artfice, lugar de produccin, uso comercial y con carcter pblico.

Historia del Derecho de Marcas (II)

Utilizacin de marcas con
propsitos distintivos similares
a los siglos modernos.
Lex Cornelia: penaba nombre
falso. Dos acciones: Actio
injuririarium (repracin de la
ofensa afligida a la
personalidad) y Actio Doli
(resarcir dao patrimonial).
Antigua China: signos
destinados a designar lugar
de fabricacin y destino.

Imperio Romano

Historia del Derecho de Marcas (III)

Edad Media:
Signos cumplan diversas
funciones que no correspondan
al concepto de marcas. Funcin
de identificacin personal,
identificacin de animales,
objetos uso domstico o
personal.
Corporaciones: identificar al
artesano, proteccin al
consumidor, mecanismo de
control falsificaciones, pago de
tributos.

Historia del Derecho de Marcas (IV)

1554 Edicto Carlos V,
proteger marcas de tapices
flamencos.

1512 - Decreto Consejo de

Nuremberg , proteccin de
signo AD.

Historia del Derecho de Marcas (V)

Revolucin Industrial:
Produccin masiva y relaciones entre proveedores y
consumidores.
Revolucin Francesa: Ley de Chapelier (1791), eliminacin de
corporaciones. poca de anarqua marcaria.

Francia (1857): sistema de depsito de marcas, concesin

derechos de propiedad.
Prusia (1847): Ordenanza destinada a asegurar cumplimiento
rgimen marcario de origen medieval y (1874) registro de
marcas como base del derecho de propiedad.

Primera decisin sobre marcas

(Inglaterra, 1824).

Sistemas Generales Derecho de

Marcas

1. Tesis del Derecho de la Personalidad (Kohler,

1884).
2. Tesis del Derecho sobre el Bien Inmaterial (Katz,
1901).

La marca como bien inmaterial

Corpus mechanuchum: materializacin a travs de los sentidos.
Intangible.
Es un signo o medio.
Seoro no es absoluto sino por clase (Regla de Especialidad).
Regla de Territorialidad.
D. Leg. 1075 y Decisin 486 no incluye definicin de explcita de
marca.

La marca como bien inmaterial

Medios plurifuncionales.
Cumplen con diversas funciones (informativa, publicitaria,
garantizadora de calidad o incentivadora de sta, reductora de
costos de transaccin, entre otros).
Destaca como la ms importante, la funcin distintiva que cumple
en el mercado. Es ms, las dems funciones no seran posibles si es
que la marca no cumpliera un rol distintivo.

Funcin Distintiva de la marca

Identificacin.
Diferenciacin.

Funcin Distintiva de la marca

La distintividad es la funcin esencial de la marca y alude al rol
identificatorio y diferenciador que debe cumplir con respecto a los productos
o servicios a los que se refiere en relacin con su origen empresarial.
TJCA: La caracterstica de distintividad es fundamental que rena todo
signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implcita la
posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo
viable de esa manera la diferenciacin por parte del consumidor. Es
entonces distintivo el signo cuando por s solo sirva para diferenciar un
producto o un servicio sin que se confunda con l o con sus caractersticas
esenciales o primordiales. (Proceso 07-IP-2010. Compaa de Galletas Noel S.A. contra la Superintendencia
de Industria y Comercio de la Repblica de Colombia y Pan Santana Villa Viana Ltda)

Funciones de las marcas

Indicadora de origen.
Garanta de calidad.
Publicitaria.
Reductora de costos.
Comunicativa.

Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y

del Consejo. 16 de diciembre de 2015 .

Ley de Marcas de los Estados Unidos

( Lanham Act)

Decisin 486

Decisin 486

Clasificacin de las marcas

Decisin 486:

Marcas Olfativas (Estados Unidos)

PLUMERIA BLOSSOMS: First trademark aroma otorgada en

1991.
Descrita como high impact, fresh, floral fragrance reminiscent
of plumeria blossoms. (Trademark N 1639128).

Marcas Olfativas (Unin Europea)

sentencias contradictorias
1. RALF SIECKMANN VS DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT (ALEMANIA):
DENEGADO
Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para
la sustancia qumica pura cinamato de metilo (ster metlico del cido cinmico), cuya frmula
estructural se reproduce a continuacin: C6H5-CH = CHCOOCH3. Tambin se pueden obtener
muestras de esta marca olfativa dirigindose a los laboratorios locales a travs de las pginas
amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt..
Se present una muestra de olor en un recipiente e indic que el aroma se describe habitualmente
como balsmico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela, lo que corresponde a la
clasificacin de la industria del perfume en la Unin Europea.

Marcas Olfativas (Unin Europea)

sentencias contradictorias
Deutsches Patent- und Markenamt deneg solicitud: existan reparos sobre la aptitud
distintiva de la marca solicitada para poder ser registrada y sobre la posibilidad de que
dicho signo pueda ser representado grficamente ya que el olor no resultaba evidente
para el consumidor debido a que debe obtenerse a partir de una mezcla de diversos
elementos.
Frmula qumica presentada: slo representa la sustancia, pero no su olor, el cual tampoco
se desprende claramente de la descripcin.
Sentencia seal:
En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representacin grfica no se cumple mediante
una frmula qumica, una descripcin con palabras escritas, el depsito de una muestra del olor
en cuestin ni una combinacin de dichos elementos.

Marcas Olfativas (Unin Europea)

sentencias contradictorias
2. VENNOOTSCHAP: OTORGADO
Descrito como: Olor a hierba recin cortada para distinguir pelotas de tennis. Inicialmente
rechazado por considerarse que no tena representacin grfica.
La Segunda Sala de Apelaciones del Tribunal de la Comunidad Europea:
The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from
experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer,
manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences. The Board is satisfied that the
description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and
complies with the graphical representation.

Marcas no tradicionales

Apariencia.
Movimiento.
Forma.
Sonido.
Tacto.

[Link]

Marcas en Movimiento
(Australia)
Requisito necesario al momento de presentar solicitud de registro:
Movement File.
Ejemplo: [Link]

Propiedad Intelectual
IX Ciclo
Sesin 4: Derecho de Marcas

Docente: Maritza Y. Agero Miano

Temas a abordar en la
presente sesin

Prohibiciones Absolutas.
Prohibiciones Relativas.

El concepto de marca
Artculo 134 de la Decisin 486.- A efectos de este rgimen
constituir marca cualquier signo.
Ejemplos de signos, segn la Decisin 486:
(i) palabras o combinacin de palabras;
(ii) imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, retratos,
etiquetas, emblemas, escudos;
(iii) sonidos y olores;
(iv) letras y nmeros;
(v) color delimitado por una forma o combinacin de colores;
(vi) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
(vii) cualquier combinacin de los anteriores.

El concepto de marca

Artculo 134 de la Decisin 486.- A

efectos de este rgimen constituir
marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el
mercado () La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningn caso ser obstculo
para su registro.

Principios esenciales del sistema marcario

Principio de Inscripcin Registral: El registro marcario es constitutivo

del derecho. El derecho de exclusiva sobre la marca nace a partir del
registro.

Principio de Territorialidad: La proteccin marcaria tiene efectos en el

territorio nacional.

Principio de Especialidad: La marca recibe proteccin nicamente con

referencia a los productos o servicios que distingue y se proyecta hasta
el sector de productos o servicios para con los cuales existe conexin
competitiva.

Requisitos para registrar una marca

El signo o medio debe poseer APTITUD DISTINTIVA.

El signo o medio debe ser susceptible de REPRESENTACION

GRAFICA.

El signo o medio no debe estar comprendido en las prohibiciones de

registro (sean absolutas o relativas).

Clasificacin de los signos (segn su estructura)

Signos Denominativos: son los signos compuestos exclusivamente por una o ms letras,
formando o no palabras y/o frases.
Por ejemplo: RESTAURANTE EL CHICHANO

Signos grficos: son los signos compuestos exclusivamente por un elemento grfico. Pueden ser
puramente grficos (signo abstracto) o puede ser un signo figurativo (con un contenido

conceptual).

Signos mixtos: son los signos compuestos por la conjuncin de elementos denominativos y
grficos. (por ejemplo, una figura de color azul acompaada de una determinada denominacin).

Clasificacin de los signos (segn su contenido)

Signos de Fantasa: Son aquellos signos que no tienen correlato en la realidad, es decir, son

creados especialmente para funcionar de forma distintiva en el mercado.

Signos Arbitrarios: Son aquellos signos que existen previamente pero son empleados de

forma que se crea una unin signo-producto o signo-servicio no relacionada con esa
existencia previa.

Signos Evocativos: Son aquellos que sin describir un producto o servicio o referirse a ste,
permiten llegar a ese significado a travs de un proceso mental (evocan o sugieren un
contenido determinado).

Prohibiciones absolutas de registro - I

No califiquen como marcas segn el art. 134

Carezcan de distintividad (debe interpretarse como falta de aptitud distintiva conforme al art. 134?)

Consistan exclusivamente

en formas usuales de los productos o sus envases o en formas o

caractersticas impuestas por la funcin o naturaleza de los productos o servicios de que se trate.

Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den ventaja funcional o tcnica al

producto o servicio al cual se aplican.

Consistan exclusivamente en un signo que sirva para describir la calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geogrfica, entre otros, incluyendo expresiones laudatorias sobre los productos o

servicios.

Prohibiciones absolutas de registro - II

Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el nombre genrico o tcnico del
producto o servicio.

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del producto
o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del pas.

Consistan en un color aisladamente considerado sin estar delimitado por una forma especfica.

Consistan en signos engaosos

Prohibiciones sobre denominaciones de origen

Reproduzca o imite, sin permiso, escudos de armas, banderas, signos y punzones oficiales de
control y garanta de los Estados, etc.

Sea contrario a la moral, la ley, orden pblico o buenas costumbres.

Prohibiciones absolutas de registro - I

No califiquen como marcas segn el art. 134

Carezcan de distintividad (debe interpretarse como falta de aptitud distintiva conforme al art. 134?)

Solicitado para distinguir: prendas de vestir, calzado, artculos de sombrerera,

de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

APTITUD DISTINTIVA vs DISTINTIVIDAD

Opiniones?

Prohibiciones absolutas de registro

Consistan exclusivamente

en formas usuales de los productos o sus envases o en formas o

caractersticas impuestas por la funcin o naturaleza de los productos o servicios de que se trate.

Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den ventaja funcional o tcnica al
producto o servicio al cual se aplican.

Prohibiciones absolutas de registro

Consistan exclusivamente en un signo que sirva para describir la calidad, cantidad, destino, valor,
procedencia geogrfica, entre otros, incluyendo expresiones laudatorias sobre los productos o
servicios.

Signos que exclusivamente sirven para describir la calidad, cantidad,

destino, valor, procedencia geogrfica, entre otros, incluyendo
expresiones laudatorias sobre los productos o servicios
Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cmo es
el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designacin del
producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque,
habr lugar a considerarlo descriptivo. Y es que se trata de determinar si el pblico consumidor o
usuario percibe, por intermedio del signo, una relacin directa con la designacin del producto o
del servicio de que se trate, o con una de sus caractersticas relevantes (Proceso 44-IP-2007).

Ejemplos de signos denegados por descriptivos:

(i) Denominacin EXPOFORESTAL para distinguir organizacin de exposiciones con fines comerciales.
(ii) Denominacin CRDITO EMPRENDEDOR para distinguir operaciones financieras.
(iii) SOLAR GAS para distinguir gas combustible para el hogar y vehculos.

(iv) MUSCULAR DEVELOPMENT para distinguir revistas que presentan informacin en el campo del
entrenamiento muscular.

Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el nombre

genrico o tcnico del producto o servicio

La Sala, en concordancia con lo establecido por el Tribunal Andino en sus sentencias N 6-IP-95,
27-IP-95, 40-IP-98 y ratificado en la sentencia N 49-IP-2000, entiende por denominaciones
genricas aqullas que comnmente designan el gnero, categora, especie o naturaleza de los
productos o servicios que pretende diferenciar.

Ejemplos de signos denegados por genricos:

(i) WHEAT GRASS para distinguir germinados de trigo
(ii) BIODIESEL para distinguir combustibles
(iii) DIVERTIMENTO para distinguir servicios consistentes en actividades culturales
(iv) AUTOCAR para distinguir aparatos de locomocin terrestre.

La prohibicin que establece el marco legal vigente se fundamenta en que un signo que
constituya exclusivamente en un genrico no podra otorgarse en exclusiva por que constituye la
designacin e identificacin necesaria del producto o servicio en el mercado y esto generara
problemas en el trfico comercial.

Prohibiciones absolutas de registro

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del producto
o servicio en el lenguaje corriente o en la usanza del pas.

Prohibiciones absolutas de registro

Consistan en un color aisladamente considerado sin estar delimitado por una forma especfica.

Consistan en signos engaosos

Prohibiciones sobre denominaciones de origen

Reproduzca o imite, sin permiso, escudos de armas, banderas, signos y punzones oficiales de
control y garanta de los Estados, etc.

Prohibiciones referidas a indicaciones geogrficas

la Sala advierte que la norma establece tres supuestos de denegatoria de un registro que estn
ntimamente vinculados y que, considera, deben ser entendidos de la siguiente manera:
a) Cuando un signo reproduzca, imite o contenga una DENOMINACIN DE ORIGEN protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusin o de
asociacin con la denominacin; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (artculo 135
inciso j).
En este caso, la Sala entiende que se aplica dicha prohibicin de registro cuando el signo solicitado a
registro es susceptible de originar un riesgo de confusin o de asociacin o un aprovechamiento injusto de
la notoriedad de una DENOMINACIN DE ORIGEN que no sea una protegida para vinos y bebidas
espirituosas, pues ese supuesto ya est contemplado expresamente en el inciso k) del artculo 135. Cabe
precisar que en esta prohibicin no se hace referencia a si el signo se solicita para servicios.
b) Cuando contenga una DENOMINACIN DE ORIGEN protegida para vinos y bebidas espirituosas (artculo
135 inciso k).
En este caso, la Sala considera que dicho supuesto se aplica nicamente cuando el signo solicitado a
registro (sea para distinguir productos o para distinguir servicios) contiene una denominacin de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas. Cabe precisar que en esta prohibicin no se hace referencia a
la notoriedad de la denominacin de origen en cuestin.
c) Cuando consista en una INDICACIN GEOGRFICA nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusin respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (artculo 135 inciso l).
En este caso, dado que las indicaciones geogrficas incluyen tanto a las indicaciones de procedencia y a
las denominaciones de origen, la Sala considera que la prohibicin establecida en el inciso l) est referida
a las indicaciones geogrficas que no sean denominaciones de origen protegidas para vinos y bebidas
espirituosas (supuesto ya contemplado en la prohibicin establecida en el literal k) o denominaciones de
origen respecto de las cuales no se pudiera causar un riesgo de confusin o de asociacin o generarse un
aprovechamiento injusto de su notoriedad (supuesto ya contemplado en la prohibicin establecida en el
literal j), pues de lo contrario, constituira una prohibicin redundante en la norma.

Prohibiciones absolutas de registro

Sea contrario a la moral, la ley, orden pblico o buenas costumbres.

Clase 25

Antecedentes

Antecedentes

Antecedentes (clase 25)

Prohibiciones relativas de registro

No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectaran indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin;
b) sean idnticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rtulo
o ensea, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusin
o de asociacin;
c) sean idnticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusin o de asociacin;
d) sean idnticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusin o de asociacin, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el Pas Miembro o en el extranjero;

Solicitado en clase 25 N.O.

Registrado en clase 25 N.O.

Solicitado en clase 7 N.O.

Registrado en clase 7 N.O.

Prohibiciones relativas de registro II

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurdicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratndose del nombre, apellido, firma, ttulo,
hipocorstico, seudnimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o
identificada por el sector pertinente del pblico como una persona distinta del solicitante, salvo
que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos;
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie el consentimiento de ste;
g) consistan en el nombre de las comunidades indgenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresin de su cultura o prctica, salvo
que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.

Propiedad Intelectual
IX Ciclo
Sesin 5: Derecho de Marcas

Docente: Maritza Y. Agero Miano

Tema a abordar en la
presente sesin

Riesgo de Confusin

El riesgo de confusin
La proteccin contra el riesgo de confusin constituye el objeto esencial
del Derecho de marca. Cuanto mayor sea la proteccin que un sistema
legal prevea contra el registro y utilizacin por terceros de signos
confundibles con marcas ya registradas, mayor ser el alcance del
derecho que exclusivo que otorgue la marca (Casado Cervio, A.)

La Sala considera que el riesgo de confusin debe analizarse teniendo en

cuenta la interrelacin de todos los elementos: productos-servicios,
signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son
independientes unos de otros, de modo que para el anlisis de la similitud
o conexin competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto
la similitud de los signos como su distintividad (Criterio de Indecopi
sobre anlisis del riesgo de confusin).

El riesgo de confusin

Verificacin de identidad o conexin

competitiva

En esta etapa del anlisis, se determina si los

productos o servicios distinguidos o que
pretenden ser distinguidos por los signos
materia del procedimiento, guardan identidad
o, en todo caso, tienen conexin competitiva

Examen comparativo

En esta etapa del anlisis, se determina si los

signos resultan similares en trminos
fonticos, grficos o conceptuales

Tipos de confusin

Confusin directa: cuando el pblico consumidor

confunde un producto por otro. Ejemplo: el consumidor
compra el producto XENTRA pensando que es el
producto XANTRA.
Confusin indirecta: cuando el pblico consumidor
reconoce que los productos son distintos pero cree
errneamente que provienen de un mismo origen
empresarial. Ejemplo: el consumidor sabe que XENTRA
y XENTRA son productos distintos pero cree que ambos
son fabricados por la misma empresa cuando eso no es
cierto.

Tipos de confusin
Asociacin (confusin por asociacin): cuando el pblico consumidor
reconoce que los productos y los orgenes empresariales son distintos
pero, por las coincidencias existentes, podra creerse que las empresas
diferenciadas tienen algn tipo de acuerdo o vnculo que no es tal. La
autoridad peruana entiende que la figura de la asociacin o riesgo de
asociacin se encuentra comprendida en la nocin de confusin indirecta.
Ejemplo - examen comparativo entre los signos HANAHH MONTANA y
CLAUDE MONTANA para los mismos productos: tratndose de
productos idnticos, similares y vinculados (segn sea el caso), an
cuando el pblico consumidor logre percibir y recordar las diferencias
fonticas y grficas, el hecho de que ambos signos se encuentren
conformados por la denominacin MONTANA -no presente a nombre de
terceros en ninguna otra marca registrada en la clase 3 () y que resulta
arbitraria con relacin a dichos productos-, constituye un supuesto de
confusin indirecta, ya que podra inducir al consumidor a creer que el
signo solicitado constituye una variacin de la marca registrada o una
nueva lnea de los productos que distingue dicha marca o que existe
vinculacin de carcter comercial entre los titulares de los signos (Res.
1832-2011/TPI-INDECOPI).

Criterios generales para efectuar los anlisis

de confundibilidad
Regla 1.- La confusin resulta de la impresin de
conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Examen sucesivo y no simultneo.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en

el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la
naturaleza de los productos.
Regla 4.- Debe tenerse en cuenta las semejanzas y
no las diferencias que existen entre las marcas.

Criterios especiales para el anlisis

segn el tipo de signo
Si se compara una marca denominativa con otra,
o con un signo mixto en el que predomine el
factor denominativo se comparan como si se
tratar de dos signos denominativos.
Se busca establecer similitudes fonticas, visuales
o conceptuales entre los signos.

Criterios especiales para el anlisis

segn el tipo de signo
Ej:

TOPERS /

Desde el punto de vista fontico, si bien ambos signos presentan

denominaciones casi idnticas (TOPERS / TOPPER) -las cuales
tienen la misma secuencia de vocales (O-E) y similar secuencia de
consonantes (T P-R-S/ T-P-P-R) - la presencia del trmino BILL en el
signo solicitado, determina que los signos susciten un impacto sonoro
diferente.
Desde el punto de vista grfico, aun cuando los signos compartan
denominaciones similares (TOPERS / TOPPER), la presencia del
trmino BILL en el signo solicitado, as como de elementos grficos
adicionales, determinan que se produzca una impresin visual de
conjunto diferente.

Criterios especiales para el anlisis

segn el tipo de signo

En la comparacin de marcas figurativas como criterio especial de

comparacin debe tenerse en cuenta que si es un signo figurativo que
represente una figura con un concepto concreto evocativo, la
evocacin no es protegible.
Ejemplo: Dibujo especial de un grano de caf registrado como marca
para cafs, caso en el cual el titular del registro no podra legalmente
pretender que su marca le significa la exclusividad del concepto de
grano de caf, ya que como concepto no es reivindicable (al ser el
producto mismo), independientemente que pueda tener la parte grfica
elementos distintivos, estos s protegibles.

Signo solicitado G-KRISTAL

Marca registrada

Forma de aplicacin en la prctica de los

criterios
En la prctica, debe tenerse en cuenta la conformacin
especial que presenten los signos.

Paso previo a la comparacin en caso de

denominaciones compuestas: excluirse los elementos
genricos o descriptivos de los signos confrontados, sin
que ello signifique el fraccionamiento de los signos.
Lo que sucede es que tales elementos genricos o
descriptivos no son objeto de apropiacin exclusiva, ya
que deben estar disponibles para su libre utilizacin por
los sectores empresariales y el pblico en general.

Propiedad
Intelectual
Propiedad Intelectual
IX Ciclo
IX Ciclo
Sesin 6: Derecho de Marcas: Tipos de
marcas // Extincin de Derechos (parte 1)

Sesin 4: Derecho de Marcas

Docente: Maritza Y. Agero Miano

Docente: Maritza Y. Agero Miano

Temas a abordar en la presente sesin

.

Marcas Colectivas.
Marcas de Certificacin.
Nombre Comercial.
Extincin de Derechos: Cancelacin y Nulidad de
marcas.
Riesgo de Confusin.

Marcas Colectivas
Signo que distingue el origen o cualquier otra
caracterstica
de
productos
o
servicios
pertenecientes a empresas diferentes y que lo
utilicen bajo el control de un titular.
Su uso est reservado a sus miembros y distingue a
los bienes o servicios de sus integrantes, de
aquellos bienes o servicios similares de personas
ajenas a la asociacin.
Funcin: Informar al pblico acerca de las
caractersticas del producto para el cual se usa la
marca.

Marcas Colectivas
Ventajas:
Se enfrenta al mercado en forma conjunta,
obligndose a contar con una estrategia comn.
La marca es explotada y promocionada por
varias personas.
El uso comn de una marca obliga a unificar la
calidad y caractersticas de los productos
marcados.
Emplear una marca colectiva no impide utilizar
marcas individuales o propias.

Ejemplos de Marcas Colectivas

Marcas de Certificacin
Signo a ser aplicado a productos o servicios cuya
calidad u otras caractersticas han sido certificadas
por el titular de la marca.
Reglamento de uso: marca debe indicar que los
productos o servicios podrn ser objeto de
certificacin por su titular; caractersticas
garantizadas y descripcin del control de dichas
caractersticas.
No podr usarse con relacin a los productos o
servicios producidos, prestados o comercializados
por el propio titular de la marca.

Marcas de Certificacin
Sin riesgo para los dientes: este dibujo de un diente, que aparece
impreso en los envoltorios de algunos alimentos, certifica que
estos no contienen ingredientes que produzcan caries y por lo
tanto, no daan los dientes

El smbolo Woolmark es una marca registrada propiedad de la

empresa Woolmark Company. Es un smbolo que certifica la
calidad de todos los productos a los que se aplica,
garantizando que estn elaborados con Pura Lana Virgen, y
que cumplen estrictamente las especificaciones de
elaboracin de la Woolmark Company. Marca registrada en
ms de 140 pases, y cuya licencia de comercializacin se ha
concedido a los fabricantes de 67 pases que han podido
alcanzar las normas de calidad que exige esta marca.

Fuente: [Link]

Denominaciones de Origen
1. Pisco (destilado).

2. Maz Blanco Gigante del Cuzco.

3. Chulucanas (Cermica).

Fuente: [Link]

Denominaciones de Origen
4. Pallar de Ica.

5. Caf Villa Rica.

6. Loche de Lambayeque.

Fuente: [Link]

Denominaciones de Origen
7. Caf Machu Picchu-Huadquia.

8. Maca Junn-Pasco.

Fuente: [Link]

Denominaciones de Origen
Es aquella que emplea el nombre de una regin
o mbito geogrfico y que sirve para designar,
distinguir y proteger un producto en funcin
de sus especiales caractersticas derivadas,
esencialmente, del medio geogrfico en que
se elabora, considerando factores naturales,
climticos y humanos

Denominaciones de Origen: sistema

Sui Generis
Se regula la figura de denominaciones de
origen.
Declaracin y registro, administracin de uso
y proteccin de la denominacin
(observancia) a cargo de la autoridad en
propiedad industrial.
Sistema de control de la calidad a cargo de
las organizaciones de productores /
artesanos: Consejos Reguladores

Ejemplo: Maz Blanco Gigante del

Cuzco

Denominaciones de Origen Extranjeras

Denominaciones de Origen protegidas en el Per en el
marco
del
Arreglo
de
Lisboa:
[Link]
[Link]/bb327943-b734-4639-b836c81062ba6eba
El 16 de febrero de 2005, el Per present ante la OMPI su
adhesin al Arreglo de Lisboa. Este acuerdo trata sobre
todos los aspectos relativos a la proteccin de las
denominaciones de origen y su registro internacional y
entr en vigor en nuestro pas, el 16 de mayo de 2005.
En virtud de este convenio, el Per present ante la OMPI
solicitudes para el reconocimiento de las denominaciones
de origen Pisco, Maz Blanco Gigante Cusco, Chulucanas y
Pallar de Ica.

Denominaciones de Origen Extranjeras

Listado de Denominaciones de Origen
protegidas en el marco del Arreglo de Lisboa.
[Link]
5/199774/ALisboaListadoDOsProtegidas_Ago2013.pdf/c9bb446a
-8363-4a56-a862-f10841fbae21

Nombre comercial
En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre
comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deber
demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Per, por parte del
pblico consumidor pertinente, para distinguir actividades econmicas
iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo.
Al respecto, cabe sealar que en el pas, pueden existir una gran cantidad
de nombres comerciales idnticos o similares para distinguir las mismas
actividades o actividades entre las que exista conexin competitiva, por lo
que, cada titular de dichos nombres comerciales tendra el legtimo
derecho de registrar su signo como marca y evitar que terceros lo
registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho derecho por cada uno
de sus titulares no es posible, ya que ello significara la coexistencia en el
registro de marcas y/o nombres comerciales idnticos o similares, la cual
est expresamente prohibida por la ley (artculo 136 incisos a) y b) de la
Decisin 486.

Nombre comercial
Identifica a una persona natural o jurdica en
el ejercicio de su actividad econmica,
diferencindolo de las actividades de sus
competidores.
Zona de influencia econmica.
Uso // Extensin geogrfica de su uso.
Antigedad.

Cancelacin del registro de marca

Supuestos de cancelacin del registro:
(i) Cancelacin por falta de uso: a solicitud de persona interesada cuando
se haya producido la falta de uso, en al menos algn pas de la Comunidad
Andina, durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha de la
solicitud. La carga de la prueba del uso recae en el titular del registro cuya
cancelacin se pretende (Art. 165)
(ii) Cancelacin por prdida de poder distintivo: de oficio o a solicitud de
parte cuando el titular provoque o tolere que la marca se convierta en un
signo comn o genrico para identificar uno o varios productos o servicios
que pretenda distinguir (Art. 169)
(iii) Cancelacin por afectacin a la notoriedad de otra marca: a peticin del
titular legtimo, cuando sea similar o idntica a otra marca que hubiese sido
notoriamente conocida al momento de la solicitud de registro (Art. 235).

Cancelacin por falta de uso

Criterio para determinar, en funcin al uso acreditado, cmo debe quedar, de ser el caso, el
registro cuya cancelacin se pretende (Precedente Ptalo)

Cancelacin por falta de uso

Forma de uso de la marca.
Pruebas de uso : valoracin, tiempo, volumen // masivo vs
espordico.
Cantidad: TJCA - Proceso N 17-IP-95: normas no establecen
condiciones mnimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes
comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la
doctrina y la jurisprudencia ms generalizadas en sealar como
pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena
fe, normal e inequvoco y que el elemento cuantitativo para
determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede
establecerse en trminos absolutos, sino que ha de relacionarse con
el producto o servicio de que se trate y con las caractersticas de la
empresa que utiliza la marca.

Cancelacin por falta de uso

Valoraciones permitidas: variaciones se debern valorar a fin de
determinar si afectan o no la capacidad distintiva de la marca y si
producen una impresin diferente o similar. En este sentido, si la
nueva versin de la marca conserva el mismo significado en la
mente de los consumidores que la versin anterior, el cambio de la
forma no altera la identidad de la marca.

Ejemplos:
Caso UROZINC.
Caso GOLDEN KING.

Propiedad
Propiedad
Intelectual
Intelectual
IX Ciclo
Sesin 7: Derecho de Marcas: Extincin de
DerechosSesin
(parte
2), Signos
Notoriamente
4: Derecho
de Marcas
Conocidos e Infracciones Marcarias.
Docente: Maritza Y. Agero Miano

Docente: Maritza Y. Agero Miano

Temas a abordar en la presente sesin

.

Continuacin sobre Extincin de Derechos

(Nulidad).
Signos Notoriamente Conocidos.
Infracciones Marcarias Riesgo de Confusin.

Nulidad del Registro de Marca

.
Con efecto retroactivo.
Se aplica norma que se encontraba vigente al
momento en que se otorg el registro, ya que la
nulidad se evaluar de acuerdo a las causales de
fondo previstas en la norma vigente a la fecha de
concesin de la marca.
Causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad no invalidan
un registro otorgado vlidamente de acuerdo a la
normatividad vigente al momento de su concesin..

Nulidad del Registro de Marca

Ejemplo: Resolucin N 076-1998/TPI-INDECOPI
.
Nulidad de registro marca PENGUIN (clase 30). Titular: United Biscuits
(UK) Limited. Otorgado bajo Ley N 26017.
Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda. se opone (antes observa)
sobre la base de su marca de su M.R. PINGUINO. Norma vigente:
Decisin 344 y D. Leg. 823.
SPI determin que las normas aplicables al momento de resolver no
establecan de manera expresa la prohibicin del registro de los signos
que constituyeran la traduccin de una marca registrada.

Nulidad del registro de marca

La nulidad puede ser:
- Segn el alcance de la nulidad:
(i) nulidad total: se elimina el registro completamente.
(ii) nulidad parcial: se eliminan algunos productos / servicios.

- Segn el tipo de vicio de nulidad:

(i) nulidad absoluta: cuando se registr en contravencin a una prohibicin
absoluta de registro.
(ii) nulidad relativa: cuando se registr en contravencin a una prohibicin
relativa de registro o en contravencin al artculo 137
de la Decisin 486 (registro de mala fe).

Causales de Nulidad
Autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencin con
lo dispuesto en los arts. 134 (primer prrafo) y 135 de la Dec. 486.
Autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravencin de lo dispuesto en el artculo
136 o cuando ste se hubiera efectuado de mala fe. Prescripcin: 5
aos contados desde la fecha de concesin del registro impugnado.

Etapas - Nulidad
Etapa pre-registral: 136 inciso d) de la Decisin 486: se denegar el registro
de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el pas miembro o en el extranjero.
Para otros supuestos no es posible denegar de oficio.
Etapa post-registral: artculo 172 de la Decisin 486 establece que la
autoridad nacional competente decretar de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando ste
se hubiera efectuado de mala fe. No describe qu conductas constituyen
actos de mala fe por ser reprobables objetivamente.

Nulidad por Mala Fe

Para determinar si una persona obr con mala fe es necesario que su
actuacin sea consecuencia de la intencin o de la conciencia de violar una
disposicin legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La
injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo
determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causacin de un dao,
v. gr. en punto de la competencia econmica es natural que cuando un agente
del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los
competidores (que ya no contarn con ese cliente), pero el mencionado
perjuicio est permitido, y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se
hayan utilizado medios desleales.
(Proceso 30-IP-97 del TJCA).

Ej: Contravencin 136, inciso f), Dec. 486.

Registro de obra BN 15.07.1969. Cert. 222-D

Certificado N 160841 otorgado con fecha 01.02.2010.

RESOLUCIN N 0540-2012/TPI-INDECOPI

Signos Notoriamente Conocidos

Proteccin privilegiada frente a los principios de inscripcin registral y
territorialidad. Rompe Principio de Especialidad.
Extenso uso y conocimiento.
Distintividad reforzada de la marca.
Requiere de comprobacin.
Situacin cambiante en el tiempo: lejos de ser una figura esttica la
marca notoria es una figura dinmica: la notoriedad constituye por su
propia naturaleza una situacin oscilante porque su fundamento (la
actitud de los consumidores hacia la marca) est sujeto a constantes
variaciones. En las diversas etapas de su vida, una misma marca
puede ascender o descender en la escala de la notoriedad
(Fernndez-Novoa, 1969).

Signos Notoriamente Conocidos

Carga de la prueba: cualquier medio probatorio admitido en el
procedimiento administrativo.
Ejemplo: Publicidad, resultados de sondeos de opinin entre el
pblico consumidor o en los crculos empresariales, certificados de
registro de la marca en pases extranjeros, inventarios, estudios de
mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la
publicidad y promocin de la marca.
Pruebas indiciarias: revistas distribuidas en vuelo por las compaas de
transporte areo), volumen de pedidos de personas interesadas en
obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio,
existencia de actividades de fabricacin, compras o almacenamiento por el
titular de la marca en el territorio en que se busca la proteccin, difusin
internacional de eventos deportivos y espectculos, etc

Signos Notoriamente Conocidos

Signos Notoriamente Conocidos

Artculo 229 de la Decisin 486:
No se negar la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:
a) no est registrado o en trmite de registro en el Pas Miembro o en
el extranjero;
b) no haya sido usado o no se est usando para distinguir productos o
servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pas
Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Signos Notoriamente Conocidos

Signo debe ser conocido por gran parte del sector pertinente de
consumidores: consumidores potenciales del producto / servicio,
canales de distribucin, crculos comerciales y empresariales
interesados, entre otros.
Excepcin: que el extenso grado de conocimiento de la marca entre
los consumidores como indicativo de un determinado origen
empresarial fluya del propio mercado, produciendo certeza en el
juzgador respecto de la notoriedad invocada con absoluta
prescindencia de los medios probatorios aportados (Resolucin N
0769-2006/TPI-INDECOPI, Notoriedad marca Inca Kola, para
distinguir gaseosas de la clase 32 de la N.O).

Signos Notoriamente Conocidos

Artculo 136 inciso h) de la Decisin 486:
No podrn registrarse como marcas aquellos signos que
constituyan
una
reproduccin,
imitacin,
traduccin,
transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.

Signos Notoriamente Conocidos

Reproduccin:
Tiene lugar cuando se copia un modelo a travs de
procedimientos manuales o mecnicos, tales como el calco, la
fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una
presentacin idntica al modelo. En tal sentido, se entender
que un signo constituye la reproduccin de una marca
notoriamente conocida cuando sea idntico o exacto a sta.

Signos Notoriamente Conocidos

Imitacin:
Produce el mismo efecto.
Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. As, un signo ser la
imitacin de una marca notoriamente conocida cuando ambos
produzcan la misma impresin fontica y/o grfica en la mente del
pblico consumidor. Una imitacin se dara en el caso de existir una
previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva
como TABLUL.

Signos Notoriamente Conocidos

Traduccin:
Accin o efecto de expresar en una lengua lo que est escrito o se ha
expresado antes en otra o la interpretacin que se da a un .
Se considerar que un signo es la traduccin de una marca
notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o
lenguaje, como sera el caso de pretender registrar la marca DAS
FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si
existe MEMORIAS.

Signos Notoriamente Conocidos

Transliteracin:
Escribir con un sistema de caracteres lo que est escrito con otro.
Representar elementos fonticos, fonolgicos, lxicos o morfolgicos
de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura.
Ejemplo de ello sera la transliteracin a nuestro alfabeto de una marca
notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en
caracteres chinos o cirlicos.
Tambin cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de
una marca y se omitan las expresiones denominativas.

Precedente de Observancia Obligatoria: KENT

La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; as, quien alega la notoriedad de
una marca debe probar tal situacin. As, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que
alega la notoriedad de la marca, sta ser la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear
conviccin en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. Las marcas cuya notoriedad se acredite
deben gozar de una proteccin ms amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de
confusin entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratndose de
marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera ms estricta. La proteccin especial que se da a las
marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. As, respecto al principio de
especialidad, dicha proteccin se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual
pertenezcan, yendo ms all de las pautas generales para el establecimiento de conexin competitiva entre los
productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que
determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento
de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro. En
cuanto a la fi gura de la dilucin del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha sealado que la fi
gura jurdica de la dilucin slo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, sta
tambin debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condicin de notoria, dado que en la
actual norma andina - entindase la Decisin 486 - no se hace distincin entre marcas notorias y renombradas.
La figura jurdica de la dilucin acoge un supuesto excepcional de proteccin en el derecho de marcas, en virtud del cual
se procura evitar que la asociacin marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilizacin por parte de
terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. En cuanto a la fi gura
del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca
notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorizacin del titular, surge el aprovechamiento indebido
del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los
costes necesarios para la creacin y consolidacin de esa imagen positiva.

Precedente de Observancia Obligatoria: KENT

La notoriedad de una marca debe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; as, quien alega la notoriedad de
una marca debe probar tal situacin. As, en virtud del principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte que
alega la notoriedad de la marca, sta ser la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear
conviccin en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. Las marcas cuya notoriedad se acredite
deben gozar de una proteccin ms amplia que las marcas comunes; si bien los criterios para evaluar el posible riesgo de
confusin entre un signo y una marca notoria son los mismos que se utilizan entre marcas comunes, tratndose de
marcas notorias, tales criterios deben ser aplicados de manera ms estricta. La proteccin especial que se da a las
marcas notoriamente conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. As, respecto al principio de
especialidad, dicha proteccin se extiende a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual
pertenezcan, yendo ms all de las pautas generales para el establecimiento de conexin competitiva entre los
productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad, debe tenerse en cuenta que
determinar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento
de ser evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre registrada o vigente en el registro. En
cuanto a la figura de la dilucin del poder distintivo de la marca notoria, si bien la doctrina siempre ha sealado que la
figura jurdica de la dilucin slo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, sta
tambin debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condicin de notoria, dado que en la
actual norma andina - entindase la Decisin 486 - no se hace distincin entre marcas notorias y renombradas.
La figura jurdica de la dilucin acoge un supuesto excepcional de proteccin en el derecho de marcas, en virtud del cual
se procura evitar que la asociacin marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilizacin por parte de
terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza. En cuanto a la figura del
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, la Sala considera que cuando un tercero aplica una marca
notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorizacin del titular, surge el aprovechamiento indebido
del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los
costes necesarios para la creacin y consolidacin de esa imagen positiva.

Colombia:
Mediante Resolucin No 15.489 de 2016, protegi la marca notoria STARBUCKS, de STARBUCKS CORPORATION D/B/A
STARBUCKS COFFE COMPANY, y neg el registro de la marca mixta STARMARKET STORE solicitada por JUAN CARLOS
RUEDA MEJA para identificar productos comprendidos en la Clase 32 de la N.O.

Infracciones Marcarias
Artculo 238, Decisin 486:
El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisin podr
entablar accin ante la autoridad nacional competente contra cualquier
persona que infrinja su derecho. Tambin podr actuar contra quien
ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccin.
Si la legislacin interna del Pas Miembro lo permite, la autoridad
nacional competente podr iniciar de oficio, las acciones por infraccin
previstas en dicha legislacin.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares
podr entablar la accin contra una infraccin sin, que sea necesario el
consentimiento de los dems, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.

Infracciones Marcarias
Artculo 155 inciso d) de la Decisin 486 dispone que el registro de una
marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin
su consentimiento, use en el comercio un signo idntico o similar a la marca
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro.
Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos
se presumir que existe riesgo de confusin.
Prescripcin: 2 aos contados desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la infraccin o, en todo caso, a los 5 aos contados desde
que se cometi la infraccin por ltima vez.

Infracciones Marcarias: Medidas

a) Cese de los actos que constituyen infraccin;
b) Indemnizacin de daos y perjuicios;
c) Retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccin,
incluyendo: envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u
otros materiales, as como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer la infraccin;
d) Prohibicin de la importacin o de la exportacin de los productos;
e) Adjudicacin en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en
c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputar al importe de la
indemnizacin de daos y perjuicios;
f) Adopcin de las medidas necesarias para evitar la continuacin o la repeticin
de la infraccin, incluyendo la destruccin de los productos;
g) Cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
h) publicacin de la sentencia condenatoria y su notificacin a las personas
interesadas, a costa del infractor.

Infracciones Marcarias

Resolucin N 1169-2012/TPI-INDECOPI

Infracciones Marcarias

Infracciones Marcarias

Resolucin N 1118-2008/TPI-INDECOPI de fecha 13.05.2008

Infracciones Marcarias

Resolucin N 858-2007/TPI-INDECOPI de fecha 03.05.2007

Limitaciones al Derecho de Marca: art. 157,

Dec. 486 (Ttulo Informativo)

Signo utilizado por la denunciada

Resolucin N 809-2001/TPI-INDECOPI

Marcas Registradas

Limitaciones al Derecho de Marca: art. 158,

Dec. 486 (agotamiento)
El registro de una marca no dar el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, despus de que
ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pas por el titular
del registro o por otra persona con consentimiento del titular o econmicamente
vinculada a l, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que
estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacin,
alteracin o deterioro.
A los efectos del prrafo precedente, se entender que dos personas estn
econmicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente
sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacin de los derechos
sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas
personas.

Limitaciones al Derecho de Marca: art. 158,

Dec. 486 (agotamiento)

Resolucin N 1458-2007/TPI-INDECOPI del 26.07.2007

Limitaciones al Derecho de Marca: art. 158,

Dec. 486 (agotamiento)

Resolucin N 1458-2007/TPI-INDECOPI del 26.07.2007

Limitaciones al Derecho de Marca: art. 158,

Dec. 486 (agotamiento)

Resolucin N 1458-2007/TPI-INDECOPI del 26.07.2007