CONTRATO DE KNOW HOW

AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL ACADMICA DE ADMINISTRACIN
ASIGNATURA: DERECHO EMPRESARIAL
TEMA: CONTRATO DE KNOW HOW
DOCENTE: BUSTAMANTE CERNA, MANUEL
CICLO: IV-A
INTEGRANTES:
ALEGRE VILELA, ANDREA
DELGADO JUAREZ, REGINA
DAZ RAMIREZ, ZINA
MATURRANO CASTILLO, LIZBETH

HUACHO- PER
2015

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 1

CONTRATO DE KNOW HOW

INTRODUCCION

En el presente tema desarrollaremos especficamente el concepto del

presente CONTRATO DEL KNOW HOW, con la finalidad de informar
aquellas personas que tienen el inters de dominar el tema ya
mencionado. Este tipo de contrato se puede definir como arte de
fabricacin, aludindose as a un conocimiento determinado de
produccin o comercializacin. Se le considera como un negocio jurdico
de mucha importancia, puesto que dicho contrato es un instrumento de
penetracin econmica.
La principal caracterstica de este contrato que se celebra con mayor
frecuencia es el de explotar conocimientos tcnicos no patentados con
la intencin de mantener como secretos y su uso sea permitido bajo
confidencialidad a cambio de una retribucin, retribucin que es
beneficiosa tanto como el emisor de la informacin y el receptor de
dicha informacin .
Una de las principales causas el por qu, el contrato del know how en
ocasiones

no

se

cumple

con

el

acuerdo

pactado;

es

por

el

incumplimiento de pago que se le hace al licenciante, pag que se le

hace al momento de obtener el conocimiento deseado.
El Incumplimiento de pago que se da por muchas razones y una de ellas
podra ser, el mal manejo del conocimiento adoptado, la cual conlleva a
no obtener ganancias y eso impide el pago pactado al licenciante, pero
eso no significa que el licenciatario pueda evadir dicha responsabilidad
ya acordado en un contrato, CONTRATO DEL KNOW HOW.

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PGINA 2

CONTRATO DE KNOW HOW

Dedicatoria:
Este trabajo dedicamos a
nuestros padres por su
constante apoyo y cario.

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PGINA 3

CONTRATO DE KNOW HOW

ANTECEDENTES
La expresin know how, como es fcil advertir, procede del ingls. Traducida
literalmente al castellano viene a significar saber cmo, es decir, tener el
conocimiento acerca de la manera de hacer algo.
El trmino resulta sumamente significativo, y sin perjuicios de las discrepancias
existentes en cuanto a su definicin, podemos adelantar que el know how esta
siempre referido a un conocimiento de orden tcnico, econmico o comercial,
no protegidos por la legislacin industrial, que se mantiene en secreto entre las
partes, y cuya explotacin facilita que el beneficiario produzca y venda objetos
y realice otras actividades empresariales.
Para adentrarnos en el estudio de esta figura, denominada propiamente
contrato de licencia de know how, creemos indispensable efectuar algunas
consideraciones previas de carcter general.
Con posterioridad a la segunda guerra mundial se produjeron en el mundo
occidental grandes avances de carcter industrial y tecnolgico, los mismos
que como es obvio eran guardados celosamente por quienes lo realzaban. Una
parte de dichos conocimientos se amparaban en la proteccin brindada a las
patentes, pero existan sin embargo innovaciones de ndole tcnica o cientfica
que por su naturaleza no era susceptible de dicha proteccin.
El gran especialista espaol Jos Maassaguer ha sealado la doble importancia
que tiene el contrato de know how. Dice que este valor considerado desde un
punto de vista econmico tanto por las inversiones acometidas para obtenerlo
como por la ventaja competitiva que confiere su dominio. No es extraar, pues,
que el know how se haya convertido en una pieza fundamental en el proceso
de transferencia de tecnologa. As, se encuentran clausulas relativas a la
transmisin know how en numerosos contratos de transferencia de tecnologa,
como los contratos de sesin o licencia de patente o de otra modalidad de
propiedad

industrial,

de

construccin

de

instalaciones

industriales,

de

cooperacin para el desarrollo de programas comunes de investigacin.

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PGINA 4

CONTRATO DE KNOW HOW

Tambin ha desarrollado un negocio jurdico que, de forma independiente,
establece y regula la transmisin de la informacin tcnica secreta que
constituye objeto de know how. Este negocio jurdico se denomina contrato de
licencia de know how (Jos Massaguer, El Contrato de Licencia de Know How,
Barcelona, 1989).
El mismo tratadista pone de relieve que en el proceso de transferencia de
tecnologa el Contrato de Licencia de Know How es fundamental. Cita a los
profesores Bleek y Rahl quienes en 1979 sealar que el 25% de los contratos
de transferencia de tecnologas celebrados entre empresas estadounidenses y
extrajeras no filiales eran contratos puros de licencia de know how, mientras
que el 42% eran contratos de licencia mixta de patente y de know how,
teniendo en cuenta que el 74% de los contratos mixtos los ingresos obtenidos
por el licenciante se deban precisamente al know how conjuntamente
licenciado. Y agrega este autor que segn una encuesta de la Asociacin
Federal de la Industria Alemana publicada en 1986, la tercera parte de los
contratos de transferencia de tecnologa concluidos por empresas alemanas
eran contratos puros de licencia de know how. Esta misma cifra es la que
menciona la comisin de las comunidades europeas (en adelante a la
comisin), en relacin con la industria de los pases comunitarios. Estas cifras
adquieren todava mayor proporcin en las empresas japonesas, pues en 1981
el 50% de los contratos de transferencia de tecnologa celebrados tena por
nico objeto al know how y entre el 20% y 30% eran contratos de licencia
mixta de patente o marca y de know how. A ello debe aadirse que como
tambin han puesto de manifiesto estudios empricos publicados en 1985 por
la comisin del presidente de los EE.UU para la competitividad industrial, la
tecnologa se ha convertido en la pieza bsica para determinar la capacidad
competitiva de las empresas, tanto en el mercado nacional como, sobre todo,
en el mercado internacional. No es de extraar, pues, que las empresas se
hayan visto empujadas a incrementar los recursos dedicados a la investigacin,
o bien, en pases que carecen de la tradicin e infraestructura necesaria, hayan
tenido que acudir al mercado de tecnologa, buscando su fuente de
aprovisionamiento, las mas de las veces, en el exterior, y en definitiva

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 5

CONTRATO DE KNOW HOW

concluyendo contratos de licencia de know how cada vez ms a menudo. (Jos
Massaguer, op.ct).
Se trata, en suma, de un contrato de gran importancia desde el punto de vista
econmico, y en especial desde el aspecto del desarrollo industrial, puesto que
constituye un valioso mecanismo de transmisin de conocimientos y de
innovaciones que facilitan el proceso productivo.
En nuestro pas resulta de capital inters, ya que es un instrumento de
adquisicin

de

tecnologa

indispensable

para

alcanzar

la

deseada

competitividad industrial.

CONTRATO DE KNOW HOW

ETIMOLOGA
El trmino Know-how, es una expresin inglesa que significa saber cmo.
Puede ser entendido como arte de fabricacin, aludindose as a un
conocimiento determinado de produccin o comercializacin. Se le
considera como un negocio jurdico de mucha importancia, puesto que
dicho contrato es un instrumento de penetracin econmica, debiendo
tenerse en cuenta que hoy en da las empresas como tales, producen
sus bienes en lugares diferentes de tal forma que estas fases de los
procedimientos, estn o pueden estar dispersas y ni siquiera estar
coordinadas entre s: son autnomas.
DEFINICIN
Como no se tiene una definicin de este tipo de contratos en el Cdigo
Civil peruano debemos acudir a las definiciones doctrinales y a la
legislacin extranjera. Para la ley alemana, know how es sinnimo de
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PGINA 6

CONTRATO DE KNOW HOW

adelanto inventivo, procedimiento de fabricacin, construcciones y

adelantos enriquecedores de la tcnica, que deben ser secreto de las
empresas. La legislacin espaola, especficamente el Decreto N.
1.750/87 en su artculo 1, inciso a), al referirse indirectamente al know
how estipula que se trata de conocimientos secretos no patentados
aplicables a la actividad productiva. Para algunos el know how es el
negocio jurdico en virtud del cual una de las partes (transferente) se
compromete a poner a disposicin de la otra parte (adquiriente o
receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos del know how de
modo definitivo, desprendindose de ellos en todo, en parte o bien a
comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotacin por un
tiempo determinado comnmente en forma de cantidad de dinero,
calculada como porcentaje sobre produccin de venta. La Cmara
Internacional de Comercio formul la siguiente definicin: es la totalidad
de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia
volcadas en el procedimiento y en la realizacin tcnica de la fabricacin
de un producto que puede, por tanto, ser denominado art de fabrication
(know how). Se precis, a su vez, que este concepto no slo concierne a
frmulas y procedimientos secretos, sino tambin a una tcnica que
guarde conexin con procedimientos de fabricacin patentados y que
sea necesaria para hacer uso de la patente. Puede tambin estar
referido a procedimientos prcticos, particularidades y conocimientos
tcnicos especializados que fueron obtenidos por un productor a travs
de investigaciones y que no deben an ser adquiridos por la
competencia. El Bureau Internationaux Reuns pour la Protection de la
Propiet Industrielle, Rtraire et Artistique (BIRPI), que traduciendo viene
a ser La Unin de Oficinas Internacionales para la Proteccin de la
Propiedad Industrial, Literaria y Artstica, en su modelo de ley para
pases en desarrollo con referencia a las invenciones, describe al know
how en su artculo 53/1 como los procedimientos de fabricacin o
conjunto de conocimientos para la utilizacin y aplicacin de tcnicas
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PGINA 7

CONTRATO DE KNOW HOW

industriales, a su vez acotan que el know how no constituye una forma

de proteccin jurdica industrial. Para el BIRPI, la esencia del know how
se halla enmarcada en la razn de que el inventor prefiere mantener en
secreto los elementos desconocidos de su invento en vez de revelarlos
completamente mediante la solicitud de patente. El Reglamento N.
556/89 de la Comunidad Econmica Europea, hoy denominada Unin
Europea, en su artculo 1.7.5) describe los acuerdos puros de licencia de
know how sealando que se trata de aquellos por los que una empresa
denominada licenciante accede a comunicar el know how con o sin la
obligacin de revelar cualquier mejora posterior a otra empresa
denominada el licenciatario, para su explotacin en el territorio
concedido. A su vez, en el mismo artculo 6 define los acuerdos mixtos
de licencia de know how y de licencia de patentes como aquellos no
exentos, en concordancia con el Reglamento N. 2.349/84, por los que se
concede una tecnologa constituida a la vez por elementos no
patentados en uno o ms estados miembros. En cambio, la Asociacin
Internacional de Proteccin Jurdica Industrial concepta al know how
como los conocimientos y experiencias de naturaleza tcnica, comercial,
administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la prctica
a la explotacin de una empresa o al ejercicio de una profesin. Para el
profesor Gmez Segade, el know how es: todo conocimiento reservado
sobre ideas, productos o procedimientos industriales, o sobre ideas o
procedimientos comerciales, que el empresario, por su valor competitivo
de la empresa, desea mantener ocultos53. El know how es conceptuado
como la convencin mediante la cual una persona natural o jurdica se
obliga a hacer gozar al contratante de los derechos que posee sobre
ciertas frmulas y procedimientos secretos, en un tiempo determinado, y
a travs de un precio que el citado se obliga a pagarle54. Es todo
conocimiento reservado sobre ideas, productos

o procedimientos

industriales que el empresario por su valor competitivo para la

empresa desea mantener ocultos. En esencia, es un procedimiento de
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 8

CONTRATO DE KNOW HOW

fabricacin o reproduccin que, originariamente se inclua en el

concepto de patente pero, con la sofisticacin tcnica actual, constituye
un cuerpo de informacin superpuesto o aadido a la patente. El objeto
del know how puede ser desde una invencin patentable pero no
patentada, hasta la ms insignificante prctica manual que sirve para
resolver determinados problemas tcnicos55. En trminos generales, se
puede definir que es un contrato atpico e innominado, mediante el cual
una persona jurdica o natural conviene con otra de similar naturaleza el
otorgamiento de una frmula secreta de fabricacin o elaboracin de
algn artculo, a cambio de un precio y tiempo convenido. Los
conocimientos secretos que se transfieren son de orden industrial,
tecnolgico, entre otros.
Otras definiciones:
...
El contrato
know celebrado
how es unentre
acuerdo
de voluntades
por el
Aqul
negociode
jurdico
personas,
fsicas oformal,
jurdicas,
en
que
se
transmite
el
uso,
disfrute
y
la
explotacin
de
una
frmula,
virtud del cual una de ellas ( el licenciante), titular de un Know How ( el
procedimiento,
tcnica generalmente
y no patentada
Know How licenciado),
autoriza a secreta
su contraparte
( el licenciatario o
intermediando
el
respectivo
pago
en
dinero
o
un
porcentaje
sobre
el valor
receptor)a explotarlo durante un tiempo determinado y , con
este
fin, se
de
las
ventas
del
usuario
Anbal
Sierralta
obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el
licenciatario o receptor se obliga , por su lado a satisfacer un precio cierto
en dinero calculada en funcin del volumen de fabricacin o ventas de
productos o servicios realizados con el empleo del know how licenciado Jos Massaguer

Gomez Segade lo define como el contrato en virtud del cual el

licenciante autoriza al licenciatario (de ordinario a ttulo oneroso), a
utilizar una tcnica desarrollada y mantenida en secreto por el primero.

CONTRATO DE KNOW HOW: CONTRATO EMPRESARIAL

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 9

CONTRATO DE KNOW HOW

El Know How es un conocimiento de carcter tcnico individualizable,

aplicable en el mbito empresarial, de carcter secreto por su alto valor
econmico y susceptible de contratacin. Contrato de Know How

es

aqul contrato de carcter empresarial, por el cual la proveedora o

dador transmite de modo temporal un conocimiento especializado o
tcnico, no patentado o patentable, caracterizado por ser de ndole
confidencial o reservado , sustancial e individualizado, a un beneficiario,
en mrito del cual el adquiriente deber efectuar el pago de un royalty
calculado en virtud de la productividad y ventaja adquirida, debiendo
adecuar su accionar a una serie de clusulas especiales que permitan
cumplir los fines contractuales.
El contrato de know how es un contrato atpico en nuestro ordenamiento
jurdico nacional, ello en mrito de no existir disposicin legal alguna,
que refiera su tratamiento y especiales caractersticas. En lo que se
relaciona a la naturaleza jurdica, la posicin que se sostiene es la de
considerar al contrato de know how como un contrato de carcter
empresarial; por ende, es criticable la desnaturalizacin y aplicacin
inadecuada de determinadas instituciones contractuales en referencia al
tratamiento del know how, como por ejemplo la calificacin de contratos
para la transmisin de know how, contratos de alquiler, licencia, venta o
cesin. Ninguna de estas figuras brinda un encuadre legal apropiado
para dichos contratos, pues lo que les da sustancia es la obligacin de
hacer del proveedor del know how, consistente en su revelacin al
receptor, a cambio de una contraprestacin, lo cual es nicamente un
breve acpite de la estructura contractual del know how. Es decir el
Contrato de Know How es un tipo negocial, muy distinto de los negocios
provenientes del derecho romano como de aquellos de aparicin
posterior; es un contrato complejo con causa nica. Su complejidad se
manifiesta a nivel morfolgico, en tanto que desde el punto de vista de
su fisiologa o funcionamiento, ste responde a una unidad causal, que
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 10

CONTRATO DE KNOW HOW

va ms all de las causas particulares de cada uno de los contratos o

prestaciones aisladas. El contrato de know how es en definitiva, un
contrato sui generis, complejo y con causa nica, entre cuyos elementos
o prestaciones existe una fusin de tal naturaleza que resultara
imposible respecto de cada uno de ellos, mantener su estructura y
finalidad si se pudiera escindir. Por ende debe ser entendido, como un
contrato especial atpico que involucra aspectos relacionados, en cierta
forma, con los contratos de propiedad intelectual y aristas muchas veces
consecuentes con inventos no patentados, creaciones literarias o
musicales o conocimientos tcnicos, comerciales , empresariales e
industriales de amplia naturaleza pasibles o no de ser patentados. El
contrato de know how debe ser entendido a nuestros das como un
contrato de empresa internacional en el que la primaca de la
oportunidad comercial es clave.
1. CARACTERES JURIDICOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW
Las caractersticas de este contrato se esbozan sobre los siguientes
apartados doctrinarios a consideracin:
Por su estructura el contrato de Know How es un Contrato
Atpico.- El Contrato de Know How, carece tanto en el marco nacional
como internacional de una adecuada regulacin, existiendo nicamente
una tipificacin en el mbito social, pese a tener identificacin propia y
reunir los requisitos necesarios para ser tpico, no ha merecido an
recepcin legislativa mediante disciplina particular, claro esta que el
contenido de stos contratos ha sido desarrollado in extenso por la
prctica ms que por la normatividad imperante.
Desde el punto de vista de su autonoma el Contrato de Know
How es un Contrato Principal.- Es un contrato con vida propia,
independiente jurdicamente de cualquier contrato que participe en la
estructura negocial. No depende de ningn otro negocio jurdico que le
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 11

CONTRATO DE KNOW HOW

preceda. Si bien ocurre muchas veces que el contrato de know how vaya
acompaado de otros contratos que lo complementan, ello en modo
alguno supone que no pueda asistir independientemente de otros
negocios jurdicos.
Por su forma, podemos afirmar que en un principio se trata de
un contrato consensual.- Sobre este extremo existe una serie
discusin en doctrina, sin embargo la gran mayora sostiene que se
perfecciona con el mero consentimiento de las partes no requiriendo
ningn requisito adicional. Cabe precisar; sin embargo, que por razones
de seguridad jurdica, su formacin debera obedecer a una calificacin
de carcter ad solemnitatem sometida a algn registro, tal y cul se
realiza en Argentina y Mxico. Es preciso sealar, que la Decisin N 291
impone la literalidad del contrato, cuando el dador del know how fuese
extranjero as mismo se establece la necesidad de su registro ante el
organismo nacional competente.
Complejo.- Es un contrato complejo, ya que siendo su objeto muy
amplio, puede dar lugar a diversas formas obligacionales. A decir de
Massaguer, como contrato complejo se considera al contrato que es
resultado de la combinacin de distintos esquemas negociales, en la
que, por virtud de una causa nica y comn, las diversas prestaciones
procedentes de los distintos tipos negociales originarios estn ntima y
orgnicamente mezcladas y preordenadas a la consecucin de su nico
propsito negocial objetivo
Por su valoracin el contrato de know how es un contrato
Oneroso.- Dado que las ventajas que procuran cada una de las partes
contratantes sern concedidas, slo si se configure la realizacin de la
prestacin que cada una haga o se obligue a hacer a favor de la otra.
Cabe

la

precisin,

que

DERECHO EMPRESARIAL

existe

la

PGINA 12

posibilidad

de

establecer

CONTRATO DE KNOW HOW

excepcionalmente la gratuidad de los mismos. En otras palabras, se

confiere ventajas y sacrificios para ambas partes
Por el riesgo que produce a los contratantes, se trata de un
contrato conmutativo.- Tanto la empresa proveedora del know how
como adquiriente, realizan la valoracin del sacrificio y la ventaja que le
depara la celebracin del mismo.
De duracin.- En un Contrato de Know How, las prestaciones tanto
del dador como del beneficiario, se van ejecutando en el tiempo,
durante un lapso prolongado.
De tracto sucesivo, el contrato de know how implica que su
ejecucin est diferida en el tiempo. En efecto las prestaciones, que
supone la cesin del know how generalmente se llevan a cabo a lo largo
de un proceso productivo. El contrato puede configurarse como uno de
ejecucin continuada o bien como uno de ejecucin peridica o
escalonada.
Por sus prestaciones el Contrato de Know How es un Contrato
de prestaciones recprocas.- Tanto la empresa dadora es acreedora
del

royalty,

inversamente

deudora

de

los

conocimientos

especializados, mientras que la empresa beneficiaria es acreedora de los

conocimientos especializados, siendo deudora de la suma acordada
como contraprestacin o royalty . Es decir tiene una estructura objetiva
provista de prestacin y contraprestacin. Cabe reiterar que las
prestaciones

del

dador

beneficiario

tienen

diversa

ndole

no

limitndose a un Dar sino tambin a obligaciones de hacer o no hacer.

De Empresa.-La estructura contractual del Contrato de Know How
obedece a considerar cuando menos, que una de las partes contratantes
o ambas son empresas. Aunque queda demostrado, en la doctrina que

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 13

CONTRATO DE KNOW HOW

esto es relativo, ya que ello es posible desprender de la Ley de

Competencia Desleal Espaola de 199167 .
De colaboracin empresarial.- En el contrato de know how
convergen

dos

sujetos

contractuales

distintos,

con

propsitos

igualmente distintos, en la cual existe una estrecha colaboracin. El

cumplimiento de la obligacin por parte del proveedor de la tecnologa
no se efecta en un slo instante, sino que sta se cumple en un lapso
de tiempo determinado y conforme lo requieran las circunstancias
particulares.
A Clusulas Generales.- En el Contrato de Know How, existen una
serie de clusulas que abarcan solamente determinadas partes del
contrato, las cuales han sido impuestas por el uso contractual, y por la
aplicacin

supletoria

de

determinados

cuerpos

normativos

dependiendo del pas en mencin, sin embargo existen aspectos

contractuales pasibles de ser negociados por las partes.
Por su funcin, el contrato de know how es un contrato de
carcter constitutivo.- Ya que es creador de situaciones jurdicas, en
contraposicin a los contratos extintivos o resolutivos, cuyo objetivo es
poner fin a relaciones existentes. Normalmente tampoco es un contrato
modificativo ni regulatorio, aunque nada impide que lo sea, cuando tiene
por finalidad modificar o aadir nuevos elementos, respectivamente, a
una relacin jurdica preexistente.
2. FORMACIN DEL CONTRATO DE KNOW HOW
El know how est compuesto por diferentes fases de conocimientos
tcnicos, entre estos tenemos los siguientes:
Objetos como los inventos no patentados, piezas de prueba, modelos
no

registrados,

instalaciones

de

mecanizacin,

herramientas, entre otros.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 14

piezas

singulares,

CONTRATO DE KNOW HOW

Los datos y antecedentes tcnicos como los planos, dibujos, frmulas,

clculos, entre otros.

Procedimientos

diseos

para

explotacin del producto, o su

la

construccin,

produccin

aplicacin del procedimiento de

fabricacin.
Experiencias de explotacin o recomendaciones de ejecucin.
Frmulas tcnicas.
Explicaciones suplementarias concernientes a una patente.
Indicaciones sobre la planificacin del trabajo y condiciones que debe
tener el personal.

3. ELEMENTOS DEL KNOW HOW

Los elementos con los que cuenta un contrato de know how pueden ser
los siguientes:
a) mbito tcnico. A nivel internacional, se refieren, principalmente, a
las frmulas, recetas y clculos; entre estos tenemos una extensa lista y
podemos sealar los siguientes: los clculos estticos, anotaciones sobre
los trabajos de desarrollo realizados, tablas y resultados de validez
general en su aplicacin especial a un producto determinado, dibujos de
construccin, resultados y actas de ensayo, listas de piezas, indicacin
de la calidad del material, dibujos parciales para subcontratistas, hojas
de

normas

que

proporcionen

DERECHO EMPRESARIAL

informacin

PGINA 15

sobre

un

trabajo

de

CONTRATO DE KNOW HOW

estandarizacin realizado, adiestramiento de colaboradores de otra

empresa, documentos concernientes a trabajos de programacin,
clculos de cantidades para montaje a la intemperie, ndices alfabticos
de aparatos, informes de construccin, volmenes de lotes ptimos para
piezas estandarizadas, normas de recepcin y ensayos, documentos de
fabricacin, dibujos, planes de trabajo con indicacin de tiempo y
tolerancias, comunicaciones de cambios acontecidos en forma de
mejoramientos

continuos,

hojas

de

normas

que

proporcionan

informacin sobre un trabajo de estandarizacin realizado, indicacin de

la calidad del material, entre otros.
b) mbito mercantil. Coinciden casi todos los autores en indicar los
elementos que lo componen, entre estos tenemos el adiestramiento de
colaboradores o de personal de otra empresa, mtodos de publicidad,
documentos relacionados a la financiacin, documentos referentes a la
venta y distribucin, documentos relacionados a los trabajos de
programacin

en

el

mbito

mercantil,

la

organizacin

del

establecimiento, fichero de clientes y proveedores.

DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Los sujetos intervinientes en este contrato son el licenciante o
transmitente, y el licenciatario o adquiriente. Evidentemente, puede
tratarse de personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras.
Respecto a estas ltimas, habr que tener en cuenta las disposiciones
sobre Importacin de Tecnologa contenidas en la Decisin N291 de la

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 16

CONTRATO DE KNOW HOW

Comisin del acuerdo de Cartagena, siempre que sea extranjero el

licenciante o transmitente de la tecnologa.
Son de aplicacin a este contrato las normas generales sobre capacidad
de las partes, de manera que para las personas naturales se exigir la
capacidad plena a que se refiere el artculo 42 del Cdigo Civil, y
tratndose de las personas jurdicas ser necesario que estas acten
representadas

por

los

rganos

que

se

encuentran

debidamente

facultados para obligarlas vlidamente.

Pasaremos a analizar los distintos derechos y obligaciones que
corresponden a cada uno de los contratantes.
1.- DERECHO DEL LICENCIANTE.
El principal derecho del licenciante es recibir el pago convenido a
cambio de la presentacin estipulada, salvo que el contrato sea el ttulo
gratuito, lo cual es posible es igualmente poco frecuente. Todo lo relativo
al pago esta dentro del punto relativo a las principales obligaciones del
licenciatario.
Tiene el licenciante derecho a exigir que el licenciatario guarde secreto
de los conocimientos que transfiere y este derecho a la confidencialidad,
en caso de no ser respetado, le dar la facultad de exigir al licenciatario
la reparacin de los daos y perjuicios, incluyendo el dao personal.
Este derecho, por los dems, est debidamente explicado en la parte
que concierne a las obligaciones del licenciatario.
Tambin el licenciante tiene derecho a que el licenciatario explote la
tcnica trasmitida, cuando la contraprestacin est representada por el
pago de una regala.
Igualmente el licenciante tiene el derecho de exigir el acatamiento de
las exigencias de calidad impuestas en el contrato.
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 17

CONTRATO DE KNOW HOW

Otro derecho es el de exigir el cumplimiento de comunicacin de

mejoras producidas durante la explotacin de la tcnica transmitida.
Finalmente, el licenciante puede exigir al licenciatario el cumplimiento
de los llamados acuerdos enlazados.
2.- DERECHO DEL LICENCIATARIO
El ms importante es, lo que resulta obvio, recibir el know how.
Dentro de este derecho se incluye la entrega de documentacin o de
elementos tcnicos que contenga la informacin que se transmite, he
incluye igualmente la posibilidad de recibir asistencia tcnica por parte
del licenciante (la que puede ser directa o indirecta) si as ha sido
convenido en el contrato.
Es inherente al contrato que el licenciante se abstenga de ceder los
conocimientos terceros (deber de abstencin o de no hacer), siempre
que haya sido convenida la exclusividad. Inclusive si no ha sido pactada
la exclusividad el licenciante est obligado en mantener en secreto la
informacin que le proporciona al licenciatario, de modo que si no
cumpliera con este deber, ser responsable, a su vez, de los daos y
perjuicios resultantes, incluyendo el dao personal.
Se advierte, de lo explicado, que los derechos de ambas partes estn a
su vez relacionados con sus obligaciones.

3.- OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

a) La principal obligacin de este contratante es, como resulta obvio, la
de transmitir el know how. El licenciante esta as obligado a poner en
conocimiento del licenciatario todo el bagaje de informacin que sea
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 18

CONTRATO DE KNOW HOW

necesario para que este pueda ponerlo en la prctica. Es evidente que la

forma en que esta obligacin se lleve a cabo depender de los alcances
del contrato y de las caractersticas que revistan los conocimientos
secretos objeto del negocio. Del mismo modo, habr que tener en
cuenta el nivel de desarrollo tecnolgico de las partes, ya que si este es
similar, los alcances de la prestacin del licenciante sern menores que
s, por el contrario, el licenciatario tiene un nivel tecnolgico inferior.
En esta ltima hiptesis el contenido de la prestacin a cargo del
licenciante ser normalmente ms amplio, pues el licenciatario requerir
de una mayor asistencia y apoyo.
b) El licenciante se encuentra tambin obligado a la

entrega de

documentacin o elementos tcnicos que contengan la informacin

relevante a transmitir. Se trata en realidad del soporte material del know
how, y puede consistir de planos, esquemas, muestras, memorias
explicativas, clculos, manuales de instrucciones, etc., sin que sea
posible establecer una pauta nica para todos los contratos dada la
diversidad de conocimientos susceptibles de ser transmitidos.
c) Si as se hubiese pactado el licenciante estar obligado a brindar
asistencia tcnica al licenciatario, la misma que revestir la forma y
alcances que en cada caso se estipulen. Ya hemos visto que la existencia
tcnica no puede ser confundida con el objeto del contrato de know how,
pero con mucha frecuencia forma parte de las obligaciones asumidas
por el licenciante, como forma de complementar la informacin puesta a
disposicin del adquirente de la tecnologa.
Es importante mencionar lo sealado por el Massaguer sobre este
particular, cuando sostiene que existe una enorme diferencia, tanto en
la configuracin contractual como en la finalidad de la asistencia tcnica
que deber prestar el licenciante, segn esta se incluya en el marco de
una transmisin de know how entre empresas de un nivel tecnolgico
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 19

CONTRATO DE KNOW HOW

similar o en favor de una empresa sin un nivel tecnolgico avanzado. En

el primer caso la asistencia tcnica reviste un carcter puntual,
puramente accesorio y se estructura como clusula de contrato
principal. En el segundo, la asistencia tcnica adquiere un carcter casi
tan esencial como la propia licencia del know how.
La asistencia tcnica puede revestir diversas modalidades, entre las que
destacan: la formacin de personal, tanto mediante su seleccin como
su entrenamiento; la existencia a la explotacin; la asistencia a largo
plazo; etc.
d) Otra obligacin que puede asumir el licenciante, aunque no es
frecuente, es la de garanta de resultados.
En virtud de ella, el transmitente puede garantizar un aumento en la
produccin del licenciatario, por ejemplo, o determinado resultado en las
ventas del producto, por citar otro caso.
e) Es tambin posible que el licenciante asuma la obligacin de
abstenerse de ceder el know how a terceros, de manera que se
configure un pacto de exclusividad a favor del adquirente. Por lo general
dicha

obligacin

de

abstencin

tiene

unos

lmites

geogrficos,

pactndose por ejemplo que el licenciante no podr transmitir los

conocimientos a ningn persona natral o jurdica en el territorio de la
Repblica del Per, pudiendo sin embargo hacerlo en otros pases.
La exclusividad no es, empero, inherente al contrato, y nada impide que
ste no se pacte con ese carcter.
f) Aun cuando no se pacte la exclusividad, debe entenderse que el
licenciante est obligado a mantener en secreto la informacin objeto
del contrato, de manera que sta no pase a dominio pblico.
Evidentemente, en tal hiptesis, el licenciatario sufrir graves perjuicios
y el know how perdera todo su valor y razn de ser. La importancia del
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 20

CONTRATO DE KNOW HOW

secreto es tal que en doctrina se afirma que desaparecido ste, puede

considerarse extinguido el contrato por desaparicin del objeto del
mismo. As, Massaguer es categrico cuando opina que bien puede
afirmarse que el secreto de los conocimientos tcnicos integra el valor.
Econmico del know how y constituye, por si, un elemento esencial del
contrato de licencia de know how.asi solo es imaginable un contrato de
licencia de know how cuando se trata de conocimientos secretos. Por lo
que el contrato de licencia de know how que no versa sobre informacin
tcnica ni secreta es nulo por inexistencia de objeto.

4. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO:

a) La principal obligacin del adquiriente del know how es el pago de la
contraprestacin estipulada, salvo que el contrato se hubiera celebrado
a ttulo gratuito, por lo cual es posible segn se ha mencionado al
explicar sus caracteres jurdicos.
Pese a ello, lo usual es que se convenga el pago de una retribucin al
licenciante, y que esta revista la forma de una cantidad de dinero , bien
sea como una suma nica o FORTAIT

a pagarse en una o varias

entregas; o como cantidades peridicas o regala(royalties), siendo

esta ultima la modalidad ms frecuente , calculndose sobre el precio
bruto de venta, por unidad de medida manufacturera , sobre un
porcentaje de las utilidades del licenciatario ,etc., todo ello segn lo que
acuerden las partes .pueden haber tambin regalas mnimas y variables
, y pueden ser pagadas en monedas nacional o extranjera. Las regalas
normalmente son establecidas sobre la base de diversos indicies
relacionados con la explotacin del know how, tales como un volumen
de ventas o cantidades de unidades producidas, su importe puede
pactarse mediante una cantidad fija, o bien considerando un tanto por
ciento. Usualmente se acuerda, as mismo, una cifra mnima a pagarse

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 21

CONTRATO DE KNOW HOW

al licenciante, independientemente de los resultados o volmenes de

produccin o venta.
b) El licenciatario est obligado a mantener el secreto

de los

conocimientos que se les transfieren, obligacin de suma importancia

ya que se trata de una condicin que es inherente al objeto mismo del
know how, segn hemos visto. Se entiende que esta obligacin de
confidencialidad debe mantenerse mientras est vigente el contrato, y
aun despus, a menos que los conocimientos tcnicos pasen hacer de
dominio pblico. Del mismo modo, debe entenderse que el licenciatario
no solo debe guardar el secreto de la informacin adquirida, sino
adoptar las medidas necesarias para protegerlos de terceros.
Si el licenciatario es una persona jurdica, la obligacin comprende,
asimismo, la responsabilidad por posibles divulgaciones hechas por su
personal, lo que es lgica consecuencia del principio recogido por el
artculo 1981 del cdigo civil .lo antedicho es tambin aplicable al
personal del licenciatario cuando este es una persona natural.
Como derivado de esta obligacin de confidencialidad surge para el
licenciatario la de abstenerse de ceder el know how a terceros, sin el
consentimiento expreso del cedente.
C) El licenciatario est obligado a explotar la tcnica trasmitida. Esta
obligacin

surge

de

manera

especial

cuando

el

pago

de

la

contraprestacin ha sido establecido en forma de regalas, ya que segn

se ha visto, en tal caso estas se calculan sobre la base de las cifras de
explotacin (volmenes de ventas, unidades fabricadas, etc.).
Existen discrepancias
en doctrina
respecto a la obligacin de
explotacin del know how. Autores como Massaguer consideran que se
trata de un element esencial del contrato, y que, por tanto, siempre
ser posible exigir al licenciatario la explotacin de la tecnologa cedida.
Otros como Stumpt, por el contrario, opinan que este carcter esencial
solo se presenta cuando existe un pacto de exclusividad a favor del

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 22

CONTRATO DE KNOW HOW

licenciatario, o sea, cuando el licenciatario ha renunciado a explotar por

s mismo o mediante terceros la tecnologa transferida.
Nos inclinamos por la segunda opinin, ya que en nuestro concepto nada
impide que el licenciatario decida no explotar los conocimientos
adquiridos por el know how, siempre y cuando ello no acarree
consecuencias perjudiciales para el licenciante como cuando existiese
un pacto de exclusividad, o cuando el pago se hubiese fijado en forma
de regalas basadas en la produccin.
d) El licenciatario est obligado a acatar las exigencias de calidad
que le imponga el cedente del know how. Ello lleva implcita la
obligacin de someterse a controles de

calidad en la forma y

condiciones que se pacten, de manera que el licenciante pueda

supervisar el cumplimiento de toda esta condicin.
e) El licenciante puede verse obligado a comunicar al cedente todas las
mejoras o innovaciones que se produzcan en el know how durante su
explotacin. Muchas veces ocurre

que los conocimientos cedidos dan

lugar al desarrollo de nuevos conocimientos o tecnologas. Es lo que se

conoce en doctrina como retorno de conocimientos o grant-back .es
preciso

sealar,

sin

embargo,

que

esta

obligacin

debe

ser

expresamente pactada pues no constituye elemento esencial del

contrato.
Es tambin importante tener en cuenta que, para negocios en los que el
licenciante es extranjero, la decisin N291 impide este tipo de pactos,
segn se ver ms adelante.
f) El licenciatario puede obligarse tambin, mediante los llamados
acuerdos
licenciante

enlazados

determinados

tying
bienes,

arrangementes,
equipos

adquirir

servicios.

del

Tampoco

constituye elemento esencial del contrato, y de hecho el pacto se

encuentra prohibido por las disposiciones de la Decisin N291 aplicable
a la importacin de la tecnologa, cuando el licenciante es extranjero.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 23

CONTRATO DE KNOW HOW

5. RESTRICCIONES A LAS OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO EN

LOS CONTRATOS DE IMPORTANCION DE TECNOLOGIA.
Hemos considerado importante mencionar las restricciones existentes
para aquellos contratos en los que el licenciante sea extranjero,
conforme a las disposiciones de la Decisin N291 de rgimen comn de
tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes,
licencias y regalas.
El propsito de las normas que pasaremos a enumerar constituye
produccin de la empresa nacional frente al cedente de la tecnologa
extranjera, considerando que, normalmente, este se encuentra en una
posicin fuerte respecto al licenciatario, econmica y tecnolgicamente
ms dbil. Se busca, por consiguiente, evitar posibles abusos y
situaciones de explotacin que pudieran surgir al amparo de la
desigualdad antes referida. Todo ello, No obstante, compatibilizado con
las normas que permiten una apertura al comercio e inversin
extranjera, tan necesaria para el desarrollo de pases como el nuestro.
Pasaremos a enumerar las clusulas que pueden ser prohibidas de
acuerdo al artculo 14 de la citada Decisin N 291, en lo que fuera
aplicable al contrato que nos ocupa:
Obligacin del licenciatario de adquirir bienes, tecnologas o
productos

de

una

fuente

determinada,

de

permanentemente personal indicado por el licenciante.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 24

utilizar

CONTRATO DE KNOW HOW

Establecimiento del derecho, por parte del licenciante, afijar los

precios de venta o reventa de los productos elaborados en virtud

de la tecnologa respectiva.
Restricciones respecto al volumen y estructura de la produccin.
Prohibicin de usar tecnologa competidoras.
Opciones de compra, totales o parciales, a favor del licenciante.
Obligacin del licenciatario de transferir al cedente los inventos o
mejoras obtenidos con el uso de la tecnologa objeto del know

how.
Obligacin de pagar regalas por patentes o marcas no utilizadas o
vencidas.
Cualquier limitacin a la exportacin de productos elaborados en
base a la tecnologa respectiva. Esta ltima prohibicin admite
dispensa en casos excepcionales y previamente calificados por el
organismo nacional competente.

TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato de Know How est sujeto a su vez, a las figuras tpicas de
Terminacin Contractual, as se considera pertinente los siguientes
supuestos:
1. Terminacin Normal:
Por expiracin del plazo de duracin pactado.- El contrato
de know how es, por su propia naturaleza, de duracin limitada en
el tiempo. De ah que transcurrido el plazo estipulado en el marco
contractual, el beneficiario deber abstenerse de explotar los
conocimientos objeto del contrato. Cuando el contrato sea mixto, o
sea comunicacin de know how y cesin o licencia de patentes, se
deber tener en cuenta las siguientes particularidades, como es el
distinguir claramente entre el know how, y la patente objeto del
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 25

CONTRATO DE KNOW HOW

contrato. Si no se hubiera pactado un plazo determinado, y se

tratara de un contrato de ejecucin continuada, resultar de
aplicacin el principio general contenido en el artculo 1365 del
Cdigo Civil, de manera que cualquiera de las partes podr
ponerle fin mediante aviso notarial remitido con treinta das de
anticipacin. Esta norma no regir, como es obvio, tratndose de
un contrato de ejecucin inmediata, lo cual tambin es posible en
el know how segn hemos visto al estudiar sus caracteres
jurdicos.

2. Terminacin Anticipada
-Por Resolucin Contractual: Las obligaciones surgidas de este
contrato quedarn tambin extinguidas por resolucin, al tratarse
la figura contractual en anlisis de un contrato con prestaciones
recprocas. Son as de aplicacin las normas generales de
resolucin por incumplimiento o imposibilidades de la prestacin
contenidas en los artculos 1428 y siguientes del Cdigo Civil,
tratndose

de

considerar

que

en

estos

casos

la

relacin

contractual nace pura, y que slo despus de su celebracin se

presentan

determinadas

situaciones

acontecimientos,

que

determinan o producen la prdida de su eficacia. As tenemos el

caso:
De la excesiva onerosidad de la prestacin: Que configurara
la aplicacin de la resolucin, al tratarse de un supuesto en
que la obligacin de uno de los contratantes se torna
extremadamente rigurosa frente a la contraprestacin,
debido a que se producen acontecimientos que no existan ni
se haban hecho presentes en el momento de celebrarse el
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 26

CONTRATO DE KNOW HOW

contrato y que adems ostentan caracteres imprevisible,

extraordinarios. Por ejemplo: que el know how otorgado haya
sido superado por otra invencin aparecida durante el
perodo de vigencia. Otro tpico caso es la prdida de
confidencialidad de la informacin especializada implique el
menoscabo de ventajas que le proporcionaba, y que

motivaron el suscribir el contrato a una de las partes.

As tambin, podra configurarse el caso de resolucin por
imposibilidad sobreviviente de la prestacin, pudiendo ser

aqu sin culpa de las partes; por culpa del deudor o acreedor.
Otro tpico caso, es la resolucin por incumplimiento de
obligaciones; la cual puede ser debida por el beneficiario, en
los casos de que no le hayan comunicado el know how o se
retrase dicha comunicacin, y por falta de saneamiento o
por vicios ocultos en el know how transmitido, o por hechos
propios del dador; a su vez la resolucin a cargo del dador
ser por la falta de pago de royalties pactados o retraso en
la remisin de los mismos; por comunicar a terceros la
tecnologa objeto de la transferencia; y en general, por no
cumplir las condiciones pactadas.

-Por Rescisin Contractual: Es menester considerar que la

Rescisin es un acto, que deja sin efecto un contrato, por una
razn que existe al momento de su celebracin. En la rescisin el
contrato no est viciado en su origen, pero podemos decir que
tiene un germen de nacimiento, que puede conducirlo a su
disolucin, tal es por ejemplo el caso de la lesin.
En el caso de la Lesin, en la contratacin por know how,
es admisible, ya que puede darse un caso de necesidad
apremiante del dador en la que se aprovecha del
beneficiario y ofrece un precio por consideraciones
sumamente exageradas a las condiciones reales del
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 27

CONTRATO DE KNOW HOW

mercado. Ahora es menester considerar que, para que se

configure un caso de lesin, la desproporcin entre las
prestaciones se da al instante en que se perfecciona el
contrato y no con posterioridad, por ende sern tambin
aplicables las disposiciones generales referidas a la
lesin, (Art.1447 y siguientes del Cdigo Civil).

- Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurdico: Del mismo modo, si

estuviramos ante la contratacin por know how, por parte de un no
titular del mismo, correspondera al perjudicado pedir la anulabilidad por
dolo. Del mismo modo si la contratacin por know how contraviene
alguna norma imperativa o de orden pblico o contra las buenas
costumbres, es lgico que el contrato sera Nulo. Como es obvio, tanto la
nulidad o anulabilidad del acto jurdica son aplicables, ello segn la
normativa general contenida en el Ttulo IX del Libro II del Cdigo Civil.

3. Por otras causas:

Por las causas generales aplicables a la extincin de las obligaciones.
As, se extinguirn las obligaciones nacidas del contrato de know how
por compensacin, condonacin, transaccin, consolidacin, novacin,
mutuo disenso, etc.

Por liquidacin, en su caso, de las partes. Se trata de

una causa natural de extincin, aplicable tambin como es
obvio al contrato de know how. Es importante anotar que
tratndose de personas naturales, el fallecimiento de una de
las partes en principio no determina la extincin de las

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 28

CONTRATO DE KNOW HOW

obligaciones a su cargo pues stas son trasmisibles a los

herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carcter
de intuito personae. En el caso de personas jurdicas, se
establecer la solucin de estos casos en mrito de la
normatividad pertinente, ya sea en el caso de personas
jurdicas sin fines de lucro, nos remitiremos al Cdigo Civil de
1984, en el caso contrario y tratndose de personas jurdicas
con fines de lucro a la Ley General de Sociedades. Y en ambos
casos, de ser declarada insolvente y sujeta a norma de
procedimiento concursal, nos remitiremos a la Ley General del
Sistema Concursal, Ley 27809.

DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS JURIDICAS

Para tener un concepto ms claro sobre lo que representa el know how,
debemos sealar las diferencias que tiene con figuras jurdicas que le
son afines. El hecho de que el know how no est tipificado en la
legislacin peruana hace que muchas se pretendan aplicar a esta clase
de contratos otras figuras jurdicas afines, siendo evidente que hay
caracteres que las distinguen.
1. Con el contrato de licencia de patentes.
La mayor similitud la tiene con la denominada licencia de
patentes. En efecto, en ambos casos se trata de contratos de
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 29

CONTRATO DE KNOW HOW

transferencia de tecnologa, cuya funcin econmica resulta por

tanto similar. La diferencia, no obstante, radica en que el objeto
del contrato de licencia de patentes es una patente registrada y
protegida por la ley, cuya existencia no es un secreto de la
empresa que ha llegado a ella, dado el carcter pblico que tiene
el Registro de Marcas y Patentes. Esto no se da en los contratos de
Know How, pues el secreto de lo que constituye una nueva tcnica
para la invencin misma es fundamental y en la mayor parte de
las veces nunca se llega a patentar.
Otra diferencia importante radica en que la licencia de patente
implica la mera autorizacin que se concede al licenciatario para la
explotacin del invento patentado. Tratndose de la licencia de
know how, empero, se precisa mucho ms que una simple
autorizacin, puesto que siendo la informacin inaccesible a
terceros(al no estar registrada), ella debe ser suministrada al
licenciatario.

Es

indispensable,

adems,

que

el

licenciante

proporcione al licenciatario todos los conocimientos adicionales

que ste precise, por lo cual normalmente el contrato se ve
complementado con la entrega de documentacin, asesora,
capacitacin del personal, etc. Todos estos factores se encuentran
ausentes tratndose de una licencia de patente.

2. Con la compraventa
Igualmente conviene distinguir entre el know how y los contratos
de compraventa. Conforme el artculo 1529 del Cdigo Civil
peruano, por este contrato una de las partes se obliga a entregar
un bien determinado y la otra a pagar un precio cierto en dinero o
en signos que la representen. En el know how, el transmitente no
enajena sus conocimientos y slo permite su utilizacin, lo que se

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 30

CONTRATO DE KNOW HOW

produce mediante entrega de informes, maquinaria, planos,

disquetes, y otros medios de reproduccin y de conocimiento.
Otra diferencia radica en que el contrato de licencia de know how
normalmente es de tracto sucesivo, establecindose una duracin
en el tiempo que las partes desean, puesto que generalmente
tiene lugar en el transcurso de un proceso productivo. Lo
fundamental es que la distribucin de la ejecucin est dada en el
tiempo y ste su carcter relevante o esencial.
Otra nota distintiva tratndose de la compraventa radica en que
los bienes objeto del know how no son susceptibles de apropiacin
y, por lo mismo, no existe transferencia de derecho de propiedad
alguno. La demostracin de este hecho est
conocimientos

objeto

del

contrato

pueden

ser

en que los
explotados

simultneamente por el licenciante y el licenciado, lo cual no sera

posible s se tratase de bienes cuya propiedad se transmitiese.

3. Con el arrendamiento de bienes o servicios.

Ambos negocios son semejantes en cuanto se trata de contratos
de tracto sucesivo, y por tanto suponen una relacin duradera
entre las partes.
En lo que respecta al arrendamiento de bienes, podemos afirmar
lo mismo que tratndose de la compraventa, es decir, que en el
know how se transmiten elementos que por su naturaleza
inmaterial no son susceptibles de ser entregados como suelen ser
los bienes muebles, al consistir en una serie de conocimientos
tcnicos que aparecen en los instrumentos que lo recogen (planos,
informes, memorias, cassetes, disquetes, etc.).
En cambio, existen grandes semejanzas cuando nos referimos al
arrendamiento

de

servicios,

ya

que

las

prestaciones

que

normalmente corren a cargo del licenciante del know how

(asesora,

asistencia

tcnica,

formacin

de

personal,

etc.)

comparten caractersticas propias de ese contrato. Existe sin

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 31

CONTRATO DE KNOW HOW

embargo una nota distintiva: es esencial el know how un elemento

ausente del arrendamiento, cual es el derecho a la explotacin
comercial de los conocimientos que recibe el licenciatario.

4. Con el contrato de asistencia tcnica

Durante algn tiempo se ha intentado identificar al know how con
la asistencia tcnica, pero en la actualidad la doctrina distingue
claramente entre ambas instituciones.
Aunque es difcil definira pues no hay en principio lmite para las
actividades que pueda comprender, la asistencia tcnica puede
ser conceptuada como la asesora brindada al beneficiario,
tanto en lo relativo al proceso de fabricacin o prestacin de
servicios como a la instruccin de su personal.(Jos Massaguer,
op.cit., pgina 168)
Podemos afirmar que la asistencia tcnica normalmente es un
elemento del contrato de licencia know how, pero no es posible
sostener que, a la inversa, toda asistencia tcnica implica una
cesin de know how. Ya hemos mencionado, al tratar sobre el
concepto de este contrato, que los conocimientos objeto de la
cesin son secretos, y es esta caracterstica la que marca la nota
distintiva ya que la asistencia tcnica no supone transmisin
alguna de conocimientos de tal naturaleza, sino ms bien la
ejecucin de todos aquellos servicios complementarios que
permitan el desarrollo de la tecnologa por parte del licenciatario.
Es importante recalcar, empero, que muy a menudo se encuentran
unidos los contratos de know how y asistencia tcnica ya que,
como

se ha

dicho, esta

ltima

suele

ser necesaria

complementar los conocimientos transmitidos.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 32

para

CONTRATO DE KNOW HOW

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW

HOW
VENTAJAS:
Entre las ventajas ms saltantes que presenta la contratacin por know
how, podemos mencionar tres aportes a la contratacin moderna en
particular; sin embargo, es preciso detallar que esta nueva modalidad
contractual, favorece en primera instancia a aqullos pases carentes de
acceso a las innovaciones tecnolgicas ; de tal modo los pases del
tercer mundo y no industrializados , tienen la facilidad de considerar la
posibilidad de iniciar un nuevo marco de desarrollo basado en la
experiencia , conocimiento y habilidad especializada implementada por
los dadores. Asimismo, es considerable tener a su vez en mencin que
toda innovacin institucional en el marco del derecho, cuenta a su vez
con ciertas falencias o desventajas propias, considerando que la misma
debe ser superada

por la

correcta

regulacin legislativa

de la

contratacin bajo anlisis.

La Contratacin por know How permite la transmisin de
tecnologa, el acceso de tecnologa de una manera ms
rpida y econmica. Es as que un contrato de know how,
permite la transmisin temporal de conocimientos especializados
bajo un marco especial, en el extremo que permite al beneficiario
gozar de una posicin preferencial en el mercado al ingresar en el
marco de la competitividad empresarial con un conocimiento
especializado en la materia, secreto y con un valor econmico
altamente

considerable

que

le

comercial.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 33

otorga

dicha

oportunidad

CONTRATO DE KNOW HOW

Incrementa el valor de la empresa dadora porque los

conocimientos sirven para incrementar el activo de otra
empresa. La Contratacin por Know How, permite a la empresa
dadora

del

conocimiento

posicionar

no

slo

un

apartado

predominante y consolidado en el mercado, sino que adems

gozar de una imagen mucho ms sofisticada y valorable en el
rubro en el que se desempea, ubicando sus productos o servicios
dentro de cnones marcos de calidad y competitividad.
De tal modo, la confidencialidad y todas aqullas actividades y
esfuerzos

tendientes

la

proteccin

del

conocimiento

especializado, otorgarn una cotizacin adicional al mismo, ya que

la exclusividad e individualidad de un producto o servicio es a
nuestros das un marco de competitividad empresarial sumamente
valorizado por los consumidores.

Existe la flexibilidad en el contenido del contrato, es decir

se celebrar de acuerdo a las necesidades y comn
acuerdo

de

las

partes,

previa

observacin

de

la

confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know

how. Es necesario manifestar, que la contratacin analizada es
como bien se ha esbozado una contratacin de ndole atpica, lo
que le permite de alguna manera tener en consideracin el
principio de la autonoma de la libertad contractual con fines de
regulacin, limitada por las premisas tendientes al respeto del
orden pblico y las buenas costumbres y la no contravencin de
axiomas fundamentales como el ejercicio del abuso del derecho.
Si bien la flexibilidad contractual es ptima, se considera, que con
la finalidad de establecer un adecuado tratamiento y desarrollo de
esta institucin es pertinente su regulacin dentro de un marco
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 34

CONTRATO DE KNOW HOW

legal dispositivo, ya que ello permitira un adecuado marco de

desarrollo doctrinal y jurisprudencial, tanto en el mbito nacional
como comunitario. Si bien ante la falta de regulacin propia de
esta institucin, lo correcto es regular la misma a travs de
dispositivos relacionados con la regulacin del marco obligacional
y contractual en el marco normativo nacional, ello no es suficiente
ante la posibilidad de tutela de las partes contratantes, tanto en el
marco civil, penal o de una adecuada competencia en el mercado
comunitario.

DESVENTAJAS:
Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no
devuelva todo el conocimiento transferido por el dador o que se
quede con copia de todo el conocimiento y que se siga
beneficiando del mismo. Como se ha manifestado durante el
presente captulo, es pertinente sealar que una de las clusulas
trascendentales son las pautas y medidas de seguridad tendientes
y orientadas a la finalidad de preservar la confidencialidad y valor
comercial del know how. De este manera es vital, considerar que
una vez finalizado el contrato de know how, el dador del
conocimiento especializado haya comunicado y establecido de
manera antelada un sistema orientado a la entrega de cualquier
tipo de instrumento que aluda directa o indirectamente al
conocimiento

especializado

en

mencin

entregado

con

la

contratacin por know how, de este modo se establece como

pautas bsicas de seguridad:
El establecimiento de una clusula mnima expresa en el
contrato por la cual se especifique e individualice de manera
detallada

en

que

consiste

el

know

how,

objeto

de

contratacin y los implementos, mecanismos, tcnicas, o

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 35

CONTRATO DE KNOW HOW

capacitacin especializada que se requiera para su debida

ejecucin y cumplimiento de sus fines.
La necesidad de establecer en clusulas predeterminadas,
el deber de reserva y obligatoriedad de la confidencialidad
por parte de la empresa beneficiaria por un periodo de
tiempo aproximado, considerado de manera posterior a la
culminacin del contrato.

Establecimiento de clusulas de no competencia por parte

de la empresa beneficiaria posteriormente a la culminacin
del contrato, ello con la finalidad de evitar actos de
competencia desleal por parte de la empresa beneficiaria,
del mismo modo, dicha clusula, a su vez, es de aplicacin a
los trabajadores y personal que haya tenido contacto con el
conocimiento especializado y los mtodos o tcnicas que
aludan a su utilizacin de manera directa o indirecta o que
de algn modo impliquen una referencia indiciaria al mismo,
a fin de tutelar la oportunidad comercial brindada por el
conocimiento especializado mediante la contratacin.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 36

CONTRATO DE KNOW HOW

MODELO DE CONTRATO DE

LICENCIA DE KNOW HOW

Consiste por el presente documento, el contrato de licencia d Know

How, que celebran, de una parte, la empresa Industria del pan S.A. con
RUC

10987634119,

domicilio

en

Prolog.

Carlos

Maritegui,

identificado con D.N.I. 15678943 inscritas fojas 231 del Registro

Mercantil de lima, debidamente presentada por su Sr Jos Daz Rojas, en
adelante denominada EL LICENCIANTE; Y de la otra parte, el Sr, Juan
Lpez Prez, coN R.UC. 1045679234 y domicilio en Psj. Los Angeles ,
identificado

con

D.N.I.

15616452

en

adelante

denominado

EL

LICENCIATARIO; en los trminos y condiciones siguientes:

PRIMERO:

EL

LICENCIATARIO

es

propietario

de

una

fbrica

de

elaboracin de alfajores y alcachofas.

Por su parte, LA LICENCIANTE se dedica hace ms de 45 aos a la
fabricacin y venta de toda clase de productos de panadera, bizcochos,
galletas y similares.

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 37

CONTRATO DE KNOW HOW

En el desarrollo de sus actividades. LA LICENCIANTE ha desarrollado, una

formula destinada a una elaboracin mas econmica y de mayor calidad
en la masa de alfajores y galletas, la misma que el LICNCIATARIO esta
interesado en adquirir.
SEGUNDO: por el presente acto, LA LICENCIANTE cede a favor de EL
LICENCIATARIO, el uso de la formula descrita en la clusula anterior ,la
misma que viene especificada en la memoria descriptiva que acompaa
como Anexo I de este documento .
TERCERO: LA LICENCIANTE obliga a comunicar a EL LICENCIATARIO toda
la informacin complementaria necesaria para el mejor desarrollo de la
formula suministrada , y atales efectos se obliga a destinar a las
instalaciones de LICENCIATARIO, por un plazo de seis meses a contar
desde el 1 de enero de 1996, a dos empleados que se harn cargo de
supervisar su puesta en funcionamiento , y asimismo. D entender al
personal de EL LICENCIATRIO .
Queda entendido que los salarios y dems obligaciones sociales de los
dos empleados antes referidos sern de cuenta exclusiva de la
LICENCIANTE,

quedando

liberado

el

licenciante

de

cualquier

responsabilidad por dichos conceptos.

CUARTO: por su parte EL LICENCIATARIO se obliga a pagar a la
LICENCIANTE, cmo contraprestacin por el know how cedido, la
cantidad de S/ 500.000.00 ( Quinientos mil nuevos soles) , a cancelarse
en la siguiente forma:
-

S/ 250.000.00 (Doscientos cincuenta mil nuevos soles), a la firma

de este document.

S/ 250.000.00 (Doscientos cincuenta mil nuevos soles),dentro de

los 180 das contados a partir de la fecha de este contrato , para

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 38

CONTRATO DE KNOW HOW

lo cual en este acto EL LICENCIATARIO acepta la letra de cambio

N 13por igual importe.

Adicionalmente, EL LICENCIATARIO pagara a LA LICENCIATE una regala

calculada en un 40.% de precio de venta de los alfajores y galletas que
comercializa. Esta regala se har efectiva mediante pagos trimestrales
y sobre las ventas brutas, para lo cual EL LICENCIATARIO, facilitara a LA
LICENCIANTE toda la informacin, libros, facturas, etc, que sean precisos
para determinar el importa apagar.

Queda entendido que el pag de la regala, ser obligatorio a

partir del segundo ao de vigencia de este contrato, es decir, a partir del
28 De Mayo De 2016

QUINTO: el presente contrato tendr una duracin de diez aos

contados a partir de esta fecha.

SEXTO: EL LICENCITARIO se obliga a no ceder ni comunicar en formal

alguna a terceros la informacin que le es cedida por la LICENCIANTE.
Se obliga, asimismo, a tomar toda clase de precauciones a efectos de
que al personal a su cargo guarde debida confidencialidad.

Por su parte, LA LICENCIANTE se compromete a no ceder contratos a con

terceros, que tengan por objeto la tecnologa que por este acto se cede
EL LICENCIATARIO, quedando entendido que este ser la exclusiva por
todo el tiempo de duracin del contrato.
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 39

CONTRATO DE KNOW HOW

SEPTIMO: una vez finalizado el plazo de duracin pactado, las partes

podrn prorrogarlo de comn acuerdo.

En caso contrario, y siempre que concluya el contrato sea cual fuere la

causa, EL LICENCIATARIO se compromete a devolver a la LICENCIANTE
toda documentacin recibida en este acto y la que pueda recibir en un
Muro en relacin con el know how cedido, y a abstenerse de continuar
empleando

en

su

produccin

las

formulas

procedimientos

desarrollados por LA LICENCIANTE.

OCTAVO: en caso de dudas sobre la interpretacin de o ejecucin de

este contrato, las parte se someten a arbitraje de derecho a conforme a
la decisin de tres rbitros, que sern designados: uno por casa una de
las partes y el tercero de comn acuerdo por los dos rbitros restantes.

RECOMENDACIONES
1. Las partes debern expresar con toda claridad su voluntad en
todos los aspectos del contrato, eludiendo ambigedades para
evitar posterior interpretacin de lo pactado.
DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 40

CONTRATO DE KNOW HOW

2. La bsqueda de un equilibrio entre las contraprestaciones de

los que intervengan en el contrato.
3. Describir el objeto del contrato lo ms ampliamente posible por
medio de anexos incorporados al mismo que incluyan la
descripcin detallada y acompaada de planos, memoria, entre
otros, respecto a la tecnologa objeto de la transmisin
4. En los supuestos de contratos de know how mixtos, es decir,
cuando junto con la transmisin de la tcnica secreta se
transmita algn derecho de la propiedad industrial, ser
necesaria su inscripcin en el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 41

CONTRATO DE KNOW HOW

BIBLIOGRAFA
Tesis de Contrato de Know How - Ursula Mara Corcuera Barcena
El contrato de licencia de Know How- Jos Massaguer
Exgesis , Tomo I ( Lima 1995)- Arias; Schereiber Pezet, Max

INDICE
INTRODUCCION_______________________________________________________2
Dedicatoria:___________________________________________________________3
ANTECEDENTES_______________________________________________________4
CONTRATO DE KNOW HOW__________________________________________6
ETIMOLOGA_______________________________________________________________6
DEFINICIN________________________________________________________________6
Otras definiciones:_______________________________________________________8

CONTRATO DE KNOW HOW: CONTRATO EMPRESARIAL____________9

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 42

CONTRATO DE KNOW HOW

1. CARACTERES JURIDICOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW_________10
2. FORMACIN DEL CONTRATO DE KNOW HOW_______________________13
3. ELEMENTOS DEL KNOW HOW_______________________________________14

DERECHO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES_______________________15

1.- DERECHO DEL LICENCIANTE.________________________________________15
2.- DERECHO DEL LICENCIATARIO_______________________________________16
3.- OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE___________________________________17
4. OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO:_________________________________19
5. RESTRICCIONES A LAS OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO EN LOS
CONTRATOS DE IMPORTANCION DE TECNOLOGIA._____________________22

TERMINACION DEL CONTRATO_____________________________________23

1. Terminacin Normal:_________________________________________________23
2. Terminacin Anticipada_______________________________________________24
3. Por otras causas:______________________________________________________26

DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS JURIDICAS____________________27

1. Con el contrato de licencia de patentes.___________________________27
2. Con la compraventa_________________________________________________28
3. Con el arrendamiento de bienes o servicios.______________________28
4. Con el contrato de asistencia tcnica______________________________29

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW______30

VENTAJAS:________________________________________________________________30
DESVENTAJAS:____________________________________________________________32

MODELO DE CONTRATO DE

LICENCIA DE KNOW HOW__________34

RECOMENDACIONES________________________________________________37
BIBLIOGRAFA_______________________________________________________38
INDICE_______________________________________________________________39

DERECHO EMPRESARIAL

PGINA 43