COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES PROCESO 128-IP-2007 Diciembre 04 de 2007 Interpretacin prejudicial del artculo 155 literal e) de la Decisin 486

de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Juzgado Dcimo Civil del Circuito de Medelln, Repblica de Colombia. Interpretacin, de oficio, de los artculos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 241 y 243 de la misma Decisin. Actor: THE COCA-COLA COMPANY Caso: Infraccin a derechos marcarios por utilizacin de un signo similar Expediente Interno N 20060484. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) das del mes de diciembre del ao dos mil siete. En la solicitud sobre interpretacin prejudicial formulada por Juzgado Dcimo Civil del Circuito de Medelln, Repblica de Colombia, por intermedio de su Secretaria, doctora Mara Margarita Ramrez Ramrez. VISTOS: Que de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada procedente por auto de 2 de octubre de 2007. 1. ANTECEDENTES

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes

La parte demandante es: THE COCA-COLA COMPANY. La parte demandada es: la sociedad GASEOSAS POSADA TOBN S.A.

1.2.

Actos demandados

THE COCA-COLA COMPANY demanda a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBN S.A. por infraccin de derechos marcarios. 1.3. Hechos relevantes

a) Los hechos Entre los hechos principales se encuentran los siguientes: La notoriamente conocida Botella Contour de COCA -COLA fue diseada en los Estados Unidos en el ao 1915, para servir de envase a la bebida gaseosa identificada con la marca COCA COLA. La Botella Contour de COCA-COLA se encuentra registrada como marca en 178 pases a nivel mundial. En nuestro pas, la marca notoria consistente en la Botella Contour de COCA -COLA se encuentra registrada como marca bajo el certificado nmero 210.573, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, vigente hasta el 24 de julio de 2008.

La Botella Contour () fue creada en el ao de 1915 y a partir de entonces, su diseo ha evolucionado, pero manteniendo siempre sus rasgos caractersticos esenciales y distintivos, que le permiten ser la botella de bebidas con mayor reconocimiento en el mundo. La sociedad demandada, GASEOSAS POSADA TOBN S.A. cambi su diseo de botella, pasando, repentinamente, de la botella tradicional de POSTOBN () la cual imita o reproduce rasgos esenciales de la Botella Contour de COCA-COLA, con el propsito de ir gradualmente parecindose cada vez ms a sta y diluyendo la distintividad de la marca registrada, notoriamente conocida, Botella Contour de Coca-Cola. A finales del ao 2004, la compaa GASEOSAS POSADA TOBN S.A. lanz al mercado una nueva botella para las gaseosas POSTOBN, el 9 de febrero de 2005 GASEOSAS POSADA TOBN S.A. solicit el registro de la marca figurativa, el 12 de octubre de 2005, THE COCA -COLA COMPANY present oposicin a la solicitud, sin que hasta la fecha la Superintendencia de Industria y Comercio se haya pronunciado al respecto. El diseo de la nueva botella de POSTOBN imita, es similar y reproduce caractersticas esenciales de la m arca () Botella CONTOUR de COCA-COLA () generndose as la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de las botellas como tal y respecto de la procedencia empresarial de los productos por estas amparados.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad THE COCA-COLA COMPANY constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amrica, presenta demanda por infraccin de derechos marcarios contra la sociedad GASEOSAS POSADA TOBN S.A. Manifiesta, en lo principal, que Las similitudes y la coincidencia en los elementos esenciales existentes entre la Botella Contour de COCA-COLA y la nueva botella POSTOBN son tan evidentes que es fcil concluir que las mismas son deliberadas. De ah que pueda inferirse que, siendo la Botella Contour de COCA-COLA un signo distintivo notoriamente conocido, GASEOSAS POSADA TOBN S.A. incurre en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca Botella Contour de COCA-COLA, generndole a mi poderdante un dao comercial injusto por razn de una dilucin de su fuerza distintiva, como lo demuestra la Encuesta de Mercado DILUCIN DE MARCA hecha por la Firma Llanas en Octubre de 2005. Aade que De igual forma, las similitudes y coincidencias entre los elementos esenciales, ex istentes entre la Botella Contour de COCA-COLA y la nueva botella POSTOBN pueden causar un riesgo de confusin o un riesgo de asociacin de la nueva botella POSTOBN con los productos de mi poderdante. c) Contestacin a la demanda La sociedad GASEOSAS POSADA TOBN S.A., dio contestacin a la demanda rechazando todas las pretensiones emitidas Por cuanto () no ha cometido ningn acto de infraccin marcaria tipificado en el literal e) del artculo 155 de la Decisin 486 (), pues mi representada nunca ha utilizado para envasar las bebidas gaseosas marca POSTOBN una botella similar a la marca tridimensional, Botella Contour () propiedad de THE COCA-COLA COMPANY; y, por lo tanto, no ha causado ningn detrimento a THE COCA-COLA COMPANY, ni mucho menos un dao econmico o comercial injusto en razn de una DILUCIN DE LA FUERZA DISTINTIVA O DEL VALOR COMERCIAL O PUBLICITARIO DE LA MARCA de la demandante. Indica que los signos distintivos que mi representada utiliza para identificar las bebidas gaseosas marca POSTOBN son el resultado de procesos serios y concienzudos de mercadeo y de diseo y como resultado de ello, las prestaciones mercantiles de GASEOSAS POSADA TOBN S.A., cuentan con una identidad propia, ajena en todos los aspectos a la que tienen otros participantes del mercado. Afirma que la presente accin es un intento de la demandante por apoderarse de la exclusividad de formas usuales de los envases que estn en el dominio pblico, restringiendo as el derecho a la sana y leal competencia. Expresa que No es cierto que en la botella de las bebida s gaseosas marca POSTOBN aparezca ningn rasgo esencial de la Botella CONTOUR, pues la botella NO INCLUYE LAS ESTRAS que son el elemento distintivo de la marca de la demandante y adems resulta que el adelgazamiento (pinch), cintura o grip, en la parte inferior de las botellas es un elemento tcnicamente necesario para mejorar el AGARRE DEL ENVASE por la mano del consumidor.

Alega, finalmente, que la marca POSTOBN es tambin notoriamente conocida. CONSIDERANDO: 1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposicin prevista en el artculo 1, literal c), del Tratado de Creacin del Tribunal, las normas, cuya interpretacin se solicita, forman parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artculos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurdico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretacin prejudicial fue admitida a trmite por auto de 2 de octubre de 2007. 2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Juzgado Dcimo Civil del Circuito de Medelln, Repblica de Colombia, ha solicitado la interpretacin prejudicial del literal e) del artculo 155 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que es procedente la interpretacin solicitada, correspondiente a la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, al considerar que los actos denunciados por la sociedad actora ocurrieron en vigencia de la mencionada Decisin. Con fundamento en la potestad que deriva del artculo 34 del Tratado de Creacin del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artculos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 238, 241 y 243 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

Decisin 486
() DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro; Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) b) c) d) e) f) g) () Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () las palabras o combinacin de palabras; las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los nmeros; un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Artculo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. () Artculo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin; e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; () Artculo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artculo anterior, constituirn uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacin empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. () TITULO XIII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artculo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pas Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. () Artculo 226.- Constituir uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproduccin, imitacin, traduccin o transliteracin del signo, susceptibles de crear confusin, en relacin con establecimientos, actividades, productos o servicios idnticos o similares a los que se aplique. Tambin constituir uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproduccin, imitacin, traduccin o transliteracin del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusin o de asociacin con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) dao econmico o comercial injusto al titular del signo por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podr verificarse a travs de cualquier medio de comunicacin, incluyendo los electrnicos. () Artculo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendr accin para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podr impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artculo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artculos 157 y 158. () TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIN DE DERECHOS CAPITULO I De los Derechos del Titular Artculo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisin podr entablar accin ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Tambin podr actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccin. Si la legislacin interna del Pas Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podr iniciar de oficio, las acciones por infraccin previstas en dicha legislacin. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podr entablar la accin contra una infraccin sin, que sea necesario el consentimiento de los dems, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. () Artculo 241.- El demandante o denunciante podr solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o ms de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infraccin; b) la indemnizacin de daos y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccin, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, as como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infraccin; d) la prohibicin de la importacin o de la exportacin de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicacin en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputar al importe de la indemnizacin de daos y perjuicios; f) la adopcin de las medidas necesarias para evitar la continuacin o la repeticin de la infraccin, incluyendo la destruccin de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicacin de la sentencia condenatoria y su notificacin a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratndose de productos que ostenten una marca falsa, la supresin o remocin de la marca deber acompaarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitir que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarn exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorizacin expresa del titular de la marca. () Artculo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacin de daos y perjuicios se tomar en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el dao emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infraccin; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infraccin; o, c) el precio que el infractor habra pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. () 3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual analizar aspectos relacionados con: La marca y sus elementos constitutivos; Clases de marcas, denominativa, grfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; La marca notoria y su prueba; La marca renombrada; La reproduccin o la imitacin de un signo notoriamente conocido; Confusin con la marca notoriamente conocida; Derecho al uso exclusivo de la marca. De las acciones por infraccin de derechos marcarios; Criterios para el clculo de la indemnizacin de daos y perjuicios. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

3.1.

Concepto La Decisin 486, en su artculo 134, define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. Para Chavanne y Bursa marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompaado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los 1 servicios prestados por otros. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, etc., que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16.

La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las grficas y las mixtas. En el marco de la Decisin 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., segn consta detallado en el artculo 134 de la mencionada Decisin. Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisin 344, est implcitamente contenido en la definicin del artculo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresin material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representacin grfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la como elementos esenciales de una marca.

Decisin 486

La susceptibilidad de representacin grfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a travs de palabras, grficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a travs de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslacin del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, grficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La caracterstica de distintividad es fundamental que rena todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implcita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacin por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por s solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con l o con sus caractersticas esenciales o primordiales. 3.2. CLASES DE MARCAS

La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las grficas y las mixtas, en atencin a la estructura del signo. a) Las marcas denominativas llamadas tambin nominales o verbales, utilizan expresiones acsticas o fonticas, formadas por una o varias letras, palabras o nmeros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotacin conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexin alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deber someterlas a las reglas para la comparacin marcaria, y prestar especial atencin al criterio que seala que a los signos se les observar a travs de una visin de conjunto, sin fraccionar sus elementos. b) Las marcas grficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuracin o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el objeto escogido en su forma grfica. El Tribunal, con relacin a este tema, ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente grfica, la que evoca en la mente del consumidor slo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de lneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es tambin el nombre con el que es conocido la marca

grfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a travs de un proceso de generalizacin. (Carlos Fernndez Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Adems, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalizacin, sino es una figura o distintivo al que se le da un 2 nombre. Las marcas figurativas son aqullas que se encuentran formadas por una grfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son las figuras o lneas del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La combinacin de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las dems existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cul de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el ms relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser ms importante el elemento grfico. Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva grfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos grficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio. Las Marcas Tridimensionales A la clasificacin de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, grficas o mixtas-, se une una categora nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicar enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relacin con los signos que presentan esa particular dimensin, o en las dems causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensin, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, adems, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representacin grfica. Conforme este Tribunal lo precis en la interpretacin prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa. En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a formas usuales de los productos o de sus envase s, en formas o caractersticas impuestas por la naturaleza de la funcin de dicho producto o del servicio de que se trate como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca.

Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. N 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: DIDA Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.

De alguna forma tambin la Decisin 85 hace relacin a formas tridimensionales al consagrar en el artculo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisin 311 al sealar estas causales en su artculo 72, literal b). Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relacin los artculos 57 de la Decisin 313 en lo atinente al DISEO INDUSTRIAL y 58 de la Decisin 344, Captulo III DE LOS DISEOS INDUSTRIALES. Es con la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseo industrial; as: En el artculo 138 cuando establece: La solicitud de registro de una marca se presentar ante la oficina nacional competente y deber comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: () b) La reproduccin de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafa, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. () En el literal f) del artculo 134 cuando seala que La forma de los productos, sus envases o envolturas son signos que podrn constituir marca. La Decisin 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el Captulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificacin formal, s hace una enumeracin de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional. Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podra considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirm la doctrina que se expone a continuacin y que fue luego recogida en la interpretacin prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y smbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y nmeros por su dibujo 3 especial. Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisin 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el rgimen marcario la mencin expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, grficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto las formas externas tridimensionales como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas sealadas. As lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha sealado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuacin: Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulacin especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representacin grfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no

BERTONE Luis Eduardo. DERECHO DE MARCAS Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pg. 240.

implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (). (.) Un signo consistente en la representacin grfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representacin no ocupa por s misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la grfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representacin grfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, ser tridimensional. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIN Y COLORES, publicada en la G.O.A.C. N 379, del 27 de octubre de 1998). Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si la botella utilizada para envasar las bebidas gaseosas marca POSTOBN tiene en su diseo distintividad suficiente por la inclusin de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresin diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado, en el caso especfico, a la marca tridimensional, Botella Contour de THE COCA-COLA COMPANY; sin olvidar que existen elementos inusuales de los que nadie se puede apropiar. Es de advertir que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa de la marca tridimensional, ya que esta clase de signos bsicamente se componen de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Entonces, el Juez Nacional deber tener en cuenta los elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva de la botella para gaseosas marca POSTOBN, partiendo de los elementos que le aportan distintividad como las formas del diseo, relieves, etc. Debe verificar, asimismo, si sta tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto en relacin a la Botella Contour de THE COCA-COLA COMPANY. Elementos usuales en las marcas tridimensionales Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse de los siguientes conceptos: Envoltorio: todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases.
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Envase: () se califica todo aqul recipiente que se destina a contener productos lquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamao, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al 5 pblico. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama de productos que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga caractersticas de volumen o proporcionen una configuracin que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Forma de un producto ser la propia forma o configuracin de la que est dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichn a la que se reconoci aptitud para ser 6 marca en la sentencia de Gran Instancia de Pars de 6 de mayo de 1980. Se entiende por forma de presentacin de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Profesor Jos Manuel Otero Lastres, Concepto y Tipos de Marca en la Decisin 344, Memorias del Seminario Internacional. La Integracin y Derecho y los Tribunales Comunitarios, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pg. 236.). La normativa ha expresado que las excepciones al principio general que admite la inscripcin de marcas tridimensionales se reducen a las formas usuales de los productos o de sus envases, a las formas

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Cita que el profesor Aren Laln hace de Martnez Miguez. Aren Laln, La proteccin de las marcas tridimensionales, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pg. 6. Aren Laln, ya citado.

caractersticas impuestas por la naturaleza de la funcin de dicho producto o servicio y a la forma que proporcione una ventaja funcional o tcnica. Estas prohibiciones se han de aplicar cuando las referidas formas sean exclusivamente el objeto del registro, desprendindose, en consecuencia, que si esas formas estn integradas en una marca compleja de la que tambin forman parte otros signos con suficiente distintividad, la marca puede ser registrada. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar caractersticas de un producto o servicio deben estar a disposicin de todos y no de alguien en particular, teniendo en cuenta que las formas o envases de uso comn y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la funcin del producto o caractersticas son consideradas como necesarias para que el producto pueda ser utilizado, a fin de evitar el monopolio sobre una forma que otros comerciantes requieren utilizar por ser la ms comn y generalizada para designar el producto de que se trate. 3.3. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA

Tomando en cuenta que tanto la parte actora como la demandada han alegado que sus marcas son notoriamente conocidas, es preciso referirse al tema de La Marca Notoria, y, hacer referencia, asimismo, al tema de La Marca Renombrada. El Tribunal seala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusin de la misma entre el pblico consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningn consumidor recordar ni difundir el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusin de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que sta adquiera el carcter de notoria, ya que as el consumidor reconocer y asignar dicha caracterstica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categora de marca comn u ordinaria al status de notoria. Para el tratadista Carlos Fernndez-Novoa, la marca notoria es aquella que goza de difusin o lo que es lo mismo es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusin 7 entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca. El Profesor Jos Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: aquella marca que goza de difusin y ha logrado el reconocimiento de los crculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definicin se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusin y el reconocimiento en el mercado por los crculos 8 interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de 9 bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. La notoriedad de la marca no se presume, deben ser probadas por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa conviccin deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. An en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolucin o sentencia, constituyndose stas en una prueba con una carga de

FERNNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, Jos Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario , Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N 299, de 17 de octubre de 1997, marca: ELEGANTE TRIGUEA CON TURBANTE. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

gran contenido procedimental. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N 231, de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). La reproduccin o la imitacin de un signo notoriamente conocido Si bien en el proceso interno no se discute el registro de un signo confundible con una marca notoria, es preciso referirse al literal h) del artculo 136 de la Decisin 486, en cuanto se relaciona con el tema de la Marca Notoria, tema que es objeto de esta interpretacin prejudicial. El literal h) del artculo 136 fija la proteccin de la marca notoria, prohibiendo el registro de signos que constituyan su reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o parcial ya que se trata de prevenir la dilucin de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio; la notoriedad, como ya se indic, es un hecho que debe ser probado. Ello, porque (...) la marca comn, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusin de la marca, imagen en el mercado, comercializacin del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues sta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria rene caractersticas 10 especiales que no poseen las marcas comunes. El Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas o tambin conocidas como marcas de alto renombre () marcas famosas, marcas reputadas, marcas prestigiosas, etc. (Montiano Monteagudo: La proteccin de la marca renombrada, Civitas, Madrid, 1995, p. 41): La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aqulla ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es slo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusin que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados. (Carlos Fernndez-Novoa: Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Asimismo, ha dicho la doctrina que Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector econmico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusin excede del sector econmico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el pblico en general () todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son ms ampliamente conocidas por el pblico que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusin de su conocimiento entre el pblico. Si la marca es conocida con carcter general por el pblico de un determinado sector del mercado, se tratar de una marca notoria. Si la marca es conocida con carcter general por todo el pblico y no slo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. (Alberto Bercovitz: Apuntes de Derecho Mercantil; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - Espaa, 2003, pp. 466 y 495). Y que Los extraordinarios conocimientos y aceptacin de que gozan la s marcas renombradas entre la prctica totalidad del pblico en general precisan del ordenamiento una proteccin igualmente extraordinaria, la cual, adems de incluir la particularmente amplia y extensa interpretacin del riesgo de confusin propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensin del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idnticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no slo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepcin al principio de especialidad del Derecho de Marcas. (Luis Alberto Marco Arcal: Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unin Europea; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, La nocin de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razn de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido ms all de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idntico o similar, que pueda generar dilucin del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestin. (Etienne Sanz de Acedo Hecquet: Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratera; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28).

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Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. N 354, de 13 de julio de 1998; marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Cabe destacar tambin que En muchos ordenamientos se distingu e entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo slo a estas ltimas la proteccin contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio. Sin embargo, la terminologa y la prctica relativas a esta distincin difiere ligeramente en el mundo. Por eso la Unin de Pars y la OMPI han unificado la proteccin de este tipo de marcas, tutelando ms all de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida () (ngel Garca Vidal: La Recomendacin Conjunta de la Unin de Pars y la OMPI sobre la proteccin de las marcas notoriamente conocidas; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538). La Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina no regula de modo expreso a la marca renombrada, y la proteccin que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusin conforme a destacada doctrina en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la proteccin de la marca notoria s se encuentra expresamente protegida por el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, tambin va ms all de los principios de territorialidad y de especialidad. Sobre el tema y aclarando la anterior afirmacin, el Tribunal, en la interpretacin efectuada a las disposiciones que sobre marca notoria contempla la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: el principio establecido en los literales d) y e) del artculo 83 de la Decisin 344, mediante el cual la proteccin excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o pblico relevante de la clase de producto o servicio de que se trate, entendindose por aquel no slo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estn involucradas con los productos o servicios antes, durante o despus de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado caractersticas ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su proteccin a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (). Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisin () 344, le otorga a la marca notoria la misma proteccin y efectos jurdicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artculo 73 de la Decisin 313, actualmente 83 de la Decisin 344. (Proceso 41IP-98, publicado en la G.O.A.C. N 450, de 21 de junio de 1999, marca: SUPERMANI). 3.4. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Derecho al uso exclusivo de la marca En el marco de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, el registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Pases Miembros, configura el nico acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, as como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisin citada. De conformidad con el artculo 155 de la Decisin 486, "el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: "a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales materiales;

d) Usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular". Al respecto, este Tribunal ha precisado en su jurisprudencia que el sistema atributivo que rige en el rea andina, slo las marcas registradas gozarn del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa. Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte de exclusividad negativa implica que el titular est facultado para impedir que terceras personas usen la marca, as como las facultad de oponerse al uso y registro de signos idnticos o similares de la misma. La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (ius prohibendi), extendiendo su cobertura de proteccin frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idnticos, como a los similares. La proteccin legal desde el aspecto negativo es mucho ms amplia que desde el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachn,desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (ius prohibendi) tiene mayor amplitud que la dimensin positiva de la marca. As por ejemplo, el titular de la marca CORONA, no tiene el derecho, desde la dimensin positiva de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca 12 CARONA para distinguir un producto que pueda inducir al pblico a error . Como se observa entonces, el titular de una marca puede oponerse al uso de signos idnticos o similarmente confundibles por parte de terceros. El Tribunal ha precisado, adems, que los derechos de exclusin en referen cia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para impedir determinados actos en relacin con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el trfico econmico y sin su consentimiento un signo idntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al pblico a confusin (Sentencia dictada en el expediente N 69 -IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N 690, del 23 de julio del mismo ao). Por tanto, La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi est dirigida a evitar que el doble uso de una marca idntica o similar introduzca confusin en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos de l uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idnticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de seleccin como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusin fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto estn interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las caractersticas especiales que posee () La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusin. All donde no hay posibilidad de comparacin entre dos objetos, tampoco habr posibilidad de confusin (Sentencia dictada en el expediente N 11 -IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N 299, del 17 de octubre del mismo ao, caso BELMONT). Se advierte que, "Una de las facultades del titular de un derecho de propiedad industrial es el uso o explotacin exclusiva de los bienes objeto de la misma (patentes, marcas, diseos industriales, nombres comerciales y enseas). Ello implica, a su vez, la facultad de impedir que terceros no autorizados usen o exploten tales bienes. Desde otro punto de vista, puede afirmarse que el uso o explotacin por un tercero no autorizado de un bien amparado por un derecho de propiedad industrial, constituye una usurpacin del bien
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Proceso 7-IP-98, sentencia de 7 de abril de 1998. Marca PALMA FRIT. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Manuel Pachn y Zoraida Snchez vila, El Rgimen Andino de la Propiedad Industrial", Ediciones Jurdicas Gustavo Ibaez, Santaf de Bogot, pg. 271.

y una infraccin del derecho respectivo . 3.5. DE LAS ACCIONES POR INFRACCIN DE DERECHOS MARCARIOS

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En el proceso interno, la accin ha sido ejercida a causa de la presunta infraccin a derechos marcarios por utilizacin de un signo similar, por tanto, es necesario referirse al tema Acciones por Infraccin de Derechos Marcarios. De conformidad con el artculo 238 de la Decisin 486, el titular de derechos de propiedad industrial protegidos en virtud de la misma, puede entablar accin ante la autoridad nacional competente, ante las autoridades jurisdiccionales, contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infraccin.

El texto recoge el principio de la correlacin normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdiccin. Se entiende que el titular podr ser una persona natural o jurdica y que el derecho podr ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimacin alcanzar al titular y a sus causahabientes. La norma tambin legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los dems cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Adems, para el supuesto de que la legislacin interna del Pas Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podr ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infraccin o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deber verificar la legitimacin de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mrito. El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional a que se refiere el artculo 273 eiusdem, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislacin interna del Pas Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infraccin de los derechos de propiedad industrial (Sentencia dictada en el expediente N 28IP-95, publicada en la G.O.A.C. N 332, del 30 de marzo de 1998, caso CANALI. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 38-IP-2002, publicada en la G.O.A.C. N 845, del 1 de octubre de 2002, caso PREPAC, y 96-IP-2004, publicada en la G.O.A.C. N 1134 del 3 de noviembre de 2004). En el proceso interno, la accin ha sido ejercida a causa de la supuesta infraccin a derechos marcarios por utilizacin de un signo similar, por lo que ha de tenerse presente que las acciones de esta naturaleza prescriben a los dos aos, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin, o a los cinco aos, contados desde que sta se haya cometido por ltima vez (artculo 244). Finalmente, es preciso referirse a la Interpretacin Prejudicial 14-IP-2007, en la cual se advierte la diferencia entre la accin por infraccin a derechos marcarios por utilizacin de un signo similar y la accin de competencia desleal: La accin de infraccin de derechos y la accin de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represin de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relacin con la infraccin de derechos marcarios, lo que persigue directamente la accin de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Tutela de mrito de los derechos protegidos en el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial. Criterios para el clculo de la indemnizacin de daos y perjuicios A tenor de la disposicin prevista en el artculo 241 de la Decisin 486, el ejercicio de la accin, por infraccin de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtencin, a travs de la sentencia de mrito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infraccin; la indemnizacin de los daos y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los
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METKE, Ricardo. Procedimientos de Propiedad Industrial. Cmara de Comercio de Bogot.1994. Pg. 147.

productos resultantes de la infraccin, as como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibicin de la importacin y de la exportacin de tales productos, medios y materiales; la adjudicacin en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopcin de las medidas necesarias para evitar la continuacin o la repeticin de la infraccin, tales como la destruccin de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicacin de la sentencia condenatoria y su notificacin, a costa del infractor. En el proceso interno, la accin de THE COCA-COLA COMPANY tiene por objeto la condena de la parte demandada a la indemnizacin de los daos y perjuicios causados por la presunta infraccin de su derecho marcario por la utilizacin de un signo similar a la Botella Contour de su propiedad. El artculo 243 de la Decisin enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que debern tomarse en cuenta para el clculo de la indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. ste deber aportar, igualmente, la cuanta de los daos y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, ser indemnizable el dao emergente, es decir, la prdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneracin del derecho al uso exclusivo de su marca. La prdida en referencia deber ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercializacin de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado tambin la adjudicacin en propiedad de los productos resultantes de la infraccin, as como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deber imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnizacin que se acuerde (artculo 241, literal e). Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habra obtenido mediante la comercializacin normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar sern las que habran sido obtenidas en el perodo que medie entre la ocurrencia efectiva del dao y el pago de la indemnizacin. La norma autoriza, adems, que se adopten, como criterios de clculo del dao indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infraccin, y el precio que habra tenido que pagar por la concesin a su favor de una licencia contractual de explotacin de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habra que tomar en cuenta el perodo de vigencia del derecho de explotacin de la marca, el momento de inicio de la infraccin y el nmero y clase de las licencias concedidas. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, etc., que, susceptibles de representacin grfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar caractersticas que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representacin de ste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. 3. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o ms pases no le otorga la categora de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar.

La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aqulla ha de ser conocida p or consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es slo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusin que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados 4. El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Pases Miembros de la Comunidad Andina, configura el nico acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, as como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de ste en el mercado de al menos uno de los Pases Miembros. 5. La legitimacin para obrar, en ejercicio de las acciones por infraccin de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisin 486, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, as como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los dems, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislacin interna del Pas Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. La accin por infraccin de derechos de Propiedad Industrial persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, prescribir a los dos aos, contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin, o a los cinco aos, contados desde que sta haya sido cometida por ltima vez. 6. Ser indemnizable el dao que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, ser indemnizable el dao emergente, es decir, la prdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneracin del derecho al uso exclusivo de su marca. La prdida en referencia deber ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercializacin de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado tambin la adjudicacin en propiedad de los productos resultantes de la infraccin, as como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deber imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnizacin que se acuerde. Ser igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habra obtenido mediante la comercializacin normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar sern las que habran sido obtenidas en el perodo que medie entre la ocurrencia efectiva del dao y el pago de la indemnizacin. De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N 20060484, deber adoptar la presente interpretacin. Asimismo deber dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente. Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Ins Navarrete Barrero PRESIDENTA (E) Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamn SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. [Link] Palacios L. SECRETARIA